7/21/2019 Caso All Blacks

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Fecha: 02/04/2008Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nacin(CS)Fecha: 03/04/00!"artes: Ne# $ealand %u&b' Football nion nc* c* Ceballos+ ,n-bal .*"ublicado en: a e' nline

T12T C"1T:ictamen del "rocurador .eneral

* a C5mara Nacional de ,pelaciones en lo Ci6il ' Comercial Federal+ al considerar prescripto el derecho de laactora+ re6oc la decisin del 7ue8 de primera instancia del 9uero+ ue hab-a hecho lu&ar a la nulidad del re&istrode la marca ;,ll ?0 ' !>?!+ reclamada por la Ne# $ealand %u&b' Football nion (6er 9s*@A/B0)*

"ara as- decidir+ coincidi+ en lo medular de la cuestin planteada+ con el aludido 7ue8+ en ue el demandado nopod-a desconocer el trmino ;, ?0+ !>?!H pero con9irm el recha8o de la reno6acin solicitada por acta N !*?0!*>3>*

* Contra tal pronunciamiento+ se al8 la actora+ planteando recurso eGtraordinario a 9s* B4/??+ el ue 9ueconcedido a 9s* >!*

Fundamenta el apelante la procedencia 9ormal del recurso+ en ue se halla en tela de 7uicio la aplicacin denormas 9ederales ' la decisin+ adem5s de causarle un &ra6amen irreparable+ no se a7usta a la ra8n+ toda 6e8ue la al8ada e9ectu una errnea inteli&encia ' aplicacin de la e' de arcas *3@+ as- como del Con6eniode "ar-s+ rati9icado por le' !B*0!!+ con lo ue se con9i&ura+ adem5s+ un presupuesto de arbitrariedad ue a la

postre 6iolenta un derecho amparado por la Constitucin Nacional+ como es el de propiedad sobre unadesi&nacin notoria*

,duce el a&ra6iado+ ue en los considerandos de su sentencia+ el a uo parte del principio de ue eldemandado 7am5s podr-a desconocer la eGistencia del euipo de ru&b' ;,ll A3 del Cdi&o Ci6il*

Finalmente+ a&re&a ue la sentencia de c5mara conlle6a a una parado7a+ puesto ue la denominacin ueidenti9ica al euipo neo8elands se encuentra desdoblada en cabe8a de dos titulares distintos+ la Ne# $ealand%u&b' Football nion ' el seEor ,n-bal .erm5n Ceballos+ pro6ocando as-+ una situacin contradictoria con losm5s elementales principios en materia marcaria+ cual es el de la eGclusi6idad ue todo titular posee sobre ladesi&nacin ue le pertenece*

* e las constancias de la causa sur&e ue el demandado re&istr la marca ;,ll ' !@+ba7o el n !*03*A3? de la clase A del nomenclador marcario internacional*

1n esa situacin+ a 9s* ?/ se present por apoderado la Ne# $ealand %u&b' Football nion iniciandodemanda el > de mar8o de !>>3+ a e9ectos de solicitar la declaracin de nulidad de los re9eridos re&istros ' uese declare in9undada la solicitud del demandado a e9ectos de reno6ar la misma marca para distin&uir ;camisas+ropa interior+ medias+ cal8ados ' ropa especialmente diseEados para la pr5ctica de deportes+ con9ecciones de

pieles naturales e imitacin;*

Se mani9est+ por otro lado+ ue la Ne# $ealand %u&b' Football nion con&re&aba a todas las entidades6inculadas al ru&b' de Nue6a $elanda ' ue el euipo representati6o de ese pa-s son los ;, ?!* ,simismo+ declar 9undada la oposicindeducida por la actora al re&istro de la marca*

, su 6e8+ cabe destacar ue la sentencia se apo' en el hecho de ue si bien la actora no acredit ue ladenominacin ;,ll

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Consider no obstante ue la denominacin ;,ll :!?!L>3:A?L 300:4!B ' muchos otros)*

Kale recordar+ a todo e6ento+ ue la Corte Suprema de Justicia de la Nacin+ in re ;Froma&eries

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Tambin es correcto hacer mrito ue+ de la prueba producida en autos+ sur&e acreditada la importancia 'notoriedad del euipo representati6o de Nue6a $elanda+ los ;,ll A3 del Cdi&o Ci6il ' del art*4+ inc* b+ de la e' de arcas*

Nuestra doctrina ha de9inido a la marca como el si&no ue distin&ue un producto de otro+ o un ser6icio de otro*1s as- ue+ cuando hablamos de una marca notoria+ asociamos de inmediato un producto ' aulla indica alpblico consumidor una 9uente constante ' uni9orme de satis9accin* 1sto lle6a a interpretar+ ue la marca

cumple con una 9uncin distinti6a ue le permite al consumidor comprar un producto en 6e8 de otro ' saberuin es su 9abricante* Ser5 para muchos un 9actor esencial ' determinante al momento de aduirirlo*

, partir de ello+ teniendo en cuenta ue se&n la doctrina+ la notoriedad es un &rado superior al ue lle&anpocas marcas o desi&naciones+ el lo&ar el mencionado status implica un ni6el de aceptacin por parte delpblico consumidor ue slo es consecuencia del Gito ue ha tenido el producto+ ser6icio o+ como en el casode autos+ la 9ama deporti6a de los ;,ll ?>+ en autos ;acoste+ Jean %en c/ odart S*,* C**F* e *;+ Fallos: 3!:!!B!)*

Ma seEalado la doctrina+ a su 6e8+ ue es maniobra conocida+ la de re&istrar una marca o la desi&nacineGtran7era notoria en un pa-s donde an no ha sido re&istrada+ ' utili8arla usu9ructuando as- el presti&io de untercero+ o de esperar ue el 6erdadero titular intente comerciar con la misma ' al impedirlo el re&istro pre6io+ se6ea obli&ado a comprarla*

1n el caso de autos+ es 95cil ad6ertir ue se trata de un acto contrario a la moral+ a la buena 9e ' a los sanosprincipios ue deben re&ir la competencia comercial+ pues cuando se habla de ;,ll

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"or todo ello+ opino ue corresponde hacer lu&ar al recurso eGtraordinario interpuesto a 9s* B4/?3 ' re6ocar eldecisorio apelado con los alcances seEalado en el presente dictamen* H >>* H Nicol5s 1duardo ?!+ con9irmando+ por el contrario+ el recha8o de lareno6acin solicitada por acta n !*?0!*>3>* Contra tal pronunciamiento se interpuso el recurso eGtraordinario+parcialmente concedido a 9s* >!*

) ue la c5mara entendi ue el demandado no pod-a desconocer la notoriedad internacional de ladesi&nacin ;,ll

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especialmente en el derecho mercantil ' dado ue poseen un sustancial 6alor econmico merecen la proteccinue les brinda el citado con6enio*

!) ue el Con6enio de "ar-s en su art* @ bis obli&a a anular las marcas ue constitu'an la imitacin dedesi&naciones ue la autoridad competente del pa-s de re&istro o de uso estime notoriamente conocidas en esa

7urisdiccin* 1l mencionado acuerdo establece en su inc* un pla8o m-nimo de cinco aEos a contar de la 9echadel re&istro para reclamar la anulacin de marcas notorias ' en su inc* 3 establece ue no se 9i7ar5 pla8o parareclamar la anulacin o la prohibicin de uso de las marcas re&istradas o utili8adas de mala 9e* 1llo si&ni9ica

ue+ en el marco del mencionado tratado+ tales supuestos son imprescriptibles*

!3) ue una interpretacin de buena 9e del Con6enio de "ar-s ue siempre debe re&ir en materia de tratados(arts* 3! ' 3 de la Con6encin de Kiena sobre erechos de los Tratados de !>@>) obli&a+ en los trminos delart* @ bis+ inc* 3 a anular las marcas ue constitu'an la imitacin de desi&naciones ue la autoridadcompetente del pa-s de re&istro estime notoriamente conocidas en esa 7urisdiccin*

!4) ue tal como lo seEala el seEor "rocurador .eneral H' es destacado por los 7ueces de la causaH+ de laprueba producida en autos sur&e acreditada la notoriedad del euipo representati6o de Nue6a $elanda+ los ;,ll) tutela a las Idenominaciones comercialesI ' no a cualuier denominacin+ como es la ue en este caso nosocupa+ ue desi&na a un euipo de ru&b'+ pero ue no se ha probado ue constitu'a una marca o un nombrecomercial; (9s* @@)* "or lo tanto Hsi&ui diciendo el a uoH ;el r&imen de dicho acuerdo internacional ueda

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eGcluido en el presente caso '+ consecuentemente+ no cabe recurrir a la imprescriptibilidad ue el art* @ bis+ inc*3+ pre6 para los supuestos de re&istracin de mala 9e de una marca notoria o bien de un nombre comercial ueten&a i&ual cualidad; (loc* cit*)*

A) ue+ por lo tanto+ la instancia eGtraordinaria ha uedado circunscripta a la interpretacin del derechomarcario ar&entino (con9* art* !4+ inc* 3 de la le' 4?)*

Si bien es cierto ue el a uo ha reconocido Hcomo tambin lo hab-a hecho el 7ue8 de primera instanciaH ue en

el sub eGamine se est5 en presencia de la copia ser6il ;teEida de mala 9e; de un si&no a7eno+ ha desconocidoue el caso deba ser tratado como un supuesto de nulidad absoluta* Consider+ por lo tanto+ ue era aplicableel art* A de la le' *3@+ ue establece un pla8o de prescripcin de die8 aEos*

1llo no se compadece con la 7urisprudencia de esta Corte* 1n e9ecto+ en el caso transcripto en Fallos: 3!A:3B0el Tribunal record ue en los casos de copias ser6iles hab-a elaborado una l-nea 7urisprudencial+ con9undamento en el concepto morali8ador del art* >A3 del Cdi&o Ci6il+ respecto de la le&islacin marcaria+ la cualcarec-a entonces de pre6isin espec-9ica lo mismo ue la actualmente 6i&ente le' *3@ (considerando ?+ ei&ual considerando del 6oto concurrente del 7ue8 Na8areno)* ,clar ue esa 7urisprudencia ha uerido e6itar enel 5mbito del derecho marcario Hmediante el recurso a los principios esenciales del orden 7ur-dicoH un resultadoue cali9ic como ;repu&nante;: ;la subsanacin del acto inmoral por el transcurso del tiempo; (considerando >+e i&ual considerando del 7ue8 Na8areno)*

ueda claro+ por lo tanto+ ue el 9allo apelado+ en tanto consa&ra el car5cter prescriptible de la accin denulidad deducida por la actora+ se ha apartado de la doctrina eGpresada precedentemente ' debe ser de7ado sine9ecto en ese punto*

"or ello+ o-do el seEor "rocurador .eneral+ se hace lu&ar al recurso eGtraordinario ' se re6oca la sentenciaapelada+ con los alcances indicados precedentemente* Con costas* Kuel6an los autos al tribunal de ori&en paraue+ por medio de uien corresponda+ se dicte nue6o 9allo con arre&lo a este pronunciamiento* Noti9-uese '+oportunamente+ rem-tase* H1nriue Santia&o "etracchi*

Voto del doctor Vazquez

Considerando: !) ue Ne# $ealand %u&b' Football nion nc*+ con domicilio real en la ciudad de Qellin&ton+Nue6a $elanda+ in6ocando la titularidad de la desi&nacin ;,ll !)*

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A) ue el recurso eGtraordinario es admisible toda 6e8 ue se ha puesto en tela de 7uicio la interpretacin de lale' de marcas ' desi&naciones n *3@+ as- como la aplicacin e inteli&encia del Con6enio de "ar-s para la"roteccin de la "ropiedad ndustrial de !??3+ ' la decisin del a uo ha sido ad6ersa al derecho de naturale8a9ederal in6ocado por el apelante (Fallos: 3!0:B3A)*

@) ue la actora a9irma tener derecho a in6ocar en su 9a6or+ para la de9ensa de la desi&nacin ;,ll de 7ulio de !>3!) alude al nombre comercial como un ob7eto de la propiedad industrialprote&ido por el con6enio*

ue+ por su parte+ aclarando el alcance de tal proteccin+ el art* ? del con6enio seEala ue ;***1l nombrecomercial estar5 prote&ido en todos los pa-ses de la nin sin obli&acin de depsito o de un re&istro+ 'a 9ormeparte o no de una marca de 95brica o de comercio***;*

>) ue el derecho unionista carece de una norma ue de9ina u debe entenderse por nombre comercial+ loue tiene eGplicacin en el hecho de ue las distintas le&islaciones nacionales no identi9ican de manera un-6ocaa dicho instituto+ ni lo re&ulan de un modo m5s o menos parecido* Cada pa-s+ con arre&lo a sus tradiciones

7ur-dicas+ lo re&lamenta con di6erso alcance '+ as-+ en al&unas naciones se considera ue es nombre comercial

el re&istrado por industriales o comerciantes+ el patron-mico de artesanos ' la 9irma de sociedadesL otras+ encambio+ aluden con l a la desi&nacin de un establecimiento comercial o industrialL al nombre de un lu&ar de9abricacin o produccinL etc* "or su parte+ los pa-ses del ;commonHla#;+ si&uiendo su tradicional liberalismo+admiten como nombre comercial+ al nombre del interesado+ al nombre ba7o el ue traba7a+ el delestablecimiento+ etc* (,ntonio ,mor Fern5nde8+ ;a propiedad industrial en el derecho internacional;+ p5&* !@0+@A)*

ue+ en esas condiciones+ la mencin ue el citado art* !+ ap* + hace respecto del nombre comercial comoob7eto de la propiedad industrial prote&ido por el con6enio+ no puede m5s ue considerarse como unare9erencia &enrica susceptible de abarcar las distintas 6ariedades o modalidades ue est5n presentes en lale&islacin de los pa-ses miembros de la nin de "ar-s+ todas las cuales+ desde lue&o+ merecen una idnticaproteccin internacional*

!0) ue+ sentado lo anterior+ para establecer si una denominacin determinada puede o no ser considerada

constituti6a de un nombre comercial con derecho a la proteccin ue pro6ee el Con6enio de "ar-s+ resultapreciso hacer una cali9icacin de ella teniendo en cuenta la le' del pa-s donde tiene lu&ar su nacimiento+ desuerte tal ue si se conclu'era ue e9ecti6amente se est5 en presencia de un nombre comercial se&n dichale'+ deber5 ser considerada como ob7eto de la propiedad industrial susceptible de la proteccin unionista+aunue para la le&islacin de otros pa-ses pudiera resultar Hinclusi6e por de9ecto en sus 9ormalidades oreuisitosH ue no constitu'era propiamente un nombre comercial (,ntonio ,* Fern5nde8+ op* cit*+ p5&s*!@/!@3)*

!!) ue en el sub lite los tribunales 9ederales de &rado no han ensa'ado una cali9icacin de la denominacin;,ll

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ue+ en esa inteli&encia+ ' ponderando ue la sancin de la le' *3@ tu6o en mira+ precisamente+ coordinarlas soluciones de la le&islacin nacional con las ue se desprend-an del Con6enio de "ar-s (Fallos: 3!0:B3A)+ noha' base racional al&una para a9irmar ue las desi&naciones de acti6idades mencionadas en el citado art* B noten&an+ de manera adicional+ la proteccin ue se brinda al nombre comercial en todos los pa-ses de la unin*

ue+ en ese orden de ideas+ si un titular local de una desi&nacin de acti6idades (cali9icada as- se&n la le'ar&entina) tiene derecho en caso de con9lictos de propiedad industrial suscitados en otro pa-s unionista a eGi&ir

para s- la proteccin ue le brinda el Con6enio de "ar-s (6&r* la ue resulta de su art* @ bis+ inc* 3)+ no menosdebe reconocerse a cualuier unionista eGtran7ero cuando el con9licto se presenta en la %epblica ,r&entina 'ello+ por cierto+ habr5 de ser as- aun en el caso de ue in6ocara la titularidad en el uso de una denominacin o6ocablo ue para la le' ar&entina no sea propiamente un nombre comercial sino una desi&nacin deacti6idades* 1n tal sentido+ cabe recordar+ una 6e8 m5s+ ue la re9erencia ue en el citado con6enio se hace del;nombre comercial; resulta una mera re9erencia &enrica susceptible de abarcar las distintas 6ariedades omodalidades ue est5n presentes en las le&islaciones de las di9erentes naciones*

ue+ admitir lo contrario+ implicar-a consa&rar una solucin discriminatoria ' contraria al citado principio de;i&ualdad en el tratamiento unionista;+ ue tiene por 9inalidad obtener la uni9ormidad de las normas de derechointernacional pri6ado ' de las normas de derecho interno ("aul %oubier+ ;e roit de la "roprit ndustrielle;+6ol* !+ p5&* 40)*

ue las ra8ones ue preceden+ no ad6ertidas tampoco en la instancia anterior+ 7usti9ican i&ualmente ladescali9icacin del 9allo recurrido+ sin ue sea menester entrar en el tratamiento de la cuestin Hpostulada por ela uoH re9erente al tipo de nulidad ue &enera la copia ser6il de un si&no notorio ' si+ ba7o la le' ar&entina+ ellosuscita un caso en el cual la accin de anulacin respecti6a resulta imprescriptible o no*"or ello+ ' o-do el seEor "rocurador .eneral de la Nacin+ se hace lu&ar al recurso eGtraordinario ' se re6oca lasentencia apelada* Con costas* Kuel6an los autos al tribunal de ori&en para ue por uien corresponda se dictenue6o 9allo* Noti9-uese ' rem-tase* H