El Conctrato de Licencia de Know How

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Área Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual

Actualidad Empresarial N° 233 Segunda Quincena - Junio 2011

El contrato de licencia de know how

Autor : Dr. Cristhian Northcote Sandoval

Título : El contrato de licencia de know how

Fuente : Actualidad Empresarial, Nº 233 - SegundaQuincena de Junio 2011

Ficha Técnica

1. IntroducciónEn los últimos años la propiedad in-dustrial en las empresas ha cobradouna gran importancia, al punto queel valor de los activos de muchasempresas radica justamente en suselementos de propiedad industrial,como marcas, patentes, diseños in-dustriales, etc.

Dentro de este campo de la propiedadindustrial, suelen celebrarse diversasoperaciones destinadas a la explota-ción de dicha propiedad, tales comocontratos de cesión, transferencia,licencia, entre otros, los cuales permi- ten difundir y expandir la presencia deuna empresa en el mercado.El objeto del presente informe es ex-poner el contenido y las característicasdel contrato de licencia de know how,como herramienta para la explotaciónde conocimientos industriales quepermitan desarrollar una determinada

actividad comercial.2. Marco legal

El contrato de licencia de know how es uno de naturaleza atípica, esdecir, que no cuenta con regulaciónespecíca en nuestra legislación. Sin

embargo, le son de aplicación lasdisposiciones contenidas en el Códi-go Civil en materia de acto jurídico,obligaciones y la parte general de

contratos.Asimismo, al tratarse de un contratopor el que se explotan conocimientoso tecnologías, debemos tomar enconsideración las disposiciones de laDecisión Nº 291 de la ComunidadAndina.

3.Defnición

Antes de desarrollar las característicasdel contrato de licencia de know how,es necesario que entendamos conclaridad cuáles son los elementosde propiedad industrial que están

contenidos en esta denición de knowhow.

3.1. Concepto de know how

Podemos entender al know how

como el conjunto de conocimientosobtenidos por una empresa y querepresentan la manera, método oprocedimiento para llevar a cabosus procesos de producción, de co-mercialización, de organización o decualquier otra índole, que impliqueun secreto industrial para la empresa.Debe tenerse en cuenta que estamos

hablando de conocimientos que noestán protegidos por una patente y deaquellos que no serían susceptibles deser patentados, pues de lo contrario,estaríamos ante un contrato de licenciao transferencia de patente.

El know how es un conocimiento oconjunto de conocimientos que con-guran un secreto industrial de la em-presa licenciante, de tal manera que no

constituyen conocimientos susceptiblesde ser patentados, pues no reúnen lascondiciones para ser un conocimientopatentable o, aun si fuera así, el interésde la empresa es no patentarlos paramantenerlos en secreto.

3.2. Concepto de contrato de licenciade know how

Cuando hablamos de una licencia,nos referimos a la autorización oconcesión que efectúa el titular de unelemento de propiedad industrial, eneste caso el know how, para que un

tercero lo explote en sus actividadescomerciales.Como hemos dicho, este know how puede consistir en conocimientos so-bre la forma de fabricar un producto,el mecanismo de comercialización, laorganización de la empresa u otros,que permitan obtener un mejor des-empeño en las actividades del tercerolicenciatario.La naturaleza de esta licencia es sim-plemente la de una cesión para el usode esos conocimientos, normalmente,durante un período y sin transferir

la titularidad de los conocimientoslicenciados.Ciertamente, es difícil llevar un controlsobre la prohibición del licenciatario decontinuar utilizando los conocimientos licenciados después de vencido

acto procedimental, sobre aquellosformalismos cuya realización noincida en su validez, no determinenaspectos importantes en la decisiónnal, no disminuyan las garantíasdel procedimiento, ni causen inde-

fensión a los administrados.Es decir, la nalidad de este Princi-pio es que se dé una predominanciaal objetivo que se persigue con elprocedimiento y no al procedi-miento mismo, pues éste es sóloun instrumento para lograr lasatisfacción de los intereses de losadministrados.

4.11. Principio de verdad material

La verdad material es el conceptoopuesto a la verdad formal e implicaque el funcionario administrativodebe buscar llegar a una resoluciónque cautele los derechos de los

administrados según la realidad delos hechos y no solamente sobrela base de los hechos que se pre-sentaron en el procedimiento. Para tal n, la autoridad administrativadeberá verificar plenamente los

hechos que sirven de motivo a susdecisiones, pudiendo adoptar todaslas medidas probatorias necesariasautorizadas por la ley, incluso si se trata de medios no ofrecidos por losadministrados.En el caso especial de los proce-dimientos administrativos trila- terales, en los que existen dos omás administrados con interesescontrapuestos, el funcionario admi-nistrativo debe vericar por todoslos medios disponibles la verdadde los hechos que le son propuestos

por las partes, pero sin ir más allá nisustituir la iniciativa probatoria que

le corresponde a cada uno de losinvolucrados, salvo que se trate deintereses públicos.

5. Conclusiones

Ésta es una relación meramente enun-ciativa de los principales Principios quesustentan un procedimiento administrativo legal y legítimo, pero existen otrosconsagrados a nivel constitucional, legaly doctrinario que, aplicados en conjunto,son la garantía para la protección de losderechos de los administrados.

La aplicación de todos estos Principios tiene por nalidad que los administradospuedan formular sus peticiones, manifes- tar sus opiniones en las decisiones quepueden afectar sus intereses y acceder a lainformación que les permita actuar frentea la Administración Pública en equidadde condiciones.



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X Informes Especiales

Instituto Pacífco N° 233 Segunda Quincena - Junio 2011

Glosario

1. ¿El libro de reclamaciones es obligatorio para los centros edu-

cativos?Sí es obligatorio. En la medida que el Reglamento del Libro de Re-clamaciones, aprobado por el Decreto Supremo Nº 011-2011-PCMestablece que todos los establecimientos de atención al público debenllevar el libro, un centro educativo también está comprendido en dichaobligación.

2. ¿Puede pedirse la nulidad de un acto dentro de un procedi-

miento administrativo?En el procedimiento administrativo, la nulidad de un acto se invoca a

través de la interposición de los recursos administrativos que ponenn a la instancia, a diferencia del proceso judicial en el que la nulidadpuede invocarse en cualquier momento.

Aunque es posible que la propia entidad, de ocio, declare la nulidaddel acto si toma conocimiento del vicio.

el plazo del contrato, pero existenmecanismos que si bien no puedenimpedir que esto suceda, generan laobligación a cargo del licenciatario deindemnizar al licenciante.A continuación, veremos en detallelos elementos que se presentan en elcontrato de licencia de know how.

4. Sujetos intervinientesEn la licencia de know how intervienenlos siguientes sujetos:

4.1. El licenciante

Es el titular de los conocimientos queserán materia de la licencia. Comoya lo hemos dicho, esta personaotorgará al licenciatario el derechoa utilizar los conocimientos en su

actividad empresarial.4.2. El licenciatario

Es la persona a favor de quien seotorga la licencia, de tal manera quepodrá utilizar los conocimientos licen-ciados en el desarrollo de su actividadcomercial y que, normalmente, estáobligado al pago de una retribuciónpor la licencia otorgada.

5. FormalidadAunque el contrato de licencia deknow how es uno atípico y, por lo tan-

to, no existe una formalidad prescritapor la ley, debe tenerse en cuenta quesegún el artículo 12º de la DecisiónNº 291 de la Comunidad Andina, siel licenciante fuera extranjero, el contrato deberá celebrarse por escrito yregistrarse ante el organismo nacionalcompetente en materia de inversióny tecnología extranjera.Sin embargo, es recomendable queen cualquier caso, estos contratos delicencia consten por escrito debidoa que ello permite demostrar suexistencia y contenido y que dichodocumento sea de fecha cierta.

6. Obligaciones del licenciantePrincipalmente, las obligaciones dellicenciante son las siguientes:

• Entregar o transmitir el know how olos conocimientos al licenciatario.

Claro está que en aquellos casos enlos que esta transferencia requiera dela entrega de soportes materiales deinformación, como disquetes, discoscompactos, documentos impresos uotros, la obligación del licenciante

comprenderá la entrega de esossoportes.Asimismo, si el manejo de esta infor-mación requiere de capacitaciones yde la preparación al licenciatario o supersonal, es común que esta presta-ción forme parte de las obligacionesdel licenciante.

• Es común, aunque no indispensable,que el licenciante se obligue a no otor-gar licencias a terceros, por lo menosno a terceros que puedan competircon el licenciatario en el mismo mer-cado. Esto quiere decir que el licen-ciante se obligue a darle exclusividadal licenciatario para el mercado queéste cubre, detal manera que sea elúnico en explotar los conocimientoslicenciados. Pero como hemos dicho,esto puede no ser así, según lo acuer-den las partes en el contrato.

• Existen otras obligaciones a las quepude someterse el licenciante, talescomo la condencialidad, el asegura-miento de volúmenes de venta, etc.Pero que no son indispensables en elcontrato.

7. Obligaciones del licenciatarioDe manera general, son obligacionesdel licenciatario:

• Efectuar el pago de la retribución,según se hubiera establecido en elcontrato. Tal como hemos menciona-do, al ser un contrato atípico no existedisposición legal que obligue a quela licencia de know how sea onerosa,por lo que bien podría establecerseen el contrato que el licenciatariono deberá pagar retribución algunaal licenciante. Aunque esto no es lo

usual, pues estamos ante una ope-ración en la que el interés de ambaspartes suele ser de carácter comercial,de tal manera que cada una intentarásacar el mayor provecho económicodel contrato.De esta manera, en la gran mayoríade los casos se establecerá la obli-

gación a cargo del licenciatario depagar una cantidad determinada odeterminable de dinero a favor dellicenciante.Ahora bien, esta retribución puedepactarse de diversas maneras. Esposible que se establezca el pago deuna suma ja de dinero cada cierto tiempo, que se establezca un por-centaje de las ventas que obtengael licenciatario como consecuenciadel uso de la tecnología licenciada ouna fórmula que combine estas dos uotros métodos, según los considerenconveniente las partes.

• Guardar confidencialidad sobre la tecnología licenciada. Aunque hemosdicho que al ser un contrato atípicono existen disposiciones legales queregulen el contenido del contrato,resulta natural que el licenciatariose obligue a no divulgar los conoci-mientos que le son entregados. Estoincluye la obligación de adoptarlas medidas necesarias para que elpersonal a su cargo, si fuera el caso, tampoco divulgue dichos conocimientos a terceros.

• Como obligaciones accesorias, po-demos mencionar a la obligación derespetar los estándares de calidadque le imponga el licenciante, laobligación de utilizar efectivamentela tecnología entregada, la adquisi-ción de determinados bienes com-plementarios, etc.

8. Sobre la terminación del con-trato de licenciaEl contrato de licencia de Know Howpuede extinguirse por el término desu plazo de duración, por requeri-miento de una de las partes, cuandoel plazo es indenido, y por causalesde resolución.Pero existe un elemento adicionalque pondría n a este contrato y

es que la característica de secretoindustrial del conocimiento licencia-do desaparezca, ya sea por hechosajenos a alguna de las partes oatribuible a alguna de ellas. Esto enla medida que la cesión de un cono-cimiento de público acceso careceríade sentido.



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