El Derecho de Marcas en el deporte Luis Malo de Molina Lezama-Leguizamón Cazorla (Jaén) Mayo 2005

El Derecho de Marcas en el deporte

Luis Malo de Molina Lezama-Leguizamón

Cazorla (Jaén)

Mayo 2005

El Derecho de marcas en el deporte 2

1. Breve introducción al Derecho de Marcas

2. Cuestiones específicas del mundo del deporte

Esquema


1.1. Regulación

1.2. ¿Qué es una marca?

1.3. Diferencia de la marca con otras figuras afines

1.4. Protección jurídica de la marca

1.5. Otras cuestiones

1. BREVE INTRODUCCIÒN AL DERECHO DE MARCAS


Valor de la marca de los principales clubes de fútbol europeos según “Future Brand” (2004):

Manchester United: 288 millones €

- Real Madrid: 278 Millones €

- AC Milán: 197 Millones €

- Bayern de Munich: 149 Millones €

- FC Barcelona: 141 Millones €

- Valencia FC: 32 millones €

- Deportivo de la Coruña: 22,7 millones €



Importancia económica de la marca en el deporte:

Merchandising

- En 2004 el Real Madrid ingresó aprox. 160 millones de Euros (50% del presupuesto) en acciones de marketing

- En la actualidad, el Real Madrid otorga licencias sobre su marca en más de 250 productos



1.1. Regulación

• Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (traspone Directivas CE)

• Real Decreto 687/2002, por el que se aprueba el Reglamento de Ejecución de la Ley de Marcas

• Código Penal: artículos 273 a 277

• Reglamento 40/1994, del Consejo, sobre la marca comunitaria

• Reglamento 2868/95, de la Comisión, por el que se establecen las normas de ejecución del Reglamento de marcas comunitarias


1.1. Regulación

• Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, de 20 de marzo de 1883

• Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de 14 de julio de 1967

• Arreglo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, de 14 de abril de 1891

• Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957

• Tratado sobre el Derecho de Marcas, de 1994 (Reglamento)


1.2. El concepto de marca en el Derecho

Artículo 4.1. LM: “Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para

distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.”



Por lo tanto, una marca es:

-Un signo

-Susceptible de representación gráfica (*)

-Con naturaleza distintiva

-Que se emplea en el mercado para individualizar los productos de un oferente de los de otros



Pueden ser marcas los signos que consistan en (artículo 4.2 LM):

a. Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas.

b. Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.

c. Las letras, las cifras y sus combinaciones.

d. Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación.

e. Los sonoros.

f. Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.




a. Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas*.

REAL MADRID (M 0519099)

BUTRAGUEÑO (M 1112769)

DI STEFANO (M 2502291)

FUTBOL TOTAL (M 1800140)









(Sara Leed España. Expte. M 0668423)





(Phillip Morris España. Expte. M

0954024 )





(Comunidad Foral de Navarra. Expte.

M 1137246 )





(Generalidad de Cataluña. Expte. M

2323865 )




c. Las letras, las cifras y sus combinaciones.

Expdte. M 0010853 B2




d. Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación.




e. Los sonoros.

Siempre que sean representables gráficamente.-

Por ejemplo, Harley Davidson




f. Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

Expdte.: M 2549191



Sin embargo, no todos los signos que en abstracto pueden ser subsceptibles de constituir una marca, pueden registrarse como tales.

La ley establece determinadas prohibiciones que impiden el registro de cualquier tipo de signos de una clase determinada (prohibiciones absolutas), o de determinados signos en función de los registros anteriores que existan (prohibiciones relativas)

- Prohibiciones absolutas: Dan lugar a la nulidad absoluta de la marca (imprescriptibilidad, legitimación)

- Prohibiciones relativas: Dan lugar a la nulidad relativa de la marca (prescripción a los 5 años, legitimación limitada al titular)


1.2. El concepto de marca en el Derecho.- Prohibiciones absolutas

a. Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un

valor sustancial al producto.

b. Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.

c. Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.

d. Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres

leales y constantes del comercio.

e. Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un

valor sustancial al producto.

f. Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.

g. Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.


1.2. El concepto de marca en el Derecho.- Prohibiciones absolutas

No pueden ser registrados como marcas (art. 5.1. LM) los siguientes signos:

h. Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no

tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como clase, tipo, estilo,

imitación u otras análogas.

i. Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a

menos que medie la debida autorización.

j. Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París.

k. Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que su registro sea autorizado

por la autoridad competente.


1.2. El concepto de marca en el Derecho.- Prohibiciones relativas

No pueden ser registrados como marcas (art. 6.1. LM) los siguientes signos:

a. Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

b. Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de

confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.



Información relacionada con el expediente: M 0168454

Titular: INICIATIVAS DE VENTAS Y SERVICIOS AGRODOMESTICOS, S.L.

Denominación: LOTUS

Tipo Distintivo: Denominativo

Situación: EN VIGOR: PUBL. CONCESION DE RENOVACION

Fecha de situación: 01/05/1986

Clasificación de Niza: 05 07



Información relacionada con el expediente: M 2309136

Titular: FESTINA LOTUS, S.A.

Denominación: LOTUS

Tipo Distintivo: Denominativo

Situación: EN VIGOR: PUBLICACION CONCESION

Fecha de situación: 16/01/2001

Clasificación de Niza: 35



• Por marcas anteriores se entienden las marcas españolas, las marcas comunitarias y las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en España, así como las solicitudes de marcas, a condición de que finalmente sean registradas, y las marcas notoriamente conocidas en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París aun cuando no estuvieren registradas.

- Tampoco podrán registrarse como marcas los signos que sean iguales o semejantes a un nombre comercial anterior.

- Tampoco podrán registrarse las marcas iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida aun cuando se refieran a productos distintos si, con el registro (i) se pretende aprovechar indebidamente ese renombre o (ii) la marca renombrada perdería su carácter distintivo, su notoriedad o su renombre



1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:

a. El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca.

b. El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.

c. Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial*



Expdte.- M 2501354



d. El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional.

e. No podrán registrarse como marcas el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro signo que identifique al solicitante del registro si los mismos incurren en alguna de las prohibiciones de registro contenidas en el presente Título.


1.3. Diferencia de la marca con otras figuras jurídicas

1. Patente – modelo de utilidad frente a marca

2. Nombre comercial / Denominación social frente a marca

3. Derecho al nombre frente a marca

4. Derecho de autor frente a marca

5. Derechos de imagen frente a marca

6. Nombre de dominio frente a marca



- El derecho a la marca nace desde que se usa, y no desde que se registra.

- Sin embargo, es más que conveniente registrar una marca ante la Oficina de Patentes y Marcas (o ante la OAMI) para beneficiarse de las consecuencias establecidas en el artículo 34 de la Ley de Marcas (no obstante, tener en cuenta la marca notoria):

- La solicitud de inscripción nos permite saber si existe otro signo distintivo inscrito que pueda perjudicar el uso de nuestra marca.

- La inscripción nos permite usar la marca en el tráfico económico con exclusión de cualquier tercero y, por lo tanto prohibir que se use:



a. Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.

b. Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

c. Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.


1.4. Protección jurídica de la marca. ¿Qué actos se pueden prohibir?

a. Poner el signo en los productos o en su presentación.

b. Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.

c. Importar o exportar los productos con el signo.

d. Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

e. Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.

f. Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido.


1.4. Protección jurídica de la marca. Agotamiento del derecho de marca

Artículo 36. Agotamiento del derecho de marca.

1. El derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización.


1.4. Protección jurídica de la marca. ¿Desde cuándo está protegida la marca?

Artículo 38.

- En todo caso, desde que se publica la concesión.

- Sin embargo, la Ley otorga una protección provisional desde la solicitud de concesión de la marca que consiste en que, si ha existido un tercero que ha utilizado la marca solicitada entre el tiempo que media entre la solicitud del registro y la concesión de la marca, dicho tercero deba indemnizar al titular de la marca concedida.



- El titular de la marca debe utilizarla en el tráfico económico antes de que transcurran cinco años desde su concesión.

- El titular de la marca puede defenderla mediante el ejercicio de acciones civiles (de cesación, indemnizatorias por el daño emergente y el lucro cesante, medidas cautelares, destrucción de los efectos ilícitamente identificados por la marca, publicación de la sentencia) ante la jurisdicción mercantil o penales.

- La marca es objeto de derecho de propiedad de su titular, y como tal puede ser vendida, usufructuada, pignorada, cedida en mero uso, puede ser objeto de titularidad en proindiviso, etc., según las reglas generales del Código Civil.

- Quien adquiera la marca o quien reciba algún derecho sobre ella (v.gr., licencia exclusiva de uso para un territorio), debe inscribir su derecho en la OEPM.

- Las marcas que no se utilicen, que no se renueven o que hayan dejado de ser distintivas, caducan



- Marcas colectivas: Todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación (titular de la marca colectiva) de los productos o servicios de otras empresas.

- Sólo podrán solicitar marcas colectivas las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que tengan capacidad jurídica, así como las personas jurídicas de Derecho público.

- Ejemplo: “Pura Lana Virgen” M 0725030



- Marcas de garantía: Todo signo susceptible de representación gráfica utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio.



- Registro de marcas internacionales: Con arreglo a los requisitos del Arreglo de Madrid de 1891, y siguiendo un procedimiento determinado, se puede conseguir la protección de la marca en diversos países sin necesidad de inscribirla en todos.

- Registro de marcas comunitarias: Ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) en Alicante. Con eficacia en todos los países de la Unión Europea y del EFTA (EEE).

- Tribunal Especial comunitario


2. Cuestiones específicas en el mundo del deporte



Artículo 6 ter del Convenio de la Unión de París:

a) Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes,

bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de

los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.

b) Las disposiciones que figuran en la letra a) que antecede se aplican igualmente a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las

organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión sean miembros, con excepción de los escudos de

armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su protección.



Artículo 6 ter del Convenio de la Unión de París:

a) Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes,

bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de

los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.

b) Las disposiciones que figuran en la letra a) que antecede se aplican igualmente a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las

organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión sean miembros, con excepción de los escudos de

armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su protección.



Artículo 49 de la Ley 10/1990, del Deporte.

1. La explotación o utilización, comercial o no comercial, del emblema de los cinco anillos entrelazados, las denominaciones Juegos Olímpicos, Olimpiadas y Comité Olímpico, y de

cualquier otro signo o identificación que por similitud se preste a confusión con los mismos, queda reservada en exclusiva al Comité Olímpico Español.

2. Ninguna persona jurídica, pública o privada, puede utilizar dichos emblemas y denominaciones sin autorización expresa del Comité Olímpico Español.

3. La explotación o utilización, comercial o no comercial, del emblema o símbolos, las denominaciones Juegos Paralímpicos, Paralimpiadas y Comité Paralímpico, y de cualquier otro signo de identificación que por similitud se preste a confusión con los mismos, queda

reservada en exclusiva al Comité Paralímpico Español. Ninguna persona jurídica, pública o privada, puede utilizar dichos emblemas y denominaciones sin autorización del Comité

Paralímpico Español.

http://www.juridicas.com/base_datos/Admin/l10-1990.t13.html#balloon0



Importancia de la marca renombrada

• Real Madrid

• Fútbol Club Barcelona, etc.

Especial protección a clubes, federaciones, COI, etc. de sus emblemas, distintivos, etc. como marcas renombradas.



Importancia del nombre del futbolista

• Prohibición relativa y nulidad del registro del nombre, apellido, pseudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a un deportista.

Caso Zidane




• El 24 de mayo de 1999, una compañía de La Rioja que pretende dedicarse a la confección de pantalones vaqueros y camisetas solicita la inscripción de la marca “Zidane”

• El 5 de junio de 2000, la Oficina Española de Patentes y Marcas concede el registro de la marca “Zidane”

• En julio de 2001, el Real Madrid ficha a Zidane

• En diciembre de 2001, Zidane presenta demanda ante los Juzgados de Logroño solicitando la nulidad de la marca y el pago de una indemnización de 5 millones de pesetas




• Defensa posible: ¿era Zidane una figura conocida para la generalidad del público en 1999?

Puede ser...

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