El Protocolo de MadridRevisión General

Registros Internacionales de Madrid y Lisboa

15 de julio2010

Introducción

La OMPI (1)

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI– (1967):Organismo especializado de la ONU.184 Estados Miembros (ONU, 192; FIFA, 208).Su fin es “fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo” (Art. 3)

Funciones (Art. 4):Funciones (Art. 4):“se encarga de los servicios administrativos de la Unión de París, de las uniones particulares establecidas en relación con esa unión…”“mantendrá los servicios que faciliten la protección internacional de la propiedad intelectual y, cuando así proceda, efectuará registros en esta materia y publicará los datos relativos a esos registros”

La OMPI administra 24 tratados sobre propiedad intelectual, entre ellos el “Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas.”

La OMPI (2)

Órganos de la OMPILa Asamblea General – Miembros de la OMPI y de una Unión.La Conferencia – Miembros de la OMPI.El Comité de Coordinación – Miembros de los Comités Ejecutivos de las Uniones de París y Berna.Ejecutivos de las Uniones de París y Berna.La Oficina Internacional:

Es la Secretaría de la OMPI.El Director General es la máxima autoridad de la OMPI.

La Oficina Internacional de la OMPI administra el Registro Internacional de Marcas en virtud al Arreglo y Protocolo de Madrid que se conocen como el sistema de Madrid.

La Oficina Internacional

Registro

Internacional

De Marcas

El Registro Internacional

1 Director Principal.7 Directores de División y Jefes de Sección.7 Coordinadores de Unidades.4 Juristas.4 Oficiales de Información y Promoción.4 Oficiales de Información y Promoción.41 Examinadores.8 Oficiales de Atención al Usuario.9 Traductores.6 Administrativos.

87 Personas a cargo de las operaciones del sistema de Madrid.

División de Soporte Funcional (Madrid, Lisboa & La Haya)

1 Director de División.6 Jefes de Sección y de Unidad.4 Oficiales de Soporte de Sistemas.5 personal de Modernización de Sistemas.5 personal de Modernización de Sistemas.8 personal logísticos (Recepción, Digitalización, Digitación y envío de correspondencia).2 personal de publicación (Gaceta).2 personal de control de calidad (Digitación).

28 personas en soporte funcional.

Qué hacemos (2009) (1)

35,848 solicitudes internacionales recibidas.71,696 traducciones efectuadas en relación a solicitudes internacionales recibidas.267,333 designaciones efectuadas.10,981 solicitudes internacionales irregulares.11,415 notificaciones de irregularidad enviadas.35,253 registros efectuados.1,581 solicitudes abandonadas.595 solicitudes pendientes de resolución (Marzo 2010).

Qué hacemos (2009) (2)

Media de 44.76 días para registrar una solicitud regular.Media de 31.8 días para enviar una notificación de irregularidad.Media de 47.7 días esperando una respuesta.Media de 65.22 días para procesar respuesta.

Qué hacemos (2009) (3)

35,925 marcas internacionales registradas.82,582 declaraciones de concesión de la protección registradas.266,535 notificaciones de denegación provisional registradas.registradas.10,797 designaciones posteriores registradas.19,234 renovaciones de registros internacionales registradas.31,566 modificaciones a registros internacionales registradas.2,443 extractos del registro emitidos.

Qué hacemos (2009) (4)

324,018 comunicaciones oficiales recibidas en relación con solicitudes o registros internacionales.13,967 comunicaciones varias recibidas y procesadas.270,094 notificaciones enviadas a los titulares y/o sus representantes.28,000 consultas recibidas por correo electrónico.

Principios básicos

Principios básicos

En necesaria una solicitud o un registro de base (marca de base) en una de las PCs del sistema de Madrid.

Es necesario un vínculo entre el titular y dicha PC: establecimiento comercial, domicilio o nacionalidad.

La SI debe designar una o más PCs con las que la PC del titular tiene un tratado en común.

Presentación indirecta mediante la OO.Presentación indirecta mediante la OO.

Plazo para la denegación.

Posibilidad de designación posterior.

RI deviene en independe de la marca de base después de 5 años.

Periodo de protección de 10 años.

Administración centralizada del registro internacional.

La solicitud internacionalel rol de la Oficina de origen

Derecho a usar elsistema de Madrid

Sustento para la presentación de una solicitud internacional

Solicitante

EstablecimientoEstablecimientoDomicilio

Nacionalidad

Registro de baseSolicitud de base

Dos categorías de conexiones

Tres tipos de conexión

Establecimiento industrial o comercial real y efectivo (Artículo 3, Convenio de París).

Domicilio (Artículo 3, Convenio de París).

Nacionalidad (Artículos 2 & 3, Convenio de París).

Definición – Legislación interna.

Presentación de lasolicitud internacional

Formularios oficiales

Formulario MM2 – Solicitud de registro internacional regida exclusivamente por el Protocolo de Madrid.Formulario MM17 – Reivindicación de antigüedad (cuando se designa a la Unión Europea).Formulario MM18 – Declaración de intención de utilizar la marca (cuando se designa a los Estados Unidos).

Contenido – requisitos sustantivos

Requisitos sustantivos – Regla 15.1):La identidad del solicitante.La reproducción de la marca.Las indicaciones de los bienes o servicios a proteger.Las indicaciones de los bienes o servicios a proteger.Las partes contratantes designas.

Contenido adicional – Regla 9

Sobre el solicitante:Indicación de la nacionalidad o naturaleza jurídica.Indicación sobre el vínculo con la OO.

Designación de un mandatario.Reivindicación de prioridad y datos pertinentes al registro anterior Reivindicación de prioridad y datos pertinentes al registro anterior (Art. 4 del Convenio de París).Reivindicación de antigüedad y datos pertinentes al registro anterior (Unión Europea).Indicación de un segundo idioma de trabajo (Unión Europea).Cuantía de las tasas e indicación de pago.Firma (sello) de la Oficina de Origen.Declaración de la intención de utilizar la marca.

Contenido adicional – Regla 9

Con relación a la marca:Declaración de la marca en caracteres estándares.Reivindicación de color como elemento distintivo.Indicación de que la marca consiste en un color o combinación de colores y descripción respecto de cada color. Cuando proceda, reproducción de la marca en color.Cuando proceda, reproducción de la marca en color.Indicación de no reivindicación (disclaimer).Indicación de que la marca es sonora o tridimensional.Indicación de que la marca es colectiva o de certificación.Descripción de la marca.Transcripción de la marca en caracteres no latinos o números no arábigos ni romanos.Traducción de la marca a E/I/F

Certificación – Regla 9(5)(d)

Fecha de recepciónIdentidad del solicitante.Identidad de Indicación de marca de color, tridimensional, sonora, colectiva, de certificación y descripción de la marca.Identidad de la marca.Identidad de la indicación de los productos y servicios.Verificación de la reivindicación de color.

Examen de la Solicitud Internacional el rol de la Oficina Internacional

Examen de la solicitud internacional bajo el Protocolo

Base legal:Artículos 2 y 3 del Protocolo.Reglas 8 a 15 del Reglamento Común.

Formularios:Formulario MM2 – Solicitud de registro internacional regida exclusivamente por el Protocolo.Formulario MM18 – Declaración de intención de usar la marca cuando se designe a los Estados Unidos (sólo en inglés).

Irregularidades

Irregularidades con respecto a la clasificación de productos y servicios (Regla 12)Irregularidades con respecto a la indicación de productos y servicios (Regla 13)Otras irregularidades (Regla 11)

Irregularidades con respecto a la clasificación de los productos y servicios – Regla 12

Irregularidades con respecto a la clasificación de los productos y servicios – Regla 12

Irregularidad – Regla 12

Solicitud en la Clase 36 – “Servicios de administración y construcción de inmuebles”OI propone una reclasificación:

Clase 36 – Servicios de administración de inmuebles.Clase 37 – Servicios de construcción de inmuebles.

Las tasas se incrementan como consecuencia de la reclasificación.¿Qué sucede?¿Qué opciones tiene el la OO / solicitante?

Irregularidades con respecto a la indicación de los productos y servicios – Regla 13

Irregularidades con respecto a la indicación de los productos y servicios – Regla 13

Irregularidades – Regla 13

Solicitud en la clase 35 – “agencia de asesoramiento comercial y gestión en comercio exterior.”La OI sugiere:

Asistencia en la dirección de empresas industriales o comerciales.Agencias de importación y exportación.

¿qué sucede?¿qué opciones tiene la OO / solicitante?

Otras irregularidades – Regla 11

Irregularidades subsanables por la Oficina de Origen – Regla 11.4)

Comunicación de la solicitud no es conforme al Reglamento e Instrucciones Administrativas.Uso de formulario distinto al formulario oficial.Derecho a presentar la solicitud no está debidamente acreditado.Declaración irregular de la OO – Regla 9.5)d).Ausencia de firma o sello de la OO.Ausencia de indicación de fecha y número del registro o solicitud de base.

Irregularidades subsanables por la OO o por el solicitante – Regla 11.3)

Irregularidades respecto de la cuantía cuando la OO acepte recaudar y enviar las tasas a la Oficina Internacional – Regla 34.2)b)

Irregularidades subsanables por el solicitante – Regla 11.2) (1)

Cualquier otra irregularidad.Información insuficiente en relación con la identificación del titular o de su mandatario.Indicaciones insuficientes relativas a la reivindicación de prioridad.La reproducción de la marca no es clara.La reproducción de la marca no es clara.Se reivindica color pero no se adjunta reproducción en color.Marca en caracteres no latinos o número no arábigos sin transcripción.Cuantía insuficiente cuando la OO no acepta recaudar y enviar las tasas.Ausencia de requisitos sustantivos

Irregularidades subsanables por el solicitante – Regla 11.2) (2)

Requisitos sustantivos (Regla 15.1)):Indicaciones sobre identidad y datos de contacto del solicitante.Partes Contratantes designadas.Reproducción de la Marca.Designaciones de productos y servicios.

En ausencia de requisitos sustantivos la solicitud es defectuosa y se puede afectar fecha de presentación.

Otras irregularidades – Regla 11

Irregularidades – Regla 11

Solicitud para el registro de las siguientes marcas:AРОМАТИКAٯڒٻ

¿Quién tiene la obligación de subsanar?¿Quién tiene la obligación de subsanar?¿Qué opciones tiene la OO / el solicitante?

Registro y publicidad

Contenido del registro internacional – Regla 14.2)

Contenido de la solicitud internacional – Regla 9.Fecha del registro internacional.Número del registro internacional.Clasificación de elementos figurativos (Clasificación de Viena)Indicación del tratado aplicable para cada Parte Contratante Indicación del tratado aplicable para cada Parte Contratante designada.Indicación relativa a la reivindicación de la antigüedad (Unión Europea).

Una certificado de registro es enviado al titular.Certificado enviado por conducto de la OO si así lo ha declarado esta última.

Fecha del registro internacional – Regla 15

Principio general – fecha en que se presenta la solicitud ante la OO.En ausencia de los requisitos esenciales (identidad, designación, reproducción, indicación):

Si se reciben dentro de los dos meses, la fecha de presentación ante la OO.Si se reciben después de los dos meses y antes de los tres, la fecha en que se subsane la solicitud.Si no se reciben dentro de los tres meses, solicitud en abandono.

Gaceta – Reglas 32

Publicación de los registros internacionales en la Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales.Publicación semanal exclusivamente electrónica de acceso gratuito:

Búsqueda por CapítuloBúsqueda por MarcaBúsqueda por año

Ejemplar en CD-ROM:Ejemplar en CD-ROM:Suscripción por un año 150 francos suizos1 CD-ROM cada mes, acumulativosHerramientas de búsqueda incluidas en el CD-ROM

Cada Oficina:Recibe dos ejemplares gratis.Un ejemplar adicional por cada 2,000 designaciones.Un ejemplar adicional por cada 1,000 designaciones a partir de 2,000.Puede adquirir ejemplares adicionales a mitad de precio.

Base de datos – Regla 33

La información registrada y publicada en la Gaceta debe ser incorporada en una base de datos electrónica.

En realidad, el Registro Internacional es un registro electrónico.La base de datos debe estar a disposición de las Partes Contratantes y del público en general.Contratantes y del público en general.

ROMARIN® (Read-Only-Memory of Madrid-Active-Registry-Information) es la base de datos accesible al público.Una suscripción anual a ROMARIN® en CD-ROM, actualizada cada cuatro semanas, está disponible por 750 francos suizos.Una versión en línea de ROMARIN® está disponible gratuitamente en el sitio en Internet del sistema de Madrid.

Registro y publicidad

Certificadoal titular

GacetaCDR

Gacetaen línea

Registro

al titular

ROMARINCDR

ROMARINen línea

NotificaciónPartes

ContratantesDesignadas

Caso - Capsula

Caso Capsula

Caso - Dormax

Caso – Dormax

Caso - Camper

Caso - Camper

Caso - Camper

Examen, concesión, denegaciónel rol de la Oficina designada

Efectos – Art. 4 del Protocolo

Alcance de la protección:La misma que si la solicitud se hubiera presentado ante la Oficina de origen.

Fecha de la Protección:Fecha del registro.Fecha de la designación posterior.

Derecho a denegar – Art. 5

Notificada dentro del plazo aplicable – Art. 5(2)(a)(b) o (c)

Fundarse sólo en causales que serían aplicables en virtud al convenio de París:

Legislación nacional – Art. 6(1) del Convenio de París.Marcas notorias – Art. 6bis del Convenio de ParísEmblemas de los estados – Art. 6ter del Convenio de París.Cláusula telle-quelle – Art. 6quinquies del Convenio de París.

Naturaleza provisional.

Plazos – Artículo 5(2)

Art. 5(2)(a) – Regla General : 12 meses de notificada la designación.

Art. 5(2)(b) – Declaración de extensión a 18 meses de notificada la designación.

Armenia, Australia, Bahrein, Belarús, Bulgaria, China, Chipre, Unión Europea, Dinamarca, Eslovaquia, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Georgia, Ghana, Grecia, Irán, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Kenya, Lituania, Madagascar, Noruega, Omán, Polonia, Reino Unido, República Árabe Siria, República de Corea, San Marino, Singapur, Suecia, Suiza, Turkmenistán, Turquía, Ucrania, Uzbekistan.

Art. 5(2)(c) – Declaración de extensión a más de 18 meses en caso de oposición si:Antes de 18 meses se informa de esa posibilidad.Denegación provisional es enviada dentro de 1 mes después de expirado el plazo de oposición y hasta 7 meses después del inicio del plazo de oposición.

Australia, China, Chipre, Dinamarca, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Ghana, Grecia, Irán, Irlanda, Italia, Kenya, Lituania, Noruega, Reino Unido, República Árabe Siria, República de Corea, Singapur, Suecia, Turquía, Ucrania.

Contenido – Regla 17

Designación de la Oficina.Número de registro internacional y otras indicaciones.Motivos de la denegación con referencia a la legislación aplicable.Indicación de la marca con derecho de anterioridad.Indicación del nombre y dirección del oponente.Alcance de la oposición.Alcance de la denegación.Plazo razonable para interponer recursos de revisión o apelación.

Denegación irregular – Regla 18

Irregularidades no subsanable – Regla 18(1)(a):No indica número de registro.No indica motivo de la denegaciónExtemporánea.

Irregularidad subsanable en seis meses – Regla 18(1)(d): no se Irregularidad subsanable en seis meses – Regla 18(1)(d): no se señale plazo razonable para interponer recursos.

Irregularidad que no afectan la denegación – Regla 18(1)(c):No está firmada.No indica el alcance de la protección.No indica los datos de la marca anterior o del oponente.

Situación provisional – Regla 18bis

Sin denegación provisional, examen concluido pero posibilidad de oposición – Regla 18bis(1).

Con denegación provisional, examen concluido pero posibilidad de oposición- Regla 18bis(2).

Situación definitiva – Regla 18ter

Sin denegación provisional, concesión de la protección –Regla 18ter(1).

Con denegación provisional, retirada de la denegación y concesión de la protección, total o parcial – Regla concesión de la protección, total o parcial – Regla 18ter(2).

Con denegación provisional, confirmación de la denegación provisional – Regla 18ter(3).

Decisión ulterior – Regla 18ter(4).

Administración del registro

Actos posteriores al registro

Designación posterior – Regla 24, (MM4).Cambio en la titularidad – Regla 25, (MM5).Cambio en nombre o dirección del titular – Regla 25, (MM9).Nombramiento de un mandatario – Reglas 3 y 25, (MM12).Cambio en el nombre y dirección de un mandatario – Reglas 3 y 25, (MM10).Inscripción de licencias – Regla 20bis(1), (MM13).Inscripción de licencias – Regla 20bis(1), (MM13).Modificación y cancelación de una licencia – Regla 20bis(4), (MM14, MM15).Limitaciones – Regla 25, (MM6).Renuncias – Regla 25, (MM7).Cancelación – Regla 25, (MM8).Restricciones del derecho a disponer de la marca – Regla 20, (MM19).

Gracias