Fe CEDULADENOTIFICACION

90001508

1111111111111111111111111111111111111111111111101 \TRIBUNAL: CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA II - SITOEN, TALCAHUANO 550

Sr.: ERICA DENISE LERNER -MARCELO - CLAUDIA M. CONTRERASROCAMORA 4343 210 2ConstituidoSin Asignadon

FECHA DE RECEPCI6N EN NOTIFICACIONES: 2.? I~115

Domicilio:Tipo de Domicilio:Cankter:

1122512007E)"1'TE. N"

REi.: NOTIF. NEGATIVA:

Notifieo a Ud. la resolucion dictada en los autos:

AMENTA FIDEL MARCELO Y OTRO C/FIESTAS INOLVIDABLES.COM SAS/CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA

Buenos Aires, 22 de agosto de 2013.- Se acompaiia copia de la resolucion en seisfojas.-

QUEDA UD DEBIDAMENTE NOTIFICADO

Buenos Aires, ~ de agosto de 2013.

Causa n° 11225/2007

AMENTA FIDEL MARCELO Y OTRO C/FIESTAS INOLVIDABLES.COM

SA S/CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA

En Buenos.Aires, a los 2- 'L mas del mes de agosto de 2013, se reiinen en

Acuerdo los senores jueces de la Sala II de esta Camara para dictar sentencia

en los autos del epigrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, la

doctora GRACIELA MEDINA dice:

I. Mediante el pronunciamiento dictado a fs. 1383/1386vta., el

magistrado Q quo declare infundada la oposicion planteada por ''FIESTAS

INOLVIDABLES.COM" contra el registro de la marca

"INOLVIDABLES15" (mixta) solicitada par la parte aetora bajo aetas nros.

2.563.107, 2.563.107 Y 2.563.105 de las clases 41, 3S y 16, respectivamente.

Asimismo, rechazo la reconvencion deducida por la demandada. Las costas del

proceso fueron impuestas a Ia aceionada vencida (art. 68 del CPCC).

Para asi decidir, pondero que la marca "INOLVIDABLES15" y,

"FIESTAS INOLVIDABLES.COM" presentaban suficientes elementos

distintivos como para coexistir, circunstancia que obedecia al hecho de que la

expresion eompardda "inolvidables" era una voz cormin que la demand ada nor

podia monopolizar, mientras que los restantes elementos agregados (el mimero

"15" en "INOLVIDABLES15" y "FIESTAS" en ''FIESTAS

INOLVIDABLES.COM"), como las diferencias en las Ietras, los colores y

dibujos que representan a cada marca -inclusive. en sus respectivas paginas

webs-, dotaban a los conjuntos de una potencia diferenciadora capaz de evitar

cualquier posibilidad de confusion tanto grafica como fonetica.

El Dr. Soto remarco que si bien ambas marcas se dedican al

mismo rubro, es decir, a ofrecer .servicios en internet para aquellas personas

que quieten organizar fiestas no 10 es menos que mientras una se dedica

exclusivamente a las fiestas de 15 afios y cuestiones atinentes a mujeres

adolescentes de dicha edad, la accienada 10' hace a todo tipo de fiestas y

evenros en general.

Tambien, apreci6 que no se trat6 de un intento de la actora de

• aprovechar~e :del prestigio ajeno, toda vez que, si bien utiliza el termino

"INOLVIDABLES", "los elementos de juicio incorporados al proceso, no

fueron suficientes para concluir que tenga la finalidad de aproximarse a signos

registrados de difusion en el mercado.

En funcion de los fundamentos sinteticamente expuestos, admitio

la demanda promovida por Fidel Marcelo AMENTA y Claudia Maria

CONTRERAS y declare infundada la oposici6n planteada por "FIESTAS

INOLVIDABLES.COM" contra el registro de la marca

"INOLVIDABLES15" (mixta) solicitada bajo aetas ruos. 2.563.107,

2.563.106 Y 2.563.105 de las clases 41, 35 Y 16 respectivamente; asimismo,

rechazo la reconvencion deducida par la demandada. Los gastos causidicos

fueron impuestos a la demandada vencida (art. 68, del c.P.c.c.).

Apelo la demandada (ver recurso de fs. 1396 y auto de concesion

de fs. 1397), quien expreso agravios a fs. 140S/1413vta., que su contraria

contesto a fs. 1416/1425. Median recursos por honorarios, que llegado el caso,

seran examinados por la Sala al terminar el presente acuerdo.

II. Las criticas de "FIESTAS INOLVIDABLES.COM" pueden

resumirse del siguiente modo: 1) que el Q quo se equivoca al tratar la cuestion

del interes legitimo de los demandantes -art. 4° de la Ley de Marcas-; a todo

evento, tambien euestiona que: 2) el juez de grado no habria ponderado todas

las eireunstancias adjetivas que rodean esta causa que llevarian a la

modificacion del decisorio en crisis, siendo la marea que se intenta registrar

confundible con la de su propiedad; asimismo recurre 3) que el Dr. Soto haya

juzgado que la parte aetora no intenta aprovecharse de su prestigio; y por

Ultimo 4) el reehazo de la reconvencion plante ada par cese de uso de marca

"INOLVIDABLES15", como as! tambien del nombre de dominio

www.inolvidables15.com.ar y www.inolvidables15.eom.

III. A continuacion, analizare la viabilidad del recurso de

conformidad con las pruebas aportadas por las partes. Dejando adarado que los

magisrrados no estan obligados a analizar todas y cada una de las

aranmentacinnes planreadas, sino tan solo aquellas que sean conducentes y

para dec"dir el caso (art. 386, segunda parte, Codigo

~ ...__~ " 144'611)

Causa n° 11225/2007

Es de notable importancia, destacar que la Ley N°

considerablemente el espectro de quienes pueden ser titulares de marcas, pues

ya no es condicion para ello, como exigia el art. 6 de la Ley N° 3975, ser

"industrial, comerciante 0 agricultor" (aunque la jurisprudencia habia abierto

esos limites en determinados supuestos; conf. esta Sala, causa N° 102

"Sportlandia S.A. cl Vilas Guillermo", del 5/08/81). En la actualidad, el art. 4°

de la ley vigente solo exige que el solicitante de una marca tenga un interes

legitimo en obtener su registro; extremo no siempre facil de demostrar al

tiempo de la presentacion de la solicitud, pero que puede ser verificado en

funcion del conjunto de circunstancias y atendiendo a los hechos subsiguientes.

Por 10 que no es apropiado tener en este punto un criterio de estrictez, bastando

para dar por cumplido el recaudo legal, la intencion de usar la marca 0 bien el

caracter defensivo de la peticionada. Se trata en definitiva, de que el registro

solicitado tenga una finalidad acorde con el sistema legal, que responda al

proposito de que el titulo sea realmente utilizado para distinguir productos 0

servicios (art. 26, segundo parrafo, de la Ley de Marcas y esta Sala, causa n?

5331/04 del 08/02/13).

Este requisito tiene el claro proposito, concords con la disposicion

del art. 24, inc. C), de proscribir la practica consistente en registrar marcas con

la finalidad de venderlas, transformandolas en elementos de especulacion. Se

busca evitar que se lucre con el registro de otras solicitudes marcarias,

exigiendo el pago de una suma de dinero para dejar sin efecto una oposicion

(confr. esta Sala, causa 5257/99, "Fournier Industrie el Sante cl Laboratorios

Bago S.A. sl caducidad de marca" del 10/12/03).

Teniendo en cuenta que el criterio para juzgar si asiste interes

legitimo al requirente de un registro marcario debe ser razonablemente amplio,

de modo de no trabar el ejercicio de derechos con exigencias de un desmedido

formalismo (esta Sala, .causa 5376/03 "Cognis Dutschland GMBH cl Arte

Grafico Editorial Argentino SA. sl cese de oposicion al registro de marca", del

25/08/08). Recordando tambien que el principio es la registrabilidad, siendo la

excepcion la trrregistrabilidad (confr. esta Sala, causa 455/97, "Paloma Herrera

;ra(J5 9Q1a ~ que ha venido utilizando el

-n:ml'~a.:""'::;'_2S~5.com"desde hace aiios para fines comerciales, entre otras

finalidades destinadas a las adolescentes (ver documental anexa al escrito de

ampliacion de demanda que lucen a fs. 55/239; informe del perito ingeniero en

sistemas Sr. Enrique Jose Reinosa que luce a fs. 796/801 y del consultor

tecnico de fs. 617/621). Por ello, no me caben dudas de que poseen una

intencion concreta de querer registrar la marca pretendida.

Agrego, que el interes al que actualmente hace referenda el

articulo 4° de la ley marcaria, resulta obvio cuando se trata de solicitudes

presentadas par comerciantes 0 industriales que ya desarrollan una actlvidad

(ver Jorge Otamendi, "Derecho de Marcas" sexta edicion, pag, 110/113; esta

Sala, Causa N° 3444/93 del 08/05/1997). Se amplio el espectro permitiendose

que quien no sea comerciante puede igualmente solicitar una marca si tiene

interes legitime (confr. Sala III, causa N° 2534/99 del 13/09/05).

No paso por alto, que esta Camara sostiene que el interes

comprende cualquier utilidad de la vida del solicitante 0 del oponente y abarca

tanto las ventajas de indole patrimonial como aquellas otras que aun

excediendo la pura dimension economica inciden en la esfera individual (cfr.

Sala I, causas N° 656 del 13/04/1982, 1965 del 29/07/1983, 13521 del

22/11/1994; Sala III, causas N° 2763 del 26/0311985, entre otras).

Tiene interes legitime aquel que registre una marca con la real

intencion de usarla, pero no de venderla 0 especular con ella, 0 que 10 haga con

fines defensivos (confr. Sala III, causa 20.131195 del 12/09/2002).

Reforzando 10 dicho y coincidiendo con el Q quo, a la actora le

asiste el interes legitime que le niega su corrtraria. En el caso ha cumplido con

- exigencia del art. 4° de la ley 22.362, pues el dominio

__Dft·~Dles.lG.com.ar·'se encuentra registrado a nombre del senor Amenta en

Keliaaoru~ Exteriores. Comercio Internacional y Culto desde

XTA} con

". ------ ..... !!1111.. 'F~-.- 'inolvtdables-col'n

Causa n° 11225/2007

Como es sabido, el juez debe colocarse, para resolver este tipo de

conflictos, en el lugar del consurnidor y dejarse llevar ante todo, por la

impresion de conjunto, la aprehension espontanea que dejan las designaciones,

sin desmenuzarlas, examinandolas de manera sucesiva y no simultanea (confr.

Sala III, causas Nros. 16.898/95 del 07/07/98; 11.598/04 del 19/09/12, entre

varias).

He seguido tal metodo, de alto valor para definir la controversia

(confr. esta Sala, causas 7533 del 18/05/19797; 5.947 del 29/07/1988; 6.313 del

17/02/1989; 9.240 del 07/05/1993, entre muchas otras), y debo anotar que la

percepcion fresca, espontanea y prerreflexiva de los conjuntos

"INOLVIDABLES15" (MIXTA) Y "FIESTAS INOLVIDABLES.COM"

(MIXTA), no se asemejan.

Ahora bien, es sabido que la integracion de una. marca con

vocablos, prefijos 0 mimeros no supone, necesariamente, que el titular pueda

excluir a terceros del uso aislado de dichos componentes pues, en general, la

tdenriftcacion del producto 0 servicio con la marca no se lleva a cabo

fragrnenrariamente sino en conjunto, esto es, mediante el empleo de todas las

palahras que la componen. Ello, no solo porque nadie tiene derecho a

mo~)Ol.jlLU as en detrimemo de los demas comerciantes (coni. Sala III causa

_ sus dtas: causa n° 749 09 del 14/06/12; entre otras)

es para J.l!_;::u.u.llLJa.

- --tiva (cnni. Sala Il, causa n° 722, del

entre omrs ar.recedentes).

Lo importante a1 momento de definir este tipo de litigios raclica en

atenerse fundamenralmente a las circunstancias adjetivas propias de la causa, a

fin de arribar a la verdad juridica objetiva al momenta de sentenciar. No puede

limitarse mi analisis a una estructura meramente teorica sino que se debe

ponderar con realismo los concretos intereses en juego, pues sera este el mejor

modo de conseguir un resultado que se adecue a la exigencia de justicia

efectuada por las partes (conf. CSJN, Fallos 272:290; 279:150, entre otros, y

antecedentes de la Sala III, causa 13.546/2004 del 23/11/04, 2.111/02 del

17105/07 y 5.419108 del 14/10110, entre otras).

Implica eilo, que el analisis sobre la presunta confundibilidad de

los registros debe efectuarse sopesando si clicba circunstancia se presenta frente

al publico consumidor en los terminos planteados en la litis por la oponente,

toda vez que su proteccion frente a posibles confusiones representan el bien

juridico a proteger por parte dellegislador y juzgador.

En este sentido, al confrontar las marcas en disputa observe, que

elIas tienen una diferente estructura, que produce irnpresiones igualmente

distintas. En este sentido -y adelantando la decision final a tomar-, estimo que

la conclusion a la que arriba el senor Juez de primera instancia, armoniza las

premisas expuestas y se adecua enteramente a la jurisprudencia de esta Camara

(v.gr. Sala 111, causa 6.283/05 del 04/08/11 y antecedentes Sala I, causa n? 115

de122/6/66, y esta Sala, causa n° 2299 del 3018173,entre otros).

Entrando clirectamente a este tema "INOLVIDABLES15" y

..WWW.FIESTASINOLVIDABLES.COM... el cotejo de los propios

graficos de ambas ofrecen muestra terminante de que las marcas son

absolutamente cliferentes. Ambas marcas son mixtas, pero la conformacion de

cada tiene que ver con la de la otra, con un matiz absolutamente

S' bien ambos conjuntos comparten el vocablo

ES'..e esta ubicado como primer vocablo en la marca

emras que figura en tercer lugar en el registro

a Ies, 685 689); en el plano

de acdonada.

Causa n° 11225/2007

sumado al lugar inicial que ocupa el termino diferente "FIESTAS", al que,

como es sabido, se le asigna mayor poder distintivo, pues es el que,

generalmente, el consumidor retiene mas facilmente (exduyo en esta

comparacion el termino "www." dado que conninmente se habla del nombre

del dominic y no de la direccion de "URL" completa, en la marca de la

demandada seria ''FIESTASINOLVIDABLES.COM''). En la marea

"FIESTAS INOLVIDABLES.COM" se aprecia daramente que el elemento

predominante dentro del conjunto, es '~FIESTAS" ya que esta destacada en

tamaiio, grafia y color por sobre "INOLVIDABLES", que esta por debajo de

aquella y en un tamafio de letra eonsiderablemente menor.

La palabra "INOLVIDABLE" es un elemento de uso cormin y por

10 tanto generico. De acuerdo al Diccionario de la Lengua Espanola -R.A.E.,

vigesima primera edicion, Torno II, pag. 1171- el termino INOLVIDABLE, es

un adjetivo que significa: "que no puede olvidarse"; por ella sostengo que

INOLVIDABLE es un termino doblemente cormin, debido a que no solo es un

adjetivo ealifieativo, sino que tambien es un termino de uso cormin, y varios

son los titulares que poseen registros marcarios con dicho termino. Las

diferencias reseiiadas se proyectan en el plano auditive, en donde no bay riesgo

de que 1a pronunciacion de las palabras conlleven a error. Asimismo, se

difereneian en las letras, los colores y dibujos que representan a cada marca.

Agregando, que son eolores que predominan en sus respectivas paginas webs

(conf. informe del consultor tecnico que luce a fs. 617/621 y del perito

ingeniero en sistemas a fs. 796/800). De modo que, grafica y foneticamente

eonsidero que los signos no se confunden.

Tampoeo creo que las mareas enfrentadas remitan a un mismo

concepto 0 evoquen precisamente 1amisma cos a 0 caracteristica de manera tal

que el publico pueda verse impedido de distinguir una de otra. En este sentido,

la presencia del vocable ''is'' en el signo pedido sera vineulada por el publico,

razonablemente, en el ambito de la adoleseencia, connotacion especifica

inexistenre en e] titulo marcario de 1a apelante. Cabe sefialar que si bien ambas

m.LT"CaSse dediean al mismo rubro. es decir. a ofrecer servicios en internet para

Io~atemas

_ GItha edad, Ia acrianada 10 hace a mdo tipo

5 - en general

La marca solicitada incluye el termino "IS" que no posee la rnarca

oponente, elemento de vital importancia, toda vez que el rnismo define y

delimita el ambito de actuacion de la marca para todo 10 relacionado con los

quince afios, y no tan solo con las fiestas de 15 afios, sino con la verdadera

revolucion y expectativa que significa para las jovencitas alcanzar esa edad,

con todo 10 que ello encierra. Prueba de ello, es el hecho de que la actora es

titular de la marca "15todo15.com -flor rosa" en las propias mismas clases 16,

35 Y 41, entre otras relacionadas con los 15 afios.

La representacion grafica de una "rosa" en una de las marcas y la

"estrella con destellos" en la otra, constituye orro elemento distintivo

trascendental al momento de realizar el cotejo.

La marca solicitada esta constituida por dos vocablos

"INOLVIDABLES" y "IS" mas un diseiio de una ROSA en forma horizontal

mientras que la marca de la oponente esta constituida por los vocablos

..WWW .";" FIESTAS ";" INOLVIDABLES .. y ",COM .. mas el diseiio de una

Estrella y destellos. En la esfera grafica se observa una disimil estructura: se

integran con diferentes cantidades de silabas y, ambas estan constituidas

tambien por rnimeros de letras y diferentes dibujos, una Flor en un caso y una

Estrella con destellos en la otra. Claro esta que ambos graficos son bien

diferenciados, apuntados a piiblicos diferentes; por un lado, "inolvidables15" al

poseer una rosa y el vocablo 15 refuerza el publico al que va orientado es el

femenino y de dicha edad, mientras que en "fiestas inolvidables.com" con su

signo de estrella con una estela y destellos de fuegos artificiales, hace presumir

eue esta dirigido al publico consumidor de Iestejos 0 fiestas.

VI. En tales condiciones, la eleccion del termino

:\BLES" par pane de los acrores no luce como antojadiza ni tefiida

porque Ie agregaron un componente dotado de

respecto de lamarca oponente, que

at fundamemalmenre

IDO(lOP(dl·zada.

SALA CIVlL Y COMERCIAL F

Causa n° 11225/2007

coexistido (ver fs. 6911693 y fs. 726/730). En funcion de 10 expuesto, no

encuentro argumentos suficientes para cohibir la coexistencia registral en las

clases 41, 35 Y 16 de "INOLVIDABLES15" aetas mos. 2.563.107, 2.563.106

Y2.563.105, respectivamente con "FIESTAS INOLVIDABLES.COM".. -.- .

En este particular contexte y ponderando que en la solucion de

controversias como esta debe atenderse a los verdaderos intereses comerciales

y productivos en juego (Fallos: 237:299) y teniendo presente que debe ser

preferida la solucion que mejor armonice con los fines esenciales de la Ley de

Marcas, a saber la proteccion de la buena fe del publico consumidor y la tutela

de las sanas practicas comerciales (Fallos 272:290; 279:150 y esta Sala, causa

10.691196 del 19/03/09, entre muchisimas otras) , concluyo que los signos

enfrentados son inconfundibles.

VII. Alcanzada la conclusion de que las marcas en pugna no son,

en terminos de razonabilidad, confundibles, las circunstancias que apunta la

parte demandada para apoyar la tesis contraria pierden toda significacion, Es

decir,: que en tanto las marcas enfrentadas no se presten a confusion queda

descartada la idea que sostiene la recurrente respecto del aprovecharniento del

prestigio ajeno (confr. Sala III, causa n° 8052/04 del 15/0712008).

En el caso de autos, no se aprecia que la parte actor a intente

valerse del prestigio ajeno, toda vez que los elementos de juicio incorporados al

proceso, no son suficiente para determinar que tenga la finalidad de asemejarse

a signos ya registrados y de difusion en el mercado, lo.cual obligaria a adoptar

un criterio mas severo para juzgar el caso. Es por todo 10 dicho, que a mi modo

de ver la parte accionante no intenta registrar su marca con el fin de'

beneficiarse de la oponente.

Del informe presentado a fs. 617/621, el Ingeniero Electronico

Enrique Pablo Rozzi informo can respecto al posicionamiento de las paginas

webs de las partes, utilizando el t<AleK"aTraffic-Rank" -sitio web utilizado para

medir la popularidad de las paginas webs-, el dominio

...,..,...ianfYi#1es :; rom tiene mayor popularidad (es decir que 10 eligen

InclJI"DIC:rk de visitas se refiere-), debido a que

....;._;;.......;;....:........:o-........::_....._;-==---~~= JL;:;D "" 0!lBlIa 00'2! editiOn Qlf es la

~ a D:GVE5 del inforrne de visitas de "Google Analirycs",

en donde el sitio de la demandada posee 118.888 visitas mensuales (promedio)

y la pagina web de la actora tiene un trafico de 187.906 visitas mensuales

-promedio-. Es por 10 dicho que corresponde confirmar la sentencia en crisis,

haciendo lugar a la demanda de la parte actora y rechazar la reconvencion

deducida en su contra con costas, toda vez que le asiste razon a la actora de que

las rnarcas enfrentadas poseen ingredientes que permiten distinguirlas, de modo

que de su coexistencia no habria de producir perjuicio alguno a la tutela del

publico consumidor, amparando las practicas comerciales y la marca del

oponente (Fall os 272:290; 273:150, entre otros),

VIII. Voto, en definitiva, porque se confirme la sentencia recurrida

con costas (art. 68, primer parrafo del C.P.C.C.N.).

Los doctores Alfredo Silverio Gusman y Ricardo Victor Guarinoni

por razones analogas a las expuestas por la Doctora Graciela Medina adhieren

al voto que antecede.

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta

Sala, RESUELVE: confirmar el decisorio de fs. 1383J1386vta., en

consecuencia se hace lugar a 1a demanda plante ada par 1a parte actora,

declarando infundada la oposicion planteada por "FIESTAS

INOLVIDABLES.COM" contra el registro de 1a rnarca "INOLVIDABLES15"

(MIXTA) solicitada bajo aetas mos. 2.563.107, 2.563.106 Y 2.563.105 de las

dases 41, 35 Y 16 respectivamente. Asimismo corresponde confirmar el

rechazo de la reconvencion deducida por 1a demandada. Par el modo en el que

se decide, las costas deben ser soportadas par la parte accionada vencida (art

primer parrafo, del C.P.C.C.N.).

En atencion al merito, a la extension, a la eficacia de la labor

ofesional, a las etapas cumplidas, a la naturaleza de la

lucradas, se fijan los emolumentos de la

1aria Cristina OLIVA en

fijan los

Poder Judicial de la Nadon

SALA CNIL Y COMERCIAL FEDE

Dres. Ricardo Martin GORD6 LLOBELL Y

MATRONARDI en la suma de pesos treintamil ($30.000) en conjunto (arts. 3,

6, 6, 10, 13, 37 Y38 del arancel).

En atencion a la adecuada proporci6n que los honorarios de los

peritos deben guardar con la de los profesionales de las partes intervinientes

(Corte Suprema, Fallos: 300:70; 303:1569, entre otros) se confirman los

emolumentos del perito contador Eduardo Cosme ZACARIAS .y del consultor

tecnico -Ingeniero Electronico- Ing. Enrique Pablo ROZZI desde, que solo

fueron apelados por altos. Siguiendo analogo criterio, se fijan los honorarios

del perito ingeniero en sistemas, Ing. Enrique Jose REINOSA, en la suma de

pesos ocho mil ($8.'000).

Par la labor realizada en la Alzada, valor ando el merito de los

escritos presentados y el resultado final del recurso, se fijan los emolumentos

de la direccion letrada de la parte actora reconvenida Dra. Erica Dense

LERNER en la suma de pesos diez mil quinientos ($10.500); asimismo se

establecen los emolumentos del letrado patrocinante de la parte demandada

reconviniente Dr. Ricardo Martin GORD6 LLOBELL en la suma de pesos

siete mil quinientos ($7.500); arts. 14 y citados del arancel.

Las regulaciones de honorarios que anteceden no induyen el

impuesto al valor agregado, el que debera ser adicionado confonne a la

subjetiva situaci6n de los profesiones intervinientes (conf. Corte Suprema,

Fallos: 316:1533; esta Sala causas 8469/93 del 11103/94; 5151/92 del 17/10/95,

entre otras).

Causa n° 11225/2007

Registrese, notifiquese y devuelvase.

GRACIELA MEDINA

~.<\LFREDOSILVERlO GUSMAN