NIC Chile, somos el punto CL - NIC Chile - Fallo arbitral por ...autos y, a NIC Chile, en la forma correspondiente. QUINTO: Que el día 22 de Agosto de 2011, tuvo lugar el comparendo

1

Fallo arbitral por dominio “cicc.cl”

JESSICA TERESA LOPEZ SAFFIE

-v-

COMPAÑIAS CIC S.A.

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

------------------------------------------------------------------------------

---

En Santiago, a 07 de Noviembre de 2011

VISTO:

PRIMER0: Que por oficio 0F. 14.636, de 1 de Agosto de 2011, el

cual rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su

designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del

nombre de dominio “cicc.cl”;

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son

partes en dicho conflicto: JESSICA TERESA LOPEZ SAFFIE,

particular, cuya profesión no consta en autos, RUT Nº 07.060.733-6,

domiciliada en Luis Pasteur 5728, Vitacura, Santiago, Santiago, quien

tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio “cicc.cl”,

el cual pidió a su favor el día 14 de Abril de 2011, a las 21:11:58

horas GMT y COMPAÑIAS CIC S.A., persona jurídica dedicada al

rubro de su denominación, representada por Carey y Cía. Ltda., RUT

N° 93.830.000-3, ambos domiciliados, para estos efectos, Avenida

Isidora Goyenechea 2800, piso 42, Las Condes, Santiago, quien

tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio

“cicc.cl”, el cual pidió a su favor el día 09 de Mayo de 2011, a las

18:20:22, horas GMT.

2

TERCERO: Que por resolución de fecha 09 de Agosto de 2011, la

cual rola a fjs. 8 en los autos, el suscrito aceptó el cargo y juró

desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto

seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para

el día 22 de Agosto de 2011, a las 10,30 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente

fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de

los comprobantes de envío por correo certificado que rolan en los

autos y, a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el día 22 de Agosto de 2011, tuvo lugar el

comparendo decretado en rebeldía del primer solicitante JESSICA

TERESA LOPEZ SAFFIE y con la asistencia de doña Catalina Aldunate

Heinecke, quien comparece en representación de COMPAÑIAS CIC

S.A., representada por Carey y Cía. Ltda., en virtud de patrocinio y

delegación de poder que el tribunal tuvo presente y por acompañados

los documentos respectivos. El árbitro procedió la consignación

decretada estimándola bastante y acto seguido el tribunal procedió a

fijar las normas de procedimiento a las que se ceñirá la controversia,

todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas

11 de autos.

SEXTO: Que por resolución de fecha 22 de Agosto de 2011, se

notificó a las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él,

como consta en autos.

SÉPTIMO: Que por escrito que rola a fojas 20 de autos, la parte del

segundo solicitante COMPAÑIAS CIC S.A., representada por Carey y

Cía. S.A., mediante escrito presentado por la abogado doña

CATALINA ALDUNATE HEINECKE, solicita la asignación del nombre de

dominio “cicc.cl”, basado en los siguientes fundamentos de hecho y

de derecho:

3

Respecto de los hechos señala que COMPAÑÍAS CIC S.A., es una

empresa líder en la industria de muebles en nuestro país, con especial

énfasis en aquel sector destinado a los muebles de dormitorio, tales

como camas y todo tipo de escritorios, libreros, veladores y colchones.

Sus productos son comercializados en la actualidad en todo Chile,

principalmente a través de grandes tiendas comerciales y de

hipermercados, así como en grandes ferreterías. Agrega que sus

representados no son un actor nuevo o reciente en la industria en

cuestión, sino que la creación de esta compañía data del año 1912,

época en la cual Oscar Smits Longton, fusionó 5 fábricas de catres de

bronce para constituir la firma CIC y hoy en día, con el fin de

adaptarse a los cambios en los patrones de consumo, ha desarrollado

nuevas tecnologías que lo han situado como uno de los pioneros en

desarrollar el concepto de salud en relación al descanso con la

fabricación de novedosos muebles destinados al dormitorio. En

síntesis señala que sus mandantes son una reconocida firma de la

industria de los muebles y colchones, en la cual se desempeña hace

casi 100 años. Su sitial de privilegio en el mercado de los muebles,

así como la distribución de sus productos a nivel nacional, han

permitido que hoy sus marcas sean famosas y reconocidas en el

medio nacional y que, por lo tanto, estos productos, sean asociados a

COMPAÑÍAS CIC S.A. por parte del público consumidor. Debido a la

amplia gama de productos comercializados y, a fin de proteger su

prestigio e imagen, ella ha inscrito con anterioridad a la solicitud del

dominio, los registros de dominio CICSA.CL, CIC.CL y CICHILE.CL.

Al ser así, el público cyber navegante puede acceder con la simple

asociación del nombre del producto y su marca a la información

relativa a ella y a los productos ofrecidos por ella, especialmente, a

partir de la existencia de un catálogo virtual en la página señalada.

Además, destaca que su representada, a fin de proteger el prestigio

ya adquirido, ha inscrito una familia de marcas que están compuestas

exclusivamente o incluyen el vocablo CIC. Señala también que el

4

dominio solicitado por el primer solicitante “cicc.cl” es

determinadamente similar al ya registrado por mi representada. Esto

puede apreciarse a través del siguiente cotejo: cicc.cl, dominio

solicitado por el primer requirente, cic.cl, dominio registrado de la

demandante. De tal comparación se desprende que el dominio

solicitado por el primer peticionario es confusamente similar al ya

registrado por su representada y que la sola adición de la letra “c”

no logra dotar al dominio solicitado de la distintividad necesaria para

que los usuarios de Internet puedan reconocer que se trata de

servicios ofrecidos por una compañía distinta a la de su representada.

Por consiguiente, el nombre de dominio solicitado no es susceptible

de ser distinguido del dominio ya registrado por COMPAÑIAS CIC

S.A., siendo posible que se produzcan una serie de errores de

asociación entre ambos en el caso improbable que este nombre de

dominio sea concedido al primer solicitante.

Destaca asimismo que COMPAÑIAS CIC S.A, además de los nombres

de dominio ya citados, posee una serie de registros de la marca CIC,

siendo éstos los señalados a continuación:

Marca REGISTRO TITULAR1 CLASE FECHA ESTADO RENUEVAA

CIC 804699 COMPAÑIAS CIC S.A. C35-C36-C37

09-07-2007 CONCEDIDA 489343

CIC 799777 COMPAÑIAS CIC S.A.

C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8-C9-C10-C11-C12-C13-C14-C15-C16-C17-C18-C19-C20-C21-C22-C23-C24-C25-C26-C27-C28-C29-C30-C31-C32-C33-C34

12-02-2007 CONCEDIDA 479538


C1-C2-C4-C5-C6-C7-C8-C10-C11-C12-C13-C14-C15-C16-C17-C18-C19-C20-C21-C22-C23-C24-C25-C26-C27-C28-C29-C30-C31-C32-C33-C34

12-02-2007 CONCEDIDA 479537


C1-C2-C4-C5-C6-C7-C8-C11-C12-C13-C14-C15-C16-C17-C18-C19-C20-C21-C22-C23-C24-C25-C26-C27-C28-C29-C30-C31-C32-C33-C34

12-02-2007 CONCEDIDA 479540



12-02-2007 CONCEDIDA 479539

CIC 795173 COMPAÑIAS CIC S.A. C16-C17-C18-C19-C20

24-10-2006 CONCEDIDA 470423

CIC 777746 COMPAÑIAS CIC S.A. C38-C39-C40

25-09-2006 CONCEDIDA 468273

5

Indica que las marcas CIC, se encuentran actualmente registradas

para distinguir toda clase de productos (desde la clase 1 hasta la 34

del clasificador internacional). Adicionalmente, del cuadro precedente,

se puede advertir que las primeras 19 marcas corresponden a

renovaciones de las marcas CIC, expresión que fue originalmente

solicitada y registrada en el año 1986. Lo anterior, nos permite decir

que el término señalado ya se encuentra protegido legalmente y es

asociado a mis representados, en forma exclusiva y excluyente,

CIC 775489 COMPAÑIAS CIC S.A. C40

20-08-2006 CONCEDIDA 466220


20-08-2006 CONCEDIDA 466217


20-08-2006 CONCEDIDA 466218


20-08-2006 CONCEDIDA 466219


20-08-2006 CONCEDIDA 466216

CIC 785182 COMPAÑIAS CIC S.A. C35-C45

20-08-2006 CONCEDIDA 466215


20-08-2006 CONCEDIDA 466213


20-08-2006 CONCEDIDA 466214


09-07-2006 CONCEDIDA 463981


C6-C7-C11-C12-C16-C17-C18-C19-C20-C22-C24

26-06-2006 CONCEDIDA 463210

CIC 574763 COMPAÑIAS CIC S.A. C16-C18-C19-C20

23-08-2000 CONCEDIDA 359095


C1-C2-C4-C6-C7-C8-C9-C10-C11-C12-C13-C14-C15-C16-C17-C18-C19-C20-C21-C22-C23-C24-C25-C27-C28-C29-C30-C31-C33-C34

07-08-1997 CONCEDIDA 321608


07-01-1999 CONCEDIDA

CIC 594898 COMPAÑIAS CIC S.A. C31-C32-C33-C34




CIC 313865 COMPAÑIAS CIC S.A. X41-X42


CIC 313054 COMPAÑIAS CIC S.A. X38-X39-X40





X6-X7-X11-X12-X16-X17-X18-X19-X20-X22-X24


6

desde hace más de 20 años, esto sin contar los 100 años de

existencia de la compañía, tiempo en el que los productos fabricados

y comercializados por mis representados han sido identificados y

reconocidos por parte del público consumidor que habitualmente

consume los productos de la industria en cuestión. Para acreditar

este punto se acompaña en un otrosí de esta presentación copias

simples de material publicitario y reportajes periodísticos en torno a

COMPAÑIAS CIC S.A, siendo el de más antigua data un afiche

publicitario del año 1978. En este mismo orden de ideas hace

presente que las marcas de propiedad de CIC no se agotan en las ya

señaladas, sino que éstos son también propietarios de los siguientes

que incluyen la expresión CIC, en adición a otros términos:

Marca REGISTRO

TITULAR1 CLASE FECHA ESTADO

RENUEVAA

CICFORMATICA

305509

COMPAÑIAS CIC S.A. X20

24-01-1986

CONCEDIDA

CIC ALLTERRAIN

302433

COMPAÑIAS CIC S.A. X12

22-10-1985

CONCEDIDA

CPI-CIC 2969

29 COMPAÑIAS CIC S.A. X17-X20-X22-X24

28-05-1985

CONCEDIDA

CIC MOON 2935

94 COMPAÑIAS CIC S.A. X20

31-01-1985

CONCEDIDA

DIET CIC 2909


09-11-1984

CONCEDIDA

CIC, FABRICA DE SUEÑOS

287382

COMPAÑIAS CIC S.A. X20-X24

20-07-1984

CONCEDIDA

CIC, BOUTIQUE DE SUEÑOS

287381


20-07-1984

CONCEDIDA

DUERMA A LO GRANDE, EN CIC

287380


20-07-1984

CONCEDIDA

MUEBLES CROMADOS CIC LA MARCA LIDER

280030


21-11-1983

CONCEDIDA

RODADOS 2800 COMPAÑIAS X12 21-11- CONCE

7

CIC LA MARCA LIDER

27 CIC S.A. 1983 DIDA

CIC S.A. 2777


15-09-1983

CONCEDIDA

CIC HOGAR 8047

01 COMPAÑIAS CIC S.A. C24

18-07-2007

CONCEDIDA

489788

CIC-HOGAR 8096

10 COMPAÑIAS CIC S.A.

C8-C11-C18-C20-C21-C24-C27

27-05-2007

CONCEDIDA

486540

CIC HOME ENTERTAINMENT

784686

COMPAÑIAS CIC S.A. C20

29-11-2006

CONCEDIDA

473265

CIC ANTISNORE

784684


29-11-2006

CONCEDIDA

473246

CIC SLEEPING SYSTEM

784682


29-11-2006

CONCEDIDA

473166

CIC RELAX 7851


24-10-2006

CONCEDIDA

470421

CIC FLEX 7846


25-09-2006

CONCEDIDA

468247

CIC CAMA EUROPEA

784609


25-09-2006

CONCEDIDA

468246

CIC FLEX 7769


09-07-2006

CONCEDIDA

463936

COLORS DE CIC

714313


07-01-2005

CONCEDIDA

COLORS DE CIC

714312


07-01-2005

CONCEDIDA

CIC VIVAMOS JUNTOS

714310


07-01-2005

CONCEDIDA

CIC VIVAMOS JUNTOS

714309


07-01-2005

CONCEDIDA

CIC VIVAMOS JUNTOS

714308


07-01-2005

CONCEDIDA

CIC VIVAMOS JUNTOS

714307

COMPAÑIAS CIC S.A.


07-01-2005

CONCEDIDA

CIC S.A. 6778 COMPAÑIAS C20 06-11- CONCE 4111

8

En conclusión, el término “CIC”, el cual se encuentra contenido

en el nombre de dominio solicitado por el primer requirente (cicc.),

es objeto de una asociación exclusiva a los productos fabricados y

comercializados por COMPAÑÍAS CIC S.A. Por otra parte, cabe

hacer presente que la más antigua de estas marcas registradas,

corresponde a la marca CIC S.A., registrada con fecha 15 de

Septiembre de 1983, es decir, hace aproximadamente 25 años. En

consecuencia, queda demostrada la fama y notoriedad de la

demandante, así como su inconfundible asociación a la marca

señalada, al ser titular de una marca que existe desde hace 25 años

en el mercado y en los registros del Instituto Nacional de Propiedad

Industrial. Así, la asignación del registro de un dominio como el que

se disputa en autos y que es idéntico al de su representada, a un

tercero distinto de ella, produciría confusión en el público consumidor,

producto de la fama y notoriedad que tiene la expresión CIC, incluida

tanto en los registros marcarios como de los dominios, beneficiando

99 CIC S.A. 2003 DIDA 03 CIC REVOLUTION

681966


29-12-2003

CONCEDIDA

CIC REVOLUTION

681965


29-12-2003

CONCEDIDA

EXCELLENCE ERGOLASTIC DE CIC

661306


27-03-2003

CONCEDIDA

399644

FULL RESSORT DE CIC

591807


09-03-2001

CONCEDIDA

BODYCIC 5454


29-07-1999

CONCEDIDA

345301

CIC-ART 5152


22-06-1998

CONCEDIDA

331075

CIC-ART 5152


22-06-1998

CONCEDIDA

331075

CIC RELAX 5205


27-08-1998

CONCEDIDA

CIC HOME OFFICE

507713


19-03-1998

CONCEDIDA

CIC SLEEPING SYSTEM

517035


20-07-1998

CONCEDIDA

CIC ESPIRA CONTINUA BASIC

434836


24-11-1994

CONCEDIDA

CIC ESPIRA CONTINUA BASIC

434835


24-11-1994

CONCEDIDA

QUIERE DORMIR MEJOR, CIC SEÑOR

334692

COMPAÑIAS CIC S.A.

07-09-1988

CONCEDIDA

216208

CIC-ART 3310

75 COMPAÑIAS CIC S.A. 20

27-05-1988

CONCEDIDA 0

9

con la fama e imagen reconocida de productos de primera calidad de

COMPAÑÍAS CIC S.A., a una persona ajena a ella.

En cuanto al derecho aplicable, el segundo solicitante señala que el

nombre de dominio consiste en una “dirección electrónica” o bien una

“denominación” por medio de la cual un usuario de INTERNET es

conocido e identificado dentro de la red. El nombre de dominio, es en

consecuencia, un elemento esencial para utilizar los diversos servicios

que dicho medio de comunicación ofrece, tales como: páginas Web,

correo electrónico (E-Mail), conversaciones instantáneas, etc. Invoca

en su favor lo previsto en el Reglamento para el Funcionamiento del

Registro de Nombres del Dominio CL de NIC Chile y la jurisprudencia

de los Jueces Árbitros, que ha adoptado criterios para resolver estos

conflictos, entre están el principio del “First Come First Served”, la

Teoría del Mejor Derecho, el Legítimo Interés y la Buena Fe., cuya

aplicación favorece la pretensión de esta parte y que no se

reproducen por ser ampliamente conocidos. Termina solicitando que

se asigne a su representad el nombre de dominio “cicc.cl” objeto de

este arbitraje.

Se insertan a continuación los instrumentos acompañados en el

presente arbitraje, por el segundo solicitante, para acreditar la

existencia de los nombre de dominio inscritos en NIC Chile. Estos

mismos documentos justifican, asimismo, el empleo que ha hecho

Compañías CIC, de tales nombres de dominio, en la práctica de los

negocios en realizados mediante las comunicaciones electrónicas en

la red abierta Internet:

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

OCTAVO: Que por resolución de fecha 05 de Septiembre de 2011,

notificada con esa misma fecha, se tuvo por presentada demanda de

asignación de nombre de dominio por la parte de COMPAÑIAS CIC

S.A., y se confirió traslado al primer solicitante, reenviándole por

correo electrónico todos los antecedentes.

NOVENO: Con fecha 22 de Septiembre de 2011, se recibió la causa

a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes

controvertidos los siguientes: “Derechos y/o interés de las partes en

el nombre “cicc.cl” y utilización efectiva que las partes han hecho del

nombre “cicc”. Esta resolución fue notificada a las partes por correo

electrónico en la misma fecha en que se dictó.

DÉCIMO: Que el segundo solicitante COMPAÑIAS CIC S.A.,

acompañó documentos probatorios conjuntamente con su demanda

por la asignación del nombre de dominio materia de este arbitraje,

con citación de parte contraria. El tribunal tuvo presente los

documentos en la forma solicitada, se notificó a las partes por correo

electrónico su providencia y los documentos no fueron objetados en

tiempo ni forma.

UNDECIMO. Que con fecha 07 de Octubre del presente año se dictó

la resolución que fija el plazo de cinco días para hacer observaciones

a la prueba rendida y al proceso en general. Esta resolución se

notificó a las partes por correo electrónico en la misma fecha en que

se dictó.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante,

COMPAÑIAS CIC S.A. y por la documentación acompañada

oportunamente a los autos y no objetada, resulta ser que se trata de

25

una empresa que ha capitalizado su trayectoria comercial protegiendo

sus marcas comerciales mediante su inscripción en el Departamento

de Propiedad Industrial, en las que se incluye la expresión “CIC”,

como se detalla en el acápite séptimo de las parte expositiva del

presente fallo.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador

dilucidar si los derechos marcarios del segundo solicitante,

constituyen por sí mismos un mejor derecho al nombre de dominio

“cicc.cl”.

TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombres de

dominio se aplica por regla general el principio “FIRST COME, FIRST

SERVED”, el mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio

tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la

parte a quien le corresponde la probanza en contra del mismo. El

valor absoluto del este principio se verifica en aquellas oportunidades

en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor

derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de

modo tal que el único modo romper dicha igualdad de derechos es

con la aplicación no de una regla de derecho objetivo, sino del

principio “FIRST COME, FIRST SERVED”. En el caso sub lite la parte

de COMPAÑIAS CIC S.A., presentó prueba completa respecto de su

mejor derecho, como segundo solicitante, del nombre de dominio en

cuestión.

CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial

para este sentenciador no sólo la invocación del principio FIRST COME

FIRST SERVED sino que además el primer solicitante hubiere

acreditado su mejor derecho mediante una prueba convincente, lo

26

que en el hecho no ocurrió, toda vez que estuvo en rebeldía durante

todo el juicio y sin rendir prueba de ninguna especie.

QUINTO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio

“cicc.cl” por parte del primer solicitante constituye una amenaza a la

marca comercial del segundo solicitante, que puede verse afectada

por la confusión y por la dilución marcaria, toda vez que al concebir

el primer solicitante nombre de dominio en conflicto en función de la

marca CIC, que identifica las marcas registradas con la expresión

CIC, puede entenderse que el dominio “cicc.cl”, forma parte de las

de marcas “CIC” e inducir a creer que existe unión entre el dominio

así configurado y las marcas CIC.

SEXTO: Que el hecho de concluir que el mejor derecho al nombre de

dominio “cicc.cl” correspondería al segundo solicitante, no perjudica,

en absoluto, al primer peticionario, quien como particular no tiene

rubro ni actividad que se vincule con el dominio aludido.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del

anexo 1, sobre procedimiento de Mediación y Arbitraje, de NIC Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio “cicc.cl” al segundo

solicitante, esto es, COMPAÑIAS CIC S.A., RUT Nº 93.830.000-3,

persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, domiciliada

para estos efectos en Avenida Isidora Goyenechea 2800, piso 42,

Las Condes, Santiago.

27

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante por no

haber antecedentes que permitan hacerlo.

Notifíquese por correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile;

fírmese la presente resolución por el Arbitro y dos testigos. Remítase

el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales

recursos.

Ricardo Sandoval López

Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle Marcy Navarro Puentes

R.U.T. Nº4.831.827-4 R.U.T. Nº 7.189.578-5

Testigo Testigo

Documents

NIC Chile, somos el punto CL - NIC Chile - Fallo arbitral por ...autos y, a NIC Chile, en la forma correspondiente. QUINTO: Que el día 22 de Agosto de 2011, tuvo lugar el comparendo