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Año XXXII – Número 2587 Lima, 02 de octubre de 2015  

SUMARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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PROCESO 146-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 49 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actora: Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC). Materia: Infracción a los Derechos de Autor. Expediente Interno: 1911-2013-0-1801-JR-CA-08..................... ........................................................................ 1

PROCESO 148-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal e) de

la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: Gyrotonic Sales Corp. Marca: “GYROKINESIS” (denominativa). Expediente Interno: 3444-2013-0-1801-JR-CA-13...................... .............. 16

PROCESO 156-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 135 literal b) de

la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 135 literal e) de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft. Marca: “Bienestar en cada píldora” (denominativa). Expediente Interno: 2007-00286-00.................... .................................................... 29

PROCESO 146-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 49 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actora: Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC). Materia: Infracción a los Derechos de Autor. Expediente Interno: 1911-2013-0-1801-JR-CA-08.

GACETA OFICIAL 02/10/2015 2 de 37     Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 1911-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 25 de marzo del 2015, recibido por correo electrónico el 8 de abril de 2015, mediante el cual Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú solicita a este Tribunal interpretación prejudicial a fin de resolver el Proceso Interno 1911-2013-0-1801-JR-CA-08. El Auto de 3 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno:

Demandante: Asociación Peruana de Autores y Compositores.

Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú.

Tercero interesado: Ritmos del Mundo S.A.C.

2. Hechos: 1. El 26 de noviembre de 2010, el Secretario Técnico de la Comisión de Derecho de

Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) dispuso iniciar de oficio una denuncia administrativa en contra de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC), por presunta infracción al requerir el pago de remuneraciones devengadas a Ritmos del Mundo S.A.C.

2. El 18 de octubre de 2010, mediante Informe 208-2010-MGG/AFI, se hace de

conocimiento que habiéndose realizado una inspección de oficio ordenada en el establecimiento comercial de Ritmos del Mundo S.A.C. (Sono Centro), se pudo verificar que se efectuaba la comunicación pública de obras musicales en el interior del local, cuyo giro de negocio consiste en la venta de discos compactos de música y películas, observándose que los parlantes se encontraban empotrados en el techo y no apuntaban al exterior del local, constatándose además que la música se propalaba a un volumen moderado.

3. El 14 de diciembre de 2010, la APDAYC solicitó la tacha del acta de la diligencia de

inspección llevada a cabo en el Expediente 1547-2010.

4. El 16 de diciembre de 2010, la APDAYC absolvió el traslado de la denuncia.

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5. El 28 de marzo de 2011, mediante Resolución 181-2011/CDA-INDECOPI, se declaró fundada la denuncia iniciada de oficio contra la APDAYC, se declaró infundada la solicitud de tacha planteada por APDAYC y se impuso la sanción de multa ascendente a dos y media Unidades Impositivas Tributarias (2.5 UIT).

6. El 12 de abril de 2011, la APDAYC presentó recurso de apelación contra la

Resolución 181-2011/CDA-INDECOPI.

7. El 3 de diciembre de 2012, mediante Resolución 2501-2012/TPI-INDECOPI, se confirmó la Resolución 181-2011/CDA-INDECOPI.

8. El 12 de marzo de 2013, la APDAYC interpuso demanda contenciosa administrativa

solicitando la nulidad de la Resolución 2501-2012/TPI-INDECOPI.

9. El 30 de septiembre de 2014, mediante Resolución Sentencia 8, el Quinto Juzgado Permanente Especializado en los Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado declaró infundada la demanda presentada por la APDAYC.

10. El 14 de octubre de 2014, la APDAYC interpuso recurso de apelación contra la

sentencia dictada el 30 de septiembre de 2014.

11. El 9 de marzo de 2015, mediante Resolución 3, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Solicitando expresamente que el Tribunal se pronuncie respecto de:

− Cómo deberá interpretarse y/o aplicarse el artículo 49 de la Decisión 351, en

lo pertinente a la legislación peruana. − Si, el artículo 41 inciso d) del Decreto Legislativo 822 contraviene la

legislación comunitaria.

3. Argumentos de la demanda:

12. La APDAYC sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

− El acta de inspección practicada con motivo del procedimiento administrativo

tiene omisiones que perjudican el conocimiento exacto sobre el uso de la música por parte de Ritmos del Mundo S.A.C. Siendo función de la APDAYC, en su condición de sociedad de gestión colectiva, la cautela del derecho de autor, tenía el deber de recabar la respectiva licencia por el uso de las obras musicales en la modalidad de comunicación pública, bajo el entendido que el uso de la música en su local no se encontraba inmerso en un uso excepcional.

− Cuando se presentó la tacha al medio probatorio denominado acta de inspección, se cuestionó el hecho que no se ha detallado bajo qué condiciones se utiliza la música en el local, pues queda claro del acta de inspección que la música es propalada en todo el ambiente y no a través del acceso del cliente por audífonos. Resultaba muy valioso conocer mayores datos, tal como, si había público consumidor en su interior, información que resulta ser relevante, por cuanto de esa manera se define si hubo o no comunicación pública para fines demostrativos o si la música va más allá de los usos honrados y es empleada mediante la modalidad de música como ambientador del local.

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− Se debe suponer que el local se encuentra frecuentado permanentemente por público que desea adquirir los soportes y que, por tanto, se dan los fines demostrativos de los mismos. Sin embargo, la ejecución beneficia a los trabajadores del establecimiento quienes encuentran más agradable su trabajo a través del ambiente musical con el que cuentan, lo cual constituye un lucro indirecto, que amerita reconocer el trabajo ajeno de los autores a quienes la APDAYC representa.

− El Tribunal del INDECOPI se habría excedido en su interpretación del artículo 41 literal d) del Decreto Legislativo 822 y habría aplicado criterios no válidos, debido a que en el procedimiento iniciado de oficio por parte del INDECOPI no se consideró adecuadamente la situación real del uso demostrativo de las obras musicales y el debido criterio sobre los usos honrados, los que debieron interpretarse en forma restrictiva. En el presente caso el INDECOPI se ha excedido en su interpretación, aplicando un criterio no válido respecto de los usos demostrativos de las obras musicales en el local de la demandada. El Tribunal del INDECOPI no habría aplicado correctamente el artículo 41 literal d) del Decreto Legislativo 822, por cuanto no consideró adecuadamente la situación real del uso demostrativo de las obras musicales y el debido criterio sobre los usos honrados.

− La APDAYC no llegó a realizar cobro alguno a Ritmos del Mundo S.A.C. por el derecho de autor, habiendo quedado su gestión solamente en la carta remitida en su condición de sociedad de gestión colectiva obligada a cautelar los derechos de autor, ni tampoco se ha demostrado que la supuesta infracción tuvo una afectación global y no particular. Además, la conducta de la APDAYC no es habitual y ésta no obtuvo ningún provecho ilícito, no constituyendo el accionar imputado falta grave.

− No resulta justo que se le imponga una sanción pecuniaria por una situación que le atañe directamente a su función de Autoridad Administrativa Competente, la cual debe orientar debidamente en temas del Derecho de autor, más aún cuando es la primera vez que se efectúa una interpretación formal en un caso como el presente. Al no encontrarse la sanción conforme a ley, tampoco procede la inscripción en el Registro de Infractores.

4. Argumentos de la contestación a la demanda:

13. El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente:

− En el acta de inspección se consignaron los datos recabados respecto del

giro del establecimiento y del horario de atención, y que lo que se difunde es materia de comercialización, estando a lo consignado, fue suscrito por los representantes del INDECOPI, señalando la fecha y hora de la diligencia, no evidenciándose defecto u omisión que la vicie de nulidad. No había motivo alguno para amparar la tacha interpuesta contra este medio de prueba dado que el acta contiene toda la información necesaria y relevante para su propósito.

− Respecto de lo señalado en el sentido que en el acta de inspección no se precisó si había público consumidor o no en su interior, es de precisar que al ordenarse dicha diligencia no se dispuso recabar esa información, por lo que al no haberse consignado este aspecto en el citado documento, no se desvirtuó su validez. Resulta intrascendente que en el acta se haya precisado o no la cantidad de público consumidor que había al momento de la diligencia. Ello no desvirtúa que estamos ante un establecimiento dedicado a la venta de discos compactos, que efectúa la comunicación pública de las obras

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contenidas en éstos con fines meramente demostrativos y en el interior del local.

− La forma en que Ritmos del Mundo S.A.C. ha comunicado las obras contenidas en los soportes sonoros o audiovisuales que comercializa no ha interferido en la explotación normal de las obras comunicadas, siendo conforme a los cánones de comercialización normal del producto a fin de impulsar su venta, lo cual no ocasiona perjuicio alguno al autor de la obra. Por el contrario, contribuye a su promoción con una finalidad meramente demostrativa, a través de un mecanismo de venta que se encuentra ampliamente implantado en el mercado del sector discográfico y audiovisual, esto es, dentro de su local, con fines demostrativos, durante el horario de atención y sin ser propalada al exterior sino al interior del establecimiento abierto al público cuya afluencia no es regular.

− Respecto del cuestionamiento del hecho que la comunicación se efectúe durante el día, la APDAYC olvida que en este tipo de establecimientos la afluencia de público deseoso de adquirir los soportes sonoros o audiovisuales que contienen las obras en cuestión, puede darse en cualquier horario.

− La comunicación pública efectuada por Ritmos del Mundo S.A.C. no interfiere con la explotación normal de las obras ni causa perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o del titular de los respectivos derechos, por lo que se ha efectuado de conformidad con los usos honrados previstos en la ley. De conformidad con el Decreto Legislativo 822, la comunicación debe efectuarse con fines demostrativos y sin ser deliberadamente propalada al exterior, y ambas condiciones se han verificado en el caso que nos ocupa.

− El Tribunal del INDECOPI tomó en cuenta que la APDAYC exigió el pago de una tarifa por la comunicación pública de obras con carácter de demostración, la cual constituye un caso excepcional de limitación a los derechos patrimoniales del autor, a pesar que dicha actividad no requería de la autorización del titular o titulares ni obligaba al pago de tarifa alguna. Quedando así acreditado que la APDAYC al requerir el pago por concepto de comunicación pública realizó una conducta infractora.

− La multa impuesta por el INDECOPI no resulta producto de la detección de una sanción grave, sino que el monto de ésta ha sido impuesto con la finalidad de que la sanción sea un elemento disuasivo que desincentive a las entidades infringir la normativa sobre derecho de autor.

5. Sentencia de Primera Instancia

14. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que: − La comunicación que se efectuó en el establecimiento tenía la finalidad de

que las personas que ingresaran al lugar se vean motivadas a adquirir los soportes sonoros, por lo que resultaría un exceso el pretender determinar antes de que ingrese un consumidor si su intención es adquirir uno de los soportes.

− Asimismo, la asociación demandante debe tener en cuenta que en ningún extremo del supuesto de la norma analizada se estipula que la demostración de la obra deberá hacerse individualmente a cada consumidor que ingrese al establecimiento de comercio. Por tanto, se debe desestimar el argumento de APDAYC respecto de que el uso de la música con fin demostrativo sólo puede realizarse a través de la utilización de audífonos, en tanto ello implicaría restringir de forma excesiva la excepción al derecho del autor, desvirtuando la naturaleza jurídica de dicha figura.

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− Al tratarse de un establecimiento comercial dedicado a la puesta a la venta de soportes sonoros, el hecho de reproducir las obras musicales de los autores cuyos productos ofrecen no genera un detrimento en las ganancias económicas de éstos, todo lo contrario, pues incentiva a las personas a adquirir el soporte sonoro, lo cual repercutirá en el beneficio económico de la obra protegida.

− Si bien se configura de cierta manera un perjuicio al autor que está dejando de percibir una remuneración por la comunicación de su obra, éste no resulta injustificado en tanto la finalidad por la que se está realizando la comunicación es que los consumidores adquieran el soporte sonoro que contiene la obra del autor.

− En el presente caso nos encontramos frente a un caso de excepción a los derechos patrimoniales del autor, por lo que se encuentra acreditado que el hecho de que APDAYC requiriera el pago de remuneraciones devengadas a la empresa Ritmos del Mundo S.A.C. por comunicar dentro de su establecimiento las obras cuyo soporte sonoro o audiovisual ofrece al público, constituye una conducta que infringe lo dispuesto en el artículo 41 literal d) de la Ley sobre el Derecho de Autor, Decreto Legislativo 822.

− La multa impuesta por el INDECOPI no resulta producto de la detección de una sanción grave, sino que el monto de ésta ha sido impuesto con la finalidad de que la sanción sea un elemento disuasivo que desincentive a las entidades infringir la normativa sobre el derecho de autor. Por lo que habiéndose corroborado la comisión de una infracción por parte de APDAYC, se desestima de plano los argumentos de ésta respecto de la sanción impuesta.

6. Argumentos del recurso de apelación 15. La APDAYC presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera

instancia judicial, sustentándose en términos similares en que fue interpuesta la demanda contenciosa administrativa.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 49 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Procede la Interpretación solicitada1.

C. CUESTIONES A INTERPRETAR

1. Primacía del Derecho comunitario andino sobre la normativa nacional. 2. Excepciones al ejercicio de los derechos patrimoniales del autor. Concepto de

usos honrados. Explotación normal de la obra. 3. Comunicación pública con fines demostrativos. Uso demostrativo de las obras

musicales. Uso de la música como ambientador de local. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR 1. PRIMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO SOBRE LA NORMATIVA

NACIONAL.

                                                                                                                         1 Artículo 49.- Las sociedades de gestión colectiva estarán legitimadas, en los términos que resulten de

sus propios estatutos y de los contratos que celebren con entidades extranjeras, para ejercer los derechos confiados a su administración y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales.

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16. La demanda es interpuesta por APDAYC sustentando que el Tribunal de INDECOPI se ha excedido en su interpretación del artículo 41 literal d) del Decreto Legislativo 822 y habría aplicado criterios no válidos, debido a que el procedimiento iniciado de oficio no se consideró adecuadamente el real uso demostrativo de las obras musicales y el debido criterio sobre los usos honrados, los que debieron interpretarse de forma restrictiva.

17. El Tribunal en abundante jurisprudencia ha consolidado como principio fundamental del Derecho comunitario andino el de la “Primacía del derecho comunitario andino”, basándose en los principios de “Eficacia directa del ordenamiento jurídico andino”, el de “Aplicabilidad inmediata del ordenamiento jurídico andino”, y el de “Autonomía del ordenamiento jurídico andino”.

18. En relación con el principio de Primacía del derecho comunitario andino, un análisis

de la posición o jerarquía del ordenamiento jurídico andino ha manifestado que el mismo goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, también prevalece el Derecho Comunitario Andino.

19. Un punto fundamental al analizar el principio de Primacía del derecho comunitario

andino, como se señaló anteriormente, es el principio de “Autonomía del ordenamiento jurídico andino”, que no es otro que el desarrollo del principio de supremacía y que consagra como un verdadero sistema jurídico al ordenamiento jurídico comunitario. Es decir, unido a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin resultar de ningún otro ordenamiento jurídico.

20. Corresponde al Juez Consultante atender a los criterios que se esbozan en la

presente interpretación prejudicial, tomando en consideración la primacía del Derecho comunitario andino sobre las demás normas nacionales.

2. EXCEPCIONES AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES DEL AUTOR. CONCEPTO DE USOS HONRADOS. EXPLOTACIÓN NORMAL DE LA OBRA.

21. La sanción impuesta al APDAYC es por haber incurrido en infracción administrativa al exigir el pago de una tarifa por la comunicación pública de obras con carácter de demostración. Lo que constituye un caso excepcional de limitación a los derechos patrimoniales del autor. Por ello, este Tribunal considera que debe emitir una interpretación prejudicial tanto de las excepciones al ejercicio de los derechos patrimoniales del autor, el concepto de usos honrados y explotación normal de la obra. Excepciones al ejercicio de los Derechos patrimoniales del autor.

22. Las normas que regulan la protección de los Derechos de Autor, en cuanto a su carácter patrimonial, tienen previsto una serie de excepciones a los mismos, que bien pueden ser libres y gratuitas o sujetas a remuneración. A nivel comunitario andino, la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su capítulo VII denominado “De las limitaciones y excepciones”, establece, de manera no taxativa, una serie de limitaciones y excepciones libres y gratuitas a los Derechos de Autor,

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dentro de las que se destacan: el derecho a citar las obras publicadas cumpliendo ciertos requisitos para ello, el uso para fines educativos, el uso para fines personales, el uso para actuaciones judiciales o administrativas, entre otros.

23. Es importante tener en cuenta para que operen las anteriores limitaciones y excepciones, que éstas sólo pueden darse después de que la obra sea publicada por primera vez con autorización del autor. Lo anterior para proteger el derecho moral del mismo sobre la obra. Del derecho de autor se desprenden un conjunto de facultades que posee el autor de la obra. Dichas facultades se suelen dividir en dos grupos o clases: los derechos morales y los derechos patrimoniales.

24. Como se advirtió anteriormente, los derechos patrimoniales no son absolutos y, por lo tanto, se encuentran restringidos por una serie de limitaciones y excepciones, teniendo en cuenta que no se afecte la normal explotación de las obras o no se causen perjuicios injustificados a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos (Usos honestos). De conformidad con el artículo 21, las legislaciones internas de los Países Miembros pueden establecer dichas limitaciones y excepciones de conformidad con lo anteriormente anotado”.

25. La normativa andina ha detallado taxativamente cuales son los actos que

constituyen excepciones o limitaciones al ejercicio de los derechos de autor, en el artículo 22 de la Decisión 351, cito:

a) Citar en una obra, otras obras publicadas, siempre que se indique la fuente y el nombre del autor, a condición que tales citas se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga;

b) Reproducir por medios reprográficos para la enseñanza o para la realización de exámenes en instituciones educativas, en la medida justificada por el fin que se persiga, artículos lícitamente publicados en periódicos o colecciones periódicas, o breves extractos de obras lícitamente publicadas, a condición que tal utilización se haga conforme a los usos honrados y que la misma no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro;

c) Reproducir en forma individual, una obra por una biblioteca o archivo cuyas actividades no tengan directa ni indirectamente fines de lucro, cuando el ejemplar respectivo se encuentre en la colección permanente de la biblioteca o archivo, y dicha reproducción se realice con los siguientes fines:

1) Preservar el ejemplar y sustituirlo en caso de extravío, destrucción o inutilización; o,

2) Sustituir, en la colección permanente de otra biblioteca o archivo, un ejemplar que se haya extraviado, destruido o inutilizado.

d) Reproducir una obra para actuaciones judiciales o administrativas, en la medida justificada por el fin que se persiga;

e) Reproducir y distribuir por la prensa o emitir por radiodifusión o transmisión pública por cable, artículos de actualidad, de discusión económica, política o religiosa publicados en periódicos o colecciones periódicas, u obras radiodifundidas que tengan el mismo carácter, en los casos en que la

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reproducción, la radiodifusión o la transmisión pública no se hayan reservado expresamente;

f) Reproducir y poner al alcance del público, con ocasión de las informaciones relativas a acontecimientos de actualidad por medio de la fotografía, la cinematografía o por la radiodifusión o transmisión pública por cable, obras vistas u oídas en el curso de tales acontecimientos, en la medida justificada por el fin de la información;

g) Reproducir por la prensa, la radiodifusión o la transmisión pública, discursos políticos, así como disertaciones, alocuciones, sermones, discursos pronunciados durante actuaciones judiciales u otras obras de carácter similar pronunciadas en público, con fines de información sobre los hechos de actualidad, en la medida en que lo justifiquen los fines perseguidos, y conservando los autores sus derechos a la publicación de colecciones de tales obras;

h) Realizar la reproducción, emisión por radiodifusión o transmisión pública por cable, de la imagen de una obra arquitectónica, de una obra de las bellas artes, de una obra fotográfica o de una obra de artes aplicadas, que se encuentre situada en forma permanente en un lugar abierto al público;

i) La realización, por parte de los organismos de radiodifusión, de grabaciones efímeras mediante sus propios equipos y para su utilización en sus propias emisiones de radiodifusión, de una obra sobre la cual tengan el derecho para radiodifundirla. El organismo de radiodifusión estará obligado a destruir tal grabación en el plazo o condiciones previstas en cada legislación nacional;

j) Realizar la representación o ejecución de una obra en el curso de las actividades de una institución de enseñanza por el personal y los estudiantes de tal institución, siempre que no se cobre por la entrada ni tenga algún fin lucrativo directo o indirecto, y el público esté compuesto exclusivamente por el personal y estudiantes de la institución o padres o tutores de alumnos y otras personas directamente vinculadas con las actividades de la institución;

k) La realización de una transmisión o retransmisión, por parte de un organismo de radiodifusión, de una obra originalmente radiodifundida por él, siempre que tal retransmisión o transmisión pública, sea simultánea con la radiodifusión original y que la obra se emita por radiodifusión o se transmita públicamente sin alteraciones.

26. La OMPI considera que “uno de los principios fundamentales que inspira todos los regímenes de protección del derecho de autor es el equilibrio entre los derechos de los creadores y los del público en general”2.

27. De igual modo, se estableció la regla de los tres pasos constituye el más importante principio en el tema de excepciones y limitaciones al derecho de autor, no solo porque define su alcance y contenido, sino porque además orienta la tarea de los

                                                                                                                         

2 EN: DOCUMENTO REDACTADO POR “TERCER seminario regional sobre propiedad INTELECTUAL para jueces y fiscales de américa latina” por ARAGÓN, EMILIA. OMPI/PI/JU/LAC/04/18, MADRID 2004. PG. 18.

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legisladores a la hora de regular la materia, así como de los jueces al decidir sobre la aplicabilidad de una limitación o excepción. Acorde con este principio, el legislador puede establecer excepciones al derecho de reproducción, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

a) Que se trate de determinados casos especiales.

b) Que con su aplicación no se atente contra la explotación normal de la obra y

c) Que con ellas no se cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos

del autor. Usos honrados.

28. Sobre el presente tema, el Tribunal ha aclarado que “la autoridad nacional competente está facultada para adoptar las medidas respectivas cuando haya tenido lugar la infracción de derechos conferidos por la ley, con la salvedad de que éstas no podrán recaer respecto del ejemplar adquirido de buena fe y para exclusivo uso de un solo individuo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 de la misma Decisión. La buena fe (…) comprende los llamados usos honrados y el uso personal que tal como los describe el artículo 3, in fine de la Decisión 351, son los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan perjuicios irrazonables a los intereses legítimos del autor o se trata de una forma de utilización de la obra exclusivamente para uso propio y en casos como de investigación y esparcimiento personal” (Proceso 12-IP-98. Patente de Invención: “COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA”, publicado en la GACETA Oficial 428 de 16 de abril de 1999). En efecto, según el artículo 3 de la Decisión 351 se tiene que los “usos honrados” son los que “no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor”. Este artículo 3 citado debe interpretarse en relación con los usos honrados. En efecto, el artículo 21 de la Decisión 351 señala que: “Las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor que se establezcan mediante las legislaciones internas de los Países Miembros, se circunscribirán a aquellos casos que no atenten contra la normal explotación de las obras o no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos”.

En consecuencia, ante la pregunta ¿Qué actuaciones se consideran propias de “la normal explotación de una obra”? o ¿Qué actuaciones se consideran que “causan un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos de una obra”?, este Tribunal considera pertinente responder que, en el presente caso, la normal explotación de una obra implica una solicitud previa de autorización y/o permiso para poder usar la imagen o reproducción de la obra. Los titulares de los derechos patrimoniales y morales pueden o no autorizar el uso de la obra; y si lo hacen, tienen derecho a una contraprestación, si así fuera pactado. El uso de la imagen de una obra sin la respectiva autorización y/o permiso de sus titulares, ocasiona un perjuicio a sus legítimos intereses, al haber dejado de percibir una contraprestación a la que tenían pleno derecho, salvo en el supuesto de los usos honrados y honestos.

El Comité Permanente de Derecho de Autor y derechos conexos de la OMPI ha realizado un “Estudio sobre las limitaciones y excepciones relativas al derecho de

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autor y a los derechos conexos en el entorno digital” (2003)3. La “prueba del criterio triple” establece lo siguiente: “Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor”.

El Comité Permanente de Derecho de Autor y derechos conexos de la OMPI enfatizó que “el artículo 9.2 establece tres condiciones distintas que deben respetarse para que una excepción al derecho de reproducción esté justificada por el derecho interno. Los adjetivos “determinado” y “especial” sugieren que todas las excepciones al derecho de reproducción realizadas en virtud del artículo 9.2 deben ser limitadas. El Grupo Especial de la OMC señaló que el término significa que: “una excepción o limitación prevista en la legislación nacional debe estar claramente definida. Sin embargo, no es necesario identificar explícitamente todas y cada una de las situaciones posibles a las que podría aplicarse la excepción siempre que su alcance sea conocido y particularizado. Esto garantiza un grado suficiente de certidumbre jurídica”4. En cuanto al significado de “especial”, el Grupo Especial de la OMC señaló que este término significa que se requiere algo más “que una definición clara a fin de cumplir la norma de la primera condición. Además, las excepciones o limitaciones deben ser limitadas en cuanto a su campo de aplicación o excepcionales en su alcance. En otras palabras una excepción o limitación debe ser estricta en sentido cuantitativo y en el cualitativo. Esto sugiere un ámbito reducido así como un objetivo excepcional o característico. Para situar este aspecto de la primera condición en el contexto de la segunda condición (“que no atenten contra la explotación normal”), las excepciones o limitaciones deben ser lo contrario de un caso que no sea especial, es decir de un caso normal”5.

En este sentido, el catedrático Ginsburg6 afirma que la frase “determinados casos especiales” debería recibir una interpretación normativa, teniendo en cuenta que, en cualquier caso, el propósito de una determinada excepción será objeto de examen en el marco del segundo y tercer criterio, es decir cuando atente contra la explotación normal de la obra o cause un perjuicio injustificado a los intereses del autor.

Explotación normal de la obra 29. Deberá interpretarse que la frase “explotación normal” incluye “además de las

formas de explotación que generan actualmente ingresos importantes o apreciables, las formas de explotación que, con cierto grado de probabilidad y plausibilidad, podrían adquirir considerable importancia económica o práctica”7. En consecuencia, las excepciones previstas en la legislación nacional que no entren en

                                                                                                                         3 Comité Permanente de Derecho de Autor y derechos conexos de la OMPI, “Estudio sobre las

limitaciones y excepciones relativas al derecho de autor y a los derechos conexos en el entorno digital”, Ginebra, 2003. Disponible en: www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/es/sccr_9/sccr_9_7.doc Véase también: https://www.eff.org/sites/default/files/filenode/tpp_3pasos.pdf Ver algunos ejemplos en More on the 3-step test in global copyright negotiations: http://keionline.org/node/1568 Toward Supranational Copyright Law? The WTO Panel Decision and the “Three-Step Test” para excepciones al derecho de autor: http://pappers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=253867

4 Grupo Especial de la OMC, p. 46. 5 Grupo Especial de la OMC, p. 46. 6 J. Ginsburg, “Towards Supranational Copyright Law? The WTO Panel; Decision and the “Three-Step

Test” for Copyright Exceptions” [2001] Revue internationale du droit d’auteur, enero 2001. 7 Grupo Especial de la OMC, p. 65, párr. 6.180.

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competencia económica (en el presente o en el futuro) con los usos no exentos no deberían oponerse a la segunda condición del mencionado artículo 9.2.

30. En la Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 34-IP-2014, este Tribunal, sustentó que el Grupo Especial de la OMC abordó expresamente esta cuestión de la manera siguiente, al interpretar la misma frase (“no atenten contra la explotación normal de la obra”) presente en el Artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC: “… a nuestro parecer, no toda utilización de una obra, que en principio está comprendida en el alcance de los derechos exclusivos y entraña utilidades comerciales, atenta necesariamente contra la explotación normal de dicha obra. Si este fuera el caso, apenas habría excepciones o limitaciones que pudieran cumplir con la segunda condición y el Artículo 13 resultaría sin sentido, puesto que la explotación normal equivaldría al pleno uso de los derechos exclusivos”8. El Grupo Especial prosiguió afirmando lo siguiente: “Consideramos que una excepción o limitación de un derecho exclusivo en la legislación nacional llega a atentar contra una explotación normal de la obra (es decir, el derecho de autor o más bien todo el conjunto de derechos exclusivos conferidos por el derecho de autor), si las utilizaciones, que en principio están comprendidas en ese derecho pero se hallan exentas en virtud de la excepción o a la limitación, entran en competencia económica con las formas en que los titulares de derechos consiguen normalmente un valor económico de su derecho de la obra (es decir, el derecho de autor) y por lo tanto los priva de percibir utilidades comerciales importantes o apreciables”9. El Convenio de Berna contiene una serie de disposiciones que reconocen que pueden establecerse limitaciones y excepciones a los derechos de los autores en determinadas circunstancias específicas que están justificadas por otras consideraciones de “política pública” distintas de las de tipo económico: véanse, por ejemplo, los Artículos 2.4), 2bis.1), 10.1) y 2), 10bis.1) y 2) que ya han sido examinados anteriormente. Cada uno de ellos está sujeto a distintas condiciones, pero se basa en un tipo de consideración normativa que no está centrada en los autores y en razones de tipo económico, como la libertad de información y la “democracia participativa” (Artículo 2.4) y Artículo 2bis.1)), la crítica y el análisis (Artículo 10.1)), los fines educativos (Artículo 10.2)) y la difusión de noticias (Artículo 10bis.1) y 2)). La única diferencia existente entre estas disposiciones del Artículo 9.2) es que incorporan (en mayor o menor medida) en el texto de cada una de ellas los resultados del equilibrio obtenido en las sucesivas conferencias de revisión en que han sido adoptadas, mientras que el Artículo 9.2) sirve deliberadamente de disposición global o general que es aplicable eventualmente a todas las excepciones al derecho de reproducción.

31. Considerando cada uno de los conceptos expuestos, la Sala consultante deberá

establecer si la reproducción descrita en el Acta de diligencia de inspección llevada a cabo en el expediente 1547-2010 resulta un acto de limitación o excepción del ejercicio del derecho de autor.

3. COMUNICACIÓN PÚBLICA CON FINES DEMOSTRATIVOS. USO

DEMOSTRATIVO DE LAS OBRAS MUSICALES. USO DE LA MÚSICA COMO AMBIENTADOR DE LOCAL.

                                                                                                                         8 Grupo Especial de la OMC, p. 65, párr. 6.182. 9 Grupo Especial de la OMC, p. 66, párr. 6.183.

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32. INDECOPI contesta la demanda afirmando que la forma en que Ritmos del Mundo S.A.C. ha comunicado las obras contenidas en los soportes sonoros y audiovisuales que comercializa no ha interferido en la explotación normal de las obras comunicadas, siendo conforme a los cánones de comercialización normal del producto a fin de impulsar su venta, lo cual no ocasiona perjuicio alguno al autor de la obra. En razón a ello es importante desarrollar el tema de comunicación pública con fines demostrativos.

33. El autor Ricardo Antequera, afirma respecto de la comunicación pública demostrativa:

“Varios ordenamientos de la región latinoamericana contemplan como límite al derecho de comunicación pública a aquellas realizadas “dentro de establecimientos de comercio, para los fines demostrativos de la clientela, de equipos receptores, reproductores u otros similares o para la venta de soportes sonoros o audiovisuales que contienen las obras, siempre y cuando la comunicación no fuere deliberadamente propalada al exterior, en todo o en parte” u otra limitación equivalente.10” (lo subrayado es nuestro)

A su vez el autor cita:

“Esta excepción está dirigida a legitimar, sin autorización previa ni pago de remuneración al autor, las comunicaciones que se realizan en las tiendas de aparatos electrodomésticos o en las dedicadas a la venta de soportes sonoros o audiovisuales, con el único fin de demostrar a la clientela el funcionamiento del equipo de música o de televisión; en la calidad de sonido o imagen de un soporte sonoro o audiovisual, según los casos”. “El fin tiene que ser exclusivamente demostrativo del equipo o soporte, de modo que si la tienda cobra por permitir oír o ver, hay una finalidad obviamente lucrativa.” “No se permite que la comunicación de la obra sea deliberadamente propalada al exterior, en todo o en parte, así que la ejecución o proyección con esos fines demostrativos, debe efectuarse en el interior del establecimiento y para su recepción por el público que se encuentra en dicho lugar, interesado en la adquisición del equipo de soporte”11

34. La OMPI ha definido la música ambiental de la siguiente manera: “Son las obras

musicales apropiadas que se emplean como acompañamiento secundario de otra representación o espectáculo, en particular en las producciones cinematográficas o en los programas radiodifundidos. La utilización de las obras musicales protegidas para fines ambientales está sometida a la autorización de los titulares del derecho de autor de la música y de la obra a la que aquélla va a servir de acompañamiento, dentro de las limitaciones del derecho de autor. La música ambiental también puede ser encargada para un programa determinado12”.

35. En ese sentido, existe un tratamiento legal diferenciado para la reproducción de música en un establecimiento comercial. Como se ha precisado la comunicacióin pública de obras musicales con fines demostrativos tiene condiciones para su

                                                                                                                         10 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. “Derechos intelectuales y derecho a la imagen en la Jurisprudencia

comparada” Editorial Reus. S.A. Madrid. Pg. 311-312. 11 En: ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. Idem, citando a Marysol Ferreyros Castañeda: Los límites al

derecho de explotación en Ricardo Antequera Parilli y Marysol Ferreyros Castañeda: El nuevo derecho de autor en el Perú. Ediciones Perú Reporting. Lima, 1996, pp. 158-159.

12 OMPI GLOSARIO DE TÉRMINOS DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS. Wipo 1980.

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realización, como es el que se realice en un establecimiento comercial de expendio de soportes sonoros y audiovisuales y que dicha reproducción no se exteriorice de dicho establecimiento comercial. Por otro lado, la reproducción de obras musicales como ambientador de local implica una utilización de una obra músical que debe ser autorizada por su titular.

36. En relación a lo previamente expuesto, la Sala consultante deberá tomar en cuenta

para determinar si la música reproducida dentro del establecimiento comercial de Ritmos del Mundo S.A.C era con fines demostrativos o si por el contrario constituia una reproducción ambiental en el local.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: El principio de preeminencia de la norma comunitaria, según lo

establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al derivar de la aplicación directa, comporta la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo, con total primacía sobre una norma de derecho nacional o interno. En caso de presentarse conflicto entre una norma comunitaria y otra nacional deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno. Los órganos jurisdiccionales nacionales están llamados a hacer respetar en su territorio el cabal cumplimiento de este principio, que resulta indispensable para cumplir los fines de la integración. En consecuencia, la norma andina no deroga la norma nacional o internacional contraria, sino que sólo la inaplica.

No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la discreción de los Países Miembros la implementación o el desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el Derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados o de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria

SEGUNDO: Los derechos patrimoniales no son absolutos y, por lo tanto, se

encuentran restringidos por una serie de limitaciones y excepciones, teniendo en cuenta que no se afecte la normal explotación de las obras o no se causen perjuicios injustificados a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos (Usos honrados).

Los usos honrados son aquellos que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor.

En ese sentido, la Sala Consultante deberá establecer si la reproducción o comunicación pública que se realizaba en el establecimiento comercial constituía un acto de excepción o limitación a los derechos de autor, teniendo en cuenta lo expuesto en la presente interpretación prejudicial.

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TERCERO: El tratamiento legal comunitario para la reproducción de música en un establecimiento comercial. Como se ha precisado la comunicacióin pública de obras musicales con fines demostrativos tiene condiciones para su realización, como es el que se realice en un establecimiento comercial de expendio de soportes sonoros y audiovisuales y que dicha reproducción no se exteriorice de dicho establecimiento comercial. Por otro lado, la reproducción de obras musicales como ambientador de local implica una utilización de una obra músical que debe ser autorizada por su titular.

La Sala Consultante deberá tomar en cuenta para determinar si la música reproducida dentro del establecimiento comercial de Ritmos del Mundo S.A.C era con fines demostrativos o si por el contrario constituia una reproducción ambiental en el local.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez

PRESIDENTE

Gustavo García Brito

SECRETARIO

Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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PROCESO 148-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: Gyrotonic Sales Corp. Marca: “GYROKINESIS” (denominativa). Expediente Interno: 3444-2013-0-1801-JR-CA-13. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 3444-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 25 de marzo de 2015, recibido por correo electrónico del 8 de abril de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 3444-2013-0-1801-JR-CA-13. El Auto de 3 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante: Gyrotonic Sales Corp.

Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la

Protección de la Propiedad Intelectual.

2. Antecedentes: 1. El 15 de julio de 2011, Gyrotonic Sales Corp., con sede en Estados Unidos de

América, solicitó el registro del signo GYROKINESIS (denominativo), para distinguir servicios de instrucción de ejercicios físicos, servicios de instrucción para el mejoramiento del estado físico (physical fitness), exploración de instalaciones deportivas (clubes de salud); dictado de clases, seminarios y talleres en el ámbito del mejoramiento del estado físico (physical fitness) y el entrenamiento con ejercicios físicos”, de la Clase 41 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. Dentro de los treinta días útiles posteriores a la publicación de la solicitud en el

diario oficial “El Peruano”, ningún tercero se opuso al registro del signo solicitado, por lo que el expediente pasó para su resolución.

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3. El 3 de febrero de 2012, mediante Resolución 1805-2012/DSD-INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado.

4. El 28 de febrero de 2012, Gyrotonic Sales Corp. interpuso recurso de apelación

contra la Resolución 1805-2012/DSD-INDECOPI.

5. El 22 de febrero de 2013, mediante Resolución 645-2013/TPI-INDECOPI, se confirmó la Resolución 1805-2012/TPI-INDECOPI, denegando el registro como marca de servicios del signo GYROKINESIS (denominativo).

6. El 2 de mayo de 2013, Gyrotonic Sales Corp. interpuso demanda contencioso

administrativa peticionando la nulidad de la Resolución 645-2013/TPI-INDECOPI.

7. El 30 de junio de 2014, mediante sentencia del Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado declaró fundada la demanda interpuesta por Gyrotonic Sales Corp.

8. El 14 de julio de 2014, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la

Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada el 30 de junio de 2014.

9. El 9 de marzo de 2015, mediante Resolución 3, la Quinta Sala Especializada en lo

Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió suspender el proceso para efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Solicitando expresamente que el Tribunal se pronuncie respecto a:

− ¿Puede ser registrada como marca de servicios una palabra descriptiva que

no tiene significado en el idioma español pero que es conocida como tal (descriptiva) dentro del mercado en el cual se usan los servicios que pretende distinguir?

− ¿Es posible registrar como marca un término descriptivo de los servicios que pretende distinguir, cuyo titular es quien creó esos servicios y quien autoriza su prestación en los países donde se encuentra registrada la marca?

3. Argumentos de la demanda:

10. Gyrotonic Sales Corp. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

− El signo solicitado GYROKINESIS (denominativo) no es descriptiva de los

servicios que combinan diversos métodos orientados a mejorar los músculos, la flexibilidad, la fluidez, la relajación y el movimiento del cuerpo. El término Gyrokinesis identifica el origen empresarial de Gyrotonic Sales Corp. en vez de describirlos o de dar cualquier característica del mismo.

− No hay evidencia de que el término Gyrokinesis se ha convertido en una designación común en Perú, o en cualquier otro lugar, para la combinación de varias técnicas destinadas a mejorar los músculos, la flexibilidad, la fluidez, la relajación y el movimiento, ni es el nombre genérico o técnico de tal combinación.

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− Los dos primeros sitios web citados por el Tribunal del INDECOPI utilizan el término Gyrokinesis como una marca registrada y no como un medio de describir cualquier servicio ofrecido. En la tercera página web, el uso de la marca es realizado por un licenciatario al que Gyrotonic Sales Corp. ha contactado para hacer cumplir el uso correcto de la marca con el símbolo de marca registrada en cumplimiento de los requisitos de Gyrotonic Sales Corp.

− Gyrotonic Sales Corp. posee aproximadamente 34 registros activos para la marca extranjera GYROKINESIS (denominativa) en el extranjero, junto con varias solicitudes pendientes.

4. Argumentos de la contestación a la demanda: 11. El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente:

− La palabra Gyrokinesis no tiene significado en el idioma castellano, es

frecuentemente utilizado en el mercado para referirse a la combinación de métodos para mejorar la musculatura, la energía del cuerpo y la forma cómo nos movemos, constituyéndose por lo tanto en un término descriptivo que no será capaz de distinguir servicios en el mercado e indicar un origen empresarial determinado.

− El signo solicitado informa directamente los servicios que se distinguirán con el mismo, por lo que no se puede conceder, de forma exclusiva, derechos sobre el mencionado signo, excluyendo a los demás competidores.

− El signo solicitado no cuenta con elementos adicionales que le otorguen suficiente fuerza distintiva para acceder a registro, siendo que resulta incapaz de individualizar los servicios que pretende distinguir y diferenciarlos de los de sus competidores, por lo que dicho signo no puede estar sometido a apropiación exclusiva, pues daría una ventaja injusta.

− El hecho que el signo solicitado haya sido registrado en otros países no implica que deba, necesariamente, ser registrado por el INDECOPI, toda vez que el análisis que realiza la autoridad competente es independiente y atiende a criterios particulares y legislaciones distintas.

5. Sentencia de Primera Instancia:

12. La Sentencia de Primera Instancia declaró fundada la demanda al considerar que:

− La palabra Gyrokinesis no se encuentra registrada en el Diccionario de la

Real Academia de la Lengua Española, por lo que carece de significado en el idioma castellano. El término Gyrokinesis, además de carecer de significado, no se encuentra reconocido como una disciplina físico-mental ni como un deporte.

− El consumidor medio no necesariamente debe saber que la palabra Gyrokinesis está formada por términos de origen griego, menos aún tiene por qué saber el significado de los mismos, por lo que para el consumidor medio ese término es uno de fantasía y no es descriptivo de los servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

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6. Argumentos del recurso de apelación: 13. El INDECOPI presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera

instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda y agregando los siguientes argumentos:

− Si bien el término Gyrokinesis carece de significado en el idioma castellano,

ello no lo hace dejar de ser descriptivo, puesto que dicha palabra es frecuentemente utilizada en el mercado de servicios de instrucción de ejercicios físicos y, por tanto, es conocido por los consumidores. Por ello,de concederse un derecho de exclusiva sobre el mismo, se afectaría el interés y el derecho que tienen los competidores que brindan el mismo servicio de poder usar dicho término. Por tanto, la denominación Gyrokinesis debe encontrarse a disposición de cualquier competidor para la promoción de sus servicios en el mercado, tal como viene sucediendo.

− Gyrotonic Sales Corp. ha admitido, en su escrito de interposición de demanda, que el término Gyrokinesis resulta descriptivo para los servicios de la Clase 41 que pretende distinguir, en tanto hace alusión directa a la combinación de métodos para mejorar la musculatura, la energía del cuerpo, la respiración y el movimiento.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

14. La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 135 literal e) de

la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada1.

C. CUESTIONES A INTERPRETAR

1. La irregistrabilidad de algunos signos por falta de distintividad. 2. Signos en idioma extranjero (griego). 3. Signos descriptivos. (Gyrokinesis) 4. Marcas de fantasía. 5. Marcas evocativas. 6. Autonomía de la Oficina Nacional Competente.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. LA IRREGISTRABILIDAD DE ALGUNOS SIGNOS POR FALTA DE

DISTINTIVIDAD.

15. Gyrotonic Sales Corp. solicita el registro del signo GYROKINESIS para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, el INDECOPI denegó de oficio el registro del signo por considerar que carecía de distintividad al resultar descriptivo.

                                                                                                                         1 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:(…)

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; (…)

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16. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como una característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación.

17. En cuanto al requisito de la distintividad, de conformidad con el literal a) del artículo

135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”. (Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. 1333, de 25 de abril de 2006, caso: “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”).

18. Este Tribunal en la Interpretación Prejudicial 232-IP-2014, ha manifestado que se

reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos.

Asimismo, ha manifestado:

“Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado”. (Proceso 90-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. 1907, de 30 de noviembre de 2010, marca: ERASSIN denominativa).

19. La Sala consultante al evaluar la distintividad del signo MC (denominativo) deberá

tomar en cuenta que el artículo 134 literal d) de la Decisión 486 permite el registro de signos conformados por letras y números, combinados o no, con significado o no, pero que cumplan la función de ser distintivos en el mercado para los productos o servicios que pretendan distinguir.

20. En consecuencia, la Sala consultante debe analizar en el presente caso, si el signo GYROKINESIS (denominativo) es distintivo para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

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2. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO (GRIEGO). 21. La sentencia emitida en primera instancia afirma respecto del signo GYROKINESIS

(denominativo) que el consumidor medio no necesariamente debe saber que la palabra gyrokinesis está formada por términos de origen griego, menos aún tiene por qué saber su significado. En ese sentido, este Tribunal considera importante realizar un análisis de los signos constituidos por palabras en idioma extranjero.

22. En el Proceso 59-IP-2013, de 10 de abril de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente: “Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”. Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”. Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si adema, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar” (Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012). Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente”.

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23. La Sala consultante deberá determinar si la partícula “gyrokinesis” del signo solicitado sería o no una palabra de conformación de términos griegos conocidos por el público consumidor

3. SIGNOS DESCRIPTIVOS (GYROKINESIS)

24. La demandante Girotonic Sales Corp sustenta su demanda en que el signo solicitado GYROKINESIS (denominativo) no resulta descriptivo de los servicios que combinan diversos métodos orientados a mejorar los músculos, la flexibilidad, la fluidez, la relajación y el movimiento del cuerpo. La Sala consultante se cuestiona el que si la palabra que constituye el signo puede ser descriptiva aun cuando no tiene significado en el idioma español.

25. Aunado a lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial expedida en el marco del Proceso 103-IP-2015:

“Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.” Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el

comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

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Ahora bien, lo que es de uso descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”.

26. La Sala consultante debe determinar si la expresión GYROKINESIS es una palabra

descriptiva en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza o en clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter distintivo y proceder o no a su registro.

4. MARCAS DE FANTASÍA.

27. La demandante afirma que el término GYROKINESIS identifica el origen empresarial de Gyrotonic Sales Corp. en vez de describirlos y dar cualquier característica del mismo. La Sala consultante cuestiona el que se pueda considerar descriptivo un término aplicado para describir un servicio creado por la solicitante.

28. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del Proceso 40-IP-2014:

“El Tribunal considera necesario mostrar o evidenciar la línea jurisprudencial que ha trazado sobre el concepto de signo de fantasía. Lo primero que se advierte es que no se diferencia entre los signos de fantasía y los arbitrarios; tampoco los confunde sino que simplemente adopta un concepto amplio de fantasía. Si bien para cierta parte de la doctrina los signos de fantasía son aquellos que no tienen ningún significado idiomático, y los signos arbitrarios son aquellos que sí tienen significado pero no se relacionan con los productos o servicios que amparan, para el Tribunal, debido a la poca incidencia práctica de la distinción, los agrupa en el mismo concepto amplio de fantasía. Algunos autores, como Breuer Moreno siguen el mismo parámetro del Tribunal y expresa: “Es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la fantasía puede consistir hasta en la denominación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria”. Lo anterior, se encuentra soportado en una línea cuya sentencia hito sería la Interpretación Prejudicial expedida en el marco del Proceso 72-IP-2003, conformadas, entre otras, por las expedidas en el marco de los procesos: 19-IP-2011, 23-IP-2013, 158-IP-2013, 211-IP-2013 y 1-IP-2014. Si bien en algunas normativas locales se habla de marcas arbitrarias, el Tribunal considera pertinente, a efectos del análisis de registrabilidad, no

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establecer criterios de diferenciación y darle un fuerte grado de oposición a las marcas de fantasía en general. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-IP-2013:

“Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:

“Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 4 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 989 de 29 de septiembre de 2003). Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes”.

En el presente caso, la Sala consultante deberá determinar si el signo GYROKINESIS (denominativo) constituye un signo de fantasía, de conformidad con lo establecido en la presente providencia.

5. MARCAS EVOCATIVAS.

29. De igual modo el Juez de primera instancia afirma que la palabra girokinesis no tiene significado y no se encuentra reconocido como una disciplina físico mental. Con relación a ello, este Tribunal considera necesario analizar el fundamento de las marcas evocativas.

30. En relación a lo antes expuesto, en el Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló:

“En el caso de los signos evocativos, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. El Tribunal ha señalado, a este respecto, que ‘Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende

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la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio’. Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo. Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo o genérico, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos o genéricos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo. En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que:

“Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca’. Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado”. En efecto, este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte”.

31. Corresponderá la Sala consultante determinar si el signo GYROKENESIS

(denominativo), resulta de fantasía o si es un signo evocativo que para aderezo o condimento, en consecuencia, el consumidor deba hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con dichos productos.

6. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE.

32. Gyrotonic Sales Corp. sustenta en su demanda que posee aproximadamente 34 registros activos para la marca extranjera gyrokinesis (denominativa) en el extranjero, junto con varias solicitudes pendientes.

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33. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 17-IP-2013:

“El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado:

“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas. En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007. MARCA: “MONARC-M”).

En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera:

“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:

1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional

Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

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3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”).

Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares. Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”.

No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Un signo para ser registrado debe cumplir con el requisito de

distintividad.

La Sala consultante al evaluar la distintividad del signo GYROKINESIS (denominativo) cumple con la función de ser

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distintivos en el mercado para los servicios que pretende distinguir.

SEGUNDO: La Sala consultante deberá determinar si la partícula

“GYROKINESIS” sería o no una palabra constituida por términos en griego conocido por el público consumidor.

TERCERO: La Sala consultante debe establecer si la palabra GYROKINESIS

es descriptiva en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para así determinar el carácter distintivo de la marca en su conjunto.

CUARTO: Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario

que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto. También lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Una característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas.

En este caso, la Sala consultante deberá determinar si el signo

GYROKINESIS (denominativo) constituye un signo de fantasía respecto de los bienes que distingue.

QUINTO: De conformidad En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere

en el consumidor ciertas características, cualidades o efectos del producto, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este producto. El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

En este caso, la Sala consultante deberá determinar si el signo GYROKINESIS (denominativo) constituye un signo dotado que puede ser un significado que puede ser comprendido por el consumidor.

SEXTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro

Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA

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José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez

MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José diez Canseco Núñez Gustavo García Brito

PRESIDENTE SECRETARIO

PROCESO 156-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 135 literal e) de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft. Marca: “Bienestar en cada píldora” (denominativa). Expediente Interno: 2007-00286-00 Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia. VISTOS: El Oficio 1043 de 10 de abril de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2007-00286-00. El Auto de 27 de mayo de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno:

Demandante: Bayer Schering Pharma Aktiengesellchaft.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

2. Hechos:

1. El 4 de noviembre de 2005 la sociedad Bayer Schering Pharma Aktiengesellchaft

solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y

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Comercio (en adelante, SIC) el registro del signo BIENESTAR EN CADA PÍLDORA (denominativo), para distinguir productos “farmacéuticos” en la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 559 de 2005

y, dentro del término oportuno, fue objetada por Natura Cosméticos S.A., argumentando ser propietaria de las marcas BIEN ESTAR BIEN y NATURA BIEN ESTAR, para distinguir productos en las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. El 24 de octubre de 2006, mediante Resolución 27636, la División de Signos

Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición y denegó de oficio el registro del signo BIENESTAR EN CADA PÍLDORA (denominativo), por considerar que el signo solicitado era descriptivo.

4. Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft y Natura Cosméticos S.A. presentaron

recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos por la Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las Resoluciones 35540 de 22 de diciembre de 2006 y 06111 de 28 de febrero de 2007 respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 27636 de 24 de octubre de 2006.

5. Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft interpuso acción de nulidad y

restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 27636 de 24 de octubre de 2006, 35540 de 22 de diciembre de 2006 y 6111 de 28 de febrero de 2007, dictadas por la SIC, demanda que fue admitida a trámite por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo el 14 de diciembre de 2007.

6. El 25 de junio de 2008, Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft presentó reforma

de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 27636 de 24 de octubre de 2006, 35540 de 22 de diciembre de 2006 y 6111 de 28 de febrero de 2007, todas ellas dictadas por la SIC.

7. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la demanda:

8. Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

− Contrario a lo que considera la SIC, el signo solicitado BIENESTAR EN CADA

PÍLDORA no es descriptivo, pues el producto que distingue no provoca un bienestar en el organismo de las mujeres, sino que ofrece una correcta planificación familiar para aquellas que la consuman. Los consumidores de este producto farmacéutico, que son única y exclusivamente mujeres, adquieren estas píldoras con un propósito o finalidad muy diferente a la de obtener un bienestar.

− La SIC ha otorgado el registro de marcas y de lemas comerciales conformados por elementos muy similares a la marca BIENESTAR EN CADA PÍLDORA, lo cual vuelve los signos suficientemente distintivos. Existen marcas registradas que acompañan la expresión BIENESTAR y no por ello

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son signos descriptivos del producto que identifican. Por lo tanto, considera que la expresión BIENESTAR EN CADA PÍLDORA es susceptible de registro por ser distintiva.

− El signo solicitado a registro es una marca derivada del lema comercial registrado ÚNICO, BIENESTAR EN CADA PÍLDORA, YASMIN, MENOS PESO Y MEJOR PIEL. El elemento sustancial en el signo registrado, así como en el signo solicitado, es la expresión BIENESTAR. De tal manera que “la impresión comercial engendrada por la marca registrada” innegablemente se mantiene para el consumidor quien al apreciar la marca solicitada también la identificará y asociará como una marca de Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft.

− Los productos que pretende amparar la marca BIENESTAR EN CADA PÍLDORA son los mismos que distingue el signo ÚNICO, BIENESTAR EN CADA PÍLDORA, YASMIN MENOS PESO Y MEJOR PIEL, registrado con Certificado 275.109. En consecuencia, a Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft le asiste el derecho de obtener el registro de la marca solicitada por ser una derivación de un derecho previo y legalmente adquirido sobre una marca derivada.

4. Argumentos de la contestación a la demanda: 9. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente:

− Las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad ya

que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que los actos administrativos acusados fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486.

− La oposición presentada era infundada, ya que no se incurría en la causal del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

− Para que un signo fuera registrado como marca, debía reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. La marca BIENESTAR EN CADA PÍLDORA (denominativa) no era susceptible de registro, pues se encontraba incursa en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 135 literales b) y e). En este sentido, expresó que la marca en mención era descriptiva, pues indicaba la naturaleza y la finalidad de los productos que amparaba.

10. Natura Cosméticos S.A. guardó silencio.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 11. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 135 literales b) y

c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada del artículo 135 literal b) y, de oficio, se interpretará adicionalmente el literal e)1.

                                                                                                                         1 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…)

b) carezcan de distintividad; (…)

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.

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C. CUESTIONES A INTERPRETAR

1. Análisis de registrabilidad de marcas que amparan productos farmacéuticos. 2. Signos descriptivos. 3. Marcas derivadas.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR 1. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD DE MARCAS QUE AMPARAN PRODUCTOS

FARMACÉUTICOS.

12. El proceso interno versa respecto del signo solicitado “Bienestar en cada píldora” (denominativo) para distinguir productos farmacéuticos de la Clase 5 de Clasificación Internacional de Niza.

13. El Tribunal en su jurisprudencia ya se ha referido al registro de signos

pertenecientes a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza manifestando que: “el análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos comprendidos en la Clase 5, que no sean farmacéuticos (…) debe ser tan riguroso como el efectuado a una marca farmacéutica, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, que, de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la misma Clase 5, podría causar riesgo en la salud de todos los seres vivos, es decir, de hombres, animales y plantas” (Proceso 109-IP-2011, Marca: HEMOXIN, publicado en la Gaceta Oficial 2021 de 21 de febrero de 2012).

14. Sobre los productos de la Clase 5 es pertinente indicar que en el examen de

marcas farmacéuticas y de otros productos comprendidos en dicha Clase se debe tener en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan. La confusión mencionada puede radicar en el error al adquirir un producto no farmacéutico de la Clase 5 cuando en realidad quiere adquirir otro, destinado para una finalidad diferente.

15. Sobre el tema, el Tribunal también ha manifestado que:

“En principio, los productos farmacéuticos y los otros productos de la Clase 5 pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de dichos productos en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase. Lo anterior, porque éstos están al acceso del consumidor ordinario, que bien puede confundirse y aplicar un producto destinado para otro fin; es muy posible que el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance dichos productos pueda caer en un error, lo que podría ser fatal para su salud o para la salud de los animales o plantas a los que se le aplica” (Proceso 35-IP-2011. Marca: “KILOL”, publicado en la Gaceta Oficial 1985 de 28 de septiembre de 2011).

16. Por ello, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de abril de

2011, expedida en el marco del Proceso 4-IP-2011:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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“El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso”. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias. Así, en el Proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas" (Proceso 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 765 de 27 de febrero de 2002). Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente”.

17. El riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones

del examen de registrabilidad. Por lo tanto, en el análisis de registrabilidad la Autoridad Competente debe hacer un examen riguroso respecto de la suficiencia distintiva del signo solicitado, considerando que se trata de un producto farmacéutico.

2. SIGNOS DESCRIPTIVOS.

18. El Tribunal abordará el tema de los signos descriptivos, ya que la SIC denegó de oficio el registro solicitado por ser descriptivo. Para ello, debe considerarse la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 02-IP-2014 ya citado que preceptúa lo siguiente:

Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos descriptivos son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de marcas, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el

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destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

19. Por lo tanto, el signo formado por palabras descriptivas es registrable si en conjunto

es distintivo. De esta manera el juez consultante debe establecer si el signo solicitado “Bienestar en cada píldora” (denominativo) es descriptivo en relación con los productos de la Clase 5 y clases conexas competitivamente, y si cumple con el requisito de distintividad para acceder al registro.

3. MARCAS DERIVADAS.

20. En el presente proceso, el solicitante es titular del lema comercial ÚNICO, BIENESTAR EN CADA PÍLDORA, YASMIN, MENOS PESO Y MEJOR PIEL y alega que el elemento sustancial del lema es la expresión Bienestar, por lo que el consumidor innegablemente podrá identificar y asociar el signo solicitado con dicho lema comercial. En ese sentido, resulta pertinente desarrollar el tema de la marca derivada.

21. Dentro del Proceso 140-IP-2007. Marca mixta “CHILI’S MARGARITA BAR”,

publicado en la Gaceta Oficial 1591, de 25 de febrero de 2008, este Tribunal reiteró que:

“La Decisión 486 no consagra la figura de la marca derivada; sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como se verá a continuación, atendiendo al manejo que en la práctica se da a dicho fenómeno, ha adoptado criterios doctrinarios sobre el tema y ha hecho operante la figura en nuestro régimen normativo”. “Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan”.

22. Además, dentro del Proceso 107-IP-2010 de 11 de noviembre de 2010, este Tribunal desarrolló el tema de la marca derivada.

En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Por lo general, el rasgo común y distintivo que figure al inicio de la denominación será el elemento dominante. Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan, produzcan una impresión general común, en el sentido que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren tienen un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a un grupo de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento constituye objeto de una marca que pertenece a una determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.

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23. Asimismo, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El fenómeno de la marca derivada se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, por un elemento descriptivo o genérico, ya que éstas poseen un elemento de uso general muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, o un elemento que describe el género, la calidad u otras características de los productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común, o bien un elemento genérico o descriptivo no puede impedir que otros usen esa partícula o elemento en la conformación de otro signo distintivo, al contrario de lo que sucede con la marca derivada, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular de la marca derivada, y que genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. Por otro lado, el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro de Marcas o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar. La marca derivada tiene unos efectos importantes en relación con la oposición en vía gubernativa, ya que ésta no puede referirse únicamente al elemento distintivo, ya que el elemento distintivo proviene de la marca anteriormente registrada. Por lo tanto, la oposición debe involucrar los elementos accesorios y no únicamente el elemento distintivo. (Proceso 94-IP-2006, Marca (denominativa) AVON AGE BLOCK, publicado en la Gaceta Oficial 1420 de 31 de octubre de 2006).

24. Sobre este punto, el Tribunal de Justicia se ha manifestado en varias de sus providencias de la siguiente manera:

“Sobre el tema el tratadista Carlos Mascareñas ha indicado que: “Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios. Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión”. (Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908, citado en el Proceso 95-IP-2002)”. (Proceso 108-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1029 de 16 de enero de 2004)2.

                                                                                                                         2 Esta posición ha sido reiterada en las siguientes interpretaciones prejudiciales: 100-IP-2002 de 19 de

noviembre de 2003; 103-IP-2004 de 27 de octubre de 2004 y 23-IP-2005 de 18 de marzo de 2005.

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25. En ese sentido, la Sala consultante deberá tomar en consideración en su análisis de registrabilidad, si el signo solicitado resulta ser un signo derivado del lema comercial registrado “Único, bienestar en cada píldora, Yasmin, menos peso y mejor piel”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: El Juez Consultante deberá considerar para el análisis de signos que

pretenden distinguir productos farmacéuticos, el riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. Por lo tanto, en el análisis de registrabilidad la Autoridad Competente debe hacer un examen riguroso respecto de la suficiencia distintiva del signo solicitado.

SEGUNDO: La Corte Consultante deberá analizar si el signo solicitado “Bienestar en

cada píldora” (denominativo) incurre en una causal de irregistrabilidad absoluta por no ser apto para funcionar como marca, según lo determinado por los artículos 134 y 135 de la Decisión 486. La corte consultante deberá analizar si el signo solicitado es distintivo respecto de los productos que pretende distinguir en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y en clases conexas.

Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos y servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos adicionales que le proporcionen la suficiente distintividad.

Por lo tanto, el signo descriptivo es registrable si el conjunto es distintivo. De esta manera el juez consultante debe establecer si el signo “Bienestar en cada píldora” (denominativo) es descriptivo y está dotado de otros elementos que lo hagan distintivo respecto de los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y de clases conexas.

TERCERO: El hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una

marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro de Marcas o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor.

En ese sentido, la Sala Consultante deberá tomar en consideración en su análisis de registrabilidad, si el signo solicitado resulta ser un signo derivado del lema comercial registrado “Único, bienestar en cada píldora, Yasmin, menos peso y mejor piel”.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

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De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú