Gaceta Oficial 336 - Procesos 5-IP-96, 9-IP-97, 16-IP …intranet.comunidadandina.org/documentos/Gacetas/gace336.pdfAæo XIV - Nœmero 336 Lima, 27 de abril de 1998 Para nosotros la

Año XIV - Número 336

Lima, 27 de abril de 1998

Para nosotros la Patria es América

S U M A R I O

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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Proceso 5-IP-96.- Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 4, 5 y 20 de la Decisión 85 de laComisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado dela República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Admi-nistrativo. Expediente nacional N° 2866. Demanda de la sociedad �PPGINDUSTRIES INC.�. Caso: patente de invención �COMPOSICIÓN SÓLIDAQUE CONTIENE HALÓGENO Y MÉTODO PARA PRODUCIRLA� ..............

Proceso 9-IP-97.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 102, 146 y 147 dela Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por elConsejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente doctorManuel S. Urueta Ayola, relacionada con la acción de nulidad y restableci-miento del derecho contra la Resolución 22040 de 30 de mayo de 1994 de laDivisión de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comer-cio de la República de Colombia. Interpretación del artículo 96 de la Deci-sión 344. Registro de marca MIZUNO, otorgado a favor de la SOCIEDADCALZADOS OLEGARIOS LIMITADA. Expediente interno Nº 3541 ..............

Proceso 16-IP-97.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82, literal j) y 89 dela Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por elConsejero Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera, del Consejo de la República de Colombia.Expediente Interno Nº 4084. Actora SOCIEDAD ISL PROPERTIES LTD.Marca �WORLD CUP FRANCE 98� Etiqueta .................................................

Proceso 19-IP-97.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal j) y 89 de la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Solicitada por el ConsejeroDoctor Rafael Ariza Muñoz, Sala de lo Contencioso Administrativo, SecciónPrimera, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor ISLPROPERTIES LTD. Marca "WORLD CUP FRANCE 98" (Etiqueta). Clase 16de la Clasificación Internacional de Niza ........................................................

Proceso 22-IP-97.- Interpretación Prejudicial de los Arts. 81, 82 literal j) y 89 de la Decisión 344de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo deEstado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Conten-cioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por ISLPROPERTIES LTD., contra el acto denegatorio del registro de la marca deproductos "WORLD CUP FRANCE 98" (ETIQUETA) para productos com-prendidos en la clase No. 25 de la Clasificación Internacional de Niza,proceso interno N° 4087 ..................................................................................

Proceso 23-IP-97.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal j) y 89 de la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Solicitada por el DoctorManuel Urueta Ayola, Consejero de Estado de la República de Colombia.Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Nacio-nal Nº 4082. Actor ISL PROPERTIES LTD. Marca "WORLD CUP FRANCE98" y diseño mixto. Productos de la Clase 28 de la Clasificación Internacio-nal de Niza .......................................................................................................

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GACETA OFICIALdel Acuerdo

de Cartagena

GACETA OFICIAL 27/04/98 2.48

PROCESO No. 5-IP-96

Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 4, 5 y 20 de la Decisión 85 de laComisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de laRepública de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrati-vo. Expediente nacional N° 2866. Demanda de la sociedad �PPG INDUSTRIESINC.�. Caso: patente de invención �COMPOSICIÓN SÓLIDA QUE CONTIENE

HALÓGENO Y MÉTODO PARA PRODUCIRLA�.

Quito, 28 de noviembre de 1997

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

V I S T O S:

El Consejo de Estado de la República deColombia, Sala de lo Contencioso Administrati-vo, Sección Primera, a través del ConsejeroPonente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, re-quiere del Tribunal Andino, la interpretaciónprejudicial de los artículos 1, 4, 5 y 20 de laDecisión 85 de la Comisión del Acuerdo deCartagena.

Se formula el requerimiento, en razón deque la sociedad PPG INDUSTRIES INC., enejercicio de la acción de nulidad y restableci-miento del derecho, demanda la anulación delartículo 2 de la resolución No. 6751 de sep-tiembre 12 de 1991, expedida por la Super-intendencia de Industria y Comercio de la Re-pública de Colombia, por medio de la cual seniega las reivindicaciones 1 a 14 de la solicitudde patente de invención consistente en �Com-posición Sólida que contiene halógeno y méto-do para producirla�; y se pide además la nuli-dad de la resolución No. 1962 de octubre 29 de1993 la cual, al resolver el recurso de recon-sideración o reposición interpuesto contra elprimero de los actos acusados, dispuso suconfirmatoria.

A) El solicitante considera como hechos re-levantes para proceder a esta interpretaciónlos siguientes:

1. "El 7 de junio de 1989 la sociedad actoraformula ante la División de Propiedad Industrialde la Superintendencia de Industria y Comerciosolicitud de patente de invención para ́ Compo-sición Sólida que contiene halógeno y métodopara producirla´.

2. "Mediante escritos de 7 de septiembre y31 de octubre de 1989 la sociedad actora pre-sentó ante la mencionada dependencia la des-cripción, las reivindicaciones, el extracto parapublicación, la copia legalizada de la solicitudestadinense No. 213383, primera solicitud pre-sentada en el exterior para el mismo invento,junto con la traducción oficial que incluía lasreivindicaciones de dicha solicitud, y del docu-mento de traspaso de los inventores debida-mente traducido.

3. "Publicado el extracto... en la Gaceta de laPropiedad Industrial, no se presentaron obser-vaciones tendientes a desvirtuar la patentabi-lidad de la invención.

4. "Mediante el primero de los actos acusa-dos se negó la patente de invención para lasreivindicaciones 1 a 14 de la solicitud, bajo laconsideración de que... éstas se refieren a unproducto desinfectante sólido a base de un com-puesto halogenado disperso en una sal inorgá-nica tratada con un colorante; puesto que estasreivindicaciones se refieren a productos desin-fectantes los cuales sirven para prevenir enfer-medades, se consideran productos farmacéuti-cos no patentables de acuerdo con el artículo 5literal c) de la Decisión 85 (sic)´ (copia textualde la solicitud, incluido el (sic).

5. "Contra la mencionada decisión la socie-dad actora interpuso recurso de reposición, ensustento del cual argumentó que ...´es en ab-soluto inaceptable identificar un desinfectantesólido, del tipo usado para purificar aguas detipo industrial o semi-industrial, tales como lasempleadas en piscinas y sitios de aglomera-ción humana, con un producto farmacéuticoque esencialmente y por definición, se diseña,utiliza y prescribe para el tratamiento o preven-ción de enfermedades específicas. Lo absurdode tal identificación se echa de ver consideran-do la reivindicación 2, en donde se defineespecíficamente al material sólido de la inven-


ción, como conformado por materiales talescomo hipoclorito de calcio, hipoclorito de litio,ácido isocianúrico clorado, las hidantoínashalogenadas, la sodio-N-cloro-p-toluenfonami-das, etc., muchas de las cuales son venenospoderosos, tales como los derivados cianúricos,que no tienen en absoluto ninguna capacidadcurativa de ninguna enfermedad.

�Manifiesta igualmente que ...´los desinfec-tantes del tipo hipoclorito, tales como el hipo-clorito de calcio y similares se han establecidosiempre como productos industriales, en con-traposición con productos farmacéuticos, aten-diendo a que los primeros no son utilizables enel tratamiento de ninguna enfermedad, sino queencuentran su aplicación básica en procesosindustriales extremadamente fuertes, tales co-mo el blanqueo de la pulpa de madera, etc.

6. "Mediante la Resolución No. 1962 de 1993se confirmó el primero de los actos acusados,con fundamento en las siguientes considera-ciones: �Sea lo primero advertir que productofarmacéutico no es solamente el que cura unaenfermedad, pues por éste se entiende todocompuesto que ha sido sometido por el ingeniodel hombre, a un proceso que lo hace aptopara ser utilizado en la preservación de la sa-lud, en la conservación de la higiene personal,en la curación de una enfermedad de humanoso animales, o en el mejoramiento y exaltaciónde los atributos físicos del ser humano� (Revis-ta de la Sociedad Colombiana de Químicos eIngenieros Químicos �Química e Industria�, Vol.10, No. 1, mayo/84, �Los Herbicidas y las Male-zas�, pág. 19). La sola lectura de esta defini-ción nos permite dejar claramente establecidoque los productos farmacéuticos no sólo curansino que sirven para la preservación de la sa-lud, y dentro de esta categoría entran de estamanera los desinfectantes, toda vez que matanlas bacterias que pueden causar enfermeda-des.

�... si bien es cierto que los derivados cianú-ricos no tienen capacidad de curar y que loshipocloritos son blanqueadores, de acuerdo conla segunda reivindicación de la solicitud quenos ocupa, los productos empleados en el des-infectante se seleccionan entre hipoclorito decalcio o litio, el ácido isocianúrico clorado, lashidantoínas halogenadas, la sodio N-cloro-p-toluensulfonamida, la N,N,-dicloro-p-toluen-sulfonamida, las N-halo-2-oxazolidinonas y las

N,N´-dihalo-2-imidazolidinonas, las cuales tie-nen como características poseer halógenos ac-tivos o disponibles, que es la sustancia tera-péuticamente activa cuya propiedad es la dedesinfectar.

�Por lo demás, cabe puntualizar que la fun-ción del desinfectante, objeto de la invención,no obstante se aplique en una masa inerte, esla de eliminar las bacterias presentes en elagua de las piscinas o sitios de aglomeraciónhumana, evitando de esta forma que dichasbacterias causen enfermedades a los huma-nos; es por la razón anotada que esta clase dedesinfectantes son útiles en la preservación dela salud humana.

�En este orden de ideas, al tener el desinfec-tante objeto de reivindicación una sustanciaterapéuticamente activa, la cual constituye elingrediente esencial sobre el que recae la acti-vidad, tal producto está excluido de patentabi-lidad en virtud de lo dispuesto por el artículo 5literal c) de la Decisión 85 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena, razón por la cual esteDespacho confirmará, como en efecto lo haráen la parte resolutiva de esta providencia, laresolución recurrida.�

B) Igualmente se permite resumir el Tribu-nal de Justicia de la Comunidad Andina losargumentos expuestos por la demandante frentea la violación de la norma comunitaria:

Considera la parte actora que se violaron losartículos 1, 4, y 5 de la Decisión 85, plenamen-te vigente para el momento en que fue dictadala resolución No. 06751 recurrida. Estima igual-mente que de conformidad con los artículoscitados, la Administración tiene la obligación deconceder la patente solicitada si la respectivainvención corresponde a una nueva creación,�si dicha nueva creación es susceptible de apli-cación industrial y si dicha invención no se en-cuentra contemplada dentro de las prohibicio-nes expresamente consagradas en la Ley.� Con-sidera además, que �la novedad del invento nofue cuestionada, así como tampoco su aplica-ción industrial...; el objeto de la invención no seencuentra comprendido ni dentro de los ca-sos señalados taxativamente por el artículo 4-aquellos en los que no hay invención- ni den-tro de las excepciones a la patentabilidad, tam-bién taxativamente establecidas en el artícu-lo 5.�


Continúa argumentando la demandante, frentea los fundamentos para la negativa de la inven-ción esgrimidos por la Superintendencia, que:�De acuerdo con la misma ilógica teoría, inclu-so el agua y el jabón de tocador tendrían elmismo carácter de productos farmacéuticos.¿O quien no ha enseñado a sus hijos a lavarselas manos con agua y jabón antes de las comi-das, para matar las bacterias presentes en ellasy evitar así contraer alguna enfermedad?.�

Con vista de todo lo precedentemente ex-puesto, el Tribunal pasa a examinar el caso deautos,

CONSIDERANDO:

I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

QUE este Tribunal es competente para in-terpretar en vía "prejudicial" las normas queconforman el Ordenamiento Jurídico del Acuer-do de Cartagena, siempre que la solicitud pro-venga de un juez nacional actuando en funciónde juez comunitario, como lo es en el caso laalta jurisdicción consultante, y en tanto en cuan-to aquellas resulten pertinentes -a juicio delTribunal Andino- para la resolución del litigiointerno; e igualmente si, como en el caso, lasolicitud cumple con los demás requerimientosde los artículos 28 y 29 del Tratado de Crea-ción del Tribunal de Justicia del Acuerdo deCartagena, y los requisitos exigidos por el ar-tículo 61 del Estatuto del Tribunal.

II. NORMAS QUE VAN A SER INTERPRETA-DAS

QUE de las normas cuya interpretación hasido solicitada por la alta jurisdicción consul-tante, el Tribunal considera pertinentes para elcorrespondiente análisis interpretativo, las si-guientes:

DECISIÓN 85

"Artículo 1.- Se otorgará patente de inven-ción a las nuevas creaciones susceptiblesde aplicación industrial y a las que perfeccio-nen dichas creaciones".

�Artículo 4.- No se consideran invenciones:

a) Los principios y descubrimientos de ca-rácter científico;

b) El simple descubrimiento de materias exis-tentes en la naturaleza;

c) Los planes comerciales, financieros, con-tables u otros similares; las reglas de juegou otros sistemas en la medida que ellos seande un carácter puramente abstracto;

d) Los métodos terapéuticos o quirúrgicospara tratamiento humano o animal y los mé-todos de diagnóstico; y

e) Las creaciones puramente estéticas�.

"Artículo 5.- No se otorgarán patentes para:

a) Las invenciones contrarias al orden pú-blico o a las buenas costumbres;

b) Las variedades vegetales o las razas ani-males, los procedimientos esencialmente bio-lógicos para la obtención de vegetales o ani-males;

c) Los productos farmacéuticos, los medi-camentos, las sustancias terapéuticamenteactivas, las bebidas y los alimentos para eluso humano, animal o vegetal;

d) Las invenciones extranjeras cuya paten-te se solicite un año después de la fecha depresentación de la solicitud de patente en elprimer país en que se solicitó. Vencido eselapso no se podrá hacer valer ningún dere-cho derivado de dicha solicitud; y

e) Las invenciones que afecten el desarro-llo del respectivo País Miembro o los proce-sos, productos o grupos de productos cuyapatentabilidad excluyan los Gobiernos�.

�Artículo 20.- Si el examen definitivo fuerefavorable, se otorgará el título de la patente.

Si fuere parcialmente favorable podrá otor-garse el título por resolución motivada inclu-yendo solamente las reinvindicaciones acepta-das.

Si fuere desfavorable se le negará por reso-lución debidamente motivada�.

II. LA DECISIÓN 85: CRITERIOS DE INTER-PRETACIÓN

En el proceso judicial que ha dado origen ala solicitud de interpretación que aquí se ab-suelve, se discute si los productos desinfectan-


tes, en este caso para ser utilizados en pisci-nas, están o no comprendidos en la excepcióna la patentabilidad consagrada en el literal c)del artículo 5º de la Decisión 85 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena.

Es de particular importancia señalar que elartículo 5º tiene carácter excepcional, pues laregla general es la patentabilidad, consagradaen el artículo 1ro. de la misma Decisión y, porlo mismo, debe ser interpretado aquel por esteTribunal Comunitario y aplicado por el juez na-cional, en la forma restrictiva que una normade este tipo postula, pues bien claro está quees de la competencia exclusiva del legislador-en este caso el andino- consagrar las situacio-nes excluidas de las disposiciones generales,así mismo previamente determinadas por él.Ha sido éste el razonamiento contenido en lasentencia de este Tribunal Andino de septiem-bre 26 de 1997, Proceso No. 15-IP-95 �FMCCORPORATION�.

De las anteriores consideraciones se des-prende que la interpretación y aplicación deuna prohibición a la patentabilidad, como lacontenida en el literal c) del artículo 5º de laDecisión 85, no puede comprender sino lassituaciones jurídicas expresamente contempla-das en ella, de suerte que no es dable hacerlaextensiva por vía analógica a otros supuestosfácticos.

Sin embargo, ello no impide hacer una in-terpretación teleológica, sino que por el contra-rio la impone, pues precisamente para determi-nar la medida y alcance de la excepción serequiere precisar cuáles fueron los motivos yfinalidades del legislador -en este caso la Co-misión- para su consagración, ubicándose, porsupuesto, en el momento histórico en que lanorma fue dictada.

Es en este marco de su actuación que seráseñalado el sentido y alcance de las normascuya interpretación se solicita y que el Tribunalconsidera pertinente interpretar.

La exclusión de patentabilidad contenida enel artículo 5º de la Decisión 85, constituyó unode los elementos de que se valió el legisladorandino para hacer frente a las situaciones deorden público, económico y social de la época,circunstancias estas cuyos rasgos más impor-tantes fueron expuestos por el Tribunal en las

sentencias que pusieron fin a los procedimien-tos de interpretación prejudicial 1-IP-88, 7-IP-89 y en el Proceso 15-IP-95. En aquellas opor-tunidades el Tribunal señaló:

"Las leyes de propiedad industrial, inspira-das en las necesidades e intereses de lospaíses desarrollados, habían sido implanta-das en los países de la región en momentosen que el desarrollo fabril no había realmen-te comenzado y la posibilidad de creacióntecnológica era inexistente. La protección alos monopolios de explotación, objetivo fun-damental de estos sistemas de patentes, pro-ducía efectos no deseables para la econo-mía de la región y favorecía la captura de losmercados para los productos extranjeros, latenencia de las patentes por los agentes dela economía transnacional, la ninguna o es-casa vinculación de la inversión local con elproceso productivo real, el entorpecimientodel flujo tecnológico externo por la imposi-ción de cláusulas restrictivas, la posibilidadde fijar precios monopolísticos al aprovecharla patente para eliminar la competencia, etc.

"La constatación de estas realidades en Amé-rica Latina, permitió que se iniciaran accio-nes de los gobiernos dirigidas a reformar lasconcepciones tradicionales de las leyes na-cionales sobre patentes y marcas, abando-nando conceptos obsoletos según los cua-les se consideraba a las patentes como underecho de propiedad caracterizado por sucondición monopólica y desvinculado de laspolíticas de desarrollo."

Ciertamente, los gobiernos de los países dela Subregión hallaron en el Acuerdo de Carta-gena (Artículo 27) el marco jurídico que lespermitía, en forma conjunta, impulsar aquellaspolíticas reformistas que individualmente y enrazón de su "inferioridad económica" no habíanpodido desarrollar. En este esquema de cam-bio, resultó de singular envergadura el tema delas patentes, pues es claro que la mayor omenor amplitud del derecho individual de ex-plotación respecto de una invención, influye enrelación de causa efecto en el avance tecnoló-gico y en el desarrollo económico de los Esta-dos respectivos.

Se trataba entonces, y se trata hoy, dentrode contextos económicos distintos, de conci-liar las exigencias de los países industrializados


-los que obviamente procuran las máximas ga-rantías para los productos patentables y paten-tados- con los intereses intraregionales de losPaíses Miembros del Acuerdo de Cartagena,para los cuales el desarrollo económico emer-ge como su más alta prioridad. La máxima ex-presión de tal aserto la halla este Tribunal plas-mada en el literal e) del mismo artículo 5º de laDecisión 85 donde se dispuso la no patentabi-lidad de "las invenciones que afecten el desa-rrollo del respectivo País miembro".

Bajo esta perspectiva se aprobó, en el Ter-cer Período de Sesiones Extraordinarias de laComisión del Acuerdo de Cartagena celebradoen Lima del 27 de mayo al 5 de junio de 1974,la Decisión 85 como el �Reglamento para laAplicación de las Normas sobre Propiedad In-dustrial�.

El tema de la no patentabilidad de los pro-ductos farmacéuticos y medicamentos, de quetrata el literal c) del artículo 5º de la Decisión85, obedece a las razones antes enunciadas,que podrían denominarse de proteccionismoexterno con fines económicos, y también a otrasde tipo social y hasta ético que, en términosgenerales, guardan relación con la salud, bienjurídico que por su especial importancia no po-día depender de las pocas empresas extranje-ras que en aquella época ostentaban la titulari-dad sobre la técnica indispensable para su ade-cuado progreso y suministro. En efecto, en lasentencia 7-IP-89 -antes mencionada- mante-niendo igual criterio este Tribunal puso de re-lieve:

"En respaldo de las investigaciones y estu-dios que fueron tenidos en cuenta para re-dactar la Decisión 85..., conviene destacaren esta nueva oportunidad la informacióngeneral, a nivel mundial, que registran losespecialistas en derecho de patentes. "Porejemplo, en la obra ´Derecho de Patentes:España y la Comunidad Económica Euro-pea´ (A. Bercovitz, E. Galán, J. Delicado yM.A., De Ariel, Barcelona, 1985, pág. 79), selee:

"El mejor indicador del proceso técnico enla industria farmacéutica es el desarrollo delos nuevos principios activos. Pues bien, deltotal de nuevos principios activos terapéuti-camente relevantes desarrollados entre 1961y 1980 (según el estudio de Droit et Pharma-

cie de marzo de 1983), el 55% correspondea tres países, Estados Unidos, Francia y Ale-mania. Si añadimos a éstos los desarrolla-dos en Japón, Italia, Suiza e Inglaterra, re-sultaría que tan sólo siete naciones son res-ponsables del desarrollo del 90% de los prin-cipios activos sintetizados por primera vezen el período considerado... En estas nacio-nes, un reducido número de empresas sonlos principales agentes impulsores del pro-greso técnico en el sector. Su número noexcede de cien, de un total aproximado dediez mil empresas productoras de especiali-dades en todo el mundo."

III. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 5,párrafo c)

El artículo 1ro. de la Decisión 85 estableceque se otorgará patente de invención "a lasnuevas creaciones susceptibles de aplicaciónindustrial, y a las que perfeccionen dichas crea-ciones". Esto supone la manifestación inventi-va del hombre que crea algo nuevo o que per-fecciona lo que ya existe, todo en beneficio dela humanidad, logrando lógicamente un lucropor su invento. Este lucro es el que deriva desu patente, la cual le otorga derechos propiossobre el invento.

Puestas de presente las anteriores conside-raciones generales sobre el carácter excepcio-nal del artículo 5º de la Decisión 85, y con losantecedentes de tal Decisión, el Tribunal pro-cede a efectuar la interpretación del literal c)del mencionado artículo, a los fines de determi-nar si los productos desinfectantes se encuen-tran o no incluidos en el mismo.

El Tribunal al referirse a la novedad, expre-só:

�El requisito de la novedad es imprescindiblepara que se pueda conceder patente a unainvención. La novedad debe ser entendidaen un sentido amplio, sin restricciones quepuedan modificar su significado, por tanto,no interesa cuánto empeño o inversión hayarequerido el invento de ese producto o pro-cedimiento. Por otra parte, la accesibilidadal conocimiento no puede verse restringidapor condiciones de territorialidad o númerode personas que hayan llegado a conoceresa invención. Basta con que esa técnica


haya sido accesible al público, así sea a unnúmero limitado de personas, en cualquierparte del mundo, de cualquier manera, paraque la invención no pueda ser consideradacomo nueva� (Proceso No. 15-IP-95, sen-tencia de septiembre 26 de 1997.)

La Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena,coincidía con la corriente universal: �no restrin-ge el concepto de novedad, y basta con que lainvención se encuentre en el estado de la téc-nica -no sólo en los Países Miembros sino tam-bién fuera de ellos- para que el producto oprocedimiento no cumpla con los requisitos depatentabilidad�. (Sentencia citada en el párrafoanterior)

Además del requisito imprescindible de lanovedad, la Decisión 85, al igual que las poste-riores exige que la invención no resulte obvia ose derive de manera evidente del estado de latécnica. Este último es el nivel o actividad in-ventiva que requiere un producto o un procedi-miento para que pueda ser patentable: "Paradeterminar si la invención se ha derivado demanera evidente del estado de la técnica seutiliza un standard jurídico: una persona deloficio, normalmente versada en la materia téc-nica correspondiente, que puede llegar a lainvención en el curso corriente de sus activida-des". (Manuel Pachón, "El Régimen Andino dela Propiedad Industrial", Ediciones JurídicasGustavo Ibañez. Santa Fe de Bogotá, Colom-bia; pág. 62)

Respecto de la aplicación industrial, la doc-trina comenta:

�La invención para ser patentable debe po-derse producir (invenciones de producto) outilizar (invenciones de procedimiento) en cual-quier tipo de industria. La palabra industria,agrega el artículo que comentamos, debeentenderse en el sentido más amplio posiblecomprendiendo cualquier actividad producti-va, inclusive los servicios.

�Al decir de GÓMEZ SEGADE el requisito esperfectamente lógico y razonable. La conce-sión de la patente debe constituir un estímu-lo para el desarrollo de la industria y de latecnología. En consecuencia, sólo debenpatentarse las invenciones que puedan em-plearse en la practica.� (Manuel Pachón, ibí-dem, pág. 63)�

Por tanto y como puede observarse de loanteriormente expuesto, del literal c) del artícu-lo 5º se desprende que no se pueden otorgarpatentes para los productos farmacéuticos, losmedicamentos, las sustancias terapéuticamen-te activas, las bebidas y los alimentos para eluso humano, animal o vegetal.

Con vista de lo cual el Tribunal de Justiciade la Comunidad Andina observa:

Se discute en el proceso interno que ha dadolugar a la solicitud, si los productos desinfec-tantes, en este caso de piscinas, están inclui-dos en las excepciones a la patentabilidad con-sagradas por el señalado literal c) del artículo5to. de la Decisión 85 de la Comisión del Acuer-do de Cartagena.

Los medicamentos son cualquier sustancia,simple o compuesta, que aplicada interior oexteriormente al cuerpo del hombre o del ani-mal, puede producir un efecto curativo, es de-cir, que el medicamento cura, alivia, previeneuna enfermedad del hombre o del animal. Porotro lado, los desinfectantes tienen la funciónde: �Quitar a una cosa la infección o la propie-dad de causarla, destruyendo los gérmenesnocivos evitando su desarrollo�. Es necesarioentonces, definir el término ´cosa´: �Todo loque tiene entidad, ya sea corporal o espiritual,natural o artificial, real o abstracta. Objeto in-animado por oposición a ser viviente.� (el sub-rayado corresponde a la presente sentencia)(�Diccionario de la Lengua Española�, Vigési-ma Primera Edición, 1992).

Del concepto de ´desinfectante´ se deduceentonces fácilmente cual es su función, es de-cir, cual es su finalidad única: limpiar; y portanto, no podemos atribuir a conceptos claros,alcances que, respecto de ellos, resultaninapropiados, como, en el caso, el de productofarmacéutico. Siguiendo la tesis de consideraral desinfectante producto farmacéutico habríaforzosamente que concluir en que desde losdentífricos hasta los líquidos utilizados paradestapar cañerías -que en cierta forma evitanla proliferación de gérmenes al mantener lim-pios los desagües- estarían comprendidos den-tro de ese amplio concepto atribuido a los pro-ductos farmacéuticos.

Opinión que se encuentra respaldada por eldictamen de los expertos Orlando Enrique


González y Edgar Iván González, que cursa enel expediente enviado al Tribunal, a los folios14, 15 y 16:

�Así mismo el artículo 20 del mencionadoDecreto 2092 de 1986 define como MATE-RIAL HIGIÉNICO SANITARIO �el que por lanaturaleza de su conformación y las carac-terísticas de sus componentes o de sus for-mas externas, impide la contaminación o con-tribuye a evitarla, bien porque no produce ogenera reacciones con otros elementos osustancias o porque facilita los procesos delimpieza y desinfección�.

�Una de las características de los elementoshalogenados lo constituye precisamente suelevada condición tóxica; las anteriores sus-tancias, por pertenecer al grupo de loshalogenados, son extremadamente tóxicasy una de las recomendaciones para este tipode sustancias es evitar ser ingeridos, puessu alto poder tóxico resulta perjudicial a losorganismos humanos y animales.

�Como se dijo en el ítem anterior, los com-puestos halogenados son altamente tóxicosy su poder tóxico, depende de la concentra-ción y del peso de la persona o animal que loingiera. Una ingesta de un producto de estascaracterísticas, dado su alto poder corrosivoy cáustico, ataca las mucosas gástricas, oca-sionando úlceras de difícil manejo clínico(Manual de Toxicología Clínica DREISBUCH.R. 6ª. Edición).

�Por las razones antes anotadas y vistas lasdefiniciones que para productos farmacéuti-cos establece el art. 4º del Decreto 2092 de1986, las sustancias halogenadas, no pue-den clasificarse en este grupo, ni conside-rarse como tales, por cuanto no son suscep-tibles de ser �medicamentos de uso huma-no� dada la alta toxicidad de los mismos.

�De acuerdo a la definición del art. 20 delDecreto 2092 de 1986, tales compuestos es-tarían catalogados como Material HigiénicoSanitario�

De igual manera, y conforme a la doctrina,(véase PACHÓN, Manuel y SÁNCHEZ, Zoraida:�El régimen andino de la Propiedad Industrial�,ediciones jurídicas Gustavo Ibañez, Bogotá,1995, pág. 86), es importante tener presente la

evolución ocurrida en la legislación andina, enrelación con esta prohibición de no registro deproductos farmacéuticos: en la Decisión 344existe una gran ampliación del campo depatentabilidad respecto de la contenida en laDecisión 85.

Así, sucede con la patentabilidad de los pro-ductos alimenticios y bebidas y con los produc-tos agroquímicos ninguno de los cuales eranpatentables, lo que concordantemente era re-cogido por la jurisprudencia de este TribunalComunitario. Y los productos farmacéuticos, sal-vo los que se encuentren incluidos en la listade Medicamentos Esenciales de la Organiza-ción Mundial de la Salud, son ahora patenta-bles sin restricción alguna.

Por otra parte, la Decisión 344 eliminó tam-bién la posibilidad establecida en la Decisión313, de instituir en las legislaciones internas delos Países Miembros un régimen de impaten-tabilidad de los productos farmacéuticos por unperíodo que no podía exceder de 10 años.

Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Co-munidad Andina, en ejercicio de la competen-cia que le atribuye el artículo 28 de su Tratadode Creación, y a los fines previstos en el artícu-lo 31 del mismo cuerpo normativo suprana-cional, por vía de interpretación,

C O N C L U Y E:

1. Conforme a reiterada jurisprudencia, esteTribunal Andino es el órgano competentepara decidir las normas comunitarias que,por atinentes al caso concreto, son las quevan a ser interpretadas.

2. Los pronunciamientos del Tribunal tienenla finalidad de asegurar en el territorio delos Países Miembros la aplicación uniformede las normas que conforman el Ordena-miento Jurídico de la Comunidad Andina,por lo cual la jurisprudencia sentada es doc-trina armónica y estable pero con la naturaladaptación al caso concreto, y puesta enfunción de los avances del proceso de inte-gración; lo que, por otra parte, hace siem-pre necesaria la consulta.

3. La Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena,coincide con la corriente universal: no res-tringe el concepto de novedad. Basta por


tanto que la invención se encuentre en elestado de la técnica -no sólo en el territorioAndino sino también fuera de él- para quese considere que el producto o procedi-miento no cumple con los requisitos depatentabilidad.

4. Por las razones expuestas en el presentefallo interpretativo, los desinfectantes no seencuentran comprendidos en la excepcióna la patentabilidad contenida en el literal c)del artículo 5 de la Decisión 85.

El Consejo de Estado de la República deColombia, Sección Primera, Sala de lo Conten-cioso Administrativo deberá adoptar la presen-te interpretación de la normativa andina, al mo-mento de dictar la respectiva sentencia en elexpediente nacional No. 2866.

Notifíquese al Consejo de Estado la presen-te sentencia, mediante copia certificada y sella-da.

Remítase así mismo copia de esta senten-cia a la Secretaria General de la ComunidadAndina para su correspondiente publicación enla Gaceta Oficial.

Roberto Salazar ManriquePRESIDENTE

Juan José Calle y CalleMAGISTRADO

Gualberto Dávalos GarcíaMAGISTRADO

Luis Henrique Farías MataMAGISTRADO

Patricio Bueno MartínezMAGISTRADO

Patricio Peralvo MendozaSECRETARIO a.i.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fielcopia del original que reposa en el expedientede esta Secretaría. CERTIFICO.-


PROCESO 9-IP-97

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 102, 146 y 147 de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por elConsejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente doctor

Manuel S. Urueta Ayola, relacionada con la acción de nulidad yrestablecimiento del derecho contra la Resolución 22040 de 30 de mayo de

1994 de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industriay Comercio de la República de Colombia. Interpretación del artículo 96 de laDecisión 344. Registro de marca MIZUNO, otorgado a favor de la SOCIEDAD

CALZADOS OLEGARIOS LIMITADA. Expediente interno Nº 3541.

Quito, 4 de Febrero de 1998

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA

V I S T O S:

La solicitud de interpretación prejudicial delos artículos 81, 83 literal a), 102, 146 y 147 de

la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, formulada por el Consejero doctorManuel Urueta Ayola del Consejo de Estado,Sala de lo Contencioso Administrativo, SecciónPrimera de la República de Colombia, Procesointerno Nº 3541 en el cual la SOCIEDAD CAL-ZADO OLEGARIOS LIMITADA, demanda ladeclaratoria de nulidad de la Resolución 22040de 30 de mayo de 1994, proferida por la Divi-


sión de Signos Distintivos de la Superintenden-cia de Industria y Comercio y como consecuen-cia de ello solicita a título de restablecimientodel derecho la cancelación del certificado deregistro de la marca MIZUNO.

Los documentos sobre solicitud de registro,demanda de nulidad, admisión de la demanda,contestación de la demanda por la Superin-tendencia de Industria y Comercio y otros do-cumentos relevantes al caso, que obran en elexpediente adjunto a la consulta.

Que el Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina es competente para pronunciarse so-bre la interpretación solicitada, conforme a lodispuesto por el artículo 28 del Tratado de suCreación.

Que igualmente el Consejo de Estado deColombia está facultado para proponer la men-cionada solicitud de interpretación prejudicialconforme al artículo 29 del citado Tratado.

Que la solicitud cumple con los requisitos deadmisibilidad enumerados en el artículo 61 dela Decisión 184, Estatuto del Tribunal, y con elinforme sucinto de los hechos que la autoridadconsultante estima relevantes para la interpre-tación, los cuales se transcriben así:

�...Como hechos relevantes para la interpre-tación, al decir del demandante, se señalanlos siguientes:

�1º) La sociedad CALZADO OLEGARIOS LI-MITADA solicitó el registro de la marca MIZUNO(NOMINATIVA), clase 25, expediente admi-nistrativo Nº 92.339.603.

�2º) Surtido el trámite de rigor, la División deSignos Distintivos de la Superintendencia deIndustria y Comercio expidió la resolucióncuya nulidad se demanda, por la cual seconcedió el registro de la marca, solicitadopor LA SOCIEDAD CALZADO OLEGARIOSLIMITADA.

�3º) La marca MIZUNO (NOMINATIVA) quedistingue productos de la clase 25, antesreferida, es esencialmente semejante a lamarca MIZURO (NOMINATIVA), certificadoNº 140.919, para distinguir productos de lamisma clase, registrada con anterioridad anombre de la Sociedad CALZADO NOVAL...�.

Que, como lo viene reiterando este Tribunallas solicitudes de interpretación prejudicial pre-sentan ordinariamente a manera de síntesis delos hechos apenas una breve reseña de losargumentos de la demanda, es necesario ad-vertir la conveniencia de que por razones deequilibrio e igualdad de las partes en el proce-so judicial, éstas gocen de las mismas oportu-nidades en materia procesal.

Que el principio de igualdad de las partes enel proceso debe reflejarse no solamente dentrodel expediente interno objeto de la interpreta-ción prejudicial sino también en la consulta, demanera tal que para su absolución se cuentecon el marco general del caso con las alegacio-nes de ambas partes. Por ello estima necesa-rio el Tribunal hacer una síntesis de la contes-tación de la demanda formulada por la Super-intendencia de Industria y Comercio en los si-guientes términos:

Que la Superintendencia de Industria y Co-mercio, después de afirmar como ciertos loshechos contenidos en la demanda, centra sudefensa en la simple aseveración de que laDivisión de Signos Distintivos no ha incurridoen violación de norma legal alguna por cuantoobró de acuerdo con las atribuciones otorga-das a la Oficina Nacional Competente por laDecisión 344, de manera que el acto adminis-trativo impugnado contenido en la ResoluciónNº 22040 de 30 de mayo de 1994 de la Divisiónde Signos Distintivos se expidió con plena com-petencia para estudiar y resolver sobre la con-cesión o denegación de las marcas, siendo laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena la norma aplicable en el presentecaso. Agrega que la Superintendencia se ajus-tó plenamente al trámite administrativo previstoen materia marcaria, habiendo examinado laregistrabilidad de la marca solicitada en regis-tro y habiendo decidido sobre el otorgamientode la misma para distinguir los productos de laclase 25.

Que anota la demandada que la parte actorano se opuso dentro del término legal en que eraoportuno hacerlo, es decir una vez surtida lapublicación en la Gaceta de Propiedad Indus-trial. Por lo anterior reitera la legalidad de laactuación de la División de Signos Distintivos,que no viola disposiciones legales superioresen materia marcaria.


C O N S I D E R A N D O:

Que en relación con la solicitud formulada ycon la facultad del Tribunal de ampliar o res-tringir el tipo de disposiciones comunitarias quedeben interpretarse, considera que las normasobjeto de interpretación en el presente casoson las siguientes:

�...DECISION 344

�Artículo 81.- Podrán registrarse como mar-cas los signos que sean perceptibles, sufi-cientemente distintivos y susceptibles de re-presentación gráfica.

�Se entenderá por marca todo signo percep-tible capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comer-cializados por una persona de los productoso servicios idénticos o similares de otra per-sona.

�Artículo 83.- Asimismo, no podrán regis-trarse como marcas aquellos signos que, enrelación con derechos de terceros, presen-ten algunos de los siguientes impedimen-tos:

�a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, a unamarca anteriormente solicitada para registroo registrada por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso de lamarca pueda inducir al público a error;

�Artículo 96.- Vencido el plazo establecidoen el artículo 93, sin que se hubieren pre-sentado observaciones, la oficina nacionalcompetente procederá a realizar el examende registrabilidad y otorgar o denegar el re-gistro de la marca. Este hecho será comuni-cado al interesado mediante resolución de-bidamente motivada.

�Artículo 102.- El derecho al uso exclusivode una marca se adquirirá por el registro dela misma ante la respectiva Oficina Nacio-nal Competente...�.

1. Los artículos 146 y 147 de la Decisión 344

Los artículos 146 y 147 de la Decisión 344constituyen compromisos que los Países Miem-

bros del Acuerdo de Cartagena adquirieron des-de la entrada en vigencia de la Decisión 311.Tales compromisos, de carácter nacional, nopueden ser invocados ni aplicados a los casosen que los particulares participan con intere-ses individuales.

Los compromisos sobre los que versan losmencionados artículos son obligaciones adqui-ridas por los países, cuyo cumplimiento debe-rá concretarse en beneficio del fortalecimientoinstitucional de los órganos de protección de lapropiedad industrial en la subregión �con mirasa la consolidación de un sistema de administra-ción comunitaria�. Así lo ha venido reconocien-do este Tribunal de manera uniforme en losProcesos 33-IP-95; 12-IP-96; 18, 20, 21, 22,25, 26, 27 y 32-IP-96; 3, 5, 7 y 15-IP-97. (Gace-tas Oficiales Nº 257 de 14 de abril de 1997, 265de 16 de mayo de 1997, 318 de 26 de enero de1998, 291 de 31 de septiembre de 1997, 308de 28 de noviembre de 1997, 314 de 18 dediciembre de 1997). Este punto no está siendoobjeto de discusión en el presente caso, por locual el Tribunal se abstiene de proceder a lainterpretación de los artículos citados.

2. Materia de la Sentencia

Los documentos remitidos por el órganoconsultante que reflejan los pormenores de lacontención judicial interna, ésta ha de diluci-darse por el juez nacional tomando en consi-deración las siguientes circunstancias deriva-das de la normativa comunitaria aplicable alcaso:

a) La perceptibilidad, la distintividad y la repre-sentación gráfica como características quedeberá reunir un signo para poder ser regis-trado como marca.

b) La causal de irregistrabilidad de la marcaque va implícita en el contenido del literal a)del artículo 83 de la Decisión 344 cuando elsigno que se pretenda inscribir sea idénticoo se asemeje a una marca anteriormenteregistrada o solicitada en registro para losmismos productos o servicios, pudiendo in-ducir al público a error.

c) La obligación de la Oficina Nacional Compe-tente de efectuar el examen de registrabilidadde fondo de las marcas, aun en el caso deque no se hubieren presentado observacio-nes.


d) La naturaleza del registro marcario.

3. Distintividad de las Marcas

La litis a que se refiere la causa interna ge-neradora de la presente interpretación prejudi-cial se centra en un concepto básico del dere-cho marcario como es la distintividad de lasmarcas. El artículo 81 de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena se refierea tres características esenciales que deberáreunir un signo para ser registrado como mar-ca, concretándolas en la distintividad, la per-ceptibilidad y la posibilidad de su representa-ción gráfica.

En realidad, de las tres características men-cionadas, la distintividad constituye el funda-mento básico de la marca para que pueda serregistrada, pues las demás características sederivan de ella. La perceptibilidad y la repre-sentación gráfica a que se refiere el artículo 81de la Decisión citada, son calidades que pre-cisamente permiten percibir la marca por lossentidos y concretarla mediante símbolos o fi-guras externas, sean éstas denominativas ográficas.

La perceptibilidad de los signos hace rela-ción a que éstos puedan ser percibidos por losórganos de los sentidos, particularmente el dela vista, como medio más generalizado paraque el público pueda identificar un signo y dife-renciarlo de otro. El signo debe materializarsemediante un escrito, una simbología o una grá-fica (palabras, emblemas, dibujos, gráficos,etc.).

Si un signo no cumple, al instante de serpresentado para su registro, con las condicio-nes intrínsecas para su registrabilidad no po-dría ser admitido como tal y de llegar a serlolas normas comunitarias establecen la acciónde nulidad del acto correspondiente.

Siendo la distintividad base fundamental parala identificación marcaria o para su individuali-zación, cualquier signo que sea idéntico o seasemeje a una marca anteriormente registradao solicitada en registro para los mismos pro-ductos o servicios, resulta irregistrable a la luzdel artículo 83 literal a) de la Decisión 344.

Este Tribunal ha sentado jurisprudencia uni-forme sobre el tema de la distintividad, entre

ellos en los siguientes casos: 12, 27, 31 y 33-IP-95; 12, 15, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 32-IP-96; 3, 5, 10 y 15-IP-97; (Gaceta Oficial Nº 199de 26 de enero de 1996, 257 de 14 de abril de1997, 291 de 3 de septiembre de 1997, 265 de16 de mayo de 1997, 311 de 10 de diciembrede 1997, 318 de 26 de enero de 1998, 308 de28 de noviembre de 1997, 314 de 18 de diciem-bre de 1997).

4. Identidad, Semejanza, Confundibilidad yerror

La legislación y la jurisprudencia andina sehan referido unas veces al fenómeno de laconfundibilidad (Decisión 85, artículo 58, literalf)) y otras (Decisión 313 artículo 71 literal a) y344, artículo 83 literal a)) al error como uno delos vicios del sistema marcario que genera cau-sal de irregistrabilidad. En realidad ambas figu-ras de irregistrabilidad están estrechamente re-lacionadas porque tanto la confusión como elerror implícito en ella, son elementos que vi-cian el consentimiento de los consumidores enla selección de sus productos y perjudican alos productores en la cabal identificación conlos mismos.

En cuanto a la confusión, el Tribunal ha se-ñalado que la acción de confundir en sentidoestricto consiste en tomar una cosa por otra.La confusión se genera en distintos grados omatices, desde la similitud o semejanza entredos marcas hasta la identificación total de lasmismas. De esta manera se ha sostenido quela marca que se proyecta registrar no puedeser confundida con la debidamente inscrita quegoza de protección legal conferida por el regis-tro y que otorga a su titular el derecho a utilizar-la en forma exclusiva.

Con el nombre de confusión se entiende,pues, la que va involucrada en un signo idénti-co o similar a una marca ya registrada para losmismos productos o servicios, signo que porello carece de fuerza distintiva e induce a con-fusión al consumidor medio o sea el consumi-dor común y corriente de determinada clase deproductos en quien debe suponerse un conoci-miento y una capacidad de percepción corrien-tes.

El Tribunal ha trazado claramente en otrasoportunidades criterios generales para que eladministrador o el juez puedan determinar o


apreciar la similitud de dos marcas en un exa-men de registrabilidad. En esta oportunidad elTribunal Andino decide reproducir lo que al res-pecto señaló en el proceso 4-IP-94.

�...Criterios generales de apreciación dela similitud.-

�La doctrina y la jurisprudencia han estable-cido criterios generales para facilitar la com-paración y apreciar la similitud:

�a) Cotejo de conjunto, o visión en conjuntode las marcas comparables.

Este criterio pugna con la posibilidad de quese descompongan las marcas cuestionadaspara que las partes desintegradas de lasunas sirvan de base comparativa con lasotras o viceversa. Riñe esta regla tambiéncon el �procedimiento matemático� de conta-bilizar las sílabas o letras sean éstas igualeso dispares para admitir o no la incompatibili-dad. El examen pormenorizado o meticulosode una marca contraría la corriente exami-nadora o identificadora que el consumidorrealiza frente a ella. La imagen que retieneel público en último momento es �la primeraimpresión� que sobre las marcas tuvo, enforma general y sencilla, luego de una �ojea-da superficial�.

�Sobre este punto se remite el Tribunal alfallo pronunciado en el proceso 1-IP-87:

�...Deberá tenerse en cuenta la visión deconjunto, la totalidad de sus elementos inte-grantes, la unidad fonética y gráfica de losnombres, su estructura general y no las par-tes aisladas unas de otras, ni los elementosparticulares distinguibles en los nombres, yaque por tratarse de estructuras lingüísticasdeberá atenderse antes que nada a la fonéti-ca. Debe evitarse, entonces, la disección ofraccionamiento de los nombres que se com-paran o el pretender examinarlos en sus de-talles, ya que el consumidor medio no pro-cede en tal forma. Por lo mismo, deberáponerse atención preferente a los elementoscaracterizantes de cada denominación, delos cuales suele depender en la práctica laprimera impresión o impacto que recibe eseconsumidor medio ante el nombre que sirvede marca.

�b) Cotejo sucesivo y no simultáneo de lossignos.

�El consumidor en la gran generalidad ob-servará las marcas en forma separada, y nosimultáneamente, lo que permitirá conocersi la impresión o imagen dejada por la una,recuerda la imagen de la otra.

�c) Relevancia de las semejanzas más quede las diferencias.

�La similitud general entre dos marcas nodepende de los elementos distintos, que apa-rezcan en ella, sino de los elementos seme-jantes o de la semejante disposición de esoselementos (Breuer, cita de Manuel Pachón,�Protección de los Derechos de la PropiedadIndustrial�, Editorial Temis S.A. Bogotá, pá-gina 69).

�d) La posición del juez.

�El juzgador en definitiva está defendiendoal consumidor y también al titular de la mar-ca ante un posible riesgo de confusión. Ensu análisis debe suponerse si el público po-dría confundirse con las dos marcas antesque él personalmente...�.

En cuanto a la confundibilidad, desde la sen-tencia en el caso 1-IP-87 (Gaceta Oficial 28 de15 de febrero de 1988) el Tribunal trazó losderroteros para el cotejo de marcas denomi-nativas, que corresponden precisamente al ca-so controvertido actualmente. Por ello se re-produce a continuación la parte pertinente dela sentencia citada.

�...En cuanto al cotejo o comparación de mar-cas denominativas -de las que trata el pre-sente proceso- para decidir si son suscepti-bles de confusión, deberá tenerse en cuentala visión de conjunto, la totalidad de sus ele-mentos integrantes, la unidad fonética y grá-fica de los nombres, su estructura general yno las partes aisladas unas de otras, ni loselementos particulares distinguibles en losnombres, ya que por tratarse de estructuraslingüísticas deberá atenderse antes que nadaa la unidad fonética. Debe evitarse, enton-ces, la disección o fraccionamiento de losnombres que se comparan, o el pretenderexaminarlos en sus detalles, ya que el con-sumidor medio no procede en tal forma. Por


lo mismo, deberá ponerse atención prefe-rente a los elementos caracterizantes de cadadenominación, de los cuales suele dependeren la práctica la primera impresión o impac-to que recibe ese consumidor medio ante elnombre que sirve de marca.

�Cabe observar, por último, que no hay lugara una comparación de nombres -marcas eneste caso- en el campo conceptual o ideoló-gico, cuando tales denominaciones carecende significado propio en el idioma de losconsumidores presuntamente interesados, asíno se trate propiamente de las llamadas mar-cas �caprichosas o de fantasía�.

�Para una mejor comprensión de lo dicho, elTribunal se permite precisar -de acuerdo conla doctrina predominante- que el consumidoral que debe tenerse en cuenta, tanto paradeterminar la notoriedad de una marca comopara establecer el posible riesgo de confu-sión entre dos marcas, es el llamado �con-sumidor medio� o sea el consumidor comúny corriente de determinada clase de produc-tos, en quien debe suponerse un conoci-miento y una capacidad de percepción co-rrientes. Por supuesto que en cuento a estefundamental punto de referencia, o sea elpúblico consumidor de determinada clase deproductos debe distinguirse si se trata debienes o productos de consumo masivo o sipor el contrario son de consumo selectivo,en lo cual interviene definitivamente el nivelde vida y la capacidad adquisitiva del grupohumano involucrado o sea de aquel que sue-le solicitar, usar o consumir determinado pro-ducto...�.

De lo anterior puede concluirse que desde elpunto de vista gráfico, visual y fonético, induda-blemente existe gran semejanza entre las mar-cas en conflicto MIZUNO (registrada) y MIZURO(solicitada en registro) pertenecientes ambas ala clase 25 por lo cual la marca ya registradacon anterioridad al acto que se impugna en laacción de nulidad interna, gozaba del derechoexclusivo de uso y estaba amparada en virtuddel registro de todo los derechos que le confie-re el ius prohibendi, entre ellos el de gozar degarantía para solicitar las medidas de protec-ción para la defensa de su derecho. De ahí queel artículo 104 de la Decisión 344 otorga altitular de la marca el derecho de actuar contracualquiera tercero que sin su consentimiento,

realice actos de uso, importación, exportación,comercio o aplicación de un signo que se leasemeje al suyo o le sea idéntico. De estascaracterísticas de la titularidad del registro sederivan entre otras el derecho a observar, elderecho a oponerse comprendidos en los ar-tículos 93 a 95; el derecho a solicitar la cance-lación de la marca idéntica o similar a unanotoriamente conocida (párrafo final del artícu-lo 108) y el derecho a solicitar la nulidad delregistro cuando éste se hubiere conferido encontravención a cualquiera de las disposicio-nes de la Decisión 344, entre ellas naturalmen-te el literal a) del artículo 83, tal como lo esta-blece el artículo 113, literal a).

5. Obligatoriedad del examen de Registra-bilidad.

La Superintendencia de Industria y Comer-cio, entre los argumentos de impugnación de lademanda, sostiene que la actora no se opuso ala solicitud de registro de la marca dentro deltérmino legal en que era oportuno hacerlo.

En relación con esta afirmación el Tribunalestima oportuno también interpretar el artículo96 de la Decisión 344, sobre el examen deregistrabilidad de las marcas. La norma conte-nida en el artículo 96 impone a la autoridadadministrativa o la Oficina Nacional Competen-te la obligación de realizar el examen deregistrabilidad de una solicitud marcaria, exa-men que procede tanto en el caso de habersepresentado observaciones, como en aquel enque no se hubieren hecho. La inexistencia deobservaciones por lo tanto, a juicio de esteTribunal, no exime al administrador de la exi-gencia del examen de registrabilidad en la for-ma y en el fondo para que sea éste, el adminis-trador, según su criterio, quien determine otor-gar o denegar el registro de la marca, ciñén-dose a las disposiciones sobre registrabilidadde la misma contenidas en el artículo 81 de laDecisión comentada y en las causales deirregistrabilidad, obviamente entre ellas, la con-tenida en el artículo 83 literal a) de la mismaDecisión. La resolución que como resultado delexamen de registrabilidad expidiere la OficinaNacional Competente, sea para negarlo o paraaprobarlo, deberá estar motivada y ser debida-mente notificada al interesado. Sobre el parti-cular el Tribunal en su sentencia 27-IP-95 (Ga-ceta Oficial Nº 257 de 14 de abril de 1997) hadicho:


�En el otro supuesto de que no se presentenobservaciones, el artículo 96 ha previsto que�vencido el plazo establecido en el artículo93, sin que se hubieran presentado observa-ciones, la Oficina Nacional Competente pro-cederá a realizar el examen de registrabilidady a otorgar o denegar el registro de la marca.

�La facultad que se confiere a la Oficina Na-cional Competente o al administrador paraque proceda al examen de fondo sobre laregistrabilidad del signo, a más de ser unapotestad, es una obligación que debe cum-plirse antes de otorgar el registro marcario.

�No puede entenderse que el examen defondo sólo se ha de practicar cuando noexistan �observaciones�, ni que se haya deomitir en caso de existencia de éstas, cuan-do el fin y el objetivo de la norma es que seala autoridad administrativa la que, con el exa-men de fondo, conceda o deniegue la mar-ca.

�Con la presentación de observaciones y suaceptación o rechazo, no significa que seexima al funcionario de su obligación de pro-ceder al examen de los requisitos que debereunir el signo según el artículo 81, y deverificar si no se encuentra incurso en lasprohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83.

�Conforme a lo dispuesto tanto en los artícu-los 95 y 96 de la Decisión 344, el examen deregistrabilidad procede tanto cuando se pre-senten o no observaciones, y en el primercaso, la Oficina Nacional Competente a lavez que analiza las observaciones realizadicho examen, el que no sólo se concretaráa las observaciones sino a otras situacionesy hechos que se presenten con relación alsigno solicitado para registro.

�Dentro de esa amplia facultad conferida a laOficina Nacional Competente para otorgar odenegar la solicitud de registro no le estápermitido establecer, agregar o añadir máscausales de irregistrabilidad que las contem-pladas en los artículos 81, 82 y 83. Cumplircon la obligación de proceder al examen defondo del signo, y de resolver sobre la re-gistrabilidad o no del signo, son atribucionesde la administración que no pueden ser tras-ladadas a otra autoridad ni ser objetadas porhaberse cumplido.

�El que haya acertado o no la autoridad es elefecto de ejercer su atribución, en cuyo casolas normas comunitarias y legislaciones in-ternas contienen los preceptos para revocaro enmendar un acto administrativo proferidocon incumplimiento de los preceptos relati-vos al registro de marcas...�.

6. Naturaleza del Registro Marcario

En el régimen comunitario andino el registromarcario está concebido dentro del sistemaatributivo en virtud del cual sólo goza de losderechos inherentes a la marca quien la inscri-ba en el registro ante la Oficina Nacional Com-petente.

De conformidad con el artículo 102 de laDecisión 344 el registro marcario tiene una fun-ción constitutiva en la medida en que confiere asu titular el derecho exclusivo sobre la marcadesde el momento de su inscripción. Sobre elregistro como instrumento de protección de lapropiedad marcaria, se ha pronunciado esteTribunal, entre otras, en la sentencia 10-IP-94(Gaceta Oficial Nº 177 de 20 de abril de 1995).

En desarrollo de las consideraciones ante-riores el Tribunal

C O N C L U Y E:

1. La distintividad, la perceptibilidad y la re-presentación gráfica, constituyen caracte-rísticas esenciales para que un signo pue-da registrarse como marca, siendo la pri-mera de ellas fundamento básico de laregistrabilidad, de conformidad con el ar-tículo 81 de la Decisión 344.

2. Un signo que sea similar o idéntico a unamarca ya registrada, para los mismos pro-ductos o servicios, es contrario al requisitode distintividad de las marcas y debe serobjeto de rechazo por la Oficina NacionalCompetente, cuando del examen de regis-trabilidad se deduzca que el signo solicita-do en registro puede generar confusión oerror en el consumidor debido a su identi-dad o semejanza fonética o gráfica con unamarca ya registrada para los mismos pro-ductos, según lo señala el artículo 83, lite-ral a) de la Decisión 344.

3. Del artículo 102 de la Decisión 344 se des-prende que el registro de la marca es el


título por el cual su poseedor ejerce el de-recho al uso exclusivo. El registro otorga asu titular el derecho de oponerse a quienpretenda de cualquier modo usar la marcao imitarla para los mismos o similares pro-ductos o servicios.

4. Según el artículo 96 de la Decisión 344 laOficina Nacional Competente tiene la obli-gación de realizar el examen de registrabili-dad marcaria, tanto en el caso de habersepresentado observaciones, como en aquelen que no se hubieren hecho. No es acep-table que la negativa de una solicitud deregistro se apoye en el argumento de quedurante el proceso registral no se presen-taron observaciones.

5. En cumplimiento de los dispuesto por elartículo 64 del Estatuto del Tribunal de Jus-ticia del Acuerdo de Cartagena, notifíqueseal Consejo de Estado de la República deColombia, Sala de lo Contencioso Adminis-trativo, Sección Primera, mediante copiacertificada y sellada.

7. De conformidad con el artículo 31 del Tra-tado de Creación de este Tribunal, el Con-sejo de Estado de la República de Colom-bia, Sección Primera, Sala de lo Conten-cioso Administrativo, deberá adoptar la pre-sente interpretación al dictar sentencia den-tro del Proceso 4127.

Remítase copia de esta sentencia de inter-pretación prejudicial a la Secretaría Generaldel Acuerdo de Cartagena para su publicaciónen la Gaceta Oficial.









PROCESO 16-IP-97

Solicitud de Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literal j) y 89de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada

por el Consejero Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera, del Consejo de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 4084. Actora SOCIEDAD ISL PROPERTIES LTD.Marca �WORLD CUP FRANCE 98� Etiqueta.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA

En Quito, a los diecisiete días del mes defebrero de mil novecientos noventa y ocho.

VISTOS:

Que el Consejo de Estado de la Repúblicade Colombia, Sala de lo Contencioso Adminis-

trativo, Sección Primera, a través del Conseje-ro ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa,solicita a este Tribunal Andino la interpretaciónprejudicial de los artículos: 81, 82 literal j) y 89de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

Que se formula esta solicitud en razón deque la Sociedad ISL PROPERTIES LTD. porintermedio de apoderado, pretendió obtener antela División de Signos Distintivos de la Super-


intendencia de Industria y Comercio, el registrode la marca WORLD CUP FRANCE 98 (Eti-queta), para amparar productos comprendidosen la clase 14 de la Clasificación Internacionalde Niza, el 24 de noviembre de 1994, solicitudque fue publicada en la Gaceta de PropiedadIndustrial Nº 412 del 30 de enero de 1995 ycontra la cual no se presentaron observacio-nes de terceros.

Mediante resolución 6660 de 31 de marzode 1995, notificada el 17 de abril de 1995, laDivisión de Signos Distintivos de la Superin-tendencia de Industria y Comercio, negó el re-gistro de la marca mencionada, por considerarque estaba incursa dentro de la causal deirregistrabilidad contemplada en el literal j) delartículo 82 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena. Contra la resolu-ción 6660 del 31 de marzo de 1995, la socie-dad solicitante por intermedio de apoderadointerpuso recurso de apelación, argumentandoque en la solicitud correspondiente no se rei-vindicó propiedad sobre la expresión FRANCE,recurso que fue decidido mediante resolución1011 de 29 de mayo de 1996, mediante la cualse confirmó la impugnada.

Se pretende obtener la nulidad de la antedi-cha resolución 1011 que resolvió en forma ne-gativa el recurso de apelación interpuesto con-tra la resolución 6660, y de esta última, a títulode restablecimiento de derechos, se solicita laconcesión del registro de la marca WORLDCUP FRANCE 98 (Etiqueta), para amparar pro-ductos comprendidos en la clase 14 de la Cla-sificación Internacional de Niza.

El Consejero Ponente en su informe sucintoexpresa:

�En los fundamentos de derecho, manifiestala actora que se violaron los artículos 81, 82literal j) y 89 de la Decisión 344 de la Comi-sión del Acuerdo de Cartagena, por las si-guientes razones:

�a) El artículo 81, por cuanto dispone quepara que un signo pueda ser registradocomo marca se requiere que reúna tresrequisitos básicos como son la percep-tibilidad, distintividad y susceptibilidad derepresentación gráfica.

�La expresión WORLD CUP FRANCE 98(ETIQUETA), cumple con estos requisitos

básicos, puesto que puede ser apreciadapor los sentidos y representada gráficamen-te, ya que se trata de una marca mixta com-puesta por palabras y diseños, además nose confunde con aquello que va a identificar,es decir con el nombre de los productos queampara la clase 14 de la Clasificación Inter-nacional de Niza, específicamente artículosde joyería, relojes de pulso, medallones,pasadores o prendedores para el comerciodel equipo y jugadores fabricados en meta-les preciosos, medallones pisacorbatas,pasadores para corbatas no fabricados demetales preciosos, ceniceros y cigarrillerasfabricados de metales preciosos, monedas,llaveros fabricados de plástico.

�Tampoco se encuentran antecedentes quedemuestren que existe otra marca solicitadao registrada a favor de un tercero idéntica osimilar, por lo que la marca en cuestión essuficientemente distintiva.

�b) El literal j) del artículo 82, porque laSuperintendencia se equivocó al consi-derar que dentro del registro se reivindi-caba propiedad sobre el término FRANCE,ya que como se indicó en la solicitudcorrespondiente, las partes esencialesdel registro eran el diseño del balón jun-to con la expresión WORLD CUP 98,suprimiendo el término FRANCE.

�En ningún momento se reivindicó propiedadsobre el término FRANCE, ya que el mismoquedó expresamente excluido del conjuntocuando dentro de la descripción de la etique-ta no se incluyó dentro de las partes esen-ciales.

�La afirmación de la Superintendencia con-sistente en que la descripción de la marca síaparece la palabra FRANCE y no coloca nin-guna exclusión, no deja de ser una interpre-tación restringida de la misma, porque aun-que es cierto que dicha palabra aparece dentrode la etiqueta correspondiente, lo cierto esque no se consideró parte esencial del regis-tro y en consecuencia, debía entenderse comoexcluida de su protección.

�c) El artículo 89 de la Decisión, por cuantola Superintendencia debió aplicar estadisposición requiriendo al solicitante paraque hiciera las modificaciones corres-


pondientes, específicamente para queaclarara que dentro de la solicitud no sereivindicaba propiedad sobre el términoFRANCE�.

CONSIDERANDO:


Este Tribunal es competente para absolverla solicitud de interpretación prejudicial formu-lada por la Sala de lo Contencioso Adminis-trativo, Sección Primera, del Consejo de Esta-do de la República de Colombia, de conformi-dad con los artículos 28 y 29 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia del Acuerdode Cartagena.

II. NORMAS CUYA INTERPRETACIÓN SEREQUIERE

Las normas cuya interpretación se solicitason las siguientes:

DECISIÓN 344

�Artículo 81: Podrán registrarse como mar-cas los signos que sean perceptibles, sufi-cientemente distintivos y susceptibles de re-presentación gráfica.

�Se entenderá por marca todo signo percep-tible capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comer-cializados por una persona de los productoso servicios idénticos o similares de otra per-sona�.

�Artículo 82: No podrán registrarse comomarcas los signos que:(...)

�j) Reproduzcan o emiten el nombre, losescudos de armas; banderas y otros em-blemas; siglas; o, denominaciones o abre-viaciones de denominaciones de cual-quier Estado o de cualquier organizacióninternacional, que sean reconocidos ofi-cialmente, sin permiso de la autoridadcompetente del Estado o de la organiza-ción internacional de que se trate.

En todo caso, dichos signos solamentepodrán registrarse cuando constituyan un

elemento accesorio del distintivo princi-pal�.

�Artículo 89: El peticionario de un registro demarca, podrá modificar su solicitud inicialúnicamente con relación a aspectos secun-darios. Asimismo, podrá eliminar o restringirlos productos o servicios principalmente es-pecificados.

�La oficina nacional competente podrá, encualquier momento de la tramitación, reque-rir al peticionario modificaciones a la solici-tud. Dicho requerimiento de modificación setramitará de conformidad con lo establecidoen el art. 91 de la presente decisión.

�En los casos previstos en el presente ar-tículo, no podrá modificarse la solicitud paracambiar el signo ni para ampliar los produc-tos o servicios principalmente especificados�.

III. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIG-NO PARA SER REGISTRABLE

El artículo 81 de la Decisión 344, estableceen su primer acápite los tres requisitos quedebe reunir un signo para poder ser registradocomo marca: la perceptibilidad, la suficientedistintividad y la susceptibilidad de representa-ción gráfica, que de no cumplirse, tal signo nopuede constituirse en marca.

El acápite segundo contiene una definiciónclara de lo que debe entenderse por marca,haciendo referencia a la función esencial de lamisma que es la función distintiva, esto es, quepermita que los productos o servicios de unapersona puedan ser reconocidos y diferencia-dos de los productos o servicio de otra perso-na.

Un signo es perceptible cuando por mediode cualquiera de los sentidos, el consumidortiene la posibilidad de apreciarlo, captarlo odistinguirlo. Son signos perceptibles, las deno-minaciones, las palabras, los colores, los gráfi-cos, etc., porque a través de estos medios sepuede memorizar el signo o captarlo para lle-gar al proceso diferenciador con otros signosidénticos o similares.

Como lo ha destacado el Tribunal en losProcesos 27-IP-96, G.O. Nº 279 de 25 de juliode 1997 y 28-IP-96, G.O. Nº 318 de 26 de


enero de 1998 �Una marca tiene como finalidadesencial la de distinguir en el mercado unosproductos o servicios de otros. La distintividades el requisito esencial que reviste el signopara ser registrable como marca, pues solo abase de ella se podrá diferenciar un productooriginario de un empresario, del producto o ser-vicio de otro empresario�, estableciendo la pro-cedencia o el origen empresarial, así como fi-jando una determinada competencia a base dela calidad de los productos ofrecidos�.

�El requisito de la aptitud diferenciadora esuna consecuencia de las importantes funcio-nes que desempeña la marca. En efecto,como ha destacado el profesor FernándezNovoa al indicar la procedencia empresarialde la marca opera como un mecanismo deidentificación del correspondiente productoo servicio y esta identificación es la que haceposible al proceso de diferenciación de losproductos o servicios en el mercado en atencióna su origen empresarial (Profesor José Ma-nuel Otero Lastres �Concepto y Tipos de Marcaen la Decisión 344�, Seminario InternacionalQuito y Trujillo, julio de 1996)�.

IV. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 82literal j)

Sobre la prohibición prevista en el artículo82 literal j), tal como se señala en el Proceso15-IP-97, G.O. Nº 314 de diciembre 18 de 1997,�La norma en comento, no tiene finalidad dife-rente que la de proteger, en primer lugar lasdenominaciones propias de los Estados y Or-ganizaciones Internacionales en aras de queno sean utilizadas o apropiadas por los empre-sarios como marcas;...�

Jorge Otamendi en su obra �Derecho de Mar-cas�, señala que �el segundo (fundamento) espara defender al consumidor quien al ver estossignos puede pensar que tienen el respaldo delos Países y Organismos que ellos represen-tan� (pág. 93).

Sobre este punto hay que distinguir que setrata de un acontecimiento mundial especial,cuyo país solicitó al Organismo InternacionalFIFA la sede y concedió al mismo el derecho ausar su nombre, por lo cual Francia cede parala copa del mundo a la FIFA el derecho sobreel signo WORLD CUP FRANCE 98. Por lo cualel consumidor puede entender que efectiva-

mente existe un respaldo directo de Francia ala FIFA para que ésta comercialice el evento ytodo lo que representa el mismo.

La prohibición contenida en el literal j) delartículo 82 de la Decisión 344, tiene como obje-tivo el evitar que se induzca al público en erroral creer que existe una relación entre los servi-cios o productos de que se trate y la organiza-ción internacional o estado cuyo nombre sereproduzca o imite.

En el caso que se analiza la situación difierede los casos generales que puedan presentar-se, porque los campeonatos mundiales de fút-bol son hechos notorios, que en primer lugar,no requieren de prueba para confirmarlos y ensegundo lugar el nombre del País no se lo estátomando como denominación de origen parapretender confundir al consumidor, sino comouna referencia geográfica -sede del evento mun-dial- que en ningún caso supone o va a crearerror en el público, como si esos productosamparados por la marca sean originarios deFrancia o producidos por ese gobierno o autori-za su producción por el mismo; por el contrariola palabra Francia es una simple referenciaorientadora.

En el presente caso el nombre del lugar odel Estado es un elemento variable y por tantoaccesorio, porque lo importante es el eventoque va a realizarse, ya que el lugar es algocircunstancial tal como resulta de la prácticaperiódica de los campeonatos mundiales o delas olimpiadas. Con este razonamiento se hacenecesario ver cual es el responsable de la or-ganización de tal acontecimiento, como es laFIFA, cuyo Secretario General, y Director Eje-cutivo certifica que en 1987 �otorgó a� ISLPROPERTIES AG �el derecho para registrarmundialmente las marcas de fábrica asociadascon los eventos de la copa mundial de fútbolFIFA 1998, (incluyendo FRANCE 98, WORLDCUP FRANCE 98, COUPE MONDIALE FRANCE98, así como el emblema oficial WORLD CUP98 y la mascota oficial WORLD CUP 98�).

No existe tampoco el elemento de beneficioo provecho de un tercero con la utilización delnombre FRANCIA, ya que de todos modos, cono sin esa indicación la gran mayoría de la po-blación mundial sabe y conoce que el campeo-nato de fútbol del año 1998 se va a realizar enFrancia, e imaginativamente al hablar de la copa


mundial de fútbol del 98 intuye inmediatamenteque es en ese País. Por esa razón el nombreFrancia es accesorio del elemento principal delsigno y no tanto por el gráfico en que se advier-te ese nombre en tamaño visual de mayor pro-porción que los otros vocablos.

Además, la relación entre el País, la FIFA yentre ésta y la empresa ISL también es unhecho difundido que está a todas luces abiertoal conocimiento generalizado del público, el cual,no sólo cree, sino está convencido de tal rela-ción, debido a la multiplicidad de eventos de lamisma naturaleza que se han producido en eltranscurso de los años. No existe el engaño oel error que ese hecho pueda originar en elpúblico con la utilización del nombre FRANCIA,que es lo que pretende proteger la norma delartículo 82 literal j) la que constituyendo unarestricción al registro marcario para su aplica-ción ha de examinarse para cada caso y con-forme a las diferentes circunstancias. Resultaobvio que en este caso hay una delegación oautorización expresa o tácita para el uso delnombre FRANCIA en el signo que se pretenderegistrar como marca.

Lo relevante de la marca no es FRANCE,sino el evento WORLD CUP FRANCE 98.

Al ser elemento secundario el nombre deFRANCE se cumple con lo establecido en elliteral j) del artículo 82, que dice: �(...), sin per-miso de la autoridad competente del Estado ode la Organizacion Internacional de que se tra-te. En todo caso, dichos signos solamente po-drán registrarse cuando constituyan un elemen-to accesorio del distintivo principal�.

V. EFECTOS JURÍDICOS DE LA REPRESEN-TACIÓN

En el caso del acontecimiento que se estápromoviendo por la Federación Internacionalde Fútbol Asociado, F.I.F.A., se está en pre-sencia de una relación jurídica entre el paíssede Francia y la entidad promotora del even-to, la F.I.F.A., similar a la relación que existe enel �Merchandising�, definido como la:

�...Explotación, mediante licencias o cuales-quiera otros medios, de un nombre signo uotro símbolo que ha adquirido o que podríapotencialmente adquirir popularidad con elobjeto de vender o de aumentar las ventas

de mercaderías o de servicios de cualquiernaturaleza que no son mercaderías o servi-cios para los cuales tal nombre, símbolo uotro signo ha sido establecido como marcapor el público o podría razonablemente serasí establecido por la extensión o el desarro-llo de la gama de productos o servicios...�

En la presente consulta el sujeto activo seríael titular del signo que pretende explotarse co-mercialmente (France) y el sujeto pasivo, quienestá llamado a explotar comercialmente el ob-jeto del merchandising (la palabra France conotros distintivos que forma la marca). Según lacertificación adjuntada por la parte actora ysuscrita por la Federación Internacional del Fút-bol Asociado, no hay duda de que esta organi-zación mundial otorgó desde el año de 1987 a��ISL PROPERTIES AG�� el derecho para re-gistrar mundialmente la marca. La autorizaciónde registro incluyó naturalmente la utilizacióndel nombre de la marca.

En cuanto hace relación a la pregunta de siexistió permiso de la autoridad competente delEstado -en el presente caso Francia- al orga-nismo internacional F.I.F.A. para utilizar el nom-bre del país sede del evento durante su promo-ción, lo cierto es que si bien éste no existe almenos en los documentos allegados a la con-sulta de interpretación, ello no puede conducira que se deduzca la falta de intención del paíssede para otorgar la facultad de representaciónal organismo internacional.

Para esclarecer este punto deberá acudirsea la figura de la representación en los negociosjurídicos de modo que la actuación de quiencomo representante hace las veces de otro(representado), surta efectos para éste comosi hubiera actuado él mismo. La figura jurídicade la representación es pues una ficción envirtud de la cual se supone que lo actuado poruna persona (el representante) incide sobre otra(el representado) como si no fuera aquel sinoéste el que hubiera itervenido en el acto jurídi-co. La teoría moderna de la representación con-sidera que existe una sustitución real y comple-ta de la personalidad jurídica del representanteal representado, es decir que la voluntad delrepresentante se sustituye a la del representa-do quien participa real y directamente en laformación del contrato.

La voluntad del representado es elementoesencial para que se dé la figura jurídica de la


representación. Ello quiere decir que el repre-sentado debe haber querido que su represen-tante sea quien actúe en nombre de aquel.Ante la dificultad de establecer la calidad delrepresentante, es decir de quien actúa en nom-bre de otro, corresponderá a la autoridad com-petente examinar los hechos y antecedentesconocidos para determinar la existencia de vo-luntad del representado. A este respecto anotael Profesor Alvaro Pérez Vives en su TeoríaGeneral de las Obligaciones, Editorial Temis,1953, pág. 112, que �El elemento confianza y lamanera como actúe el comisionado, serviránpara ilustrar las relaciones existentes entre éstay el comitente, y permitirán determinar si se leconfirió o no la representación�. Es indudableque de un examen cuidadoso sobre las relacio-nes entre el Estado francés (representado) y laF.I.F.A. (representante) se podrá establecer conclaridad la existencia de la voluntad de ser re-presentado, que animó al Gobierno francés alsolicitar y acceder a la sede francesa para elevento de la Copa Mundial, hecho que paraeste Tribunal es de público, general e invetera-do reconocimiento, hasta el punto de que suexistencia no requiere de prueba.

VI. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 89

El Tribunal en el Proceso 20-IP-95, publica-do en la G.O. 236 de 26 de noviembre de 1996,al referirse a este punto dice:

�el artículo 89 de la Decisión 344 hay queanalizarlo con respecto al trámite o procedi-miento de inscripción de una marca, parallegar a la conclusión sobre el momento enque puede modificarse la solicitud inicial delpeticionario. (...)

�Conforme a la norma del art. 89, una solici-tud contiene dos clases de elementos o as-pectos: sustanciales y secundarios. Los ele-mentos sustanciales no son susceptibles demodificacion, es decir, son inamovibles den-tro de la tramitación (...), hasta el punto quede existir una modificación de esa naturale-za en cualquier momento del trámite, consti-tuirá una nueva solicitud, sujeta al procedi-miento inicial del registro (...) �

�Todos los aspectos secundarios que con-tiene la solicitud inicial, es decir aquellos�que no alteran el aspecto general de la mar-ca�, pueden ser modificados sin que esto

implique la presentación de una nueva soli-citud, sino la continuación de la primera.

�El artículo 89 que se analiza, no ha pre-cisado el momento en el cual, dentro delprocedimiento administrativo, el peticionariopueda modificar su solicitud inicial. Pero sise parte del hecho de que un proceso admi-nistrativo contiene varias fases, una de lascuales es la del procedimiento de tramita-ción o sea el conjunto de actos o actuacio-nes que conducen al acto definitivo, esto es,a la resolución del administrador, esos cam-bios secundarios pueden ser admitidos des-de la presentación de la solicitud inicial has-ta el momento en que el administrador dictela resolución por medio de la cual quede enfirme dicho acto, esto es, hasta el momentoen que se haya agotado la vía administrati-va�.

�(...) El artículo 89 de la Decision 344, facul-ta a la Oficina Nacional Competente a re-querirle, en cualquier momento de la trami-tación, las modificaciones que dicha oficinacrea necesarias, requerimientos que no po-drán referirse a modificar el signo o a am-pliar los productos o servicios principalmen-te especificados. Este requerimiento debeser cumplido por el peticionario y aunque seemplea el vocablo �podrá�, éste se refiere ala facultad imperativa de la administraciónpara hacer el requerimiento y no a una merapotestad o acción permisiva. Tampoco esfacultad de la administración variar los as-pectos esenciales o substanciales de la soli-citud. La adminsitración tendría, así mismo,la facultad según la norma citada, de solici-tar o requerir al peticionario o solicitante queelimine o restrinja los productos o servicios�.(Lo subrayado añadido)

�Las modificaciones requeridas por la ofici-na competente se tramitarán según el pro-cedimiento establecido en el artículo 91 dela Decisión 344. De serlo así, la oficina na-cional notificará al peticionario para que, enun plazo de treinta días hábiles siguientes ala notificación del requerimiento, el interesa-do subsane las irregularidades que la admi-nistración haya observado dentro de la soli-citud y haya requerido su modificación. Esteplazo será prorrogable por 30 días más y poruna sola vez. La solicitud, en este supuestono pierde su prioridad, y si ya se ha efectua-


do la publicación a la que se refiere el art.92, no será necesario una segunda, al me-nos para los efectos de computar el tiempodentro del cual deben presentarse observa-ciones�.

�El inciso segundo del art. 89, incluye expre-samente los términos �en cualquier momen-to de la tramitación�, porque el silencio de laley a este respecto habría significado que laadministración no pueda actuar de la mismamanera que el particular, ya que los actos deaquella deben ser expresamente regladospor la ley. La tramitación en este segundoinciso se comprende desde la presentaciónde la solicitud hasta que la oficina nacionalcompetente (administración) dicte la resolu-ción que culmine con la vía administrativa,con lo cual se concluyen o se suspendensus atribuciones�. (Proceso 20-IP-95, publi-cado en la G.O. 236 de noviembre 26 de1996)

Con todos los antecedentes expuestos:

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CO-MUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Un signo para que pueda registrarse comomarca, debe reunir no sólo los requisitosesenciales de perceptibilidad, distintividady susceptibilidad de representación gráfica,sino que además no debe hallarse com-prendido en una de las causales de irre-gistrabilidad a que se refieren los arts. 82 y83 de la Decisión 344.

2. El examen de registrabilidad que debe efec-tuar la Oficina Nacional Competente, antesde aceptar o rechazar la solicitud de regis-tro, es obligatorio y procede tanto en loscasos que se presenten observaciones, comoen los que no se presenten.

3. Si la parte interesada considera que la Ad-ministración ha realizado una aplicación in-debida de las normas sustantivas o proce-dimientos podrá recurrir a la justicia parasolicitar el reparo del pretendido error, plan-teando las acciones que la norma comuni-taria le concede. Sin embargo no debepresumirse que toda negativa al registro de

una marca constituye indebida aplicaciónde las disposiciones pertinentes.

4. En el caso de la marca �WORLD CUPFRANCE� (Etiqueta), se observará estric-tamente la primera parte del artículo 82-j)de la Decisión 344, tomando en cuenta queel organismo internacional respectivo, otor-gó el derecho para registrar marcas de fá-brica asociadas con eventos de la CopaMundial de Fútbol FIFA 1998 en Francia,nombre éste que constituye un elementoaccesorio del evento principal.

5. De conformidad con el artículo 31 del Tra-tado de Creación de este Tribunal, el Con-sejo de estado de la República de Colom-bia, Sección Primera de la Sala de lo Con-tencioso Administrativo, deberá adoptar lapresente interpretación al dictar sentenciadentro del Proceso 4084.

Notifíquese al nombrado Consejo de Estadode la República de Colombia mediante copiasellada y certificada, y remítase igualmente co-pia a la Secretaría General de la ComunidadAndina para su publicación en la Gaceta Ofi-cial.










PROCESO 19-IP-97

Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal j), y 89 de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Solicitada por el

Consejero Doctor Rafael Ariza Muñoz, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia.Actor ISL Properties LTD. Marca "WORLD CUP FRANCE 98" (Etiqueta).

Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Quito, 17 de Febrero de 1998


V I S T O S:

El Consejo de Estado de la República deColombia, Sala de lo Contencioso Administra-tivo, Sección Primera, a través del ConsejeroPonente Dr. Rafael Ariza Muñoz, solicita al Tri-bunal de Justicia de la Comunidad Andina, laInterpretación Prejudicial de los artículos 81,82 literal j) y 89 de la Decisión 344 de la Comi-sión del Acuerdo de Cartagena.

Que se formula esta petición en razón deque la Sociedad ISL Properties Ltd., por mediode apoderado, en ejercicio de la acción consa-grada en el artículo 85, solicita de esta Corpo-ración la declaratoria de nulidad de las Resolu-ciones Nº. 6658 de 31 de marzo de 1995, me-diante la cual la División de Signos Distintivosde la Superintendencia de Industria y Comercionegó el Registro en su favor de la marca "WORLDCUP FRANCE 98" (Etiqueta), para ampararproductos de la clase 16 de la ClasificaciónInternacional de Niza, y Nº. 1339 de 3 de Juliode 1996, mediante la cual el SuperintendenteDelegado para la Propiedad Industrial de lamencionada Superintendencia confirmó la pre-citada Resolución Nº. 6658. Como consecuen-cia de dicha declaración y a título de restableci-miento del derecho, solicita ordenar a la referi-da División de Signos conceda en su favor elregistro de la marca que le fue negado.

Que los hechos relevantes considerados porel consultante son los siguientes:

�a) El 24 de noviembre de 1994 la actorasolicitó ante la División de Signos Distin-tivos de la Superintendencia de Indus-trias y Comercio el registro de la marca�WORLD CUP FRANCE 98� (etiqueta),

para amparar productos de la clase 16de la clasificación internacional de Niza.

�b) A través de los actos acusados se negóel registro de dicha marca por conside-rar que estaba incursa dentro de la cau-sa de irregistrabilidad establecida en elliteral j) del artículo 82 de la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, que prohibe el registro comomarcas de las que reproduzcan o imitenel nombre o abreviaciones de denomina-ciones de cualquier Estado, sin permisode la autoridad competente del respecti-vo Estado.

�5 Para sustentar los cargos de violación delas normas indicadas en la demanda adujola actora lo siguiente:

�Se violó el artículo 81 de la Decisión 344de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,porque la marca en cuestión reúne los re-quisitos de perceptibilidad, distintividad, ysusceptibilidad de representación gráfica,en la medida en que puede ser apreciadapor los sentidos y representada gráficamen-te.

�Se cumple con el requisito de la distintivi-dad porque la marca de marras no se con-funde con aquello que va identificar, es de-cir, con el nombre de los productos queampara la clase 16. Tampoco se encuen-tran antecedentes que demuestren que exis-te otra marca solicitada o registrada a favorde un tercero idéntica o similar a dichamarca, para los mismos productos o pro-ductos similares.

�Se violó el artículo 82 literal j), porque laSuperintendencia de Industria y Comercio,consideró que la referida marca estaba in-cursa en la causal de irregistrabilidad a que


se contrae dicha norma, porque lo que sepretende registrar es el nombre FRANCE.En ningún momento se reivindicó propie-dad de dicho término, ya que éste quedóexpresamente excluido del conjunto cuan-do dentro de la descripción de la etiquetano se incluyó dentro de sus partes esencia-les�.

Por su parte el Tribunal de Justicia de laComunidad Andina considera necesario refe-rirse a otras piezas procesales constantes enel expediente enviado a este Organismo, así:

LA DEMANDA:

En la demanda de nulidad y de restableci-miento del Derecho presentada por el actor,son relevantes, los siguientes hechos:

El artículo 81 señala que:

�para que un signo pueda ser registrado comomarca se requiere que reúna tres requisitosbásicos, a saber: perceptibilidad, distintividady susceptibilidad de representación gráfica.

�(...) Analicemos entonces, si la expresiónWORLD CUP FRANCE 98 (etiqueta), cum-ple con los elementos arriba expuestos. So-bre este particular se observa con claridadmeridiana que la marca en mención cumplecon los requisitos de perceptibilidad y repre-sentación gráfica, en la medida que puedeser apreciada por los sentidos, y representa-da gráficamente, ya que se trata de una mar-ca mixta compuesta por palabras y diseños.

�Igualmente cumple con el requisito de dis-tintividad, ya que la marca en cuestión no seconfunde con aquello que va a identificar, esdecir, con el nombre de los productos queampara la clase 16 de la clasificación Inter-nacional de Niza, (...).

�Tampoco se encuentran antecedentes quedemuestren que existe otra marca solicitadao registrada a favor de un tercero, idéntica osimilar a la marca WORLD CUP FRANCE98 (etiqueta), para los mismos productos opara productos similares. De esta forma, puededecirse que la marca en cuestión es lo sufi-cientemente distintiva.

Sobre el artículo 82 literal j), el actor alega,

�que en ningún momento se reivindicó pro-piedad sobre el término FRANCE, ya que elmismo quedó expresamente excluido del con-junto cuando dentro de la descripción de laetiqueta no se incluyó dentro de sus partesesenciales�.

Y finalmente sobre el artículo 89, afirma que:

�la mencionada entidad (Oficina Nacional Com-petente) debió aplicar esta disposición, re-quiriendo al solicitante para que hiciera lasmodificaciones correspondientes, específica-mente para que se aclarara que dentro de lasolicitud no se reivindicaba propiedad sobreel término FRANCE�.

También resalta que:

�Finalmente, y aún aceptando que se solicitóla protección sobre el término FRANCE yque la Superintendencia de Industria y Co-mercio no debía solicitar la aclaración de lasolicitud correspondiente, lo cierto es que elnombre en lengua castellana del Estado encuestión no es FRANCE sino FRANCIA; y,además la causal de irregistrabilidad, esta-blecida en el artículo 82 literal j) de la Deci-sión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, únicamente se refiere al nombredel Estado en lengua española, ya que de locontrario, específicamente se hubiera inclui-do en esta causal no solamente el nombredel Estado correspondiente en español, sinosu respectiva traducción en cualquier otroidioma�.

Por su parte, el apoderado judicial de la de-mandada manifiesta que los actos acusadosno violan ninguna de las normas invocadas porla actora, y que ellos se fundamentan "...en lonormado en el literal j) del artículo 82 de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, que prohibe en forma expresa ytaxativa el registro como marcas que reproduz-can o imiten el nombre o abreviaciones de de-nominaciones de cualquier Estado, sin permisode la autoridad competente del respectivo Es-tado, siendo procedente y pertinente recordarque según la jurisprudencia y la doctrina lascausales de irregistrabilidad son de obligatoriocumplimiento�.

C O N S I D E R A N D O:


Que este Tribunal es competente para ab-solver la solicitud de interpretación prejudicialrequerida por la Sala de lo Contencioso Admi-nistrativo del Consejo de Estado de la Repúbli-ca de Colombia, de conformidad con los artícu-los 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribu-nal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

I. NORMAS QUE VAN A SER INTERPRETA-DAS:

Las normas solicitadas para interpretaciónprejudicial son las siguientes:

Decisión 344:

"Artículo 81: Podrán registrarse como mar-cas los signos que sean perceptibles, sufi-cientemente distintivos y susceptibles de re-presentación gráfica.

�Se entenderá por marca todo signo percep-tible capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comer-cializados por una persona de los productoso servicios idénticos o similares de otra per-sona".

"Artículo 82: No podrán registrarse comomarcas los signos que:(...)

j) Reproduzcan o imiten el nombre, los es-cudos de armas; banderas y otros emble-mas; siglas; o, denominaciones o abrevia-ciones de denominaciones de cualquier Es-tado o de cualquier organización internacio-nal, que sean reconocidos oficialmente, sinpermiso de la autoridad competente del Es-tado o de la organización internacional deque se trate. En todo caso, dichos signossolamente podrán registrarse cuando cons-tituyan un elemento accesorio del distintivoprincipal";(....)

"Artículo 89: El peticionario de un registrode marca, podrá modificar su solicitud inicialúnicamente con relación a aspectos secun-darios. Asimismo, podrá eliminar o restringirlos productos o servicios principalmente es-pecificados.

�La Oficina Nacional Competente podrá, encualquier momento de la tramitación, reque-

rir al peticionario modificaciones a la solici-tud. Dicho requerimiento de modificación setramitará de conformidad con lo establecidoen el art. 91 de la presente Decisión.

�En los casos previstos en el presente ar-tículo, no podrá modificarse la solicitud paracambiar el signo ni para ampliar los produc-tos o servicios principalmente especificados".

II. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 81:

Del inciso segundo del art. 81 de la Decisión344, ya transcrito, se comenta en la doctrina:

"Se entiende generalmente que una marcaes un signo visible que permite distinguir losbienes o servicios de una empresa, de losbienes o servicios de otras empresas. Es unbien incorporal cuyo principal valor reside enel prestigio y la reputación que determinadamarca representa" (Organización Mundial dela Propiedad Intelectual (OMPI): "El papel dela Propiedad Industrial en la Protección delos Consumidores", Ginebra 1983, pág. 13).(Ver procesos 20-IP-96, G.O. Nº. 291 de 31de septiembre de 1997 y 27-IP-96, G.O. Nº279 de 25 de julio de 1997).

CONSIDERA el Tribunal de Justicia de laComunidad Andina:

De la definición anterior se desprende que lamarca es un bien inmaterial que distingue unproducto o servicio de otros, representado porun signo, el que siendo intangible requiere demedios sensibles o de la perceptibilidad paraque el consumidor pueda apreciarlo, distinguir-lo y diferenciarlo. Un signo que no pueda influiren el público consumidor para que éste distin-ga un producto de otro, no tendría la capacidadnecesaria para ser distintivo.

De lo expuesto se desprende también, quepara que un signo pueda ser considerado comomarca debe reunir tres requisitos intrínsecos:ser perceptible, suficientemente distintivo y sus-ceptible de representación gráfica. Sin embar-go, aun cuando un signo reúna estos tres re-quisitos, no asegura su registro, ya que podríaencuadrar no obstante dentro de las prohibicio-nes o causales de irregistrabilidad que la nor-ma comunitaria establece en los artículos 82 y83 de la Decisión 344.


Sobre este punto el Tribunal se ha pronun-ciado en varias sentencias que, para que unamarca pueda ser registrada como tal debe re-unir ciertos requisitos que la norma del artículo81 de la Decisión 344 exige, para que un signopueda ser registrado como marca: que sea per-ceptible, suficientemente distintivo y suscepti-ble de representación gráfica. (Ver procesos27-IP-95, G.O. Nº 257 de 14 de abril de 1997,12-IP-96 y 22-IP-96, G.O. Nº 265 de 16 demayo de 1997, últimamente reconocida en elProceso 15-IP-97).

A) La perceptibilidad tiene que ver con la ne-cesidad de que un signo pueda apreciarse pormedio de los sentidos o de la inteligencia.

En la obra "El Régimen Andino de la Propie-dad Industrial" de Manuel Pachón y ZoraidaSánchez Avila, se insiste en el criterio de que elsigno sea perceptible "Percibir es apreciar algopor medio de los sentidos o de la inteligencia. Yperceptible es, entonces, lo que se puede per-cibir" (pág. 195).

El Diccionario de la Lengua de la Real Aca-demia Española, define el vocablo "percepti-ble" como aquello que "se puede comprender opercibir"; y describe "percibir" como el hechode recibir "por uno de los sentidos las imáge-nes, impresiones o sensaciones externas"; "Per-cepción", dice, es la "sensación interior queresulta de una impresión material hecha ennuestros sentidos." (Vigésima Primera Edición,Madrid 1992, pág. 1114).

La perceptibilidad hace referencia a todo ele-mento, signo o indicación que pueda ser capta-do por los sentidos para que, por medio deéstos, penetre en la mente del público, queaprende y a la vez asimila con facilidad el soni-do de una palabra.

Para la recepción sensible o externa de lossignos se ha utilizado en forma más general elsentido de la vista, caracterizándose los signospor una denominación, un conjunto de pala-bras, una figura, un dibujo, o un conjunto dedibujos.

B) La distintividad, función esencial de la mar-ca, radica en distinguir unos productos o servi-cios de otros, haciendo posible que el consumi-dor los diferencie. El signo será distintivo cuan-do por sí solo sirva para identificar un producto

o servicio, sin que se confunda con él o consus características.

Que un signo sea distintivo significa que esindividual y singular, diferenciándose de cual-quier otro, lo cual es un carácter que la marcale reconoce, además de la novedad y la espe-cialidad. La distintividad, por tanto, exige que elsigno que se pretende registrar no se confundacon otros ya empleados para "distinguir" pro-ductos o servicios de la misma especie. Cuan-do la marca es incapaz de diferenciar unosproductos o servicios de la misma clase fabri-cados o producidos por diferentes empresa-rios, no puede funcionar como marca.

C) La representación gráfica es un requisitoformal, que permite la publicación, y el archivode las marcas solicitadas en las respectivasoficinas de propiedad industrial.

La representación gráfica, en suma, es una:

"descripción que permite formarse una ideadel signo objeto de la marca, valiéndose paraello de palabras, figuras o signos, o cual-quier otro mecanismo idóneo, siempre quetenga la facultad expresiva de los anterior-mente señalados" (Marco Matías Alemán,"Marcas" Top Management, Bogotá, pág. 77)

III. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 82LITERAL j):

Sobre la prohibición existente en el art. 82literal j), tal como se señala en el proceso 15-IP-97:

"La norma en comento, no tiene finalidaddiferente que la de proteger, en primer lugar,las denominaciones propias de los Estadosy Organizaciones Internacionales en aras deque no sean utilizadas o apropiadas por losempresarios como marcas; (...)"

Jorge Otamendi en su obra �Derecho de Mar-cas�, señala que:

"el segundo (fundamento) es para defenderal consumidor, quien al ver estos signos pue-de pensar que tienen el respaldo de los paí-ses y organismos que ellos representan" (pág.93).


Sobre este punto hay que señalar que setrata de un acontecimiento mundial especial enel que un país solicitó al organismo Internacio-nal F.I.F.A. la sede y cedió al mismo tiempo elderecho a usar su nombre, por lo cual Franciacede para la copa del mundo a la F.I.F.A. elderecho sobre WORLD CUP FRANCE 98. Porlo cual el consumidor puede entender que efec-tivamente existe un respaldo directo de Franciaa la F.I.F.A. para que esta comercialice el even-to y todo lo que representa.

La prohibición contenida en el literal j) delartículo 82 de la Decisión 344, tiene como obje-tivo el evitar que se induzca al público en erroral creer que existe una relación entre los servi-cios o productos de que se trate y la organiza-ción internacional o Estado cuyo nombre sereproduzca o imita. En el caso que se analiza lasituación difiere de los casos generales quepueden presentarse, porque los campeonatosmundiales de fútbol son hechos notorios, queen primer lugar, no requieren de prueba paraconfirmarlos y en segundo lugar el nombre deun País no se lo está tomando como denomi-nación de origen como para pretender confun-dir al consumidor, sino únicamente como unnombre geográfico -sede de un evento mun-dial- que en ningún caso supone o va a crearerror en el público, como si esos productosamparados por la marca son originarios de Fran-cia o producidos por ese gobierno o autoriza-dos su producción por el mismo; por el contra-rio la palabra France es una referencia orien-tadora.

En este caso el nombre del lugar o Estadoes un elemento secundario porque lo importan-te es el evento que va a realizarse, ya que ellugar es un elemento variable y por tanto acce-sorio circunstancial, tal como se desprende dela práctica de los campeonatos mundiales o deolimpiadas. Con este razonamiento se hacenecesario ver cual es el responsable de la or-ganización de tal acontecimiento, como es laF.I.F.A., cuyo Secretario General y DirectorEjecutivo certifica que en 1987 �otorgó a� ISLProperties AG �el derecho para registrar mun-dialmente las marcas de fábrica asociadascon los eventos de la Copa Mundial de FútbolF.I.F.A. 1998 en Francia�. En consecuencia, lorelevante de la marca no es FRANCE, sino elevento WORLD CUP FRANCE 98.

No existe tampoco el elemento de bene-ficio o provecho de un tercero con la utilización

del nombre FRANCIA, ya que de todos modos,con o sin esa indicación la gran mayoría delpúblico sabe y conoce que el campeonato defútbol del año 1998 se va a realizar en Francia,e imaginativamente al hablar de la copa mun-dial de fútbol del 98 intuye inmediatamente quees en ese País. Por esa razón el nombre Fran-cia es accesorio del elemento principal del sig-no y no tanto por el gráfico en que se adviertedicho nombre en tamaño visual de mayor pro-porción que los otros vocablos.

Además la relación entre el País, la F.I.F.A.y entre ésta y la empresa ISL también es unhecho difundido que está a todas luces abiertoal conocimiento generalizado del público quien,no sólo cree, sino está convencido de tal rela-ción, debido a la multiplicidad de eventos de lamisma naturaleza que se han producido en eltranscurso de los años. No existe el engaño oel error que ese hecho pueda originar en elpúblico con la utilización del nombre FRANCIA,que es lo que pretende proteger la norma delartículo 82, literal j) la que constituyendo unarestricción al registro marcario para su aplica-ción ha de examinarse para cada caso y con-forme a las diferentes circunstancias.

Al ser elemento secundario el nombre deFRANCE se cumple con lo establecido en elliteral j) del art. 82, que dice: �(...) sin permisode la autoridad competente del Estado o de laorganización internacional de que se trate. Entodo caso, dichos signos solamente podrán re-gistrarse cuando constituyan un elemento ac-cesorio del distintivo principal;�.

IV. EFECTOS JURÍDICOS DE LA REPRESEN-TACIÓN

En el caso del acontecimiento que se estápromoviendo por la Federación Internacionalde Fútbol Asociado, F.I.F.A., se está en pre-sencia de una relación jurídica entre el paíssede Francia y la entidad promotora del even-to, la F.I.F.A., similar a la relación que existeen el �Merchandising�, definido como la:

�...Explotación, mediante licencias o cuales-quiera otros medios, de un nombre signo uotro símbolo que ha adquirido o que podríapotencialmente adquirir popularidad con elobjeto de vender o de aumentar las ventasde mercaderías o de servicios de cualquier


naturaleza que no son mercaderías o servi-cios para los cuales tal nombre, símbolo uotro signo ha sido establecido como marcapor el público o podría razonablemente serasí establecido por la extensión o el desa-rrollo de la gama de productos o servicios...�.(Los Retos de la Propiedad Industrial en elsiglo XXI. Ernesto Aracama Zoraquín, pág.291).

En la presente consulta el sujeto activo seríael titular del signo que pretende explotarse co-mercialmente (France) y el sujeto pasivo, quienestá llamado a explotar comercialmente el ob-jeto del merchandising (la palabra France conotros distintivos que forma la marca). Según lacertificación adjuntada por la parte actora ysuscrita por la Federación Internacional delFútbol Asociado, no hay duda de que esta or-ganización mundial otorgó desde el año de 1987a ��ISL PROPERTIES AG�� el derecho para re-gistrar mundialmente la marca, como quedadicho. La autorización de registro incluyó natu-ralmente la utilización del nombre de la marca.

En cuanto hace relación a la pregunta de siexistió permiso de la autoridad competente delEstado -en el presente caso Francia- al orga-nismo internacional F.I.F.A., para utilizar el nom-bre del país sede del evento durante su promo-ción, lo cierto es que si bien éste no existe almenos en los documentos allegados a la con-sulta de interpretación, ello no puede conducira que se deduzca la falta de intención del paíssede para otorgar la facultad de representaciónal organismo internacional.

Para esclarecer este punto deberá acudirsea la figura de la representación en los negociosjurídicos de modo que la actuación de quiencomo representante hace las veces de otro(representado), surta efectos para éste comosi hubiera actuado él mismo. La figura jurídicade la representación es pues una ficción envirtud de la cual se supone que lo actuado poruna persona (el representante) incide sobre otra(el representado) como si no fuera aquel sinoéste el que hubiera intervenido en el acto ju-rídico. La teoría moderna de la representaciónconsidera que existe una sustitución real ycompleta de la personalidad jurídica del repre-sentante al representado, es decir que la vo-luntad del representante se sustituye a la delrepresentado quien participa real y directamen-te en la formación del contrato.

La voluntad del representado es elementoesencial para que se dé la figura jurídica de larepresentación. Ello quiere decir que el repre-sentado debe haber querido que su represen-tante sea quien actúe en nombre de aquel.Ante la dificultad de establecer la calidad delrepresentante, es decir de quien actúa en nom-bre de otro, corresponderá a la autoridad com-petente examinar los hechos y antecedentesconocidos para determinar la existencia de vo-luntad del representado. A este respecto anotael Profesor Alvaro Pérez Vives en su TeoríaGeneral de las Obligaciones, Editorial Temis,1953, pág. 112, que � El elemento confianza yla manera como actúe el comisionado, serviránpara ilustrar las relaciones existentes entre éstay el comitente, y permitirán determinar si se leconfirió o no la representación�. Es indudableque de un examen cuidadoso sobre las relacio-nes entre el Estado francés (representado) yla F.I.F.A. (representante) se podrá establecercon claridad la existencia de la voluntad de serrepresentado, que animó al Gobierno francésal solicitar y acceder a la sede francesa para elevento de la Copa Mundial, hecho que paraeste Tribunal es de público, general e invetera-do reconocimiento, hasta el punto de que suexistencia no requiere de prueba.

V. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 89:

El Tribunal en el Proceso 20-IP-95, publica-do en la G.O. 236 del 26 de Noviembre de1996; al referirse a este punto dice:

"El artículo 89 de la Decisión 344 hay queanalizarlo con respecto al trámite o procedi-miento de la inscripción de una marca, parallegar a la conclusión sobre el momento enque puede modificarse la solicitud inicial delpeticionario.

�Conforme a la norma del artículo 89, unasolicitud contiene dos clases de elementos oaspectos: sustanciales y secundarios. Loselementos sustanciales no son susceptiblesde modificación, es decir, son inamoviblesdentro de la tramitación (...), hasta tal puntoque de existir una modificación de esa natu-raleza en cualquier momento del trámite, cons-tituirá una nueva solicitud, sujeta al procedi-miento inicial del registro (...)�.

Todos los aspectos secundarios que contie-ne la solicitud inicial, es decir aquellos "que no


alteran el aspecto general de la marca", pue-den ser modificados sin que esto implique lapresentación de una nueva solicitud, sino lacontinuación de la primera.

�El artículo 89, que se analiza no ha precisa-do, el momento en el cual, dentro del proce-dimiento administrativo, el peticionario pue-da modificar su solicitud inicial. Pero si separte del hecho de que un procedimientoadministrativo contiene varias fases, una delas cuales es la del procedimiento de tra-mitación o sea el conjunto de actos o actua-ciones que conducen al acto definitivo, estoes, a la resolución del administrador, esoscambios secundarios pueden ser admitidosdesde la presentación de la solicitud inicialhasta el momento que el administrador dictela resolución por medio de la cual quede enfirme dicho acto, esto es, hasta el momentoen que se haya agotado la vía administrati-va�.

�(...) el artículo 89 de la Decisión 344, facultaa la oficina nacional competente a requerirle,en cualquier momento de la tramitación, lasmodificaciones que dicha oficina crea nece-sarias, requerimientos que no podrán referir-se a modificar el signo o ampliar los produc-tos o servicios principalmente especificados.Este requerimiento debe ser cumplido por elpeticionario y aunque se emplea el vocablo"podrá", éste se refiere a la facultad impera-tiva de la administración para hacer el re-querimiento y no a una mera potestad o ac-ción permisiva. Tampoco es facultad de laadministración variar los aspectos esencia-les o substanciales de la solicitud. La admi-nistración tendría, así mismo, la facultad se-gún la norma citada, de solicitar o requerir alpeticionario o solicitante que elimine o res-trinja productos o servicios�. (subrayado esnuestro)

"Las modificaciones requeridas por la ofici-na competente se tramitarán según el proce-dimiento establecido en el artículo 91 de laDecisión 344. De serlo así, la oficina nacio-nal notificará al peticionario para que, en unplazo de treinta días hábiles siguientes a lanotificación del requerimiento, el interesadosubsane las irregularidades que la adminis-tración haya observado dentro de la solici-tud y haya requerido su modificación. Esteplazo será prorrogable por 30 días más y por

una sola vez. La solicitud, en este supuestono pierde su prioridad, y si ya se ha efectua-do la publicación a la que se refiere el artícu-lo 92, no será necesario una segunda, almenos para los efectos de computar el tiem-po dentro del cual deben presentarse obser-vaciones.

�El inciso segundo del artículo 89, incluyeexpresamente los términos "en cualquier mo-mento de la tramitación", porque el silenciode la ley a este respecto habría significadoque la administración no pueda actuar de lamisma manera que el particular, ya que losactos de aquella deben ser expresamentereglados por la ley. La tramitación de estesegundo inciso comprende desde la presen-tación de la solicitud hasta que la oficinanacional competente (administración) dictela resolución que culmine con la vía adminis-trativa, con lo cual concluyen o se suspen-den sus atribuciones�. (Proceso 20-IP-95,publicado en la G.O. 236 del 26 de Noviem-bre de 1996)



C O N C L U Y E:

1.- Un signo para que pueda registrarse comomarca, debe reunir no sólo los requisitosesenciales de perceptibilidad, distintividady susceptibilidad de representación gráfica,sino que además no debe hallarse com-prendido en una de las causales de irre-gistrabilidad a que se refieren los arts. 82 y83 de la Decisión 344.

2.- El examen de registrabilidad que debe efec-tuar la Oficina Nacional Competente, antesde aceptar o rechazar la solicitud de regis-tro, es obligatorio y procede tanto en loscasos en que se presenten observaciones,como en los que no se presenten.

3.- Si la parte interesada considera que la Ad-ministración ha realizado una aplicación in-debida de las normas sustantivas o proce-dimentales podrá recurrir a la justicia parasolicitar el reparo del pretendido error, plan-teando las acciones que la norma comuni-taria le concede. Sin embargo no debe


presumirse que toda negativa al registro deuna marca constituye indebida aplicaciónde las disposiciones pertinentes.

4.- En el caso de la marca "WORLD CUPFRANCE 98" (Etiqueta), no se ha produci-do la causal de irregistrabilidad prevista enel artículo 82 literal j) de la Decisión 344,tomando en cuenta que el organismo inter-nacional respectivo, otorgó el derecho pararegistrar marcas de fábrica asociada conun certamen de notorio conocimiento co-mo es la Copa Mundial de Fútbol F.I.F.A.1998 en Francia, nombre este que consti-tuye un elemento accesorio del evento prin-cipal.

5.- De conformidad con el artículo 31 del Tra-tado de Creación de este Tribunal, el Con-sejo de Estado de la República de Colom-bia, Sección Primera de la Sala de lo Con-tencioso Administrativo, deberá adoptar lapresente interpretación al dictar sentenciadentro del Proceso 4085.

Notifíquese al nombrado Consejo de Estadode la República de Colombia mediante copiasellada y certificada, y remítase igualmente co-pia a la Secretaría General de la Comunidad

Andina para su publicación en la Gaceta Ofi-cial.






Patricio Peralvo MendozaSecretario a.i.



PROCESO No. 22-IP-97

Interpretación prejudicial de los Arts. 81, 82 literal j) y 89 de la Decisión 344de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado

de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por ISL.

PROPERTIES LTD., contra el acto denegatorio del registro de la marca deproductos "WORLD CUP FRANCE 98 (ETIQUETA) para productos

comprendidos en la clase No. 25 de la Clasificación Internacional de Niza,proceso interno N° 4087.

Quito,17 de febrero de 1998

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

V I S T O S:

El Consejo de Estado de la República deColombia, Sala de lo Contencioso Administrati-

vo, Sección Primera, por intermedio del Conse-jero Ponente Dr. Manuel S. Urueta Ayola, harequerido de este Tribunal la interpretaciónprejudicial de los artículos 81, 82 literal j) y 89de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdode Cartagena.

Se plantea la interpretación, en virtud de quela Sociedad ISL. PROPERTIES LTD., por inter-


medio de su apoderado, demanda ante la altajurisdicción consultante la declaratoria de nuli-dad de las resoluciones No. 6663 de Marzo 31de 1995 proferidas una por el Jefe de la Divi-sión de Signos Distintivos de la Superintenden-cia de Industria y Comercio, por la que se negóel registro de la marca �WORLD CUP FRANCE98 (ETIQUETA)�; y, la de la resolución No.1361 de Julio 03 de 1996, por la cual se confir-ma la primera, dictada por el SuperintendenteDelegado para la Propiedad Industrial de esamisma entidad.

A) Que como hechos relevantes para estainterpretación, son considerados por el consul-tante los siguientes:

1º- El 24 de noviembre de 1994 la sociedadactora solicitó ante la División de Signos Distin-tivos de la Superintendencia de Industria y Co-mercio el registro del signo �WORLD CUPFRANCE 98 (ETIQUETA)� para productos com-prendidos en la clase No. 25 de la ClasificaciónInternacional de Niza.

2º- Cumpliendo con el trámite legal estable-cido, la División de Signos Distintivos de laSuperintendencia de Industria y Comercio or-denó la publicación de la solicitud de registro,la cual apareció en la Gaceta de la PropiedadIndustrial No. 412 de enero 30 de 1995, y a laque no le fueron formuladas observaciones porparte de terceros.

3º- Mediante Resolución No. 6663 de marzo31 de 1995, el Jefe de la División de SignosDistintivos de la Superintendencia de Industriay Comercio efectuó el respectivo examen deregistrabilidad, negando el registro del signo�WORLD CUP FRANCE 98 (ETIQUETA)� porencontrarlo incurso en la causal de irregistrabi-lidad contenida en el literal j) del Art. 82 de laDecisión 344.

4º- Dentro del trámite administrativo, el apo-derado de la sociedad ISL. PROPERTIES LTD.presentó recurso de apelación contra la resolu-ción No. 6663, argumentando principalmenteque en la solicitud correspondiente no se rei-vindicó propiedad sobre la expresión FRANCE.

5º- Conforme a lo expuesto por el solicitan-te, en agosto 01 de 1995 el apoderado de lasociedad ISL PROPERTIES LTD. anexó al ex-pediente, carta de autorización suscrita por la

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE FÚTBOLASOCIADO �FIFA�, en la cual otorga a ISLPROPERTIES LTD. el derecho para registrarmundialmente las marcas asociadas con loseventos de la copa mundial de fútbol (incluyen-do FRANCE 98, WORLD CUP FRANCE 98,COUPE MONDIALE FRANCE, así como el em-blema oficial de WORLD CUP 98 y la mascotaoficial WORLD CUP 98).

6º- Por resolución No. 1361 de julio 03 de1996, el Superintendente Delegado de la Su-perintendencia de Industria y Comercio, resol-vió la apelación confirmando la impugnada.

El Tribunal Andino de Justicia, a los fines defacilitar la labor interpretativa, se permite resu-mir adicional y parcialmente la argumentacióncontenida en el escrito recursorio, así como enlas propias resoluciones recurridas y en la con-testación de la demanda.

B) En efecto, como fundamentos de Dere-cho, la actora sociedad ISL PROPERTIES LTD.considera que se han violado las siguientesnormas comunitarias, al emitirse los actos ad-ministrativos impugnados:

1. El art. 81 de la Decisión 344 de la Comi-sión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto laDivisión de Signos Distintivos ignoró que el sig-no �WORLD CUP FRANCE 98� es perceptible,suficientemente distintivo y susceptible de re-presentación gráfica. Además, de que es ca-paz de distinguir en el mercado los productoscomprendidos en la clase No. 25 de la Clasifi-cación Internacional de Niza, elaborados y co-mercializados por ISL PROPERTIES LTD., delos productos o servicios idénticos o similareselaborados o comercializados por otras perso-nas.

2. Se violó el literal j) del art. 82 de la Deci-sión 344, por cuanto la Superintendencia deIndustria y Comercio �consideró que la marcaWORLD CUP FRANCE 98 estaba incursa enesta causal de irregistrabilidad, ya que se pre-tende registrar el nombre FRANCE, palabra delidioma inglés con la que se designa a Francia,sin contar con la autoridad competente de esteEstado.�

Mas, considera la actora que la Superin-tendencia de Industria y Comercio �se equivo-


có al considerar que dentro del registro se rei-vindicaba propiedad sobre el término FRANCE,ya que como específicamente se indicó en lasolicitud correspondiente, las partes esencia-les del registro eran el diseño del balón juntocon la expresión �WORLD CUP 98� , suprimien-do el término �FRANCE��. Concluye la actoraargumentando que si bien aparece en la ins-cripción del signo la palabra �FRANCE�, sin nin-guna exclusión, y que además dicha palabra seencuentra dentro de la etiqueta correspondien-te, ésto no implica que sea parte esencial delregistro ni en consecuencia interpretarse -erró-neamente- que queda excluida de su protec-ción por el hecho de haberse acompañado a laetiqueta. Aun si no fuera clara dicha exclusión,la Superintendencia de Industria y Comerciodebió aclarar dicho punto y no proceder, comolo hizo, a la denegación del signo �WORLDCUP FRANCE 98�.

3. Considera que se ha violado también elart. 89 de la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena, por cuanto la Divisiónde Signos Distintivos �debió aplicar esta dis-posición, requiriendo al solicitante para que hi-ciere las modificaciones correspondientes, espe-cíficamente para que aclarara que dentro de lasolicitud no se reivindicaba propiedad sobre eltérmino FRANCE.�

C) La resolución No. 6663, denegatoria delregistro del signo solicitado como marca, sefundamente en lo siguiente:

Que la expresión �WORLD CUP FRANCE98� se encuadra en la causal de irregistrabilidadde los signos como marcas, contenida en elliteral j) del art. 82 de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena, literal queprohibe el registro de los que reproduzcan oimiten el nombre o abreviaciones de cualquierEstado, sin permiso de la autoridad competen-te para acordarlo.

Considera el órgano emisor, que dicha ex-presión reproduce el nombre de FRANCE, pa-labra del idioma inglés con la que se designa aFrancia, sin que se acreditara el permiso co-rrespondiente, y que es �un derecho de losEstados que su nombre no sea utilizado sinsu consentimiento en labores comerciales porterceros�. Niega en base a este razonamientoel registro del signo �WORLD CUP FRANCE98�.

Por su parte, la resolución No. 1361 esconfirmatoria de la primera, en cuanto conside-ra que:

La prohibición contenida en el literal j) delart. 82 de la Decisión 344, �busca evitar queexistan signos que induzcan al público al errorde creer que existe entre los productos o servi-cios de que se trate, y la organización Inter-nacional o Estado cuyo nombre se reproduce oimita, una relación�.

Y que la autorización presentada por el apo-derado de las sociedad ISL PROPERTIES LTD.,�no reúne el requisito exigido por el literal j delartículo 82 mencionado, ya que no proviene delorganismo autorizado para hacerlo, que es laautoridad competente del respectivo Estado; laautorización debe proceder de la autoridad com-petente de éste y no de un organismo interna-cional como es la FIFA.�. Con este criterio, seconfirma la resolución No. 6663 de marzo 31de 1995, emanada del Jefe de la División deSignos Distintivos.

E) En la contestación que diera a la de-manda la Superintendencia de Industria y Co-mercio de Colombia, se expone lo siguiente:

1. El hecho de no presentar oposicionespor parte de terceros, no impedía que la Ofici-na Nacional competente examinara la regis-trabilidad y decidiera sobre el otorgamiento odenegación del registro de la marca, conformelo dispone el art. 96 de la Decisión 344;

2. La oficina nacional competente procedióa efectuar el respectivo examen de registrabi-lidad del signo �WORLD CUP FRANCE 98 (eti-queta)� para productos comprendidos en la cla-se No. 25 de la clasificación internacional, con-cluyendo �acertadamente que la marca solici-tada y antes referida es irregistrable conformea lo dispuesto en el artículo 82 literal j) de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena.�

3. �Por ello, puede afirmarse inequívoca-mente que los fundamentos legales tenidos encuenta en las Resoluciones No. 6663... y No.1361... se ajustan a pleno derecho además deque no violentan disposiciones legales superio-res, ni en materia marcaria; lo anterior segura-mente se concluirá sin dificultad, de la inter-pretación prejudicial que profiera el TribunalAndino de Justicia�, se sostiene.


Con vista de todo lo expuesto, el Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina pasa a exami-nar el caso de autos,

C O N S I D E R A N D O


QUE este Tribunal es competente para in-terpretar por vía "prejudicial" las normas queconforman el ordenamiento jurídico del Acuer-do de Cartagena, siempre que la solicitud pro-venga de un juez nacional actuando en funciónde juez comunitario, como lo es en el caso laalta jurisdicción consultante, y en tanto en cuan-to aquellas resulten pertinentes -a juicio delTribunal Andino- para la resolución del litigiointerno; e igualmente si, como también en elcaso, la solicitud se adapta a las prescripcio-nes contenidas en los artículos 28 y 29 delTratado de Creación del Tribunal de Justiciadel Acuerdo de Cartagena y cumple con losrequisitos previstos por el artículo 61 del Esta-tuto del Tribunal.

II. NORMAS QUE VAN A SER OBJETO DEINTERPRETACIÓN

QUE el texto de las normas cuya interpreta-ción ha sido requerida por la alta jurisdicciónconsultante es:

DECISIÓN 344

"Artículo 81.- Podrán registrarse como mar-cas los signos que sean perceptibles, sufi-cientemente distintivos y susceptibles de re-presentación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comer-cializados por una persona, de los productoso servicios idénticos o similares de otra per-sona".

"Artículo 82.- No podrán registrarse comomarca los signos que:(...)

j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escu-dos de armas; banderas y otros emblemas;siglas; o, denominaciones o abreviacionesde denominaciones de cualquier Estado ode cualquier organización internacional, que

sean reconocidos internacionalmente, sinpermiso de la autoridad competente del Es-tado o de la organización internacional deque se trate.

En todo caso, dichos signos solamente po-drán registrarse cuando constituyan un ele-mento accesorio del distintivo principal;(...)

"Artículo 89.- El peticionario de un registrode marca podrá modificar su solicitud inicialúnicamente con relación a aspectos secun-darios. Asimismo, podrá eliminar o restringirlos productos o servicios principalmente es-pecificados.

La oficina nacional competente podrá, encualquier momento de la tramitación, reque-rir al peticionario modificaciones a la solici-tud. Dicho requerimiento de modificación setramitará de conformidad con lo establecidoen el artículo 91 de la presente Decisión.

En los casos previstos en el presente artícu-lo, no podrá modificarse la solicitud paracambiar el signo ni para ampliar los produc-tos o servicios principalmente especificados.�

III. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 81

El inciso segundo del art. 81 de la Decisión344, ya transcrito, al definir lo que es marca,establece que se entenderá por tal� todo signoperceptible capaz de distinguir en el mercado,los productos o servicios producidos o comer-cializados por una persona de los productos oservicios idénticos o similares de otra perso-na".

Así mismo, de la marca comenta la doctrina:

"Se entiende generalmente que una marcaes un signo visible que permite distinguir losbienes o servicios de una empresa, de los bie-nes o servicios de otras empresas. Es un bienincorporal cuyo principal valor reside en el pres-tigio y la reputación que determinada marcarepresenta" (Organización Mundial de la Pro-piedad Intelectual (OMPI): "El papel de la Pro-piedad Industrial en la Protección de los Con-sumidores", Ginebra 1983, pág. 13).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaobserva:


De las definiciones anteriores se desprendecómo la marca es un bien inmaterial encami-nado a distinguir un producto o servicio de otros,representado por un signo, el que siendo intan-gible requiere de medios sensibles o de laperceptibilidad para que el consumidor puedaapreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. Un signoque no pueda influir en el público consumidorpara que éste distinga un producto de otro, notendría la capacidad necesaria para ser regis-trable.

En resumen, se desprende de lo expuestoque para que un signo pueda ser consideradocomo marca debe reunir tres requisitos intrín-secos: ser perceptible, suficientemente distinti-vo y susceptible de representación gráfica. Conla advertencia de que sin embargo, no por elhecho de que un signo acumule tales requeri-mientos, queda asegurado su registro, ya quepodría no obstante encontrarse incurso dentrode cualquiera de las prohibiciones o causalesde irregistrabilidad que la norma comunitariaestablece también en los artículos 82 y 83.

En efecto:

a) La perceptibilidad tiene que ver con lanecesidad de que un signo pueda apreciarsepor medio de los sentidos o de la inteligencia.

El Diccionario de la Lengua de la Real Aca-demia Española, define el vocablo "percepti-ble" como aquello que "se puede comprendero percibir"; y describe "percibir" como el hechode recibir "por uno de los sentidos las imáge-nes, impresiones o sensaciones externas"; "Per-cepción", dice, es la "sensación interior queresulta de una impresión material hecha ennuestros sentidos." (Vigésima Primera Edición,Madrid 1992, pág. 1114).

Este Tribunal CONSIDERA asimismo :

La perceptibilidad hace referencia a todo ele-mento, signo o indicación que pueda ser capta-do por los sentidos para que, por medio deéstos, penetre en la mente del público, queaprende y a la vez asimila con facilidad el so-nido de una palabra.

Pero, por cuanto para la recepción sensibleo externa de los signos se utiliza en forma másgeneral el sentido de la vista, han venido ca-racterizándose preferentemente aquellos refe-

ridos a una denominación, a conjunto de pala-bras, a una figura, un dibujo, o un conjunto dedibujos.

b) La distintividad, función esencial de lamarca, radica en distinguir unos productos oservicios de otros, haciendo posible que el con-sumidor los diferencie. El signo será distintivocuando por sí solo sirva para identificar un pro-ducto o servicio, sin que se confunda con él ocon sus características esenciales o primor-diales.

Que un signo sea distintivo significa que esindividual y singular, diferenciándose de cual-quier otro, lo cual es un carácter que la marcale reconoce, además de la novedad y la espe-cialidad. La distintividad, por tanto, exige que elsigno que se pretende registrar no se confundacon otros ya empleados para "distinguir" pro-ductos o servicios de la misma especie. Cuan-do la marca es incapaz de diferenciar unosproductos o servicios de otros semejantes fa-bricados o producidos por diferentes empresa-rios, no puede funcionar como marca.

c) La representación gráfica es un requisi-to formal, que permite la publicación, y el archi-vo de las marcas solicitadas en las respectivasoficinas de propiedad industrial.

La representación gráfica, en suma, es una"descripción que permite formarse una idea delsigno objeto de la marca, valiéndose para ellode palabras, figuras o signos, o cualquier otromecanismo idóneo, siempre que tenga la facul-tad expresiva de los anteriormente señalados"(Marco Matías Alemán, "Marcas". Top Manage-ment, Bogotá, pág. 77).

IV. INTERPRETACIÓN DEL LITERAL j) DELARTICULO 82 DE LA DECISIÓN 344:

El Tribunal Andino al interpretar el literal j)del art. 82 de la Decisión 344, expresó quedicha norma tiene por finalidad proteger lasdenominaciones propias de los Estados y delas Organizaciones Internacionales para evitarque puedan ser apropiadas y utilizadas por losempresarios como marcas (Proceso No. 15-IP-97). Aclara la doctrina (OTAMENDI) que la pro-hibición contenida en la norma, encuentra fun-damento en el propósito de defender al consu-midor, quien al ver estos signos podría pensarque cuentan con el respaldo de los respectivospaíses y organismos.


En efecto, los nombres de Estados y organi-zaciones mundiales internacionalmente reco-nocidos, están destinados en el derecho demarcas, a identificar el producto como produci-do en cierto lugar, o patrocinados por determi-nadas organizaciones; es decir, que el consu-midor asocie el producto identificado por unamarca, con el Estado u organización cuyo nom-bre en ella aparece.

Pero la prohibición contenida en dicha nor-ma cesa, cuando los signos constituyan unelemento accesorio del distintivo principal ysiempre que medie el permiso respectivo de laautoridad competente del Estado u Organis-mo.

Precisamente, en el caso sometido a la con-sideración de este Tribunal se observa que tie-ne que ver con un acontecimiento mundial es-pecial respecto del cual un país, FRANCIA,solicitó y obtuvo del organismo internacionalFIFA, la sede del Campeonato de Fútbol de1998, en razón de lo cual cedió el derecho porlo que al País respecta, sobre el signo WORLDCUP FRANCE 98; y, por tanto, en virtud deesta relación resulta concluyente que efecti-vamente existe un respaldo directo de dichopaís a la FIFA para que ésta comercialice elevento y todo lo que el mismo representa.

La prohibición contenida en el texto señala-do tiende en principio a evitar -se insiste- quepueda inducirse al público al error de creer queexiste una relación entre los servicios o pro-ductos de que se trate y la Organización In-ternacional o Estado cuyo nombre se reprodu-ce. Pero en el asunto que se analiza, la situa-ción difiere de los casos a los que general-mente se aplica el artículo que estamos co-mentando, porque los Campeonatos Mundialesde Fútbol son hechos notorios, que, en primerlugar, no requieren de prueba para confirmarsu existencia, y, en segundo lugar, el nombrede un País no se lo está tomando como deno-minación de origen para pretender confundir alconsumidor, sino únicamente como una refe-rencia geográfica -sede del evento mundial-que en ningún caso supone que vaya a crearerror en el público, como si esos productosamparados por la marca fueran originarios deFrancia o producidos por ese País, o que éstehaya autorizado su producción exclusiva por élmismo. Por el contrario, la palabra France essólo una referencia orientadora.

En el presente caso el nombre del lugar odel Estado es un elemento variable y por tantoaccesorio, porque lo importante viene a ser elevento que va a realizarse; el lugar en cambioes, algo circunstancial, tal como resulta de lapráctica periódica de los campeonatos mundia-les o de las olimpíadas. Importa por tanto des-tacar que la FIFA es la responsable de la orga-nización de tal acontecimiento, y que su Se-cretario General y Director Ejecutivo certifica-según lo que parece desprenderse del proce-so interno- que en 1987 �otorgó a ISL PROPER-TIES AG� el derecho para registrar mundial-mente las marcas de fábrica asociadas conlos eventos de la copa mundial de fútbol FIFA1998, incluyendo FRANCE 98, WORLD CUPFRANCE 98, COUPE MONDIALE FRANCE98, así como el emblema oficial WORLD CUPFRANCE 98 y la mascota oficial WORLD CUP98�.

Por otra parte, no aparece tampoco presen-te en el caso el elemento de beneficio o prove-cho de un tercero con la utilización del nombre�FRANCE�, ya que de todos modos, con o sinesa indicación, la gran mayoría de la poblaciónmundial sabe y conoce que el campeonato defútbol del año 1998 se va a realizar en Francia,e instintivamente al hablar de la copa mundialde fútbol del 98, intuye inmediatamente quetendrá lugar en ese País. Por tal razón el nom-bre FRANCE es accesorio del elemento princi-pal del signo, no obstante que en el gráficopudiere aparecer ese nombre en tamaño visualde mayor proporción que los otros vocablos.

Además, la relación entre el País y la FIFAy de ésta con la empresa ISL PROPERTIESAG, es un hecho conocido, abierto al conoci-miento generalizado del público, el cual no sólocree, sino que sin duda está convencido de quetal relación existe debido al ya crecido númerode campeonatos de fútbol que se han produci-do en el transcurso de los años. No existeentonces la posibilidad de engaño, o del errorque podría producirse en el público con la utili-zación del nombre FRANCE, que es lo quepretende proteger la norma del artículo 82 lite-ral j) mediante una restricción a la concesióndel registro marcario, que ha de ser examinadaen cada caso conforme a las diferentes cir-cunstancias. En el presente, parece evidenteuna delegación o autorización expresa o tácitapara el uso del nombre FRANCE en el signoque se pretende registrar como marca.


En efecto, lo relevante en la marca que sepretende registrar no es entonces FRANCE,sino los términos WORLD CUP FRANCE 98,representativos de tal acontecimiento deporti-vo.

Por tanto, al ser elemento secundario el nom-bre FRANCE, se cumple con lo permitido en elliteral j) del artículo 82.

V. EFECTOS JURÍDICOS DE LA REPRESEN-TACIÓN

Respecto de solicitudes similares este Tri-bunal ha fijado en líneas generales la siguienteorientación:

En el caso del acontecimiento que se estápromoviendo por la Federación Internacio-nal del Fútbol Asociado, FIFA, se está enpresencia de una relación jurídica entre elpaís sede Francia y la entidad promotora delevento, la FIFA, similar a la que se conocecomo �Merchandising�, definida de la siguientemanera: �...Explotación, mediante licenciaso cualesquiera otros medios, de un nombresigno u otro símbolo que ha adquirido o quepodría potencialmente adquirir popularidadcon el objeto de vender o de aumentar lasventas de mercaderías o de servicios de cual-quier naturaleza que no son mercaderías oservicios para los cuales tal nombre, símbo-lo u otro signo ha sido establecido comomarca por el público o podría razonablemen-te ser así establecido por la extensión o eldesarrollo de la gama de productos o servi-cios...� (Procesos Nos. 16, 18 y 19-IP-97, del17 de febrero de 1998)

En la presente consulta -ha expresado elTribunal en los casos citados- el sujeto acti-vo sería el titular del signo que pretendeexplotarse comercialmente (France), y el su-jeto pasivo, el llamado a explotar comercial-mente el objeto del merchandising (la pala-bra France con otros distintivos que formanla marca). Según la certificación adjuntadapor la parte actora y suscrita por la Federa-ción Internacional del Fútbol Asociado, nohay duda de que esta organización mundialotorgó desde el año de 1987 a �ISLPROPERTIES AG� el derecho para registrarmundialmente la marca. La autorización deregistro incluyó naturalmente la utilizacióndel nombre de la marca.

En cuanto hace relación a la pregunta de siexistió permiso de la autoridad competentedel Estado -en el presente caso Francia- alorganismo internacional FIFA para utilizar elnombre del país sede del evento durante supromoción, lo cierto es que si bien éste noexiste al menos en los documentos allega-dos a la consulta de interpretación, ello nopuede conducir a que se deduzca la ausen-cia de intención del país sede para otorgar lafacultad de representación al organismo in-ternacional.

Para esclarecer este punto deberá acudirsea la figura de la representación en los nego-cios jurídicos de modo que la actuación dequien como representante hace las veces deotro (representado), surta efectos para éstecomo si hubiera actuado él mismo. La figurajurídica de la representación es pues unaficción en virtud de la cual se supone que loactuado por una persona (el representante)incide sobre otra (el representado) como sino fuera aquel sino éste el que hubiera inter-venido en el acto jurídico. La teoría modernade la representación considera que existeuna sustitución real y completa de la perso-nalidad jurídica del representante al repre-sentado, es decir que la voluntad del repre-sentante se sustituye a la del representadoquien participa real y directamente en la for-mación del contrato.

La voluntad del representado es elementoesencial para que se dé la figura jurídica dela representación. Ello quiere decir que elrepresentado debe haber querido que su re-presentante sea quien actúe en nombre deaquel. Ante la dificultad de establecer la cali-dad del representante, es decir de quien ac-túa en nombre de otro, corresponderá a laautoridad competente examinar los hechosy antecedentes conocidos para determinarla existencia de voluntad del representado.A este respecto anota el Profesor Alvaro Pé-rez Vives en su Teoría General de las Obli-gaciones, Editorial Temis, 1953, pág. 112,que: �El elemento confianza y la manera co-mo actúe el comisionado, servirán para ilus-trar las relaciones existentes entre éste y elcomitente, y permitirán determinar si se leconfirió o no la representación�. Es induda-ble que de un examen cuidadoso sobre lasrelaciones entre el Estado francés (repre-sentado) y la FIFA (representante), se podrá


establecer con claridad la existencia de lavoluntad de ser representado, que animó alGobierno francés al solicitar y obtener la sededel evento de la Copa Mundial, hecho quepara este Tribunal es de público, general einveterado conocimiento, hasta el punto deque su existencia no requiere de prueba.

Siendo el Mundial de Fútbol -como se haexpresado- un acontecimiento mundial es-pecial en el que un país, FRANCIA, solicitódel organismo internacional, FIFA -lo queésta le acordó-, la sede del campeonato defútbol del año 98, por virtud de esta relaciónpuede entenderse que efectivamente existeun respaldo directo por parte de FRANCIA ala FIFA para que ésta comercialice el eventoy todo lo que él representa.

Por lo demás, el Tribunal encuentra que lacarta de autorización suscrita por la FEDE-RACIÓN INTERNACIONAL DE FÚTBOL ASO-CIADO �FIFA�, a la que se alude en la con-sulta, y por la cual supuestamente se otorgaa ISL PROPERTIES LTD. el derecho pararegistrar mundialmente las marcas asocia-das con los eventos de la copa mundo defútbol (incluyendo FRANCE 98, WORLD CUPFRANCE 98, COUPE MONDIALE FRANCE,así como el emblema oficial de WORLD CUP98 y la mascota oficial WORLD CUP 98), deexistir podría considerársela como el docu-mento habilitante exigido por el lit. j) del art.82 para conceder el registro del signo encontroversia.

V. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 89:MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD INICIAL.

El artículo 89 de la Decisión 344 hay queanalizarlo en relación al procedimiento de ins-cripción de un signo, para poder establecer ellapso en que se puede modificar la solicitudinicial del peticionario de un registro.

Conforme al texto del art. 89 de la Decisión344, una solicitud contiene dos clases de ele-mentos o aspectos: substanciales y acceso-rios. Los elementos substanciales no son sus-ceptibles de modificación, es decir, son inamo-vibles dentro de la tramitación (cambios esen-ciales de los elementos del signo comprendidoen la solicitud de registro). Una modificación deesa naturaleza en cualquier momento del trá-mite, constituiría una solicitud nueva, indepen-

diente de la primera, sujeta al procedimiento deregistro inicial.

Una vez admitida la solicitud de registro dela marca por reunir los requisitos formales aque se refiere el artículo 92, dispone la norma-tiva comunitaria que la oficina nacional compe-tente procederá a la publicación de la misma. Apartir de ésta, los terceros que ostenten uninterés legítimo en los resultados de una solici-tud de registro, podrán formular las �observa-ciones� que consideren pertinentes, dentro delos treinta días hábiles siguientes, contados apartir de la fecha de la publicación (artículo 93).De existir observaciones, la oficina nacionalcompetente notificará al peticionario "...para que,dentro de treinta días hábiles contados a partirde la notificación, haga valer sus alegatos,..."(artículo 95). Vencido �el plazo�, la misma ofici-na decidirá sobre las observaciones y la conce-sión o denegación del signo como marca.

En el caso de no presentarse observacionespor terceros, el artículo 96 establece que "ven-cido el plazo establecido en el artículo 93, sinque se hubieran presentado observaciones, laoficina nacional competente procederá a reali-zar el examen de registrabilidad y a otorgar odenegar el registro de la marca."

La facultad otorgada a la oficina nacionalcompetente, de proceder al examen de fondosobre la registrabilidad del signo, es una obli-gación que precede al otorgamiento del regis-tro marcario. La existencia de "observaciones"compromete al funcionario en la realización delexamen de fondo; pero, la inexistencia de aque-llas no lo libera de esa obligación legal. Enefecto, el fin y objetivo de la norma es que elexamen de fondo sea una etapa obligatoria enel proceso de concesión o denegación de mar-cas, y así lo ha venido expresando la adminis-tración recurrida en los caso que se debatenante la jurisdicción nacional.

Los aspectos accesorios o secundarios quepudiere contener la solicitud inicial para el re-gistro de un signo (como tamaño, tipo de letraen algunos casos, faltas ortográficas o meca-nográficas, dirección del solicitante, supresiónde algún elemento genérico o secundario de ladenominación, etc.) o todos aquellos cambiosque no alteren el aspecto general del signosolicitado, pueden ser modificados, sin que estosignifique la presentación de una nueva solici-


tud, sino la continuación de la primera. Podríaconsiderarse como cambio secundario en elsigno solicitado, por ejemplo, que debajo de ladenominación se coloquen cinco o seis puntossucesivos o líneas, ó se supriman uno o dos,de tal manera que los cambios no denoten parael publico la presencia de un signo diferente ensus aspectos esenciales, al contenido en unaprimera solicitud de registro.

Dentro de los elementos secundarios del art.89, se ha considerado la posibilidad de que elpeticionario elimine o restrinja los productos oservicios principalmente especificados.

El art. 89 no ha precisado el momento en elcual dentro del procedimiento administrativo, elpeticionario pueda modificar su solicitud inicial.Pero si partimos del hecho de que un procedi-miento de este tipo contiene varias fases, unade las cuales constituye la tramitación (conjun-to de actos o actuaciones que conducen al actodefinitivo, es decir, a la resolución administrati-va) los cambios relativos a los aspectos secun-darios de la solicitud de registro pueden efec-tuarse desde la presentación de la solicitudinicial hasta el momento que la autoridad admi-nistrativa dicte la resolución por medio de lacual quede en firme dicho acto, esto es, hastael momento en se haya agotado la vía adminis-trativa.

A más del peticionario del registro, el art. 89faculta a la oficina nacional competente a re-querir las modificaciones que crea necesariasde la solicitud de registro en los aspectos se-cundarios en cualquier momento de la tramita-ción, requerimientos que no podrán referirse amodificar el signo solicitado o a ampliar losproductos o servicios principalmente especifi-cados. �Este requerimiento debe ser cumplidopor el peticionario y aunque se emplea el voca-blo �podrá�, éste se refiere a la facultad impera-tiva de la administración para hacer el requeri-miento y no a una mera potestad o acciónpermisiva. Tampoco es facultad de la adminis-tración variar los aspectos esenciales o subs-tanciales de la solicitud�. (Proceso No. 20-IP-95, marca �MONO� G.O. No. 236 de Noviembre26 de 1996).

Las modificaciones requeridas por la oficinanacional competente se tramitarán según el pro-cedimiento establecido en el art. 91 de la Deci-sión 344. De ser así, la oficina nacional compe-

tente notificará al peticionario para que, en unplazo de treinta días hábiles siguientes a lanotificación del requerimiento, el interesado sub-sane las irregularidades de la solicitud de re-gistro observadas por la administración. Esteplazo será prorrogable por treinta días más ypor una sola vez. En este supuesto la solicitudno pierde prioridad, y si ya se ha efectuado supublicación según el art. 92, no será necesariouna segunda, al menos para computar el tiem-po en el cual pueden realizarse observacionespor parte de terceros.

El inciso segundo del art. 89 utiliza los térmi-nos �en cualquier momento de la tramitación�,es decir, que la oficina nacional competenteestá facultada para el requerimiento de las mo-dificaciones a la solicitud desde la presenta-ción de la solicitud de registro hasta que laoficina nacional competente (administración) dic-te la resolución que culmine con la vía adminis-trativa, con la que se agota la competencia deaquella para conocer del asunto.

Con base en las consideraciones expuestas,


CONCLUYE:

1.- Un signo para que pueda registrarse comomarca, debe reunir no sólo los requisitosesenciales de perceptibilidad, distintividady susceptibilidad de representación gráfica,sino que además no debe hallarse incluidoen ninguna de las causales de irregistrabili-dad a que se refieren los arts. 82 y 83 de laDecisión 344.

2.- El examen de registrabilidad que debe efec-tuar la Oficina Nacional Competente antesde aceptar o rechazar la solicitud de regis-tro, es obligatorio y procede tanto en loscasos en que se presenten observaciones,como en aquellos en los que éstas no sehubieren formulado.

3.- Si la parte interesada considera que la Ad-ministración ha realizado una aplicación in-debida de las normas sustantivas o proce-dimentales podrá recurrir a la justicia parasolicitar el reparo del pretendido error, plan-teando las acciones que la norma comuni-taria le concede. Sin embargo no debe


presumirse que toda negativa al registro deuna marca constituye indebida aplicaciónde las disposiciones pertinentes.

4.- En el caso de la marca "WORLD CUPFRANCE 98" (Etiqueta), no se ha produci-do la causal de irregistrabilidad prevista enel artículo 82 literal j) de la Decisión 344,tomando en cuenta que el organismo inter-nacional respectivo, otorgó el derecho pararegistrar marcas de fábrica asociada a uncertamen de notorio conocimiento como esla Copa Mundial de Fútbol FIFA. 1998 enFrancia, nombre este que constituye un ele-mento accesorio del evento principal.

5.- De conformidad con el artículo 31 del Tra-tado de Creación de este Tribunal, el Con-sejo de Estado de la República de Colom-bia, Sección Primera de la Sala de lo Con-tencioso Administrativo, deberá adoptar lapresente interpretación al dictar sentenciadentro del Proceso 4085.

Notifíquese al nombrado Consejo de Estadode la República de Colombia mediante copiasellada y certificada, y remítase igualmente co-pia a la Secretaría General de la Comunidad

Andina para su publicación en la Gaceta Ofi-cial.









PROCESO N. 23-IP-97

Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal j), y 89 de la Decisión 344de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Solicitada por el Doctor ManuelUrueta Ayola, Consejero de Estado de la República de Colombia. Sala de loContencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Nacional N. 4082.

Actor ISL PROPERTIES LTD. Marca "WORLD CUP FRANCE 98" y diseño mixta.Productos de la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza.

Quito, 17 de febrero de 1998

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

VISTOS:

El Consejo de Estado de la República deColombia, Sala de lo Contencioso Administra-tivo, Sección Primera, a través del ConsejeroPonente Dr. Manuel Urueta Ayola, solicita lainterpretación prejudicial de los artículos 81, 82

literal j) y 89 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena.

Que se formula esta petición en razón delproceso instaurado por la sociedad ISL PRO-PERTIES LTD., que pretende obtener la nuli-dad de la Resolución Nº. 6661, de 31 de marzode 1995, proferida por el Jefe de la División deSignos Distintivos de la Superintendencia deIndustria y Comercio, por la cual se negó elregistro de la marca �WORLD CUP FRANCE98� (ETIQUETA) solicitado por la sociedad ac-


tora dentro del expediente administrativo Nº.94-53691; y la Nº. 1012 de 29 de mayo de1996, dictada por el Superintendente Delega-do para la Propiedad Industrial de la mismaentidad de vigilancia, por la cual se resuelve unrecurso de apelación.

Que como hechos relevantes para la inter-pretación, al decir del demandante, se señalanlos siguientes:

�1.- La sociedad ISL PROPERTIES LTD. porconducto de apoderado solicitó el 24 denoviembre de 1994, ante la División deSignos Distintivos de la Superintendenciade Industria y Comercio, el registro de lamarca WORLD CUP FRANCE 98 (ETI-QUETA), solicitud que fue radicada comoel Expediente Administrativo Nº. 94.53691,para amparar productos de la clase 28de la Clasificación Internacional de Niza.

�2.- Mediante la Resolución Nº 6661 de 31de marzo de 1995 se negó el registro dedicha marca, por considerar que se en-contraba dentro de la causal deirregistrabilidad establecida en el literalj) del artículo 82 de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena queprohibe el registro de marcas que repro-duzcan o imiten el nombre o abreviacio-nes de denominaciones de cualquier Es-tado, sin permiso de la autoridad compe-tente del respectivo Estado.

�3.- El apoderado de la solicitante dentro deltérmino legal, interpuso recurso de ape-lación contra la Resolución Nº. 6661 del31 de marzo de 1995, argumentando queen la solicitud correspondiente no se rei-vindicó propiedad sobre la expresión"FRANCE".

�4.- Mediante la resolución Nº. 1012 de 29de mayo de 1996, el SuperintendenteDelegado de la Superintendencia de In-dustria y Comercio resolvió el recurso deapelación confirmando la Resolución Nº.6661 y declarando agotada la vía guber-nativa.

Además de lo narrado y por su parte el Tri-bunal de Justicia de la Comunidad Andina con-sidera necesario referirse a otras piezas proce-sales constantes en el expediente enviado aeste Organismo, tales como:

DEMANDA:

En la demanda de nulidad y de restableci-miento del Derecho, presentada por el actor,son relevantes, además de los arriba señala-dos:

La violación de los artículos 81, 82 literal j)y 89 de la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena.

En el artículo 81 se señala:

"para que un signo pueda ser registrado co-mo marca se requiere que reúna tres requi-sitos básicos, a saber: perceptibilidad, dis-tintividad y susceptibilidad de representacióngráfica.

"(...) Analicemos entonces, si la expresiónWORLD CUP FRANCE 98 (ETIQUETA), cum-ple con los elementos arriba expuestos. So-bre este particular se observa con claridadmeridiana que la marca en mención cumplecon los requisitos de perceptibilidad y repre-sentación gráfica, en la medida que puedeser apreciada por los sentidos, y representa-da gráficamente, ya que se trata de una marcamixta compuesta por palabras y diseños.

"Igualmente cumple con el requisito de dis-tintividad , ya que la marca en cuestión no seconfunde con aquello que va a identificar, esdecir, con el nombre de los productos queampara la clase 28 de la Clasificación Inter-nacional de Niza, (...)".

"Tampoco se encuentran antecedentes quedemuestren que existe otra marca solicita-da o registrada a favor de un tercero, idénti-ca o similar a la marca WORLD CUP FRAN-CE 98 (ETIQUETA), para los mismos pro-ductos o para productos similares. De estaforma, puede decirse que la marca en cues-tión es lo suficientemente distintiva"

Sobre el artículo 82 literal j), el actor alega,"que en ningún momento se reivindicó pro-piedad sobre el término FRANCE, ya que elmismo quedó expresamente excluido delconjunto cuando dentro de la descripción dela etiqueta no se incluyó dentro de sus par-tes esenciales".

Y finalmente sobre el artículo 89, se afirmaque �la mencionada entidad� (oficina nacionalcompetente) debió aplicar esta disposición, re-


quiriendo al solicitante para que hiciera las mo-dificaciones correspondientes, específicamentepara que se aclarara que dentro de la solicitudno se reivindicaba propiedad sobre le términoFRANCE.

También resalta que:

�Finalmente, y aún aceptando que se solicitóla protección sobre el término FRANCE yque la Superintendencia de Industria y Co-mercio no debía solicitar la aclaración de lasolicitud correspondiente, lo cierto es que elnombre en lengua castellana del Estado encuestión no es FRANCE sino FRANCIA; y,además la causal de irregistrabilidad, esta-blecida en el artículo 82 literal j) de la Deci-sión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, únicamente se refiere al nombredel Estado en lengua española, ya que de locontrario, específicamente se hubiera inclui-do en esta causal no solamente el nombredel Estado correspondiente en español, sinosu respectiva traducción en cualquier otroidioma�.

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA:

La Superintendencia de Industria y Comer-cio a través de su representante contesta lademanda en los siguientes términos:

1.- Solicita que no se tomen en cuenta laspretensiones esbozadas por el demandante encontra de la NACIÓN-SUPERINTENDENCIA DEINDUSTRIA Y COMERCIO, por cuanto care-cen de apoyo jurídico (...).

RESOLUCIÓN

El Jefe de la División de Signos Distintivosmediante resolución Nº. 6658 del 31 de marzode 1995, niega el registro de la marca. Funda-mentándose en lo siguiente:

"TERCERO: Que la expresión WORLD CUPFRANCE 98 (ETIQUETA) cuyo registro sesolicita encuadra dentro de una de las causalesde irregistrabilidad contenida específicamen-te en el literal j) del artículo 82 de la Decisión344 del Acuerdo de Cartagena (...).

"CUARTO: Que el examen de registrabilidadimplica establecer si el signo cuyo registrose solicita cumple todas las condiciones le-

gales para servir como distintivo de un pro-ducto o servicio en el tráfico comercial. In-cluyendo la manera como pueda ser recibi-do por el comprador en general. Buscandoentre otras cosas evitar que puedan confun-dir al consumidor sobre la procedencia delos bienes para los cuales ha de usarse.Además por que es un derecho de los Esta-dos que su nombre no sea utilizado sin suconsentimiento en labores comerciales porterceros.

"QUINTO: Que la expresión WORLD CUPFRANCE 98 (ETIQUETA) reproduce el nom-bre de FRANCE, palabra del idioma ingléscon la que se designa a Francia. Y no seacreditó el permiso de las autoridades com-petentes del respectivo Estado. Por lo cualse encuadra en la causal de irregistrabilidadmencionada en el tercer considerando".

El Superintendente Delegado para la Propie-dad Industrial, mediante resolución Nº. 1339del 3 de Julio de 1996, resuelve el recurso deapelación confirmando la anterior.

Como punto importante de señalar es que:

�El 1 de agosto de 1995 el apoderado de lasociedad solicitante anexó al expediente laautorización suscrita por la FEDERACIÓNINTERNACIONAL DE FÚTBOL ASOCIADO�FIFA�, en la cual otorga a ISL PROPERTIESLTD el derecho para registrar mundialmentelas marcas asociadas con los eventos copadel mundo de Fútbol (incluyendo FRANCE98, WORLD CUP FRANCE 98, COUPEMONDIALE FRANCE, así como el emblemaoficial WORLD CUP 98 y la mascota oficialWORLD CUP 98).

"Sin embargo, la autorización allegada, noreúne el requisito exigido por el literal j) delartículo 82 mencionado, ya que no provienedel organismo autorizado para hacerlo, quees la autoridad competente del respectivoEstado y no la FIFA".

C O N S I D E R A N D O

Que este Tribunal es competente para ab-solver la solicitud de interpretación prejudicialrequerida por la Sala de lo Contencioso Admi-nistrativo del Consejo de Estado de la Repúbli-ca de Colombia, de conformidad con los artícu-


los 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribu-nal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

I. NORMAS QUE VAN A SER INTERPRETA-DAS:

Las normas solicitadas para interpretaciónprejudicial son las siguientes:

Decisión 344:

"Artículo 81: Podrán registrarse como mar-cas los signos que sean perceptibles, sufi-cientemente distintivos y susceptibles de re-presentación gráfica.

�Se entenderá por marca todo signo per-ceptible capaz de distinguir en el mercado,los productos o servicios producidos o co-mercializados por una persona de los pro-ductos o servicios idénticos o similares deotra persona".

"Artículo 82: No podrán registrarse comomarcas los signos que:(...)

j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escu-dos de armas; banderas y otros emblemas;siglas; o, denominaciones o abreviacionesde denominaciones de cualquier Estado ode cualquier organización internacional, quesean reconocidos oficialmente, sin permisode la autoridad competente del Estado o dela organización internacional de que se trate.En todo caso, dichos signos solamente po-drán registrarse cuando constituyan un ele-mento accesorio del distintivo principal";(....)

"Artículo 89: El peticionario de un registrode marca, podrá modificar su solicitud inicialúnicamente con relación a aspectos secun-darios. Asimismo, podrá eliminar o restringirlos productos o servicios principalmente es-pecificados.

�La oficina nacional competente podrá, encualquier momento de la tramitación, reque-rir al peticionario modificaciones a la solici-tud. Dicho requerimiento de modificación setramitará de conformidad con lo establecidoen el art. 91 de la presente Decisión.

�En los casos previstos en el presente ar-tículo, no podrá modificarse la solicitud para

cambiar el signo ni para ampliar los produc-tos o servicios principalmente especificados".

II. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 81:

Del inciso segundo del art. 81 de la Decisión344, ya transcrito, se comenta en la doctrina:

"Se entiende generalmente que una marcaes un signo visible que permite distinguir losbienes o servicios de una empresa, de losbienes o servicios de otras empresas. Es unbien incorporal cuyo principal valor reside enel prestigio y la reputación que determinadamarca representa" (Organización Mundial dela Propiedad Intelectual (OMPI): "El papel dela Propiedad Industrial en la Protección delos Consumidores", Ginebra 1983, pág. 13).(Ver procesos 20-IP-96, G.O. Nº. 291 de 31de septiembre de 1997 y 27-IP-96, G.O. Nº279 de 25 de julio de 1997).

CONSIDERA el Tribunal de Justicia de laComunidad Andina:

De la definición anterior se desprende que lamarca es un bien inmaterial que distingue unproducto o servicio de otros, representado porun signo, el que siendo intangible requiere demedios sensibles o de la perceptibilidad paraque el consumidor pueda apreciarlo, distinguir-lo y diferenciarlo. Un signo que no pueda influiren el público consumidor para que éste distin-ga un producto de otro, no tendría la capacidadnecesaria para ser distintivo.

De lo expuesto se desprende también, quepara que un signo pueda ser considerado comomarca debe reunir tres requisitos intrínsecos:ser perceptible, suficientemente distintivo ysusceptible de representación gráfica. Sin em-bargo, aun cuando un signo reúna estos tresrequisitos, no asegura su registro, ya que po-dría encuadrar no obstante dentro de las prohi-biciones o causales de irregistrabilidad que lanorma comunitaria establece en los artículos82 y 83 de la Decisión 344.

Sobre este punto el Tribunal se ha pronun-ciado en varias sentencias que, para que unamarca pueda ser registrada como tal debe re-unir ciertos requisitos que la norma del artículo81 de la Decisión 344 exige, para que un signopueda ser registrado como marca: que sea per-ceptible, suficientemente distintivo y suscepti-


ble de representación gráfica. (Ver procesos27-IP-95, G.O. Nº 257 de 14 de abril de 1997,12-IP-96 y 22-IP-96, G.O. Nº 265 de 16 demayo de 1997, últimamente reconocida en elProceso 15-IP-97).

A) La perceptibilidad tiene que ver con la ne-cesidad de que un signo pueda apreciarse pormedio de los sentidos o de la inteligencia.

En la obra "El Régimen Andino de la Propie-dad Industrial" de Manuel Pachón y ZoraidaSánchez Avila, se insiste en el criterio de que elsigno sea perceptible "Percibir es apreciar algopor medio de los sentidos o de la inteligencia. Yperceptible es, entonces, lo que se puede per-cibir" (pág. 195).

El Diccionario de la Lengua de la Real Aca-demia Española, define el vocablo "percepti-ble" como aquello que "se puede comprender opercibir"; y describe "percibir" como el hechode recibir "por uno de los sentidos las imáge-nes, impresiones o sensaciones externas"; "Per-cepción", dice, es la "sensación interior queresulta de una impresión material hecha ennuestros sentidos." (Vigésima Primera Edición,Madrid 1992, pág. 1114).

La perceptibilidad hace referencia a todo ele-mento, signo o indicación que pueda ser capta-do por los sentidos para que, por medio deéstos, penetre en la mente del público, queaprende y a la vez asimila con facilidad el soni-do de una palabra.

Para la recepción sensible o externa de lossignos se ha utilizado en forma más general elsentido de la vista, caracterizándose los signospor una denominación, un conjunto de pala-bras, una figura, un dibujo, o un conjunto dedibujos.

B) La distintividad, función esencial de la marca,radica en distinguir unos productos o serviciosde otros, haciendo posible que el consumidorlos diferencie. El signo será distintivo cuandopor sí solo sirva para identificar un producto oservicio, sin que se confunda con él o con suscaracterísticas.

Que un signo sea distintivo significa que esindividual y singular, diferenciándose de cual-quier otro, lo cual es un carácter que la marcale reconoce, además de la novedad y la espe-

cialidad. La distintividad, por tanto, exige que elsigno que se pretende registrar no se confundacon otros ya empleados para "distinguir" pro-ductos o servicios de la misma especie. Cuan-do la marca es incapaz de diferenciar unosproductos o servicios de la misma clase fabri-cados o producidos por diferentes empresa-rios, no puede funcionar como marca.

C) La representación gráfica es un requisitoformal, que permite la publicación, y el archivode las marcas solicitadas en las respectivasoficinas de propiedad industrial.

La representación gráfica, en suma, es una:

"descripción que permite formarse una ideadel signo objeto de la marca, valiéndose paraello de palabras, figuras o signos, o cual-quier otro mecanismo idóneo, siempre quetenga la facultad expresiva de los anterior-mente señalados" (Marco Matías Alemán,"Marcas" Top Management, Bogotá, pág. 77)

III. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 82LITERAL j):

Sobre la prohibición existente en el art. 82literal j), tal como se señala en el proceso 15-IP-97:

"La norma en comento, no tiene finalidaddiferente que la de proteger, en primer lugar,las denominaciones propias de los Estadosy Organizaciones Internacionales en aras deque no sean utilizadas o apropiadas por losempresarios como marcas; (...)"

Jorge Otamendi en su obra �Derecho de Mar-cas�, señala que:

"el segundo (fundamento) es para defenderal consumidor, quien al ver estos signos pue-de pensar que tienen el respaldo de los paí-ses y organismos que ellos representan" (pág.93).

Sobre este punto hay que señalar que setrata de un acontecimiento mundial especial enel que un país solicitó al organismo Internacio-nal FIFA la sede y cedió al mismo tiempo elderecho a usar su nombre, por lo cual Franciacede para la copa del mundo a la FIFA el dere-cho sobre WORLD CUP FRANCE 98. Por locual el consumidor puede entender que efecti-


vamente existe un respaldo directo de Franciaa la FIFA para que esta comercialice el eventoy todo lo que representa.

La prohibición contenida en el literal j) delartículo 82 de la Decisión 344, tiene como obje-tivo el evitar que se induzca al público en erroral creer que existe una relación entre los servi-cios o productos de que se trate y la organiza-ción internacional o Estado cuyo nombre sereproduzca o imita. En el caso que se analiza lasituación difiere de los casos generales quepueden presentarse, porque los campeonatosmundiales de fútbol son hechos notorios, queen primer lugar, no requieren de prueba paraconfirmarlos y en segundo lugar el nombre deun País no se lo está tomando como denomi-nación de origen como para pretender confun-dir al consumidor, sino únicamente como unnombre geográfico -sede de un evento mun-dial- que en ningún caso supone o va a crearerror en el público, como si esos productos am-parados por la marca son originarios de Fran-cia o producidos por ese gobierno o autoriza-dos su producción por el mismo, por el contra-rio la palabra France es una referencia orien-tadora.

En este caso el nombre del lugar o Estadoes un elemento secundario porque lo importan-te es el evento que va a realizarse, ya que ellugar es un elemento variable y por tanto acce-sorio, circunstancial, tal como se desprende dela práctica de los campeonatos mundiales o deolimpiadas. Con este razonamiento se hacenecesario ver cual es el responsable de la or-ganización de tal acontecimiento, como es laFIFA, cuyo Secretario General y Director Eje-cutivo certifica que en 1987 �otorgó a� ISLProperties AG �el derecho para registrar mun-dialmente las marcas de fábrica asociadas conlos eventos de la Copa Mundial de Fútbol FIFA1998 en Francia�. En consecuencia, lo relevan-te de la marca no es FRANCE, sino el eventoWORLD CUP FRANCE 98.

No existe tampoco el elemento de beneficioo provecho de un tercero con la utilización delnombre FRANCIA, ya que de todos modos, cono sin esa indicación la gran mayoría del públi-co sabe y conoce que el campeonato de fútboldel año 1998 se va a realizar en Francia, eimaginativamente al hablar de la copa mundialde fútbol del 98 intuye inmediatamente que esen ese País. Por esa razón el nombre Francia

es accesorio del elemento principal del signo yno tanto por el gráfico en que se advierte dichonombre en tamaño visual de mayor proporciónque los otros vocablos.

Además la relación entre el País, la FIFA yentre ésta y la empresa ISL también es unhecho difundido que está a todas luces abiertoal conocimiento generalizado del público quien,no sólo cree, sino está convencido de tal rela-ción, debido a la multiplicidad de eventos de lamisma naturaleza que se han producido en eltranscurso de los años. No existe el engaño oel error que ese hecho pueda originar en elpúblico con la utilización del nombre FRAN-CIA, que es lo que pretende proteger la normadel artículo 82, literal j) la que constituyendouna restricción al registro marcario para su apli-cación ha de examinarse para cada caso yconforme a las diferentes circunstancias.

Al ser elemento secundario el nombre deFRANCE se cumple con lo establecido en elliteral j) del art. 82, que dice:

�(...) sin permiso de la autoridad competentedel Estado o de la organización internacio-nal de que se trate. En todo caso, dichossignos solamente podrán registrarse cuandoconstituyan un elemento accesorio del dis-tintivo principal;�.

IV. EFECTOS JURÍDICOS DE LA REPRESEN-TACIÓN

En el caso del acontecimiento que se estápromoviendo por la Federación Internacionalde Fútbol Asociado, F.I.F.A., se está en pre-sencia de una relación jurídica entre el paíssede Francia y la entidad promotora del even-to, la F.I.F.A., similar a la relación que existeen el �Merchandising�, definido como la:

�...Explotación, mediante licencias o cuales-quiera otros medios, de un nombre signo uotro símbolo que ha adquirido o que podríapotencialmente adquirir popularidad con elobjeto de vender o de aumentar las ventasde mercaderías o de servicios de cualquiernaturaleza que no son mercaderías o servi-cios para los cuales tal nombre, símbolo uotro signo ha sido establecido como marcapor el público o podría razonablemente serasí establecido por la extensión o el desarro-llo de la gama de productos o servicios...�.


(Los Retos de la Propiedad Industrial en elsiglo XXI. Ernesto Aracama Zoraquín, pág.291).

En la presente consulta el sujeto activo seríael titular del signo que pretende explotarse co-mercialmente (France) y el sujeto pasivo, quienestá llamado a explotar comercialmente el ob-jeto del merchandising (la palabra France conotros distintivos que forma la marca). Según lacertificación adjuntada por la parte actora ysuscrita por la Federación Internacional del Fút-bol Asociado, no hay duda de que esta organi-zación mundial otorgó desde el año de 1987 a��ISL PROPERTIES AG�� el derecho para regis-trar mundialmente la marca, como queda di-cho. La autorización de registro incluyó natural-mente la utilización del nombre de la marca.

En cuanto hace relación a la pregunta de siexistió permiso de la autoridad competente delEstado -en el presente caso Francia- al orga-nismo internacional F.I.F.A., para utilizar el nom-bre del país sede del evento durante su promo-ción, lo cierto es que si bien éste no existe almenos en los documentos allegados a la con-sulta de interpretación, ello no puede conducira que se deduzca la falta de intención del paíssede para otorgar la facultad de representaciónal organismo internacional.

Para esclarecer este punto deberá acudirsea la figura de la representación en los negociosjurídicos de modo que la actuación de quiencomo representante hace las veces de otro(representado), surta efectos para éste comosi hubiera actuado él mismo. La figura jurídicade la representación es pues una ficción envirtud de la cual se supone que lo actuado poruna persona (el representante) incide sobre otra(el representado) como si no fuera aquel sinoéste el que hubiera intervenido en el acto jurídi-co. La teoría moderna de la representación con-sidera que existe una sustitución real y com-pleta de la personalidad jurídica del represen-tante al representado, es decir que la voluntaddel representante se sustituye a la del repre-sentado quien participa real y directamente enla formación del contrato.

La voluntad del representado es elementoesencial para que se dé la figura jurídica de larepresentación. Ello quiere decir que el repre-sentado debe haber querido que su represen-tante sea quien actúe en nombre de aquel.

Ante la dificultad de establecer la calidad delrepresentante, es decir de quien actúa en nom-bre de otro, corresponderá a la autoridad com-petente examinar los hechos y antecedentesconocidos para determinar la existencia de vo-luntad del representado. A este respecto anotael Profesor Alvaro Pérez Vives en su TeoríaGeneral de las Obligaciones, Editorial Temis,1953, pág. 112, que �El elemento confianza y lamanera como actúe el comisionado, serviránpara ilustrar las relaciones existentes entre éstey el comitente, y permitirán determinar si se leconfirió o no la representación�. Es indudableque de un examen cuidadoso sobre las relacio-nes entre el Estado francés (representado) y laF.I.F.A. (representante) se podrá establecer conclaridad la existencia de la voluntad de ser re-presentado, que animó al Gobierno francés alsolicitar y acceder a la sede francesa para elevento de la Copa Mundial, hecho que paraeste Tribunal es de público, general e invetera-do reconocimiento, hasta el punto de que suexistencia no requiere de prueba.

V. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 89:

El Tribunal en el Proceso 20-IP-95, publica-do en la G.O. 236 del 26 de Noviembre de1996; al referirse a este punto dice:

"El artículo 89 de la Decisión 344 hay queanalizarlo con respecto al trámite o procedi-miento de la inscripción de una marca, parallegar a la conclusión sobre el momento enque puede modificarse la solicitud inicial delpeticionario.

�Conforme a la norma del artículo 89, unasolicitud contiene dos clases de elementos oaspectos: sustanciales y secundarios. Loselementos sustanciales no son susceptiblesde modificación, es decir, son inamoviblesdentro de la tramitación (...), hasta tal puntoque de existir una modificación de esa natu-raleza en cualquier momento del trámite, cons-tituirá una nueva solicitud, sujeta al procedi-miento inicial del registro (...)�.

Todos los aspectos secundarios que contie-ne la solicitud inicial, es decir aquellos "que noalteran el aspecto general de la marca", pue-den ser modificados sin que esto implique lapresentación de una nueva solicitud, sino lacontinuación de la primera.


�El artículo 89, que se analiza no ha precisa-do, el momento en el cual, dentro del proce-dimiento administrativo, el peticionario pue-da modificar su solicitud inicial. Pero si separte del hecho de que un procedimientoadministrativo contiene varias fases, una delas cuales es la del procedimiento de trami-tación o sea el conjunto de actos o actuacio-nes que conducen al acto definitivo, esto es,a la resolución del administrador, esos cam-bios secundarios pueden ser admitidos des-de la presentación de la solicitud inicial has-ta el momento que el administrador dicte laresolución por medio de la cual quede enfirme dicho acto, esto es, hasta el momentoen que se haya agotado la vía administrati-va�.

�(...) el artículo 89 de la Decisión 344, facultaa la oficina nacional competente a requerirle,en cualquier momento de la tramitación, lasmodificaciones que dicha oficina crea nece-sarias, requerimientos que no podrán referir-se a modificar el signo o ampliar los produc-tos o servicios principalmente especificados.Este requerimiento debe ser cumplido por elpeticionario y aunque se emplea el vocablo"podrá", éste se refiere a la facultad impera-tiva de la administración para hacer el re-querimiento y no a una mera potestad o ac-ción permisiva. Tampoco es facultad de laadministración variar los aspectos esencia-les o substanciales de la solicitud. La admi-nistración tendría, así mismo, la facultad se-gún la norma citada, de solicitar o requerir alpeticionario o solicitante que elimine o res-trinja productos o servicios�. (subrayado esnuestro)

"Las modificaciones requeridas por la ofici-na competente se tramitarán según el pro-cedimiento establecido en el artículo 91 dela Decisión 344. De serlo así, la oficina na-cional notificará al peticionario para que, enun plazo de treinta días hábiles siguientes ala notificación del requerimiento, el interesa-do subsane las irregularidades que la admi-nistración haya observado dentro de la soli-citud y haya requerido su modificación. Esteplazo será prorrogable por 30 días más y poruna sola vez. La solicitud, en este supuestono pierde su prioridad, y si ya se ha efectua-do la publicación a la que se refiere el artícu-lo 92, no será necesario una segunda, almenos para los efectos de computar el tiem-

po dentro del cual deben presentarse obser-vaciones.

�El inciso segundo del artículo 89, incluyeexpresamente los términos "en cualquier mo-mento de la tramitación", porque el silenciode la ley a este respecto habría significadoque la administración no pueda actuar de lamisma manera que el particular, ya que losactos de aquella deben ser expresamentereglados por la ley. La tramitación de estesegundo inciso comprende desde la presen-tación de la solicitud hasta que la oficinanacional competente (administración) dictela resolución que culmine con la vía adminis-trativa, con lo cual concluyen o se suspen-den sus atribuciones�. (Proceso 20-IP-95,publicado en la G.O. 236 del 26 de Noviem-bre de 1996)



CONCLUYE:

1.- Un signo para que pueda registrarse comomarca, debe reunir no sólo los requisitosesenciales de perceptibilidad, distintividady susceptibilidad de representación gráfica,sino que además no debe hallarse com-prendido en una de las causales de irre-gistrabilidad a que se refieren los arts. 82 y83 de la Decisión 344.

2.- El examen de registrabilidad que debe efec-tuar la Oficina Nacional Competente, antesde aceptar o rechazar la solicitud de regis-tro, es obligatorio y procede tanto en loscasos en que se presenten observaciones,como en los que no se presenten.

3.- Si la parte interesada considera que la Ad-ministración ha realizado una aplicación in-debida de las normas sustantivas o proce-dimentales podrá recurrir a la justicia parasolicitar el reparo del pretendido error, plan-teando las acciones que la norma comuni-taria le concede. Sin embargo no debepresumirse que toda negativa al registro deuna marca constituye indebida aplicaciónde las disposiciones pertinentes.

4.- En el caso de la marca "WORLD CUPFRANCE 98" (Etiqueta), no se ha produci-


do la causal de irregistrabilidad prevista enel artículo 82 literal j) de la Decisión 344,tomando en cuenta que el organismo inter-nacional respectivo, otorgó el derecho pararegistrar marcas de fábrica asociada conun certamen de notorio conocimiento co-mo es la Copa Mundial de Fútbol FIFA 1998en Francia, nombre este que constituye unelemento accesorio del evento principal.

5.- De conformidad con el artículo 31 del Tra-tado de Creación de este Tribunal, el Con-sejo de Estado de la República de Colom-bia, Sección Primera, Sala de lo Conten-cioso Administrativo, deberá adoptar la pre-sente interpretación al dictar sentencia den-tro del Proceso 4082.

Notifíquese al nombrado Consejo de Estadode la República de Colombia mediante copiasellada y certificada, y remítase igualmente co-pia a la Secretaría General de la ComunidadAndina para su publicación en la Gaceta Ofi-cial.










Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 221-2222 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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Gaceta Oficial 336 - Procesos 5-IP-96, 9-IP-97, 16-IP …intranet.comunidadandina.org/documentos/Gacetas/gace336.pdfAæo XIV - Nœmero 336 Lima, 27 de abril de 1998 Para nosotros la