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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

TOMO II


Tomo II

Titular Corporación de Estudios y Publicaciones - CEP

Revisión Departamento Jurídico Editorial - CEP

Diagramación Departamento de Diagramación - CEP

Impresión Talleres - CEP

Derecho de Autor No. 042941: 9-ene-2014 Depósito Legal. 005017: 9-ene-2014 ISBN. 978-9942-10-150-1: 17-ene-2014 Ejemplares. 250 Tomo II.

Quito - Ecuador

Todos los derechos sobre el contenido de esta obra pertenecen a la Corporación de Estudios y Publicaciones. Prohibida su reproducción total o parcial así como su incorporación a sistemas informáticos, su traducción, comunicación pública, adaptación, arreglo u otra transformación,

sin autorización expresa y por escrito de la Corporación.

PRESENTACIÓN La Corporación de Estudios y Publicaciones, entidad sin fines de lucro, dedicada a la investigación legal y publicación de la legislación nacional e internacional, en su indeclinable empeño de poner en conocimiento de los abogados, ca-tedráticos, estudiantes de Derecho, jueces y tribunales de justicia, obras de trascendencia jurídica que les facilite pro-fundizar en el análisis de esta disciplina y especialmente a través de las resoluciones o pronunciamientos definitivos de los más altos organismos de justicia, tiene el agrado de ofre-cer esta nueva serie, constituida por las sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, durante la gestión 2012. Este Órgano jurisdiccional, de carácter permanente, supranacional y comunitario, ha construido, a lo largo de sus treinta y cuatro años de existencia, una sólida jurisprudencia orientada a garantizar la vigencia del princi-pio de legalidad en el ordenamiento jurídico comunitario, contribuyendo así a la constitución de una verdadera comu-nidad de derecho en el espacio subregional. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de acuerdo con el artículo 5 de su Estatuto, ejerce su jurisdicción sobre la Comunidad Andina y con el objeto de garantizar la vali-dez del ordenamiento jurídico comunitario se encarga de unificar y armonizar la aplicación de las normas andinas en el territorio de los Países Miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), mediante el mecanismo de la Interpreta-ción Prejudicial y, del mismo modo, ejerce el control de le-galidad de los actos normativos emanados de los diferentes órganos que conforman el Sistema Andino de Integración, en el marco de la Acción de Nulidad. En ejercicio de su principal misión de interpretar y aplicar el derecho andino, con base en los principios de efecto directo, aplicación inmediata y supremacía de sus disposiciones, este Órgano jurisdiccional resuelve las controversias promovidas

en las Acciones de Incumplimiento, Recursos por Omisión o Inactividad y en el procedimiento sumario por desacato a las sentencias dictadas en Acciones de Incumplimiento, to-do con el fin de asegurar la eficacia del ordenamiento jurídi-co comunitario. Por último, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con el propósito de garantizar la adecuada solución de las controversias que se presenten entre los diferentes actores del sistema integracionista, tiene competencia para ejercer la función arbitral y resolver Acciones Laborales. El derecho, como conocemos, tiende a encausar y hacer viable la vida del hombre en sociedad, a encaminar sus acti-vidades dirigiéndolas al bien común, a fin de evitar las injus-ticias sociales y las perturbaciones del orden público que ponen en peligro la misma existencia de los Estados; de allí la importancia de que el ser humano sea considerado en función de la comunidad, vislumbrándose de esta suerte la relevancia que ha alcanzado en nuestra época y en el mundo entero el Derecho Comunitario. En la presente, la titularización de cada fallo es una verdade-ra sinopsis de su contenido, que identifica de manera diáfa-na el problema jurídico tratado, abundando para mayor cla-ridad con subtítulos, seguidos del texto completo del pro-nunciamiento emitido, para finalmente identificar aquellas sentencias que tratan de asuntos semejantes. Estamos seguros que esta obra constituye una magnífica fuente de consulta sobre los pronunciamientos de esta Cor-te Internacional, una de las más activas del mundo, cuya misión principal es interpretar y aplicar el Derecho Comuni-tario Andino, respondiendo así, de nuestra parte, a las aspi-raciones de estudiantes de Derecho, abogados, magistrados y funcionarios públicos y privados que requerían contar con una obra de esta naturaleza, que compendie en forma orde-

nada y sistemática los pronunciamientos de este organismo supranacional de justicia que ha conseguido mostrar, en sus propias palabras, “que manteniendo la integración lati-noamericana se puede alcanzar la justicia social y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la subregión.”1

Corporación de Estudios y Publicaciones

1 http://www.tribunalandino.org.ec/


TOMO II

Pág.

INTERPRETACIONES PREJUDICIALES

• Derechos de Autor

o Entidades de gestión colectiva de los derechos patrimoniales de autor y conexos. 1

• Protección a los derechos de los obtentores de variedades vegetales 33

o Reconocimiento de los derechos del obtentor, requisitos que deben reunir las variedades vegetales para ser objeto de protección: el requisito de la nove-dad de la obtención vegetal. Protección provisional del obtentor. Acción por infracción de derechos y licencias de explotación

33

• Propiedad Industrial

o Nombre Comercial 95

o Ámbito de protección y prueba 95

o Lema Comercial 139

Aplicación de las normas sobre marcas al registro

de lemas comerciales 139

o Diseño Industrial 193

Definición y naturaleza. Requisitos y efectos de su

registro. Comparación entre Diseños Industriales 193

o Competencia desleal vinculada a la propiedad indus-

trial 227

Acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Diferencia con la acción por competen-cia desleal. Mala fe comercial.

227

o Patentes 267

Concepto de invención, requisitos y examen de

patentabilidad 267

La solicitud de patente y el trámite de la solicitud.

Examen de forma. La exigencia de la presentación de la copia del documento en el que conste la ce-sión de derechos sobre la solicitud de patente de invención. Abandono de la Solicitud de Patente. Autonomía de la Oficina Nacional de Patentes.

309

Nivel inventivo en relación con mezcla o combi-

nación de elementos conocidos; Prohibición de patentar programas de ordenador; Prohibición de patentar las formas de presentar información. La no patentabilidad de segundos usos.

331

El modelo de utilidad. Aplicación de las normas

sobre patentes. 377

Notificación de informes técnicos; La modifica-ción a la solicitud inicial. 395

Derechos que confiere la patente; El uso exclusi-vo. La explotación no consentida; La acción por infracción de derechos de propiedad industrial; Las medidas cautelares y su vigencia cuando se de-creta antes de iniciar la acción por infracción.

435

DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS ENTIDADES DE GESTIÓN COLECTIVA DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR Y CO-NEXOS; Acción en caso de infracción de derechos por parte de terceros; Tarifas a cobrar por las entidades de gestión colectiva; Obligación de publicar su tarifario general. PROCESO 184-IP-2011 Interpretación prejudicial del artículo 45 literal h) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con fundamento en la consul-ta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Perma-nente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación de oficio de los artículos 13, 15, 43 y 57 de la misma Decisión. Actor: Sociedad CABLE PLUS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA. Caso: “Supuesta violación a la región comunitaria sobre Derechos de Autor – Gestión Colectiva – Autorizaciones”. Proceso interno Nº 197-2011. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro (4) días del mes de abril del año dos mil doce. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de

2 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de quin-ce (15) de febrero de 2012. 1. ANTECEDENTES 1.1. Partes La parte demandante es: la sociedad CABLE PLUS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA. La parte demandada la constituyen: EL INSTITUTO NACIO-NAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELEC-TUAL (INDECOPI), y la ENTIDAD DE GESTIÓN DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUA-LES – EGEDA PERÚ. 1.2. Objeto de la demanda La sociedad CABLE PLUS SOCIEDAD ANÓNIMA CE-RRADA solicita que se declare la nulidad de la Resolución Adminis-trativa Nº 1261-2007/TPI-INDECOPI de 3 de julio de 2007, a través de la cual se confirmó la Resolución Nº 398-2006/ODA-INDECOPI de 21 de noviembre de 2006 y la modifica en el extremo del monto de las remuneraciones devengadas a favor de EGEDA PERÚ. 1.3. Hechos relevantes a) Hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

- El 17 de marzo de 2005, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales – Egeda Perú

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN 3

(Perú) interpuso una denuncia por infracción a la Ley sobre el Derecho de Autor en contra de Cable Plus S.A.C. (Perú), por la retransmisión no autorizada de obras y producciones audiovisuales cuyos derechos son administrados por la denunciante, en su condición de sociedad de gestión colectiva.

- El 1 de julio de 2005, Cable Plus S.A.C. formuló sus

descargos, manifestando que EGEDA PERÚ pretendía el cobro de tarifas por el derecho exclusivo de autorizar, así como por el derecho de remuneración correspondiente a los productores de obras y grabaciones, utilizando dos publicaciones. Indicó que en el momento de las publicaciones de las tarifas, no se encontraba con una legal Autorización de Funcionamiento como Entidad.

- El 22 de diciembre de 2006, la Oficina de Derechos de

Autor del INDECOPI expidió la Resolución Nº 448-2006/ODA-INDECOPI, a través de la cual declaró fundada en parte la denuncia presentada por Egeda Perú e improcedente la misma en el extremo referido a la supuesta infracción con relación a los hechos acontecidos antes del 17 de marzo de 2003.

- El 8 de enero de 2007, Cable Plus S.A.C. interpuso recurso

de apelación en contra de la Resolución anterior.

- El 3 de julio de 2007, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución Nº 1261-2007/TPI-INDECOPI a través de la cual resolvió confirmar la Resolución Nº 398-2006/ODA-INDECOPI de 21 de noviembre de 2006 y la modifica en el extremo del monto de las remuneraciones devengadas a favor de EGEDA PERÚ.

- La sociedad CABLE PLUS SOCIEDAD ANÓNIMA

CERRADA interpuso demanda contencioso administrativa, por la cual impugnó la Resolución Administrativa Nº 1261-


2007/TPI-INDECOPI de 3 de julio de 2007, a través de la cual se confirmó la Resolución Nº 398-2006/ODA-INDECOPI de 21 de noviembre de 2006 y la modifica en el extremo del monto de las remuneraciones devengadas a favor de EGEDA PERÚ.

- El 4 de agosto de 2008, el Ministerio Público, Quinta

Fiscalía Superior Civil de Lima, emitió el DICTAMEN No. 306-2008-MP-FN-5ºFSCL, y es de la opinión que se declare infundada la demanda.

- El 23 de octubre de 2008, la Cuarta Sala Especializada en

lo Contencioso Administrativa expidió la Resolución No. 11 a través de la cual declaró INFUNDADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por CABLE PLUS S.A.C.

- El 27 de noviembre de 2008, la sociedad CABLE PLUS

S.A.C. interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de 23 de octubre de 2008.

- El 1 de diciembre de 2008, la Cuarta Sala Especializada en

lo Contencioso Administrativo expidió la Resolución No. Doce a través de la cual se concedió con efecto suspensivo el recurso de apelación y se dispuso que se eleven los autos al Superior Jerárquico.

- El 18 de septiembre de 2009, el Ministerio Público emitió el

Dictamen No. 386-2009-MP-FN-FSC a través del cual “OPINA” que se debe “REVOCAR la sentencia”; y, en consecuencia, que se declare “FUNDADA”.

- El 14 de abril de 2010, la Sala Civil Permanente de la

Corte Suprema de Justicia de la República del Perú expidió la Sentencia A.P. Nº 299-2009 LIMA, a través de la cual se confirmó la sentencia apelada de 23 de octubre de 2008 que declaró infundada la demanda contencioso administrativa.


- El 20 de septiembre de 2010, la sociedad CABLE PLUS S.A.C. interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 14 de abril de 2010.

- El 23 de septiembre de 2010, la Sala Civil Permanente de

la Corte Suprema de Justicia expidió la Resolución sin número- SCP, a través de la cual dispuso remitir el recurso de casación interpuesto por la sociedad CABLE PLUS S.A.C. elevándose los autos a la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República.

- El 5 de septiembre de 2011, la Sala de Derecho

Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú expidió el Auto Calificatorio del Recurso de Casación Nº 197-2011 LIMA a través del cual declaró procedente el recurso de casación interpuesto y mandó remitir copias certificadas de los actuados al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

- El 15 de noviembre de 2011, el Presidente de la Sala de

Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través del Oficio No. 038-2011-CSC-CS. solicita la interpretación prejudicial del artículo 45 inciso H) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La sociedad CABLE PLUS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- “(…) EGEDA PERÚ no cuenta con la debida publicación de sus Tarifas, ello implica una Infracción a la Ley sobre el Derecho de Autor, por parte de la denunciante”.


- “(…) el incumplimiento por parte de EGEDA PERÚ de sus OBLIGACIONES LEGALES, como en el presente caso lo es el no contar con la debida publicación de sus tarifas da mérito a que se vea imposibilitada (EGEDA PERÚ) de cumplir con su objeto social”.

- “(…) la INSCRIPCIÓN DE LAS TARIFAS GENERALES EN EL REGISTRO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS ES CONSTITUTIVO DE DERECHOS se efectúa recién el 27 DE NOVIEMBRE DEL 2003”.

- “(…) LA EGEDA PERÚ HA OMITIDO PUBLICAR SUS TARIFAS GENERALES, razón por la cual NO PUEDE EN PRINCIPIO RECAUDAR REMUNERACIONES; en este orden de ideas debe tenerse presente lo sentenciado por DELIA LIPSZYC ‘… la actividad de gestión colectiva comprende al menos dos aspectos básicos: la recaudación y la distribución o reparto (…)’”.

- “Está demostrada la imposibilidad para la entidad de cumplir con su objeto social”.

- “Los Procedimientos Administrativos están sujetos Constitucionalmente a las normas que Regulan las Garantías del Debido Proceso Judicial, en consecuencia es de apliación (sic) el principio constitucional aludido en este caso donde la SALA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL HA MODIFICADO EL CUANTUM DE LAS DENOMINADAS REMUNERACIONES. Debe quedar indicado que la ÚNICA APELANTE A NIVEL ADMINISTRATIVO HA SIDO CABLE PLUS S.A.C., incluso EGEDA PERÚ mostro (sic) su conformidad con lo resuelto en primera instancia administrativa (…). Existe reiterada Jurisprudencia Constitucional, relativa a la REFORMATIO IN PEIUS”.


c) Contestación a la demanda El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- “(…) Cable Plus realizó actos de comunicación pública de obras y producciones audiovisuales retransmitiéndolas a través de cable, sin la autorización de los titulares de las obras difundidas, y sin obtener el permiso de Egeda para hacerlo”.

- “(…) la no inscripción de los mismos y su no publicación anual, no determinan de forma alguna que la sociedad de gestión colectiva no pueda cumplir su función y, por ende, que debe ser cancelada su autorización”.

- “El pago de las remuneraciones devengadas no se constituye en un procedimiento independiente o en una pretensión distinta del accionante a nivel administrativo. Egeda interpuso una acción por infracción contra Cable Plus porque dicha empresa no cumplió con obligaciones específicas que la ley le impone. La infracción radica en no haber pagado a Egeda los montos referidos a la comunicación pública de obras. Entonces, si la obligación de Cable Plus es realizar el pago señalado y su incumplimiento origina una infracción, lógicamente el Indecopi al establecer que sí existe infracción establecerá el monto de las remuneraciones devengadas a favor de Egeda y ordenará su pago”.

- Respecto a que se habría violado el principio Reformatio in peius, afirma que: “Es justamente la multa establecida la que debía mantenerse o reducirse, pero nunca incrementarse. Sin embargo, la fijación de remuneraciones devengadas ordenada por la Oficina posee una naturaleza absolutamente distinta a la de una sanción, puesto que constituye la determinación del monto que debe entregarse al autor por la utilización de sus obras, consecuentemente no tiene naturaleza sancionatoria. En este sentido (…), el Tribunal del INDECOPI, está


facultado para corregir el eventual error en que ésta hubiere incurrido al efectuar el cálculo de las remuneraciones devengadas, fijando remuneraciones por importes superiores o inferiores. En los casos en que deba reconocerse una remuneración mayor, ello no debe ser entendido como una reforma en peor, sino el ejercicio de la facultad de integración con que cuenta cualquier superior jerárquico en sede administrativa”.

- “En el presente caso, la demandante lucró de manera ilegal al difundir todas las obras por las cuales fue sancionada y por las cuales Egeda poseía representación (…). En tal sentido, todos los ingresos que obtuvo justifican la multa de 20 U.I.T. (…)”.

d) Tercero Interesado La ENTIDAD DE GESTIÓN DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES – EGEDA PERÚ, en su contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- “La empresa CABLE PLUS S.A.C. había incurrido en infracción a nuestros derechos de autor en la modalidad de comunicación pública no autorizada de obras y producciones audiovisuales mediante su retransmisión por cable sin contar con las correspondientes autorizaciones de los titulares de los derechos de autor de las obras y producciones audiovisuales retransmitidas por su servicio de cable operador, que, conforme a Ley, deben ser obtenidas previamente y por escrito (…)”.

- “(…) el Tarifario de ENTIDAD DE GESTIÓN DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES (EGEDA PERÚ) fue publicado en el diario oficial ‘El Peruano’ con fecha 15 de enero del año 2003 y en el diario ‘El Comercio’ con fecha 17 de febrero de 2003 y presentado a la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI conjuntamente con un disco compacto


conteniendo el repertorio de obras representado por nuestra entidad, los cuales fueron exigidos por la Autoridad como parte de los numerosos requisitos que fueron debidamente cumplidos para que EGEDA PERÚ reciba la autorización para funcionar como entidad de gestión colectiva de Derechos de Autor”.

- “(…) con la publicación de nuestro Tarifario se ha dado cumplimiento al literal f) del art. 153 de la Ley de Derecho de Autor (…) por lo que dichas tarifas se encuentran plenamente en vigor”.

- “(…) nuestro Tarifario se encuentra permanentemente publicado en nuestra Página Web (…) por lo que cualquier persona puede acceder a dicho Tarifario en cualquier momento. Con ello estamos dando cumplimiento a la obligación de publicidad de las Tarifas Generales conforme a lo dispuesto en el literal h) del art. 45 de la Decisión 351 (…)”.

- “(…) las tarifas de las entidades de gestión colectiva son por los derechos de autor o derechos conexos que cada entidad representa en los respectivos ámbitos de sus competencias. En tal sentido no se requiere de la autorización previa de la Autoridad para surtir efectos ni la inscripción previa en registro alguno como condición de su validez. (…) Por ello no es cierto el argumento de la empresa CABLE PLUS S.A.C. quien sostiene equivocadamente que primero se inscribe y luego se publica las Tarifas Generales para que estas tengan valor (…)”.

- En virtud de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación


se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad An-dina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 15 de febrero de 2012.

2. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú ha solicitado la interpre-tación prejudicial del artículo 45 inciso H) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El Tribunal, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto; y tomando en cuenta que para el efecto la normativa sustancial aplicable es la Decisión 351 de la Comi-sión del Acuerdo de Cartagena, interpretará de oficio los artículos 13, 15 (comunicación pública), 43 (entidades de gestión colectiva) y 57 (facultades de la Autoridad Nacional Competente) de la Decisión 351 mencionada, en tanto que resultan pertinentes para la resolución del presente caso. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:


DECISIÓN 351 RÉGIMEN COMÚN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS CAPÍTULO I DEL ALCANCE DE LA PROTECCIÓN “Artículo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir : a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler; d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho; e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. (…) Artículo 15.- Se entiende por comunicación pública, todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, y en especial las siguientes: a) Las representaciones escénicas, recitales, disertaciones y ejecuciones públicas de las obras dramáticas, dramático-musicales, literarias y musicales, mediante cualquier medio o procedimiento;


b) La proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y de las demás obras audiovisuales; c) La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes. El concepto de emisión comprende, asimismo, la producción de señales desde una estación terrestre hacia un satélite de radiodifusión o de tele-comunicación; d) La transmisión de obras al público por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, sea o no mediante abono; e) La retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los literales anteriores y por una entidad emisora distinta de la de origen, de la obra radiodifundida o televisada; f) La emisión o transmisión, en lugar accesible al público mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra difundida por radio o televi-sión; g) La exposición pública de obras de arte o sus reproducciones; h) El acceso público a bases de datos de ordenador por medio de teleco-municación, cuando éstas incorporen o constituyan obras protegidas; e, i) En general, la difusión, por cualquier procedimiento conocido o por conocerse, de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes. (…) CAPÍTULO XI DE LA GESTIÓN COLECTIVA Artículo 43.- Las sociedades de gestión colectiva de Derecho de Autor y de Derechos Conexos, estarán sometidas a la inspección y vigilancia por


parte del Estado, debiendo obtener de la oficina nacional competente la correspondiente autorización de funcionamiento. (…) Artículo 45.- La autorización a que se refiere el artículo anterior, se concederá en cumplimiento de los siguientes requisitos: h) Que se obliguen a publicar cuando menos anualmente, en un medio de amplia circulación nacional, el balance general, los estados financie-ros, así como las tarifas generales por el uso de los derechos que repre-sentan; (…) CAPÍTULO XIII DE LOS ASPECTOS PROCESALES Artículo 57.- La autoridad nacional competente, podrá asimismo ordenar lo siguiente: a) El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indem-nización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho; b) Que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido; c) El retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho; d) Las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud.


(…)”.

3. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO

El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:

- La comunicación pública de la obra; - Las entidades de gestión colectiva; - Acción en caso de infracción de derechos por parte de terceros; - Las tarifas a cobrar por las entidades de gestión colectiva;

obligación de publicar su tarifario general. - De las facultades de la autoridad nacional competente en caso

de infracción a los derechos de autor. 3.1. LA COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA OBRA. En el presente proceso, el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PRO-TECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), argumentó que “(…) Cable Plus realizó actos de comunicación pública de obras y producciones audiovisuales retransmi-tiéndolas a través de cable, sin la autorización de los titulares de las obras difundidas, y sin obtener el permiso de Egeda para hacerlo”. En tal virtud, deviene necesario hacer referencia a la comunicación pública de la obra. El Capítulo V de la Decisión 351 se refiere a los derechos patrimonia-les y el artículo 13 establece el derecho al uso exclusivo que confiere el mismo. Los derechos patrimoniales se refieren al beneficio o utilidad económica que se obtendrá por la publicación y difusión de la obra; tienen la parti-cularidad de ser transferibles, renunciables y temporales.


De conformidad con el artículo citado, el autor o sus causahabientes tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir, la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento, la comunicación pública de la obra, a través de un medio que permita el acceso, también a distancia, de las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes, por separado o en conjunto, incluidas las bases de datos de ordenador por medio de la telecomunicación; la distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento, alquiler o cualquier otro contrato; la importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas y la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. La Comunicación Pública de la Obra. El artículo 13 de la Decisión 351 expresa que el autor o sus derecho-habientes tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler; d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho; e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. A continuación, el artículo 15 explica qué ha de entenderse por comu-nicación pública: “Artículo 15.- Se entiende por comunicación pública, todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, y en especial las siguientes:


a) Las representaciones escénicas, recitales, disertaciones y ejecuciones públicas de las obras dramáticas, dramático-musicales, literarias y musicales, mediante cualquier medio o procedimiento; b) La proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y de las demás obras audiovisuales; c) La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes. El concepto de emisión comprende, asimismo, la producción de señales desde una estación terrestre hacia un satélite de radiodifusión o de tele-comunicación; d) La transmisión de obras al público por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, sea o no mediante abono; e) La retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los literales anteriores y por una entidad emisora distinta de la de origen, de la obra radiodifundida o televisada; f) La emisión o transmisión, en lugar accesible al público mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra difundida por radio o televi-sión; g) La exposición pública de obras de arte o sus reproducciones; h) El acceso público a bases de datos de ordenador por medio de teleco-municación, cuando éstas incorporen o constituyan obras protegidas; e, i) En general, la difusión, por cualquier procedimiento conocido o por conocerse, de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes”. En virtud de lo anterior, se debe entender por comunicación pública, el acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, en consecuen-


cia, no habrá comunicación pública cuando éste tenga lugar en el plano estrictamente doméstico, y que no esté integrado a una red de difusión de cualquier tipo. Asimismo, no es preciso que el público tenga un acceso efectivo a la obra, es suficiente que se dé la mera posibilidad de dicho acceso para que el acto de comunicación sea público. Para la doctrina, “el concepto de público, al menos en lo que se refiere al acto de comunicación pública, viene modulado no tanto por el número de colectivo al que va destinada la obra, sino por la dimensión económica que tal colectivo tiene de cara a su explotación” (Bercovitz-Cano, Ro-drigo. Manual de Propiedad Intelectual. Op. cit., p.p. 180-181). La Decisión 351 establece de manera no exhaustiva las modalidades o tipos de actos de comunicación pública, incluyéndose en ellas, en conse-cuencia, a todas aquellas por las cuales el público pueda llegar a tener acceso efectivo de la obra. Ahora bien, los derechos de propiedad intelectual, que corresponden a los autores, los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores fonográ-ficos o audiovisuales y otros titulares, se caracterizan por su independen-cia y compatibilidad. La compatibilidad permite que sobre un soporte (disco compacto o casete) que contiene, por ejemplo, una grabación ex-clusivamente sonora (fonograma), converjan los derechos de explotación reconocidos a distintos titulares, así, los derechos del autor de la letra y la música, del intérprete vocalista o ejecutante de los instrumentos musi-cales y los del productor de la grabación que es aquel bajo cuya iniciati-va y responsabilidad se lleva a cabo la grabación. Esta variedad de titulares de derechos presentes en determinadas explo-taciones de obras y prestaciones protegidas (canciones, film, etc.) conteni-das en un soporte determinado (disco compacto, dvd), se traduce en la intervención de las respectivas entidades de gestión que tienen encomen-dadas la gestión de los derechos de explotación. Conforme a lo anterior, en caso de hacer uso de la grabación musical contenida en un soporte (disco compacto o casete), por ejemplo, para comunicar al público el contenido de la grabación, se estará utilizando los derechos que se ha reconocido a los distintos titulares. Y si estos


titulares han encomendando su gestión a las entidades de gestión colecti-va, se ha de acudir a cada una de ellas para solicitar la autorización para usar los derechos que ellas gestionan y pagar el precio que ellas fijen mediante sus tarifas. 3.2. LAS ENTIDADES DE GESTIÓN COLECTIVA. En el presente proceso, la Entidad de Gestión de Derechos de los Pro-ductores Audiovisuales – Egeda Perú (Perú) interpuso una denuncia por infracción a la Ley sobre el Derecho de Autor en contra de Cable Plus S.A.C. (Perú). En consecuencia, el Tribunal estima adecuado pasar revista al tema de las sociedades de gestión colectiva. Noción de Entidades de Gestión Colectiva. La Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no define a las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y de los derechos conexos. El Tribunal se ha referido a ellas de la siguiente manera: “Las sociedades de gestión colectiva del derecho de autor y de los dere-chos conexos, son organizaciones de derecho privado destinadas a repre-sentar a los titulares de estos derechos en interés general de los asociados, que hacen posible el ejercicio colectivo de los derechos patrimoniales de autor y de derechos conexos. Pueden ser socios de las sociedades de ges-tión colectiva los autores y los titulares de derechos de autor, de una parte y los titulares de derechos conexos de otra, pudiendo converger en una misma sociedad, titulares originarios y derivados de una misma rama de la actividad autoral (…)” (Interpretación Prejudicial de 25 de noviembre de 1998, expedida en el proceso 22-IP-98. Caso: SYCO Y OTROS). Las entidades de gestión colectiva, son, en consecuencia, organizaciones sin ánimo de lucro que tienen por objeto la gestión de derechos de explo-tación u otros de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios autores u otros titulares de derechos de propiedad intelectual.


La OMPI, asimismo, se ha referido a la actividad de estas sociedades de la siguiente manera: “Por gestión colectiva se entiende el ejercicio del derecho de autor y los derechos conexos por intermedio de organizaciones que actúan en repre-sentación de los titulares de derechos, en defensa de sus intereses. Las organizaciones de gestión colectiva “tradicionales”, que actúan en repre-sentación de sus miembros, negocian las tarifas y las condiciones de utilización con los usuarios, otorgan licencias y autorizaciones de uso, y recaudan y distribuyen las regalías. El titular del derecho no participa directamente en ninguna de esas tareas”1. Necesidad de las entidades de gestión colectiva. El Tribunal, en la interpretación prejudicial rendida en el proceso 22-IP-98 de 25 de noviembre de 1998 justificó la existencia de las socie-dades de Gestión Colectiva. Expresó lo siguiente: “La existencia de la sociedad de Gestión Colectiva se justifica por la doctrina, por los siguientes motivos:

a) El ejercicio individual del derecho de autor resulta de muy difícil cumplimiento frente a la diversidad de usos que de la producción artística o literaria se realiza a través de comunicaciones públicas como radio, televisión, salas de fiesta, tecnología digital, etc.

b) Los derechos de simple remuneración concedidos a

los artistas por la Convención de Roma y por las leyes nacionales no podrían llevarse a efecto sin la gestión colectiva.

c) La existencia de un gran número de artistas,

escritores y en general titulares de derechos de autor 1 La Gestión Colectiva del derecho de autor y los derechos conexos. http://www.wipo.int /freepublications/es/ copyright/450/wipo_pub_l450cm.pdf


con una relativamente débil posición negociadora y contractual para salvaguardar los derechos de remuneración, requiere de una efectiva representación por conducto de las sociedades de gestión.

d) La garantía para el usuario de poder obtener

licencia de uso por parte de una sociedad de gestión, que representa a todos los artistas.

En síntesis la administración colectiva del derecho de autor y de los derechos conexos se justifica cuando tales derechos “no pueden ejercerse en la práctica de manera individual o cuando desde el punto de vista económico sea desventajosa” (Pérez Solís Miguel, “La Gestión Colecti-va en los Umbrales del Siglo XXI: de los Derechos Conexos”, publi-cado en la Memoria del Tercer Congreso Iberoamericano sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, Montevideo 1997, pág. 14). La existencia de estas sociedades se justifica aún más frente al progreso y desarrollo de la tecnología digital que permite almacenar una inmensa cantidad y combinación de categorías de obras y fonogramas y en general de datos combinados en sistemas de multimedia, sistemas en los que las sociedades de gestión están en mejor capacidad de seguir el rastro de las interpretaciones o ejecuciones de obras protegidas por derecho de autor, respecto de las cuales ha concedido licencia.” (Interpretación Prejudicial de 25 de noviembre de 1998, expedida en el proceso 22-IP-98). Naturaleza jurídica de las entidades de gestión colecti-va. El Tribunal, sobre la naturaleza jurídica de las entidades de gestión colectiva, en el proceso 119-IP-2010 de 24 de noviembre de 2010, publicado en la G.O.A.C. No. 1949 de 3 de junio de 2011, indicó lo siguiente. “La normativa comunitaria no determina explícitamente la naturaleza jurídica de tales organizaciones, pero de la regulación contenida en el


capítulo XI de la Decisión 351 se desprende lo siguiente: son institu-ciones de naturaleza privada, sin ánimo de lucro y sometidas a la ins-pección y vigilancia del Estado. Se constituyen de conformidad con las normas nacionales internas sobre la materia. (artículo 45, literal a) de la Decisión 351). En consecuencia, son organizaciones privadas de base asociativa y natu-raleza no lucrativa que se dedican en nombre propio o ajeno a la gestión de derechos de propiedad intelectual de carácter patrimonial por cuenta de sus legítimos titulares y se encuentran sometidas a la inspección y vigilancia del Estado. 3.3 ACCIÓN EN CASO DE INFRACCIÓN DE DE-RECHOS POR PARTE DE TERCEROS. En el presente proceso, La ENTIDAD DE GESTIÓN DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES – EGEDA PERÚ, argumentó que “La empresa CABLE PLUS S.A.C. había incurrido en infracción a nuestros derechos de autor en la modalidad de comunicación pública no autorizada de obras y producciones audiovisuales mediante su retransmisión por cable sin contar con las correspondientes autorizaciones de los titulares de los derechos de autor de las obras y producciones audiovisuales retransmitidas por su servicio de cable operador, que, conforme a Ley, deben ser obtenidas previamente y por escrito (…)”. En tal virtud, deviene necesario hacer referencia a la acción en caso de infracción de derechos por parte de terceros. El Tribunal ha expresado en su jurisprudencia que, dentro de la admi-nistración de los derechos de autor de los afiliados a las sociedades de gestión colectiva, existen dos tipos de acciones características, las cuales haremos referencia, a saber:

“Gestión contractual: las sociedades de gestión colectiva tienen la gran misión de contratar con terceros usuarios la forma y los límites a la utilización de los derechos de autor y conexos; esto incluye el pago de una


remuneración, de conformidad con una lista de tarifas generales elaborada previamente por la entidad y publicadas en un medio de amplia circulación nacional. (artículo 45, literal h).

Defensa de derechos: como ya se había adelantado, las

sociedades de gestión colectiva, de conformidad con sus estatutos y lo acordado con sus afiliados, deben defender los derechos de los mismos en cualquier campo, bien sea iniciando trámites administrativos ante las entidades competentes, instaurando acciones judiciales ante los órganos judiciales pertinentes, o adelantando formas alternativas de solución de conflictos como el arbitramento, atendiendo las normas procesales de cada País Miembro.

Esta función, es de gran importancia porque realiza en la práctica el ejercicio pleno de los derechos de autor. Frente a una usurpación de los mismos, los autores confían en que sus intereses serán defendidos por la sociedad de gestión colectiva a la que se afiliaron. Si no existe contrato de autorización entre un tercero usuario y la sociedad de gestión colectiva, la acción consecuente por parte de ésta, si dicho tercero usurpa los derechos de sus afiliados, es la búsqueda de un pago por la utilización no autorizada de dichos derechos, cuyo parámetro básico podría ser las tarifas previamente fijadas por la entidad. Aquí estamos en el campo estrictamente extracontractual y, por lo tanto, los procedimientos y procesos que se sigan deben atender a dicha naturaleza, es decir, perseguir el pago por la utilización indebida, la suspensión de la utilización, entre otras medidas de reparación, cumpliendo todos los requisitos que para el efecto establecen las normativas internas de los Países Miembros” (Proceso 119-IP-2010, interpretación prejudicial de 24 de noviembre de 2010, Actor: ORGANIZACIÓN SAYCO ACINPRO. Entidades de Gestión Colectiva).


En consecuencia, se considera como infracción a los derechos de autor la reproducción o cualquier modalidad de explotación de la obra realizada sin el consentimiento previo del titular a través de la entidad de gestión; y, la acción consecuente, en caso de transgresión, es un pago por la utili-zación no autorizada de dichos derechos, cuyo parámetro podría ser las tarifas fijadas previamente por la entidad. 3.4. Las tarifas a cobrar por las entidades de gestión colectiva. OBLIGACIÓN DE PUBLICAR SU TARI-FARIO GENERAL. En el presente proceso, la sociedad CABLE PLUS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, en su escrito de demanda expresa que EGEDA PERÚ no cuenta con la debida publicación de sus tarifas y que en tal virtud, “(…) LA EGEDA PERÚ HA OMITIDO PUBLICAR SUS TARIFAS GENERALES, razón por la cual NO PUEDE EN PRINCIPIO RECAUDAR REMUNERACIONES”. Por su parte, el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), arguyó que “(…) la no inscripción de los mismos y su no publicación anual, no determinan de forma alguna que la sociedad de gestión colectiva no pueda cumplir su función y, por ende, que debe ser cancelada su autorización”. En consecuencia, deviene necesario hacer referencia a las tarifas a cobrar por las entidades de gestión colectiva y la obligación de aquellas de publicar su tarifario general. Sobre este tema, el Tribunal ha expresado en el proceso 119-IP-2010 de 24 de noviembre de 2010, publicado en la G.O.A.C. No. 1949 de 3 de junio de 2011, lo siguiente: “La tarifa es el precio que debe pagar quien pretende usar el repertorio administrado por la sociedad de gestión colectiva. Sirve, como se advirtió anteriormente, para soportar las acciones administrativas y judiciales en caso de infracción a los derechos administrados por la sociedad; además,


genera igualdad de trato en todos los usuarios del repertorio administra-do por la institución.2 Las tarifas que deben cobrar las sociedades de gestión colectiva, de conformidad con la Decisión 351, tienen las siguientes características:

1. Las tarifas a cobrar, deben estar soportadas en un regla-mento de tarifas elaborado por la sociedad de gestión colecti-va. (Artículo 45, literal g).

2. Las tarifas generales por el uso de los derechos de sus afi-

liados, deben ser publicadas por lo menos una vez al año en un medio de amplia circulación. (artículo 45, literal h).

3. Deben ser proporcionales a los ingresos que se obtengan con

la utilización de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas o producciones fonográficas, salvo que la normati-va interna de los Países Miembros establezca algo diferente. (Artículo 48). Esta previsión es muy lógica, ya que si el objeto protegible por el derecho de autor genera más ingresos, pues el pago por su explotación debe ser mayor al que gene-ra menos ingresos”.

Las tarifas constituyen la retribución que el titular del derecho solicita en contraprestación por la explotación de sus obras. En la interpretación prejudicial mencionada, el Tribunal analizó, adi-cionalmente, si a la luz de la normativa comunitaria andina, es factible que un País Miembro prevea un sistema de tarifas en caso de no existir un contrato entre el titular de los derechos de autor y conexos y terceros usuarios, o si dicho contrato ha perdido vigencia. En tal virtud, estable-ció lo siguiente: “Uno de los pilares básicos del sistema comunitario de protección de los derechos de autor es la libre disposición de los derechos patrimoniales de autor por parte de los titulares de los mismos, salvo ciertas excepciones expresamente consagradas. 2 Ob cit. BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, pág. 285.


De conformidad con su naturaleza, los derechos patrimoniales son transferibles, renunciables y temporales. Son derechos exclusivos, lo que significa que nadie puede explotar el objeto protegible sin la respectiva autorización de su titular. El artículo 54 de la Decisión 351 es una consecuencia de lo anterior, ya que establece que para la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica, emisión de la radiodi-fusión, o prestación de apoyo para su utilización, se debe contar siempre con la autorización previa y expresa del titular del derecho o su repre-sentante y, por lo tanto, nadie puede autorizar su utilización sin este requisito esencial. Lo anterior, está en consonancia con el manto de exclusividad que cubre el derecho de autor, impidiendo que se explote el objeto protegido sin que el titular lo autorice. Salvo excepciones expresamente consagradas, la explotación sin autorización previa y expresa constituiría una infracción a los derechos de autor y daría lugar a trámites administrativos e inter-posición de acciones judiciales para el cese de la actividad ilícita y la búsqueda de una reparación. Es más que lógico, que el titular de los derechos de autor esté interesado en autorizar la utilización y acordar los términos de la misma. Las tarifas supletorias, son aquellas que se aplican en caso de no existir acuerdo o contrato entre los titulares de los derechos de autor y los usua-rios. (…)”. (Proceso 119-IP-2010, interpretación prejudicial de 24 de noviembre de 2010, Actor: ORGANIZACIÓN SAYCO ACINPRO. En-tidades de Gestión Colectiva). 3.6. DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE EN CASO DE IN-FRACCIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR. Conforme al artículo 57 de la Decisión 351, de incurrirse en infracción de los derechos de autor, el ilícito y su reparación deberán demandarse


ante el órgano administrativo o jurisdiccional competente designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia. La admisión de la demanda dará lugar a la apertura del procedimiento establecido por la legislación del País Miembro, en el cual deberán observarse, entre otros, los principios del debido proceso y, en particular, los de igualdad de las partes, imparcialidad del órgano competente, eficacia, economía procesal y celeridad. Los procedimientos se sujetarán a las normas del derecho nacional, en aplicación del principio de ‘complementariedad’ entre el derecho comunitario y el derecho nacional, ya que la norma comunitaria se hace efectiva a través de órganos y procedimientos internos del País Miembro de que se trate. Todo proceso llevado a cabo por la autoridad nacional, se reitera, deberá además observar los principios referidos. Frente al ilícito citado, la tutela resarcitoria persigue la compensación económica de la víctima de la lesión patrimonial, a través de la restitu-ción del objeto y, en su defecto, de la reparación o de la indemnización. El daño es pues el presupuesto de la tutela judicial efectiva, ésta consiste en su resarcimiento, que es el montante económico por la falta de ejerci-cio del derecho infringido y, éste se encuentra gobernado por el principio de la reparación integral, según el cual, la víctima del daño no debe recibir ni más ni menos que la pérdida que, susceptible de valoración económica, haya efectivamente sufrido. En este contexto, el restablecimiento del titular en el goce y ejercicio de su derecho exclusivo, por la vía del resarcimiento del daño, constituye el objeto de la decisión de mérito y, por tanto, de la tutela definitiva del derecho de autor. Sobre el proceso ante la autoridad nacional, el Tribunal ha sostenido “Ahora bien, en el proceso ante la jurisdicción es inevitable la distantia temporis entre el momento de la lesión del derecho y el momento de su resarcimiento, lo que hace posible el riesgo de que, en el intervalo, se materialice o se consolide el daño. Hay pues la necesidad de la preven-ción de este riesgo, a través de la tutela cautelar, sin perjuicio del princi-pio del contradictorio y del derecho a la defensa. Se trata de una tutela instrumental y provisional cuyo otorgamiento viene a ser el resultado de la valoración, en términos de probabilidad, del derecho invocado y de su


lesión (…). La tutela en referencia debe apoyarse en el cumplimiento de los requisitos del fumus boni iuris, el cual implica un juicio favorable de probabilidad sobre el derecho cuya lesión se quiere prevenir, y del pericu-lum in mora, es decir, del riesgo de que, en el curso del proceso y mien-tras se dicta la decisión definitiva, se produzca la materialización o la consolidación de la lesión, o de que se vea impedida la efectividad de la tutela de mérito”. (Proceso 165-IP-2004. Caso: “Programa de ordena-dor y base de datos elaborado en ejercicio del cargo de Registrador de la Propiedad”, publicado en la G.O.A.C. No. 1195 de 11 de mayo de 2005). La norma comunitaria atribuye potestad cautelar a la autoridad nacio-nal competente para ordenar el cese inmediato de la actividad ilícita. El cese de la actividad ilícita puede alcanzarse a través de medidas cautela-res. En el caso de la tutela de mérito, cuyo objeto, como se indicó, es el res-tablecimiento del titular en el goce y ejercicio de su derecho exclusivo, por la vía del resarcimiento del daño, la norma comunitaria atribuye potes-tad a la autoridad nacional competente para disponer el pago de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos, así como el pago por el infractor de las costas del proceso y el retiro definitivo del comercio de los ejemplares ilícitos. En cuanto a los aspectos no disciplinados por la norma comunitaria, el Tribunal ratifica la aplicabilidad del régimen procesal establecido en la legislación nacional correspondiente, por virtud del principio del comple-mento indispensable. La Decisión 351, en su artículo 57, establece las medidas que podrá ordenar la autoridad nacional competente de los Países Miembros de la Comunidad Andina cuando haya tenido lugar la infracción de derechos conferidos por la ley, al disponer: Ante la infracción comprobada de los derechos de autor, la autoridad nacional competente podrá ordenar:


“a) El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho. b) Que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido; c) El retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho; d) Las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud”. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO: Por comunicación pública se entiende el acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, en consecuencia, no habrá comunicación pública cuando éste tenga lugar en el plano estric-tamente doméstico, y que no esté integrado a una red de difusión de cualquier tipo. Asimismo, no es preciso que el público tenga un acceso efectivo a la obra, es suficiente que se dé la mera posibilidad de dicho acceso para que el acto de comunicación sea público. En caso de hacer uso de la grabación musical contenida en un soporte (cd o casete), por ejemplo, para comunicar al público el contenido de la grabación, se estará utilizando los derechos que se ha reconocido a los distintos titulares. Y si estos titulares han encomendando su gestión a las entidades de gestión colectiva, se ha de acudir a cada una de ellas para solicitar la autorización para usar los derechos que ellas gestionan y pagar el precio que ellas fijen mediante sus tarifas. SEGUNDO: Las sociedades de gestión colectiva tienen diferentes denominaciones como Sociedades de Administración o Sociedades de Percepción, Asociaciones de Gestión, o Entidades de Gestión


Colectiva. Su finalidad es gestionar o administrar, en nombre propio o ajeno, los derechos patrimoniales de autor y conexos, por cuenta y en interés de los titulares de tales derechos. Dichas sociedades no pueden tener un objeto social por fuera del ámbito de protección de los mencionados derechos, están bajo la inspección y vigilancia por parte del Estado, y deben contar con la respectiva licencia de autorización de funcionamiento por parte de la oficina nacional competente. TERCERO: Los miembros de las sociedades de gestión colectiva son los titulares de los derechos patrimoniales de autor y conexos que se afilien a la misma. La Decisión 351 establece ciertas pautas en relación con dicha afiliación y las condiciones de participación:

a) La afiliación será voluntaria, salvo que la normativa in-terna de los Países Miembros prevea algo diferente (artí-culo 44).

b) La sociedad de gestión colectiva debe reconocer a sus

miembros un derecho de participación apropiado en las decisiones de la institución. (artículo 45, literal d). Esto se soporta en que debe tener un reglamento de socios, tari-fas y distribución. (Artículo 45, literal g).

c) La sociedad de gestión colectiva debe dar a sus afiliados

información periódica, completa y detallada sobre todas las actividades que realice y que sean del interés para el ejercicio de sus derechos. (Artículo 45, literal i).

d) Las sociedades de gestión colectiva no pueden aceptar

miembros de otras sociedades de gestión colectiva del mis-mo género, nacionales o extranjeras, salvo que ya se hubiera renunciado expresamente a ellas. (Artículo 145, literal k).

e) La Decisión 351 no regula específicamente el contrato de

gestión y, por lo tanto, éste será regulado, en virtud del


principio de complemento indispensable, por la normativa interna de cada País Miembro.

CUARTO: Las tarifas que deben cobrar las sociedades de gestión colectiva, de conformidad con la Decisión 351 tienen las siguientes características:

1. Las tarifas a cobrar deben estar soportadas en un reglamento de tarifas elaborado por la sociedad de gestión colectiva. (Artículo 45, literal g).

2. Las tarifas generales por el uso de los derechos de sus afiliados deben ser publicadas por lo menos una vez al año en un medio de amplia circulación. (artículo 45, literal h).

3. Deben ser proporcionales a los ingresos que se obtengan con la utilización de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas o producciones fonográficas, salvo que la normativa interna de los Países Miembros establezca algo diferente. (Artículo 48). Esta previsión es muy lógica, ya que si el objeto protegible por el derecho de autor genera más ingresos, pues el pago por su explotación debe ser mayor al que genera menos ingresos.

QUINTO: Se considera como infracción a los derechos de autor la reproducción o cualquier modalidad de explotación de la obra realizada sin el consentimiento previo del titular a través de la entidad de gestión; y, la acción consecuente, en caso de transgresión, es un pago por la utilización no autorizada de dichos derechos, cuyo parámetro podría ser las tarifas fijadas previamente por la entidad. SEXTO: La Decisión 351, en su artículo 57, establece las medidas que podrá ordenar la autoridad nacional competente de los Países Miembros de la Comunidad Andina cuando haya tenido lugar la infracción de derechos conferidos por la ley.


La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la pre-sente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno No. 197-2011, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal. NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Isabel Palacios L. SECRETARIA


Sentencia Relacionada: Proceso 023-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 13, 15, 21, 22 (con especial énfasis en literal j), 43, 49 y 54 de la Deci-sión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Caso: Limitacio-nes y Excepciones al Régimen Común sobre Derechos de Autor y Co-nexos; 23/08/2012; GOAC Nº 2122 de 27 de noviembre de 2012.

PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LOS OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES

Reconocimiento de los derechos del obtentor, requisi-tos que deben reunir las variedades vegetales para ser objeto de protección: el requisito de la novedad de la obtención vegetal. Protección provisional del obtentor. Acción por infracción de derechos y licencias de explo-tación. PROCESO 166-IP-2011 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 122 y 123 de su Estatuto; y, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 23, 24, 29 y la Disposición Transitoria Segunda de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud formulada por la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil-, de la República de Colombia, con sede en Bogotá D.C. Actores: HILLS DE COLOMBIA LTDA. y E.G. HILL COMPANY INC. Asunto: “Régimen común de protección de derechos de los obtentores de variedades vegetales”. Expediente Interno N° 2005-00327. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez (10) días del mes de mayo del año dos mil doce. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil-, de la República de Co-lombia, con sede en Bogotá D.C.


VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de dieci-nueve (19) de enero de 2012. 1. Antecedentes El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes Demandante: HILLS DE COLOMBIA LTDA. y E.G. HILL COMPANY INC. Demandada: C.I. LA MAGDALENA S.A. 1.2 Petitorio Las sociedades HILLS DE COLOMBIA LTDA. y E.G. HILL COMPANY INC, presentaron demanda ordinaria en acción por infracción de derechos de la Decisión 486 de la Comisión de la Comu-nidad Andina de Naciones (sic) (Régimen Común sobre Propiedad Industrial) contra la sociedad C.I. LA MAGDALENA S.A. y solicitan:

a) Se declare que la sociedad demandada “infringió los dere-chos de obtentor vegetal” pertenecientes a la sociedad de-mandante “E.G. Hill Company Inc” respecto de las va-riedades de rosas protegidas mediante Certificados de Ob-tentor Vegetal e identificadas con las denominaciones “Hilrap e Hilmoc”;


b) Como consecuencia de lo anterior, se le declare civilmente responsable a la sociedad demandada C.I. LA MAG-DALENA S.A. por la infracción a los derechos de E.G. HILL COMPANY INC en su condición de ob-tentor y de HILLS DE COLOMBIA LTDA., en su calidad de licenciatario y representante exclusivo del ob-tentor en Colombia, respecto de las variedades de rosas protegidas mediante Certificados de Obtentor e identifi-cadas con las denominaciones HILRAP e HILMOC.

c) De conformidad con lo anterior, imponga, ordene o con-dene a la sociedad demandada a cumplir las siguientes medidas: i) abstenerse de “cultivar y explotar”, ii) “rea-lizar actos de producción, preparación, oferta en venta o cualquier acto que implique la introducción al mercado, exportación, importación, posesión con fines de venta y similares, respecto del material de reproducción, multipli-cación o propagación y el producto de la cosecha (tallos cortados de rosas” de las especies antes identificadas, y iii) publicar la sentencia condenatoria en la forma recla-mada.

d) Asimismo, condenarla a pagar por concepto de perjuicios: i) Una suma no inferior a 64.349,40 dólares, más IVA, “por la no realización del negocio de venta de mi-niplantas” a que alude la causa petendi; ii) un valor en la divisa señalada no menor a 205.906,08, junto con el citado impuesto, derivados de los daños materiales “por la no suscripción de las licencias de explotación y pago de re-galías”, y iii) intereses moratorios comerciales sobre cita-das cantidades, a partir del 5 de noviembre de 2003 o la data que corresponda, a la tasa legalmente permitida pa-ra operaciones en moneda extranjera.

e) Como peticiones subsidiarias reclamó las mismas princi-pales, modificándolas únicamente en lo atinente a la soli-citud de publicación del fallo, al eliminar el lapso sugerido para efectuarla, al igual que el medio de comunicación que había indicado, dejando la escogencia de éste al juez, y en cuanto a los réditos se reclaman los remuneratorios


en similares circunstancias a las referidas para los in-demnizatorios.

1.3. Hechos relevantes Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

- E.G. HILL COMPANY INC es una sociedad constituida bajo las leyes de Estados Unidos de América cuya actividad consiste en el desarrollo, creación u obtención de variedades vegetales, principalmente rosas.

- HILLS DE COLOMBIA LTDA, es la licenciataria de E.G. HILL COMPANY INC en la República de Colombia.

- E.G. HILL COMPANY INC es titular de derechos de obtentor vegetal en Colombia sobre las siguientes variedades vegetales de la especie rosa, en virtud de los Certificados de Obtentor otorgados por el INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO I.C.A.: HILRAP e HILMOC.

- E.G. HILL COMPANY INC presentó ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Tocancipá (Cundinamarca) una petición de Inspección Judicial Anticipada y extraproceso con intervención de peritos, la cual se practicó los días 7 de junio y 5 de noviembre de 2004, con intervención del ICA; lo anterior ante la sospecha de que la demandada podría estar cultivando ilegalmente algunas de sus variedades vegetales registradas o protegidas.

- La prueba referida determinó que la sociedad demandada cultiva variedades de rosa cuyos derechos de obtentor pertenecen a la sociedad demandante, estas son: HILRAP e HILMOC.

- La sociedad demandada sin autorización de las demandantes se ha provisto ilegalmente del material vegetal que le ha permitido cultivar las plantas de las variedades ya referidas por actos de compra a terceros no autorizados y/o autopropagación no autorizada, generando un perjuicio


económico a las demandantes por cada planta actualmente cultivada.

- HILLS DE COLOMBIA LTDA. y E.G. HILL COMPANY INC. presentaron una demanda ordinaria en acción por infracción de derechos de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en contra de la sociedad C.I. LA MAGDALENA S.A.

- El 20 de marzo de 2009, el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. expidió sentencia, en la cual resolvió lo siguiente: (i) No probadas las excepciones propuestas por la demandada. (ii) Declárese que la sociedad demandada infringió los derechos de obtentor vegetal pertenecientes a la sociedad E.G. HILL COMPANY INC., respecto de las variedades de rosas protegidas mediante certificados de obtentor vegetal denominadas HILRAP e HILMOC. (iii) Declárese que la demandada es responsable de los daños causados a las demandantes por la infracción a los derechos de obtentor vegetal. (iv) Condénese a la demandada al pago de US $46.019,40 dólares americanos (…) como valor no pagado por el material vegetal de las variedades de rosas HILRAP e HILMOC. (v) Condénese a la demandada al pago de US $145.728,10 dólares americanos (…) como valor no pagado por las regalías de cada planta licencia (sic) cultivada de las variedades de rosas HILRAP e HILMOC.(vi) Condénese al pago de los intereses comerciales (…). (vii) Prevenir a la demandada para que se abstenga de seguir cultivando y explotando las variedades de rosas (…). (viii) Prevenir a la demandada para que se abstenga de realizar actos de producción, preparación, oferta de venta (…) de las variedades de rosas denominadas HILRAP e HILMOC, a fin de hacer cesar los actos que constituyen la infracción a los derechos de obtentor vegetal. (ix) Se condena en costas a la demandada.

- El 31 de diciembre de 2010, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil de Descongestión, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad C.I. LA MAGDALENA S.A. y falló lo siguiente: (i) Se revocan los puntos 1, 3, 4, 5


y 6 de lo resolutivo de la sentencia apelada. (ii) Se declaran fundadas las excepciones con que la demandada enfrentó la demanda. (iii) Se excluye de la demanda a la demandante HILLS DE COLOMBIA LTDA. (iv) Se niegan las pretensiones indemnizatorias de E.G. HILL COMPANY INC. (v) Se modifican los puntos 7, 8 y 9 de la sentencia del 20 de marzo de 2009.

- Las sociedades HILLS DE COLOMBIA LTDA. y E.G. HILL COMPANY INC. interpusieron DEMANDA DE CASACIÓN contra la sentencia de 31 de diciembre de 2010. Argumentan la interpretación indebida y falta de aplicación de normativa aplicable al caso, como la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

- La sociedad C.I. LA MAGDALENA S.A. contestó la demanda de casación formulada y solicita NO CASAR la sentencia referida.

- El 9 de septiembre de 2011, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, resolvió: (i) Solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial sobre el “Régimen común de protección de derechos de los obtentores de variedades vegetales”. Contenido en la “Decisión 345 de 1993”.

1.4. Contestación a la demanda La sociedad CI LA MAGDALENA S.A., en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- - “De conformidad con la Decisión 345 de 1993 y sus decretos

y resoluciones reglamentarias y la Decisión 486 de 2000, la demandante HILLS DE COLOMBIA LTDA. carece de legitimidad para iniciar la acción por infracción de derechos de obtentor y/o derechos de propiedad industrial y para pretender las declaraciones y condenas enunciadas en la demanda incial (sic) y en escrito subsanatorio de la misma, como quiera que NO ES TITULAR DE LOS


CERTIFICADOS DE OBTENTOR de las variedades HILMOC y HILRAP”.

- “Si se observan los certificados de obtentor allegados como anexos de la demanda, se advierte que éstos han sido concedidos en forma exclusiva a la demandante E.G. HILL COMPANY INC, quien por virtud del reconocimiento hecho por la autoridad administrativa competente, es la única facultada para ejercer la acción por la eventual infracción de los derechos de obtentor derivados de las mismas. De acuerdo con la normativa que rige la materia, sólo el titular del derecho protegido podrá entablar dicha acción”.

- “La sociedad demandada no tiene obligación legal ni contractual de pagar a favor de HILLS DE COLOMBIA LTDA. suma alguna por concepto de perjuicios ocasionados por la no realización del negocio de venta de miniplantas”.

- “(…) la sociedad CI LA MAGDALENA S.A. no ha celebrado ningún contrato con HILLS DE COLOMBIA LTDA. que le imponga la obligación de pagar cualquier suma de dinero por concepto de compra de miniplantas, ni en virtud del cual, se haya obligado a adquirir algún numero (sic) de miniplantas por un valor determinado”.

- “Las variedades objeto de demanda no cumplen con el requisito de novedad y por ende, no gozan de protección dentro del presente proceso”.

CONSIDERANDO:

4. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpreta-ción se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para


interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 19 de enero de 2012. 2. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas La Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Civil-, de la Re-pública de Colombia, con sede en Bogotá D.C., ha solicitado la inter-pretación prejudicial de las normas contenidas en la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concretamente en los siguientes puntos:

1. ¿Las prerrogativas consagradas en los artículos 23 y 24 de la “Decisión 345 de 1993” puede ejercitarlas la persona natural o jurídica beneficiaria de una licencia o autorización conferida a un titular de los derechos de obtentor de la variedad vegetal protegida? Y ¿Qué abarcan o a qué se extienden las “medidas de compensación o de indemnización” ahí referidas?.

2. ¿En virtud de la facultad reglamentaria contemplada en la “disposición segunda transitoria de la Decisión 345 de 1993”, la autoridad nacional quedó autorizada para la defensa de los derechos que confiere el certificado de obtentor? y en caso afirmativo, ¿Quiénes podían quedar comprendidos?.

3. A la luz de lo previsto en los preceptos 4º, 7º, 8º, 9º de la “Decisión 345 de 1993”, ¿Qué ha de entenderse por la “novedad” de la variedad vegetal?, ¿Cómo se acredita?, ¿En qué momento se concreta su reconocimiento? Y ¿Quién lo hace?.

4. En razón a que la legislación interna de Colombia existe remisión para aplicar al “régimen común de protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales”, en lo que fuere compatible, la regulación sobre “las acciones


por infracción de los derechos de la propiedad industrial” contenida en la “Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina”, ¿Qué alcance tienen en lo relativo a daños y perjuicios los artículos 239 y 243 ibídem, en cuanto a los legitimados para reclamarlos y respecto de los factores o elementos que comprenden?.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las nor-mas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto y de no interpretar aquellas que estime que no son aplicables, se estima que procede la interpretación prejudicial de oficio de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, 122 y 123 del Estatuto; y, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 23, 24, 29 y la Disposición Transitoria Segunda de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por ser aplicables al presente caso. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA “Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho


interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solici-tará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal”. ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “Artículo 122.- Consulta facultativa Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba apli-carse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordena-miento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamen-te y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. Artículo 123.- Consulta obligatoria De oficio, o a petición de parte, el Juez Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”.


DECISIÓN 345 RÉGIMEN COMÚN DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LOS OBTENTORES DE VARIE-DADES VEGETALES CAPÍTULO I DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN “Artículo 1.- La presente Decisión tiene por objeto: a) Reconocer y garantizar la protección de los derechos del obtentor de nuevas variedades vegetales mediante el otorgamiento de un Certificado de Obtentor; (…) CAPÍTULO III DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL OBTENTOR Artículo 4.- Los Países Miembros otorgarán certificados de obtentor a las personas que hayan creado variedades vegetales, cuando éstas sean nuevas, homogéneas, distinguibles y estables y se le hubiese asignado una denominación que constituya su designación genérica. Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase por crear, la obten-ción de una nueva variedad mediante la aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas. (…) Artículo 7.- Para ser inscritas en el Registro a que hace referencia el artículo anterior, las variedades deberán cumplir con las condiciones de novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad y presentar además una denominación genérica adecuada.


Artículo 8.- Una variedad será considerada nueva si el material de reproducción o de multiplicación, o un producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado de otra manera lícita a terceros, por el obtentor o su causahabiente o con su consentimiento, para fines de explotación comercial de la variedad. La novedad se pierde cuando: a) La explotación haya comenzado por lo menos un año antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado dentro del territorio de cualquier País Miembro; b) La explotación haya comenzado por lo menos cuatro años antes o, en el caso de árboles y vides, por lo menos seis años antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado en un territorio distinto al de cualquier País Miembro. (…) Artículo 10.- Una variedad se considerará distinta, si se diferencia claramente de cualquiera otra cuya existencia fuese comúnmente conocida, a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada. La presentación en cualquier país de una solicitud para el otorgamiento del certificado de obtentor o para la inscripción de la variedad en un registro oficial de cultivares, hará comúnmente conocida dicha variedad a partir de esa fecha, si tal acto condujera a la concesión del certificado o la inscripción de la variedad, según fuere el caso. Artículo 11.- Una variedad se considerará homogénea si es suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones previsibles según su forma de reproducción, multiplicación o propagación.


Artículo 12.- Una variedad se considerará estable si sus caracteres esenciales se mantienen inalterados de generación en generación y al final de cada ciclo particular de reproducciones, multiplicaciones o propagaciones. Artículo 13.- Cada País Miembro se asegurará de que ningún dere-cho relativo a la designación registrada como denominación de la varie-dad obstaculice su libre utilización, incluso después del vencimiento del certificado de obtentor. La designación adoptada no podrá ser objeto de registro como marca y deberá ser suficientemente distintiva con relación a otras denominaciones anteriormente registradas. Cuando una misma variedad fuese objeto de solicitudes para el otorga-miento de certificados de obtentor en dos o más Países Miembros, se empleará la misma denominación en todos los casos. (…) Artículo 14.- Los titulares de los certificados de obtentor podrán ser personas naturales o jurídicas. El certificado pertenece al obtentor de la variedad o a quien se la haya transferido lícitamente. El obtentor podrá reivindicar su derecho ante la autoridad nacional competente, si el certificado fuese otorgado a una persona a quien no corresponde su concesión. CAPÍTULO IV DEL REGISTRO Artículo 17.- El obtentor gozará de protección provisional durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud y la concesión del certificado.


La acción por daños y perjuicios sólo podrá interponerse una vez conce-dido el certificado de obtentor, pero podrá abarcar los daños causados por el demandado a partir de la publicación de la solicitud. (…) CAPÍTULO V DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL OB-TENTOR Artículo 23.- Un certificado de obtentor dará a su titular la facultad de iniciar acciones administrativas o jurisdiccionales, de conformidad con su legislación nacional, a fin de evitar o hacer cesar los actos que constituyan una infracción o violación a su derecho y obtener las medidas de compensación o de indemnización correspondientes. Artículo 24.- La concesión de un certificado de obtentor conferirá a su titular el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los siguientes actos respecto del material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad protegida: a) Producción, reproducción, multiplicación o propagación; b) Preparación con fines de reproducción, multiplicación o propagación; c) Oferta en venta; d) Venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el mer-cado, del material de reproducción, propagación o multiplicación, con fines comerciales. e) Exportación; f) Importación;


g) Posesión para cualquiera de los fines mencionados en los literales precedentes; h) Utilización comercial de plantas ornamentales o partes de plantas como material de multiplicación con el objeto de producir plantas orna-mentales y frutícolas o partes de plantas ornamentales, frutícolas o flores cortadas; i) La realización de los actos indicados en los literales anteriores respec-to al producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plan-tas, obtenido por el uso no autorizado del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, a menos que el titular hubiese podido razonablemente ejercer su derecho exclusivo en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación. El certificado de obtentor también confiere a su titular el ejercicio de los derechos previstos en los literales precedentes respecto a las variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida, conforme lo dispone el artículo 10 de la presente Decisión y respecto de las varieda-des cuya producción requiera del empleo repetido de la variedad protegi-da. La autoridad nacional competente podrá conferir al titular, el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los actos indicados en los literales anteriores, respecto a las variedades esencialmente deriva-das de la variedad protegida salvo que ésta sea a su vez una variedad esencialmente derivada. (…) CAPÍTULO VI DEL RÉGIMEN DE LICENCIAS Artículo 29.- El titular de un certificado de obtentor podrá conceder licencias para la explotación de la variedad.


(…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS SEGUNDA. La autoridad nacional competente en cada País Miembro reglamentará la presente Decisión en un plazo de noventa días contados a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. (…)”. El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial de oficio, para lo cual analizará aspectos relacionados con: 3.1. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: FA-CULTATIVA Y OBLIGATORIA. Tomando en cuenta que las sociedades HILLS DE COLOMBIA LTDA. y E.G. HILL COMPANY INC. interpusieron DE-MANDA DE CASACIÓN contra la sentencia de 31 de diciembre de 2010 y argumentaron la interpretación indebida y falta de aplicación de normativa aplicable al caso, como la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Que, en virtud de lo anterior, el 9 de sep-tiembre de 2011, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, resolvió: Solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad An-dina la interpretación prejudicial sobre el “Régimen común de protección de derechos de los obtentores de variedades vegetales”, contenido en la “Decisión 345 de 1992”, el Tribunal estima adecuado hacer referencia a la Interpretación Prejudicial Facultativa y Obligatoria. Asimismo, se hará referencia a “Los efectos de no solicitar la interpretación obligato-ria”, y la calificación interna de la última instancia ordinaria”. Para lo anterior, se hará referencia a la jurisprudencia más reciente del Tribunal, Proceso 149-IP-2011, interpretación prejudicial de 10 de mayo de 2012, marca “PRADAXA” (denominativa), en la cual este Órgano Jurisdiccional desarrolló ampliamente estos temas.


“El ordenamiento jurídico comunitario andino, por regla general y en virtud de los principios de aplicación inmediata y efecto directo, entra a formar parte y a tener efecto automático en el sistema jurídico interno de los Países Miembros. En tal sentido, los operadores jurídicos internos deben aplicar el ordenamiento jurídico comunitario andino vigente. La norma comunitaria andina, tal y como sucede con las demás normas jurídicas, es susceptible de interpretación por parte del operador jurídico. Si dicha labor fuera libre y sin condicionantes, podría haber tantas interpretaciones como operadores jurídicos existieran en el territorio comunitario andino. Para evitar este quiebre del sistema normativo, y con el fin de garantizar la validez y la aplicación uniforme del ordena-miento jurídico comunitario, se instituyó la figura de la Interpretación Prejudicial. El artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consagra en cabeza de este organismo la función de interpretar la normativa comunitaria andina para lograr su aplica-ción de una manera uniforme en todo el territorio comunitario.

1. Instrumentos básicos del sistema.

El esquema se plantea como un sistema de colaboración entre el juez nacional y el comunitario, de conformidad con los siguientes instrumen-tos básicos:

Consulta facultativa (artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El Juez nacional que no sea de única o última instancia ordinaria puede elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso el juez nacional no suspende el proceso.

Es una herramienta que tiene el juez nacional para salvaguardar, desde su labor de instancia, la validez y eficacia del derecho comunitario andi-no. Con este mecanismo el juez de instancia asegura que la aplicación de las normas andinas se encuentra conforme al desarrollo jurispruden-cial comunitario sobre la materia. En últimas, es la forma que tiene el


juez nacional de lograr seguridad jurídica en el ámbito de su competen-cia, soportando su decisión en una interpretación uniforme.

Consulta obligatoria (artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El juez nacional de única o última instancia ordinaria tiene la obligación de elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso, debe suspender el proceso hasta que reciba la interpretación prejudicial. Es una herramienta obligatoria porque el sistema jurídico comunitario andino, con este mecanismo, está salvaguardando su validez y coherencia por intermedio de los operadores jurídicos que definen en última instancia los litigios.

Sobre este sistema de colaboración, el Tribunal ha manifestado: “Esta relación de colaboración se realiza con la finalidad de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico y que consiste en explicar el significado de la norma para poder determinar su alcance y sentido jurídico; tiene como propósito, mantener la unidad de criterio sobre la legislación comunitaria en los Países Andinos, evitando que se produzcan tantas y diferentes interpretaciones que impidan la aplicación uniforme de la Norma Jurídica Andina.” (Interpretación Prejudicial del 18 de febrero de 2004, expedida en el proceso 142-IP-2003, publi-cada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1050, de 6 de abril de 2004. MARCA: “EL MOLINO”).

2. Características de la figura de la in-terpretación prejudicial.

La figura de la interpretación prejudicial tiene las siguientes característi-cas: Facultativa Obligatoria Solicitud facultativa: El juez de instancia no está obli-gado a solicitarla.

Solicitud obligatoria: El juez de única o última instancia ordinaria está obligado a solicitar-la.


Su aplicación es obliga-toria: si bien el juez de ins-tancia no está obligado a soli-citarla, una vez requerida y expedida sí tiene el deber de acatarla al resolver el caso concreto.

Su aplicación es obligato-ria: Una vez expedida la inter-pretación prejudicial debe ser acatada para resolver el caso con-creto.

Es una herramienta directa: el juez de instancia puede acudir directamente ante el Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cual-quier otra forma para recau-dar información en el exterior; se puede requerir con un sim-ple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Es una herramienta dire-cta: el juez de última instancia ordinaria puede acudir directamen-te al Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar informa-ción en el exterior; se puede reque-rir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comu-nidad Andina.

No es una prueba. En el proceso no tiene carácter proba-torio. Su naturaleza es de un incidente procesal, pero en el caso de solicitud facultativa no suspende el proceso. La nota informativa sobre el plantea-miento de la solicitud de inter-pretación prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, en el punto 5 establece lo si-guiente: “La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple

No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probato-rio. Su naturaleza es de un inci-dente procesal. Suspende el proce-so.


absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal. Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso”.Se puede solicitar en cualquier momento an-tes de emitir sentencia, pero su solicitud “no” suspende el proceso. Si llegare el momento de dictar sentencia y no se hubiere reci-bido la interpretación prejudi-cial, el juez nacional debe resolver el asunto. De conformidad con lo ante-rior, es recomendable que el juez solicite la interpretación prejudicial en un momento procesal relativamente alejado de la sentencia. De todas ma-neras, debe tener en cuenta que para hacer la consulta debe contar con todos elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpre-tativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Se puede solicitar en cual-quier momento antes de emitir sentencia y su soli-citud suspende el proceso. Hasta tanto el juez nacional no reciba la interpretación prejudicial el proceso debe quedar suspendido. Aunque la interpretación prejudi-cial se puede solicitar en cualquier momento, es recomendable que se haga cuando el juez tenga todos los elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Co-munidad Andina.

Sobre la consulta obligatoria el Tribunal ha establecido lo siguiente:


“(…) La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél. Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que “De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribu-nal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asi-mismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuan-do encuentre razones justificadas para hacerlo”. (Proceso 03-IP-93). En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulte-rior, el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo3, toda vez que las normas

3 Ricardo Vigil Toledo: “Reflexiones en torno a la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones”. Quito, octubre 2006. Págs. 26-29. Así, por ejemplo en la Sentencia de Casación de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusieron la causa al estado en que se debió dar cumplimiento a la solicitud de interpretación al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre la aplicación de las normas contenidas en los artículo 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableció en sus consideran-dos que era obligación de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la última instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligación no se extendía a los Recursos de casación por ser éstos extraordinarios a diferencia de los ordina-rios y, en tal situación son las Cortes que absuelven el grado en última instancia los obligados a formular la consulta. En el caso de España, mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la obliga-ción. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunita-


que garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento. Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla. En ese sentido, la suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de interpretación prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que él “no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpreta-ción autorizada de las normas comunitarias”. Este “requisito previo “debe entenderse incorporado a la normativa nacional como una norma procesal de carácter imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una violación al debido proceso4. Por otro lado, este Tribunal considera pertinente señalar que, el hecho que el juez de un País Miembro no solicite interpretación prejudicial cuando ésta es obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del País Miembro respecto de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este incumplimiento susceptible de ser perseguido mediante la denomina-

rios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es obligatoria. 4 Gálvez Krüger, María Antonieta, señala que: “Una sentencia dictada sin cumplir con lo esta-blecido por el artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA es igual de nula, por ejemplo, que una sentencia emitida sin contar con el dictamen del Ministerio Público en un proceso contencio-so administrativo. (…) Contra una sentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgada y que adolezca del vicio antes señalado cabría, en principio, demandar su nulidad alegando que se ha afectado el debido proceso (nulidad de cosa juzgada fraudulenta). Asimismo, podría intentarse una acción de amparo alegando que se trata de una resolución judicial emanada de un proceso irregular que viola el derecho a un debido proceso. En ambos procesos el juez que resuelva como última instancia también se encontraría obligado a solicitar interpretación prejudicial, ya que para resolver necesariamente tendría que remitirse al Tratado de Creación del TJCA”. Gálvez Krüger, María Antonieta: “Comentarios sobre la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. En: Revista THÉMIS de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Época 2, Nº 42 (2001). Págs. 142-143.


da “acción de incumplimiento”, la cual es regulada en los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal. Los citados artículos del Tratado de Creación del TJCA disponen que la acción de incumplimiento en el que incurra alguno de los Países Miembros respecto a las obligaciones que imponen las normas comuni-tarias (entre ellas, conforme se ha visto, el que los jueces nacionales soliciten interpretación prejudicial cuando actúan como última instancia) puede ser promovida por la Secretaría General, por cualquier País Miembro o por cualquier persona afectada en sus derechos por el in-cumplimiento vía el procedimiento previsto en el artículo 24 del Trata-do. La sentencia de incumplimiento constituirá título legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que corresponda. (…)”5

3. Efectos que se derivan del incum-plimiento de la obligación de solici-tar la interpretación prejudicial obligatoria.

Si el juez de única o última instancia ordinaria expide sentencia sin solicitar la interpretación prejudicial, se generan los siguientes efectos:

• El País Miembro, podría ser denunciado por incumplimiento ante la Secretaría General de la Comunidad Andina y poste-riormente demandado en el marco de la acción de incumpli-miento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Al no solicitar la correspondiente interpretación prejudicial, el juez nacional de única o última instancia ordinaria estaría vulnerando la normativa comunitaria y, en consecuencia, estar-ía generando que su país fuera denunciado y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento, de con-

5 Interpretación prejudicial de 21 de abril de 2010, expedida en el proceso106-IP-2009. Esta posición ha sido reiterada, entre otras, en la interpretación prejudicial de 19 de mayo de 2010, expedida en el proceso 01-IP-2010.


formidad con los artículos 107 a 111 del Estatuto del Tribu-nal de Justicia de la Comunidad Andina. Ya se han presen-tado algunas denuncias de incumplimiento por este motivo ante la Secretaría General de la Comunidad Andina. En relación con la actividad de jueces peruanos se han emitido dos dictá-menes de incumplimiento: Dictamen de incumplimiento No. 38 de 2000, expedido por la Secretaría General de la Comu-nidad Andina mediante la Resolución 459 de 5 de diciembre de 2000; y Dictamen de incumplimiento No. 173 de 2003, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 771 de 22 de septiembre de 2003.

• La sentencia dictada adolecería de nulidad. Tal como se men-

cionó anteriormente, el requisito de la solicitud de interpreta-ción prejudicial, teniendo en cuenta la aplicación inmediata y el efecto directo de la normativa comunitaria andina, entra a formar parte de la normativa procesal nacional de manera in-mediata y automática. Su incumplimiento acarrearía la nuli-dad de la sentencia y entraría a ser parte integrante de las cau-sales de nulidad previstas en la normativa interna. Es impor-tante recordar que la violación de las normas procesales es la base para alegar una violación al “derecho al debido proceso”. De conformidad con las figuras procesales internas, cualquiera de las partes de un litigio en donde el juez de única o última instancia no hubiera solicitado la interpretación prejudicial, podrá alegar la nulidad o invalidez de la sentencia de confor-midad con las vías procesales internas: recursos extraordinarios de revisión, casación, etc.

• La sentencia dictada estaría violando el derecho fundamental

del debido proceso. Si la normativa interna lo permite, cual-quiera de las partes podría entablar acciones constitucionales como la tutela, el amparo, la acción de protección, etc.

• De conformidad con las previsiones del derecho interno, los

afectados por este incumplimiento podrían solicitar la repara-


ción del daño causado, utilizando, para el efecto, las figuras procesales nacionales.

4. La calificación de última instancia

ordinaria. Teniendo en cuenta, que la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia ha enviado solicitud de interpretación prejudicial en un proceso de casación, y que las sociedades HILLS DE COLOMBIA LTDA. y E.G. HILL COMPANY INC. interpusieron DE-MANDA DE CASACIÓN contra la sentencia de 31 de diciembre de 2010, argumentando la interpretación indebida y falta de aplicación de normativa aplicable al caso, como la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el Tribunal estima conveniente aclarar al-gunos puntos en relación con la figura de la interpretación prejudicial en el marco de los recursos extraordinarios. Tal y como se expresó en el numeral 2 de este acápite, la interpretación obligatoria se debe solicitar en procesos de última instancia ordinaria. Teniendo en cuenta que, la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la norma comunitaria andina, es muy impor-tante que el conjunto de operadores jurídicos apliquen la normativa subregional en un mismo sentido. En consecuencia, sería incoherente para el sistema que existiera un vacío operativo en cuanto a dicha in-terpretación uniforme. El esquema comunitario andino ha escogido a los jueces nacionales como sujetos esenciales para logar la validez y la efica-cia del ordenamiento subregional. Como quiera que los recursos extra-ordinarios son aquellos que tienen unas causales bien demarcadas, que por regla general tienen un carácter técnico-jurídico, que no actúan como instancia porque no pretende revisar en todos sus extremos la actuación del juez ordinario y, por lo tanto, no están destinados a revisar los hechos del proceso ni a realizar un análisis probatorio, no es en sede de dichos recursos que debe ser obligatoria la solicitud de interpretación prejudicial ya que, si así fuera, se quedarían un gran cúmulo de casos, de asuntos y de cuestiones, sin soporte en una uniforme interpretación de la norma comunitaria andina.


Por seguridad jurídica, los procesos judiciales no pueden extenderse al infinito; se debe garantizar el postulado de la “cosa juzgada”. Por lo general, se garantiza el principio de la doble instancia, haciendo que el superior jerárquico revise la actuación del juez de menor jerarquía me-diante un instrumento procesal que casi siempre se llama recurso de apelación. En esto radica lo ordinario de la actuación y de los recursos: unos jueces de instancia organizados por grados jerárquicos (primera y segunda), y un recurso de apelación que posibilita el sistema de revisión por parte del juez de mayor jerarquía. Para revisar un fallo judicial después de que se agota el trámite ordinario, la mayoría de sistemas jurídicos consagran sistemas extraordinarios como el recurso de casación o de revisión, con las características básicas anteriormente anotadas. A esta vía extraordinaria acceden pocos asuntos debido a su naturaleza restrictiva y de una gran carga técnico- jurídica; cuando la figura extra-ordinaria está bien empleada, tiene como efecto inmediato la limitación de su campo de acción. Por esta razón y salvaguardando la validez y eficacia del orden jurídico andino, el Tribunal ha considerado que la obligatoriedad de la interpretación prejudicial debe enraizarse en la única o última instancia ordinaria; el operador jurídico más legitimado para desplegar la interpretación uniforme es el juez de única o última instancia ordinaria, precisamente porque éste concreta definitivamente la litis en la gran mayoría de asuntos. Los recursos extraordinarios son precisamente eso, extraordinarios y excepcionales. Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al juez consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la corte peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad. Esto, se reitera, no es competen-cia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el


juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudi-cial. Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraor-dinario con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la inter-pretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento? Se presentarían dos hipótesis:

• Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consul-ta prejudicial en la última o única instancia.

En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la senten-cia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones:

- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

- Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente

debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.

• Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de con-

sulta prejudicial en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias.

Cuando un juez nacional conozca un asunto en donde se deban inter-pretar y aplicar normas comunitarias andinas, en virtud del principio de


colaboración judicial en el ámbito andino y de las características del sistema comunitario, su actuación sería la de un verdadero juez comuni-tario andino; es decir, si bien es un juez nacional, cuando se enfrenta a un asunto que tenga que ver con normas comunitarias, dicho juez inter-no personifica o encarna la figura de juez comunitario andino. En esta circunstancia, el juez interno debe velar por la validez y eficacia del ordenamiento comunitario andino y, para logar esto, se encuentra inves-tido de todas las prerrogativas para lograr dicho objetivo. El Tribunal de Justicia en una sentencia recién decantó está idea de la siguiente manera: “(…) El Juez Nacional, en este caso el Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los principios del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, en especial los principios de primacía, autonom-ía, efecto directo, aplicación inmediata y cooperación judicial, es el ga-rante, en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de la correcta aplicación de la norma comunitaria en el ámbito nacional. Son ciertamente jueces comunitarios, ya que en colaboración con el Tribunal Supranacional tienen la ardua labor de garantizar la validez y eficacia de todo el sistema jurídico comunitario. Su labor no sólo se limita a aplicar una norma a determinado caso concreto, sino que su actividad consiste en estructurar su quehacer judicial dentro del escenario jurídico subregional, aplicando, balanceando y armonizando la normativa nacional con la comunitaria, dándole la primacía a la segun-da sobre temas específicos reglados por la misma (…)”. (Sentencia expedida el 26 de agosto de 2011, en el proceso de incumplimiento 3-AI-2010. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1985, de 11 de octubre de 2011). En consecuencia, el juez nacional, en este caso la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia, debe actuar como juez comunitario andino y, en efecto, desempeñarse como el garante, en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Co-munidad Andina, del ordenamiento subregional, lo que implica, por supuesto básico, su correcta y uniforme aplicación.


En este orden de ideas, el juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación pre-judicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada. Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solici-tar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina. El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angu-lar para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral. También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente. Esto porque si el juez extraor-dinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las nor-mas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario. Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones:





5. Efectos que se desprenden de la ex-

pedición de la interpretación preju-dicial.

Una vez expedida la Interpretación Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se generan los siguientes efectos:

Únicamente tiene consecuencias para el caso particular. Esto quiere decir que está dirigida específicamente para el asunto a resolver; esto no obsta para que el juez de instancia la pueda utilizar como parámetro de interpretación en otros asuntos, generando con esto una interpretación y aplicación uniforme de la norma comunitaria. Es muy diferente cuando se trata del juez de única o última instancia, ya que éste sí está obligado a solicitar la interpretación en todos los casos.

El Juez Nacional deberá aplicar adecuadamente la

interpretación prejudicial. (artículo 27 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). Aunque el juez sea de instancia, una vez expedida la interpretación prejudicial debe aplicarla en su sentencia. Por lo tanto, el Juez Nacional no sólo debe remitirse a la interpretación prejudicial en su sentencia, sino que debe acatarla de manera integral y de conformidad con el sentido de la misma.

Si el Juez Nacional incumple dicha obligación, los sujetos legitimados para el efecto podrán acudir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante la acción de incumplimiento. (Artículo 128 del


Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, segundo párrafo).

Obligación de vigilancia por parte de los Países Miembros y la Secretaría General de la Comunidad Andina. Como es tan importante la aplicación uniforme de la normativa comunitaria, se impone, en cabeza de los Países Miembros y la Secretaría General, una carga específica de vigilancia de la labor jurisdiccional nacional en el campo de la Interpretación Prejudicial. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, primer párrafo).

Obligación de enviar las sentencias dictadas en el proceso

interno. El Juez Nacional que solicitó una interpretación prejudicial, deberá enviar al Tribunal una copia de la decisión proferida en el proceso interno, a efectos que pueda realizarse el control mencionado anteriormente”.

3.2. OBJETO DE LA PROTECCIÓN DE LA DECI-SIÓN 345 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA. En Santa Fe de Bogotá, el 21 de agosto de 1993, la Junta del Acuer-do de Cartagena aprobó la Decisión 345, que establece el “Régimen Común de Protección de los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales”, publicado en la GOAC No. 142 de 29 de octubre de 1993. Las disposiciones de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre el régimen común de protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales constituye el primer instrumento en el área andina que establece una modalidad de protección subregional referente a las variedades vegetales.


Sin embargo, el reconocimiento de los derechos de los obtentores se inició en París, en la conferencia diplomática de 2 de diciembre de 1961, con la firma del Convenio Internacional para la Protección de las Obtencio-nes Vegetales, que estableció la Organización Intergubernamental “Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales” – UPOV-. El convenio entró en vigor en 1968, fue revisado en Gine-bra en los años 1972, 1978 y 1991. El Acta de 1978 entró en vigen-cia el 8 de noviembre de 1981, y el Acta de 1991, el 24 de abril de 1998. Los cuatro Países Miembros de la CAN, a través de la Deci-sión 345 y sus reglamentaciones internas han tomado en cuenta el “Ac-ta 1991 de la UPOV”. La protección a las obtenciones vegetales, también denominada como el derecho del obtentor, implica la protección que se concede al obtentor de una nueva variedad vegetal para explotarla de manera exclusiva. Los artículos 1 y 2 de la Decisión 345 extienden la aplicación de la protección a quien logre obtener nuevas variedades vegetales mediante el otorgamiento de un certificado de obtentor extensivo a todos los géneros y especies. Los géneros se determinan teniendo en cuenta aspectos morfológicos o filogenéticos. La opinión científica indica que varias espe-cies con un antecesor común forman un género. El régimen comunitario andino limita la protección del certificado de obtentor, a aque-llos individuos de la botánica cuyo cultivo, posesión o utilización no se encuentren prohibidos por razones de salud humana, animal o vegetal. El plazo del certificado ha sido establecido de 20 a 25 años para las vides, árboles forestales, árboles frutales incluidos sus porta-injertos y de 15 a 20 años para las demás especies6. Asimismo, el objeto del sistema de protección al derecho del obtentor, de acuerdo al artículo 1 de la Decisión 345, es:

- Reconocer y garantizar la protección de los derechos de nuevas variedades vegetales, mediante el otorgamiento de un Certificado de Obtentor,

6 PROCESO 1-IP-1996. Ponencia de 9 de diciembre de 1996.


- Fomentar las actividades de investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la creación de nuevas variedades vegetales, para desarrollar variedades con mejor producción y resistencia a plagas, con mejor calidad y rendimiento; variedades que se adapten a suelos incultivables, entre otras ventajas, con lo cual se asegura la cosecha y la alimentación en beneficio de la sociedad.

- Fomentar las actividades de transferencia de tecnología. 3.3 RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL OBTENTOR. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LAS VARIEDADES VEGETALES PARA SER OBJETO DE PROTECCIÓN; EL REQUISITO DE LA NOVEDAD DE LA OBTENCIÓN VEGE-TAL. El artículo 3 de la Decisión objeto de esta interpretación prejudicial expresa que variedad es el conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, que se pueden perpetuar por reproducción, multi-plicación o propagación. Según reconocida doctrina “puede ser considerada como una población artificial con estrecha base genética, con características agronómicas bastante bien definidas, que es reproducible con mayor o menor precisión siguiendo un método de producción predeterminado”.7 Para que una variedad vegetal pueda ser protegida debe cumplir deter-minados requisitos, los cuales están establecidos en el artículo 4 de la Decisión 345 y en el artículo 5 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, a saber: La variedad debe ser: 7 Elena Roselló José María. “El concepto de variedad y los criterios técnicos de distinción, uniformidad y estabilidad”. Ponencia para el Seminario sobre la Naturaleza y Razón de Ser de la Protección de las Obtenciones Vegetales en Virtud del Convenio de la UPOV, organizado por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales en cooperación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina y con la Asistencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Buenos Aires, 26 y 27 de noviembre de 1991.


• Nueva; • Distinta; • Homogénea; • Estable; • Debe tener, además, una denominación adecuada. En efecto, el artículo 4 de la Decisión mencionada, bajo el acápite “Re-conocimiento de los derechos del obtentor”, indica que los Países Miem-bros otorgarán certificados de obtentor a las personas que hayan creado variedades vegetales, indicando los requisitos que deben reunir las varie-dades vegetales para ser objeto de la protección. Específicamente, se señalan como requisitos que éstas sean nuevas, homogéneas, distingui-bles y estables y se le hubiese asignado una denominación que constituya su designación genérica. En consecuencia, se puede proteger mediante el certificado del obtentor todos los géneros y especies vegetales cultivadas que impliquen el mejo-ramiento vegetal heredable de las plantas, siempre que no se encuentren prohibidos para la salud humana, animal o vegetal. Asimismo, como se indicó, el obtentor debe demostrar ante la Oficina Nacional Competente del País Miembro que la variedad cumpla con los requisitos enunciados. Requisitos que deben reunir las variedades vegetales. El requisito de la novedad de la obtención vegetal. El Tribunal abordará este tema debido a que la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, de la República de Colombia, con sede en Bogotá D.C. indica: “A la luz de lo previsto en los preceptos 4º, 7º, 8º y 9º de la Decisión 345 de 1993, ¿Qué ha de entenderse por la “novedad” de la variedad vegetal?, ¿En qué momento se concreta su reconocimiento?, y ¿Quién lo hace?”.


Para obtener el derecho de obtentor es necesario presentar una solicitud que será examinada por la Oficina Nacional Competente del País Miembro. Para que pueda protegerse una variedad, debe ser nueva, distinta, homogénea y estable, y debe haber recibido una denominación adecuada. Si se cumplen todos estos requisitos, luego del trámite perti-nente, se concederá el derecho de obtentor. A continuación se hará refe-rencia a estos requisitos:

1. La variedad debe ser NUEVA. Es decir, si a la fecha de presentación de la solicitud la variedad no ha sido vendida o comercializada: un año dentro del territorio de cualquier País Miembro de la CAN; cuatro años fuera de la CAN; y, seis años en el caso de árboles y vides fuera de la CAN.

El requisito de novedad requiere que la variedad no haya sido explota-da o entregada a terceros a los fines de la explotación antes de las fechas ya señaladas. El artículo 8 de la Decisión 345, en armonía con lo expuesto, señala que “Una variedad será considerada nueva si el material de reproduc-ción o de multiplicación, o un producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado de otra manera lícita a terceros, por el obtentor o su causahabiente o con su consentimiento, para fines de explotación comer-cial de la variedad”. Y que la novedad se pierde cuando: a) La explotación haya comenzado por lo menos un año antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certifica-do de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado dentro del territorio de cualquier País Miembro; b) La explotación haya comenzado por lo menos cuatro años antes o, en el caso de árboles y vides, por lo menos seis años antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de


obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado en un territorio distinto al de cualquier País Miembro. Cabe precisar que el concepto de novedad en el derecho de protección de las obtenciones vegetales es diferente al concepto de novedad que se esta-blece en el sistema de patentes. La novedad no se destruye por una di-vulgación previa de una descripción de la variedad sino que se establece en referencia a una serie de actos comerciales realizados sobre un cierto tipo de material vegetal antes de ciertas fechas, conforme las disposicio-nes consagradas en las Decisiones 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La doctrina define a la “novedad” como “la condición necesaria y esen-cial para el otorgamiento de un certificado de obtentor que consiste en que sobre la variedad, comprendiendo su material de reproducción o multiplicación o el producto de la cosecha, no se haya ejecutado acto alguno que implique su comercialización o su entrega lícita con el con-sentimiento de su obtentor o de su causahabiente, o que habiéndolo sido no se excedan los términos máximos referidos anteriormente”8. Ahora bien, en materia de variedades vegetales, la doctrina entiende por comercializar “la realización de cualquier acto sobre la variedad, su material de reproducción, multiplicación o propagación o sobre el pro-ducto de su cosecha, realizado con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero y que implique su entrada en el mercado como bien adquirible, o por lo menos realizado con miras a introducirlo en el mercado”9. En tanto que por entrega lícita se comprende “la puesta en manos o en poder de un tercero, bien sea bajo título de tenencia, posesión o dominio, del material de reproducción, multiplicación, propagación o el producto de la cosecha de la variedad protegida, cuando esta entrega no implica

8 Pablo Felipe Robledo del Castillo. “Los Derechos del Obtentor de variedades Vegetales en Colombia”. La Propiedad Inmaterial. Revista del Centro de Estudios de la Propiedad Intelectual. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. p.p. 143, 144. 9 Pablo Felipe Robledo del Castillo. “Los Derechos del Obtentor de Variedades Vegetales en Colombia”. Op. cit. p. 141.


su comercialización y además no es contraria al orden jurídico, al orden público y a las buenas costumbres”10. Los otros tres requisitos: que la variedad debe ser distinta, homogénea y estable, son requisitos técnicos, es decir, se refieren a la naturaleza de la variedad vegetal, a saber:

2. La variedad debe ser DISTINTA. Es decir, debe diferenciarse de cualquier otra, cuya existencia fuese comúnmente conocida, a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada. La presentación de una solicitud para el otorgamiento del certificado de obtentor o su inscripción en el registro oficial de cultivadores, hará comúnmente conocida a la variedad.

De acuerdo al artículo 10 de la Decisión 345, “una variedad se consi-derará distinta, si se diferencia claramente de cualquiera otra cuya exis-tencia fuese comúnmente conocida, a la fecha de presentación de la solici-tud o de la prioridad reivindicada. La presentación en cualquier país de una solicitud para el otorgamiento del certificado de obtentor o para la inscripción de la variedad en un registro oficial de cultivares, hará comúnmente conocida dicha variedad a partir de esa fecha, si tal acto condujera a la concesión del certificado o la inscripción de la variedad, según fuere el caso”. En efecto, se considerará distinta una variedad si se distingue claramen-te de cualquier otra cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea comúnmente conocida. En particular, el depósito, en cual-quier país de una solicitud de concesión de un derecho de obtentor para otra variedad o de inscripción de otra variedad en un registro oficial de variedades, se reputará que hace a esta otra variedad comunmente cono-cida a partir de la fecha de la solicitud, si ésta conduce a la concesión del derecho de obtentor o a la inscripción de esa otra variedad en el registro oficial de variedades, según el caso. 10 Pablo Felipe Robledo del Castillo. “Los Derechos del Obtentor de Variedades Vegetales en Colombia”. Op. cit. p. 141.


La doctrina, sobre el requisito de que la variedad debe ser distinta, ha expresado que “para que se considere distinta, la variedad debe diferen-ciarse claramente de cualquiera otra cuya existencia fuera comúnmente conocida. La presentación de una solicitud para obtener protección por parte de un obtentor tiene como consecuencia que a partir de la fecha de presentación de la solicitud, la variedad se considera comúnmente cono-cida”11.

3. La variedad debe ser HOMOGÉNEA. Es decir, para que la variedad se considere homogénea debe ser suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones previsibles según su forma de reproducción, multiplicación o propagación (artículo 11 de la Decisión 345).

De lo anterior se deriva que la homogeneidad se juzgará determinando si la variedad es suficientemente uniforme en el conjunto de sus caracte-res pertinentes, de acuerdo a su forma de reproducción, multiplicación o propagación. Así, “Una variedad se considera uniforme cuando, con excepción de las variaciones propias esperadas del proceso de propagación, la variedad se mantiene uniforme en sus características más relevantes. El criterio de uniformidad se cumple cuando el cambio presente en una variedad luego del proceso de propagación no impide la precisa descripción de ésta, especialmente en lo que se refiere al criterio de distinguibilidad”12. El requisito de homogeneidad obedece a una definición eminentemente técnica.

11 María Isabel Patiño. “Los Derechos de Obtentores de nuevas Variedades Vegetales”. Edicio-nes Jurídicas Gustavo Ibáñez. Bogotá. 1998. p. 30. 12 María Isabel Patiño. “Los Derechos de Obtentores de nuevas Variedades Vegetales”. Edicio-nes Jurídicas Gustavo Ibáñez. Bogotá. 1998. p. 31.


4. La variedad debe ser ESTABLE. Una variedad se considerará estable si sus caracteres esenciales se mantienen inalterados de generación en generación y al final de cada ciclo particular de reproducciones, multiplicaciones o propagaciones (artículo 12 de la Decisión 345).

Es decir, la variedad se considerará estable si dichos caracteres se man-tienen inalterados después de multiplicaciones o reproducciones sucesivas o, en el caso de un ciclo panicular de reproducciones o de multiplicacio-nes, al final de cada ciclo. Esta condición obedece a una definición, al igual que la anterior, emi-nentemente técnica.

5. La variedad debe tener una DENOMINACIÓN ADECUADA. La denominación de la variedad no podrá ser objeto de marca ni de otros signos distintivos. Debe ser suficientemente distintiva con relación a otras denominaciones anteriores registradas y deberá, además, permitir su clara identificación.

El artículo 13 de la Decisión 345 expresa que “Cada País Miembro se asegurará de que ningún derecho relativo a la designación registrada como denominación de la variedad obstaculice su libre utilización, incluso después del vencimiento del certificado de obten-tor. La designación adoptada no podrá ser objeto de registro como marca y deberá ser suficientemente distintiva con relación a otras denominaciones anteriormente registradas. Cuando una misma variedad fuese objeto de solicitudes para el otorga-miento de certificados de obtentor en dos o más Países Miembros, se empleará la misma denominación en todos los casos”.


El objetivo de esta exigencia, es decir, la de una denominación para la variedad solicitada, es definir claramente el objeto de protección y evitar la confusión del usuario de las variedades. En efecto, la denominación de la variedad tiene por objeto ser su desig-nación genérica, es decir, su razón de ser está en permitir la identifica-ción de la variedad. La UPOV ha establecido criterios uniformes para que los obtentores de nuevas variedades vegetales tengan en cuenta al momento de definir la denominación genérica de la variedad que se pretende proteger:

a) Debe ser aceptable desde el punto de vista lingüístico. b) Debe ser diferenciable de otras denominaciones otorgadas,

especialmente cuando se trate de variedades similares. c) Debe ser suficientemente distinguible de nombres o mar-

cas comerciales existentes. Asimismo, el artículo 2 del Convenio de la UPOV de 1978 y el artí-culo 20 del Convenio de la UPOV de 1991, plenamente aplicables a nuestro sistema, explican que se debe tener en consideración lo siguiente:

a) No debe componerse únicamente de cifras, salvo cuando sea una práctica establecida para designar variedades.

b) No debe ser susceptible de inducir a error o de prestarse a confusión sobre las características, el valor o la identidad de la variedad.

c) No debe ser susceptible de inducir a error o de prestarse a confusión sobre la identidad del obtentor.

d) Debe ser diferente de cualquier otra denominación genéri-ca que designe una variedad preexistente de la misma es-pecie botánica o de una especie semejante o vecina en cualquiera de los Estados de la Unión (Este último re-quisito también lo prevé en similares términos el inciso 2º del artículo 13 de la Decisión 345).


Una vez presentada la solicitud se ha de verificar por parte de la Oficina Nacional Competente que se encuentren cumplidos estos requisitos y, el procedimiento concluirá con la extensión del certificado de obtentor. 3.4. PROTECCIÓN PROVISIONAL DEL OBTEN-TOR. El artículo 17 de la Decisión 345 establece una protección provisional al obtentor durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud y la concesión del certificado, aunque enfatiza que la acción por daños y perjuicios sólo podrá interponerse una vez concedido el certifica-do de obtentor, empero, podrá abarcar los daños causados por el de-mandado a partir de la publicación de la solicitud. El objeto de la protección provisional radica en evitar que terceros se aprovechen de la variedad durante el período que media entre la presen-tación de la solicitud y la obtención del certificado. En efecto, la protección provisional confiere al obtentor la facultad de protegerla contra infracciones o usurpaciones de terceros no autorizados por él, mientras su solicitud de registro se encuentre en trámite. La protección provisional otorga al obtentor los derechos establecidos en el artículo 24 de la Decisión 345 para prevenir o hacer cesar los actos de infracción, aunque, como se indicó, las acciones por indemnización sólo podrán adelantarse una vez que se haya concedido el certificado de obtentor, con la posibilidad de abarcar o reclamar los daños y perjuicios causados por el demandado a partir de la publicación de la solicitud. Es decir, se establece una protección retroactiva entre la fecha de presenta-ción de la solicitud y la fecha de otorgamiento del título. Es pertinente advertir que el artículo 13 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales incorpora, acerca de la protección provisional al obtentor, que “Cada Parte Contratante adop-tará medidas destinadas a salvaguardar los intereses del obtentor du-rante el período comprendido entre la presentación de la solicitud de


concesión de un derecho de obtentor o su publicación y la concesión del derecho. Como mínimo, esas medidas tendrán por efecto que el titular de un derecho de obtentor tenga derecho a una remuneración equitativa percibida de quien, en el intervalo mencionado, haya realizado actos que, después de la concesión del derecho, requieran la autorización del obtentor de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14”. En tanto que la Decisión 345 se basa en términos generales en la Con-vención Internacional para la protección de nuevas variedades de plan-tas, ambas normas otorgan una protección provisional hasta que se conceda el certificado de obtentor. 3.5. DERECHOS DEL OBTENTOR. ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS. El Tribunal abordará estos temas debido a que las sociedades HILLS DE COLOMBIA LTDA. y E.G. HILL COMPANY INC, presentaron una demanda ordinaria por infracción de derechos contra la sociedad C.I. LA MAGDALENA S.A. Como se expresó, el derecho del obtentor es una forma de propiedad intelectual que se reconoce a los creadores de nuevas variedades vegetales a fin de permitirles una explotación exclusiva de su creación por un tiempo determinado. Este derecho de obtentor, si bien tiene ciertas carac-terísticas en común con algunas otras formas de propiedad intelectual, posee también características únicas y particulares a fin de adecuarlo especialmente al objeto de protección: las variedades vegetales. Los derechos del obtentor vegetal se concretan en un conjunto de compor-tamientos, conductas y actividades que no pueden efectuarse por terceros, a menos que medie autorización, licencia o permiso de los mismos. Así, el derecho del obtentor otorga a su titular el derecho exclusivo de explotación de su variedad protegida. De la misma forma, la reproduc-ción de la variedad vegetal está sometida a la autorización de su titular. El titular de un certificado de obtentor tiene el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, puedan, respecto del material de multi-plicación o reproducción de la variedad protegida: producir o reproducir


(multiplicar), preparar a los fines de producción o multiplicación, ofrecer en venta, vender o comercializar de cualquier forma, exportar, importar o poseer para cualquiera de los fines mencionados. Los artículos 23 y 24 de la Decisión 345 se refieren a los derechos del obtentor, y expresan de manera clara que un certificado de obtentor dará a su titular la facultad de iniciar acciones administrativas o juris-diccionales, de conformidad con su legislación nacional, a fin de evitar o hacer cesar los actos que constituyan una infracción o violación a su derecho y obtener las medidas de compensación o de indemnización correspondientes (artículo 23). Y que la concesión de un certificado de obtentor conferirá a su titular el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los siguientes actos respecto del material de repro-ducción, propagación o multiplicación de la variedad protegida: a) Producción, reproducción, multiplicación o propagación; b) Preparación con fines de reproducción, multiplicación o propagación; c) Oferta en venta; d) Venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el mer-cado, del material de reproducción, propagación o multiplicación, con fines comerciales. e) Exportación; f) Importación; g) Posesión para cualquiera de los fines mencionados en los literales precedentes; h) Utilización comercial de plantas ornamentales o partes de plantas como material de multiplicación con el objeto de producir plantas orna-mentales y frutícolas o partes de plantas ornamentales, frutícolas o flores cortadas;


i) La realización de los actos indicados en los literales anteriores respec-to al producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plan-tas, obtenido por el uso no autorizado del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, a menos que el titular hubiese podido razonablemente ejercer su derecho exclusivo en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación. El certificado de obtentor también confiere a su titular el ejercicio de los derechos previstos en los literales precedentes respecto a las variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida, conforme lo dispone el artículo 10 de la presente Decisión y respecto de las varieda-des cuya producción requiera del empleo repetido de la variedad protegi-da. La autoridad nacional competente podrá conferir al titular, el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los actos indicados en los literales anteriores, respecto a las variedades esencialmente deriva-das de la variedad protegida salvo que ésta sea a su vez una variedad esencialmente derivada. Por lo tanto, en el supuesto de que dos variedades sean parecidas o similares, ante la duda, cabe la protección de la variedad protegida. En consecuencia, el titular de un Certificado de Obtentor tendrá el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los actos especificados en el artículo 24 de la Decisión 345, respecto de las varie-dades protegidas y de las Variedades Esencialmente Derivadas, bas-tando para ello probar la posesión. El derecho conferido al obtentor se extiende a las Variedades Esencialmente Derivadas, en los términos previstos en la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuando en el artículo 24 establece que el derecho de obtentor se extiende a las variedades que no se distingan claramente de la variedad protegi-da, es decir que, “para que una variedad que no se distinga claramente pueda ser comercializada, debe contar con la autorización del titular del derecho de obtentor de la variedad respecto de la cual o se distingue claramente”13. 13 Pablo Felipe Robledo del Castillo. “Los Derechos del Obtentor de variedades Vegetales en Colombia”. Op. cit. p. 181.


Asimismo, se deberá tener en cuenta que el inciso segundo, literal i) del artículo 24 dice que el certificado también concede al obtentor la posibi-lidad de ejercer derechos “respecto de las variedades cuya producción requiera del empleo repetido de la variedad protegida”. El Certificado de Obtentor dará a su titular la facultad de iniciar acciones administrativas o judiciales, de conformidad con la legislación vigente del País Miembro, a fin de evitar o hacer cesar actos que consti-tuyan infracciones o violaciones a su derecho y así obtener medidas de compensación o indemnización ajustadas a derecho. 3.6. LAS LICENCIAS DE EXPLOTACIÓN. El Tribunal abordará este tema debido a que la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, de la República de Colombia, con sede en Bogotá D.C. pregunta: “Las prerrogativas consagradas en los artículos 23 y 24 de la ‘Decisión 345 de 1993’ puede ejercitarlas la persona natural o jurídica beneficiaria de una licencia o autorización conferida a un titular de los derechos de obtentor de la variedad vegetal protegida? Y ¿Qué abarcan o a qué se extienden las ‘medidas de com-pensación o de indemnización’ ahí referidas?”. El Tribunal estima adecuado, en primer lugar, precisar qué se entiende por obtentor de una variedad o quién es reputado como obtentor de la misma. El Convenio de la UPOV de 1978 no establece una definición sobre qué debe entenderse por obtentor. Sin embargo, el artículo 4, inciso primero, de la Decisión 345 explica que obtentor es la persona que haya “creado” una variedad vegetal, que recoge en última instancia la definición contemplada en el artículo 1 del Convenio de la UPOV de 1991. El artículo 4, inciso segundo, establece lo que debe entenderse por “crear”: “Para efectos de la presente Decisión, entiéndase por crear, la obtención de una nueva variedad mediante la aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas”. El Convenio de la UPOV establece que el obtentor es la persona facul-tada para solicitar que se proteja una variedad. La definición de varie-


dad del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV ofrece la siguiente definición de obtentor: “– la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una va-riedad, – la persona que sea el empleador de la persona antes mencionada o que haya encargado su trabajo, cuando la legislación de la Parte Contratan-te en cuestión así lo disponga, o – el causahabiente de la primera o de la segunda persona mencionadas, según el caso;” Esta sencilla definición contiene algunas informaciones importantes sobre el obtentor: el obtentor, ya se trate de una persona natural o jurí-dica, podrá ser un cultivador, un agricultor, una empresa o un científico. También aclara que el obtentor debe ser la persona que haya creado la variedad, es decir, creado una variedad vegetal mediante técnicas de fitomejoramiento, que podrán ir desde el clásico método del cruzamiento y la selección hasta procedimientos técnicos avanzados, como los de la ingeniería genética. Como se explica en el segundo y tercer apartados, el empleador del obtentor y su causahabiente también están facultados para solicitar la protección. La frase “la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto (…)” aclara asimismo que el simple des-cubrimiento o hallazgo no facultaría a la persona para gozar de la protección. Para obtener el derecho de obtentor es necesario presentar una solicitud que será examinada por la autoridad designada y como se indicó, la variedad debe ser nueva, distinta, homogénea y estable, y debe haber recibido una denominación adecuada. Si se cumplen todos estos requisi-tos, se concederá el derecho de obtentor. El “derecho de obtentor” se concede al obtentor de una nueva variedad vegetal. En virtud de este derecho, ciertos actos relativos a la explotación de la variedad protegida que no sean realizados por su titular requieren la autorización previa del obtentor. La concesión del derecho de obtentor significa, conforme a lo anterior, que el titular del derecho es asimismo el propietario de la variedad y que


cualquier persona que desee comercializar esa variedad protegida debe obtener la autorización del titular del derecho de obtentor (es decir, del obtentor de la variedad). Por lo general, la autorización se concede en forma de un acuerdo de licencia entre el titular del derecho y las perso-nas interesadas en vender la variedad. El artículo 14 de la Decisión 345 indica que “Los titulares de los certificados de obtentor podrán ser personas naturales o jurídicas. El certificado pertenece al obtentor de la variedad o a quien se la haya transferido lícitamente” y en el artículo 29 explica la posibilidad que tiene el obtentor de la variedad de conceder licencias a terceros para su explotación, y para tal efecto indica que “El titular de un certificado de obtentor podrá conceder licencias para la explotación de la variedad”. Se puede definir, en consecuencia, la licencia sobre variedades vegetales como “el contrato en virtud del cual el obtentor o su causahabiente otor-ga a un sujeto de derecho (persona natural, jurídica o patrimonio autó-nomo) un permiso o autorización para la explotación de una variedad vegetal a cambio de una contraprestación, generalmente económica, a cargo de la persona que se beneficia de la autorización”14. En efecto, el titular de un Certificado de Obtentor podrá conceder a otra persona, natural o jurídica, licencia exclusiva o no exclusiva para la explotación de una variedad protegida, mediante contrato escrito, te-niendo en cuenta lo siguiente:

- Los contratos de licencia deberán presentarse ante la Oficina Nacional Competente para que puedan surtir efectos frente a terceros.

- El contrato de licencia exclusiva impide al titular del Certificado de Obtentor, la concesión de licencias a otras personas para explotar la variedad licenciada durante la vigencia del contrato.

- El contrato de licencia no exclusiva permitirá la concesión de licencias a otras personas para la explotación de la misma

14 Pablo Felipe Robledo del Castillo. “Los Derechos del Obtentor de variedades Vegetales en Colombia”. Op. cit. p. 203.


variedad licenciada simultáneamente con el titular del Certificado de Obtentor.

- Cuando un Certificado de Obtentor pertenezca a varias personas, la licencia de explotación de la variedad deberá ser concedida conjuntamente por los titulares de ese Certificado.

- No surtirán efecto las cláusulas del contrato de licencia que impongan al concesionario obligaciones por periodos que excedan la vigencia del Certificado de Obtentor de la variedad licenciada.

- El licenciatario podrá ejercer las acciones reconocidas al titular del Certificado de Obtentor de la variedad licenciada, sin más requisitos que el de notificar fehacientemente al titular el ejercicio de la acción.

En consecuencia, el licenciatario de una variedad protegida podrá ejercer las acciones reconocidas al titular de la variedad licenciada. En lo que respecta a las medidas de compensación o indemnización consultadas, en el siguiente acápite se hará una referencia de las mis-mas. 3.7. PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPEN-SABLE. FACULTAD REGLAMENTARIA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE. CÁLCULO DE INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUI-CIOS. Tomando en cuenta que la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casa-ción Civil, de la República de Colombia, con sede en Bogotá D.C. señala que “¿En virtud de la facultad reglamentaria contemplada en la “disposición segunda transitoria de la Decisión 345 de 1993”, la auto-ridad nacional quedó autorizada para la defensa de los derechos que confiere el certificado de obtentor? y en caso afirmativo, ¿Quiénes podían quedar comprendidos?” y que “En razón a que la legislación interna de Colombia existe remisión para aplicar al “régimen común de protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales”, en lo que fuere compatible, la regulación sobre “las acciones por infracción de los dere-


chos de la propiedad industrial” contenida en la “Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina”, ¿Qué alcance tienen en lo relativo a daños y perjuicios los artículos 239 y 243 ibídem, en cuanto a los legitimados para reclamarlos y respecto de los factores o elementos que comprenden?”, se hace necesario tratar el tema de “El Principio de Complemento Indispensable” y “la indemnización de da-ños y perjuicios”. El principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regula-ción jurídica. Este principio implica que los Países Miembros tienen la facultad para fortalecer o complementar, por medio de normas internas o de Acuerdos Internacionales, la normativa del ordenamiento comunitario andino, pero, en la aplicación de esta figura, las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él. El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado que “la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar crite-rios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ’estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’ …advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debien-do quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda


propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista’”.15 La Disposición Transitoria Segunda de la Decisión 345 dice: “La autoridad nacional competente en cada País Miembro reglamen-tará la presente Decisión en un plazo de noventa días contados a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Car-tagena”. Conforme a lo anterior, la autoridad nacional competente de los Países Miembros, está autorizada para reglamentar la Decisión 345, en todo lo que no se encuentre regulado por la misma, de acuerdo con las previ-siones enunciadas; y, de acuerdo a las facultades a ella otorgadas deberá actuar para el debido cumplimiento de la Decisión 345 y de los derechos que ella concede. Dicha precisión deviene importante hacerla, toda vez que la Corte consultante preguntó, “¿En virtud de la facultad regla-mentaria contemplada en la “disposición segunda transitoria de la De-cisión 345 de 1993”, la autoridad nacional quedó autorizada para la defensa de los derechos que confiere el certificado de obtentor? y en caso afirmativo, ¿Quiénes podían quedar comprendidos?” La Corte Consultante arguye que en “la legislación interna de Colom-bia existe remisión para aplicar al “régimen común de protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales”, en lo que fuere com-patible, la regulación sobre “las acciones por infracción de los derechos de la propiedad industrial” contenida en la “Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina”. La Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no hace referencia al tema de daños y perjuicios y su cálculo, dejando, en conse-cuencia, su reglamentación al Derecho Interno del País Miembro, con-forme el principio de complemento indispensable enunciado. Si en la legislación del País Miembro existiere remisión, en lo que fuere aplica- 15 Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. No. 1139 de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la G.O.A.C. No. 257 de 14 de abril de 1997, marca: MARTA.


ble al tema, a las disposiciones contenidas en la Decisión 486, se debe tener en cuenta lo siguiente: Las disposiciones contenidas en los artículos 239 y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina indican: “Artículo 239.- El titular de una patente tendrá derecho a ejercer acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidad durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente. El resarcimien-to sólo procederá con respecto a la materia cubierta por la patente conce-dida, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado”. “Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido”. Dichas disposiciones deben ser leídas en armonía con las demás normas que regulan el tema de la infracción a derechos que concede una patente, regulados por la Decisión 486. El Tribunal, al interpretar el artículo 239 ha dicho lo siguiente: “El ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y


perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos resul-tantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la impor-tación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la conti-nuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor”. (Proceso 116-IP-2004, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1172, de 7 de marzo de 2005). En este sentido, si una tercera persona sin autorización, explota el objeto de la patente, en el presente caso, la variedad vegetal, el titular tendrá la facultad de iniciar una acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la misma. En este sentido, es preciso puntualizar que la pretensión de resarcimien-to de daños y perjuicios causados al titular será cuantificada de acuerdo a la explotación indebida que realizó el demandado del producto o procedimiento tutelado. En resumen, tenemos que los sujetos activos y, por tanto, quienes pue-den entablar la acción por infracción son los siguientes sujetos (artículo 14 de la Decisión 345):

• El titular del derecho protegido que puede ser una persona na-tural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pueden realizarla los causahabientes del titular, así como los licenciatarios.

• Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera

de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los de-más.

• Si se transfirió el derecho, el nuevo titular puede entablar la

acción.


En cuanto al tema de las medidas de compensación o de indemnización por daños y perjuicios, preguntada por la Corte Consultante, en los puntos 1 y 4 de la solicitud de interpretación prejudicial (1. ¿Qué abar-can o a qué se extienden las ‘medidas de compensación o de indemniza-ción?, 4. ¿Qué alcance tiene en lo relativo a daños y perjuicios el artícu-lo 243?), se hará referencia a la interpretación prejudicial recaída de-ntro del proceso 115-IP-2010, de 11 de noviembre de 2010, patente: “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE SILDENAFIL”, que se pronuncia sobre dicho tópico. El artículo 243 de la Decisión 486 enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indem-nización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Al referirse a estos criterios, el Tribunal ha señalado: “El primer crite-rio es el del daño emergente y el lucro cesante. Por daño emergente se entiende el perjuicio efectivamente sufrido por el actor y que se encuentre causalmente determinado por la conducta del infractor. De conformidad con ello se deberán indemnizar, por ejemplo, los gastos de publicidad y difusión en que incurrió el afectado para hacer frente a la competencia desleal (…). Por lucro cesante se entiende las ganancias que el afectado dejó de percibir debido a la competencia desleal, de no haberse presenta-do ésta. Las ganancias se determinan en el periodo de tiempo que se encuentra comprendido entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización”. (Proceso 11-IP-2006, marca: VELAS IMPE-RIALES, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1354, de 8 de junio de 2006). La norma autoriza, además, que se adopten otros tipos de criterios como el monto del daño indemnizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de competencia desleal, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido. En este marco, el


Juez Consultante tendrá que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infrin-gido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufri-dos. El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifes-tado lo siguiente: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemniza-ción de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportu-namente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá apor-tar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patri-monial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vul-neración del derecho al uso exclusivo (…). Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular (…) habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habr-ían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el in-fractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia


contractual (…)”. (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007). Todo lo anterior, en armonía con lo previsto en los artículos 17 (protec-ción provisional del obtentor), y 23 y 24 (derechos del obtentor) de la Decisión 345, objeto de esta interpretación prejudicial. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA CONCLUYE:

“Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al juez consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la Corte Peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad. Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial.

Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraor-dinario con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la inter-pretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento?


Se presentarían dos hipótesis:

Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia.

En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la senten-cia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones:




Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de

consulta prejudicial en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias.

El juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurí-dico comunitario de una manera adecuada. Este juez nacional, inde-pendientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden suprana-cional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpre-


tación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcio-namiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral. También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente. Esto porque si el juez extraor-dinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las nor-mas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario. Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones:



debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia” (interpretación prejudicial de 10 de mayo de 2012, Proceso 149-IP-2011, marca “PRADAXA” (denominativa)).

2. La protección a las obtenciones vegetales, también

denominada como el derecho del obtentor, es el derecho


que se concede al obtentor de una nueva variedad vegetal para explotarla de manera exclusiva.

Los artículos 1 y 2 de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, protegen la propiedad y uso de las nuevas variedades vegeta-les mediante el otorgamiento de un Certificado de Obtentor extensivo a todos los géneros y especies del mundo vegetal.

3. El objeto del sistema de protección al derecho del obtentor, de acuerdo al artículo 1 de la Decisión 345, es:

- Reconocer y garantizar la protección de los derechos de nuevas

variedades vegetales, mediante el otorgamiento de un Certificado de Obtentor,

- Fomentar las actividades de investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la creación de nuevas variedades vegetales, para desarrollar variedades con mejor producción y resistencia a plagas, con mejor calidad y rendimiento; variedades que se adapten a suelos incultivables, entre otras ventajas, con lo cual se asegura la cosecha y la alimentación en beneficio de la sociedad.

- Fomentar las actividades de transferencia de tecnología.

4. Se puede proteger mediante el Certificado del Obtentor todos los géneros y especies vegetales cultivadas que impliquen el mejoramiento vegetal heredable de las plantas, siempre que no se encuentren prohibidos para la salud humana, animal o vegetal.

Para obtener el derecho de obtentor es necesario presentar una solicitud que será examinada por la Oficina Nacional Competente del País Miembro. Para que pueda protegerse una variedad, debe ser nueva, distinta, homogénea y estable, y debe haber recibido una denominación adecuada. Si se cumplen todos estos requisitos, luego del trámite perti-nente, se concederá el Certificado de Obtentor.


El requisito de novedad requiere que la variedad no haya sido explota-da o entregada a terceros a los fines de la explotación antes de ciertas fechas ya señaladas en esta providencia. Se considerará distinta una variedad si se distingue claramente de cual-quier otra cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea comúnmente conocida a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada. La homogeneidad se juzgará determinando si la variedad es suficiente-mente uniforme en el conjunto de sus caracteres pertinentes, de acuerdo a su forma de reproducción, multiplicación o propagación. La variedad se considerará estable si dichos caracteres se mantienen inalterados después de multiplicaciones o reproducciones sucesivas o, en el caso de un ciclo panicular de reproducciones o de multiplicaciones, al final de cada ciclo. La variedad debe tener una denominación adecuada, la cual no podrá ser objeto de registro como marca ni de otros signos distintivos. Debe ser suficientemente distintiva con relación a otras denominaciones registra-das y deberá, además, permitir su clara identificación.

5. El artículo 17 de la Decisión 345 establece una protección provisional al obtentor durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud y la concesión del certificado, aunque enfatiza que la acción por daños y perjuicios sólo podrá interponerse una vez concedido el Certificado de Obtentor, empero, podrá abarcar los daños causados por el demandado a partir de la publicación de la solicitud.

6. El titular de un Certificado de Obtentor, tiene derecho a

impedir que terceros, sin su consentimiento puedan, respecto del material de multiplicación o reproducción de la variedad protegida: producir o reproducir (multiplicar), preparar a los fines de producción o multiplicación,


ofrecer en venta, vender o comercializar de cualquier forma, exportar, importar o poseer para cualquiera de los fines mencionados.

7. El titular de un Certificado de Obtentor podrá conceder

a otra persona, natural o jurídica, licencia exclusiva o no exclusiva para la explotación de una variedad protegida, mediante contrato escrito. El licenciatario podrá ejercer las acciones reconocidas al titular del Certificado de Obtentor de la variedad licenciada, sin más requisitos que el de notificar fehacientemente al titular el ejercicio de la acción.

8. Los sujetos activos y, por tanto, quienes pueden entablar

la acción por infracción son los siguientes (artículo 14 de la Decisión 345):

• El titular del derecho protegido que puede ser

una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pueden realizarla los causahabientes del titular, así como los licenciatarios.

• Si existen varios titulares, salvo pacto en

contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás.

• Si se transfirió el derecho, el nuevo titular puede

entablar la acción.

9. Cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del prin-cipio de complementación indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u


otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados.

La autoridad nacional competente de los Países Miembros, está auto-rizada para reglamentar la Decisión 345, en todo lo que no se en-cuentre regulado por la misma, de acuerdo con las previsiones enun-ciadas; y, de acuerdo a las facultades a ella otorgadas deberá actuar para el debido cumplimiento de la Decisión 345 y de los derechos que ella concede.

10. Será indemnizable el daño que, sufrido por el titular o li-cenciatario, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufri-da por el titular o licenciatario como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su obtención vegetal. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para come-terla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde. Será igualmente in-demnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular o licenciatario de la obtención vegetal habría obte-nido mediante la comercialización normal de sus produc-tos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la in-demnización.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribu-nal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultan-te, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2005-00327, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.


Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su pu-blicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA

NOMBRE COMERCIAL Ámbito de protección y prueba PROCESO 142-IP-2011 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal b), 137 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fun-damento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la Re-pública de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; y, de oficio, interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 190 y 200 de la mencionada Decisión. Marca: LE COLLEZIONI (mixta). Actor: ECUACLEANER S.A. y/o Fernando March Game. Expediente Interno: Nº 2007-00139. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 20 días del mes de noviembre del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Inter-pretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la Re-pública de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera. VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribu-nal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de enero de 2012. I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud lo siguiente:


II. Las partes. Demandante: ECUACLEANER S.A. y/o el señor Fernando March Game, de la República de Ecuador. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: EXECUTIVE S.A., de la República de Colombia. III. DATOS RELEVANTES. A. HECHOS

- Con fecha 29 de abril de 2003, la empresa EXECUTIVE S.A. solicitó el registro de la marca “LE COLLEZIONI” (mixta) para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza (Expediente administrativo Nº 03-035464).

- El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la

Propiedad Industrial Nº 530, de 31 de julio de 2003, no habiéndose presentado oposiciones por parte de terceros.

- Mediante la Resolución Nº 5656, de 17 de marzo de 2005,

se concedió el registro de marca solicitado.

- Posteriormente, mediante escrito presentado ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, Fernando March Game y/o ECUACLEANER S.A. (domiciliados en Ecuador) solicitan la “revocatoria directa” de la aludida Resolución Nº 5656.

- Con fecha 20 de marzo de 2007, ECUACLEANER

S.A. y/o el señor Fernando March Game interponen acción


para que se declare la nulidad de la Resolución Nº 5656 mediante la cual se concedió a EXECUTIVE S.A. el registro de la marca LE COLLEZIONI (mixta) en la Clase 18.

- Mediante auto de fecha 22 de mayo de 2007, se admitió a

trámite la demanda y se dispuso se notifique a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la empresa EXECUTIVE S.A., como tercero interesado.

B. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA. Como fundamentos de su demanda, ECUACLEANER S.A. y/o el Sr. Fernando March Game alegan lo siguiente: - Que la División de Signos Distintivos omitió dar aplicación a los artículos 136 literal b) y 150 de la Decisión 486, “al desconocer de manera arbitraria y abiertamente ilegal los derechos exclusivos por ellos adquiridos en Ecuador en relación con el signo distintivo LE CO-LLEZIONI, materializados de manera concreta en el primer uso en el tiempo de esta expresión utilizada como nombre y enseña comercial que los identifica como empresarios”. - Invocan como fundamentos de derecho de su demanda los artículos 136 literal b), 150 y 172 de la Decisión 486. - Indican que desde 1988 usan en Ecuador el nombre y la enseña co-mercial LE COLLEZIONI para “distinguir al empresario y al establecimiento de comercio” que desarrolla actividades relacionadas con la distribución, comercialización, importación y exportación, entre otros, de todo tipo de productos de cuero, comprendidos en la Clase 18. - Señalan que, conforme al uso continuo e ininterrumpido del signo LE COLLEZIONI, adquirieron su titularidad en el Ecuador y que, en virtud de la Decisión 486 cuentan con las facultades e instrumentos legales para defender sus derechos en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina.


- Que, la empresa solicitante actuó de mala fe. Señalan que hace más de 7 años la empresa EXECUTIVE S.A. tuvo contactos comerciales con los demandantes en Guayaquil, con el objeto de distribuir y comer-cializar en Colombia ropa extranjera en establecimientos que se deno-minarían LE COLLEZIONI. - Que, “desafortunadamente, cuando tomaron conocimiento de la solici-tud de registro presentada por EXECUTIVE S.A., la fecha para presentar oposición contra dicho registro, con fundamento en el artículo 147 de la Decisión 486, por el uso anterior del nombre y enseña comer-cial, ya había vencido”. Por ello, antes que se concediera el registro que ahora están impugnando, presentaron un “escrito de advertencia” con pruebas, dando cuenta a la División de Signos Distintivos sobre la existencia y el uso anterior del nombre y enseña comercial LE CO-LLEZIONI en Ecuador y de la mala fe de EXECUTIVE S.A. Sin embargo, dicha División no tuvo en cuenta lo anterior. - Que al haberse concedido el registro de la marca LE COLLEZIO-NI (mixta) en la Clase 18 a favor de EXECUTIVE S.A., se han afectado “injusta e indebidamente” sus derechos exclusivos. - Que la marca concedida LE COLLEZIONI (mixta) es “totalmen-te idéntica” a su nombre y enseña comercial LE COLLEZIONI en Ecuador. - Señalan que se vulneró el artículo 150 de la Decisión 486, ya que se omitió realizar el examen de fondo y no se tuvo en cuenta lo indicado en su “escrito de advertencia”. Agregan que la Superintendencia debió aplicar el artículo 137 de la Decisión 486 ya que conocía, con anterio-ridad a la concesión del registro de la marca acusada, la existencia del nombre y de la enseña comercial “LE COLLEZIONI” que usa en Ecuador. - De conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486, la autoridad nacional competente debe anular el registro marcario cuando ha sido concedido en contravención de lo previsto en los artículos 134 y 135, lo


cual se aplica en este caso, puesto que es evidente la mala fe con que actuó la sociedad EXECUTIVE S.A. C. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. En su contestación a la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio señala que:

- Que, la resolución impugnada no incurrió en violación de las normas de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

- Que, lo invocado por las demandantes como “derechos

presuntamente adquiridos no fue demostrado oportunamente dentro de la actuación administrativa surtida dentro del Expediente Nº 03-035464”.

- Que, “para que el nombre comercial sea protegido en el

trámite de una solicitud de registro de marca deben cumplirse con dos requisitos: i) el interesado sobre quien pesa la carga de la prueba, debe presentar oportunamente, dentro del trámite de registro de la marca, las observaciones a que haya lugar; y, ii) el interesado debe allegar los elementos probatorios tendientes a demostrar su interés legítimo y su mejor derecho, es decir, acreditará la existencia y continuidad del derecho sobre el nombre comercial”. Agrega que, “además de lo anterior las pruebas oportunas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro de la marca”.

- Que, “la parte actora, sobre quien pesaba la carga de la

prueba, no presentó dentro de las actuaciones administrativas adelantadas en el Expediente Nº 03-035464 las observaciones correspondientes tendientes a proteger su pretendido derecho sobre el nombre comercial. De tal suerte


que la Superintendencia de Industria y Comercio actuó conforme a las herramientas de convicción obrantes dentro de la actuación administrativa”.

D. TERCERO INTERESADO. EXECUTIVE S.A. contestó la demanda en los siguientes términos:

- Si bien el artículo 150 de la Decisión 486 dispone que se deberá realizar el examen de registrabilidad se hayan o no presentado oposiciones, “no existe norma que obligue a la Superintendencia de Industria y Comercio a adoptar decisiones con base en documentos y escritos allegados al expediente, que se no hayan presentado como una oposición y/o como una prueba de la misma”.

- “Es indiscutible que la marca… `LE COLLEZIONI’ y

el signo distintivo del demandante son idénticos, razón por la cual no tiene ningún sentido entrar a realizar un análisis de similitud, por cuanto la identidad es evidente”.

- Que, conforme al artículo 154 de la Decisión 486, la

doctrina y la jurisprudencia, el derecho sobre un signo distintivo se ejerce exclusivamente sobre el territorio en el que la Oficina Competente tiene jurisdicción. Por lo cual, no es posible extender la protección del nombre comercial “LE COLLEZIONI” del demandante de Ecuador a Colombia.

- Que, “la única alternativa que la normatividad (sic) permite

en este caso, para hacer extensiva la protección de un país a otro miembro de la Comunidad Andina, es a través del mecanismo de la Oposición Andina, la cual, como sabemos, exige el cumplimiento de una serie de requisitos para que sea procedente”.


- Que, en el presente caso, “el demandante no presentó oposición andina y, por lo tanto, no es posible que hoy, mediante una Acción de Nulidad pretenda extender la protección de la cual supuestamente goza en Ecuador a Colombia, puesto que… uno de los principios sobre los cuales se basa nuestro derecho de propiedad industrial es la territorialidad”. Concluye que, como la demandante, en su oportunidad, no plateó la oposición andina, “no le asiste derecho ni legitimidad alguna para pretender que la marca LE COLLEZIONI válidamente registrada (…) sea anulada”.

- Que, “al igual que la normatividad (sic) sobre Propiedad

Industrial, la de Competencia Desleal también atiende al principio de territorialidad, razón por la cual el artículo 137 mencionado por el demandante, tampoco es procedente en este caso”. Ello porque “se trata de empresarios que no concurren en el mismo mercado y porque no es posible extender la normatividad (sic) de competencia desleal a territorio diferente al colombiano. Este caso, el demandante pretende hacer valer los derechos que cree tener en Ecuador como si éstos también fueran válidos en Colombia, sin cumplir con los requisitos establecidos para poder ejercer tales derechos”.

- Que, es inadmisible que el demandante afirme que el registro

de la marca LE COLLEZIONI (mixta) fue efectuado de mala fe, “sin probar desde ningún punto de vista la supuesta Mala Fe que alega, dejando así sin fundamento su argumento”.

IV. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordena-miento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.


V. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser Interpretadas. El Juez Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal b), 137 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De oficio, este Tribunal interpretará, adicional-mente, los artículos 134 literales a) y b), 190 y 200 de la Decisión 486. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, mono-gramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos.

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:


(…) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (…) Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. (…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (...) Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un esta-blecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comer-cial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimien-to, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.


(…) Artículo 200 “La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las dis-posiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacio-nales de cada País Miembro.” (…)”. 1. La marca y los requisitos para su registro. Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado, de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos:

• Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006. Marca: “TRANSPACK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Esta-do N° 2003-0044.

• Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre

de 2006. Marca: “USA GOLD”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de no-viembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0427.

En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente: “Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de dis-tintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comi-


sión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos”. Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normati-va, es decir, que un signo es irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad, de representación gráfica o de perceptibilidad. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. Este último aspecto tiene que ver con las causales de nulidad relativa contenidas en el artículo 136, literales a) y b), que analizaremos en el siguiente acápi-te. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo LE COLLEZIONI (mixto) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregis-trabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 2. La irregistrabilidad de signos por identidad o simili-tud con nombres comerciales y enseñas comerciales. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de signos distintivos. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo LE COLLEZIONI (mixto) registrado en Colombia y el nombre y enseña comercial LE COLLEZIONI (denominativo compuesto) utilizado en Ecuador. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregis-trabilidad de signos por identidad o similitud con nombres comerciales y enseñas comerciales, y a las reglas para el cotejo de signos distintivos.


Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina, consagran causales de irregistrabilidad relacionadas específicamente con el requisito de distintividad. Estable-cen: 1) que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para produc-tos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Y 2) que no son registrables sig-nos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido o a una enseña comercial, si su uso pudiere originar riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los sig-nos distintivos según su grado de notoriedad.16 Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifes-tado lo siguiente: 16 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPOR-TANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distin-tos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.


“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adqui-rir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aun-que diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del produc-to, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empre-sa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008.Marca: Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, publi-cada en Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anterior-mente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se


debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para el cotejo de signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

• La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

• En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesi-

vo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumi-dor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

• Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya

que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

• Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse

en el lugar del presunto comprador, pues un elemento impor-tante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Ofi-cial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de


2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos compuestos. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo LE COLLEZIONI (mixto) registrado en Colombia y el nombre y enseña comercial LE COLLEZIONI (denominativo compuesto) utilizado en Ecuador. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos y denominativos compuestos. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: “sugestivos” que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y “arbitrarios” que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Es así que, dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”. (Proceso 13-IP-2001, caso “BOLIN BOLA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001). Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de


los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 01 de agosto de 2002). De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999). El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflic-to. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la com-paración entre signos denominativos:

• Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin des-componer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferen-ciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.


• Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a compa-rar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difí-cil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evi-dente.

• Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto in-

dica la sonoridad de la denominación.

• Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denomi-nativo. 4. El nombre comercial, su protección y su prueba. En el presente caso, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado al nombre comercial, en virtud a que uno de los signos sobre la base del cual se solicitó la nulidad de la Resolución Nº 5656 que otorgaba el registro de la marca LE COLLEZIONI (mixta) es el nombre co-mercial LE COLLEZIONI utilizado en Ecuador. El artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como “cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una em-presa, o a un establecimiento mercantil (…)”, por lo que se puede indi-car que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial correspondiente y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. En el Proceso 78-IP-2011, el Tribunal se ha pronunciado sobre las características del nombre comercial de la siguiente manera: “(…)


• El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.

Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a una cuestión conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se encuentra plasmado en el Título XI de la Decisión 486.

• Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.

• El nombre comercial es independiente de la razón social de la

persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un co-merciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nom-bres comerciales diferentes de ella.

• El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón

o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.

• La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del

comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso.

Protección del nombre comercial. Los artículos 191, 192 y 193 establecen el sistema de protección al nombre comercial. De donde se evidencia que dicha protección puede derivar de su registro o depósito o de su uso efectivo. El artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuente-mente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte el artículo 193 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la Oficina Nacional Competente


tiene un carácter declarativo, sin embargo, conforme se tiene dicho, el derecho al uso exclusivo sólo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamen-tar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”. (Proceso 45-IP-98, marca: IMPRECOL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 581, de 12 de julio de 2000). Este Tribunal también ha manifestado que “(...) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (…). Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efecti-va de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”. (Proceso 45-IP-98, ya citado). Conforme a las indicadas disposiciones, la protección al nombre comer-cial en el Derecho Comunitario Andino no deriva solamente del registro o del depósito, sino que basta el uso del mismo. Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...). La simple alegación del uso no habilita al posee-dor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facili-dad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. (Proceso 3-IP-98,


marca: BELLA MUJER, publicado en la Gaceta Oficial Nº 338, de 11 de mayo de 1998). La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo a la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial son las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de audi-toría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos, entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, alma-cenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publi-cidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. (…)”. 4.1 Ámbito de protección del nombre comercial. En el presente caso, se solicitó la nulidad de la Resolución Nº 5656 que otorgaba el registro de la marca LE COLLEZIONI (mixta) en la República de Colombia en base al nombre y enseña comercial LE COLLEZIONI utilizado en el Ecuador. Como se señaló, la protección del nombre comercial se deriva de su uso real y efectivo en el mercado, asimismo, le serán aplicables, en lo que corresponda, las normas relativas a las marcas. El principio de territorialidad: El territorio es un limitante natural del ámbito de protección de la marca registrada. El registro de una marca no implica el otorgamiento de un derecho que pueda ser oponible de manera universal porque, en


principio, no se trata de un derecho que se pueda oponer erga omnes en cualquier parte del mundo. El público consumidor es un sujeto pasivo que se encuentra en un terri-torio, por lo que los efectos jurídicos que emanan de una marca siempre están limitados a un territorio determinado. El registro de una marca consolida el derecho sobre ella en el territorio del país en donde se re-gistró. En consecuencia, en líneas generales, el derecho al uso exclusivo de la marca se circunscribe al ámbito territorial.

Al respecto, el autor Jorge Otamendi ha señalado que: “El va-lor de la marca, el derecho exclusivo que su registro otorga, se circunscri-be al ámbito territorial (…). Ni la marca registrada tiene esa exclusi-vidad más allá de las fronteras de nuestro país, ni las marcas registra-das en el extranjero gozan de ese derecho en nuestro país. La cuestión no ofrece dudas y ya fue decidida hace muchos años por la Corte Su-prema (1048). El titular de la marca en nuestro país, diferente del titular de la misma marca en el extranjero, puede impedir su ingreso en nuestro territorio. El producto foráneo podrá ser "original" en el ex-tranjero, pero no lo será en nuestro país (1049). Y no podrá ser vendi-do aquí. Aunque puede suceder también que el titular de la marca registrada localmente autorice su utilización a un tercero, o bien permi-tirle sólo a él que importe productos del extranjero con dicha marca. Éste es el derecho del titular de la marca registrada en nuestro país, que podrá ejercer como cualquier otro titular”.17 Siguiendo la misma línea, el autor Ricardo Metke Méndez ha señalado que: “Los derechos de propiedad industrial nacen a la vida jurídica, por regla general, mediante un acto concesional de la autoridad administra-tiva competente en el país de que se trate, que en el caso colombiano es la Superintendencia de Industria y Comercio. Al constituirse tal dere-cho, la ley le brinda protección a su titular y lo faculta además para ejercer las potestades propias de ese derecho. La protección jurídica y el 17 Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2003, p. 207.


ejercicio del derecho se encuentran limitados al territorio del país en que se otorga la concesión. Sus efectos no pueden proyectarse más allá de las fronteras del respectivo Estado, entre otras razones, por cuanto el acto administrativo de concesión del derecho, por haber sido expedido por una autoridad nacional, está restringido al territorio en que es compe-tente dicha autoridad. Se dice entonces que los derechos de propiedad industrial se rigen por el principio de la territorialidad”18. El principio de territorialidad en la Decisión 486: De una interpretación sistemática de los artículos de la Decisión 486, se concluye que el principio de territorialidad se asume en dicha norma, ya que siempre se refiere al “territorito del País Miembro”, y nunca al “territorio de la subregión”, de la siguiente manera: “(…) Artículo 20.- No serán patentables:

a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesaria-mente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o adminis-trativa que prohíba o que regule dicha explotación;

(…) Artículo 116.- No serán registrables:

b) los diseños industriales cuya explotación comercial en el te-rritorio del País Miembro en que se solicita el registro de-ba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público. A estos efectos la explotación comercial de

18 Ricardo Metke Méndez, Lecciones de propiedad industrial, Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie), Editorial Diké, Medellín, 2001, p.28.


un diseño industrial no se considerará contraria a la mo-ral o al orden público sólo por razón de existir una dis-posición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;

(…) Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas. (…) Artículo 215.- Los Países Miembros prohibirán la utilización de una denominación de origen que identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la denominación de origen en cuestión, incluso


cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas. Los Países Miembros no podrán impedir el uso continuado y similar de una denominación de origen de otro país, que identifique vinos o bebidas espirituosas con relación a productos o servicios, por alguno de sus na-cionales que hayan utilizado esa denominación de origen de manera continua para esos mismos productos o servicios, u otros afines, en el territorio del respectivo País Miembro durante 10 años como mínimo antes del 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha. (…) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: (…) h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una fran-quicia o licencia del signo en determinado territorio; o, (…)”. A manera ilustrativa, podemos observar que el artículo 159 de la Deci-sión 486 regula la coexistencia en la Subregión de registros sobre mar-cas idénticas o similares a nombre de titulares diferentes. De ello se infiere que el espíritu de la norma andina no es extender la protección al “territorio de la Subregión”, por el contrario, cuando la norma prohíbe la comercialización de los productos y/o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, está protegiendo los derechos de ambos titulares, pero dentro de su propio territorio. Por tanto, la norma andina delimita la protección de los derechos que confie-re el registro de una marca al territorio de los Países Miembros.


Excepciones al principio de territorialidad: Sobre las excepciones al principio de territorialidad, la jurisprudencia del TJCA ha identificado dos supuestos: A. La marca notoria: Al respecto, este Tribunal ha señalado que: “En relación con el princi-pio de territorialidad y de conformidad con el artículo 229, literal a), un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado” (Proceso 30-IP-2011). El Tribunal, al interpretar anteriores Decisiones, sobre el tema ha manifestado que “la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera aún más ampliada. En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136 literal h) de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido” (Proceso 43-IP-2012). “La Decisión 486, establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, respecto de los que no han alcanzado dicha notoriedad, que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial” (Proceso 30-IP-2011). Sobre este punto, el autor Ricardo Metke Méndez ha señalado que: “La protección de las marcas está limitada por ciertos factores. En primer término, por un factor territorial. Según el llamado principio de


territorialidad, las facultades inherentes al derecho de exclusiva se cir-cunscriben al territorio en el cual se reconoce la propiedad sobre la mar-ca. En los países donde la propiedad se adquiere mediante la inscripción registral, es claro que los efectos del registro, concedido por una autori-dad nacional, están limitadas al país en el cual tenga competencia dicha autoridad y no pueden extenderse más allá de sus fronteras. (…) La importancia de la marca notoria radica entonces en su régimen de pro-tección que, frente al de la marca ordinaria, es excepcional. (…) El titular de una marca notoria, a pesar de no contar con un registro en el país de que se trate, ni haber presentado una solicitud, goza de ciertas prerrogativas legales que lo facultan para impedir el registro de la mis-ma marca a favor de un tercero y aún para solicitar la nulidad del registro, en caso de que se hubiera concedido. Constituye igualmente una excepción al principio de territorialidad. En virtud de este principio, los efectos del registro de una marca se circunscriben al territorio del país en que fue concedido. En el caso de la marca notoria, su titular puede ejercer ciertas facultades inherentes al derecho de exclusiva en un segun-do país en donde carece del registro correspondiente”19. B. La oposición andina: La segunda excepción al principio de territorialidad la constituye la “oposición andina”, regulada en el artículo 147 de la Decisión 486. Al respecto, este Tribunal ha señalado que: “La Decisión 486, en el artículo 147, amplia el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando con esto el principio de territorialidad en el derecho de marcas, ya que es posible, igualmente presentar oposi-ciones en un País Miembro con base en solicitudes o en registros marca-rios concedidos en los demás Países Miembros (…)”. (Proceso 46-IP-2007. Marca: “UNIQUE” (denominativa), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1530, de 14 de agosto de 2007).

19 Ricardo Metke Méndez, Lecciones de propiedad industrial, Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie), Editorial Diké, Medellín, 2001, pp. 129-130 y 132.


Cabe señalar que el artículo 147 de la Decisión 486 exige que se de-muestre un “interés real” por parte del opositor, interés que se traduce en que el opositor deberá solicitar el registro de sus signos ecuatorianos en Colombia al momento de presentar la oposición andina. A contrariu sensu, si la protección fuera sobre todo el “territorio de la subregión”, el artículo 147 no exigiría la demostración de un “interés real”. En el presente caso, se alegó la protección en Colombia, de un nombre y enseña comercial utilizados en Ecuador. Sin embargo, este Tribunal observa que la denominada “oposición andina” fue presentada en Co-lombia fuera del plazo, ya que las demandantes “desafortunadamen-te, cuando tomaron conocimiento de la solicitud de registro presentada por EXECUTIVE S.A., la fecha para presentar oposición contra dicho registro, con fundamento en el artículo 147 de la Decisión 486, por el uso anterior del nombre y enseña comercial, ya había vencido”. Dentro del Proceso 46-IP-2007, este Tribunal ha señalado que, la normativa comunitaria establece un plazo perentorio de 30 días siguien-tes a la fecha de publicación para presentar oposiciones y, en consecuen-cia, se aplicará este plazo para presentar “oposiciones andinas”, con base en el interés legítimo que establece el artículo 147 de la Decisión 486. No obstante, aunque el plazo para la presentación de la oposición an-dina se encontraba vencido, la demandante ha presentado un “escrito de advertencia” antes que se concediera el registro que ahora está impugnando, por lo que el Juez Consultante deberá analizar las prue-bas presentadas, a efectos de dilucidar si las mismas podrían ser indi-cios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, como analizaremos más adelante.


Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial: En numerosa jurisprudencia del Tribunal, por ejemplo, dentro del Proceso 96-IP-2009, se ha señalado lo siguiente: “El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…). A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. En efecto, la protección al nombre y enseña comercial se otorga cuando se prueba su uso real y efectivo en el mercado (y no por su mero registro). Por tanto, el nombre y enseña comercial del Ecuador, podría tener pro-tección en Colombia, si se prueba su uso real y efectivo en el mercado colombiano. 5. El ámbito de protección de la enseña comercial. En el presente caso, se alega la enseña comercial LE COLLEZIONI utilizada en el Ecuador, a fin de anular la resolución administrativa Nº 5656 que otorgó el registro de la marca LE COLLEZIONI


(mixta) en Colombia. En consecuencia, es necesario referirse al ámbito de protección de la enseña comercial en el marco de la Decisión 486. En el Proceso 78-IP-2011, el Tribunal se ha pronunciado sobre las características de la enseña comercial de la siguiente manera: “(…) La Decisión 486 no trae una definición normativa de enseña comercial. Se limita a disponer en el artículo 200, Título XI, “De los Rótulos o Enseñas”, que: “La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro”. La enseña comercial se ha definido de la siguiente manera: “La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil”.20 El anterior concepto de enseña, se encuentra cobijado dentro del estable-cido en el artículo 190 de la Decisión 486 sobre nombre comercial, ya que éste se refiere también a cualquier signo que identifique a un esta-blecimiento mercantil. Surge la pregunta obligada: ¿el nombre comercial y la enseña comercial son lo mismo? No, pues el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica un establecimiento mer-cantil. El Tribunal advierte, que la intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos Títulos diferentes, X y XI, para tratar las figuras 20 PACHÓN MUÑOZ Manuel. “MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”. Pág. 127. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984. Igualmente, algunas legislaciones de los Países Miembros definen la enseña comercial de la misma manera. Se puede ver el artículo 583, numeral 5. “CÓDIGO DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA”, que dispone: “Se entiende por enseña el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento”.


de manera independiente. El legislador comunitario, incurrió en una imprecisión al extender el concepto de nombre comercial, tal y como se determinó en el mencionado artículo 190. No obstante ello, la diferenciación es meramente conceptual, ya que las normas que regulan la protección y el depósito de las figuras son las mismas. Además, el propio artículo 200 dispone que la protección y el depósito de las enseñas y los rótulos se regirán por las normas relativas al nombre comercial. Por lo tanto, lo que se determinó en relación con la protección del nom-bre comercial es aplicable igualmente a la protección de la enseña comer-cial; la cual, se soporta en dos factores:

1. Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar.

2. Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al

registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. (artículo 136, literal b, de la Decisión 486).

(…)”. 6. Mala fe en la obtención de registros marcarios. En vista de que en el proceso interno se debate el hecho de si el registro fue solicitado con presunta mala fe, este Tribunal considera oportuno referirse al tema, sobre la base de lo ya manifestado en la jurisprudencia dentro de los Procesos 126-IP-2009 y 129-IP-2009. La buena fe es un principio general de derecho y sustento de todo orde-namiento jurídico. Este Órgano Comunitario ha manifestado, sobre la buena fe, que:


“El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriqueci-miento sin causa, constituye uno de lo pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho. Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro”. (Proceso 65-IP-2004, marca: TAPA ROJA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1102, de 6 de agosto de 2004). En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal en su jurisprudencia ha soste-nido que “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”. (Proceso 3-IP-99, marca: LELLI publicado en la Gaceta Oficial Nº 461, de 2 de julio de 1999). Asimismo, ha manifestado que: “Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el orde-namiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”. (Pro-ceso 3-IP-99). En el régimen marcario andino, la sanción de la mala fe por la vía de la declaración de nulidad del acto administrativo de registro se estableció


con la Decisión 344, empero, el Tribunal ha expresado que aunque en la Decisión 313 no se consagró la mala fe como causal de nulidad del registro, la buena fe es un principio general del derecho y, por lo tanto, la mala fe en dicho ámbito normativo también sería causal de nulidad. El literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 impide la subsistencia de un registro marcario que, no obstante su apariencia de legalidad, haya sido obtenido infringiendo elementales principios de comportamien-to en la vida comercial (numeral 1) o, que tienda a la desviación de la función o propósito del derecho subjetivo concretado en el registro de una marca (numeral 2°)21. De igual forma, el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente en vigen-cia, contempla como causal de nulidad de un registro marcario la “mala fe”. Pues, en efecto, como lo ha señalado la jurisprudencia de este Tri-bunal, “la buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actua-ción se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nuli-dad del registro marcario.” (Proceso 109-IP-2007, marca: LOMA’S (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N° 1581, de 4 de febrero de 2008). Conforme a lo anterior, si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, a contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta, propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro del signo, en tanto que debe protegerse no sólo al titular de la marca registrada, sino al público en general, consumidor de los bienes y servicios. En consecuencia, es necesario que el solicitante de un registro marcario haya obrado de buena fe al momento de solicitar el registro. Lo contra-rio supone las siguientes consecuencias:

21 “Esta norma implícitamente pretende castigar a quien, abusando de la credibilidad y confianza del titular de la marca, la registra en cualquier otro País Miembro subrepticiamente, sin el cono-cimiento del titular en el extranjero, tipificándose así la figura de la competencia desleal”.


a. Desconocer el derecho de prelación obtenido por la presen-tación de su solicitud de registro;

b. Denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486; o,

c. Sancionar con la nulidad el registro obtenido de mala fe. La prohibición de registro contemplada en el literal d) del artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero; en estos casos, como se indicó, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado. Quien alega el mencionado literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 debe probarlo. En otras palabras, es una causal de nulidad relativa, el registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, en tanto que se quiere precautelar el derecho del titular legítimo de la marca, de quien, aprovechándose de ser o haber sido su representante, distribuidor o su autorizado, ejerce acciones mercantiles con su marca y pretende beneficiarse de ella, por el conocimiento que tenía del signo y de la relación comercial con el verda-dero titular. Asimismo, se pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría generar el riesgo de confusión y/o de asociación. El juez consultante, al momento de resolver el proceso, deberá determi-nar si la conducta reprochada entra o no en el supuesto contemplado en el literal d) del artículo 136, verificando, conforme obre en autos, si se trata de un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido, entendiéndose por represen-tante a la persona que promueve y concierta la venta de los productos de una empresa, a su nombre, es decir, debidamente autorizada por ésta; y por distribuidor al encargado de distribuir los productos producidos por ésta, es decir, a quien reparte un producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba comercializarse.


Conforme a lo anterior, si la conducta no encajase en el supuesto de la prohibición contemplada en el literal d) del artículo 136, el juez consul-tante deberá revisar si el registro solicitado se hubiese invocado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, conforme al artículo 137 de la Decisión 486. Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486. El presente tema será abordado por el Tribunal, en virtud a que la sociedad demandante manifiesta que se violó el artículo 137 de la Deci-sión 486. Estos criterios han sido vertidos por este Tribunal dentro de los, ya citados, Procesos 126-IP-2009 y 129-IP-2009. El artículo 137 de la Decisión 486 dispone que: "Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de com-petencia desleal, podrá denegar dicho registro". Al efecto, la demandante ha presentado un “escrito de adverten-cia” antes que se concediera el registro que ahora está impugnando, por lo que el juez nacional deberá analizar las pruebas presentadas, a efec-tos de dilucidar si las mismas podrían ser indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. De conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácti-cas honestos. Según lo establecido en el artículo 259 literal a) de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, "cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor".


Es de la propia realidad del tráfico de donde surgen esas normas de comportamiento leal y honesto que constituyen una plasmación concreta del principio general de la buena fe en el campo del derecho mercantil. En ese sentido, el sujeto que en su actuación en el tráfico mercantil no se ajuste a este modelo de comportamiento ideal ha de soportar el rechazo de su conducta por no acomodarse al principio de la buena fe. Dentro de este esquema, los signos distintivos de la empresa constituyen un mecanismo regulador del mercado, al asegurar la necesaria transpa-rencia de éste, circunstancia que, sin duda, redunda en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí, sino también de los consumido-res en general. El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someter-se a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquéllas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confu-sión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, propiciar una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que pertenece. En ese sentido, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesa-rio que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. Al respecto, cabe precisar que si bien los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o con-fundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competen-cia comercial. En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida22. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá analizar los medios probato-rios presentados, tomando en cuenta aquellos idóneos para acreditar el 22 La imitación o “copia servil” de una marca previamente conocida.


conocimiento previo del nombre y enseña comercial LE COLLE-ZIONI utilizada en el Ecuador por parte de la solicitante EXECU-TIVE S.A. de Colombia. 7. Examen de registrabilidad. La autonomía de las ofi-cinas de registro marcario. En el presente caso, la demandante señala que se vulneró el artículo 150 de la Decisión 486, ya que se omitió realizar el examen de fondo y no se tuvo en cuenta lo indicado en su “escrito de advertencia”. Por otro lado, EXECUTIVE S.A. contestó la demanda manifestando que si bien el artículo 150 de la Decisión 486 dispone que se deberá realizar el examen de registrabilidad se hayan o no presentado oposiciones, “no existe norma que obligue a la Superintendencia de Industria y Comercio a adoptar decisiones con base en documentos y escritos allegados al ex-pediente, que se no hayan presentado como una oposición y/o como una prueba de la misma”. Al respecto, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que: “Ven-cido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presen-tado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevar-se a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposicio-nes; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el regis-tro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Al respecto, este Tribunal ha manifestado: “La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas


no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.” 23 Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina corres-pondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión en estudio. De la misma forma, será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenori-zado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Asimismo, en anteriores providencias, el Tribunal ha establecido ciertas características aplicables al examen de registrabilidad, a saber: El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales24 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pro-nunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: 23 Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de 2003. Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-NIDAD ANDINA. 24 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviem-bre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005.


1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabili-dad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere so-licitud expresa de un tercero.

2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacio-

nal Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el sig-no solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de

terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artí-culo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idénti-co o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada pa-ra registro o registrada por un tercero, para los mismos pro-ductos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”25.

La autonomía de las oficinas de registro marcario. El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado:

25 Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas. En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Regis-tro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de regis-trabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Compe-tentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prio-ridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Marca denominativa “MONARC-M”, publi-cado en la Gaceta Oficial N° 1553, de 15 de octubre de 2007). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registra-bilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Esto quiere decir, que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución res-pectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las deci-siones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presen-tadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado ya sobre signos idénticos o simi-lares.


No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas accio-nes judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA CONCLUYE:

4. El Juez Consultante debe analizar si el signo solicitado LE COLLEZIONI (mixto) cumple con los requisitos de regis-trabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

5. No son registrables como marcas los signos que, en relación

con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre y/o enseña comercial protegidos, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

6. En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en

cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tra-tarse de un signo denominativo compuesto, comparado con sig-


nos mixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Si el elemento pre-ponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la compara-ción entre signos denominativos. Si el elemento preponderante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión.

4. El nombre comercial identifica a una persona natural o a

una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protec-ción del nombre comercial deriva de su uso real y efectivo en el mercado o de su registro en la oficina nacional competente previa comprobación de su uso real y efectivo. Cabe derivar que la protección y efectos de los derechos de propiedad in-dustrial se circunscriben al territorio del País Miembro en que tales derechos son reconocidos, de modo que el derecho al uso exclusivo de los nombres comerciales, adquirido por el primer uso que de ellos se haga en el comercio, tiene al-cance en todo el territorio del País Miembro donde se ad-quiere.

La protección y efectos de los derechos de propiedad industrial se circuns-criben al territorio del País Miembro en que tales derechos son reconoci-dos, de modo que el derecho al uso exclusivo de los nombres comerciales, adquirido por el primer uso que de ellos se haga en el comercio, tiene alcance en todo el territorio del País Miembro donde se adquiere.

5. La enseña comercial es aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil. De conformi-dad con el artículo 200 de la Decisión 486, la protección y el depósito de las enseñas comerciales se regirán por las normas relativas al nombre comercial. En consecuencia, la protección de dicho signo distintivo se soporta en dos facto-res:


a) Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar.

b) Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al

registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

6. La buena fe es un principio general de derecho que debe go-

bernar todas las actuaciones. Si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto admi-nistrativo por el cual se obtuvo el registro, contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta. Para determinar si una per-sona obró con mala fe es necesario que su actuación sea con-secuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. La mala fe debe ser probada por quien alega que ésta existió.

Quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados, tomando en cuenta aquellos idóneos para acreditar el conocimiento previo del nombre y enseña comercial LE COLLEZIONI utilizada en el Ecuador por parte de la solicitante EXECUTIVE S.A. de Colombia.

7. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfa-


vorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motiva-da, la que deberá ser notificada al peticionario.

Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características:

• Debe ser de oficio. • Es integral. • Se debe plasmar en una resolución debidamente

motivada. • Es autónomo.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Con-tencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso inter-no, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO


TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gustavo García Brito SECRETARIO Sentencia relacionada: Proceso 123-IP-2012, interpretación prejudicial de los artículos 190, 191, 192, 193, 224, 225, 226, 228, 229, 230, y 231 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; NOMBE COMERCIAL: “DULEZZA Más que una heladería” (mixto); 20/11/2012; GOAC Nº 2169 de 20 de marzo de 2013.

LEMA COMERCIAL Aplicación de las normas sobre marcas al registro de lemas comerciales. Requisitos para el registro de un lema comercial. PROCESO 059-IP-2012 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal a), 136 literales a), b) y h), 154, 175, 177, 179, 190, 191, 192, 224, 225 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Lema comercial: MAC POLLO, ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA (denominativa). Actor: sociedad MCDONALD’S INTERNATIONAL PRO-PERTY COMPANY LTD. Proceso interno Nº 2010-00052. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil doce. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencio-so Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº 2010-00052; El auto de 12 de septiembre de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudi-cial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Esta-tuto; y,


Los hechos señalados por el consultante, complementados con los docu-mentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno. Demandante: sociedad MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la Repúbli-ca de Colombia. Terceros interesados: sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A. y sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOM-BIANAS LTDA.

b) Hechos. 1. El 23 de mayo de 2006, la sociedad AVIDESA MAC PO-LLO S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Super-intendencia de Industria y Comercio, el registro del lema comercial MAC POLLO, ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA para acompañar a su marca figurativa registrada mediante certificado Nº 273592, para distinguir productos comprendi-dos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 565 de 30 de junio de 2006. Contra dicha solicitud presentó oposición la sociedad MANUFAC-TURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA. sobre la base de sus marcas registradas: MAC (denominativa) y (mixta) para distinguir productos de las Clases 29, 30 y 31, GUISAMAC (denominativa) y (mixta) para distinguir productos de la Clase 30; y, de sus solicitudes anteriores MI AMIGO MAC (mixta) para distin-guir productos de las Clases 29 y 30 MAC (mixta) para distinguir productos de las Clases 29 y 30 y MANUFACTURAS ALI-MENTICIAS COLOMBIANAS PRODUCTOS MAC (mix-ta) para distinguir servicios de la clase 43; y, de su nombre comercial


MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS MAC. También presentó oposición la sociedad MCDONALD’S INTER-NATIONAL PROPERTY COMPANY LTD. sobre la base de varias de sus marcas, sin embargo, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, aclaró que la comparación se realizaría sobre la base de las siguientes marcas: McPOLLO, MC DONALD’S, MCCAFE, Mc, MCCOMBO, MCD. LT., McENTREGA, MCFLURRY, McINTERNET, MC JU-NIOR, MCMENU, McMUFFIN, McNIFICA, McNUG-GETS, McOFERTA, MCSALAD SHAKER, MCPAPAS, MCDONALDLANDIA, McDONALD’S McCRISPY, RO-NALD MACDONALD, FUNDACIÓN INFANTIL RO-NAL MCDONALD, BIG MAC (mixta), McDONALD’S EXPRESS (mixta) y MC WORLD (mixta), registradas para distinguir productos de las Clases 29, 30, 31 y 32 y servicios de las Clases 40, 42 y 43. 3. Por Resolución Nº 14509 de 30 de marzo de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundadas las oposiciones presentadas y concedió el registro del lema comercial solicitado. Contra dicha Resolución interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación las sociedades MCDO-NALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD., MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOM-BIANAS LTDA. Y AVIDESA MAC POLLO S.A. 4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 24091 de 14 de mayo de 2009, confirmó la Resolución impugnada. 5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 36375 de 22 de julio de 2009, confirmó, también, la Resolución Nº 14509. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.


6. La sociedad MCDONALD’S INTERNATIONAL PRO-PERTY COMPANY LTD. interpuso demanda contencioso admi-nistrativa contra las mencionadas resoluciones.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda. La sociedad MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos: 1. Las Resoluciones impugnadas violan el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 ya que el lema comercial solicitado es “similarmente confundible con la marca McPollo, solicitada a registro el 16 de octubre de 1992 y vigente hasta el 28 de noviembre de 2010 (…)”. 2. En el signo solicitado el elemento predominante es MAC POLLO “que ocupa una posición central, resaltada y prevalente en el conjunto”, por lo que no es admisible el criterio de la Administración de que “la estructura gráfica de la marca FIGURATIVA a la cual se ata el lema comercial, es decir, la silueta de un pollo dentro de marco circular, es un factor de diferenciación”. Además, que el análisis debe realizarse sobre el lema comercial “sin que se involucrara en este debate la presen-cia o no de un elemento figurativo”. 3. Sin embargo, se refiere al tema resaltando que “la marca FIGU-RATIVA, dada su simplicidad, no impacta visualmente al consumi-dor, para ofrecer distintividad al lema que ampara (…)”. 4. Afirma que tiene “derechos exclusivos sobre la expresión McPO-LLO en su conjunto, y que la expresión POLLO que usa AVIDE-SA para identificar pollo, no ofrece al lema controvertido valor distinti-vo alguno para evitar que el consumidor la tome como parte de la fami-lia de marcas Mc (…) dado que MAC y MC presentan identidad fonética y conceptual, y más aún entre los signos McPOLLO y MAC POLLO”.


5. Los signos en conflicto “se dirigen a identificar productos alimenticios que comparten la misma finalidad, naturaleza y canales de comerciali-zación”. 6. No se cumplen los requisitos para que el signo solicitado sea conside-rado como una derivación de la marca de AVIDESA MAC PO-LLO. 7. Las marcas Mc y McDonald’s “son notoriamente conocidas en el territorio colombiano y en el extranjero” y que estas marcas se encontra-ban registradas con anterioridad a la solicitud del lema comercial en cuestión; como también tiene registro de varias marcas “derivadas que se caracterizan por reivindicar como elemento esencial el prefijo Mc y MAC (…)”. 8. El lema comercial solicitado a registro origina “un grave riesgo de confusión en el mercado, en cuanto se reproduce el elemento esencial de la marca prioritaria (Mc o Mac, como se pronuncia en el mercado) y se imita la conformación de las marcas derivadas, particularmente si se tiene en cuenta que las marcas en conflicto concurren en el mismo sector del mercado de comidas rápidas (…)”. 9. Carece de fundamento el argumento de la Superintendencia cuando se refiere a que la expresión MAC o MC es común en apellidos de origen anglosajón conocidas en el medio pues “La expresión Mc no cuenta con un significado común en Colombia (…)” ya que “es un prefijo usado en apellidos anglosajones y no latinos (…)”. Es así que “la expresión Mc o MAC no pertenece al idioma castellano ni se ha incorporado, formal o informalmente, al lenguaje cotidiano colombiano. Por el contrario, la distintividad de la expresión Mc o MAC es tan evidente que, como se demostrará en este proceso, el público general la relaciona con los pro-ductos y servicios ofrecidos (…)” por McDonald’s. 10. Es falso que en Colombia sea común la expresión Mc o MAC.


11. Finalmente, afirma que “el intenso uso de las marcas derivadas de Mc de mi representada ha resultado en que la expresión Mc o MAC es reconocida como un indicador comercial de la familia de marcas (…)”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda manifestando que: 1. Con la expedición de las Resoluciones impugnadas “no se ha incu-rrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)” y que la Superintendencia al conceder el registro del lema comercial solici-tado “se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en mate-ria marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”. 2. Hace referencia a las marcas derivadas. 3. El lema solicitado a registro y la marca registrada “comparten el grafema MAC, entendido este de uso común que no es apropiable ni exclusiva por parte de empresario alguno, sin embargo al cotejar los signos encontramos que la similitud en el grafema no tiene la entidad necesaria para generar confusión o asociación en el público consumidor, pues al confrontar los signos se da la diferencia entre caracteres que presentan los dos tanto fonética como conceptualmente, es por ello que el lema solicitado está asociado con una marca figurativa dotada de carac-terísticas gráficas que la hacen novedosa, circunstancia que permite establecer que al emplearse el signo solicitado junto con la marca, sobre-salen elementos novedosos que le permiten al consumidor identificar los signos frente a otros signos previamente registrados sin generar confusión al consumidor”. 4. Respecto a la prohibición del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 entre el signo solicitado y el registrado “cuya notoriedad se invoca no media reproducción, imitación, traducción, transliteración o trans-cripción, por consiguiente, no se advierte riesgo de confusión asociación, aprovechamiento injusto del prestigio, dilución o pérdida del valor co-


mercial del signo notorio, por lo tanto, la marca objeto de solicitud no se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad (…) establecida en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 (…)”. 5. Por lo tanto, “los actos administrativos acusados (…) no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”.

e) Tercero interesado. La sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A., tercero intere-sado en el proceso, contestó la demanda argumentando: 1. Solicita la nulidad de las Resoluciones impugnadas por la deman-dante. 2. El lema comercial solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Dice que es un signo distintivo para productos de la Clase 29. 3. La expresión MAC “como miembro de la familia de marcas ‘MAC/MC’ de AVIDESA MAC POLLO, es consecuente con la estructura y la composición de esta familia de marcas (…)” por lo que es distinguible por el público consumidor. 4. Cita sus signos registrados aclarando que su marca está registrada en Colombia desde 1976, por lo que tiene derecho de prioridad. Además, afirma que, tiene derecho al uso exclusivo de la expresión MAC, pero que la Superintendencia ha manifestado en nuevas Resoluciones que la expresión MAC es “de uso común” recurriendo “a argumentos tan descabellados como que consiste en un prefijo común de los apellidos anglosajones, tan inusuales y desconocidos en Colombia”, razón por la cual considera que las Resoluciones impugnadas deben ser anuladas en vista a que si bien se le concedió el registro del lema comercial, al mismo tiempo se le cercenó “su derecho exclusivo e ilimitado sobre la expresión ‘MAC/MC (…)”.


5. Se debe extender la distintividad de lema comercial solicitado en vista a que contiene la partícula MAC/MC. 6. La familia de marcas “MAC/MC de AVIDESA MAC PO-LLO y el nombre comercial MAC POLLO son notorios, y mi poder-dante sí está en capacidad de probar (…) esta característica de sus signos distintivos”. 7. El lema comercial solicitado no está incurso dentro de la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal h) de la Decisión 486. La sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS CO-LOMBIANAS LTDA., tercero interesado en el proceso, contestó a la demanda argumentando: 1. Solicita la nulidad de las Resoluciones impugnadas. 2. Se violó el debido proceso en vista de que la Superintendencia no ha reconocido ni ha protegido “el mejor derecho que tiene mi representada del signo MAC como nombre comercial y de sus marcas MAC regis-tradas para las clases 29 y 30 y de la solicitud de su signo MANU-FACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS PRO-DUCTOS MAC (…)”. Y que fue creadora de este signo MAC desde 1979 por lo que tiene derecho al uso exclusivo del signo para las Clases 29, 30, 31 y 43, por lo que otro signo que contenga la expre-sión MAC no puede ser registrado. 3. El lema comercial solicitado “al ser fonéticamente, ortográfica y con-ceptualmente igual a la marca registrada MAC, presenta semejanzas que la hacen imposible de registrarse, por tanto no puede cumplir la función de distinguir los productos que ampara y al no cumplir este requisito, el signo se convierte en irregistrable”. 4. Fue creadora del signo MAC ya que este signo es la abreviación de su nombre comercial MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS. Cita sus registros y solicitudes.


5. Por las razones expuestas, las Resoluciones impugnadas violan los artículos 136 literales a) y b), 154 y 155 de la Decisión 486. 6. Existe conexión competitiva entre los productos que pretende distin-guir el lema comercial y los que distingue su marca. 7. La expresión MAC no es genérica ni descriptiva, más bien constitu-ye una expresión de fantasía. CONSIDERANDO: Que, las normas controvertidas en el presente proceso forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miem-bros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andi-na (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previs-to en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500); Que, la presentación de la solicitud de registro del lema comercial, MAC POLLO, ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA, fue el 23 de mayo de 2006, en vigencia de la Deci-sión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos contro-vertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo facultado por la norma comunitaria de oficio se interpretará los artículos 134 literal a), 136 literales a), b) y h), 154, 175, 177, 179, 190, 191, 192, 224, 225 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y,


Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) DE LAS MARCAS De los Requisitos para el Registro de Marcas Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a. las palabras o combinación de palabras; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (…)


h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente cono-cido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicita-rio. (…) De los Derechos y Limitaciones conferidos por la Mar-ca (…) Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adqui-rirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional com-petente. (…) DE LOS LEMAS COMERCIALES Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. (…) Artículo 177.- No podrán registrarse lemas comerciales que conten-gan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas. (…)


Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión. (…) DEL NOMBRE COMERCIAL Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un esta-blecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comer-cial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimien-to, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o simi-lar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nom-bres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera cau-sarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovecha-miento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. (…)


DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMEN-TE CONOCIDOS Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será prote-gido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplica-bles y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro. (…) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la pre-sentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servi-cios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promo-ver el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se apli-que; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que res-pecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;


f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una fran-quicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. (…)”.

2. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de lemas comerciales.

Es pertinente referirse al concepto de lema comercial y a los requisitos para su registro en vista a que el signo solicitado a registro y concedido consiste en el lema comercial MAC POLLO, ORGULLOSA-MENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA (denominativo). De acuerdo al artículo 175 segundo párrafo de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma. Sobre el lema comercial, el Tribunal ha expresado lo siguiente: “Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del produc-to o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al


lema comercial como “un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla desti-nado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará”. (Proceso 33-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 949, del 18 de julio de 2003, caso: “ONE STEP UP mixta”). Dentro del Proceso 160-IP-2011, el Tribunal ha señalado que tenien-do en cuenta que el lema comercial es accesorio a una marca, se deben tener en cuenta las siguientes precisiones:

• “Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe determi-nar la marca solicitada para registro o registrada con la cual se usará. (artículo 176 de la Decisión 486).

• El lema comercial no se puede transferir de manera indepen-

diente de la marca a la cual se asocia. (artículo 178 de la De-cisión 486). Por lo tanto, al transferirse el lema comercial, también debe transferirse la marca asociada.

• El lema comercial sigue la suerte de la marca asociada. Lo an-

terior, quiere decir que la vigencia del lema depende del de la marca asociada (artículo 178 de la Decisión 486).

• El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede

llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tan-to, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados. (artículo 177 de la Decisión 486)”. (Proceso 160-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. Nº 2053 de 22 de mayo de 2012, lema comercial: SÍ ES MUJER LATINA denominativo).

El Tribunal advierte que, de acuerdo al artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente,


son aplicables al registro de lemas comerciales. De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas co-merciales.

3. Requisitos para el registro de un lema comercial.

En consecuencia, los requisitos para el registro de los lemas comerciales son los siguientes: distintividad y susceptibilidad de representación gráfi-ca. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la percep-tibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia del lema comercial. Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido carac-terizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibu-jo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso 132-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1146, de 1 de diciembre de 2004, marca: DIADI-CON). Las características de los dos requisitos previstos para las marcas y que se aplican, como ya se advirtió, sobre los lemas comerciales, son: La distintividad, de acuerdo a lo manifestado por este Tribunal, “La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo del lema comercial le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular del lema comercial diferenciar sus productos y servicios de otros


similares que se ofertan en el mercado. Es muy importante tener en cuenta que el consumidor diferencia los productos y servicios en el mercado, atendiendo a la distintividad tanto de la marca como del lema comercial que lo acompaña. Esto quiere decir que la distintividad de la marca no se extiende al lema comercial; el análisis de distintividad que realiza la oficina de registro marcario debe ser particular para el lema comercial, ya que se pretende evitar que el público consumidor caiga en error al adquirir un bien o servicio”. (Proceso 160-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. Nº 2053 de 22 de mayo de 2012, lema comercial: SÍ ES MUJER LATINA). La susceptibilidad de representación gráfica, “es la posibilidad de que el signo a registrar como lema comercial sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es impor-tante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales”. (Proceso 160-IP-2011, ya citado). En conclusión, para que un signo sea registrado como lema comercial debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el lema comercial MAC POLLO, ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA (denominativo) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

4. El nombre comercial, su protección y su prueba.

Se abordará el tema del nombre comercial en virtud a que uno de los signos sobre la base del cual se presenta la oposición es el nombre comer-


cial MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIA-NAS PRODUCTOS MAC, y porque el tercero interesado sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A. argumenta ser propietaria del nombre comercial MAC POLLO. El artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como “cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una em-presa, o a un establecimiento mercantil (…)”, por lo que se puede indi-car que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial correspondiente y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. Características del nombre comercial. En el Proceso 96-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº 1796 de 18 de enero de 2010, marca: TRANSPACK (mixta), el Tribunal se ha pronunciado sobre las características del nombre comercial y ha ma-nifestado que éstas son:

• El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.

Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a una cuestión conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se encuentra plasmado en el Título XI de la Decisión 486.

• Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.

• El nombre comercial es independiente de la razón social de la

persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un co-merciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nom-bres comerciales diferentes de ella.


• El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.

• La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del

comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso.

Protección del nombre comercial. Los artículos 191, 192 y 193 establecen el sistema de protección al nombre comercial. De donde se evidencia que dicha protección puede derivar de su registro o depósito o de su uso efectivo. El artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuente-mente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte el artículo 193 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la Oficina Nacional Competente tiene un carácter declarativo, sin embargo, conforme se tiene dicho, el derecho al uso exclusivo sólo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamen-tar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”. (Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581, de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL). Este Tribunal también ha manifestado que “(...) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exi-


gencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (…). Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”. (Proceso 45-IP-98, ya citado). Conforme a las indicadas disposiciones, la protección al nombre comer-cial en el Derecho Comunitario Andino no deriva solamente del registro o del depósito, sino que basta el uso del mismo. Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...). La simple alegación del uso no habilita al posee-dor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facili-dad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. (Proceso 3-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 338, de 11 de mayo de 1998, marca: BELLA MUJER). La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo a la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial son las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de audi-toría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos, entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, alma-cenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publi-cidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.


5. Irregistrabilidad por identidad o simili-tud de signos. Riesgo de confusión y/o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el co-tejo entre signos distintivos.

En virtud a que en el proceso interno se debate si el lema comercial MAC POLLO, ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA (denominativo) es confundible con los signos sobre la base de los cuales se presenta la oposición pertenecientes a la sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA.: MAC (denominativa) y (mixta) para distinguir productos de las Clases 29, 30 y 31, GUISAMAC (denominativa) y (mixta) para distinguir productos de la Clase 30; y, solicitudes anteriores MI AMIGO MAC (mixta) para distinguir productos de las Clases 29 y 30, MAC (mixta) para distinguir productos de las Clases 29 y 30 y MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS PRODUCTOS MAC (mixta) para distinguir servicios de la clase 43; y, de su nombre comercial MANUFACTURAS ALIMEN-TICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS MAC. Y, si el lema comercial solicitado, es confundible con los signos sobre la base de los cuales se presenta la oposición y la demanda pertenecientes a la sociedad MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPER-TY COMPANY LTD.: McPOLLO, MC DONALD’S, MCCAFE, Mc, MCCOMBO, MCD. LT., McENTREGA, MCFLURRY, McINTERNET, MC JUNIOR, MCMENU, McMUFFIN, McNIFICA, McNUGGETS, McOFERTA, MCSALAD SHAKER, MCPAPAS, MCDONALDLAN-DIA, McDONALD’S McCRISPY, RONALD MACDO-NALD, FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MCDO-NALD, BIG MAC (mixta), McDONALD’S EXPRESS (mix-ta) y MC WORLD (mixta), registradas para distinguir productos de las Clases 29, 30 y 32 y servicios de las Clases 40, 42 y 43, el Tribu-nal considera oportuno referirse al tema.


Las causales de irregistrabilidad taxativamente enumeradas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 son impedimentos que derivan, en su mayoría, de los requisitos intrínsecos del signo y especialmente de la distintividad. Al respecto, en lo concerniente al nombre comercial le son aplicables, en lo que corresponda, las disposiciones relativas a las marcas, el Tribunal estima adecuado referirse a la identidad y la seme-janza de un signo con una marca y con un nombre comercial protegido. La identidad y la semejanza entre signos distintivos. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, los literales a) y b) de dicho artículo prohíben que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al públi-co a error; o con un nombre comercial protegido. En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los con-sumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifes-tado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adqui-rir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).


El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aun-que diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del produc-to, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empre-sa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que ampa-ran, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competi-tiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad. La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumi-dores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distinti-vo. Para establecer la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los sig-nos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos, servi-cios o tipo de establecimiento distinguidos por ellos y considerar la situa-ción de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada por-que el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre la actividad económica y los productos o servicios; y la


indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, al producto o a la acti-vidad económica que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proce-so 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño). Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión y/o de aso-ciación entre varios signos y los productos o servicios que distinguen o la actividad económica que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios y la actividad empresarial distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servi-cios y la actividad empresarial; (iii) o semejanza entre los signos e iden-tidad entre los productos y servicios y la actividad empresarial; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que “la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). Además, el Tribunal ha sostenido, que, el nombre comercial en relación con una marca “para ser oponible exitosamente ante una marca solici-tada o registrada (…) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al públi-co a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejan-


za, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara”. (Proceso 3-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 338, de 11 de mayo de 1998, marca: BELLA MUJER). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”. (Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, de 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión y/o de asociación, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud entre ellos y entre los productos o servicios que el signo distin-gue, la actividad económica que identifique al nombre comercial En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto similares productos o actividad económica, podría presentarse el riesgo de confusión y/o de asociación. Cuando se trata de simple simili-tud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de con-fusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador quién la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.


En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha senta-do los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confu-sión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o deno-minación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia, el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud entre signos distintivos y el riesgo de confusión y/o de asociación es necesario considerar, los siguientes tipos de simili-tud: La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumen-tar el riesgo de confusión. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coinci-dencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido concep-tual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una


misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que son los siguientes: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la compara-ción de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste últi-mo no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se des-prende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumi-dor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servi-cios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).


En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identi-ficar la posible existencia o no de similitud o identidad entre ellos.

6. Clases de signos. Comparación entre un lema comercial denominativo compues-to con signos mixtos y denominativos

Se abordará el tema de la comparación entre un lema comercial deno-minativo compuesto y signos distintivos denominativos y mixtos, en razón a que el lema comercial solicitado a registro MAC POLLO, ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOM-BIA es denominativo, mientras que los signos sobre la base de los cua-les se presentan las oposiciones y la demanda son algunas denominati-vas, otras mixtas. Se tomará en cuenta que el lema comercial solicitado y algunos de los signos opositores son compuestos en su parte denomina-tiva compuesta. Signos denominativos. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utili-zan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitra-rios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la natu-raleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos com-puestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más pala-bras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de


un gráfico (...)”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). Signos mixtos. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Pro-ceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Comparación entre signos denominativos. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compues-tos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descom-poner su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Con-sultante deberá tener presente que:

7. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.


8. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonori-dad de una denominación.

9. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominacio-nes confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y pro-fundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a sus-citar en los consumidores.

El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el re-querido para registro, puede existir confusión dependiendo de las termi-naciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elemen-tos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denomina-tivas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por defini-ción son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le


reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una mar-ca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que de-termina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”. (Fernández-Novoa, Carlos, “Funda-mentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondien-te examen de registrabilidad del signo denominativo solicitado que cuen-te, en su parte denominativa con elementos compuestos, habrá de exa-minar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distin-tiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizado-ra que conduzca a identificar el origen empresarial”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). Por tanto, el signo denominativo compuesto será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios


contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o vice-versa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos, de acuerdo a las reglas de comparación ya indicadas.

7. Derecho al uso exclusivo de un signo. Se interpretará el tema, en virtud a que en el proceso interno, las socie-dades participantes, a su turno, han manifestado tener derecho exclusivo al uso de sus signos. El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusi-vamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien registra un signo en la oficina correspon-diente. Gracias a esta inscripción, se otorga a los fabricantes o comer-ciantes una protección contra terceros. En este sentido, el Tribunal reitera “El registro del signo como marca, ante la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consenti-miento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La posibilidad de obrar contra los terceros presupone, por parte del titular del signo, el uso efectivo de éste en el mercado de al menos uno de los Países Miembros”. (Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1172, de 7 de marzo de 2005, marca: CALCIORAL). El registro de la marca tiene pues un valor constitutivo ya que reconoce los derechos de su titular desde el momento de la concesión del registro. Sobre la posibilidad de obrar contra cualquier tercero, el Tribunal ha precisado que el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar oposi-ciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo.


Este Tribunal ha señalado que el derecho al uso exclusivo del signo “permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al con-sumidor que es a quién protege, en esencia, el derecho marcario. El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscrip-ción, el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohi-bendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunita-ria”. (Proceso 33-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 581, de 12 de julio de 2000, marca: MAXMARA). El Tribunal ha precisado además que los derechos de exclusión en referencia “pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de indu-cir al público a confusión”. (Proceso 69-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 690, de 23 de julio de 2001, Caso: acción de nulidad de la resolución 0968). El Tribunal, además, aclara, que de acuerdo a la Decisión 486 tam-bién se deberá tomar en cuenta el riesgo de asociación que la indicada identidad o similitud pueda producir. Por tanto, “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado”, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada “de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los em-presarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…). La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento funda-


mental para que se produzca la confusión. (…) Allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. (Proceso 116-IP-2004, ya citado). Palabras genéricas en la conformación de signos marcarios. Palabras de uso común en la conformación de signos marcarios. Signos en idioma extranjero. Se interpretará el tema, en virtud a que en el proceso interno se contro-vierte el hecho de si el signo solicitado MAC POLLO, ORGULLO-SAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA está confor-mado por elementos genéricos y de uso común. Además se controvierte si el elemento MAC es un signo común en idioma extranjero.

8. Palabras genéricas en la conformación

de signos marcarios. El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que la dimen-sión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros. Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren signifi-cado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 917, de 10 de abril de 2003, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.). Al respecto, el Tribunal ha expresado, “(...) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registra-da como marca. (Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 661, de 11 de abril de 2001, marca: LASER).


Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los signos que estén conformados por palabras genéricas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. Con base a esta jurisprudencia, el Juez solicitante deberá determinar si el lema comercial MAC POLLO, ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA (denominativo), resultaría genérico o no con relación a los productos que distingue; o si, está con-formada por palabras genéricas y en qué medida éstas hacen que el signo sea considerado como genérico. Palabras de uso común en la conformación de signos marcarios. El Tribunal manifiesta que al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios. Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas o palabras de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al princi-pio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas o palabras, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan


ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesa-rias en beneficio de unos pocos. También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula o una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estar-ía otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con crite-rio benevolente. (Proceso 39-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA). Signos en idioma extranjero. El Tribunal interpretará el tema en virtud a que en el proceso interno se controvierte el hecho de que el signo está conformado por un elemento en idioma extranjero que es MAC. Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Al respecto, con-forme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará general-mente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantas-ía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal mane-ra que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”. (Pro-


ceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 398, de 10 de septiem-bre de 1998, marca: SALTIN etiqueta). Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conoci-miento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente recono-cible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el con-sumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”. (Proceso 16-IP-98, ya citado). Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si adema, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identifi-car”. (Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los orga-nismos rectores del idioma en un país dado”. (Proceso 3-IP-95, publi-cado en la G.O.A.C. Nº 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI). Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impe-


dirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

9. Signos de fantasía. La sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS CO-LOMBIANAS LTDA. tercero interesado en el proceso manifestó que la expresión MAC no es genérica ni descriptiva, más bien constitu-ye una expresión de fantasía. Por este motivo, el Tribunal interpretará el tema. Los signos caprichosos o de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea. Este tipo de signos causan en el consumidor o en el usuario un doble esfuerzo de percepción: aprender la nueva palabra y enlazarla con el producto o con el servicio distinguido por éstos. Sobre los signos caprichosos o de fantasía, el Tribunal ha indicado que son “(…) los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el na-cimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 989, de 29 de setiembre de 2003, marca: INSTAFRUTA). Por lo tanto, el juez consultante, deberá determinar si el lema comercial MAC POLLO, ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA (denominativo) constituye un signo de fantasía o si por el contrario está dotado de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio.

10. Familia de marcas. Marca derivada. Tomando en cuenta que tanto la demandante, como la demandada y el tercero interesado manifiestan que sus marcas constituyen una familia


de marcas o en su caso marcas derivadas, el Tribunal estima necesario referirse al tema “Familia de Marcas y Marca Derivada”. Familia de marcas. En el Derecho de Marcas, el Tribunal ha manifestado que “se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Por lo general, el rasgo común y distintivo que figure al inicio de la denominación será el elemento dominante. Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los con-sumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominan-te común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confu-sión” (Proceso 09-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. Nº 1958 de 27 de junio de 2011, marca: COCINA FAMILIA ULTRA 2 EN 1 (denominativa)). Asimismo, el Tribunal ha precisado que: “El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros usen esa partícula en la conformación de otro signo distintivo, a contrario de lo que sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular de la familia de marcas, y genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común”. (Proceso 30-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. Nº 1964 de 13 de julio de 2011, marca: “U.S. Polo ASSN SIN-CE 1890”).


En relación con lo anterior, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si se está en frente de una familia de marcas o de una partícula de uso común, para así determi-nar el riesgo de confusión en el público consumidor. Marcas derivadas. En la presente interpretación prejudicial, el Tribunal se basa en el Proceso 140-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1591 de 25 de febrero de 2008, marca: CHILI’S MARGARITA BAR. Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en reiterada juris-prudencia, ha expresado lo siguiente en relación con las marcas deriva-das: “(…) en general, resulta admisible que el titular de una marca regis-trada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustancia-les o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido. Estas ‘marcas derivadas’ –como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)–, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá consi-derárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscrip-ciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e indepen-diente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido. En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro res-


pecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada” (Proceso 84-IP-2000, pu-blicada en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: KRYSTAL). El fenómeno de la marca derivada, de igual manera que en la familia de marcas, se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, por un elemento descriptivo o genérico. Por otro lado, el Tribunal ha manifestado que: “(…) el hecho de que un titular de registro marcario solicite para registro una marca deriva-da, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registra-bilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabili-dad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma im-portancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar. La marca derivada tiene unos efectos importantes en relación con la oposición en vía gubernativa, ya que ésta no puede referirse únicamente al elemento distintivo, ya que el elemento distintivo proviene de la marca anteriormente registrada. Por lo tanto, la oposición debe involucrar los elementos accesorios y no únicamente el elemento distintivo”. (Proceso 140-IP-2007, ya citado).

11. Signos distintivos notoriamente conoci-dos, su protección y su prueba.

En el proceso interno tanto la demandante como la demanda manifies-tan que sus signos son notoriamente conocidos, por esta razón, el Tri-bunal interpretará el tema.


La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoria-mente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensi-vo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector perti-nente, la extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la empre-sa titular tanto en el plano internacional como en el País Miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor con-table del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de perso-nas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en deter-minado territorio, la existencia de actividades significativas de fabrica-ción, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y anti-güedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecien-tes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bie-nes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra amplia-


mente difundida entre dicho grupo. Asimismo el Tribunal ha manifes-tado “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que per-tenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”. (Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONI-TO+GRÁFICA). La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrina-rios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción protec-cionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”. (Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER). Por su parte el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, trans-litere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apli-que el signo, es decir, por fuera de la especialidad cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial. Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de noto-riedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos, a sa-ber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario. Al respecto, el Tribunal Comunitario ha expresado en reiterada juris-prudencia lo siguiente:


“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adqui-rir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aun-que diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del produc-to, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empre-sa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idén-ticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distin-tiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aun-que se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”. Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre produc-tos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”. (PROCESO 109-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1581, de 4 de febrero de 2008Marca mixta: LOMA´S. Sentencia de 4 de diciembre de 2007). La normativa comunitaria prevé que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá acudir ante la autoridad nacional compe-tente para prohibir su uso a terceros. Además, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá impedir a terceros realizar los actos indicados en el artículo 155 de la Decisión 486, éstos son: “(…) los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servi-


cios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asocia-ción (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un engaño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca noto-riamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicita-rio de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f). Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponi-bilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157). Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el co-mercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158)”. (Proceso 149-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1586, de 15 de febrero de 2008, caso: competencia desleal). El Tribunal considera que “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conoci-da debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca (…)”. (Proceso 17-IP-96, publica-do en la G.O.A.C. Nº 253, de 7 de marzo de 1997). El juez nacional deberá analizar la dosis de prestigio de la que goza un signo y proceder en consecuencia, tal como se podría dar en el caso de


estar en conflicto dos signos notoriamente conocidos, teniendo en cuenta al sector pertinente y la circunscripción a su propio mercado, dentro del cual ha alcanzado su grado de notoriedad. En todo caso deberá probar-se alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, ya analizados.

12. Conexión competitiva.

Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es nece-sario tener en cuenta los productos o servicios que distinguen dichos signos a efectos de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma. En el presente caso, el signo solicitado para registro distingue productos comprendidos en la Clase 29, mientras que los signos sobre la base de los cuales se presenta la oposición y la demanda distinguen productos de las Clases 29, 30, 31 y 32 y servicios de las Clases 40, 42 y 43 por lo que el juez consul-tante, deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión com-petitiva. Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribu-nal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pue-den conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o comple-mentario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Inter-cambiabilidad de los productos o servicios. La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los


productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean seme-jantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. También debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustitui-bles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, rela-tiva al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servi-cios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. Asimismo debe analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (ra-dio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas espe-cializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor. Finalmente, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (...)”. (Proceso 09-IP-94, publicado en a G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literales a) de la Deci-sión 486, se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una


marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero o a un nombre comercial protegido, tiene por objeto un producto o servi-cio semejante al amparado por el signo en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO: El lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utili-zada como complemento de la misma. Las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales. SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el lema comercial MAC POLLO, ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. TERCERO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial deriva de su uso real y efectivo en el mercado o de su registro en la oficina nacional competente previa comprobación de su uso real y efectivo.


Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá determinar si, al momen-to en que el lema comercial MAC POLLO, ORGULLOSA-MENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA (denominativo) fue solicitado para registro, el nombre comercial de la sociedad MA-NUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS PRODUCTOS MAC y el nombre comercial de la sociedad AVI-DESA MAC POLLO S.A., MAC POLLO era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegi-ble por el ordenamiento jurídico comunitario andino. CUARTO: No son registrables como lemas comerciales los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca o a un nombre comercial ya registrados o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan. SEXTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un lema comercial denominativo y signos denominativos y mixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posi-ble descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene ma-


yor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confu-sión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. El lema comercial que cuente, además, con una denominación compues-ta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. SÉPTIMO: En materia de marcas, el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual, el registro del signo como marca en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo; esto quiere decir, que a partir de ese momento goza de los derechos inherentes a la marca, positivos y negativos como el ius prohibendi, que está dirigido a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado. Sin embargo, el derecho que confiere el registro no tiene carácter retroactivo. OCTAVO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servi-cio de que se trate. Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las palabras genéricas que constituyen un signo marcario, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excep-


ción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendien-do a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los elementos genéricos o de signos que estén conformados por palabras genéricas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. NOVENO: Una marca que contenga una partícula o una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. DÉCIMO: Se presume que los signos que contienen palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como lema comercial, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. DÉCIMO PRIMERO: Los signos de fantasía son distintivos y por tanto registrables. DÉCIMO SEGUNDO: En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común que, por lo general, figura al inicio de la denominación y que será el elemento dominante. Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. El titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan una derivación de aquella, siempre que las nuevas solicitu-des comprendan la marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca registrada.


El Juez Consultante debe determinar si se está en frente del registro de una marca derivada o de una familia de marcas y, posteriormente, realizar un análisis complejo de registrabiliad teniendo en cuenta facto-res como si el signo a registrar está compuesto por elementos de uso común y genéricos de conformidad con los parámetros planteados en la presente providencia. DÉCIMO TERCERO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. DÉCIMO CUARTO: Además de los criterios sobre la compara-ción entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presen-te caso, el signo solicitado para registro distingue productos comprendi-dos en la Clase 29, mientras que los signos sobre la base de los cuales se presenta la oposición y la demanda distinguen productos de las Clases 29, 30, 31 y 32 y servicios de las Clases 40, 42 y 43 por lo que el juez consultante, deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Con-tencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso inter-no Nº 2010-00052, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.


NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD AN-DINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gustavo García Brito SECRETARIO Sentencias Relacionadas: Proceso 03-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literales b) y e) y 177 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; LEMA COMERCIAL: LA MÁS GRANDE DE COLOMBIA; 13/06/2012; GOAC Nº 2097 de 26 de septiembre de 2012. Proceso 044-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; LEMA COMERCIAL:


VUELA INTELIGENTEMENTE; 11/07/2012; GOAC Nº 2114 de 7 de noviembre de 2012. Proceso 160-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; LEMA COMERCIAL: SI ES MUJER LATINA; 14/03/2012; GOAC Nº 2053 de 22 de mayo de 2012.

DISEÑO INDUSTRIAL Definición y naturaleza. Requisitos y efectos de su re-gistro. Comparación entre Diseños Industriales PROCESO 122-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 116 y 124 de la misma Decisión. Actor: Señor Darío Rodríguez Escalante. Diseño Industrial: “MÁSCARA FACIAL LACTANTE”. Expediente Interno Nº 1630-2011. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez (10) días del mes de octubre del año dos mil doce. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribu-nal el 5 de septiembre de 2012, se ajusta a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exte-riores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de tres (3) de octubre de 2012.


1. Antecedentes El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.5. Las partes Demandante: el señor Darío Rodríguez Escalante. Demandados: EL INSTITUTO NACIONAL DE DE-FENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTEC-CIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDE-COPI) de la República del Perú y la sociedad Denti-Lab del Perú S.R. Ltda. 1.6. Actos demandados El señor DARÍO RODRÍGUEZ ESCALANTE solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución Administrativa:

- Nº 0846-2007/TPI-INDECOPI de 3 de mayo de 2007, a través de la cual el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió confirmar la Resolución Nº 001202-2006/OIN-INDECOPI de 31 de octubre de 2006, que declaró fundada la acción de nulidad interpuesta por Denti-Lab del Perú S.R. Ltda. y nula la patente de diseño industrial Máscara Facial Lactante, registrado con el título 979, inscrito a favor de Darío Rodríguez Escalante.

1.7. Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:


b) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

- El 13 de julio de 2004, la sociedad Denti-Lab del Perú S.R. Ltda. solicitó la nulidad de la patente de diseño industrial Máscara Facial Lactante, registrado con el título 979, inscrito a favor de Darío Rodríguez Escalante, señalando que no era nuevo a la fecha de solicitud.

- El 31 de octubre de 2006, la Oficina de Invenciones y

Nuevas Tecnologías del INDECOPI expidió la Resolución Nº 001202-2006/OIN-INDECOPI, a través de la cual declaró fundada la acción de nulidad interpuesta por Denti-Lab del Perú S.R. Ltda. y nula la patente de diseño industrial Máscara Facial Lactante, registrado con el título 979, inscrito a favor de Darío Rodríguez Escalante.

- El 22 de noviembre de 2006, el señor Darío Rodríguez

Escalante interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución referida.

- El 3 de mayo de 2007, el Tribunal de Defensa de la

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución Nº 0846-2007/TPI-INDECOPI a través de la cual resolvió confirmar la Resolución Nº 001202-2006/OIN-INDECOPI de 31 de octubre de 2006, que declaró fundada la acción de nulidad interpuesta por Denti-Lab del Perú S.R. Ltda. y nula la patente de diseño industrial Máscara Facial Lactante, registrado con el título 979, inscrito a favor de Darío Rodríguez Escalante.

- El señor Darío Rodríguez Escalante interpuso demanda

contencioso administrativa, por la cual impugnó la resolución


administrativa Nº 0846-2007/TPI-INDECOPI de 3 de mayo de 2007.

- El 25 de noviembre de 2008, la Cuarta Sala Especializada

en lo Contencioso Administrativo expidió la Resolución No. 21 a través de la cual declaró FUNDADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por el señor Darío Rodríguez Escalante.

- El 12 de diciembre de 2008, la sociedad Denti-Lab del Perú

S.R. Ltda. interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de 25 de noviembre de 2008.

- El 15 de diciembre de 2008, el INSTITUTO

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de 25 de noviembre de 2008.

- El 9 de junio de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la

República del Perú, Sala Civil Permanente, emitió la Resolución AP. Nº 2009-2009 por medio de la cual confirmó la sentencia apelada.

- El 16 de junio de 2010, la sociedad Denti-Lab del Perú

S.R. Ltda. interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 9 de junio de 2010.

- El 23 de diciembre de 2010, el INSTITUTO

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 9 de junio de 2010.


- El 26 de diciembre de 2011, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú expidió el Auto Calificatorio del Recurso de Casación Nº 1630-2011 - LIMA a través del cual declaró procedente el recurso de casación interpuesto y mandó remitir copias certificadas de los actuados al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

- El 10 de agosto de 2012, el Presidente de la Sala de Derecho

Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través del Oficio No. 254-2012-SCSP-CSPJ, solicita la interpretación prejudicial de los artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

c) Escrito de demanda El señor Darío Rodríguez Escalante, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- “(…) el Perito Claude García Ortiz presentó su pericia (…) precisando que se ha limitado a emitir un examen comparativo entre el diseño industrial para mascarilla, otorgado mediante Título No. 979, que lo identifica como D1, con las muestras fotográficas del producto Aerocell registrado en Chile mediante solicitud de Patente de Invención No. 01347-92, que lo identifica como D2, el cual, según dice, representa al estado de la técnica más próxima”. El perito concluye que “en virtud de lo descrito anteriormente, se puede afirmar que el diseño industrial referente a una mascarilla facial, con Título No. 979 (…) ya se encontraba en el dominio público antes de su fecha de presentación; por lo que, es opinión (…) que se declare la nulidad sobre el diseño industrial (…)”.

- “(…) la pericia (…) así como los fundamentos que contienen la Resolución No. 001202-2006/OIN-INDECOPI (…) y la Resolución No. 0846-2007/TPI-INDECOPI (…)


que se remiten a dicho Informe Técnico, son parcializados para favorecer al accionante”.

- “(…) tratándose de una pericia en la cual se tiene que determinar resultados materiales de cualquier forma externa tanto bidimensional como tridimensional de semejanzas y diferencias sobre contornos, volúmenes, grosor, contextura, color; de ninguna manera se puede determinar ese resultado recurriendo el perito a dos simples fotografías, para emitir su pericia”.

- “(…) la mencionada pericia es nula, y como tal son nulas e ineficaces las dos resoluciones de INDECOPI, ya mencionadas (…) no solo porque esa pericia se ha practicado remitiéndose a dos meras fotografías, si no (sic) porque además no se establece que la fotografía D1 en el cuadro comparativo corresponde efectivamente a mi Máscara Facial Lactante, y asimismo porque la fotografía que se atribuye al producto Aerocell de Chile, designado D2 en el cuadro comparativo (…) no corresponde a la Máscara Lactante que se le atribuye, pues la Máscara Lactante de Aerocell, (…) no ha sido materia de la pericia, precisamente para ocultar que esa Máscara Lactante Aerocell, incluso a simple vista es totalmente diferente en su color que es acre, en su diseño y características a mi Máscara Facial Lactante (…)”.

- Finalmente, señala que como la decisión de INDECOPI de anular su modelo de utilidad espaciador antiasmático, fue declarada inválida por el Poder Judicial (mediante Sentencia que ha quedado firme), entonces la decisión de anular su diseño industrial máscara facial lactante sería inválida también.

c) Contestaciones a la demanda El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:


- “Si bien la evaluación de si un diseño industrial es muy similar a otro, pone a la Autoridad frente a un problema fáctico o de hecho (sin duda la perdida (sic) de novedad porque el diseño es muy similar a uno prexistente lo es); ello no significa que el examen comparativo se convierta en una cuestión de hecho. El examen comparativo de dos diseños constituye una evaluación estrictamente formal. Vuestra Sala podrá advertir que la accionante confunde la necesidad de comparar diseños industriales (bien inmaterial) con la comparación de los productos mismos (soporte material) a los cuales van aplicados los diseños”.

- “(…) si la impresión de conjunto que un diseño produce en el usuario informado o consumidor, presenta mayores semejanzas que diferencias (éstas últimas no sustantivas) respecto de otro artículo utilitario, tenemos que el primero no gozará de novedad ni tampoco de la singularidad necesaria para su registro. Es preciso recalcar que se le atribuye mayor importancia a las características comunes que a las diferencias”.

- “(…) la evaluación de la novedad que el Tribunal del INDECOPI efectuó, comparando la representación gráfica del diseño industrial del demandante con la fotografía del diseño industrial registrado en Chile, constituyó un examen ajustado a derecho”.

- “(…) la razón de anular su diseño industrial es absolutamente independiente de la razón por la que se anuló el modelo de utilidad espaciador antiasmático”.

d) Tercero Interesado La sociedad Denti-Lab del Perú S.R. Ltda., en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- “El análisis comparativo correctamente se hizo entre el diseño industrial expedido a favor de Darío Rodríguez Escalante materia del título No. 979 y el diseño industrial obtenido a favor de SOCATEC LTDA. para su producto Aerocell


mediante solicitud de patente de invención No. 1347-92. (…) lo que estuvo en discusión en el Procedimiento Administrativo no era si las muestras físicas de ambos productos son o no idénticas o difíciles de diferenciar y/o presentan diferencias secundarias pues como se podrá comprender toda muestra que se presente de cualquiera de los productos siempre puede ser de (sic) manipulada y tener así distintas formas, tamaños o colores”.

- “(…) la cuestión controvertida no es si las muestras que pretende presentar DARÍO RODRÍGUEZ ESCALANTE son o no difíciles de diferenciar y/o presentan diferencias secundarias (…) sino de lo que se trata es de verificar si de una comparación técnica de los Registros de Diseño Industrial de ambos productos, estos presentan diferencias esenciales y/o presentan diferencias secundarias, a fin de concluir si el diseño industrial del señor Rodríguez Escalante NO ES NUEVO, porque siendo casi idéntico al Registro de Diseño del producto AEROCELL éste está Registrado y presente en el mercado mucho antes que el producto del demandante. En este sentido, las muestras presentadas por el demandante son pruebas manifiestamente IMPERTINENTES”.

- “Las diferencias advertibles entre ambos diseños industriales son secundarias pues se basan en las dimensiones particulares de cada mascarilla mientras que la disposición en conjunto de todos los elementos en cada una de las piezas evidencia características comunes, siendo correcto concluir que se trata de diseños industriales difíciles de diferenciar y/o que presentan diferencias secundarias”.

CONSIDERANDO:

5. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación


se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 3 de octubre de 2012.

6. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú ha solicitado la interpre-tación prejudicial de los artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos solicitados y correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las nor-mas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se interpretará de oficio los artículos 116 y 124 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinentes al presente caso. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:


DECISIÓN 486 “(…) Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto. (…) Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferen-cias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refie-ra a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones. Artículo 116.- No serán registrables: a) los diseños industriales cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesaria-mente para proteger a la moral o al orden público. A estos efectos la explotación comercial de un diseño industrial no se considerará contra-ria a la moral o al orden público sólo por razón de existir una disposi-ción legal o administrativa que prohiba o que regule dicha explotación; b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y,


c) los diseños industriales que consista únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándo-se de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su co-nexión dentro de un sistema modular. (…) Artículo 124.- Vencido el plazo establecido en el artículo precedente, o si no se hubiese presentado oposición, la oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud se ajusta a lo establecido en los artículos 113 y 116. La oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentara una oposición sustenta-da en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial. Sin perjuicio de ello, cuando el diseño industrial carezca manifiestamen-te de novedad, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud. (…)”.

7. Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: 3.1. DEFINICIÓN Y NATURALEZA DEL DISEÑO INDUSTRIAL. REQUISITOS Y EFECTOS DE SU REGISTRO. En el proceso interno, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI expidió la Resolución Nº 001202-2006/OIN-


INDECOPI, a través de la cual resolvió declarar fundada la acción de nulidad interpuesta por Denti-Lab del Perú S.R. Ltda. y nula la patente de diseño industrial Máscara Facial Lactante, registrado con el título 979, inscrito a favor de Darío Rodríguez Escalante, por conside-rar que no era nueva a la fecha de su solicitud. En tal virtud, deviene necesario hacer referencia a la definición y naturaleza del diseño indus-trial. a. Definición y naturaleza De acuerdo al artículo 113 de la Decisión 486, se considerará como diseño industrial “la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configu-ración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”. La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabri-cante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamen-te atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apa-riencia de los mismos. En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos. El tratamiento que se le daba a dicha figura en la Decisión 85, se encontraba dividido, dado que la figura del “dibujo industrial” y la del “modelo industrial” eran conceptos diferenciados por el tema de la bidi-mensionalidad; sin embargo, según la Decisión 344, ambas figuras se encuentran unificadas en el concepto del “diseño industrial”, lo propio ocurre en la Decisión 486, concepto que ya había sido modificado en las Decisiones 311 y 313.


Así, tomando el concepto del artículo 113 de la Decisión 486, encon-tramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opcio-nes, sólo deberán poseer una finalidad estética, dado que si la innova-ción se realiza respecto de la “finalidad” del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial. En este sentido, serán sólo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría. Otero Lastres señala que “el modelo industrial es un bien inmaterial consistente en una creación de forma que se distingue de los objetos en los que se materializa. Estos objetos materiales se dividen, asimismo, en la obra originaria o primera plasmación de la creación de forma en un objeto material y en las sucesivas reproducciones que se reproducen a partir de la primera obra originaria” (Otero Lastres, José Manuel. El modelo industrial, Montecorvo, Madrid, 1.977)”. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define a los diseños industriales como “el derecho garantizado (…) para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artí-culo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño” (DI-SEÑO INDUSTRIAL EN PROPIEDAD INTELEC-TUAL, Material de Lectura, en Doc. WIPO, Publication Nº 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229). De esta manera, se puede concluir que si una creación de forma que cumple una función técnica, puede ser separada del efecto técnico produ-cido, esta creación puede ser protegida por la figura del diseño industrial, mientras que si esta forma no pudiera ser separada, la protección ade-cuada sería por medio de la figura del modelo de utilidad. Sin embargo, es importante considerar que la protección otorgada al diseño industrial no se extiende a todo lo que en un diseño sirva sólo para obtener un resultado técnico. Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que


deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial. b) Requisitos y Efectos del registro. De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal, “La esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial. En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño indus-trial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente regis-trarlo.” (PROCESO 55-IP-2002, Publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002). Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los dere-chos que ese registro le otorga como lo expresa el artículo 129 de la Decisión 486: “El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente dise-ño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incor-poren o reproduzcan el diseño industrial”. El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad. El artículo 115 señala que serán registrables los diseños industriales que sean “nuevos”, además de ser nuevos no deberán recaer en las prohibiciones de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. Estos artículos contienen las prohibiciones de carácter absoluto y relativo en materia marcaria, y que son aplicables en lo que corresponda a los diseños industriales. Así, el artículo 135 prohíbe el registro cuando:


“a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, característi-cas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje co-rriente o en la usanza del país; h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegi-da para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su


uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la deno-minación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebi-das espirituosas; l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera suscepti-ble de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emble-mas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competen-te en normas y calidades en los Países Miembros; o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres”. El literal a) se refiere a las características que deberá poseer el diseño industrial a registrar, a saber: Perceptibilidad. Toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identifica-ble, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.


Susceptibilidad de representación gráfica. Consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el con-sumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la reali-dad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denomina-ciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La distintividad. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. De otro lado, el artículo 136 establece las prohibiciones de carácter relativo para el registro de las marcas, y en el caso concreto, las del diseño industrial, las mismas que deberán ser entendidas en función no sólo de derechos concedidos o solicitudes previamente presentadas en favor de terceros respecto de otros signos distintivos, sino respecto de diseños industriales debidamente registrados o previamente solicitados, donde el factor principal a tomar en consideración es la “inducción a error” basado en la semejanza o identidad con el signo distintivo o diseño industrial de mejor derecho. El artículo 136 considera que no podrán acceder a registro aquellos diseños industriales, en lo que corres-ponda, que: “a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;


b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registra-do, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siem-pre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un repre-sentante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distin-ta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de proce-sarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consenti-miento expreso; y, h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente cono-cido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de


causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicita-rio”. Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual del cual se ha tomado los principales puntos que son transcri-tos a continuación: “Elementos comunes en la definición de diseño industrial En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídi-cos (…) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber:

a) Visibilidad. Se parte de la base de que los diseños in-dustriales deben ser visualmente perceptibles. La visibili-dad es una condición para que el diseño industrial sea re-conocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser “visualmente apreciados”. Se exige también que el di-seño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario. Ese aspecto es particularmente importan-te en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles du-rante el uso normal del producto. Análogamente, la for-ma de un sofá-cama en posición plegada y en posición ex-tendida deben considerarse como parte del diseño del pro-ducto. La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, auto-móviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directi-


va de la Unión Europea26 se establece que sólo se consi-derará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un produc-to complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último. Se aclara también que por “utilización normal” se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños.

b) Apariencia especial. El diseño concede al producto

en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el dise-ñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la su-perficie.

c) Aspectos no técnicos. Los diseños industriales se

limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto ex-terior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superfi-cie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo

26 Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.). En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica.


que es más común, de una combinación de ambos tipos de características.

d) Incorporación en un artículo utilitario. Los

diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen fina-lidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado. En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía”. (Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el De-recho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indi-caciones geográficas” Ginebra, Octubre, 2002).

3.2. LA NOVEDAD, COMO REQUISITO DE RE-GISTRABILIDAD. LAS DIFERENCIAS SECUNDA-RIAS. En el presente proceso, la sociedad Denti-Lab del Perú S.R. Ltda. solicitó la nulidad de la patente de diseño industrial Máscara Facial Lactante, registrado con el título 979, inscrito a favor de Darío Rodrí-guez Escalante, señalando que no era nuevo a la fecha de solicitud. El requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial. Un diseño industrial es nuevo cuando implique un cambio en el produc-to al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía.


Para determinar la novedad de un diseño industrial, la doctrina estable-ce los siguientes criterios: (1) “Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento; (2) “Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado; (3) “Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento. (OTERO LASTRES en “Reflexiones sobre el concepto de novedad en los modelos industriales” Actas de Derecho Industrial. Tomo 5, Madrid 1979, pp. 371 y ss.): En el criterio (1), entendemos que el principio de novedad es el corres-pondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica27 a nivel mundial. En el caso del criterio (2), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial28, mientras que en el criterio (3), un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un círculo especializado. De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial “(…) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva. En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad”29.

27 Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad objetiva”. 28 Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad subjetiva”. 29 Otero Lastres, “El Modelo Industrial”, Madrid 1977, p. 359.


El artículo 115 señala que los antecedentes sobre los cuales deberá ser analizada la novedad, podrán consistir en diseños industriales que hayan sido accesibles al público por descripciones, usos, comercialización o cualquier otro medio. Las diferencias secundarias. En el presente proceso, la sociedad Denti-Lab del Perú S.R. Ltda. alegó que “Las diferencias advertibles entre ambos diseños industriales son secundarias pues se basan en las dimensiones particulares de cada mascarilla mientras que la disposición en conjunto de todos los elemen-tos en cada una de las piezas evidencia características comunes, siendo correcto concluir que se trata de diseños industriales difíciles de diferen-ciar y/o que presentan diferencias secundarias”, en tal virtud, deviene necesario hacer referencia al tema de “las diferencias secundarias”. El citado artículo 115 señala que las diferencias que debe poseer el diseño solicitado en relación a diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello no lo librará de ser confundible y por lo tanto, de ser irregis-trable. En este sentido, para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica, y en dicha compara-ción se considerará que no es nuevo no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro sólo en características secundarias. Las diferencias sustanciales sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos inte-resados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al produc-to, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinará si las


diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado. Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consu-midor medio. Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustancia-les. 3.3. COMPARACIÓN ENTRE DISEÑOS INDUS-TRIALES. En el proceso interno, el INDECOPI argumentó que “Si bien la evaluación de si un diseño industrial es muy similar a otro, pone a la Autoridad frente a un problema fáctico o de hecho (sin duda la perdida (sic) de novedad porque el diseño es muy similar a uno prexistente lo es); ello no significa que el examen comparativo se convierta en una cuestión de hecho. El examen comparativo de dos diseños constituye una evaluación estrictamente formal. Vuestra Sala podrá advertir que la accionante confunde la necesidad de comparar diseños industriales (bien inmaterial) con la comparación de los productos mismos (soporte mate-rial) a los cuales van aplicados los diseños”, y la sociedad Denti-Lab del Perú S.R. Ltda. observó, al respecto, que “El análisis compara-tivo correctamente se hizo entre el diseño industrial expedido a favor de Darío Rodríguez Escalante materia del título No. 979 y el diseño industrial obtenido a favor de SOCATEC LTDA. para su producto Aerocell mediante solicitud de patente de invención No. 1347-92. (…) lo que estuvo en discusión en el Procedimiento Administrativo no era si las muestras físicas de ambos productos son o no idénticas o difíciles de diferenciar y/o presentan diferencias secundarias pues como se podrá comprender toda muestra que se presente de cualquiera de los productos siempre puede ser de (sic) manipulada y tener así distintas formas, tamaños o colores”. En consecuencia, se debe proceder a comparar dos


diseños industriales. Para lo anterior, se aplicarán las mismas reglas que para comparar una marca tridimensional y un diseño industrial.30 El Tribunal aplicará a este caso las disposiciones establecidas en la interpretación prejudicial No. 87-IP-2010, de 11 de noviembre de 2010, marca tridimensional: “EXHIBIDOR DE CHUPETAS”. Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. Sobre esta clase de signos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de sig-nos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (…).” (Proce-so 33-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1224, de 2 de agosto de 2005). La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina hace refe-rencia expresa al cuerpo tridimensional, tanto en la regulación de mar-cas como en la referente al diseño industrial31. En el artículo 113 cuando establece:

30 Se puede ver la Interpretación Prejudicial de 25 de noviembre de 2005, expedida en el proce-so 194-IP-2005. 31 La frontera entre los diseños industriales y las marcas tridimensionales se encuentra dada por el objetivo que persigue una y otra figura. Una forma tridimensional se puede registrar como marca si persigue diferenciar claramente un producto de otros similares en el mercado, teniendo en cuenta su origen empresarial, es decir, ser distintivo. El diseño industrial persigue que el titular del diseño de manera exclusiva pueda incorporarlo en determinados productos, impidiendo que terceros lo exploten comercialmente, pero en esencia no persigue la identificación del producto por parte del consumidor. Además de lo anterior, el registro del diseño industrial se encuentra limitado en el tiempo (artículo 128 de la Decisión 486), mientras que el de la marca puede ser prorrogado indefinidamente. En consecuencia, un signo tridimensional se puede registrar simultáneamente como marca o como diseño industrial si cumple los requisitos para cada figura.


“Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”. En el artículo 138 cuando establece: “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: (…) b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denomi-nativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”. (…)”. En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. Las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el merca-do, ya que generan gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, permite al consumidor diferenciar claramente los productos que desea adquirir. Además, la tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el produc-to. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 23-IP-1998, expuso importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca. Si bien la anterior providencia hace relación a normas de la Decisión 344, los criterios expuestos igualmente son aplicables en relación con la normativa estudiada. Los criterios son los siguientes:


“Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción úni-camente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario. En la medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden acceder al registro marcario y ante el carácter excepcional y restringido de las causales de irregistrabili-dad, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad. Ahora bien , al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regula-ción especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acce-der al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo marca-rio, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de repre-sentación gráfica. Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuen-ta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de representación gráfica -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia - , la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad. Pero también debe advertirse que la pre-sentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal (...)’. (Exp. de marca acta 161.077, noviembre 15 de 1934, P y M., 1934, pág. 731). (Breuer Moreno, Obra citada, pág. 129)”. (Proceso N° 23-IP-1998. Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 379, de 27 de octubre de 1998). El etiquetado que lleva impreso el producto no hace parte de la forma externa a registrar como marca tridimensional, ya que esta clase de


signos básicamente se compone de una forma con volumen, sin que pue-da alegarse como factor de distintividad la etiqueta impresa. Cuando la propia naturaleza de un producto exija para su comerciali-zación de una forma determinada, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma usual del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad; en estos casos, para que dicho producto pue-da ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no sólo tenga la capacidad de designar las características del producto, sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad distinguirlo de otros que se comercializan en el mercado; al respecto hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar características de un producto o servicio no son registrables en razón a que la mención de las mismas deben estar a disposición de todos y no de alguien en parti-cular. En este sentido, para la comparación entre diseños industriales se apli-cará lo dispuesto para la comparación entre una marca tridimensional y un diseño industrial, la cual indica que deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el signo que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al diseño industrial registrado, para evitar así la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto identificado con el signo tridimensional que se pretende registrar. En tal comparación, como se anotó, no se debe tener en cuenta los ele-mentos accesorios. 3.4. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES. Tomando en cuenta que el señor Darío Rodríguez Escalante ha argumentado que como la decisión de INDECOPI de anular su mode-lo de utilidad espaciador antiasmático, fue declarada inválida por el Poder Judicial (mediante Sentencia que ha quedado firme), enton-ces la decisión de anular su diseño industrial máscara facial lactante


sería inválida también, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus deci-siones. Sobre el tema es pertinente hacer referencia a lo expresado por el Tribu-nal en la interpretación prejudicial rendida dentro del proceso 110-IP-2008: El sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Nacionales Competentes de cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que el capítulo II de la Decisión 486 regula el trámite del procedimiento de registro de los diseños industriales, y los requisitos que deben contener los mismos, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedi-miento y su respectivo examen. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emana-das de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones32. Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras (…) las ponen en contacto, (…) sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronun-ciamientos de las mismas33. En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas Naciona-les Competentes significa que éstas juzgarán la patentabilidad o no de una solicitud de patente de diseño industrial, sin tener en consideración

32 En la interpretación prejudicial 110-IP-2008, el Tribunal Comunitario desarrolló lo relativo a la autonomía de la Oficina de Registro Marcario para tomar sus decisiones, lo cual es aplicable al presente caso. 33 Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.


el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes, es decir, el examen realizado por otras Oficinas no es vinculante para la Oficina Nacional del respectivo País Miembro. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales competentes la obligación de realizar el examen para proceder a su registro, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones. En el caso de que sean presentadas observaciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la pa-tente de diseño industrial. Asimismo, es pertinente agregar que este examen integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas nacionales, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el respectivo examen analizando cada caso concreto. Con ello no se está afirmando que la oficina nacional no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias ac-tuaciones, sino que ésta tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, C O N C L U Y E:

a. Según la legislación comunitaria se considera como diseño industrial a “la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de co-lores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridi-mensional, línea, contorno, configuración, textura o mate-


rial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho produc-to”.

b. Para que un diseño industrial sea registrable, además de

ser novedoso, no debe encontrarse incurso en los impedi-mentos al registro determinados en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina.

c. Un diseño industrial es nuevo cuando implique un cambio

en la forma del producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía. Si la creación no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva, siempre que las diferencias no sean sólo secundarias respecto de las formas existentes.

d. Las diferencias secundarias sólo podrán ser medidas, cuando la impresión general que produzca en los círculos interesados del público, difiera de la producida por cual-quier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, el diseño con diferencias sustan-ciales deberá conferir un valor agregado al producto, ex-presado en su apariencia estética.

e. Para la comparación entre diseños industriales se aplicará

lo dispuesto para la comparación entre una marca tridi-mensional y un diseño industrial, y deberá hacerse par-tiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma carac-terística del producto, para establecer si el signo que se pre-tende registrar tiene distintividad suficiente frente al diseño industrial registrado, para evitar así la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del produc-to identificado con el signo tridimensional que se pretende registrar.


En tal comparación, como se anotó, no se debe tener en cuenta los ele-mentos accesorios.

f. El sistema adoptado por la Comunidad Andina se en-cuentra soportado en la actividad autónoma e indepen-diente de las Oficinas Nacionales Competentes de cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunita-ria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que el capítulo II de la Decisión 486 regula el trámite del procedimiento de registro de los diseños industriales, y los requisitos que deben contener los mismos, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el proce-dimiento y su respectivo examen.

Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas nacionales (principio de independencia), como con sus propias decisiones. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribu-nal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultan-te, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 1630-2011, deberá adop-tar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Esta-tuto vigente. Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su pu-blicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO


Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gustavo García Brito SECRETARIO Sentencias Relacionadas: Proceso 115-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 17 y 20 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina; Diseño Industrial: “ENVASE FLEXIBLE CON ESCUDETE”; 18/04/2012; GOAC Nº 2065 de 20 de junio de 2012 Proceso 150-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 113, 115, 116 y 124 de la Decisión 486 de la Comisión de la Co-munidad Andina; Diseño Industrial: “PRODUCTO ABSOR-BENTE”; 08/02/2012; GOAC Nº 2043 de 18 de abril de 2012.

COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Acción por infracción de derechos de propiedad indus-trial. Diferencia con la acción por competencia desleal; Mala fe comercial. PROCESO 132-IP-2011 Interpretación prejudicial de los artículos 155, 156, 226, 234, 238, 259, y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad An-dina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador; y, de oficio, de los artículos 154, 241, 243 y 258 de la mencionada Decisión. Asunto: Competencia Desleal. Actor: Productos Familia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. Expediente Interno Nº 12205-CS. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 18 días del mes de julio del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpre-tación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distri-tal Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribu-nal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de enero de 2012.


I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud lo siguiente: 1.1. LAS PARTES. Demandantes: Productos Familia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. Demandado: Kimberly Clark World Wide Inc. 1.2. Actos demandados y pretensiones. PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA del Ecuador interponen demanda verbal sumaria en contra de KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, Inc., por actos de competencia desleal e infracción de derechos de propiedad industrial. Solicitan que en la sentencia “se condene y se establezca”, entre otros, lo siguiente:

- El derecho exclusivo de las demandantes sobre los signos “FAMILIA”, según detalle que consta en el escrito de demanda.

- La infracción de la demandada a los derechos exclusivos de las demandantes sobre las siguientes marcas: i) “FAMILIA y diseño” registrada en el Ecuador bajo el Nº 1093 de 17 de octubre de 1977; y, ii) “FAMILIA (y diseño)”, registrada en el Ecuador bajo el Nº 1092 de 17 de octubre de 1977.

- La competencia desleal del demandado por “auspiciar y permitir el uso de la denominación “FAMILIA” por parte de Kimberly-Clark Ecuador S.A. y Kimberly-Clark Perú S.R.L. para identificar servilletas de papel, con el claro y exclusivo propósito de causar daño … (a las demandadas), crear confusión en el consumidor, beneficiarse del prestigio comercial o `good will` de los productos legítimos marca


FAMILIA® de las demandantes y “beneficiarse del desarrollo de mercado, posicionamiento, promoción y publicidad de los productos FAMILIA® logrado y realizado” por las demandantes.

- La prohibición a la demandada de “utilizar directa o indirectamente la marca FAMILIA®, la palabra `Familia´ o cualquier otra similar o derivada de ella, para identificar servilletas de papel, papel higiénico, papel facial y toallas de papel a (sic) la República de Ecuador”.

- La indemnización por los daños y perjuicios causados por la demandada por los actos antes señalados.

II. DATOS RELEVANTES. A. Hechos. Del expediente remitido por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes hechos: - La demandada KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE Inc. es titular en el Ecuador de la marca “FAMILIA”, Clase 16 – título Nº 735 de 09 de marzo de 1976 (originalmente registrada por Scott Paper Company, figurando actualmente como titular la demandada). - Por su parte, una de las demandantes (PRODUCTOS FAMILIA S.A.) es titular en Ecuador de las marcas: i) “FAMILIA (y dise-ño)”, Clase 16 – título Nº 1092 de 17 de octubre de 1977 (original-mente registrada por Papeles Scott de Colombia S.A. y transferida a dicha demandante en 1989 bajo el Nº 383-89), y ii) “FAMILIA y diseño”, Clase 16 – título Nº 1093 de 17 de octubre de 1977 (origi-nalmente registrada por Papeles Scott de Colombia S.A. y transferida a dicha demandante en 1989, bajo el Nº 384-89). - PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. es licenciataria de las marcas FAMILIA y de otras marcas derivadas de ella, cuyo titular es PRODUCTOS FAMILIA S.A.


B. Fundamentos de la demanda. Las demandantes PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUC-TOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. funda-mentan su demanda en los siguientes argumentos: - Señalan ser titulares prioritarias de la marca notoria FAMILIA y que el carácter notorio de ella, su reconocimiento por parte del consumi-dor, el esfuerzo comercial realizado para su desarrollo, el mercado cap-tado, su utilización global para identificar toda una línea de productos, y su valor como identificativo del Grupo Familia y de sus productos, determinan que la marca FAMILIA deba recibir una protección ma-yor contra su uso indebido y contra actos de competencia desleal. - Que, sus productos marca FAMILIA tienen una amplia participa-ción en el mercado ecuatoriano y, en muchos casos, una participación mayoritaria. Indican que las servilletas de papel marca FAMILIA son el producto líder en su ramo con una participación de mercado ma-yor al 55% y que el papel higiénico tiene una participación de mercado superior al 45%. El resto del mercado se divide entre otros competido-res, entre los que destaca KIMBERLY-CLARK. - Manifiestan que, hasta mediados del año 2004, ni la demandada, ni Kimberly Clark Ecuador S.A., ni ninguna otra empresa distinta de PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR habían comercializado en Ecua-dor productos sanitarios de papel bajo la marca “FAMILIA”. A partir de ese año, “con pleno conocimiento de causa y del perjuicio que ello significaba” para las demandantes, Kimberly Clark Ecuador S.A. y Kimberly Clark Perú S.R.L., con el “conocimiento, aceptación y aprovechamiento” de la demandada, iniciaron la producción, importa-ción, almacenamiento, comercialización y venta de servilletas de papel bajo la marca “FAMILIA” en Ecuador. -Que, se viene comercializando en diversos establecimientos en Ecuador, “una versión de servilletas marca FAMILIA, en cuyo empaque apare-ce la leyenda ‘Fabricado por Kimberly-Clark Perú S.A.; calle El Bu-caré 598, Urb. Camacho, La Molina… Producto Peruano. Importa-do y Distribuido por Kimberly-Clark Ecuador S.A (…)”.


-Que, “independientemente de las acciones que se adelantan en contra de Kimberly-Clark Ecuador S.A. y Kimberly-Clark Perú S.R.L. por el uso indebido de marca y competencia desleal que llevan a cabo en contra de Productos Familia S.A y Productos Familia Sancela del Ecuador, Kimberly-Clark Worldwide, Inc. es también responsable de tales actos como lo ha reconocido expresamente en distintas instancias…”. - Invocan los literales d) y e) del artículo 155 y literales a) y b) del artículo 156 de la Decisión 486 y señalan que “el uso ilegítimo de los diseños de la marca FAMILIA® por parte de Kimberly-Clark Worldwide, Inc, Kimberly-Clark Ecuador S.A. y Kimberly-Clark Perú S.R.L. consiste fundamentalmente en haber fabricado para su venta en Ecuador, importado hacia el Ecuador, almacenado en Ecua-dor y colocado en el mercado ecuatoriano servilletas de papel bajo la marca “Familia”, utilizando un empaque similar al registrado por Productos Familia S.A. para un producto idéntico (servilletas de pa-pel)”. - Indican también que “el producto ilegítimo se comercializa en un empaque que reproduce el diseño de letra y la grafía de la marca FA-MILIA® de Productos Familia S.A”. y que, tratándose del mismo producto fabricado y comercializado por las demandantes (servilletas de papel), “su venta se realiza a través de los mismos canales de distribu-ción. Por ello, señalan, “este producto confunde al consumidor sobre su origen y características”. - Destacan que, “la marca FAMILIA® posee ciertos elementos adi-cionales que fortalecen aún más su protección como signo distintivo. FAMILIA ® ha sido la marca única a través de la cual Productos Familia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. han identificado toda una gama de productos a lo largo de los años. En las distintas variantes y combinaciones de la marca FAMILIA®, se reitera el uso predominante de la palabra “familia” en una grafía o tipo de letra en minúsculas. Ello convierte al signo FAMILIA® en una marca global o eje central de una familia o grupo de marcas. Todas ellas representan tal grado de identidad que permiten al usuario identifi-car con certeza el origen común de los productos que identifican”. Agre-gan que, “precisamente ese grado de identificación de una marca global o familia de marca hace que cualquier uso indebido o infracción de tales marcas conlleve un mayor riesgo de confusión en el consumidor. Ello


ocurre en el caso materia de esta acción, debido a la utilización de em-paques similares, pero sobre todo, a la utilización de una grafía similar en la palabra “familia”, que como queda dicho, es el elemento común de la marca global FAMILIA®…”. - Que, si bien la demandada “tendría derechos sobre la palabra “Fami-lia” en Ecuador, derivados de un registro marcario que nunca fue utili-zado en Ecuador lo cual incluso ha dado lugar a su cancelación en primera instancia, ello en ningún caso le otorga a la demandada la facultad de utilizar la marca “Familia” para confundir al consumidor y para llevar adelante prácticas comerciales desleales … e, incluso, violar los derechos marcarios de Productos Familia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. sobre los diseños registrados y, por demás notorios, de su exclusiva propiedad”. - Manifiestan que también se presenta un supuesto de competencia desleal por parte de la demandada, por actos de confusión y asociación en el público consumidor (artículo 259 literal a) de la Decisión 486). - Que, debido a la notoriedad de su marca y a la “particular vincula-ción que se produce entre este signo y la identificación comercial de su titular, es innegable que el uso ilegítimo por parte de la demandada provoca la dilución del activo intangible de mayor valor para PRO-DUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A., cual es la marca corporati-va o grupo de marca FAMILIA”. - Que, “la existencia del producto ilegítimo `familia’ induce al consu-midor a adquirir un producto en el entendido de que cuenta con las características y virtudes de los productos originales FAMILIA®…, cuando en realidad se trata de un producto distinto”. Este “desplaza-miento o traslado por error del consumidor de productos legítimos FA-MILIA® hacia el producto infractor genera una apropiación indebida de clientela (…), en base a actos ilegítimos y de competencia desleal”, causando un perjuicio a las demandantes. - Que, se engaña al consumidor sobre el verdadero origen del producto toda vez que “el empaque utilizado para las servilletas de papel “Fami-lia” comercializadas por Kimberly Clark Ecuador S.A. es sustancial-mente similar al utilizado por Productos Familia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. y genera confusión en el consumi-dor”. Indican también que “ambos empaques consisten en fundas de


plástico de fondo transparente con la denominación FAMILIA escrita en letras minúsculas de similar grafía. Se utiliza similares colores azul, rojo y blanco, y sin que la variación en su combinación y proporción otorgue distintividad”. - Alegan que constituyen actos de competencia desleal los siguientes hechos: (i) permitir y auspiciar el uso de la marca “Familia” para identificar servilletas de papel, (ii) fabricar servilletas de papel bajo la marca “Familia” para su exportación hacia Ecuador, (iii) importar servilletas de papel bajo la marca “Familia para su comercialización en Ecuador”, (iv) almacenar, comercializar y vender servilletas de papel marca “Familia” en Ecuador, (v) utilizar un empaque similar al utili-zado por Productos Familia S.A., y (vi) pretender beneficiarse del mercado, prestigio, inversión y reputación comercial de Productos Fami-lia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A (….)”. - Manifiestan que también existe mala fe por parte de la demandada como agravante de la competencia desleal (artículo 234 de la Decisión 486). Dicha mala fe se configuraría por lo siguiente: a) con conocimien-to de sus actos y del perjuicio que ello causa, haber iniciado la comercia-lización de un producto de la misma especie, utilizando la marca líder de su competidora que ha estado en el mercado por muchos años y que goza de gran reputación comercial; b) “reproducir la presentación gráfica de la denominación `Familia’ y utilizar una similar combinación de colores presentes en el empaque de servilletas de papel marca FAMI-LIA® de Productos Familia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A.” C. Contestación a la demanda y planteamiento de re-convención. En su contestación a la demanda KIMBERLY-CLARKWORLWIDE, Inc. señala que: - En el segmento de artículos de papel y del hogar mantiene un impor-tante portafolio de marcas a nivel internacional, dentro del cual consta la marca FAMILIA con registros y solicitudes en varios países, sobre todo en la Comunidad Andina, desde la década del setenta.


- Que, la demanda es total y absolutamente improcedente en la medida que KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE Inc. es la legítima propietaria de la marca FAMILIA en el Ecuador y en varios países a nivel mundial. Señala que los registros que posee respecto de la marca FAMILIA le conceden todos los derechos y prerrogativas que consagra la ley y que, en función de esos derechos – que en el Ecuador datan desde 1976 -, está en todo su derecho de utilizar la marca FAMI-LIA. - Reitera que es titular del primer registro en el Ecuador de la marca FAMILIA. - Que, el ejercicio de los derechos otorgados por el registro de su marca FAMILIA bajo ningún concepto constituye un acto de competencia desleal. - En cuanto a la similitud de los signos señala que, “esta similitud recae en que las demandantes utilizan exactamente la misma marca” que le pertenece a KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE Inc.. Por ello, agrega, ha iniciado acciones de nulidad contra las marcas registradas a favor de las demandantes, pues la Dirección Nacional de Propiedad Industrial nunca debió haber otorgado dichos registros cuan-do con anterioridad ya estaba registrada la marca FAMILIA (registro Nº 735), actualmente a nombre de KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE Inc. - Manifiesta que mal puede presentarse acción de competencia desleal en relación con una marca que fue otorgada con posterioridad a una idénti-ca ya vigente; por lo tanto, los registros de PRODUCTOS FAMI-LIA S.A siempre carecieron de distintividad y por lo tanto son nulos. - Alega “falta de legítimo derecho de las demandantes pues demandan a quien tiene derecho preferente, es decir, al titular del primer registro en el Ecuador de las denominaciones FAMILIA y demandan a sabiendas que el Tribunal en el Perú basado en los mismos precedentes de la Deci-sión Andina que se aplica en el Ecuador rechazó las acciones empren-didas en contra de Kimberly-Clark y declaró de manera contundente que la marca FAMILIA de Productos Familia no es una marca notoria”. - Que, en su calidad de titular de la marca FAMILIA la puede utili-zar directamente o a través de cualquiera de sus filiales o compañías relacionadas sin que este derecho de orden privado pueda tener limita-


ción alguna. Resalta que, a pesar de no ser necesario, ha otorgado auto-rización a sus filiales para la comercialización y uso de su marca FA-MILIA en Perú y en el Ecuador. - Que, el artículo 159 de la Decisión 486 prevé una situación similar a la del presente proceso, “en la que se encuentren registros sobre una misma marca a nombre de distintos titulares en los cuales lo que se habla (sic) es que se prohíbe la comercialización de las mercancías mien-tras las partes no lleguen a un acuerdo que permita dicha comercializa-ción”. Resalta que, “en sentido estricto, toda vez que el primer registro en el Ecuador corresponde a KIMBERLY CLARK, productos FAMILIA nunca debió haber iniciado comercialización alguna en el Ecuador, sin previamente haber llegado a un acuerdo comercial con KIMBERLY CLARK tal como la norma sobre este caso así lo orde-na”. - Que, sus productos son debidamente marcados e identificados de acuerdo a la legislación y que claramente señalan que se trata de un producto de KIMBERLY-CLARK, quien, al tener registrada la marca FAMILIA, puede en consecuencia utilizarla para “marcar” sus productos. Agrega que los empaques presentan diferencias pero que, como existe evidente similitud entre su marca FAMILIA y la marca FAMILIA de las demandantes, ha planteado en otro proceso una acción de nulidad de registro de marca. - Que, “no hay posibilidad de que exista mala fe al ejercer un derecho consagrado en la ley”, es decir, “el derecho del titular del registro debi-damente concedido, más aún si se trata del primer registro de la marca FAMILIA” en el Ecuador. - Que, en la Comunidad Andina, y más concretamente en el Perú, la marca de las demandantes no es notoria. - Que, existe mala fe por parte de las demandantes al haber cambiado su denominación comercial por PRODUCTOS FAMILIA S.A. en 1986, es decir, una década después de que Scott Paper Company regis-trara la marca FAMILIA en varios países, entre ellos el Ecuador. - Que, “tampoco existe indemnización alguna que deba cubrir KWC (KIMBERLY-CLARK WORLWIDE) por una competencia des-leal por utilizar la marca FAMILIA, imposible de compaginar con el hecho contundente y que no admite excepción de que KCW es el titular


del primer registro de la marca FAMILIA en el Ecuador así como de otros en la CAN que data de los años setentas”. - Asimismo, plantea reconvención contra las demandantes seña-lando que son ellas las que incurren en actos de competencia desleal y mala fe al intentar impedir que KIMBERLY-CLARK WORL-WIDE comercialice sus productos FAMILIA en Ecuador. Solicita que se reconozca que: i) el registro Nº 735 de la marca FAMILIA, de su propiedad, es el primer registro de dicha marca en el Ecuador, ii) que, en su calidad de titular de la marca FAMILIA (registro Nº 735), tiene los derechos y beneficios que la ley le otorga y en consecuencia puede usar su marca FAMILIA directamente o a través de sus empre-sas filiales; iii) que las demandantes han iniciado una serie de acciones en su contra y en contra de sus filiales “tendientes a eliminar la marca FAMILIA pese a que tenían perfecto conocimiento de la existencia del registro 735-76 y de otros a nivel internacional” a su favor; iv) que las demandantes no tienen derecho para impedirle el uso de su marca FAMILIA; v) que las demandantes han alegado, como base funda-mental de todas las acciones legales iniciadas contra KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, la notoriedad de su marca FAMILIA (registros Nºs 1093 y 1092), “a sabiendas que en aplicación de la Decisión 486 que obviamente rige en el Ecuador las autoridades del Perú e incluso la Corte Suprema han definido que la marca FAMI-LIA de Productos Familia S.A. no es una marca notoria”; vi) que se reconozca que las demandantes deben suspender de manera inmediata las acciones legales iniciadas en contra de KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE pues mientras exista la marca FAMILIA (registro Nº 735) dichas acciones no tienen base legal alguna; vii) que se reco-nozca que, en estricta aplicación del artículo 159 de la Decisión 486, se debe ordenar a las demandantes que propongan un acuerdo de uso de la marca FAMILIA a KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE; viii) que las demandantes deben asumir los daños y perjuicios causados tanto a KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE como a sus filia-les, así como los costos de defensa que han tenido que cubrir en los va-rios juicios que las demandantes han planteado en su contra.


D. Alegato de las demandantes y contestación a la re-convención. Las demandantes también señalan que:

- “El hecho de que Kimberly-Clark Worldwide Inc. pueda o no ser titular de la marca “Familia” no es materia ni se discute en este proceso, ni desvirtúa la infracción cometida en virtud de que el uso realizado engaña al consumidor ecuatoriano, perjudica al principal competidor del Grupo Kimberly, y daña y diluye el activo principal de Productos Familia S.A.”

- “Si bien Kimberly-Clark Worldwide Inc. puede tener derechos sobre la palabra “Familia” en Ecuador, derivados de un registro marcario que nunca fue utilizado en Ecuador, ello en ningún caso le otorga la facultad de utilizar la marca “Familia” para confundir al consumidor y para llevar adelante prácticas comerciales desleales, e incluso, violar los derechos marcarios de Productos Familia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. sobre los diseños registrados, y por demás notorios, de su exclusiva propiedad”.

- Señala que “la acción por competencia desleal es claramente oponible incluso frente a los titulares legítimos que en abuso del derecho que emana de un registro marcario realicen actos contrarios al normal, libre y transparente desarrollo del comercio y perjudiquen a un competidor. Todo ello es independiente de los derechos de propiedad intelectual que pueda poseer el competidor desleal, los cuales en nada validan su uso engañoso y desleal para perjudicar a un tercero”.

- Indica que resulta absurdo lo manifestado por la demandada en el sentido que la marca FAMILIA no es notoria en el Ecuador en virtud de lo resuelto en otro país y varios años atrás.

- Que el artículo 159 de la Decisión 486, cuya aplicación solicita la demandada, no guarda relación con el presente caso.

- Niega que la reconvención tenga conexión con la presente demanda y solicita que sea desechada en su integridad.


III. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordena-miento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin asegurar su apli-cación uniforme en el territorio de los Países Miembros. IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. El Juez Consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artícu-los 155, 156, 226, 234, 238, 259 y 267 de la Decisión 486. Adi-cionalmente, se procederá a interpretar, de oficio, los artículos 154, 241, 243 y 258 de la mencionada Decisión. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envol-turas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;


b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, des-pués de que se hubiese aplicado o colocado sobre los pro-ductos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros

materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca

respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una

marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una mar-

ca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza dis-tintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.


Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distri-buir productos o servicios con ese signo;

b) importar, exportar, almacenar o transportar productos

con ese signo; o,

c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, indepen-dientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen apli-cables.

(…) Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se apli-que. También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no co-merciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servi-cios;


b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,

c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del

signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos. (…) Artículo 234.- Al resolver sobre una acción relativa al uso no auto-rizado de un signo distintivo notoriamente conocido, la autoridad nacio-nal competente tendrá en cuenta la buena o mala fe de las partes en la adopción y utilización de ese signo. (…) Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infrac-ción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitu-lares. (…)


Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas:

a) el cese de los actos que constituyen la infracción, b) la indemnización de daños y perjuicios, c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resul-

tantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros mate-riales, así como los materiales y medios que sirvieran pre-dominantemente para cometer la infracción.

d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;

e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;

f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la con-tinuación o la repetición de la infracción incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del estable-cimiento del demandado o denunciador; o,

g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notifica-ción a las personas interesadas, a costa del infractor.

Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autori-dad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca. (…)


Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;

b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como

resultado de los actos de infracción; o,

c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor co-mercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

(…) Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cual-quier medio que sea, respecto del establecimiento, los pro-ductos o la actividad industrial o comercial de un compe-tidor;

b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capa-

ces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,

c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio

del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

(…)


Artículo 267.- Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título. (…)”. 1. SOBRE LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO DE UNA MARCA. En el presente caso, las demandantes PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA del Ecuador alegan la infracción a sus derechos exclusivos sobre las siguientes marcas: i) “FAMILIA y diseño” registrada en el Ecuador bajo el Nº 1093 de 17 de octubre de 1977; y, ii) “FAMILIA (y diseño)”, registrada en el Ecuador bajo el Nº 1092 de 17 de octubre de 1977. Por otro lado, la demandada KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE Inc. es titular en el Ecuador de la marca “FAMILIA”, Clase 16 – título Nº 735 desde el 09 de marzo de 1976 (originalmente registrada por Scott Paper Company, figurando actualmente como titular la demandada). Al respecto, el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el denominado “sistema atributivo” para la protección de signos distintivos, sistema en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo. Es decir, gozará de los derechos inherentes a la marca quien la registre primero en la oficina correspondiente. Conforme ha indicado este Tribunal en jurisprudencia anterior, “el registro del signo como marca, ante la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respec-to, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La posibilidad de obrar contra


los terceros presupone, por parte del titular del signo, el uso efectivo de éste en el mercado de al menos uno de los Países Miembros”. (Proceso 116-IP-2004, Marca: CALCIORAL, publicado en la Gaceta Ofi-cial Nº 1172, de 7 de marzo de 2005). El registro de la marca tiene pues un valor constitutivo ya que reconoce los derechos de su titular desde el momento de la concesión del registro. En consecuencia, tiene mejor derecho el que registró primero en el tiempo la marca. Este Tribunal también ha señalado que el derecho al uso exclusivo del signo “permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario. El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de ins-cripción, el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria”. (Proceso 33-IP-2000, marca: MAXMARA, publica-do en la Gaceta Oficial Nº 581, de 12 de julio de 2000). El Tribunal ha precisado además que los derechos de exclusión en referencia “pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de indu-cir al público a confusión”. (Proceso 69-IP-2000, Caso: acción de nulidad de la resolución 0968, publicado en la Gaceta Oficial N° 690, de 23 de julio de 2001). El Tribunal aclara igualmente que, de acuerdo a la Decisión 486, también se deberá tomar en cuenta el riesgo de asociación que la indicada identidad o similitud pueda producir. Por tanto, “la finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado”, lo que presupone la existencia de actos


demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada “de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…). La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) Allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión” (Proceso 116-IP-2004, ya citado). Por estas razones, el artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, en-volturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servi-cios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asocia-ción (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un engaño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca noto-riamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicita-rio de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f). Sin embargo, la Decisión 486 (así como lo hicieron sus antecesoras) establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho al uso exclusivo


de la marca, las cuales se encuentran precisadas en los artículos 157, 158 y 159 de la mencionada normativa comunitaria. Así, el ejercicio de acciones contra terceros puede verse restringido por: (i) motivos relacionados con la identidad de las persona, su seudónimo o domicilio; propósitos de identificación o de información; o con la finalidad de anunciar la existencia de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, entre otros (artículo 157); (ii) el agotamiento del derecho sobre la marca (artículo 158) y iii) la coexistencia en la Subregión de dos marcas idénticas o similares a nombre de titulares distintos, cuando la marca no esté siendo utilizada en el país importador (artículo 159, último párrafo)34. En efecto, el artículo 159 de la Decisión 486 señala que: “Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permi-tan dicha comercialización. (…) En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha mar-ca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas”. En el caso en concreto, el Tribunal pone de relieve que se está ante un caso en el que, en el mismo país (Ecuador) existe registrada la marca FAMILIA para la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 16), a nombre de dos titulares diferentes: a) KIMBER-LY-CLARK WORLDWIDE Inc., titular de la marca FAMI-LIA (denominativa) para la Clase 16, registro Nº 735 y; b) PRO-DUCTOS FAMILIA S.A., titular de las marcas FAMILIA (mixtas) para la Clase 16, registros Nº 1093 y 1092. 34 Proceso 69-IP-2000.


Además, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta que en el presente caso la sociedad Kimberly Clark World Wide Inc. ha iniciado acciones de nulidad en contra de las marcas registradas a favor de las deman-dantes, ya que “la Dirección Nacional de Propiedad Industrial nunca debió haber otorgado dichos registros cuando con anterioridad ya estaba registrada la marca FAMILIA (registro Nº 735), actualmente a nombre de KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE Inc.”. 2. ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. DIFERENCIA CON LA ACCIÓN POR COMPETENCIA DESLE-AL. En su demanda, PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUC-TOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. alegan infracción a sus derechos sobre las marcas “FAMILIA y diseño” (registros Nº 1093 y Nº 1092), así como actos de competencia desleal realizados por KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE Inc. Por su parte, la demandada alega que no cabe hablar de infracción de derechos ni de competencia desleal ya que simplemente está ejerciendo los derechos que le confiere el registro (anterior) de su marca FAMILIA (registro Nº 735). En el título XV de la Decisión 486 se regula lo referente a la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Conforme establece el artículo 238, el titular de un derecho protegido en virtud de dicha Deci-sión “podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho”. En lo que respecta al sujeto pasivo de la acción por infracción, en juris-prudencia anterior el Tribunal ha señalado que “se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la presunta infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la presunta amenaza. La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preli-


minar al examen de las cuestiones de mérito” (Proceso 116-IP-2004, ya citado). En lo concerniente al objeto de la acción por infracción, el Tribunal ha señalado que su objeto es “precautelar los derechos de propiedad indus-trial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medi-das para el efecto”. El artículo 241 establece una lista no taxativa de medidas que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente, que incluyen “el cese de las acciones infractoras, la indemni-zación de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras”. Según ha precisado este Tribunal, la acción por infracción de derechos de propiedad industrial y la acción por competencia desleal, “si bien pueden ser usadas bajo unos mismos supuestos de hecho, son acciones diferentes, con finalidades y objetivos bien diferenciados”35. En relación con la diferenciación existente entre ambas figuras, Alberto Bercovitz señala que: “Esa diferencia puede sintetizarse en los siguientes términos. Quien viola un derecho exclusivo de propiedad industrial, está incurriendo en un acto ilícito por el solo hecho de utilizar, sin estar autorizado para ello, un objeto protegido a favor del titular del derecho exclusivo. Así, por ejemplo, el simple hecho de utilizar una marca ajena para un producto competidor constituye una violación del derecho exclusivo sobre la marca sin tener que entrar a considerar las circunstancias del caso (…). Lo que se plantea aquí es la violación del derecho absoluto que tiene el titular de la marca para utilizarla en relación con productos o servicios determinados. En los supuestos de competencia desleal, por el contrario, no se viola ningún derecho absoluto. Lo que ocurre es que en determinados casos, debido a las circunstancias concretas que rodean una actuación competi- 35 Proceso 145-IP-2007.


tiva determinada, esa actuación competitiva, por sus circunstancias concretas, es un acto incorrecto, es un acto de competencia desleal. Por tanto, es imposible juzgar la existencia de un acto de competencia desleal desligado de las circunstancias concretas; porque son esas circuns-tancias las que atribuyen al acto su carácter de deslealtad. Puede decirse que la protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial y la protección contra la competencia desleal forman dos círcu-los concéntricos. El círculo interior, el más pequeño, es el que protege los derechos absolutos. Y el más amplio representa la protección contra la competencia desleal. Ello significa que el empresario tiene su núcleo de protección más fuerte en los derechos exclusivos de propiedad industrial, en los derechos que le otorgan sus patentes o sus marcas. Y tiene además un círculo de protección más amplio, pero menos sólido, que es el de la competencia desleal; porque esa protección no se da en todo caso, sino que depende de las circunstancias en que actúe el competidor. Ahora bien, hay que hacer notar que las fronteras entre la protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial y la protección contra la competencia desleal no son inmutables, sino que están sujetas a altera-ciones. De manera que en ocasiones el legislador puede hacer que actos considerados como de competencia desleal pasen a integrarse en el ámbito de protección de los derechos exclusivos y viceversa. Este es precisamente un fenómeno que cobra especial relevancia en la actualidad36. Asimismo, el Tribunal ha indicado que “si bien el acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos marcarios, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal”.

36 BERCOVITZ, Alberto. “Significado de la Ley y Requisitos Generales de la Acción por Compe-tencia Desleal”. En: La Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991, Madrid, Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1992, pp. 19-20.


En el proceso interno, el Juez Consultante deberá tener en especial consideración las particularidades del presente caso, en cual, el uso de la marca FAMILIA está amparado, tanto para las demandantes como para la demandada, en la existencia de marcas similares registradas en el Ecuador a nombre de titulares diferentes. 3. DE LA COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DE LA MALA FE COMERCIAL. Las demandantes PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUC-TOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. funda-mentan su demanda en que se viene comercializando en diversos estable-cimientos en Ecuador, “una versión de servilletas marca FAMILIA, en cuyo empaque aparece la leyenda ‘Fabricado por Kimberly-Clark Perú S.A.; calle El Bucaré 598, Urb. Camacho, La Molina (…) Producto Peruano. Importado y Distribuido por Kimberly-Clark Ecuador S.A.(…).”. Agregan que, “independientemente de las accio-nes que se adelantan en contra de Kimberly-Clark Ecuador S.A. y Kimberly-Clark Perú S.R.L. por el uso indebido de marca y competen-cia desleal que llevan a cabo en contra de Productos Familia S.A y Productos Familia Sancela del Ecuador, Kimberly-Clark Worldwide, Inc. es también responsable de tales actos como lo ha reconocido expre-samente en distintas instancias (…)”. Concepto de Acto Desleal. La importancia del comercio internacional ha dado lugar a prácticas calificadas como de competencia desleal. En virtud del artículo 10bis de la Unión de París, los países de la Unión de París están obligados a garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal. El artículo 258, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contra-rio a los usos y prácticas honestos”. De donde se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales; y,


que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que reali-zado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas hones-tos. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamen-te, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor” (Proceso 38-IP-98, Patente de “DERIVADOS N-SUSTITUIDOS DE VALIE-NAMINA, PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN Y USO DE LOS MISMOS, publicado en la Gaceta Oficial N° 419, de 26 de marzo de 1999). El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe co-mercial. Y en armonía a lo dicho se toma en consideración lo que la doctrina dice sobre el tema: "Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comer-cial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuen-cia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la no-ción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta no-ción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comercian-tes en sus actuaciones". (Jaeckel Kovaks, Jorge. Apuntes Sobre Compe-tencia Desleal, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Pág. 45). Los actos, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor. Bajo este concepto se sostiene que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del


competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas. (publicidad engañosa, por ejemplo)”. (Gacharná, María Consuelo. La Competencia Desleal. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1982, Pág. 47). Para que un acto sea calificado como de competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente:

1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma.

2. Que el acto o la actividad sea indebido. 3. Que el acto sea susceptible de producir un daño, según

Ascarrelli, un acto será desleal "cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) pa-ra justificar la calificación y la sanción".

Sobre lo cual, el Tribunal ha manifestado: “En efecto, será considerada desleal toda actividad (que tenga como objeto o por efecto) encaminada a producir daño ya sea que lo produzca efectivamente, o simplemente sean susceptibles de producirlos. La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos, por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprende de la propia normativa andina. Es preciso señalar que con el ejercicio de la acción por competencia des-leal se pretende: la calificación de la conducta como tal, la orden del juez


para que suspenda o impida la conducta y la indemnización de daños y perjuicios. Todas las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capa-ces de causar perjuicio a los demás competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivo”. (Proceso 143-IP-2006, Caso: COMPETEN-CIA DESLEAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1436, de 1 de diciembre de 2006). Actos de competencia desleal El artículo 259 de la Decisión 486 se refiere a los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual aunque, como ya se dijo, no configuran una lista taxativa. Estos son:

10. Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la activi-dad industrial o comercial de un competidor.

11. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad in-dustrial o comercial de un competidor.

12. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la natura-leza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Actos de competencia desleal por confusión. El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las siguientes características, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal: “1. No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. No se trata de establecer un análisis en


materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 2. La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diver-sas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imita-ción, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. 3. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la activi-dad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que ´para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudi-car a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. (…) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (…). (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)”. (Proceso 116-IP-2004, ya citado).


El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: “En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obteni-do dicha posición a través de medios lícitos. La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta con-traria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las con-diciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competi-dores y consumidores. La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo” (Proceso 116-IP-2004, ya citado). En consecuencia, las acciones de competencia desleal tienen las siguientes características: Sujeto activo. El artículo 267 de la Decisión 486, se limita a afirmar que quien tenga legítimo interés podrá ejercer la acción de competencia desleal. En el marco de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, quien tiene legítimo interés es el afectado por el acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, es decir, quien alegue dicho acto debe ser el afectado en el mercado, siempre y cuando dicha afectación tenga que ver con el ejercicio o goce de un derecho de propiedad industrial reconocido o concedido.


En este sentido, si no hay relación entre el acto de competencia desleal y la protección de un derecho de propiedad industrial, simplemente no cabría accionar invocando la normativa comunitaria que se analiza. Esto significa, además, que el ordenamiento interno de los Países Miembros puede restringir la competencia desleal en casos no vinculados con la propiedad industrial. Pretensiones. Indemnización de daños y perjuicios. La normativa comunitaria andina, no se refiere específicamente a las pretensiones que pudiera solicitar el demandante en un proceso iniciado en el ejercicio de la acción de competencia desleal. El artículo 267, se limita a afirmar que “quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título”, pero de ello no puede desprenderse que se elimina la posibilidad de que el demandante pueda solicitar la indemnización de daños y perjuicios, ya que, en términos generales, lo que se pretende con el ejercicio de la acción por competencia desleal es: 1) la calificación de la conducta como tal. 2) la orden del Juez para que suspenda o impida la conducta, y 3) la indemnización de daños y perjuicios. En relación con esto último, se deberá determinar si el ordenamiento jurídico del País Miembro permite dicha pretensión en el marco de la acción de competencia desleal, o si prevé que la indemnización de daños y perjuicios deba ser solicitada mediante un proceso diferente, o como un incidente o un procedimiento específico ante el mismo Juez que conoce del proceso de competencia desleal. De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante, deberá atender lo que disponga la legislación interna en relación con la indemnización de daños y perjuicios como consecuencia de un acto de competencia desleal. El artículo 267 de la Decisión 486, consagra que el ejercicio de la acción de competencia desleal relacionada con la propiedad industrial, se puede intentar sin perjuicio de otras acciones ante la autoridad judicial respectiva para que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial. En consecuencia, el ejercicio de la acción de competencia des-


leal no elimina la posibilidad de intentar otras acciones previstas en el orden comunitario o en el orden interno del País Miembro. 4. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y SU PRUEBA. Las demandantes alegan la notoriedad de su marca FAMILIA en el Ecuador, por lo que para los efectos del caso de autos, el Tribunal pone de relieve lo siguiente: a) La Decisión 486, en su artículo 224, entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquél que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. “En el signo notoriamente conocido convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara”37. Por su parte, el artículo 230 establece qué debe entenderse por “sector pertinente”. b) La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente cono-cida de una manera reforzada y ampliada, más allá del principio de especialidad y territorialidad. Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de noto-riedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos, a sa-ber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario. Al respecto, el Tribunal ha expresado en reiterada jurisprudencia lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adqui-rir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). 37 Proceso 149-IP-2007.


El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aun-que diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del produc-to, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empre-sa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros sig-nos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”38. c) La notoriedad de una marca constituye una cuestión de hecho que debe ser probado por quien alega dicha notoriedad. El artículo 228 de la Decisión 486 enuncia algunos de los factores que se deberán tomar en consideración para determinar la notoriedad de un signo distintivo, a saber, el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro; el valor de la inversión para promoverlo o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distinti-vidad del signo; su valor contable como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o la existencia de actividades significati-vas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección; los aspectos de comercio internacional; o la existencia y antigüedad de cualquier registro o solici- 38 Proceso 109-IP-2007, Marca: “LOMA´S”, publicado en la G.O.A.C. Nº 1581, de 4 de febrero de 2008.


tud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranje-ro. Dichos factores influyen decisivamente para que la marca adquiera el carácter de notoria, “ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria”39. En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si, sobre la base de las pruebas aportadas por las demandantes y con vista a los factores enunciados en el artículo 228 de la Decisión 486, ha quedado acreditada la notoriedad de las marcas “FAMILIA y diseño” (regis-tros Nº 1093 y Nº 1092) alegada por la demandante. 5. LA AUTONOMÍA DE LAS OFICINAS DE RE-GISTRO MARCARIO. El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas. En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Regis-tro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de regis-trabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Compe-tentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario 39 Proceso 149-IP-2007.


en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prio-ridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro” (Pro-ceso 71-IP-2007. Marca Denominativa “MONARC”, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octu-bre de 2007). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: PRIMERO: El artículo 154 de la Decisión 486 recoge el denomi-nado “sistema atributivo” para la protección de signos distintivos, sis-tema en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo. Es decir, gozará de los derechos inherentes a la marca quien la registre primero en la oficina correspondiente. En el caso en concreto, el Tribunal pone de relieve que se está ante un caso en el que, en el mismo país (Ecuador) existe registrada la marca FAMILIA para la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 16), a nombre de dos titulares diferentes: a) KIMBER-LY-CLARK WORLDWIDE Inc., titular de la marca FAMI-LIA (denominativa) para la Clase 16, registro 735 y; b) PRO-DUCTOS FAMILIA S.A., titular de las marcas FAMILIA (mixtas) para la Clase 16, registros Nº 1093 y 1092. Además, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta que en el presente caso se han iniciado acciones de nulidad contra las marcas registradas a favor de las demandantes. SEGUNDO: La acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, artículos 238 a 257. En el marco de dicha acción, el sujeto activo pue-de solicitar que la autoridad competente tome ciertas medidas para salvaguardar sus derechos de propiedad industrial; estas medidas inclu-


yen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y per-juicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras. Además de lo anterior, el denunciante puede solicitar antes, en el mo-mento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares que tienen como objeto proteger los derechos de la propiedad industrial mientras se da trámite a la acción. Van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. El titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos, de con-formidad con lo expresado en la presente providencia. Es importante advertir que la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez. TERCERO: El sujeto activo de las acciones de competencia desleal es el afectado por el acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, es decir, quien alegue dicho acto debe ser el afectado en el mercado, siempre y cuando esta afectación tenga que ver con el ejercicio o goce de un derecho de propiedad industrial reconocido o concedido. El Juez Consultante, deberá atender lo que disponga la legislación interna en relación con la indemnización de daños y perjuicios como consecuencia de un acto de competencia desleal. El ejercicio de la acción de competencia desleal no elimina la posibilidad de intentar otras acciones previstas en el orden comunitario o en el orden interno del País Miembro. El artículo 268 dispone que si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal. CUARTO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características:


• Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486.

• Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Paí-

ses Miembros.

• Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio. La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asocia-ción, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. En relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoria-mente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar los productos o servicios que se amparen. Lo anterior, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor para-sitario, es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Alegada la notoriedad de una marca, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas pre-sentadas. QUINTO: El sistema de registro marcario adoptado en la Comuni-dad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e inde-pendiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de


otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias deci-siones. El Juez Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudi-cial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribu-nal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribu-nal. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gustavo García Brito SECRETARIO Sentencias Relacionadas: Proceso 089-IP-2011 Interpretación prejudicial de los artículos 154, 155, 157, 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Asunto: Infracción a los derechos de propiedad


intelectual; 20/06/2012; GOAC Nº 2106 de 12 de octubre de 2012. Proceso 049-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 154, 155 literal d), 258, 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Asunto: Infracción a Derechos de Propiedad Industrial y Competencia Desleal; 10/10/2012: GOAC Nº 2147 de 4 de febrero de 2013. Proceso127-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 238, 258, 259, y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; “COMPETENCIA DESLEAL”; 13/11/2012; GOAC Nº 2161 de 8 de marzo de 2013.

PATENTE Concepto de invención, requisitos y examen de paten-tabilidad PROCESO 103-IP-2012 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, del artículo 46 de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y , de oficio, de los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de los artículos 44, 45, 47 y 48, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 2011-0280 DP. Actor: NO-VARTIS AG. Patente: “COMPUESTOS ORGÁNICOS”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito, a los treinta y un días del mes de octu-bre del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpreta-ción Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, República del Ecua-dor VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se des-prende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 17 de octubre de 2012.


I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. Las partes. Demandante: NOVARTIS AG. Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUA-TORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI). DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUS-TRIAL. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. III. DATOS RELEVANTES. A. Hechos.

13. La sociedad NOVARTIS AG, solicitó el 29 de mayo de 2000, el otorgamiento de la patente de invención titulada “COMPUESTOS ORGÁNICOS”.

14. La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Intelec-

tual No. 425 de julio de 2000.

15. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, mediante Resolución Nº 06-117 IEPI.DNPI.DP de 9 de febrero de 2006, deci-dió negar la patente de invención solicitada.

16. La sociedad NOVARTIS AG, presentó recurso de reposi-

ción contra el anterior acto administrativo.


17. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, mediante Resolución Nº 08-078 IEPI.DNPI.DP de 21 de febrero de 2008, re-solvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto impugnado.

18. La sociedad NOVARTIS AG, presentó recurso de apela-

ción contra el anterior acto administrativo.

19. El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, mediante Resolución de 13 de enero de 2011, expedida en el marco del trámite No. 08-1838-RA, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la resolución impugnada.

20. La sociedad NOVARTIS AG, interpuso acción subjetiva o

de plena jurisdicción en relación con el último acto impugnado.

21. La Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Conten-cioso Administrativo, Quito, Ecuador, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B. Fundamentos de derecho contenidos en la deman-da. La sociedad NOVARTIS AG, basó su demanda en los siguientes argumentos:

22. Argumenta, que el objeto de la solicitud de patente es novedo-sa y goza de nivel inventivo.

23. Sostiene, que la sociedad NOVARTIS AG solicitó un nue-

vo análisis de patentabilidad que nunca se llevó a cabo, ya que la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual resolvió negar la solicitud de patente.


24. Argumenta, que el IEPI no valoró objetivamente los argu-mentos presentados para demostrar el nivel inventivo de la so-licitud de patente.

25. Expresa, que una persona con conocimiento medio no encon-

traría obvio el objeto de solicitud de patente de invención. Por lo tanto, dicho objeto sí tendría nivel inventivo.

26. Agrega, que el compuesto de la invención representa ventajas

técnicas con respecto a los documentos citados como anteriori-dades, ya que dichas ventajas no se anticipan ni se sugieren en ninguno de los compuestos conocidos.

27. Indica, que patentes análogas se concedieron en Colombia,

México Europa, Australia, China y Japón, entre otras. Esto muestra el cumplimiento de todos los requisitos de patentabili-dad.

C. La contestación a la demanda.

1. Por parte de la Procuraduría Gene-ral del Estado

Contesta la demanda de la siguiente manera: “Que, notificaciones que me correspondan, las recibiré en la casilla judicial No. 1.200.”

a) Por parte del Presidente del Instituto Ecuato-riano de la Propiedad Intelectual.

Contestó la demanda de la siguiente manera: “(…) 3. LEGALIDAD Y VALIDEZ DEL ACTO ADMINIS-TRATIVO.- El acto administrativo impugnado se ha dictado en cumplimiento y observancia de las normas que rigen la materia y ha


seguido el procedimiento correspondiente determinado en la Decisión Andina 486 y en la ley de Propiedad Intelectual. (…)”.

2. Por parte del Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI.

Contesta la demanda transcribiendo el informe que contiene la opinión técnica sobre el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad. En las conclusiones de dicho informe se dice: “(…) se concluye por tanto que, no presenta resultados que permitan demostrar el efecto mejorado que se reclama, por tanto no presentan resultados diferentes, o un efecto inesperado al de las anterioridades, tampoco se demuestra la ventaja técnica que se pretende proteger con este invento, o de qué manera se soluciona un problema existente, que no están ya establecidas en (sic) estado de la técnica o en las anterioridades, por lo tanto de (sic) concluye en conformidad con lo que dispone la Deci-sión Andina 486, el Artículo 18 “Una invención tiene nivel inventivo si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técni-ca correspondiente esa invención no hubiese resultado obvia, ni se hubie-se derivado de manera evidente del estado de la técnica, se concluye que las reivindicaciones 1 a 14 NO cumplen con los requisitos de NIVEL INVENTIVO. (…)”. IV. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordena-miento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.


V. Normas a ser interpretadas. El Tribunal consultante solicita la interpretación de las siguientes nor-mas: artículos 14, 16, 18 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal no interpretará las normas de la Decisión 486 solicitadas por el consultante, salvo el artículo 46, ya que al momento de solicitarse la patente se encontraba vigente la Decisión 344. El Tribunal Interpretará de oficio las siguientes normas: artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y artículos 44, 45, 47 y 48 de la Decisión 486, así como la Disposición Transitoria Primera de la misma normativa. Lo anterior, por cuando el examen de fondo y definitivo se realizó en vigencia de la Decisión 486. A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas: Decisión 344 (…) Artículo 1 “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invensiones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. Artículo 2 “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cual-


quier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se consi-derará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”. (…) Artículo 4 “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspon-diente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. Artículo 5 “Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”. (…) DECISIÓN 486 (…) Artículo 44 “Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable.


Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono.” Artículo 45 “Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitan-te dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señala-do, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.” Artículo 46 “La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requeri-miento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes docu-mentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera;


b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera. La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.” Artículo 47 “A pedido del solicitante, la oficina nacional competente podrá suspen-der la tramitación de la solicitud de patente cuando algún documento que deba presentarse conforme a los literales b) y c) del artículo 46 aún no se hubiese obtenido o estuviese en trámite ante una autoridad extra-njera.” Artículo 48 “Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la pa-tente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará.” (…)


Disposición Transitoria Primera. “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de con-formidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los dere-chos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórro-gas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. (…)”. VI. consideraciones: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

B. Requisitos de patentabilidad en el marco de la Decisión 344.

C. Nivel inventivo en relación con la utilización de

elementos conocidos.

D. El examen de patentabilidad. El examen de fondo y definitivo en el marco de la Decisión 486.

E. Principio de independencia en relación con el estudio

de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes.


A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITA-RIA EN EL TIEMPO

La corte consultante solicitó la interpretación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pero la solicitud de otorgamiento de patente de la invención titulada “COMPUESTOS ORGÁNICOS”, se realizó al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por tal motivo, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es perti-nente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretro-actividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. Así pues, la nor-ma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un dere-cho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”. (Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publica-da en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004).


Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley. Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracteri-zan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación proce-de sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese mo-mento. Así pues, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema cono-cido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propie-dad Industrial. Tales criterios han sido reiterados en numerosas senten-cias, entre otras, la dictada dentro del proceso 154-IP-2004, en donde se precisó: “Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En conse-cuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplica-ble a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la nor-ma anterior, como en materia procedimental. (…) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de pre-sentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para re-


solver sobre los requisitos exigidos para efectos de la concesión o denega-toria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede adminis-trativa como judicial— respecto de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la mis-ma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente salvo las etapas procedimentales aun no cumplidas en las que se aplicará la nueva nor-ma”. (Proceso Nº 154-IP-2004. Interpretación prejudicial de 9 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena N° 1184, de 7 de abril de 2005). A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de la patente. Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Dispo-sición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero


añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabili-dad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido. A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el pro-cedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustan-cial, vigente para la fecha de la solicitud (…) ha sido derogada y reem-plazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otor-gamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”. (Proceso 46-IP-2005. Interpretación Preju-dicial de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de patente de invención “COMPUESTOS ORGÁNICOS”, se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar la corte consultante. El Tribunal advierte que los exámenes de fondo y definitivo se realizaron bajo la vigencia de la Decisión 486 y, en consecuencia, las normas procesales allí contenidas eran las aplicables al efectuar dichos exámenes.


B. Requisitos de patentabilidad. Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una paten-te de invención se encuentran fijados por el artículo 1 de la Decisión 344, y desarrollados por los artículos 2 a 5 de dicho cuerpo legislativo. Según lo dispuesto por el artículo 1 de esa Decisión, son tres los requisi-tos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.

De la novedad de la invención: El artículo 2 de la Decisión 344 dice: “Una invención es nueva cuando no se encuentra comprendida en el estado de la técnica”; en el ordena-miento andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser abso-luta o universal, esto es, que comprende el estado de la técnica a nivel mundial. A la pregunta qué se entiende por invención, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: “(…) el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria. (Proceso N° 21-IP-2000. Interpretación prejudicial de 21 de octubre de 2000., publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001)’; lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos produc-tos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial.” (Proceso N° 07-IP-2005. Interpretación prejudicial de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1203, de 31 de mayo de 2005).


Ahora, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se des-prenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, enten-diendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento, y “en aplicación de lo expresado, el Tribunal ha sostenido que la invención, de producto o de procedimiento, deja de ser nueva si la misma se ha encontrado al acceso del público por cual-quier medio, con independencia del lugar en que la posibilidad de acceso se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo los supuestos de excepción previstos en el artículo 3 de la Decisión en referencia.” (Proce-so 49-IP-2005. Interpretación prejudicial de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1203, de 31 de mayo de 2005). Sobre el requisito de la novedad señala la doctrina: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido”.40 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, recogiendo criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad ha concluido: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se de-termina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un mo-mento determinado. (…) 40

ZUCCHERINO, Daniel R. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. RÉGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150.


b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad. (...) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible. (…) c) Carácter Universal de la Novedad (...) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero. (...) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país. d) Carácter público de la novedad. (...) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”.41 (Esta doctrina se recogió en el proceso N° 07-IP-2004. Interpretación prejudicial de 17 de marzo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1057, de 21 de abril de 2004). Concretando aún más el concepto de novedad como requisito de las invenciones, este Tribunal ha precisado el concepto de novedad absoluta como requisito esencial para la concesión de una patente, de la siguiente manera: “El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técni-ca, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tam-poco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344. La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha veni-do abriendo camino en el ámbito internacional. Así en el Reino Unido 41 CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2004. Págs. 701 a 703.


a partir de 1977 (Patents Act inglesa). En la República Federal Alemana se empezó a exigir la novedad absoluta a partir de la Ley de 16 de diciembre de 1980. En la actualidad, en los Estados Miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de la nove-dad absoluta como una de las consecuencias de las patentes europeas, según Tratado de Munich de 5 de Octubre de 1963. (Bercovitz, Alber-to, ‘PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA’, en Revista del Derecho Industrial Nº 35, Depalma 1990, pág. 321”. (Proceso 1-AI-1996. Sentencia de 30 de octubre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 234, de 21 de abril de 1997). Una vez delimitado el concepto de novedad, es pertinente destacar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la pa-tente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindi-caciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anteriorida-des) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.” (Proceso 12-IP-1998. Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 428, de 16 de abril de 1999).

2. Del nivel inventivo: El artículo 4 de la Decisión 344 desarrolla el requisito de nivel inven-tivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito ofrece al


examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técni-cos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una per-sona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondien-te. Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...). En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efect-úa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conoci-miento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. (Proceso N° 12-IP-98. Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 428, de 16 de abril de 1999). Ahora bien, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344 resulta pertinente definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de, consecuencialmente, determinar qué se debe entender por nivel inventivo. Lo obvio es “que se encuentra o pone delante de los ojos; muy claro o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente “certeza clara y mani-fiesta de la que no se puede dudar”42. Como se deduce, algo que resulte

42

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid – Espa-ña. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Págs. 686 y 1089.


obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es tam-bién obvio. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conoci-mientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de con-formidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitati-vo en la elaboración de la regla técnica.

3. De la susceptibilidad de aplicación industrial.

Igualmente, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servi-cios, como lo manifiesta el artículo 5 de la norma comunitaria que se interpreta. Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.

C. NIVEL INVENTIVO EN RELACIÓN CON LA UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS CO-NOCIDOS.

La demandante argumentó que el compuesto de la invención representa ventajas técnicas con respecto a los documentos citados como anteriorida-des, ya que dichas ventajas no se anticipan ni se sugiere en ningún de los compuestos conocidos. Por tal motivo, se abordará el tema del nivel inventivo en relación con la utilización de elementos conocidos. Los requisitos atinentes al nivel inventivo y a la novedad de la inven-ción, se presentan en algunos casos dudosos y merecen por tal razón un


análisis especial, ya que al aplicar las reglas anteriormente citadas no es tan fácil determinar su novedad y su altura inventiva. La combinación o mezcla de medios o elementos conocidos implica que el examinador, en primer lugar, debe establecer si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. Al efecto, vale la pena citar que: “Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agrega-ción. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan deter-minarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elemen-tos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos”43. De existir combinación o mezcla de elementos conocidos, la oficina de patentes no puede concluir instantáneamente en la falta de nivel inventi-vo, ya que siempre se debe analizar el caso concreto. Daniel R. Zuccherino, en su libro “PATENTES DE INVEN-CIÓN”, trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado: “Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas. Claro está que en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un ‘nuevo resultado’, porque éste puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco com-pacto con un disco de vinilo). Si el aporte implica un adelanto y se ha 43 Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Publicado en la página www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm.


hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay inven-to”44. De manera que la oficina de patentes respectiva al realizar un análisis del nivel inventivo de agregaciones, de combinaciones o de mezclas de elementos conocidos, debe establecer si con el estado de la técnica al mo-mento de la solicitud, el objeto a patentarse no era obvio ni evidente para un técnico medio en la materia. No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per se que no tiene nivel inventivo. Una combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particu-lar, debe ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de aplicación industrial; es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente cuando se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema, ha sostenido lo siguiente: “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser cono-cidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido ante-riormente. En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el con-trario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previa-mente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «materia prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento. En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determi-nar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normal-mente versada en la materia técnica. Surge, por consiguiente, un requisi- 44 ZUCCHERINO, Daniel R. “PATENTES DE INVENCIÓN”, Gráfica LAF S.R.L., Buenos Aires, 1998, Pág. 72.


to adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se pue-dan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente. Específicamente en el área de los inventos quí-micos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimien-tos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso.” (Proceso N° 21–IP–2000. Interpretación prejudicial de 27 de octubre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001). Es conveniente señalar, que la normativa andina sobre patentes no consagra de manera expresa lo referente al tema, como sí lo hacen otras legislaciones como la Ley de patentes argentina, artículo 6, inciso f).45 Pero de ello no surge, como ya se anotó, que con base en las normas que regulan la materia, “las oficinas de patentes no puedan hacer un análi-sis a la ligera de la altura inventiva en casos como el de combinación de elementos conocidos para denegar la patente de invención”. (Proceso 182-IP-2005. Interpretación prejudicial de 26 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1278, de 15 de diciembre de 2005). el examen de patentabilidad. examen de fondo y definitivo en el marco de la decisión 486. El régimen probatorio. La demandante argumentó que solicitó un nuevo análisis de patentabi-lidad que nunca se llevó a cabo, ya que la Dirección Nacional de Pro- 45 “ARTÍCULO 6 - No se considerarán invenciones para los efectos de esta ley: (…) f) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones característi-cas de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia”;


piedad Intelectual resolvió negar la solicitud de patente. Por lo tanto, se tratará el tema del examen de patentabilidad y su régimen probatorio, teniendo en cuenta que en el caso particular los exámenes de fondo y definitivo se realizaron en vigencia de la Decisión 486. A título ilustrativo es conveniente hacer una breve introducción sobre el trámite de la solicitud de patente y los diferentes exámenes realizados a la misma, mostrando los cambios normativos adoptados en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La Decisión 344, conforme al criterio del Tribunal, distinguía entre el “examen de fondo” y el “examen definitivo”, así: “7. Una vez culminadas las anteriores etapas del trámite, se entrará al examen definitivo de patentabilidad, del cual dependerá la aceptación o no de la patente de invención para la solicitud que se analice. En este sentido conviene advertir que el legislador andino al referirse en el artí-culo 27 al "examen de fondo" y en el artículo 29 al "examen definiti-vo" cabalmente quiso que durante el trámite que se suscite en las Ofici-nas Nacionales Competentes se distinga entre uno y otro para el caso de presentarse los supuestos previstos en el artículo 27 (vulneración de derechos o documentación complementaria) toda vez que para llegar a una final y acertada decisión y aplicación de la norma comunitaria de patentes, el examinador debe allegar todos los elementos de juicio posi-bles, pues en la medida en que sean más los instrumentos de análisis, más objetivo y mejor será el pronunciamiento final; de no requerirse información adicional o de no existir vulneración de derechos adquiridos de terceros, el examen de fondo deviene en definitivo. De esta forma, hecho el examen definitivo, si éste es favorable, deberá concederse la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan pasado favorablemente dicho examen y si por el contrario, luego de revisar todos esos elementos de juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad se negará la patente de invención para la solicitud que se estudie; en el caso de que no se alleguen los elementos necesarios para un mejor análisis, dentro del plazo de tres meses, se declarará abandonada


la solicitud, precisamente sin que exista el examen definitivo, el cual no puede darse por la carencia de los requisitos establecidos por el artículo 27”. (Proceso 12-IP-98. Interpretación Prejudicial del 20 de mayo de 1998). La Decisión 486 en sus artículos 45 y 48, también distingue los tipos de exámenes que realizan las oficinas nacionales dentro del trámite de una solicitud de patente de invención. Es conveniente tener en cuenta los cambios normativos que se presentan en este tema. Mediante el siguiente cuadro comparativo se muestran los cambios adoptados por la Decisión 48646: RÉGIMEN DE

LA DECISIÓN 344

RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486

Examen de forma

Artículos 21 – 22 (aspectos formales indicados en la Deci-sión) Plazo para responder las observaciones que formule la Oficina Nacional: 30 días hábiles siguientes a la fecha de la notifica-ción de las observa-ciones. (prorrogable por una sola vez y por un período igual) Consecuencia: Si el peticionario no pre-senta respuesta a las

Artículos 38 – 39(requisitos de forma de que tratan los artículos 26 y 27) Plazo para completar los requisitos: dos meses siguientes a la fecha de la notificación. (prorrogable por una sola vez y por un perío-do igual). Consecuencia: Si el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se conside-rará abandonada y se perderá la prela-

46 Cuadro tomado de la interpretación prejudicial de 12 de enero de 2006, expedida dentro del proceso 208-IP-2005.


observaciones o no complementa los antecedentes la solici-tud se considera abandonada.

ción.

Publicación e intervención de terceros

Artículos 23 – 26 La Oficina Nacional publicará la so-licitud, de confor-midad con las dispo-siciones nacionales, dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad que se hubiese reivin-dicado, y una vez terminado el examen de forma, publicará el aviso de conformi-dad con la reglamen-tación que al efecto establezca cada País Miembro. El expediente no podrá ser consultado por terceros mientras no se efectúe la referi-da publicación… Una vez efectuada la publicación, el expe-diente tendrá carácter de público.

Artículos 40 – 43 Transcurridos die-ciocho (18) meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consul-tado, y la Oficina Nacional ordenará la publicación de la solicitud de conformi-dad con las disposiciones nacionales. El solicitante puede pedir que se realice la publicación en cualquier momento, siempre que se hay concluido el examen de forma. Dentro del plazo de sesenta días, siguien-tes a la publicación, quien tenga Interés legítimo podrá presentar, por una sola vez, oposi-


Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la publi-cación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, obser-vaciones fundamenta-les que puedan des-virtuar la patentabi-lidad.

ción fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad.

Examen de Fondo

Art. 27.- Vencidos los plazos estableci-dos en los artículos 25 ó 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a exami-nar si la solicitud es o no patentable. Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terce-ros o que se necesitan datos o documenta-ción adicionales o complementarios, se le requerirá por escri-to al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres me-ses contados a partir

Art. 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publi-cación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solici-tante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la reali-zación de este examen. Si trans-curriera dicho pla-zo sin que el soli-citante hubiera pedido que se re-alice el examen, la solicitud caerá en abandono. Art. 45.- Si la oficina


de la notificación, haga valer los argu-mentos y aclaraciones que considere perti-nentes o presente la información o docu-mentación requerida. Si el solicitante no cumple con el reque-rimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará aban-donada. Art. 28.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos cientí-ficos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre novedad, nivel inven-tivo, y aplicación industrial de la in-vención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de cualquiera de las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miem-bros o de terceros países.

nacional competente encontrara que la inven-ción no es patentable o que no cumple con algu-no de los requisitos establecidos en esta Decisión para la conce-sión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina na-cional competente esti-mara que ello es necesa-rio para los fines del examen de patentabili-dad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párra-fo precedente. Si el solicitante no res-pondiera a la notifica-ción dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente


denegará la paten-te. Art. 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el infor-me de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se con-sideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asi-mismo, cuando lo estime conveniente, podrá re-querir informes de otras oficinas de propiedad industrial. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a re-querimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcio-nará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los si-guientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranje-ras referidas total o parcialmente a la misma invención que se exami-na: a) copia de la solicitud


extranjera;b) copia de los resulta-dos de exámenes de novedad o de patentabi-lidad efectuados respecto a esa solicitud extranje-ra; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechaza-do o denegado la solici-tud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protec-ción concedido con base en la solicitud extranje-ra. La oficina nacional competente podrá reco-nocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acredi-tar el cumplimiento de las condiciones de paten-tabilidad de la inven-ción.


Si el solicitante no pre-sentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional compe-tente denegará la paten-te. Art. 47.- A pedido del solicitante, la oficina nacional competente podrá suspender la tramitación de la solici-tud de patente cuando algún documento que deba presentarse con-forme a los literales b) y c) del artículo 46 aún no se hubiese obtenido o estuviese en trámite ante una autoridad extranje-ra.

Consecuencia del Examen Definitivo

Art. 29.- Si el exa-men definitivo fuere favorable se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente desfavorable, se otor-gará el título sola-mente para las rei-vindicaciones acepta-das. Si fuere desfavo-rable se denegará.

Art. 48.- Si el examen definitivo fuere favora-ble, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones acepta-das. Si fuere desfavora-ble se denegará.


Como se observa de las normas transcritas, la Decisión 486 introduce algunos cambios fundamentales en relación con el “Examen de Fondo”, pero se mantiene la misma finalidad respecto de dicho examen: “(…) dotar al examinador de patentes de un elemento adicional para que pueda emitir un juicio objetivo que permita garantizar la eficacia del trámite de patentes y por ende resguardar los intereses generales del Régimen Común de Propiedad Industrial y del Acuerdo Subregional de Integración Andina.” (Interpretación Prejudicial dentro del proceso 12-IP-98, anteriormente citado); es decir, en el artículo 45 de la Decisión mencionada se prevé el examen de fondo con el fin de establecer si la invención es o no patentable, y/o si cumple o no con los requisitos esta-blecidos en la norma comunitaria para la concesión de la patente; es el examen que constituye una herramienta que dota al examinador de todos los elementos de juicio para poder realizar el examen definitivo y decidir si se otorga o no el título de patente. Es conveniente resaltar que el examen definitivo de patentabilidad, tanto en la Decisión 344 como en la 486, puede realizarse a propósito del examen de fondo, cuando no haya necesidad de requerir al interesa-do para el cumplimiento de requisitos o de aportación de documentos y cuando tampoco sea menester requerir informes de expertos o de orga-nismos científicos o tecnológicos. Si el examen definitivo fuere favorable se otorgará el título de la patente; si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas, y si fuere desfavorable se denegará la solicitud. Si a propósito del examen de fondo se realizan requerimientos al solici-tante, se crea una carga para el interesado en el sentido de que debe resolverlos en un plazo de sesenta días desde la notificación, prorrogable por treinta días adicionales, so pena de que la solicitud sea denegada (artículo 45 de la Decisión 486), sin que se llegue, por lo tanto, al examen definitivo. Bajo la vigencia de la Decisión 344, la consecuencia de la desatención a los requerimientos efectuada por la Oficina Nacional, a propósito del examen de fondo, era la declaración de abandono de la solicitud; entre-tanto, en la Decisión 486 se determina que cuando el solicitante no


responde a la notificación en relación con que la solicitud no cumple con alguno de los requisitos establecidos, procede la denegación de la patente. Advierte el Tribunal, que el plazo mencionado genera seguridad jurídi-ca en cuanto al procedimiento de concesión de patentes y, en este sentido, permite que los particulares puedan disponer de unas reglas claras y efectivas para garantizar sus derechos. De conformidad con la naturale-za no fundamental y económica de los derechos que se reconocen con la patente, no es coherente desatender la importancia de la norma procesal en este aspecto, ya que de hacerlo se caería en una inseguridad jurídica no justificada. El artículo 48 de la Decisión 486 condiciona el acto por medio del cual se concede o se deniega la patente, al resultado del examen definitivo de patentabilidad. Es decir, el acto administrativo de concesión o denega-ción de patente debe dar cuenta del examen definitivo de patentabilidad, concediendo la patente si dicho examen fue favorable, negando la patente si fue desfavorable, y concediendo la patente en relación con algunas de las reivindicaciones47 si el examen fue parcialmente favorable.

47 Las reivindicaciones son las características técnicas de la invención para las cuales se recla-ma la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente.

“La solicitud de patente puede contener una o más reivindicaciones, las cuales son una parte esencial y fundamental de la misma, ya que éstas informan sobre las características que la invención añade al estado de la técnica y, por lo tanto, son las que diferencian la invención de lo ya existente.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido de la siguiente manera a las reivindicaciones:

‘Entre los requisitos señalados por el artículo 13 para las solicitudes está el de “una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente. Es necesario precisar que las reivindicaciones son totalmente determinantes en este tipo de solicitudes, pues permiten delimitar la invención y así establecer si la misma es o no patentable. (…) Por ello, las reivindicaciones ‘por lo general, incluyen las características técnicas necesarias para definir la invención y exponen las particularidades técnicas que desean proteger’. (Manuel Pachón y Zoraida Sánchez, ‘Régimen Andino de la Propiedad Industrial’, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañes, Santa fe de Bogotá, 1955, nota en pág. 94).” (Proceso 31-IP-97. Interpretación prejudicial de 8 de junio de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 363, de 11 de agosto de 1998).


Si bien el mencionado artículo no establece expresamente que el acto que concede o deniega la patente de invención deba ser suficientemente moti-vado, al hacer depender dicho acto del examen definitivo de patentabili-dad, igualmente genera el efecto de que no puede expedirse sin ningún sustento o motivación; por lo tanto, es la consecuencia del resultado del examen definitivo de patentabilidad. En efecto, el acto administrativo que conceda o deniegue una patente deberá dar cuenta del examen defi-nitivo anotado, el cual puede estar sustentado en opiniones de expertos u organismos tecnológicos idóneos de conformidad con el artículo 46 de la misma Decisión 486. Esta posición fue establecida por el Tribunal en la Interpretación preju-dicial de 4 de octubre de 2006, expedida dentro del proceso 139-IP-2006 y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1433, de 24 de noviembre de 2006. Acorde con la Decisión 486, las oportunidades probatorias en el trámi-te de la solicitud de patente de invención son las siguientes:

a. Al momento de presentarse la solicitud de patente de in-vención. El solicitante presentará su solicitud con los do-cumentos de soporte de conformidad con los artículos 26 a 31 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

b. Cuando se hubieren presentado oposiciones a la solicitud

de patente. La oficina nacional competente le dará trasla-do de las oposiciones al solicitante, para que en un plazo de 60 días (prorrogable una vez por el mismo lapso), pre-sente sus argumentos, aclaraciones y documentos de soporte (artículo 43 de la Decisión 486).

Cuando el solicitante presenta más de una reivindicación, el examinador debe analizar la nove-dad y el nivel inventivo de cada una de aquéllas, pudiendo determinar que una o algunas no cumplen con dichas características, y así, conceder parcialmente una patente de invención’. (Interpretación prejudicial de 4 de octubre de 2006, expedida dentro del proceso 139-IP-2006 y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1433, de 24 de noviembre de 2006).


c. Cuando la oficina nacional competente notifique al solici-tante que no ha cumplido con algunos de los requisitos de patentabilidad o que su solicitud no es patentable. El soli-citante tendrá un plazo de 60 días a partir de la fecha de la notificación para que responda y sustente la patentabi-lidad. En este plazo podrá anexar la documentación de soporte que considere necesaria. (artículo 45 de la Deci-sión 486).

d. A requerimiento de la oficina nacional competente, el soli-

citante podrá presentar los documentos determinados en el artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Co-munidad Andina. Para esto se le dará un plazo máximo de tres meses, so pena de denegar la patente.

e. Es muy importante tener en cuenta que la oficina nacio-

nal competente tiene la facultad de requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que sean idóneos para evaluar los requisitos de patentabilidad (artículo 46 de la Decisión 486).

f. El Tribunal advierte que dentro del examen de fondo la

oficina nacional puede realizar varias acciones al evaluar los requisitos de patentabilidad. Estas acciones pueden consistir en informes de funcionarios especializados, visitas técnicas, pruebas químicas, de laboratorio, etc. Estas ta-reas no son reguladas en la normativa comunitaria y, en consecuencia, la normativa nacional pertinente es la que debe prever estos mecanismos de conformidad con el prin-cipio de complemento indispensable.

El principio de complemento indispensable permite que normas internas regulen asuntos no regulados en la normativa comunitaria. Dicho prin-cipio se encuentra consagrado en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la siguiente manera:


“Artículo 276: Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendi-dos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”. El Tribunal deja en claro que en el trámite de la solicitud de patente no se prevé una etapa probatoria como tal, con un régimen de presentación, solicitud, decreto, práctica y contradicción de pruebas. El espíritu de la norma no es generar un debate probatorio dentro del examen de paten-tabilidad; se pretende que la oficina nacional competente analice, con todos los elementos técnicos, científicos y humanos que posee, si el objeto de la solicitud es patentable. La norma comunitaria establece ciertas oportunidades probatorias con ocasión del análisis de patentabilidad, de conformidad con lo anteriormente anotado, pero su intención claramente no es generar un régimen abierto de solicitud, decreto, práctica y contra-dicción de pruebas. No obstante lo anterior, después de que la oficina nacional competente haya concedido o negado patente de invención, los administrados, de conformidad con la normativa interna y con base en el principio de complemento indispensable, podrían utilizar los mecanismos internos para recurrir este tipo de actos. Sobre lo mencionado el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “Ahora bien, la normativa comunitaria no contiene ninguna regulación sobre la manera de recurrir en sede administrativa el acto que concede o deniega una patente de invención. En este sentido, el tipo de recursos, requisitos, posibilidad de presentar pruebas, entre otras cuestiones, de-berán ser regulados, de conformidad con el principio de complemento indispensable, por la normativa nacional pertinente.” (Interpretación prejudicial de 20 de junio de 2012, expedida en el proceso 46-IP-2012).

D. PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA EN RE-LACIÓN CON EL ESTUDIO DE PATENTA-BILIDAD QUE REALIZAN OTRAS OFICI-NAS DE PATENTES.

La demandante manifestó que patentes análogas se concedieron en Co-lombia, México, Europa, Australia, China y Japón. Por lo tanto, es


adecuado referirse al principio de independencia en relación con el estu-dio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes. El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e indepen-diente de las oficinas competentes en cada País Miembro. El Capítulo I de la Decisión 344, denominado “De las Patentes de Invención”, regu-la el procedimiento para la obtención de una patente e instaura en cabe-za de las oficinas nacionales competentes el trámite del procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad. Dicha autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emana-das de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones. Que se haya obtenido una patente de invención en un País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de inven-ción en otro País Miembro, así como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un País Miembro se tiene que negar igualmente en otro. Asimismo, que se haya obtenido una patente de invención en un país externo a la Comunidad Andina, no significa que las oficinas compe-tentes de los Países Miembros deban otorgar axiomáticamente dicha patente. Siempre, se debe adelantar el trámite respectivo ante la oficina de patentes respectiva, para que decida lo pertinente después del corres-pondiente análisis de patentabilidad. Si bien en muchos casos, se pueden utilizar antecedentes similares como soportes argumentativos a la solicitud de patente, lo cierto es que cada examen de patentabilidad es completamente independiente. No se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación, o que no pueda utilizar como precedentes sus propias actua-ciones. Lo que se está diciendo, es que la oficina de patentes tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de patentabilidad de con-formidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y


pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. Si bien, existen figuras jurídicas como el derecho de prioridad, donde se establecen ciertas conexiones entre la labor de las oficinas de patentes, el examen de patentabilidad que realiza cada una de ellas es autónomo e independiente. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al referirse al dere-cho de prioridad, trató de una manera muy clara el tema estudiado. Manifestó lo siguiente: “El derecho de prioridad tampoco quiere decir que la concesión de la segunda solicitud de patente se encuentre supeditada o condicionada a que la primera solicitud sea concedida. Lo anterior por el principio de la independencia en la concesión de patentes que rige nuestro sistema co-munitario andino de concesión de patentes y, por el cual, es perfectamen-te posible que una solicitud de patente negada en un País Miembro o en un País sujeto a reciprocidad, sea concedida en otro país. Sobre este principio y su relación con el derecho de prioridad, aunque refiriéndose al Convenio de París, el Doctor Guillermo Cabanellas manifiesta acertadamente lo siguiente: El sentido del principio de independencia es que cada país miembro juzgara la validez de las patentes que otorgue conforme a sus reglas generalmente aplicables a tales patentes, sin alterar sus efectos en fun-ción de las reglas o estado jurídico que correspondan a la misma inven-ción patentada en otros países de la Unión o fuera de ésta. De esta forma, si se ha obtenido una patente en un País A, la misma no puede ser declarada nula, o caduca o finalizada por el hecho de que haya sido declarada nula o caduca o finalizada una patente similar en otro país, aun cuando éste sea el país en que se haya basado la prioridad que haya permitido obtener la patente en el país A. El país A deberá apli-car sus propias reglas generales para determinar si la patente en cuestión


es nula o caduca o si se ha extinguido su plazo de vigencia”.48 (Proceso 33-IP-2007. Interpretación Prejudicial del 18 de abril de 2007, publi-cada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1527, de 31 de julio de 2007). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, C O N C L U Y E: PRIMERO: De la petición de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de patente de invención “COMPUESTOS ORGÁNICOS”, se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar la corte consultante. El Tribunal advierte que los exámenes de fondo y definitivo se realizaron bajo la vigencia de la Decisión 486 y, en consecuencia, las normas procesales allí contenidas son las aplicables al realizar dicho examen. SEGUNDO: La novedad, el nivel inventivo y la aplicación indus-trial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de inven-ción, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tec-nología. Con el requisito del nivel inventivo, se pretende dotar al examinador técnico de un elemento que le permita determinar si la invención objeto de estudio no se habría podido alcanzar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica. TERCERO: Dentro del Ordenamiento Jurídico Andino no hay norma especial, para resolver sobre el nivel inventivo de mezclas y/o combinaciones de elementos conocidos. Sin embargo, lo anterior no implica que el examen de patentabilidad en los casos de combinación 48 CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN”. Tomo I, Buenos Aires Argentina, Ed. Heliasta, 2004, pág. 207.


de elementos conocidos para generar uno nuevo, pueda hacerse a la ligera; por el contrario, se debe partir de que sí pueden llegar a constituir una invención patentable las combinaciones si son novedosas, tienen altura inventiva y aplicación industrial. No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elemen-tos conocidos, se concluya per se que no tiene nivel inventivo. CUARTO: En el trámite de la solicitud de patente no se prevé una etapa probatoria como tal, con un régimen de presentación, solicitud, decreto, práctica y contradicción de pruebas. El espíritu de la norma no es generar un debate probatorio dentro del examen de patentabilidad; se pretende que la oficina nacional competente analice, con todos los ele-mentos técnicos, científicos y humanos que posee, si el objeto de la solici-tud es patentable. La norma comunitaria establece ciertas oportunida-des probatorias con ocasión del análisis de patentabilidad, de conformi-dad con lo anteriormente anotado, pero su intención claramente no es generar un régimen abierto de solicitud, decreto, práctica y contradicción de pruebas. No obstante lo anterior, después de que la oficina nacional competente haya concedido o negado la patente de invención, los administrados, de conformidad con la normativa interna y con base al principio de com-plemento indispensable, podrían utilizar los mecanismos internos para recurrir este tipo de actos. QUINTO: El examen de patentabilidad que realizan las Oficinas de Patentes es autónomo e independiente, de conformidad con lo expre-sado en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribu-nal de Justicia de la Comunidad Andina, la corte consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2011-0280 DP, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las pres-cripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.


Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su pu-blicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gustavo García Brito SECRETARIO Sentencias Relacionadas: Proceso 102-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 14,16,18, y 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Patente: “MODIFICACIÓN CRISTALINA DE UN DEPSIPÉPTIDO CÍCLICO CON ACTIVIDAD MEJO-RADA”; 31/10/2012; GOAC Nº 2157 de 27 de febrero de 2012. Proceso 17-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 4, 5, 28 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad An-dina; Patente: EQUIPO Y PROCESO PARA EL BENEFI-CIO ECOLÓGICO DEL CAFÉ Y LOS SUB PRODUC-TOS; 04/07/2012 GOAC Nº 2111 de 29 de octubre de 2012.


Proceso 031-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 1,2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina; Pa-tente: “HIDRATO NOVEDOSO”; 23/08/2012 GOAC Nº 2122 de 27 de noviembre de 2012. Proceso 46-IP-2012,Interpretación prejudicialde los artículos 14, 16, 18, 19 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Patente: “COMPOSICIÓN SINÉRGICA PARA ELIMINAR ÁCAROS Y SUS ALÉRGENOS”; 20/06/2012 GOAC Nº 2108 de 22 de octubre de 2012.

PATENTE La solicitud de patente y el trámite de la solicitud. Examen de forma; La exigencia de la presentación de la copia del documento en el que conste la cesión de derechos sobre la solicitud de patente de invención; Abandono de la Solicitud de Patente; Autonomía de la Oficina Nacional de Patentes. PROCESO 073-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 26 literal k), 32, 38 y 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fun-damento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la Re-pública de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: ESCO CORPORATION. Patente: “MONTAJE DE DESGASTE”. Expediente Interno Nº 2008-00445. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, el 12 de septiembre de 2012. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Conse-jo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Rela-ciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 27 de agosto de 2012.


Antecedentes: El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1. Las partes: Demandante: ESCO CORPORATION. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), de la República de Colombia. 2. Determinación de los hechos relevantes: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos impugnados, se encuentran los siguientes:

- El 16 de febrero de 2007, la sociedad demandante ESCO CORPORATION solicitó patente de invención correspondiente a “Montaje de Desgaste” ante la SIC.

- Mediante Oficio Nº 4525, notificado por fijación en lista de fecha 19 de abril de 2007, la SIC requirió a la solicitante que “debe allegar copia del documento en que costa la cesión del derecho a la patente otorgado por el(los) inventor(s) al(los) solicitante(s) o a su(s) causante(s)”.

- La solicitante cumple dentro del plazo con presentar COPIA del documento de cesión.

- Por medio de la Resolución Nº 41837, de 13 de diciembre de 2007, el Superintendente de Industria y Comercio, al decidir sobre la solicitud, declaró abandonada la solicitud de patente con base en que el cumplimiento de las obligaciones por parte del solicitante había sido parcial, toda vez que el documento presentado no se encontraba debidamente legalizado.


- La sociedad actora en contra de la Resolución Nº 41837 interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto por la Resolución Nº 20623, de 23 de junio de 2008, confirmando la decisión inicial, agotándose así la vía gubernativa.

- La sociedad demandante ESCO CORPORATION presentó ante el Consejo de Estado demanda por medio de apoderado el 14 de noviembre de 2008.

3. Fundamentos de la demanda: La sociedad demandante ESCO CORPORATION, presentó demanda alegando lo siguiente:

- Sostuvo que la entidad demandada incurrió en error pues en el primer requerimiento solicitó a la actora que allegara COPIA del documento en que constaba la cesión del derecho a la patente, más no hizo observación alguna respecto a la necesidad de que presentara dicho documento legalizado.

- Señaló que no le era dable a la Superintendencia exigirle al solicitante la legalización o apostilla del documento que requirió, toda vez que no es este un requisito que consagre la norma comunitaria, en cuanto que la Decisión 486 sólo exige la presentación de la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante, sin que de ello se pueda inferir que se trata de un documento legalizado.

- De igual forma, consideró que la Superintendencia aplicó indebidamente la figura del abandono pues no tuvo en cuenta la manifestación por parte del solicitante de mantener la solicitud de patente, para lo que aportó el documento exigido por la norma comunitaria.

- Según el artículo 32 de la Decisión 486: “Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión”.

- “Esta conducta de la Administración de requerir, con fundamento en normas nacionales, exigencias formales


adicionales a las establecidas en las normas comunitarias, ya ha sido objeto de estudio por parte de la Secretaría General de la CAN, gracias a un reclamo que por incumplimiento de las normas comunitarias efectuó un solicitante de patente contra la República del Perú”.

- La SIC declara el abandono de la solicitud, sin haber requerido expresamente en el Oficio Nº 4525 la necesidad de que dicho documento sea legalizado.

- “La interpretación del artículo 39 en cuanto al abandono debe ser restrictiva, ya que contiene una sanción para el administrado y, en consecuencia, jamás podrá ser aplicada en un caso similar o, como doctrinalmente se conoce, por analogía”.

4. Fundamentos de la contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda manifestando lo siguiente:

- La parte solicitante fue requerida para que dentro del término de dos meses complementara la solicitud, según lo establecido en la Decisión 486.

- Aseveró que la parte solicitante dio cumplimiento en forma parcial, dentro del término para ello, toda vez que el documento aportado donde constaba la cesión de derechos de los inventores al solicitante no se encontraba legalizado o, en su defecto, debidamente apostillado.

- Señaló que de la norma comunitaria se infiere que es obligatorio que los solicitantes de patentes respondan en forma satisfactoria los requerimientos que se les formulen. Por lo anterior, y como quiera que la sociedad actora no dio respuesta satisfactoria al requerimiento formulado, se procedió a declarar el abandono de la solicitud de patente, con base en lo establecido en la norma comunitaria.

- “Si bien la parte demandante dio respuesta a lo requerido en el oficio del 14 de junio de 2007, se allegó el documento en el que consta la cesión del derecho a la patente otorgado por los


inventores al solicitante sin estar debidamente legalizado, conforme al artículo 259 del CPC, o en su defecto debidamente apostillado, de igual manera no se certifica por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la calidad de traductores oficiales de las personas que efectúan la traducción de los documentos, es decir, que no cumplió con los requisitos exigidos, dando así aplicación el artículo 39 de la Decisión 486”.

CONSIDERANDO: 8. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad. 9. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas El Juez Consultante solicita la interpretación de los artículos 26 literal k), 32, 38 y 39 de la Decisión 486. Teniendo en cuenta que la presen-tación de la solicitud de patente de invención fue el 16 de febrero de 2007, es decir, durante la vigencia de la Decisión 486, aquella es la norma que rige en cuestión de requisitos de patentabilidad, por lo que procede la interpretación de los artículos solicitados. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:


DECISIÓN 486 “(…) Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo si-guiente: (…) k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante. (…) Artículo 32.- Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión. Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitación de la solici-tud, la oficina nacional competente tuviese dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, podrá exigir que se presenten las pruebas nece-sarias. (…) Artículo 38.- La oficina nacional competente examinará, dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27. Artículo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad.


Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guar-dará la confidencialidad de la solicitud. (…)”. 1. CONCEPTO DE INVENCIÓN Y REQUISITOS DE PATENTABILIDAD. La jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede destacarse aquel según el cual “la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico”.49 Este Tribunal ha expresado que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad crea-tiva del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de indus-tria”.50 Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una paten-te de invención se encuentran establecidos en el artículo 14 de la Deci-sión 486. Según lo dispuesto en el mencionado artículo, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.

49 OTERO LASTRES, José Manuel. Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”. Mayo de 2001. CORPIC. Pág.45 cuando cita a BERCOVITZ. “Los requisitos positivos de paten-tabilidad en el derecho alemán”. Madrid 1969, pp. 73 y siguientes. 50 Proceso 21-IP-2000, sentencia de 21 de octubre de 2000. Publicada en la G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


2. LA SOLICITUD DE PATENTE Y EL TRÁMITE DE LA SOLICITUD. EXAMEN DE FORMA. Tomando en cuenta que en el presente proceso se hace relación al trámite de la solicitud de la patente “MONTAJE DE DESGASTE”, y al examen de forma, el Tribunal considera pertinente abordar dichos te-mas. Para obtener una patente, es necesario presentar una solicitud. Una vez que dicha solicitud es admitida a trámite se examinará si cumple con los requisitos formales y se verificará si su objeto es patentable. La solicitud de patente debe estar acompañada de los documentos seña-lados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 - según corresponda, tales como: los poderes necesarios en el caso de que el titular de los dere-chos sea una persona distinta al solicitante o si el inventor y el titular de los derechos son personas distintas; de ser el caso, copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solici-tante o a su causante; copia de la primera solicitud de patente en el caso de que se requiera expresamente reivindicar la prioridad y otros requisi-tos que establezca la legislación interna del respectivo País Miembro. A fin de determinar claramente la fecha en que fue presentada la solici-tud, será la fecha de recepción por la Oficina Nacional Competente y siempre que contenga los requisitos y anexos documentales señalados anteriormente, de lo contrario se la tendrá como no presentada y, por lo tanto, no podrá ordenarse su publicación, no podrá realizarse el exa-men, ni mucho menos otorgarse o negarse la patente. Así, de conformidad con los artículos 38 y 39 de la Decisión 486 se tiene que la Oficina Nacional Competente examinará dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27 de la citada Decisión. Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la Oficina Nacional Competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de


notificación. A solicitud de parte, dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad: Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Es así que, la solicitud de prórroga debe ser comunicada –debidamente- a la Oficina Nacional Competente, a fin que surta efectos. Sin perjuicio de ello, la Oficina Nacional Competente guardará la confidencialidad de la solicitud. En consecuencia, la Oficina Nacional Competente está en la obligación de comunicarle al solicitante los defec-tos en su presentación o la falta de cumplimiento de alguno de los requi-sitos. Es decir, este examen consiste en la verificación de que la solicitud cum-pla efectivamente con todos los requisitos exigidos y que hayan sido anexados a la misma los documentos requeridos. Se debe cumplir con los requisitos de forma y acompañar los anexos contemplados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486. Este Tribunal ha manifestado con respecto a esta revisión de la solicitud que: “En este primer examen, conocido como examen de forma, la Oficina Nacional no examinará la novedad, ni la actividad inventiva, ni tampoco exigirá un informe sobre el estado de la técnica”51. Posteriormente, y atendiendo a lo establecido por el artículo 40 de la Decisión 486, la Oficina Nacional revisará las correcciones realizadas y si éstas subsanan los defectos detectados, dentro de los dieciocho meses siguientes publicará el aviso correspondiente, de conformidad con la normativa interna que al efecto se establezca en el País Miembro respec-tivo. El artículo 40 de la Decisión 486 en su segundo inciso, señala una excepción al plazo de dieciocho meses para la publicación, en el sentido que el propio solicitante puede pedir que la solicitud se publique antes de 51 Proceso 43-IP-01, Patente de modelo de utilidad: “Tanque compuesto”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 717, de 18 de septiembre de 2001.


ese plazo, siempre que ya se hubiese concluido el examen de forma res-pectivo. 3. REQUISITOS PARA LA TRANSFERENCIA DE UNA PATENTE. Tomando en cuenta que la demandante solicitó el otorgamiento de la patente de invención “MONTAJE DE DESGASTE” y presentó documento de cesión de los inventores, el Tribunal considera pertinente abordar el tema de los requisitos para la transferencia de una patente. El artículo 56 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la posibilidad de transferir una patente, ya sea de producto o de procedimiento, por acto entre vivos o mortis causa. Dispo-niendo, además, que este acto jurídico, para gozar del derecho de oponi-bilidad frente a terceros, debe necesariamente constar por escrito y estar registrado en la Oficina Nacional Competente. En este sentido y tomando en cuenta que la patente otorga un derecho erga omnes para el titular, definido no en relación con un objeto físico, sino respecto de un elemento abstracto, como puede ser una invención, una obra o un procedimiento, se puede afirmar que el objeto de este derecho es un bien inmaterial, susceptible de ser objeto de relaciones y actos jurídicos lícitos, particularmente de relaciones contractuales, no existiendo más limitación que las consecuentes de los requisitos generales de validez de los contratos y las derivadas del contenido propio de la patente. Los bienes inmateriales presentan determinadas características, que los diferencian de los bienes materiales, una de ellas es que pueden ser de propiedad plena y simultánea de varias personas, por ejemplo en el caso de los secretos industriales, aspecto que se diferencia de las formas de copropiedad referidas a bienes corporales, de igual forma, los bienes inmateriales, pueden ser disfrutados materialmente por varias personas.


De esta forma, es fácil colegir que la persona que cuenta con la titulari-dad del registro de una patente podrá transferir los derechos emergentes de aquella, asimismo, sus derechohabientes gozan de una expectativa sobre estos bienes inmateriales. Por otra parte, la potestad de transferencia de derechos de patente que tiene el titular, no solo se refiere a la cesión de la totalidad de derechos, en este sentido debe considerarse también la posibilidad de ceder o trans-ferir el usufructo de la patente a una tercera persona a través de la con-cesión de licencias de explotación, actos previstos en el artículo 57 de la norma comunitaria en examen. Es necesario considerar que, si el titular hace oponible ante terceras personas su derecho exclusivo sobre la patente, desde el momento de su concesión por autoridad competente, los actos de transferencia o licencia de estos derechos, naturalmente gozarán de oponibilidad, de igual forma desde el momento de su registro. Finalmente, debemos mencionar que el Tribunal ha precisado que “aunque el inventor sea, en principio, el titular legítimo del derecho a la patente, éste lo puede ceder a favor de un tercero, en cuyo caso podrá ser una persona natural o jurídica; pero no por ello pierde su autoría, con-serva el derecho de la paternidad de la invención, la cual es inalienable, por lo que el cesionario del derecho de patente deberá expresar en su caso, de quién ha provenido la cesión, quién ha sido el inventor cedente de los derechos a su favor. Sólo el inventor puede oponerse a su mención en la patente si así lo desea (Art. 11) (…)” generalmente, la cesión de los derechos de la patente es posterior a la obtención de la misma, de manera que el inventor puede posteriormente transferir la titularidad de la patente a otra persona natural o jurídica”52. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de transferencia, empero, expresa, que debe constar por escrito y que debe registrarse ante la Oficina Nacional Competente. Es importante desta-car que el contrato de transferencia, en lo no regulado por la normativa 52 Proceso 43-IP-2001, ya citado.


comunitaria andina se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro. En este contexto es pertinente tener en cuenta el prin-cipio de complemento indispensable, por el cual los Países Miembros no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias. Conforme lo expresado anteriormente, el contrato de transferencia de-berá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional respecti-va, acorde con el artículo 56 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la transferencia no surtirá efectos. DE LA EXIGENCIA DE LA PRESENTACIÓN DE LA COPIA DEL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE LA CESIÓN DE DERECHOS SOBRE LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN. Tomando en cuenta que se ha controvertido acerca de los requisitos del documento de cesión de los inventores, se estima adecuado abordar dicho tema. El artículo 32 de la Decisión 486 dispone que: “Ningún País Miem-bro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adi-cionales o distintos a los previstos en la presente Decisión. Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitación de la solicitud, la oficina nacional competente tuviese dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, podrá exigir que se presenten las pruebas necesarias”. El artículo 26 de la Decisión 486, determina los requisitos que la solicitud de patente debe contener. El literal k) establece que la solicitud de patente de invención deberá contener, de ser el caso, la copia del do-cumento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.


Al respecto, dentro del Proceso 02-AI-2008, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) la oficina nacional competente debe exigir entre los requisitos de forma de las solicitudes de patente, la presentación de la copia simple del documento en el que conste o se acredite la cesión de derecho de patente. Este documento de cesión, obviamente, debe cumplir con las formalidades necesarias, es decir, debe cumplir con la legalización de las firmas ante notario público y, tratándose de documentos que se expiden en el extranjero, con la correspondiente legalización ante funcionario consular (…)”. De lo anterior, se desprende que basta con presentar una copia simple del documento de cesión para que éste sea aceptado por la Oficina Na-cional Competente, conforme a lo dispuesto en el referido artículo 26 literal k). Sin embargo, hay que tener presente que ese documento, en el que consta la cesión de derechos sobre la solicitud de patente, debe ser expedido conforme a derecho para gozar de validez. En consecuencia, la regulación contenida en el artículo en referencia permite concluir al Tribunal que la Oficina Nacional Competente debe requerir la copia simple del documento de cesión; sin embargo, no se refiere a cualquier documento, es decir, este documento de cesión debe cumplir con las formalidades pertinentes. Asimismo, este Tribunal dentro de la interpretación prejudicial realiza-da en el Proceso 035-IP-2004, Patente de Invención: “Métodos para la producción de material de empaques decorados con tinta para impresión”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1096, de 26 de julio de 2004), ha señalado sobre el tema que: “Si del examen de forma (artículo 21 de la Decisión 344 o 38 de la Decisión 486) resultara que la solicitud no contiene los requisitos exigidos tanto en la Decisión 344 como en la 486, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario las absuelva dentro del plazo de 30 días (para el caso de la Decisión 344) o de 60 días (para el caso de la Decisión 486),


según corresponda, so pena de que su solicitud se declare en abandono. En consecuencia, la Oficina Nacional Competente, está en la obligación de comunicarle al solicitante, los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos”. En el caso concreto, se deberá justificar la cesión de derechos sobre la solicitud de patente y la respectiva acreditación de poder conforme a lo establecido en la presente providencia. En caso de que dichos documentos estuvieren en idioma extranjero, el solicitante deberá acompañar la traducción respectiva al idioma caste-llano para que la Oficina Nacional Competente pueda hacer una eva-luación de los mismos. Es obvio que tanto los documentos presentados como las traducciones al castellano deben ser legibles para que no que-den dudas del contenido de los mismos y la Autoridad Competente pueda realizar eficazmente su análisis. La Oficina Nacional Compe-tente podrá exonerar de la presentación de las traducciones cuando estime que no son indispensables dependiendo de cada caso. 4. ABANDONO DE LA SOLICITUD. Tomando en cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar abandonada la solicitud del privilegio de patente de invención titulada “MONTAJE DE DESGASTE”, por conside-rar que no se cumplieron los requisitos formales para la solicitud de la misma, se estima adecuado abordar el tema del abandono de la solici-tud. En este escenario es conveniente referirse al examen de forma y a la publicación en el régimen de la Decisión 486. El tránsito normativo de la Decisión 344 a la 486 generó ciertos cambios, tal y como lo muestra el siguiente cuadro comparativo:




Examen de forma

Artículos 21 – 22(aspectos formales indicados en la Deci-sión) Plazo para responder las observaciones que formule la Oficina Nacional: 30 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de las observaciones. (prorrogables por una sola vez y por un período igual). Consecuencia: Si el peticionario no presenta respuesta a las observa-ciones o no complemen-ta los antecedentes la solicitud se considera abandonada.

Artículos 38 – 39(requisitos de forma de que tratan los artículos 26 y 27) Plazo para completar los requisitos: dos meses siguientes a la fecha de la notificación. (prorrogable por una sola vez y por un período igual). Consecuencia: Si el soli-citante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y se perderá la prela-ción.

Publicación e interven-ción de ter-ceros

Artículos 23 – 26 La Oficina Nacional publicará la soli-citud, de conformidad con las disposiciones nacionales, dentro de los dieciocho (18) meses, conta-dos a partir de la fecha de la solicitud o de la

Artículos 40 – 43 Transcurridos die-ciocho (18) meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y


fecha de prioridad que se hubiese reivindicado, y una vez terminado el examen de forma, publicará el aviso de conformidad con la reglamentación que al efecto establezca cada País Miembro. El expediente no podrá ser consultado por terceros mientras no se efectúe la referida pu-blicación… Una vez efectuada la publica-ción, el expediente tendrá carácter público. Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la publica-ción, quien tenga legí-timo interés, podrá presentar por una sola vez observaciones fun-damentadas que pue-dan desvirtuar la pa-tentabilidad.

podrá ser consul-tado, y la Oficina Na-cional ordenará la pu-blicación de la so-licitud de conformidad con las disposiciones nacionales. El solicitante puede pedir que se realice la publicación en cualquier momento, siempre que se hay concluido el examen de forma. Dentro del plazo de sesenta días, siguientes a la publicación, quien tenga Interés legítimo podrá presentar, por una sola vez, oposición fun-damentada que pueda desvirtuar la patentabili-dad.

Por lo tanto, en el marco de la Decisión 344 se establecían dos causales para el abandono: 1. Si no se presenta respuesta a las observaciones; y, 2. Si no se complementan los antecedentes de la solicitud.


Por otro lado, la Decisión 486 señala que el abandono se da “si el solicitante no completa los requisitos indicados”. Asimismo, el artículo 39 de la Decisión 486, a diferencia de la Decisión 344, sí regula el aspecto de la pérdida de la prelación: “Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solici-tud”. Este “derecho de prelación” viene determinado por el principio que señala “primero en el tiempo, primero en el derecho”, es decir, según el día y la hora en que se presente la solicitud de registro ante la Oficina Nacional, toda vez que quien primero solicita el registro de una marca tiene mejor derecho, sobre quien lo hace posteriormente. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

28. El examen exigido por el artículo 38 de la Decisión 486 im-plica un análisis de los aspectos formales y no sobre cuestiones de fondo. Si al realizar el aludido examen, la Oficina Nacio-nal Competente considera que la solicitud no cumple con los requisitos exigibles, debe formular las observaciones respecti-vas, a fin de que el peticionario dé respuesta a las mismas, o complemente los antecedentes dentro del plazo de sesenta días siguientes a la notificación, según la Decisión 486. A solici-tud de parte, dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad: Si a la ex-piración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Es así que, la solicitud de prórroga debe ser comunicada –debidamente- a la Oficina Nacional Compe-tente, a fin que surta efectos.


29. De no presentarse respuestas a las observaciones o de no haberse complementado los antecedentes y los requisitos forma-les, se considerará abandonada la solicitud y perderá su prela-ción. Una vez cumplidos con los requisitos establecidos, se pro-cederá a su publicación.

30. El titular de una patente y de los derechos que ésta conlleva,

considerados como bienes inmateriales, podrá transferir a un tercero la totalidad o una parte de estos derechos exclusivos, observando las normas de orden público y las inherentes a la naturaleza intrínseca de los derechos de patente; al efecto y con el fin de que este acto surta efectos frente a terceros, es necesa-rio su registro en la Oficina Nacional Competente.

La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de transferencia, empero, expresa, que debe constar por escrito y que debe registrarse ante la Oficina Nacional Competente. Es importante desta-car que el contrato de transferencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro. En este contexto es pertinente tener en cuenta el prin-cipio de complemento indispensable, por el cual los Países Miembros no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

a. Para que el documento de cesión de derechos sobre la soli-citud de patente tenga aceptación y validez, debe cumplir con determinadas formalidades; la Oficina Nacional Competente debe solicitar copia simple del mismo. En el caso concreto, se deberá justificar la cesión de derechos so-bre la solicitud de patente y la respectiva acreditación de poder conforme a lo establecido en la presente providencia.

En caso de que los documentos presentados estuvieren en idioma extran-jero, el solicitante deberá acompañar la traducción respectiva al idioma castellano para que la Oficina Nacional Competente pueda hacer una evaluación de los mismos. Tanto los documentos presentados como las


traducciones al castellano deben ser legibles para que no queden dudas del contenido de los mismos y la Autoridad Competente pueda realizar eficazmente su análisis. La Oficina Nacional Competente podrá exone-rar de la presentación de las traducciones cuando estime que no son indispensables dependiendo de cada caso.

Si al realizar el aludido examen, la Oficina Nacional Competente considera que la solicitud no cumple los requisitos exigidos, debe formular las observaciones respectivas, a fin de que el peticionario dé respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles –prorrogables por un período igual- siguientes a la notificación.

El silencio respecto de tales observaciones acarreará que la solicitud se considere abandonada. A igual conclusión conducirá el hecho de que el solicitante no proceda a complementar, cuando se le exija, los anteceden-tes o los requisitos formales correspondientes. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribu-nal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultan-te, al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su pu-blicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO


Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gustavo García Brito SECRETARIO Sentencias Relacionadas: Proceso 121-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 26 literal k), 32, 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Patente: “PIRIMIDINAS HERBICIDAS”; 19/01/2012; GOAC Nº 2036 de 2 de abril de 2012. Proceso 123-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 26, 27, 32, 38, 39, y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Patente: PREPARACIÓN DE PREGABALINA Y COMPUESTOS RELACIONADOS”; 14/03/2012; GOAC Nº 2053 de 22 de mayo de 2012. Proceso 102-IP-2011, Interpretación prejudicial del artículo Art. 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Patente: “INTERFASE GRÁFICA DE USUARIO PARA CONTROL DEL COSTO DEL PRODUCTO”; 25/01/2012; GOAC Nº 2039 de 9 de abril de 2012. Proceso 54-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 14, 26, 27, 38, 39 y 273 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Patente: “MÉTODOS PARA CONTROL DEL INTERVALO QT”; 04/07/2012; GOAC Nº 2114 de 7 de noviembre de 2012. Proceso 80-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 39 y 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina;


Patente: “PROCESO PARA LA APLICACIÓN POR UN ALTO VACÍO DE SUBSTRATOS ACINTADOS CON UNA CAPA DE BARRERA DE OXIDO DE ALUMINIO”; 12/09/2012; GOAC Nº 2131 de 17 de diciembre de 2012.

PATENTE Nivel inventivo en relación con mezcla o combinación de elementos conocidos; Prohibición de patentar pro-gramas de ordenador; Prohibición de patentar las for-mas de presentar información. La no patentabilidad de segundos usos. PROCESO 38-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 14, 15 literal e), 21, 30 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec-ción Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 44 y 45 de la misma Decisión. Actor: HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA. Patente: “UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SINCRONO”. Expediente Interno Nº 2008-00076. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a primero de junio del año dos mil doce. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Conse-jo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribu-nal el 10 de abril de 2012, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exterio-


res y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de dieciséis (16) de mayo de 2012. 1. Antecedentes El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.8. Las partes Demandante: la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KA-BUSHIKI KAISHA. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, MINISTE-RIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, SU-PERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 1.9. Actos demandados La sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA plantea que se declare la nulidad de las siguientes resolucio-nes administrativas:

- Resolución No. 23264 de 30 de julio de 2007, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada “UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SINCRONO”, solicitada por la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA.

- Resolución No. 30588 de 30 de julio de 2007, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 23264 de 30 de julio de 2007.


1.10. Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

d) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

- El 8 de abril de 2003, la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA solicitó el otorgamiento de la patente de invención titulada “UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SINCRONO”, para los efectos de que se dé inicio a la fase nacional, en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

- Como resultado del examen de forma, en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

- Realizado el examen de patentabilidad, se encontró que la invención no es patentable. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

- El 23 de febrero de 2007, el peticionario atendió el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Asimismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio.

- El 30 de julio de 2007, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 23264, por medio de la cual resolvió negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada “UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SINCRONO”, solicitada por la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA.


- El 15 de agosto de 2007, la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA. interpuso el recurso de reposición en contra de la Resolución mencionada.

- El 24 de septiembre de 2007, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 30588 por medio de la cual atendió el recurso de reposición interpuesto y decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 23264 de 30 de julio de 2007, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

e) Escrito de demanda

La sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- “(…) se debe tener en cuenta que los motivos de la negativa expuestos por la entidad demandada son confusos y resultan contradictorios, pues la entidad demandada fundamenta la negativa en falta de claridad sosteniendo que el proceso no conduce a un producto, que se trata de un uso y que las reivindicaciones tienen una combinación de características de estructura o de función, desfigurando en forma arbitraria y equivocada la invención; originando con este proceder una decisión injusta y con ello la violación de la norma (…), pues la invención (…) se encuentra provista de los requisitos esenciales de novedad, altura inventiva y aplicación industrial (…)”.

- “(…) se está solucionando un problema técnico, mediante la unidad de control de salida para un generador que posee elementos estructurales y funcionales que permiten desarrollar el procedimiento para aumentar establemente la energía generada por un generador síncrono. En este orden de ideas, combinar elementos conocidos no implica de acuerdo, con el lenguaje de las patentes, que no se pueda llegar a un objeto que cumpla los requisitos de patentabilidad”.


- “(…) el método que se define en las nuevas reivindicaciones no es un programa de ordenador como tal, sino un procedimiento con el que se consigue que determinados elementos físicos inter-actúen de forma distinta a la convencional”.

- “(…) la presente invención NO es un programa de ordenador, ni de soporte lógico como tal debido a que la invención afecta el funcionamiento de elementos, siendo una invención de carácter técnica en la que se gobiernan los componentes técnicos para producir un efecto técnico fuera de lo que sería un programa, ya que lo que se consigue es evitar que en el control de la energía eléctrica generada por un generador síncrono, se evita cuando el motor funciona a un régimen de bajas revoluciones, que el regulador tenga que detener la generación de energía eléctrica y, por lo tanto, que se produzcan las variaciones de carga en el motor que resultarían en un régimen de revoluciones inestable del motor”.

- “(…) la Oficina de Nuevas Creaciones (…) ha otorgado patentes de invención a solicitudes presentadas con anterioridad a la que es materia de ésta (sic) acción y que se encuentran dentro del grupo de ‘DISPOSITIVO DE CONTROL’, por lo tanto no entendemos el errado proceder que la entidad ha tenido en las decisiones demandadas (…)”.

f) Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- Afirmó que del examen de fondo de la solicitud se desprende que el objeto de la misma no reunía todos los requisitos legales previos establecidos para la concesión de la patente de invención.

- Las reivindicaciones no definen la materia que se desea proteger mediante la patente, no son claras, concisas y


sustentadas por la descripción. En el presente caso no permiten conocer qué es lo que están definiendo, si se trata de la unidad de control de la salida de voltaje o el generador sincrónico. Además, afirmó que se trataba de un uso y no un objeto, lo cual no es procedente.

- Es respetable el hecho que en otros países le hayan otorgado la patente, la Superintendencia es una entidad autónoma que puede apartarse de estos otros casos en donde la patente sí fue concedida.

CONSIDERANDO:

10. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 16 de mayo de 2012.

11. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 14, 15, 21, 30 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.


Se considera que procede la interpretación de los artículos solicitados, correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expe-diente, que la solicitud relativa al otorgamiento de la patente de inven-ción, fue presentada el 8 de abril de 2003, en vigencia de la Decisión 486 mencionada. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las nor-mas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto; y, tomando en cuenta que para el efecto la normativa sustancial aplicable es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se interpretará de oficio los artículos 44 y 45 (examen de patentabilidad) de la Decisión 486, en tanto que resultan pertinentes para la resolución del presente caso. Se limitará la interpretación del artículo 15 al literal e). En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN CAPÍTULO I De los Requisitos de Patentabilidad “Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.


“Artículo 15.- No se considerarán invenciones: (…)

e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales”; y,

(…) “Artículo 21.- Los productos o procedimientos ya patentados, compren-didos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la paten-te inicial”. (…) CAPÍTULO III DE LAS SOLICITUDES DE PATENTE “Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar ente-ramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refirién-dose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple”. (…) “Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modifica-


ción no podrá implicar una ampliación de la protección que correspon-dería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error mate-rial”. (…) CAPÍTULO IV DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD “Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono”. “Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notifi-cará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitan-te dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señala-do, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. (…)”.


12. Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:

- Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial;

- El nivel inventivo en relación con la mezcla o combinación de elementos conocidos. Prohibición de patentar programas de ordenador; La no patentabilidad de segundos usos;

- Trámite de la solicitud de patente: requisitos formales: examen de forma, el examen de patentabilidad: la descripción de la invención; examen de fondo; las reivindicaciones de producto y de procedimiento, requisito de claridad de las reivindicaciones;

- La modificación a la solicitud inicial; - Autonomía de la Oficina Nacional de Patentes para tomar

sus decisiones. 3.1. CONCEPTO DE INVENCIÓN La Jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede destacarse aquel según el cual “la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico”.53 Este Tribunal ha expresado que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad crea-tiva del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean

53 OTERO LASTRES, José Manuel. Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”. Mayo de 2001. CORPIC, cuando cita a BERCOVITZ. “Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán”. Madrid 1969, pp. 73 y siguientes.


susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de indus-tria”.54 3.2. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD El artículo 14 de la Decisión 486 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea pa-tentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras dispo-siciones de la norma comunitaria en mención. Estos requisitos se en-cuentran desarrollados por los artículos 16, 18 y 19 de dicho cuerpo legal. Según lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión mencionada, son tres los requisitos para que un invento sea patentable, a saber:

a) Novedad, b) Nivel inventivo; y, c) Susceptibilidad de aplicación industrial.

a) Novedad de la Invención Sobre este requisito la doctrina ha señalado que “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”. Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, dice: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.”55

54 Proceso 21-IP-2000, sentencia de 21 de octubre de 2000. G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA. ZUCCHERINO, Daniel R., “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. RÉGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150.


Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) “Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un mo-mento determinado”. b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad” “(...) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible”. c) “Carácter Universal de la Novedad” “(...) la novedad de la inven-ción se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero”. “(...) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país”. d) “Carácter público de la novedad” “(...) la invención patentada pa-sará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patenta-miento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”56. Según lo establecido en el artículo 18 de la misma Decisión, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos acce-sibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de pa-tente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

56 CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2004. Págs. 697 a 714. (Proceso 07-IP-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004.).


Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones inno-vadoras del invento. En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo”57. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en la Decisión 486. En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad recono-cida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se des-prenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención. Es menester precisar que la información debe resultar útil para destina-tarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. Finalmente, es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la pa-tente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindi-caciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.

57 SALVADOR, Jovani Carmen. Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas.


c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anteriori-dades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”. 58 b) Nivel Inventivo Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 18 de la Decisión 486 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la mate-ria técnica correspondiente. Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica... En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se 58 Proceso 12-IP-1998, sentencia de 20 de mayo de 1998. Publicada en la G.O.A.C. Nº 428. de 16 de abril de 1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conoci-miento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. 59 Resulta pertinente, a los efectos del artículo 18 de la Decisión 486, definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo. Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo “que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad”. Lo evidente consiste en la “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda” 60. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conoci-mientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de con-formidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado. Este Tribunal, al respecto, manifiesta que “Tal y como lo establece Gómez Segade (…) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye ‘un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica’, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica. Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los

59 Proceso N° 12-IP-98. Doc. Cit. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 60 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. ESPASA. Madrid, España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Tomos 5 y 7. Págs. 686 y 1089.


conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...)”.61 c) Aplicación Industrial Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 19 de la Decisión 486. Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica. 3.3. NIVEL INVENTIVO EN RELACIÓN CON MEZCLA O COMBINACIÓN DE ELEMENTOS CONOCIDOS. PROHIBICIÓN DE PATENTAR PROGRAMAS DE ORDENADOR. LA NO PATEN-TABILIDAD DE SEGUNDOS USOS. Nivel inventivo en relación con mezcla o combinación de elementos conocidos. Atendiendo a que en el proceso interno que dio origen a la presente Interpretación Prejudicial la demandante sostuvo que “(…) se está solucionando un problema técnico, mediante la unidad de control de salida para un generador que posee elementos estructurales y funcionales que permiten desarrollar el procedimiento para aumentar establemente la energía generada por un generador síncrono. En este orden de ideas, combinar elementos conocidos no implica de acuerdo, con el lenguaje de las patentes, que no se pueda llegar a un objeto que cumpla los requisi- 61 Proceso 13-IP-2004, sentencia de 31 de marzo del 2004. Caso: solicitud de patente “TRIHI-DRATO DE (2R.3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO”, publicado en la G.O.A.C. No. 1061 de 29 de abril de 2004 . TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


tos de patentabilidad”; en tal virtud, es necesario referirse al nivel inven-tivo en relación con mezcla o combinación de elementos conocidos. Para el propósito indicado, se transcribe lo expuesto por este Tribunal en la interpretación prejudicial No. 198-IP-2006 de 25 de enero de 2007 que hace referencia a este tema62: “En relación con los requisitos atinentes al nivel inventivo y a la nove-dad de la invención, se presentan algunos casos dudosos que merecen un análisis especial, ya que al aplicar las reglas arriba citadas no es tan fácil determinar su novedad y su altura inventiva. Uno de esos casos es el que se relaciona con la combinación o mezcla de medios o elementos conocidos, que impone que en primer lugar el exa-minador establezca si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. Al efecto, vale la pena citar que: “Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agrega-ción. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan deter-minarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elemen-tos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos”.63 En relación con combinación o mezclas de elementos conocidos no puede llegarse a priori a una conclusión, ya que no se puede predicar instantá-neamente falta de nivel inventivo de una o de otra, porque en ambos cabe analizar siempre el caso concreto.

62 Patente: “UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA UTILIZADA EN UN MÉTODO PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD AMILOIDOGÉNICA”. 63 Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Publicado en la página www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm.


Daniel R. Zuccherino, en su libro “PATENTES DE INVEN-CIÓN”, trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado: “Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas. Claro está que en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un ‘nuevo resultado’, porque éste puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco com-pacto con un disco de vinilo). Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay inven-to.”64 De manera que la oficina de patentes respectiva, al realizar un análisis del nivel inventivo de agregaciones o de combinaciones o mezclas de elementos conocidos debe establecer si con el estado de la técnica al mo-mento de la solicitud, dicho producto, así sea por combinación de ele-mentos conocidos, no es obvio ni evidente para un técnico medio en la materia. No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre paten-tes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per se que no tiene nivel inventivo. Una combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particu-lar, debe ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de aplicación industrial, es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente cuando se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema, ha sostenido lo siguiente:

64 ZUCCHERINO, Daniel R. “PATENTES DE INVENCION”, Gráfica laf s.r.l, Buenos Aires, 1998, Pág. 72.


“La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser cono-cidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido ante-riormente. En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el con-trario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previa-mente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «materia prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento. En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determi-nar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normal-mente versada en la materia técnica. Surge, por consiguiente, un requisi-to adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se pue-dan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente. Específicamente en el área de los inventos quí-micos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimien-tos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso.” (Proceso N° 21–IP–2000. Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001). Es conveniente señalar que la normativa andina sobre patentes no consagra de manera expresa lo referente al tema, como si lo hacen otras legislaciones como la Ley de patentes argentina, artículo 6, inciso f), pero de ello no surge, como ya se anotó, que con base en las normas que regulan la materia, “las oficinas de patentes puedan hacer un análisis a la ligera de la altura inventiva en casos como el de combinación de ele-mentos conocidos para denegar la patente de invención”. (Proceso 182-IP-2005. Interpretación prejudicial de 26 de octubre de 2005, publica-


da en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1278, de 15 de diciembre de 2005.)”. Finalmente, hay que tener en cuenta lo que establece el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, el cual, sobre el tema, expresa lo siguiente: “La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto. Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya rela-ción técnica entre las distintas características. Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de mane-ra independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventi-vo. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: -¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condicio-nes de plantearse el problema?; -¿de resolverse en la forma en que se revindica?; y -¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo”65. Prohibición de patentar programas de ordenador En el presente proceso la demandante manifiesta que con las Resolucio-nes impugnadas se violó el artículo 15 literal e) de la Decisión 486 en

65 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/patentes/pdf.


virtud de que “(…) el método que se define en las nuevas reivindicacio-nes no es un programa de ordenador como tal, sino un procedimiento con el que se consigue que determinados elementos físicos inter-actúen de forma distinta a la convencional”, “(…) la presente invención NO es un programa de ordenador, ni de soporte lógico como tal debido a que la invención afecta el funcionamiento de elementos, siendo una invención de carácter técnica en la que se gobiernan los componentes técnicos para producir un efecto técnico fuera de lo que sería un programa, ya que lo que se consigue es evitar que en el control de la energía eléctrica generada por un generador síncrono, se evita cuando el motor funciona a un régi-men de bajas revoluciones, que el regulador tenga que detener la genera-ción de energía eléctrica y, por lo tanto, que se produzcan las variaciones de carga en el motor que resultarían en un régimen de revoluciones ines-table del motor”, en tal virtud, el Tribunal considera oportuno referirse al tema. Para el efecto, el Tribunal hará referencia a la interpretación prejudicial recaída en el proceso 85-IP-2009, patente de invención: “MÉTODO Y DISPOSITIVO DE DIAGNOSIS DE FALLO DE FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR”, de 2 de diciembre de 2009. “El artículo 15 de la Decisión 486, en su literal e), manifiesta expre-samente que los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales no son consideradas invenciones, por lo tanto, y, tomando en cuenta que la norma comunitaria andina sólo concede patentes a las invenciones (ya sean de producto o de procedimiento) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales no son patentables. Es necesario aclarar, que de conformidad con el ordenamiento jurídico andino, los programas de ordenador son objeto de protección dentro del ámbito de los derechos de autor, contenidos en la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A la que se hará referencia de manera ilustrativa. La disposición del artículo 4 de la Decisión 351 incluye, entre las obras objeto de protección, como si se tratase de obras literarias (artículo 23),


a los programas de ordenador (literal l), entendidos tales programas (Software) como la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorpo-radas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador —un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones— ejecute determinada tarea y obtenga determinado resul-tado. El programa comprende la documentación técnica y los manuales de uso (artículo 3). Los programas de ordenador, en tanto que obras expresadas por escrito, gozan de la protección por el derecho de autor desde su creación, aunque ésta se haya producido antes de la fecha de entrada en vigencia de la Decisión (artículo 58). En el caso de los programas de ordenador, cuya protección, caso de constituir creaciones originales, se extiende tanto a los programas opera-tivos como a los aplicativos, tengan la forma de código fuente o de código objeto, su modificación para la utilización correcta (artículo 23), y su reproducción, incluso para uso personal, exigen la autorización del titular del derecho, salvo que se trate de la copia de seguridad (artículo 25). Sin embargo, la introducción del programa en la memoria del ordenador, a los efectos del exclusivo uso personal, no será un caso de reproducción ilegal; en cambio, sí lo será el aprovechamiento no consen-tido del programa por varias personas, mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo (artículo 26). Por lo demás, no hay lugar a confundir ambos objetos de protección: como ha señalado el Tribunal, un mismo programa de ordenador puede ser utilizado para la elaboración de varias bases de datos, y la elabora-ción de una base de datos puede ser el resultado del uso de varios pro-gramas de ordenador. La norma comunitaria prevé la posibilidad de que las legislaciones internas de los Países Miembros establezcan limitaciones y excepciones a la protección por el derecho de autor, pero somete tales limitaciones y excepciones a la exigencia de que se trate de usos honrados, es decir, de usos que no atenten contra la explotación normal de las obras y que no


causen perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular o titula-res de los derechos (artículo 21). En el orden comunitario, tales limitaciones y excepciones significan la posibilidad de realizar lícitamente, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna los actos enumerados en el artículo 22 de la Decisión 351”. En consecuencia, el juez consultante, sobre la base de las consideraciones emitidas, deberá determinar si la solicitud de la patente de invención, es en efecto un programa de ordenador o si por el contrario consiste en una invención. La no patentabiliad de los segundos usos En virtud de que la parte demandante argumenta que se violó el artícu-lo 21 de la Decisión 486 ya que éste fue “interpretado de forma equivo-cada (…)”, el Tribunal se referirá al tema en los siguientes párrafos. Para lo anterior, se hará referencia, asimismo, a la interpretación pre-judicial recaída en el proceso 85-IP-2009, patente de invención: “MÉTODO Y DISPOSITIVO DE DIAGNOSIS DE FA-LLO DE FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR”, de 2 de diciembre de 2009. “La Comisión de la Comunidad Andina estableció por medio del artículo 21 de la Decisión 486, una prohibición para el otorgamiento de patentes en la Subregión. Dicha norma, en efecto, excluye de manera expresa la posibilidad de patentamiento de los productos o procedimientos que gocen ya de la protección que confiere la patente, así sea “por el simple hecho de atri-buirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”. El pretender obtener los beneficios que otorga la patente para un segundo uso de invenciones previamente patentadas, con el argumento de que es un uso distinto al originalmente reconocido por la patente inicial, no implica que se satisfaga el requisito esencial de novedad, toda


vez que al existir una patente previa del invento original, éste ya se encuentra en el estado de la técnica. La prohibición o exclusión consagrada en el artículo 21 en comento, contiene como presupuestos básicos a juicio del Organismo, primeramen-te, la determinación de que los productos o los procedimientos para los cuales se requiere la nueva protección de una patente, se encuentran ya amparados por igual derecho y, en consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho accesibles al público. Al Tribunal le resulta claro, que sólo aquello que es nuevo puede ser protegido por una patente, principio incorporado al derecho comunitario con el objeto de incentivar la investigación; por lo que conceder protección del Estado a productos o procedimientos carentes de novedad, resultaría atentatorio tanto al propósito señalado como a la misma función social asignada al Derecho de Propiedad Industrial. En segundo término, el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, debe ser necesariamen-te entendido como la consagración en el artículo 21 de la Decisión 486, del principio de que no podrá reclamarse patente para usos distintos del invento o de la invención comprendidos y protegidos ya por la patente inicial o primigenia; regla prohibitiva para el otorgamiento de patentes de invención, que este Tribunal considera como parte de los requisitos establecidos por la referida Decisión. (Proceso 89-AI-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 722, de 12 de octubre del 2001, reiterado en el Proceso 01-AI-2001, G.O.A.C. Nº 818, de 23 de julio de 2002, y Proceso 34-AI-2001, G.O.A.C. Nº 839 de 25 de septiembre de 2002). En consecuencia, el Tribunal manifiesta que el artículo 21 de la Decisión 486 forma parte, en razón de su contenido y alcances, de las exclusiones a la patentabilidad fijadas también por los artículos 15 y 20 de ese Régimen Común; proscripciones a las cuales, por cierto, se añade la no patentabilidad de segundos usos establecida por el referido artículo.


Cabe destacar, de la redacción del artículo 21 de la Decisión 486, que la razón esencial para no otorgar una nueva patente a un producto o procedimiento al que se atribuya un uso distinto al originalmente com-prendido en la patente inicial, radica en el hecho de que dicho producto o procedimiento se encuentre ya comprendido en el estado de la técnica. Ello llevó a este Órgano Jurisdiccional a señalar que: “(…) además de que el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente com-prendido por la patente inicial, no se constituye en posibilidad jurídica para la concesión de una nueva patente, esa determinación del derecho comunitario conlleva, adicionalmente, la prohibición a los Países Miem-bros, para el otorgamiento de derechos de patente para productos o pro-cedimientos comprendidos ya en el estado de la técnica y que, por tal circunstancia, han perdido la virtud de la novedad, que se constituye en uno de los fundamentos básicos para la concesión de patentes en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial determinado por la Deci-sión 344”. (Proceso 01-AI-2001, ya citado). Este criterio es perfecta-mente aplicable a la Decisión 486, ahora analizada”. En consecuencia, en el presente caso, el juez consultante deberá determi-nar si la patente de invención solicitada constituye o no una patente de segundo uso. 3.4. TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE PATENTE: REQUISITOS FORMALES: EXAMEN DE FORMA, EXAMEN DE PATENTABILIDAD: LA DESCRIP-CIÓN DE LA INVENCIÓN; LA PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES; EXAMEN DE FONDO; REQUISITO DE CLARIDAD DE LAS REIVINDI-CACIONES. Requisitos formales; examen de forma Tomando en cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negar el privilegio de patente de invención a la creación denomi-nada “UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SINCRONO”, se estima adecuado referirse al


trámite de la solicitud de patente, examen de patentabilidad y al requi-sito de claridad de las reivindicaciones. La doctrina y la jurisprudencia establecen la obligación de la oficina nacional competente de realizar un examen de los aspectos formales de la solicitud de patente, la misma que consiste en verificar si la solicitud reúne o no los requisitos exigidos. La profesora Alicia Álvarez señala que “el examen previo o formal tiene como objetivo verificar si la documentación presentada cumple con los requisitos, y permite detectar gruesas fallas en la solicitud, evitando los perjuicios que ocasionaría su detección tardía”.66 La autoridad nacional competente, al realizar el examen previo o de forma, debe limitarse únicamente a verificar si los requisitos formales fueron cumplidos, es decir, que éstos se encuentren contenidos en la soli-citud, y no deberá realizar una evaluación de fondo de la solicitud, examen que se realiza en una fase posterior. Requisitos para la solicitud de patentes de invención El artículo 26 de la Decisión 486 establece los requisitos que deben cumplir las solicitudes para la obtención de patentes de invención, los cuales son necesarios e imprescindibles, pues la ausencia de uno de ellos ocasionará que la solicitud no sea admitida a trámite o que si lo hubiere sido, no pueda concluir en una decisión de mérito. La normativa comunitaria contempla que se efectúe una descripción de la invención, el cual es un requisito de forma que no puede ser omitido en la solicitud porque es la vía a través de la cual los interesados pueden recibir información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención. Asimismo, la descripción constituye un factor relevante al fijar el ámbito de la patente.

66 ÁLVAREZ, Alicia. Cómo obtener una patente. En: Derecho de Patentes. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires. 1999. p.103.


La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. En el presente proceso, la Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda, alegó que “Las reivindicaciones no definen la materia que se desea proteger mediante la patente, no son claras, conci-sas y sustentadas por la descripción. En el presente caso no permiten conocer qué es lo que están definiendo, si se trata de la unidad de control de la salida de voltaje o el generador sincrónico. Además, afirmó que se trataba de un uso y no un objeto, lo cual no es procedente”. La normativa comunitaria contempla, asimismo, como otro de los re-quisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá conte-ner “una o más reivindicaciones”. La doctrina sostiene al respecto que “… en principio, las reivindicacio-nes deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejem-plos … Pero … que, en caso de duda, la descripción y los dibujos ser-virán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.67 Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). La diferencia está, según Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedi-miento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente…”, en cambio, 67 ÁLVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99.


“… las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada. Sin embargo, en las patentes de procedi-miento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”.68 Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindica-ciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria des-criptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita. El inventor tiene la tendencia a ampliar excesiva-mente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, carac-terísticas principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte funda-mental para determinar el alcance de la solicitud. Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevan-cia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vis-lumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo 68 SALVADOR, Jovaní, Carmen. El ámbito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002.


respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se con-sidera nuevo y con nivel inventivo. Según la normativa andina, artículo 26 de la Decisión 486, “la solici-tud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: (…) b) La descrip-ción”. El artículo 28 euisdem añade que “La descripción deberá divul-gar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla”. Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación. Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales gene-ralmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la gene-ralización del término”69. Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda dis-tinguir lo qué hay en ellas. En cuanto a la unidad de la invención, el Tribunal advierte que la solicitud sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invencio-nes relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concep-to inventivo general o unidad de invención. Así lo dispone el artículo 25 de la Decisión 486 al indicar: “La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo”.

69 Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, España Patentes. Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004. P. 48.


Examen de patentabilidad En el presente proceso, realizado el examen de patentabilidad, se en-contró que la invención no es patentable, y se solicitó al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud. En virtud de lo establecido en el artículo 45 y siguientes de la Decisión 486, la oficina nacional competente realizará el examen de patentabili-dad que comprende, no solamente el estudio de la patentabilidad de la invención, sino también el estudio del cumplimiento de todos los requisi-tos establecidos para la concesión de la patente, independientemente de que se hayan presentado oposiciones. Dentro de dichos requisitos se encuentra la unidad de invención70. RÉGIMEN

DE LA DECISIÓN 344

RÉGIMEN DE LADECISIÓN 486

Examen de forma

Artículos 21 –22 (aspectos formales indicados en la Decisión) Plazo para res-ponder las obser-vaciones que for-mule la Oficina Nacional: 30 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de las observaciones.

Artículos 38 – 39(requisitos de forma de que tratan los artículos 26 y 27) Plazo para completar los requisitos: dos meses siguientes a la fecha de la notificación. (prorrogable por una sola vez y por un perío-do igual). Consecuencia: Si el solicitan-te no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y se

70 Es conveniente analizar los cambios normativos que se presentan en relación con el examen de fondo que realizan las oficinas de patentes, según lo ha establecido este Tribunal en el proceso 208-IP-2005, (patente: “NITRATO DE AMONIO DE PERLAS POROSAS”), mediante el siguiente cuadro comparativo que muestra las diferencias.


(prorrogable por una sola vez y por un período igual) Consecuencia: Si el peticionario no presenta respuesta a las observaciones o no complementa los antecedentes la solicitud se consi-dera abandonada.

perderá la prelación.

Publicación e intervención de terceros

Artículos 23 –26 La Oficina Na-cional publicará la solicitud, de conformidad con las disposiciones nacionales, dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de la solici-tud o de la fecha de prioridad que se hubiese reivindi-cado, y una vez terminado el exa-men de forma, publicará el aviso de conformidad con la reglamenta-ción que al efecto establezca cada

Artículos 40 – 43 Transcurridos diecio-cho (18) meses contados a partir de la fecha de pre-sentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado, y la Oficina Nacional orde-nará la publicación de la solicitud de conformi-dad con las disposiciones nacionales. El solicitante puede pedir que se realice la publicación en cualquier momento, siem-pre que se hay concluido el examen de forma. Dentro del plazo de sesen-ta días, siguientes a la publi-


País Miembro. El expediente no podrá ser consul-tado por terceros mientras no se efectúe la referida publicación… Una vez efectuada la publicación, el expediente tendrá carácter de públi-co. Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la publicación, quien tenga legíti-mo interés, podrá presentar, por una sola vez, observa-ciones fundamen-tales que puedan desvirtuar la pa-tentabilidad.

cación, quien tenga Interés legítimo podrá presentar, por una sola vez, oposición fun-damentada que pueda desvir-tuar la patentabilidad.

Examen de Fondo

Art. 27.- Venci-dos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente proce-derá a examinar si la solicitud es o no patentable.

Art. 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposicio-nes, el solicitante de-berá pedir que se exa-mine si la invención es paten-table. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realiza-


Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o com-plementarios, se le requerirá por escrito al solicitan-te para que, de-ntro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notifi-cación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinen-tes o presente la información o do-cumentación re-querida. Si el solicitante no cum-ple con el requeri-miento en el plazo señalado, su solici-tud se considerará abandonada. Art. 28.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe

ción de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solici-tante hubiera pedido que se realice el exa-men, la solicitud caerá en abandono. Art. 45.- Si la oficina na-cional competente encontrara que la invención no es paten-table o que no cumple con alguno de los requisitos esta-blecidos en esta Decisión para la concesión de la pa-tente, lo notificará al solici-tante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días conta-dos a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondie-ra a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la


de expertos o de organismos cientí-ficos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión so-bre novedad, nivel inventivo, y aplica-ción industrial de la invención. Asi-mismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de cual-quiera de las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros o de terceros países.

patente.Art. 46.- La oficina nacio-nal competente podrá reque-rir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabili-dad de la invención. Asi-mismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solici-tante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relati-vos a una o más de las solici-tudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud ex-tranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud ex-tranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera;


d) copia de cualquier resolu-ción o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolu-ción o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera. La oficina nacional compe-tente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condi-ciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente. Art. 47.- A pedido del solicitante, la oficina nacio-nal competente podrá sus-pender la tramitación de la solicitud de patente cuando algún documento que deba presentarse conforme a los literales b) y c) del artículo 46 aún no se hubiese obteni-do o estuviese en trámite ante una autoridad extranjera.


Consecuencia del Examen Definitivo

Art. 29.- Si el examen definitivo fuere favorable se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará.

Art. 48.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la paten-te. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se dene-gará.

El requisito de unidad de la invención para la concesión del privilegio de patente, podrá ser objeto del examen de fondo que realiza la oficina nacional competente en desarrollo del artículo 45, se encuentra previsto expresamente en el artículo 36 de la Decisión 486 que establece, en su inciso segundo, que "la oficina nacional competente podrá en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención". Para determinar la unidad de la invención, la doctrina ha señalado que se entenderá que existe tal unidad aún cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que di-chas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo con-junto inventivo o concepción inventiva. Se entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones indepen-dientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa: a) Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho produc-to. b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.


c) Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento. 3.5. MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PA-TENTE DE INVENCIÓN. En el presente caso, la demandante allegó un nuevo capítulo reivindica-torio. En ese sentido, se abordará el tema de las modificaciones a la solicitud de patente de invención. Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspon-diente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486. Del análisis de la norma en estudio se generan dos interrogantes que resulta necesario resolver. Para el efecto se reitera lo expresado en el Proceso 182-IP-2005, interpretación prejudicial del 26 de octubre de 2005, publicada en la G.O.A.C. No. 1278 de 15 de diciembre de 2005, a saber:

• ¿El peticionario puede modificar la solicitud en cualquier esta-do del trámite?

• ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la pa-tente?

Respecto de la primera interrogante, la norma analizada no determina el tiempo o el plazo durante el cual el peticionario puede modificar la solicitud. Como no se establece nada al respecto, y como de los principios en que se soporta la normativa sobre patentes no se desprende limitación temporal alguna sobre este tema, se debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las modificaciones en cual-quier estado del trámite.


En relación con la segunda interrogante, si bien es cierto que la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente pro-cesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de los Países Miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa. Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado por el Tribunal que señaló: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que dispon-ga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente. En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrati-va puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial”.71 Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presenta-ción de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la des-cripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. Al respecto, este Tribunal ha expresado: “La única limitación impues-ta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. A Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el cinvento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindica-ciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindica-

71 Proceso 21-IP-2000. Solicitud de Patente: “Procedimientos para preparación de derivados de Sal de Bilis humana estimulada por lipasa y para la preparación de Composiciones Farmacéuti-cas que los contiene, publicado en la Gaceta Oficial Nº 631, 10 de enero de 2001.


ciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”72. 3.6. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL DE PATENTES PARA TOMAR SUS DECISIONES Tomando en cuenta que la actora argumentó “(…) la Oficina de Nue-vas Creaciones (…) ha otorgado patentes de invención a solicitudes presentadas con anterioridad a la que es materia de ésta (sic) acción y que se encuentran dentro del grupo de ‘DISPOSITIVO DE CON-TROL’, por lo tanto no entendemos el errado proceder que la entidad ha tenido en las decisiones demandadas (…)”, y que la Superinten-dencia de Industria y Comercio, en su contestación a la de-manda, expresó “Es respetable el hecho que en otros países le hayan otorgado la patente, la Superintendencia es una entidad autónoma que puede apartarse de estos otros casos en donde la patente sí fue concedi-da”, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones. Sobre el tema es pertinente hacer referencia a lo expresado por el Tribu-nal en la interpretación prejudicial rendida dentro del proceso 110-IP-2008: El sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas de Patentes de cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la men-cionada independencia, y es así que el capítulo IV de la Decisión 486 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emana-das de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones73. 72 Proceso 25-IP-2002, patente: “IMINODERIVADOS CÍCLICOS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 769, de 24 de mayo de 2002.


Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras (…) las ponen en contacto, (…) sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronun-ciamientos de las mismas74. En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Paten-tes significa que éstas juzgarán la patentabilidad o no de una solicitud de patente, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes, es decir, el examen realizado por otras Oficinas no es vinculante para la Oficina de Patentes del respectivo País Miembro. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales competentes la obligación de realizar el examen de patentabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones. En el caso de que sean presentadas observaciones, la oficina nacional competente se pro-nunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la patente de invención. Asimismo, es pertinente agregar que este examen integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de patentes, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de patentabilidad analizando cada caso concreto. Con ello no se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

73 En la interpretación prejudicial 110-IP-2008, el Tribunal Comunitario desarrolló lo relativo a la autonomía de la Oficina de Registro Marcario para tomar sus decisiones, lo cual es aplicable al presente caso. 74 Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.


Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, C O N C L U Y E:

1. El artículo 14, en concordancia con los artículos 16, 18 y 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla los requisitos indispensables para que las invenciones "sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología", puedan ser susceptibles de pa-tentabilidad ante las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros. La novedad, el nivel inventivo y la sus-ceptibilidad de aplicación industrial son requisitos de obliga-toria observancia para el otorgamiento de una patente, so pena de nulidad absoluta que podrá declararse a petición de parte o aún de oficio por la Oficina Nacional Competente.

2. La invención, además de no ser obvia para un experto medio,

debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, descartando como invención la acción propia de la na-turaleza.

3. La novedad de la invención, a que se refiere el artículo 16 de

la misma Decisión, consiste en que el invento no esté compren-dido en el "estado de la técnica", esto es, el conjunto de cono-cimientos existentes y de dominio público accesibles por des-cripción escrita u oral, o por cualquier otro medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

4. El artículo 18 de la Decisión 486 señala claramente lo que

debe considerarse como "nivel inventivo" para una persona del oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención constituye un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la “no obviedad “, esto


es, que ella no se derive de manera evidente de la técnica en un momento dado.

5. Dentro del Ordenamiento Jurídico Andino no hay norma es-

pecial para resolver sobre el nivel inventivo de mezclas y/o combinaciones de elementos conocidos. Sin embargo, lo ante-rior no implica que el examen de patentabilidad en los casos de combinación de elementos conocidos para generar uno nuevo pueda hacerse a la ligera; por el contrario, se debe partir de que sí pueden llegar a constituir una invención patentable las combinaciones si son novedosas, tienen altura inventiva y apli-cación industrial.

6. El artículo 15 de la Decisión 486, en su literal e), manifiesta

expresamente que los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales no son consideradas invenciones, por lo tanto, y, tomando en cuenta que la norma comunitaria andina sólo concede patentes a las invenciones (ya sean de producto o de procedimiento), los programas de ordenadores o el soporte lógi-co como tales no son patentables.

7. En el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, a di-

ferencia de otros ordenamientos, las invenciones de producto o de procedimiento ya patentadas y, en consecuencia, integradas en el estado de la técnica, no pueden ser objeto de nuevas pa-tentes, aunque se atribuya a tales invenciones usos nuevos o distintos.

8. Las solicitudes para la obtención de patentes serán presenta-

das ante la oficina nacional competente y necesariamente deben cumplir con todos los requisitos contemplados en el artículo 26 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andi-na.

9. Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva

solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y es-


pecifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y completas.

10. Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán

presentarse ante la oficina nacional competente y deberán con-tener la descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.

Es decir, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas.

11. La solicitud para la obtención de patentes sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas en-tre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventi-vo general o unidad de invención.

12. Las modificaciones a la solicitud de patente podrán presentar-

se en cualquier momento del trámite, siempre que no constitu-yan una ampliación de la protección correspondiente a la rei-vindicación contenida en la solicitud inicial, la cual se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración.

13. El sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra

soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas de Patentes de cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada indepen-dencia, y es así que el capítulo IV de la Decisión 486 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que de-ben contener las mismas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo exa-men de patentabilidad.


Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como con sus propias decisiones. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribu-nal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultan-te, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2008-00076, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su pu-blicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA


Sentencias Relacionadas: Proceso 66-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 14 y 15 literales e) y f), 16, 18, 19 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Patente: “MÉTODO PARA LA FA-BRICACIÓN DE UN ELEMENTO EN FORMA DE SUPERFICIE HORIZONTAL QUE CONTIENE IN-FORMACIÓN”; 23/08/2012; GOAC Nº 2124 de 30 de no-viembre de 2012. Proceso 127-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 16 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina; Patente: “FENOXI PIPERDINAS”; 25/01/2012; GOAC Nº2039 de 9 de abril de 2012. Proceso 176-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 1 y 2 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina; Patente: “Antibiótico de Carbapenem, composición y método de preparación”; 19/07/2012; GOAC Nº 2120 de 22 de noviembre de 2012 Proceso 172-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina; Patente: “NUEVO PENICILIUM FUNICULOSUM, NUEVA MEZCLA DE ENZIMAS OBTENIBLE DEL MISMO Y COMPOSICIONES DE LA MEZCLA DE ENZIMAS”; 19/07/2012; GOAC Nº 2120 de 22 de noviembre de 2012. Proceso 020-IP-2012, Patente: “PROCESO PARA LA FIJA-CIÓN DE SIGNOS DE IDENTIFICACIÓN POLIMÉRI-COS SOBRE UN SUSTRATO Y SUS DIFERENTES FORMAS” Arts. 14,18,34 y 37 de la Decisión 486 28/02/2012 GOAC Nº 2136 de 15 de enero de 2013

PATENTE El modelo de utilidad. Aplicación de las normas sobre patentes. PROCESO 147-IP-2011 Interpretación prejudicial, a solicitud del juez consultante, de los artícu-los 31 y 40 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 30, 44, 81 y 85 de la misma normativa, con fundamento en la consul-ta formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Ad-ministrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia. Expe-diente Interno Nº 2008-00126. Actor: FEDERACIÓN NA-CIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. Patente de modelo de utilidad: “COSECHADOR MECÁNICO DE CAFÉ POR APLICACIÓN DE IMPACTO DIRIGIDO A LOS FRUTOS DE VIBRACIÓN DE LA RAMA” EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Conten-cioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colom-bia. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se des-prende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 30 de noviembre de 2011.


I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: III. Las partes. Demandante: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFE-TEROS DE COLOMBIA. Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. III. DATOS RELEVANTES. A.1. Hechos.

10. La FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, solicitó el 9 de octubre de 2002 ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el otorgamiento de la patente de modelo de utilidad titulada “COSECHADOR MECÁ-NICO DE CAFÉ POR LA APLICACIÓN DE IMPACTO DIRIGIDO A LOS FRU-TOS DE VIBRACIÓN DE LA RAMA”.

11. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad

Industrial No.537 de 27 de febrero de 2004.

12. La FEDERACIÓN NACIONAL DE CA-FETEROS DE COLOMBIA, mediante escrito presentado el 22 de octubre de 2004, solicitó que se vol-viera a efectuar la publicación de la solicitud. Argumentó que no fue publicado el resumen del modelo de utilidad,


sino la primera reivindicación; también que se omitió in-cluir al CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL CAFÉ como solicitante de la patente.

13. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la

petición el 22 de junio de 2007, argumentando que no procedía una segunda publicación.

14. El Superintendente Delegado para la Propiedad

Industrial (e), mediante Resolución Nº 18166 de 22 de junio de 2007, decidió declarar abandonada la solicitud. Argumentó que pasados tres meses desde la publicación de la solicitud, La FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA no solicitó que se efectuara el examen de fondo.

15. La FEDERACIÓN NACIONAL DE CA-

FETEROS DE COLOMBIA, presentó recurso de reposición contra el anterior acto administrativo.

16. La Superintendente Delegada para la Propiedad

Industrial, mediante Resolución Nº 37724 de 16 de noviembre de 2007, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto impugnado.

17. La sociedad FEDERACIÓN NACIONAL DE

CAFETEROS DE COLOMBIA, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

18. La Sección Primera del Consejo de Estado de la

República de Colombia solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.


B. Fundamentos de derecho contenidos en la deman-da.

1. Señala, que la Superintendencia de Industria y Comercio está equivocada al argumentar que es factible publicar el capítulo reivindicatorio en lugar del resumen de la solicitud, ya que este tiene como función que los terceros comprendan y ejecuten la patente tras su publicación. Si esto no fuera así no tendría sentido alguno que la norma exija al solicitante presentar el mencionado resumen.

2. Sostiene, que la publicación debe divulgar el modelo de

utilidad en forma clara, de modo que cualquier persona versada en la materia pueda comprenderlo y ejecutarlo. Si no se presenta esta información, los terceros no podría saber si el objeto solicitado es o no patentable y, en últimas, no podrían presentar oposiciones. La información con estas características se encuentra en el resumen de la descripción y no en el capítulo reivindicatorio.

3. Agrega, que no publicarse el resumen de la descripción,

hace que las personas no puedan consultar el expediente, tal como ocurriría con los terceros domiciliados en el extranjero, lo que lleva a que no puedan oponerse en debida forma a la solicitud, es decir, no podrían determinar si el objeto de la solicitud es patentable o no.

4. Expresa, que si no hay una clara descripción del objeto

en la publicación nadie podría ejecutarlo. Esto implicaría que nadie podría beneficiarse de dicho modelo una vez haya pasado al dominio público, o al solicitar una licencia de uso.

5. Aduce, que la FEDERACIÓN NACIONAL DE

CAFETEROS DE COLOMBIA no continuó con el


trámite, pues en ese momento no era pertinente el pago de la tasa si la publicación tenía vicios.

C. La contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Co-lombia, contestó la demanda con los siguientes argumentos:

1. Sostiene, que el solicitante se encontraba obligado a pedir que se realizara el examen de registrabilidad previsto en el artículo 44 de la Decisión 486, es decir, dentro de los seis meses siguientes a la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

2. Manifiesta, que como la publicación de la solicitud se

realizó el 27 de febrero de 2004, se debe aplicar el artículo 44 de la Decisión 486. De conformidad con este artículo, era procedente el abandono de la solicitud, ya que la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS no pidió que se realizará el examen de patentabilidad.

3. Argumenta, que la Superintendencia no es responsable

por el evidente descuido del solicitante. No se puede pretender aplicar una Decisión derogada argumentando dicho descuido. La norma procesal aplicable era la Decisión 486.

IV. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordena-miento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. Normas a ser interpretadas.


La Corte Consultante solicitó la interpretación de los siguientes artícu-los 1, 31, 40 y 42 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina. No se interpretarán los artículos 1 y 42, ya que no son pertinentes para resolver el caso bajo estudio. Se tendrán en cuenta las demás solicitados. De oficio, se interpretarán los artículos 30, 44, 81 y 85 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A continuación, se inserta el texto de las normas enunciadas: Decisión 486 “(…) Artículo 30 “Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger me-diante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sus-tentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refirién-dose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.” Artículo 31 “El resumen consistirá en una síntesis de la divulgación técnica conteni-da en la solicitud de patente. Dicho resumen servirá sólo para fines de información técnica y no tendrá efecto alguno para interpretar el alcance de la protección conferida por la patente.” (…)


Artículo 40 “Transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de presen-tación de la solicitud en el País Miembro o cuando fuese el caso desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado, y la oficina nacional competente orde-nará la publicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el solicitante podrá pedir que se publique la solicitud en cualquier momento siempre que se haya concluido el examen de forma. En tal caso, la oficina nacional competente ordenará su publicación.” (…) Artículo 44 “Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono.” (…) Artículo 81 “Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.” (…)


Artículo 85 “Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de trami-tación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses.” (…)”. VI. consideraciones: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

A. El modelo de utilidad. Aplicación de las normas sobre patentes.

B. La manifestación del solicitante para la realización

del examen de patentabilidad. C. La publicación de la solicitud de patente de modelo

de utilidad. A. EL MODELO DE UTILIDAD. APLICACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE PATENTES. Como el caso bajo estudio se trata del otorgamiento de una patente de modelo de utilidad, el Tribunal estima necesario determinar qué es el modelo de utilidad y cuáles son las normas que lo regulan en el marco del ordenamiento jurídico comunitario andino. El artículo 81 de la Decisión 486 define al modelo de utilidad de la siguiente manera: “Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un


mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.” El Tribunal ha determinado el concepto de utilidad así: “(…) En términos generales se puede definir al modelo de utilidad como una invención pequeña o menor, que proporcionan una utilidad o una venta-ja de carácter técnico aplicado sobre algo ya conocido, por lo que se le considera, de menor exigencia inventiva, con respecto a la patente de invención. El modelo de utilidad se refiere a invenciones, que ofrecen solución a un problema técnico, y al igual que sucede en el caso de las patentes de invención, el registro le otorga a su titular un derecho de uso exclusivo sobre el modelo de utilidad, que le significará beneficios de carácter económico y su diferencia radica en que su exigencia inventiva, y avance tecnológico es menor, debido a que se trata de una ventaja en su empleo o fabricación. En pronunciamientos del Tribunal se ha precisado que sus características fundamentales son: a) “Se trata de una invención: Aunque el modelo de utilidad es una invención menor, sigue siendo una invención; por lo que de ella puede desprenderse la novedad y la actividad inventiva del autor de la ventaja, beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico nuevo que se traduce en un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que se agrega al objeto ya existente. b) “Tiene forma definida de un objeto: Se trata de una cosa especialmente delimitada, no de un procedimiento o una sustancia. c) “Mejora o perfecciona un bien proporcionándole una ventaja o beneficio que antes no tenía: Esa forma adicional debe reportar una


ventaja práctica o utilidad nueva que se manifestará en el empleo o en la manufactura del objeto cuya protección se pretende.” 75 El modelo de utilidad recae sobre un objeto ya existente, proporcionán-dole a éste una ventaja, beneficio o utilidad que no tenía. Lo anterior es sumamente importante, ya que en esto se diferencia de la patente de invención y de ahí se origina que a los modelos de utilidad se los deno-mine como una “invención menor”. (…) En conclusión, el modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial, semejante a la patente de invención, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor, debido a que mas bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja funcional en su empleo o fabri-cación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana.”76 El artículo 85 de la Decisión 486, establece lo siguiente: “Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de trami-tación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses.” De conformidad con el artículo transcrito, los requisitos de patentabili-dad, el procedimiento de concesión y las normas sobre la protección de las patentes de invención, son perfectamente aplicables a los modelos de utilidad teniendo en cuenta las particularidades propias, tal como sería el caso de los plazos que se encuentran regulados en el artículo 85 de la Decisión 486.

75 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 24 de agosto del 2001. Proceso Nº 43-IP-2001. Patente de Modelo de Utilidad: “TANQUE COMPUESTO”. Publi-cado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 716 de 18 de septiembre del 2001. 76 Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 2011, expedida en el marco del proceso 73-IP-2011.


B. LA MANIFESTACIÓN DEL SOLICITANTE PA-RA LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN DE PATEN-TABILIDAD. La Superintendencia de Industria y Comercio argumentó, que el solici-tante se encontraba obligado a pedir que se realizara el examen de registrabilidad previsto en el artículo 44 de la Decisión 486, es decir, dentro de los seis meses siguientes a la publicación en la Gaceta de Pro-piedad Industrial. Como ya se manifestó en el literal A de la presente Interpretación Pre-judicial, en lo pertinente, se aplicarán al trámite de la solicitud de pa-tente de modelo de utilidad las normas sobre patentes de invención. Por lo tanto, el artículo 44 de la Decisión 486, mediante el cual se regula la forma de iniciar el examen de patentabilidad es también aplicable al trámite de patentabilidad de los modelos de utilidad. En la Interpreta-ción prejudicial expedida en el proceso 21-IP-2010, el Tribunal esta-bleció cómo debe hacerse la solicitud del examen de patentabilidad, el plazo previsto y las consecuencias de no solicitarlo. Estos parámetros son perfectamente aplicables al asunto bajo estudio, teniendo en cuenta la reducción de los plazos que establece el artículo 85 de la Decisión 486. Por tal motivo, se transcribirá la mencionada providencia: “En relación con el examen de fondo o de patentabilidad, la Decisión 486 introdujo cambios a lo regulado en la Decisión 344. Sobre el inicio de dicho examen el siguiente cuadro muestra la transformación normati-va: RÉGIMEN

DE LA DECISIÓN 344

RÉGIMEN DE LADECISIÓN 486

Examen de Fon-do

Art. 27.- Venci-dos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso,

Art. 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposi-ciones, el solicitante deberá


la oficina nacional competente proce-derá a examinar si la solicitud es o no patentable.

pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcu-rriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abando-no.

Como se observa, mientras en el artículo 27 de la Decisión 344 estaba previsto el inicio de oficio del examen de fondo y sin ningún requisito adicional, en el artículo 44 de la Decisión 486 se establece que el examen de patentabilidad se iniciará siempre y cuando el solicitante, dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, pida expresamente que se examine si la solicitud es patentable, independientemente de que se hubieren presentado o no oposiciones. Asimismo, establece que la consecuencia a la inactividad del solicitante es la declaración de abandono de la solicitud. Además del requisito de la petición expresa, el artículo 44 autoriza el cobro de tasas para la realización del examen de patentabilidad. Si los Países Miembros optan por dicho cobro, la petición expresa del examen debe ir aparejada al pago de la respectiva tasa en las condiciones que la regulación interna indique. Esto quiere decir que para que la oficina de patentes realice el examen de patentabilidad se necesitan los dos requisi-tos: 1) la petición expresa y 2) el pago de las respectivas tasas si están previstas. Es muy importante tener en cuenta que el pago de las tasas no exime al solicitante de la petición expresa, así como tampoco la petición expresa exime del pago de las tasas. Por lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas como una petición implícita para la realización del examen de patentabilidad.


En este evento, como la no cancelación del pago de la tasa imposibilita la realización del examen de patentabilidad, se genera un efecto similar al hecho de no haberse solicitado el mencionado examen dentro del término previsto en la norma comunitaria, es decir, el abandono de la solicitud. De conformidad con lo anteriormente analizado, los requisitos para que la oficina de patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patenta-bilidad, de conformidad con la Decisión 486, son los siguientes77:

• Publicación de la solicitud de patente.

• Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de patentabilidad.

• Pago de las tasas, si fuere del caso, para la realización del

examen de patentabilidad, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, en las condiciones que establezca la regulación interna.

Estos son aspectos procesales que, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, deben aplicarse a los trámites que se encontraban pendientes a su entrada en vigencia.”78 Acorde con lo expuesto, los requisitos para que la Oficina de Patentes respectiva proceda a iniciar el trámite de patentabilidad en relación con los modelos de utilidad, de conformidad con la Decisión 486, son los siguientes:

• Publicación de la solicitud de patente. 77 Estos requisitos fueron determinados por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 12 de enero de 2006, expedida dentro del proceso 208-IP-2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1317, de 04 de abril de 2006. 78 Interpretación Prejudicial de 9 de junio de 2010, expedida en el proceso 21-IP-2010, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1871, de 31 de agosto de 2010.


• Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los tres (3) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de patentabilidad.


examen de patentabilidad, dentro de los tres (3) meses siguien-tes a la publicación de la solicitud, en las condiciones que esta-blezca la regulación interna.

Es muy importante tener en cuenta, que el pago de las tasas no exime al solicitante de la petición expresa, así como por lo contrario la petición expresa exime del otro requisito. Por lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas como una petición implícita para la realización del examen de patentabilidad. En consecuencia, para no incurrir en la causal de abandono consagrada en el artículo 44 de la Decisión 486, el solicitante deberá pedir expre-samente a la Oficina de Patentes, dentro de los tres (3) meses siguientes a la publicación de la solicitud, que se realice el examen de patentabili-dad y pagar la tasa respectiva, si fuese del caso. De manera que la no cancelación del pago de la tasa, si fuese el caso, al no posibilitar la realización del examen de patentabilidad, genera un efecto similar al hecho de no haber solicitado el examen en mención dentro del término previsto en la norma comunitaria, es decir el aban-dono de la solicitud. C. LA PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PA-TENTE DE MODELO DE UTILIDAD. La demandante, sostuvo que la Superintendencia de Industria y Co-mercio está equivocada al argumentar que es factible publicar el capítulo reivindicatorio en lugar del resumen de la solicitud, ya que el resumen de la descripción tiene como función que los terceros comprendan y ejecuten la patente tras su publicación.


En una reciente Interpretación Prejudicial este Tribunal estableció que, mientras la legislación nacional no regule el tema y establezca lo contra-rio, se puede publicar el capítulo reivindicatorio en lugar del resumen de la solicitud. Esto, por cuanto las reivindicaciones son las que definen la materia que se desea proteger y, en consecuencia, sirven perfectamente para informar a los terceros de una manera clara y completa sobre el objeto a patentarse como modelo de utilidad. El Tribunal dijo lo siguiente: “Sobre este punto, se tiene, por un lado, que “las reivindicaciones defi-nirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción” (Artículo 30). Por otro lado, el artículo 31 de la Decisión 486 señala que: “El resumen consistirá en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente. Dicho resumen servirá sólo para fines de información técnica y no tendrá efecto alguno para interpretar el alcance de la protección conferida por la patente”. Al respecto, el artículo 40 de la Decisión 486 sólo determina que “la oficina nacional competente ordenará la publicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales”. En consecuencia, este Tribunal no ve problema alguno en que pueda publicarse el “capítulo reivindicatorio” en lugar del “resumen” de la solicitud, ya que justamente son las reivindicaciones las que definen la materia que se desea proteger mediante la patente y se encuentran sus-tentadas, además, por la descripción. Por lo tanto, ello devendría en suficiente para divulgar el modelo de utilidad a los terceros de manera clara y completa para su comprensión, en orden a que una persona capacitada en la materia técnica correspon-diente pueda ejecutarla, salvo que la legislación nacional determine expresamente lo contrario.”79

79 Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 2011, expedida en el proceso 73-IP-2011.


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, C O N C L U Y E: PRIMERO: El modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial, semejante a la patente de invención, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor, debido a que mas bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja funcional en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana SEGUNDO: Los requisitos para que la Oficina de Patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486, son los siguientes:

• Publicación de la solicitud de patente.

• Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los tres (3) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de patentabilidad.


examen de patentabilidad, dentro de los tres (3) meses siguien-tes a la publicación de la solicitud, en las condiciones que esta-blezca la regulación interna.

Es muy importante tener en cuenta que el pago de las tasas no exime al solicitante de la petición expresa, así como tampoco la petición expresa exime del pago de las tasas. Por lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas como una petición implícita para la realización del examen de patentabilidad. En consecuencia, para no incurrir en la causal de abandono consagrada en el artículo 44 de la Decisión 486, el solicitante deberá pedir expre-samente a la Oficina de Patentes, dentro de los tres (3) meses siguientes


a la publicación de la solicitud, que se realice el examen de patentabili-dad y pagar la tasa respectiva, si fuese del caso. De manera que la no cancelación del pago de la tasa, si fuese el caso, al no posibilitar la realización del examen de patentabilidad, genera un efecto similar al hecho de no haber solicitado el examen en mención dentro del término previsto en la norma comunitaria, es decir el aban-dono de la solicitud. TERCERO: Mientras la legislación nacional no regule el tema y establezca lo contrario, se puede publicar el capítulo reivindicatorio en lugar del resumen de la solicitud. Esto por cuanto las reivindicaciones son las que definen la materia que se desea proteger y, en consecuencia, sirven perfectamente para informar a los terceros de una manera clara y completa sobre el objeto a patentarse como modelo de utilidad. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribu-nal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultan-te, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2008-00126, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su pu-blicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO


Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA

PATENTE Notificación de informes técnicos; La modificación a la solicitud inicial. PROCESO 119-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la con-sulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Per-manente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 14, 30, 34 y 44 de la misma Decisión. Actor: Sociedad IDENIX (CAYMÁN LIMITED). Patente: “MÉTODOS Y COMPOSICIONES QUE COM-PRENDEN NUCLEÓSIDOS PARA TRATAR EL VI-RUS DE LA HEPATITIS C”. Expediente Interno Nº 1091-2011. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez (10) días del mes de octubre del año dos mil doce. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribu-nal el 22 de agosto de 2012, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exterio-res y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de tres (3) de octubre de 2012.


1. Antecedentes El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.11. Las partes Demandante: la sociedad IDENIX (CAYMÁN LIMITED). Demandados: EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) y EL PROCURADOR DE LA REPÚBLICA ENCARGADO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. 1.12. Actos demandados La sociedad IDENIX (CAYMAN LIMITED) solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución Administrativa:

- Nº 1671-2007/TPI-INDECOPI de 28 de agosto de 2007, a través de la cual el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió confirmar la Resolución No. 000087-2007/OIN-INDECOPI de 31 de enero de 2007, que denegó la patente de invención para “MÉTODOS Y COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN NUCLEOSIDOS PARA TRATAR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C”, solicitada por Idenix (Caymán) Limited (antes Novirio Pharmaceuticals) y Universita Degli Studi Di Cagliari.


1.13. Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

g) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

- El 23 de mayo de 2001, reivindicando prioridad extranjera de 13 de mayo de 2000, Novirio Pharmaceuticals Limited y Universita Degli Studi Di Cagliari solicitaron el otorgamiento de la patente de invención para “MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA TRATAR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C”.

- El 28 de enero de 2002, la Oficina de Invenciones y Nuevas

Tecnologías señaló que el título que define de manera apropiada la invención es “MÉTODOS Y COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN NUCLEOSIDOS PARA TRATAR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C”.

- El 21 de febrero de 2002, se emitió orden de aviso,

efectuándose la correspondiente publicación en el Diario Oficial El Peruano el 19 de marzo de 2002. No se presentaron oposiciones a la solicitud.

- El 15 de marzo de 2004, el co-solicitante Novirio

Pharmaceuticals Limited acredita el cambio de nombre a Idenix Pharmaceuticals, Inc. y a su vez la cesión posterior de los derechos a favor de IDENIX (CAYMÁN) LIMITED.


- El 31 de enero de 2007, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI expidió la Resolución Nº 000087-2007/OIN-INDECOPI, a través de la cual denegó la solicitud de patente. Se fundamentó en que las reivindicaciones 1 a 27, 49 a 51 y 92 a 103 no cumplen con los requisitos de claridad y concisión establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486, las reivindicaciones 28, 29, 32 a 44 y 58 a 61 no cumplen con el requisito de novedad establecido en el artículo 16 de la Decisión 486 y las reivindicaciones 30, 31, 45 a 48, 52 a 57 y 62 a 91 no cumplen con el requisito de unidad de invención, establecido en el artículo 25 de la Decisión 486.

- El 22 de febrero de 2007, Idenix (Caymán) Limited

interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución referida.

- El 28 de agosto de 2007, el Tribunal de Defensa de la

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución Nº 1671-2007/TPI-INDECOPI a través de la cual resolvió confirmar la Resolución No. 000087-2007/OIN-INDECOPI de 31 de enero de 2007, que denegó la patente de invención para “MÉTODOS Y COMPOSICIONES QUE COM-PRENDEN NUCLEOSIDOS PARA TRATAR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C”, solicitada por Idenix (Caymán) Limited (antes Novirio Pharmaceuticals) y Universita Degli Studi Di Cagliari.

- La sociedad Idenix (Caymán Limited) interpuso demanda

contencioso administrativa, por la cual impugnó la resolución administrativa Nº 1671-2007/TPI-INDECOPI de 28 de agosto de 2007.

- El 29 de agosto de 2008, la Cuarta Sala Especializada en

lo Contencioso Administrativo expidió la Resolución No. 9 a través de la cual declaró FUNDADA la demanda


contencioso administrativa interpuesta por la sociedad Idenix (Caymán Limited).

- El 13 de octubre de 2008, el INSTITUTO

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPE-TENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PRO-PIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de 29 de agosto de 2008.

- El 29 de enero de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la

República, Sala Civil Transitoria, emitió la Resolución por medio de la cual confirmó la sentencia apelada.

- El 26 de octubre de 2010, el INSTITUTO NACIO-

NAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 29 de enero de 2010.

- El 7 de noviembre de 2011, la Sala de Derecho

Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú expidió el Auto Calificatorio del Recurso de Casación Nº 1091-2011 - LIMA a través del cual declaró procedente el recurso de casación interpuesto y mandó remitir copias certificadas de los actuados al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

- El 10 de agosto de 2012, el Presidente de la Sala de Derecho

Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través del Oficio No. 256-2012-SCSP-CS/PJ, solicita la interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.


h) Escrito de demanda La sociedad Idenix (Caymán Limited), en su escrito de demanda ex-presa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- “El Tribunal Indecopi violó las normas procedimentales y recortó el derecho de defensa de IDENIX (CAYMÁN) Limited al no notificarle en forma oportuna el informe No. JC 05-07(T), impidiendo así que IDENIX (CAYMÁN) Limited pueda pronunciarse sobre el mismo y de ser necesario subsanar los impedimentos señalados por el examinador externo”.

- “(…) el Tribunal de Indecopi, en la resolución 1671-2007/TPI-Indecopi, no realizó la evaluación para determinar si las reivindicaciones 1 a 46 cumplían con los requisitos para el otorgamiento de la patente, como ser el requisito de novedad, de nivel inventivo y el de aplicación industrial debido a que determinó que las citadas reivindicaciones 1 a 46 no cumplían con el presupuesto de claridad”.

- “Contrariamente a los (sic) sostenido por el examinador externo en su informe técnico (…) el término ‘éster’ sí limita el ámbito de las reivindicaciones a compuestos que contienen un grupo éster además de la estructura nucleósida. El término ‘éster’ se refiere a una estructura común, bien conocida tal como es apreciado por los expertos en las técnicas química y farmacéutica (…). El término ‘farmacéuticamente aceptable’ es un término bien conocido en el arte farmacéutico. Un experto en la técnica entiende que los ‘ésteres farmacéuticamente aceptables’ son aquellos compuestos que contienen grupos funcionales de éster que se conoce son aceptables para uso farmacéutico. Por lo tanto, debido a que los términos ‘éster’ y ‘farmacéuticamente aceptables’ son bien conocidos en la técnica, y además están claramente definidos en la descripción, que las actuales reivindicaciones son claras”.


i) Contestación a la demanda El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- “Si cada observación sustentada o no en un informe técnico origina que el solicitante pueda variar su solicitud de patente y ésta a su vez genere la necesidad de un informe técnico que deba ser notificado, el procedimiento, como es obvio podría PROLONGARSE DE MANERA INDEFINIDA”.

- “En estricto cumplimiento de la norma, la Oficina de Invenciones notificó las inconformidades con la solicitud de patente sobre la base de una opinión técnica (Informe Técnico no. JC 15-05), las mismas que tuvieron por respuesta la presentación de un nuevo pliego de reivindicaciones, lo que implicaba una modificación de la solicitud inicial. En este sentido, con la absolución del solicitante, la Autoridad Administrativa pudo haber emitido Resolución, determinando si el invento merecía ser patentado o no”.

- “No obstante ello, se emitió un segundo Informe, el No. JC 15-05/A, que dio cuenta de irregularidades en el planteamiento del nuevo pliego de reivindicaciones presentado. Este Informe no fue notificado al solicitante (pues ya no era obligatorio), siendo que la Oficina de Invenciones del INDECOPI emitió la Resolución No. 87-2007/OIN-INDECOPI la misma que fue APELADA por la empresa demandante haciendo nuevamente una modificación de la patente de invención proponiendo un nuevo pliego de 46 reivindicaciones”.

- “De acuerdo al artículo 45 de la Decisión Andina 486, sólo la primera objeción técnica a la solicitud de patentes, debe ser obligatoriamente notificada, mientras que las objeciones sucesivas, a criterio de la Autoridad, pueden no


necesariamente ser notificadas, por tratarse de una facultad discrecional”.

- “Los Informes Técnicos no son Actos Administrativos (son actos preparatorios, sin efectos jurídicos directos e inmediatos); por ende, no existe obligación de notificarlos a las partes”.

- “En el procedimiento administrativo materia de autos, no se ha atentado contra el principio del debido procedimiento, en razón a que todos los actos administrativos (capaces de afectar directamente los derechos subjetivos e intereses de IDENIX LIMITED), fueron notificados”.

CONSIDERANDO:

13. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 3 de octubre de 2012.

14. Normas del ordenamiento jurídico co-munitario a ser interpretadas

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú ha solicitado la interpre-tación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.


El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos solicitados y correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos apareja-dos al expediente, que la solicitud relativa al otorgamiento de la patente fue presentada el 23 de mayo de 2001, en vigencia de la Decisión 486 mencionada. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las nor-mas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se interpretará de oficio los artículos 14 (requisitos de patentabilidad, 30 (reivindicaciones), 34 (modificación a una solicitud de patente) y 44 (trámite a una solicitud de patente) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser perti-nentes al presente caso. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN CAPÍTULO I De los Requisitos de Patentabilidad “Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. (…)


CAPÍTULO III DE LAS SOLICITUDES DE PATENTE “Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refirién-dose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple”. (…) “Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modifica-ción no podrá implicar una ampliación de la protección que correspon-dería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error mate-rial”. (…) CAPÍTULO IV DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD “Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin


que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono”. “Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notifi-cará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitan-te dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señala-do, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”. “Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requeri-miento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes docu-mentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera;


b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera. La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente. (…)”.

Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:

- Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial;

- Trámite de la solicitud de patente: requisitos formales: examen de forma, el examen de patentabilidad: la descripción de la invención; examen de fondo; las reivindicaciones de producto y de procedimiento, requisito de claridad de las reivindicaciones; la unidad de la invención. Notificación de informes técnicos.


- La modificación a la solicitud inicial. 3.1. CONCEPTO DE INVENCIÓN La Jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede destacarse aquel según el cual “la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico”.80 Este Tribunal ha expresado que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad crea-tiva del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de indus-tria”.81 3.2. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD El artículo 14 de la Decisión 486 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea pa-tentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras dispo-siciones de la norma comunitaria en mención. Estos requisitos se en-cuentran desarrollados por los artículos 16, 18 y 19 de dicho cuerpo legal.

80 OTERO LASTRES, José Manuel. Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”. Mayo de 2001. CORPIC, cuando cita a BERCOVITZ. “Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán”. Madrid 1969, pp. 73 y siguientes. 81 Proceso 21-IP-2000, sentencia de 21 de octubre de 2000. G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA.


Según lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión mencionada, son tres los requisitos para que un invento sea patentable, a saber:

d) Novedad, e) Nivel inventivo; y, f) Susceptibilidad de aplicación industrial.

a) Novedad de la Invención La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI expidió la Resolución Nº 000087-2007/OIN-INDECOPI, a través de la cual denegó la solicitud de patente requerida. Se funda-mentó, entre otros motivos, en que las reivindicaciones 28, 29, 32 a 44 y 58 a 61 no cumplían con el requisito de novedad establecido en el artículo 16 de la Decisión 486. Sobre este requisito la doctrina ha señalado que “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”. Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, dice: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.”82 Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) “Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un mo-mento determinado”.

ZUCCHERINO, Daniel R., “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. RÉGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150.


b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad” “(...) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible”. c) “Carácter Universal de la Novedad” “(...) la novedad de la inven-ción se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero”. “(...) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país”. d) “Carácter público de la novedad” “(...) la invención patentada pa-sará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patenta-miento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”83. Según lo establecido en el artículo 18 de la misma Decisión, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos acce-sibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de pa-tente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones inno-vadoras del invento. En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo”84. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en la Decisión 486.

83 CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2004. Págs. 697 a 714. (Proceso 07-IP-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004.). 84 SALVADOR, Jovani Carmen. Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas.


En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad recono-cida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se des-prenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención. Es menester precisar que la información debe resultar útil para destina-tarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. Finalmente, es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la pa-tente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindi-caciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anteriori-dades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”. 85 b) Nivel Inventivo Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 18 de la Decisión 486 que presupone el requisito de 85 Proceso 12-IP-1998, sentencia de 20 de mayo de 1998. Publicada en la G.O.A.C. Nº 428. de 16 de abril de 1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la mate-ria técnica correspondiente. Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica... En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conoci-miento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. 86 Resulta pertinente, a los efectos del artículo 18 de la Decisión 486, definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo. Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo “que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene 86 Proceso N° 12-IP-98. Doc. Cit. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


dificultad”. Lo evidente consiste en la “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda” 87. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conoci-mientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de con-formidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado. Este Tribunal, al respecto, manifiesta que “Tal y como lo establece Gómez Segade (…) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye ‘un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica’, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica. Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...)”.88 c) Aplicación Industrial Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 19 de la Decisión 486.

87 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. ESPASA. Madrid, España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Tomos 5 y 7. Págs. 686 y 1089. 88 Proceso 13-IP-2004, sentencia de 31 de marzo del 2004. Caso: solicitud de patente “TRIHI-DRATO DE (2R.3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO”, publicado en la G.O.A.C. No. 1061 de 29 de abril de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica. 3.3. TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE PATENTE: REQUISITOS FORMALES: EXAMEN DE FORMA, EXAMEN DE PATENTABILIDAD: LA DESCRIP-CIÓN DE LA INVENCIÓN; EXAMEN DE FON-DO; LAS REIVINDICACIONES DE PRODUCTO Y DE PROCEDIMIENTO; REQUISITO DE CLARI-DAD DE LAS REIVINDICACIONES; LA UNIDAD DE LA INVENCIÓN. NOTIFICACIÓN DE IN-FORMES TÉCNICOS. Requisitos formales; examen de forma Tomando en cuenta que la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnolog-ías del INDECOPI resolvió negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada “MÉTODOS Y COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN NUCLEO-SIDOS PARA TRA-TAR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C”, ya que se funda-mentó en que las reivindicaciones 1 a 27, 49 a 51 y 92 a 103 no cumplen con los requisitos de claridad y concisión establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486, las reivindicaciones 28, 29, 32 a 44 y 58 a 61 no cumplen con el requisito de novedad establecido en el artícu-lo 16 de la Decisión 486 y las reivindicaciones 30, 31, 45 a 48, 52 a 57 y 62 a 91 no cumplen con el requisito de unidad de invención, esta-blecido en el artículo 25 de la Decisión 486; el Tribunal estima ade-cuado referirse al trámite de la solicitud de patente, examen de patenta-bilidad, la descripción de la invención, el requisito de claridad de las reivindicaciones y a la unidad de la invención. La doctrina y la jurisprudencia establecen la obligación de la oficina nacional competente de realizar un examen de los aspectos formales de


la solicitud de patente, la misma que consiste en verificar si la solicitud reúne o no los requisitos exigidos. La profesora Alicia Álvarez señala que “el examen previo o formal tiene como objetivo verificar si la documentación presentada cumple con los requisitos, y permite detectar gruesas fallas en la solicitud, evitando los perjuicios que ocasionaría su detección tardía”.89 La autoridad nacional competente, al realizar el examen previo o de forma, debe limitarse únicamente a verificar si los requisitos formales fueron cumplidos, es decir, que éstos se encuentren contenidos en la soli-citud, y no deberá realizar una evaluación de fondo de la solicitud, examen que se realiza en una fase posterior. Requisitos para la solicitud de patentes de invención El artículo 26 de la Decisión 486 establece los requisitos que deben cumplir las solicitudes para la obtención de patentes de invención, los cuales son necesarios e imprescindibles, pues la ausencia de uno de ellos ocasionará que la solicitud no sea admitida a trámite o que si lo hubiere sido, no pueda concluir en una decisión de mérito. La normativa comunitaria contempla que se efectúe una descripción de la invención, el cual es un requisito de forma que no puede ser omitido en la solicitud porque es la vía a través de la cual los interesados pueden recibir información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención. Asimismo, la descripción constituye un factor relevante al fijar el ámbito de la patente. La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención.

89 ÁLVAREZ, Alicia. Cómo obtener una patente. En: Derecho de Patentes. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires. 1999. p.103.


La normativa comunitaria contempla, asimismo, como otro de los re-quisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá conte-ner “una o más reivindicaciones”. La doctrina sostiene al respecto que “… en principio, las reivindicacio-nes deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejem-plos … Pero … que, en caso de duda, la descripción y los dibujos ser-virán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.90 Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). La diferencia está, según Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedi-miento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente…”, en cambio, “… las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada. Sin embargo, en las patentes de procedi-miento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”.91

90 ÁLVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99. 91 SALVADOR, Jovaní, Carmen. El ámbito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002.


Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita. El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, carac-terísticas principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte funda-mental para determinar el alcance de la solicitud. Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevan-cia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vis-lumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se con-sidera nuevo y con nivel inventivo. Según la normativa andina, artículo 26 de la Decisión 486, “la solici-tud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: (…) b) La descrip-ción”. El artículo 28 euisdem añade que “La descripción deberá divul-gar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla”.


Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación. Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales gene-ralmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la gene-ralización del término”92. Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda dis-tinguir lo qué hay en ellas. En cuanto a la unidad de la invención, el Tribunal advierte que la solicitud sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invencio-nes relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concep-to inventivo general o unidad de invención. Así lo dispone el artículo 25 de la Decisión 486 al indicar: “La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo”. Examen de patentabilidad En el presente proceso, realizado el examen de patentabilidad, se en-contró que la invención no es patentable, y se solicitó al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud. En virtud de lo establecido en el artículo 45 y siguientes de la Decisión 486, la oficina nacional competente realizará el examen de patentabili-dad que comprende, no solamente el estudio de la patentabilidad de la invención, sino también el estudio del cumplimiento de todos los requisi-tos establecidos para la concesión de la patente, independientemente de 92 Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, España Patentes. Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004. P. 48.


que se hayan presentado oposiciones. Dentro de dichos requisitos se encuentra la unidad de invención93. RÉGIMEN DE LA

DECISIÓN 344 RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486

Examen de for-ma

Artículos 21 – 22(aspectos formales indicados en la Decisión) Plazo para responder las observaciones que formule la Oficina Nacional: 30 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de las observaciones. (prorro-gable por una sola vez y por un período igual) Consecuencia: Si el peticio-nario no presenta respuesta a las observaciones o no complementa los anteceden-tes la solicitud se considera abandonada.

Artículos 38 – 39(requisitos de forma de que tratan los artículos 26 y 27) Plazo para completar los requisitos: dos meses siguientes a la fecha de la notificación. (prorrogable por una sola vez y por un perío-do igual). Consecuencia: Si el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se conside-rará abandonada y se perderá la prela-ción.

Publica-ción e inter-vención de terce-ros

Artículos 23 – 26 La Oficina Nacional pu-blicará la solicitud, de conformidad con las disposiciones nacionales, dentro de los dieciocho (18)

Artículos 40 – 43 Transcurridos dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de presentación de la solici-

93 Es conveniente analizar los cambios normativos que se presentan en relación con el examen de fondo que realizan las oficinas de patentes, según lo ha establecido este Tribunal en el proceso 208-IP-2005, (patente: “NITRATO DE AMONIO DE PERLAS POROSAS”), mediante el siguiente cuadro comparativo que muestra las diferencias.


meses, contados a partir de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad que se hubiese reivindicado, y una vez terminado el examen de forma, publicará el aviso de conformidad con la regla-mentación que al efecto establezca cada País Miembro. El expediente no podrá ser consultado por terceros mientras no se efectúe la referida publicación… Una vez efectuada la pu-blicación, el expediente tendrá carácter de público. Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, observaciones fundamenta-les que puedan desvirtuar la patentabilidad.

tud o desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expe-diente tendrá ca-rácter público y podrá ser consul-tado, y la Oficina Nacional ordenará la publicación de la solici-tud de conformidad con las disposiciones nacio-nales. El solicitante puede pedir que se realice la publicación en cualquier momento, siempre que se hay concluido el examen de forma. Dentro del plazo de sesenta días, siguien-tes a la publicación, quien tenga Interés legítimo podrá presen-tar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad.

Examen de Fon-do

Art. 27.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente proce-derá a examinar si la

Art. 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publi-cación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado


solicitud es o no patentable. Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaracio-nes que considere pertinen-tes o presente la informa-ción o documentación re-querida. Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada. Art. 28.- La oficina na-cional competente podrá

oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Paí-ses Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este exa-men. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono. Art. 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la inven-ción no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la conce-sión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notifi-cación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina na-cional competente esti-mara que ello es necesa-rio para los fines del


requerir el informe de ex-pertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre novedad, nivel inventivo, y aplicación industrial de la invención. Asimismo, cuando lo estime convenien-te, podrá requerir informes de cualquiera de las ofici-nas nacionales competentes de los demás Países Miem-bros o de terceros países.

examen de patentabili-dad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párra-fo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notifi-cación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. Art. 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el infor-me de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se con-sideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asi-mismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propie-dad industrial. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional compe-tente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá


de 3 meses, uno o más de los siguientes docu-mentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resulta-dos de exámenes de novedad o de patentabi-lidad efectuados respecto a esa solicitud extranje-ra; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechaza-do o denegado la solici-tud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protec-ción concedido con base en la solicitud extranje-ra. La oficina nacional competente podrá reco-nocer los resultados de


los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acredi-tar el cumplimiento de las condiciones de paten-tabilidad de la inven-ción. Si el solicitante no presentara los documen-tos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional compe-tente denegará la paten-te. Art. 47.- A pedido del solicitante, la oficina nacional competente podrá suspender la tramitación de la solici-tud de patente cuando algún documento que deba presentarse con-forme a los literales b) y c) del artículo 46 aún no se hubiese obtenido o estuviese en trámite ante una autoridad extranje-ra.

Conse-cuencia del Examen Definiti-vo

Art. 29.- Si el examen definitivo fuere favorable se otorgará el título de la patente. Si fuere parcial-mente desfavorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones

Art. 48.- Si el examen definitivo fuere favora-ble, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las


aceptadas. Si fuere desfavo-rable se denegará.

reivindicaciones acepta-das. Si fuere desfavora-ble se denegará.

El requisito de unidad de la invención para la concesión del privilegio de patente, podrá ser objeto del examen de fondo que realiza la oficina nacional competente en desarrollo del artículo 45, se encuentra previsto expresamente en el artículo 36 de la Decisión 486 que establece, en su inciso segundo, que "la oficina nacional competente podrá en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención". Para determinar la unidad de la invención, la doctrina ha señalado que se entenderá que existe tal unidad aún cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que di-chas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo con-junto inventivo o concepción inventiva. Se entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones indepen-dientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa: a) Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho produc-to. b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento. c) Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento. Ahora bien, la sociedad Idenix (Caymán Limited), en su escrito de demanda, expresó que “El Tribunal Indecopi violó las normas proce-dimentales y recortó el derecho de defensa de IDENIX (CAYMÁN) Limited al no notificarle en forma oportuna el informe No. JC 05-07(T), impidiendo así que IDENIX (CAYMÁN) Limited pueda pronunciarse sobre el mismo y de ser necesario subsanar los impedimen-tos señalados por el examinador externo”; y que en consecuencia, se ha vulnerado los artículos 45 y 46 de la Decisión 486. Al respecto, deviene necesario observar lo siguiente:


Los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 establecen que: “Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitan-te dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señala-do, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”. “Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. (…)”. De lo anterior, se desprende que:

(i) La Oficina Nacional Competente, conforme al primer párrafo del artículo 45, deberá notificar al peticionario que la solicitud no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486 para la concesión de la patente, lo anterior, en consecuencia de un principio básico de publicidad de sus actuaciones y a efectos de otorgar al solicitante la posibilidad de que contradiga dichas argumentaciones o que satisfaga los requerimientos para la concesión de la patente.


El segundo párrafo del artículo 45 es claro al indicar que “Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente”. Lo cual indica que se puede tras-ladar al peticionario el criterio de la Oficina Nacional Competente, las veces que sean necesarias, -respecto de que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencio-nada Decisión 486-, para que el peticionario se pronuncie al respecto. Lo anterior no constituye una obligación de la Oficina Nacional Com-petente.

(ii) La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técni-cos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente. El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticio-nario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que si el mismo es fundamental para la concesión o denegación de la patente, éste puede ser trasladado al peticionario para que haga valer sus argumentaciones al respecto. Si el informe es para conocimiento interno de la Oficina Nacional Competente, no se encuen-tra la necesidad de que el mismo sea trasladado.


Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recur-sos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Na-cional Competente, en sede administrativa y contenciosa. 3.7. MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PA-TENTE DE INVENCIÓN. En el presente caso, el INSTITUTO NACIONAL DE DE-FENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PRO-TECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), alegó que “En estricto cumplimiento de la norma, la Oficina de Invenciones notificó las inconformidades con la solicitud de patente sobre la base de una opinión técnica (Informe Técnico no. JC 15-05), las mismas que tuvieron por respuesta la presentación de un nuevo pliego de reivindicaciones, lo que implicaba una modificación de la solicitud inicial. En este sentido, con la absolución del solicitante, la Autoridad Administrativa pudo haber emitido Resolución, determi-nando si el invento merecía ser patentado o no”. En ese sentido, se abordará el tema de las modificaciones a la solicitud de patente de in-vención. Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspon-diente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486. Del análisis de la norma en estudio se generan dos interrogantes que resulta necesario resolver. Para el efecto se reitera lo expresado en el Proceso 182-IP-2005, interpretación prejudicial del 26 de octubre de 2005, publicada en la G.O.A.C. No. 1278 de 15 de diciembre de 2005, a saber:

• ¿El peticionario puede modificar la solicitud en cualquier esta-do del trámite?


• ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la pa-tente?

Respecto de la primera interrogante, la norma analizada no determina el tiempo o el plazo durante el cual el peticionario puede modificar la solicitud. Como no se establece nada al respecto, y como de los principios en que se soporta la normativa sobre patentes no se desprende limitación temporal alguna sobre este tema, se debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las modificaciones en cual-quier estado del trámite. En relación con la segunda interrogante, si bien es cierto que la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente pro-cesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de los Países Miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa. Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado por el Tribunal que señaló: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que dispon-ga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente. En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrati-va puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial”.94 Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presenta-ción de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la des-

94 Proceso 21-IP-2000. Solicitud de Patente: “Procedimientos para preparación de derivados de Sal de Bilis humana estimulada por lipasa y para la preparación de Composiciones Farmacéuti-cas que los contiene, publicado en la Gaceta Oficial Nº 631, 10 de enero de 2001.


cripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. Al respecto, este Tribunal ha expresado: “La única limitación impues-ta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. A Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el cinvento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindica-ciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindica-ciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”95. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, C O N C L U Y E:

14. El artículo 14, en concordancia con los artículos 16, 18 y 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla los requisitos indispensables para que las invenciones "sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología", puedan ser susceptibles de patentabilidad ante las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros. La novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial son requisitos de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente, so pena de nulidad absoluta que podrá declararse a petición de parte o aún de oficio por la Oficina Nacional Competente.

95 Proceso 25-IP-2002, patente: “IMINODERIVADOS CÍCLICOS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 769, de 24 de mayo de 2002.


15. La invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, descartando como invención la acción propia de la naturaleza.

16. La novedad de la invención, a que se refiere el artículo

16 de la misma Decisión, consiste en que el invento no esté comprendido en el "estado de la técnica", esto es, el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público accesibles por descripción escrita u oral, o por cualquier otro medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

17. El artículo 18 de la Decisión 486 señala claramente lo

que debe considerarse como "nivel inventivo" para una persona del oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención constituye un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la “no obviedad “, esto es, que ella no se derive de manera evidente de la técnica en un momento dado.

18. Las solicitudes para la obtención de patentes serán

presentadas ante la oficina nacional competente y necesariamente deben cumplir con todos los requisitos contemplados en el artículo 26 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

19. Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la

respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y completas.

20. Las solicitudes para obtener patentes de invención

deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener la descripción clara y completa de la


invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.

Es decir, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas.

21. La solicitud para la obtención de patentes sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención.

22. La Oficina Nacional Competente, conforme el primer

párrafo del artículo 45, deberá notificar al peticionario que la solicitud no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión 486 para la concesión de la patente, lo anterior, en consecuencia de un principio básico de publicidad de sus actuaciones y a efectos de otorgar al solicitante la posibilidad de que contradiga dichas argumentaciones o que satisfaga los requerimientos para la concesión de la patente.

El segundo párrafo del artículo 45 es claro al indicar que “Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitan-te dos o más veces conforme al párrafo precedente”. Lo cual indica que se puede trasladar al peticionario el criterio de la Oficina Nacional Competente, las veces que sean necesarias, -respecto de que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos estableci-dos en la mencionada Decisión 486-, para que el peticionario se pro-nuncie al respecto. Lo anterior no constituye una obligación de la Ofici-na Nacional Competente.

23. El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la


Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que si el mismo es fundamental para la concesión o denegación de la patente, éste puede ser trasladado al peticionario para que haga valer sus argumentaciones al respecto. Si el informe es para conocimiento interno de la Oficina Nacional Competente, no se encuentra la necesidad de que el mismo sea trasladado.

24. Las modificaciones a la solicitud de patente podrán

presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la reivindicación contenida en la solicitud inicial, la cual se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribu-nal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultan-te, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 1091-2011, deberá adop-tar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Esta-tuto vigente. Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su pu-blicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO


Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gustavo García Brito SECRETARIO

PATENTE

Derechos que confiere la patente; El uso exclusivo. La explotación no consentida; La acción por infracción de

derechos de propiedad industrial; Las medidas cautelares y su vigencia cuando se decreta antes de

iniciar la acción por infracción. PROCESO 152-IP-2011 Interpretación prejudicial, a solicitud del juez consultante, de los artícu-los 52, 238, 240, 245, 247 y párrafo segundo del artículo 248, de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Juzgado Décimo Segundo de lo Civil de Pichincha, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 0291-2004-RE. Actor: Sociedad WARNER LAMBERT COMPANY Caso: INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PATENTES. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito, a los diez y ocho días del mes de abril del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Juzgado Décimo Segundo de lo Civil de Pichincha, República del Ecuador. VISTOS: El auto emitido por el Tribunal el 19 de enero de 2011, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formu-lada. I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:


II. Las partes. Demandante: WARNER LAMBERT COMPANY. Demandado: WARNER PHARMACEUTICAL S.A. III. DATOS RELEVANTES. A. HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad WARNER LAMBERT COMPANY es titular de las siguientes patentes de invención:

• Patente titulada “Formas Cristalinas I, II, y IV de la

ATORVASTATINA”, concedida en Ecuador bajo el cer-tificado PI 01-1706.

• Patente titulada “Forma Cristalina III de la ATORVAS-TATINA”, concedida en Ecuador bajo el certificado PI 01-1697.

• Patente titulada “ATORVASTATINA AMORFA”, concedida en Ecuador bajo el certificado PI 01-1701.

2. La sociedad WESTERN PHARMACEUTICAL

S.A., de conformidad con lo manifestado por la sociedad de-mandante, se encuentra comercializando en Ecuador, bajo la marca LIPOTRONIC, un medicamento que contiene ATORVASTATINA.

3. La sociedad WARNER LAMBERT COMPANY, el

22 de marzo de 2004 presentó demanda de medidas cautela-res de forma preventiva ante el Juez Civil de lo Pichincha.


4. El Juzgado 12 de lo Civil de Pichincha decretó medidas caute-

lares en forma preventiva B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENI-DOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

1. Manifiesta, que la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY es la titular indiscutible de los derechos de propiedad industrial sobre la ATORVASTATINA, ya sea cristalina o amorfa, de conformidad con las patentes que le han sido concedidas.

2. Sostiene, que en el envase del producto comercializado se mani-

fiesta claramente que la marca LIPOTRONIC correspon-de a la ATORVASTATINA.

3. Arguye, que si LIPOTRONIC es una ATORVAS-

TANINA amorfa, se debe tener en cuenta que la patente de procedimiento se extiende a los productos obtenidos directamen-te por dicho procedimiento.

4. Argumenta, que la carga de la prueba sobre la licitud del pro-

cedimiento utilizado para la fabricación del producto le corres-ponderá al demandado.


C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 1. Por parte de la sociedad WESTERN PHARMA-CEUTICAL S.A.

• Sostiene, que en el procedimiento no se fijó la caución prevista en el artículo 307 de la Ley de Propiedad Intelectual ecuato-riana.

• Argumenta, que no existen indicios precisos y concordantes en

relación con la supuesta infracción, de conformidad con la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana y el artículo 52 de la De-cisión 486. Las pruebas presentadas por la demandante no demuestra dichos indicios.

IV. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordena-miento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. Normas a ser interpretadas. El juez consultante solicitó interpretación prejudicial facultativa de las siguientes normas: artículos 52, 238, 240, 245, 247 y 248. Su solicitud adoptó un escrito presentado por la sociedad demandante, donde se especificó la consulta prejudicial de la siguiente manera: “Primera solicitud de Interpretación Prejudicial sobre el artículo 240 de la Decisión 486… (…) La interpretación prejudicial que solicito, se centra a que el Tribunal de Justicia analice, cómo es cierto que esta primera parte del artículo 240 de la Decisión 486, se limita a invertir la carga de la prueba de mane-


ra incondicional en los casos en donde se alegue la infracción a una patente de procedimiento, quedando de esta manera, el demandado en la obligación de probar que el procedimiento que ha usado en la fabrica-ción del producto es distinto al patentado. Es decir, que en todos aquellos casos en los que se alegue la infracción a una patente de procedimiento, la carga de la prueba le corresponde al demandado sea fabricante y/o importador y/o distribuidor y/o vende-dor, y no al actor. Solicito además que se indique que la inversión de la carga de la prueba es una obligación procesal independiente, que no requiere del cumpli-miento de requisito adicional alguno. Segunda solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 240 de la Decisión 486: (…) En el caso de la presunción legal prevista en esta norma, solicito al Tribunal de Justicia que se sirva señalar si se requiere para su vigencia el cumplimiento de los requisitos descritos en el mismo artículo 240 de la Decisión 486, es decir, los literales a) y b) de la norma en mención. Pido además, que los señores jueces en su interpretación, establezcan las diferencias entre la inversión de la carga de la prueba con la presunción legal que contiene el artículo 240 de la Decisión 486, y en virtud de ello, determine cuáles son los requisitos para uno y otro caso según la misma norma. Asimismo, solicito al Tribunal Andino de Justicia que indique, si la norma comunitaria andina contiene regulación alguna sobre las formas de probar este tipo de juicios, o si las pruebas que deban efectuarse en un juicio ante la autoridad nacional competente deberán se conformes a la legislación nacional de cada País Miembro.


Primera solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 52 de la Decisión 486: (…) Tal como lo tengo manifestado en párrafos anteriores, dentro de la pre-sente causa se discute sobre la infracción a la patente de Procedimiento No. PI 01-1701, y a las Patentes de Producto No. PI 01-1706 y No. PI 01-1697, todas ellas referentes al principio activo ATOR-VASTATINA AMORFA o CRISTALINA respectivamente, por lo que, en la interpretación que solicito al Tribunal Andino de Justicia deberá señalarse cómo es cierto que en base a la norma antes citada, las patentes de producto y la patente de procedimiento confieren a su legítimo titular, el derecho de oponerse a que un tercero no autorizado por éste pueda usar el producto y/o el procedimiento patentado, ya sea para ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines, independientemente de que el tercero sea fabricante y/o distribuidor y/o importador y/o vendedor, del producto como tal, o del producto obtenido directamente mediante el procedimiento patentado. Por tanto, sólo el titular de la patente de producto puede explotar la invención, salvo que exista autorización expresa del mismo para que un tercero pueda explotar la invención patentada. Segunda interpretación Prejudicial sobre el artículo 238 de la Decisión 486: (…) Los señores jueces del Tribunal Andino de Justicia, se servirán especifi-car cómo es cierto que el “ius prohibendi” faculta al titular de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, a iniciar en el Ecuador aquellas acciones previstas en la Decisión 486, contra cual-quier persona natural o jurídica que infrinja sus derechos derivados de las referidas patentes, independiente de que el infractor sea un importa-dor y/o distribuidor y/o fabricante y/o cualquier otro que ofrezca en venta el producto patentado, o el producto obtenido a través del procedi-


miento patentado, no obstante de conocer sobre la existencia de la paten-te de producto o procedimiento y de quien es su titular en Ecuador. Es decir, que la importación y comercialización del producto infractor en el mercado nacional, constituye un acto real que infringe los derechos del titular de la patente. Tercera solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 245 de la Decisión 486: (…) La interpretación que solicito al Tribunal de Justicia Andino, deberá girar en torno a establecer que el titular de una patente de procedimiento y de producto, tiene el derecho de solicitar la adopción de medidas caute-lares en contra de un tercero, con el objeto de que cese de inmediato la actividad ilícita, como puede ser la comercialización del producto infrac-tor, y con el fin de asegurar las pruebas, a través del secuestro del pro-ducto infractor que se encuentre en el mercado, es decir, el Juez podrá ordenar cualquier tipo de medida cautelar tendientes a cumplir con el objeto de la norma comunitaria señalada. Cuarta solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 247 de la Decisión 486: (…) La interpretación que solicito al Tribunal Andino de Justicia deberá centrarse, en que la norma comunitaria, permite al titular de una pa-tente de procedimiento y de producto, iniciar acciones por violación a los derechos derivados de las patentes, pues de las pruebas aportadas por el accionante se podrá deducir el cometido real de la infracción, como lo es en que este caso, la comercialización por la parte demandada de un producto que contiene ATORVASTATINA, principio activo que se halla protegido por tres patentes de invención y cuyo titular es mi repre-sentada, permiten concluir razonablemente la comisión real de la infrac-ción.


Quinta solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 248 de la Decisión 486: (…) Solicito que el Tribunal Andino de Justicia se sirva interpretar la nor-ma en cuestión, determinando si la misma faculta a los Países Miem-bros a legislar y desarrollar otras causales de caducidad de las medidas cautelares dictadas en propiedad intelectual, o si únicamente, la potestad atribuida por esta norma comunitaria a los Países Miembros, es la de legislar sobre el plazo señalado en el ordenamiento comunitario de diez días, podría diferir en las legislaciones internas de cada país miembro como consecuencia de la autorización conferida por el artículo 248 de la Decisión 486. El Tribunal se servirá determinar que la única obligación que tiene un titular de un derecho de propiedad intelectual protegido y que impulsa un proceso cautelar, es la sola presentación de la acción de infracción dentro de los diez días (salvo norma interna en contrario) contados desde la ejecución de la medida. Finalmente se servirán aclarar si para la declaratoria de caducidad de las medidas cautelares en propiedad intelectual, le son aplicables las causales contenidas en la norma nacional o derecho interno para medi-das cautelares de orden crediticio que son de distinta naturaleza a las de propiedad intelectual: Asimismo, solicito se señale cuáles serían las causales de caducidad de las medidas cautelares en propiedad intelec-tual, según la normativa andina.” Se interpretarán las normas solicitadas, restringiendo la interpretación del artículo 248 únicamente al párrafo segundo. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:


Decisión 486 (…) Artículo 52 “La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras perso-nas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguien-tes actos: a) cuando en la patente se reivindica un producto: i) fabricar el producto; ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y, b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento: i) emplear el procedimiento; o ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.” (…) Artículo 238 “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitu-lares”. (…)


Artículo 240 “En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo prue-ba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consenti-miento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedi-miento patentado, si: a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el proce-dimiento efectivamente utilizado. En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado o denunciado en cuanto a la protec-ción de sus secretos empresariales.” (…) Artículo 245 “Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inme-diatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, con-juntamente con ella o con posterioridad a su inicio.” (…)


Artículo 247 “Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y pre-sente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla. Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción sufi-cientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados.” Artículo 248 (…) “Salvo norma interna en contrario, toda medida cautelar ejecutada sin intervención de la otra parte quedará sin efecto de pleno derecho si la acción de infracción no se iniciara dentro de los diez días siguientes contados desde la ejecución de la medida”. (…)” VI. consideraciones: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

A. Preeminencia del ordenamiento jurídico comunitario andino.

B. Derechos que confiere la patente. El uso exclusivo.

La explotación no consentida.


La acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Las medi-das cautelares y su vigencia cuando se decreta antes de iniciar la acción por infracción.

A. Infracción sobre una patente de procedimiento. El ob-jeto de la infracción. La carga de la prueba. Los me-dio de prueba y el principio de complemento indispen-sable.

B. PREEMINENCIA DEL ORDENA-

MIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO.

La sociedad demandada argumentó que en el procedimiento no se fijó la caución prevista en el artículo 307 de la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana. También sostuvo que no existen indicios precisos y con-cordantes en relación con la supuesta infracción, de conformidad con la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana y el artículo 52 de la Deci-sión 486. Las pruebas presentadas por la demandante no demuestran dichos indicios. Por tal motivo, se analizará el tema de la preeminencia del ordenamiento jurídico comunitario andino. El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino tiene como principio fundamental el de “Preeminencia del Derecho Comunitario Andino”. Dicho principio se encuentra soportado en otros tres principios: el de “Aplicación inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, el “Efica-cia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”. Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurí-dico Comunitario Andino, el Tribunal ha manifestado que este orde-namiento goza de preeminencia o prevalencia respecto de los ordena-mientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, teniendo en cuenta las materias transferidas para la regulación por el legislador comunitario. En este marco, ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Co-munitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevale-


ce el primero, al igual que se configurara entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional. No significa esto que la normati-va interna sea derogada por la normativa comunitaria andina, sino que para el caso concreto la primera se convierte en inaplicable por el opera-dor jurídico nacional. Este Tribunal ha reiterado esta jurisprudencia: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005; Proceso 43-AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agos-to de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490, de 4 de octubre de 1999; Proceso 2-IP-90. Inter-pretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena N° 21, de 15 de julio de 1987, entre otras. Un punto fundamental al analizar el tema de la Preeminencia del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el princi-pio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”. Este princi-pio consagra como un verdadero “sistema jurídico” al Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, es decir, lo presenta como un todo co-herente dotado de unidad, soportado en un conjunto de principios y reglas estructurales que se derivan de él mismo, sin que necesite de ningún otro ordenamiento jurídico. El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente:


“En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comuni-dad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no de-pende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen inter-nacional, de dichos Países. En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales ins-trumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.” (Proceso 01-AI-2001. Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Ofi-cial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002). De este principio fundamental se desprende la obligación de los Países Miembros de observar el sistema comunitario andino, lo que implica, por un lado, adecuar su ordenamiento interno a los principios y regula-ciones comunitarias y, por otro, crear las condiciones necesarias para que los operadores jurídicos internos apliquen con preeminencia las normas comunitarias. Lo anterior, sin perjuicio de que los Países Miembros habilitados por la norma comunitaria, regulen determinados aspectos donde no existe regulación comunitaria, o expidan normas necesarias, para su correcta aplicación. (Principio de complemento indispensable). De conformidad con lo anterior, en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las demás normas de derecho interna-cional; lo anterior, tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho Comunitario Andino.


C. DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE. EL USO EXCLUSIVO. LA EXPLOTACIÓN NO CONSENTIDA.

La sociedad demandante argumentó que es la titular indiscutible de los derechos de propiedad industrial sobre la ATORVASTATINA, ya sea cristalina o amorfa, de conformidad con las patentes que le han sido concedidas. En el escrito presentado por la sociedad demandante, me-diante el cual se especificó la consulta prejudicial, se manifestó lo si-guiente: “Primera solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 52 de la Decisión 486: (…) Tal como lo tengo manifestado en párrafos anteriores, dentro de la pre-sente causa se discute sobre la infracción a la patente de Procedimiento No. PI 01-1701, y a las Patentes de Producto No. PI 01-1706 y No. PI 01-1697, todas ellas referentes al principio activo ATOR-VASTATINA AMORFA o CRISTALINA respecti-vamente, por lo que, en la interpretación que solicito al Tribunal Andino de Justicia deberá señalarse cómo es cierto que en base a la norma antes citada, las patentes de producto y la patente de procedimiento confieren a su legítimo titular, el derecho de oponerse a que un tercero no autorizado por éste pueda usar el producto y/o el procedimiento patentado, ya sea para ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines, independientemente de que el tercero sea fabricante y/o distribuidor y/o importador y/o vendedor, del producto como tal, o del producto obtenido directamente mediante el procedimiento patentado. Por tanto, sólo el titular de la patente de producto puede explotar la invención, salvo que exista autorización expresa del mismo para que un tercero pueda explotar la invención patentada.” Por lo tanto, se abordará el tema de los derechos que confiere una paten-te, su uso exclusivo y la explotación no consentida.


El derecho al uso exclusivo nace una vez que la patente ha sido conce-dida por la respectiva oficina nacional competente. Tiene un periodo de duración de 20 años contados a partir de la presentación de la respecti-va solicitud (artículo 50 de la Decisión 486). Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez concedida la patente su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De conformidad con lo anterior, el titular de la patente tiene dos tipos de facultades:

• Positiva: es la facultad de explotar la patente y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usar-la, licenciarla o transferirla.

• Negativa (ius prohibendi): es la facultad que tiene el titular de

la patente para impedir que terceros no autorizados realicen actos de disposición sobre la misma. El artículo 52 de la Deci-sión 486 determina esta facultad, diferenciando, para estos efectos, los actos en el marco de las patente de producto con los actos en el marco de las patentes de procedimiento. Si la paten-te reivindica un producto, su titular puede impedir que un ter-cero no consentido fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use, o lo importe para estos fines. Y si la patente rei-vindica un procedimiento, su titular puede impedir que un ter-cero no consentido emplee el procedimiento, u ofrezca en venta, lo venda, use, o importe para dichos fines un producto obtenido con el procedimiento patentado. De esto último se desprende que cualquier persona que sin el consentimiento del titular de la patente fabrique, ofrezca en venta, venda, use o importe pa-ra dichos fines el producto obtenido por el procedimiento paten-tado, estaría infringiendo el derecho al uso exclusivo de la pa-tente y, en consecuencia, podría ser demandando por infracción de los derechos de propiedad industrial. En el literal D) de la presente interpretación ahondaremos en este tema.


Sobre el ius prohibendi el Tribunal ha expresado lo siguiente: “El artículo 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al momento de reconocer los derechos que tiene el titular sobre un producto o procedimiento patentado, le otorga una facultad negativa, denominada “ius prohibendi” que se refiere a los derechos de exclusión y oposición para impedir la explotación de la invención objeto de patente, entendida aquella como el uso integral del procedimiento reivindicado y la consiguiente distribución y comercialización de los resultados obteni-dos por terceras personas no autorizadas expresamente por el titular. Esta facultad deriva del derecho de exclusividad sobre la explotación de la invención, otorgado por la concesión de la patente.”96

D. LA ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD IN-DUS-TRIAL. LAS MEDIDAS CAUTE-LARES Y SU VIGENCIA CUANDO SE DECRETAN ANTES DE INICIAR LA ACCIÓN POR INFRACCIÓN.

En el escrito presentado por la sociedad demandante, mediante el cual se especificó la consulta prejudicial, se manifestó lo siguiente: “(…) Tercera solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 245 de la Decisión 486: (…) La interpretación que solicito al Tribunal de Justicia Andino, deberá girar en torno a establecer que el titular de una patente de procedimiento y de producto, tiene el derecho de solicitar la adopción de medidas caute-lares en contra de un tercero, con el objeto de que cese de inmediato la

96 Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 2010, expedida en el marco del proceso 27-IP-2010, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1835 de 21 de mayo de 2010.


actividad ilícita, como puede ser la comercialización del producto infrac-tor, y con el fin de asegurar las pruebas, a través del secuestro del pro-ducto infractor que se encuentre en el mercado, es decir, el Juez podrá ordenar cualquier tipo de medida cautelar tendientes a cumplir con el objeto de la norma comunitaria señalada. Cuarta solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 247 de la Decisión 486: (…) La interpretación que solicito al Tribunal Andino de Justicia deberá centrarse, en que la norma comunitaria, permite al titular de una pa-tente de procedimiento y de producto, iniciar acciones por violación a los derechos derivados de las patentes, pues de las pruebas aportadas por el accionante se podrá deducir el cometido real de la infracción, como lo es en que este caso, la comercialización por la parte demandada de un producto que contiene ATORVASTATINA, principio activo que se halla protegido por tres patentes de invención y cuyo titular es mi repre-sentada, permiten concluir razonablemente la comisión real de la infrac-ción. Quinta solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 248 de la Decisión 486: (…) Solicito que el Tribunal Andino de Justicia se sirva interpretar la nor-ma en cuestión, determinando si la misma faculta a los Países Miem-bros a legislar y desarrollar otras causales de caducidad de las medidas cautelares dictadas en propiedad intelectual, o si únicamente, la potestad atribuida por esta norma comunitaria a los Países Miembros, es la de legislar sobre el plazo señalado en el ordenamiento comunitario de diez días, podría diferir en las legislaciones internas de cada país miembro como consecuencia de la autorización conferida por el artículo 248 de la Decisión 486.


El Tribunal se servirá determinar que la única obligación que tiene un titular de un derecho de propiedad intelectual protegido y que impulsa un proceso cautelar, es la sola presentación de la acción de infracción dentro de los diez días (salvo norma interna en contrario) contados desde la ejecución de la medida. Finalmente se servirán aclarar si para la declaratoria de caducidad de las medidas cautelares en propiedad intelectual, le son aplicables las causales contenidas en la norma nacional o derecho interno para medi-das cautelares de orden crediticio que son de distinta naturaleza a las de propiedad intelectual: Asimismo, solicito se señale cuáles serían las causales de caducidad de las medidas cautelares en propiedad intelec-tual, según la normativa andina.” (…)” De conformidad con lo anterior, el Tribunal determinará las caracterís-ticas de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, lo que incluye un análisis de las medidas cautelares que pueden ser decre-tadas en el marco de dicha acción. La acción de infracción de derechos. Sus caracterís-ticas. Diferencias con la acción de competencia desle-al. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuen-tra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:

1. Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos:

a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser

una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejer-cer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titu-lar.


Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (párrafo 3 del artículo 238).

b. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autori-dades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad indus-trial. (párrafo 2 del artículo 238).

2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la ac-

ción:

a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad indus-trial.

b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera

inminente infringir los derechos. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial.

Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias opor-tunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el proceso N° 116-IP-2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005.

3. Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción,


medidas cautelares. Las cuales tienen como objeto lo siguiente:

• Impedir la comisión de la infracción.

• Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar.

• Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por

infracción de derechos de propiedad industrial.

• Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial.

• Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.

El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. Esto quiere decir, que la autoridad compe-tente puede decretar cualquier medida cautelar para salvaguardar los derechos de propiedad industrial. Los artículos 247 y 249 establecen ciertos requisitos para el trámite de medidas cautelares:

• Sujetos activos: La norma dice que se podrá solicitar por quien acredite legitimación para actuar, pero no dice quién tie-ne legitimación activa. Por coherencia y lógica, los legitimados para solicitarla son los mismos legitimados para iniciar el pro-ceso de infracción de derechos de propiedad industrial: el titular del derecho protegido.

• La existencia de un derecho infringido. Si no hay

derecho infringido no habría nada que salvaguardar.


• Presentación de pruebas que hagan presumir ra-zonablemente la infracción o su inminencia. To-dos los medios probatorios admitidos en la normativa interna se pueden usar para probar la infracción o la inminencia de in-fracción. Es muy importante tener en cuenta que para decretar la medida cautelar no se debe probar la infracción, ya que esto es algo que se prueba en el proceso de infracción. La autoridad competente para decretar las medidas cautelares debe determi-nar, de conformidad con las pruebas presentadas, si hay indi-cios que hagan pensar que sí puede haberse cometido la infrac-ción. Las medidas cautelares, como efecto, no se decretan por haberlas solicitado el interesado, sino porque de los documentos y demás pruebas presentadas claramente se puede presumir o suponer que sí se cometió la infracción.

• Garantía o caución. La autoridad nacional competente

puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas. La garantía o caución debe ser suficiente para resar-cir los perjuicios que puedan ocasionarse con la ejecución de las medidas.

• Objeto (artículo 249). Las medidas cautelares recaerán

sobre los productos que resulten de la infracción, así como de los materiales o medios que sirvieron para cometerla.

• Información de los productos sobre los que re-

caerá la medida cautelar. El solicitante deberá determi-nar con toda exactitud los productos sobre los que recaerá la medida cautelar. Si la medida cautelar tiene que ver con pro-ductos específicos, el solicitante deberá determinarlos claramente para que puedan ser identificados.

La autoridad nacional competente, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos (Último párrafo del artículo 246). Con esta disposición la normativa comunitaria deja en libertad a los Países Miembros para que


regulen sobre la procedencia de las medidas cautelares decretadas de oficio. De conformidad con las cuestiones planteadas en la solicitud de interpre-tación prejudicial, es muy importante tener en cuenta que las medidas cautelares pueden solicitarse antes de entablar la acción de infracción de derechos de propiedad industrial o conjuntamente con dicha acción, y pueden decretarse y ejecutarse sin intervención de la otra parte (artículo 248). La norma comunitaria prevé esto para generar sorpresa en la medida y evitar que el infractor diluya su acción desapareciendo las pruebas. De todas maneras, de conformidad con los principios procesales de contradicción y del debido proceso, se debe permitir a la otra parte que recurra la medida y argumente su defensa. Del artículo 248 de la Decisión 486 se desprenden las siguientes hipótesis:

• Que la medida cautelar se decrete y ejecute en el marco de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Por el factor sorpresa de la me-dida cautelar se suele solicitar de manera previa, es decir, sin notificar a la otra parte. En este caso, la autoridad competente después de la ejecución deberá notificar inmediatamente a la parte afectada para que pueda recurrir la medida, de confor-midad con las previsiones procesales del derecho interno. Cuando la norma andina establece que se debe notificar inme-diatamente, debe entenderse que la notificación debe surtirse al día siguiente de ejecutada la medida, so pena de declarar sin efecto la medida y declarar su posterior levantamiento.

• Que la medida cautelar se decrete y se ejecute

antes de entablar la acción por infracción de de-rechos de propiedad industrial. Las medidas cautela-res si bien tienen un fin preventivo y protector, no resuelven el fondo del asunto, es decir, la comisión o no de una infracción de derechos de propiedad industrial. Por esta razón siempre deben estar conexas o atadas a un proceso principal. Por tal motivo, siempre se debe iniciar la acción so pena de que la me-dida cautelar pierda su eficacia. La normativa comunitaria


debe entenderse en este sentido. Independientemente de que se hubiere notificado a la otra parte la ejecución de la medida cautelar, siempre debe ejercerse la acción de infracción de dere-chos de propiedad industrial. La pregunta obligada es: ¿en qué tiempo? El segundo inciso del artículo 248 establece un plazo en subsidio del que pudiera establecerse por la normativa in-terna. Esto quiere decir que si la norma nacional no establece término para que la medida cautelar quede sin efecto al no ini-ciarse la acción, el plazo aplicable es de diez días siguientes contados a partir de la ejecución de la medida.

Es muy importante tener en cuenta que siempre debe existir un plazo razonable para declarar la ineficacia de la medida y, en consecuencia, su levantamiento. No puede darse el caso de una medida cautelar indefini-da en el tiempo y que no se encuentre vinculada a un proceso principal donde se debata la infracción de derechos de propiedad industrial. No se puede dejar al infinito una situación sin una adecuada tutela judicial. Siempre hay que tener presente que la medida cautelar es preventiva y transitoria, es decir, se mantiene mientras se soluciona el fondo del asunto. La norma comunitaria se debe entender en el sentido de que si la norma interna no fija un plazo diferente se aplica el anteriormente indicado. En relación con las cuestiones planteadas en la consulta prejudicial, el Tribunal estima necesario aclarar que lo mencionado son los requisitos para que opere y tenga eficacia la figura de las medidas cautelares, en el marco de la infracción de los derechos de propiedad industrial. La norma comunitaria no habla de caducidad de las medidas cautelares y, por lo tanto, cuando el consultante se refiere a caducidad de las medi-das cautelares el Tribunal lo entiende como la ineficacia de la medida, lo que trae como consecuencia el levantamiento de la misma. Además de los casos de ineficacia que anteriormente vimos, es conveniente aclarar que las medidas cautelares se mantendrán mientras el proceso de infrac-ción continúe. El proceso puede acabar porque se resuelve el fondo del


asunto, o por cualquier otra razón de índole procesal que se regule en la normativa procesal interna.

4. Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486. Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o ex-porten productos que infrinjan los derechos marca-rios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus dere-chos mientras se adelanta la respectiva acción.

5. Objeto de la acción. El objeto de la acción es

precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la au-toridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configura-ron la infracción, entre otras.

6. Indemnización de daños y perjuicios.

Además del cese de las acciones infractoras, el titu-lar del derecho infringido podrá solicitar que se le


indemnice por los daños y perjuicios sufridos. El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no ex-cluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemniza-ción de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportu-namente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá apor-tar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patri-monial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vul-neración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en refe-rencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha de-mandado también la adjudicación en propiedad de los productos resul-tantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artí-culo 241, literal e). Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comer-cialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la compe-tencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización.


La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el in-fractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas. En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Interpreta-ción Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena Nº 1588, de 20 de febrero de 2008; Caso: “Infracción de dere-chos marcarios por utilización de un signo similar”).

7. Prescripción. La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez (artículo 244 de la Decisión 486). De lo anterior, se desprende lo si-guiente:

• Si el término de prescripción depende del conocimiento del titu-

lar del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción.

• El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años des-de que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis me-ses antes de que se venciera dicho término.

La acción de infracción de derechos y la acción de competencia desleal, si bien pueden ser usadas bajo unos mismos supuestos de hecho, son accio-nes diferentes, con finalidades y objetivos bien diferenciados. Mientras la primera persigue salvaguardar los derechos que otorga el registro de una


marca, la segunda persigue la represión de los actos de competencia desleal. Es decir, si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos marcarios, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal.

E. INFRACCIÓN SOBRE UNA PATEN-TE DE PROCEDIMIENTO. EL OB-JETO DE LA INFRACCIÓN. LA CAR-GA DE LA PRUEBA. LOS MEDIOS DE PRUEBA Y EL PRINCIPO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE.

En el escrito presentado por la sociedad demandante, mediante el cual se especificó la consulta prejudicial, se manifestó lo siguiente: “(…) Segunda interpretación Prejudicial sobre el artículo 238 de la Decisión 486: (…) Los señores jueces del Tribunal Andino de Justicia, se servirán especifi-car cómo es cierto que el “ius prohibendi” faculta al titular de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, a iniciar en el Ecuador aquellas acciones previstas en la Decisión 486, contra cual-quier persona natural o jurídica que infrinja sus derechos derivados de las referidas patentes, independiente de que el infractor sea un importa-dor y/o distribuidor y/o fabricante y/o cualquier otro que ofrezca en venta el producto patentado, o el producto obtenido a través del procedi-miento patentado, no obstante de conocer sobre la existencia de la paten-te de producto o procedimiento y de quien es su titular en Ecuador.


Es decir, que la importación y comercialización del producto infractor en el mercado nacional, constituye un acto real que infringe los derechos del titular de la patente. “Primera solicitud de Interpretación Prejudicial sobre el artículo 240 de la Decisión 486… (…) La interpretación prejudicial que solicito, se centra a que el Tribunal de Justicia analice, cómo es cierto que esta primera parte del artículo 240 de la Decisión 486, se limita a invertir la carga de la prueba de mane-ra incondicional en los casos en donde se alegue la infracción a una patente de procedimiento, quedando de esta manera, el demandado en la obligación de probar que el procedimiento que ha usado en la fabrica-ción del producto es distinto al patentado. Es decir, que en todos aquellos casos en los que se alegue la infracción a una patente de procedimiento, la carga de la prueba le corresponde al demandado sea fabricante y/o importador y/o distribuidor y/o vende-dor, y no al actor. Solicito además que se indique que la inversión de la carga de la prueba es una obligación procesal independiente, que no requiere del cumpli-miento de requisito adicional alguno. Segunda solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 240 de la Decisión 486: (…)


En el caso de la presunción legal prevista en esta norma, solicito al Tribunal de Justicia que se sirva señalar si se requiere para su vigencia el cumplimiento de los requisitos descritos en el mismo artículo 240 de la Decisión 486, es decir, los literales a) y b) de la norma en mención. Pido además, que los señores jueces en su interpretación, establezcan las diferencias entre la inversión de la carga de la prueba con la presunción legal que contiene el artículo 240 de la Decisión 486, y en virtud de ello, determine cuáles son los requisitos para uno y otro caso según la misma norma. Asimismo, solicito al Tribunal Andino de Justicia que indique, si la norma comunitaria andina contiene regulación alguna sobre las formas de probar este tipo de juicios, o si las pruebas que deban efectuarse en un juicio ante la autoridad nacional competente deberán se conformes a la legislación nacional de cada País Miembro. (…)” Por lo tanto, en este literal se hablará sobre la infracción de una patente de procedimiento, la manera de probarla y la carga de la prueba. En el literal B de la presente interpretación se delimitaron ciertos con-ceptos en relación con los derechos que confiere una patente. Se habló sobre el ius prohibendi como la facultad que tiene el titular de la patente para impedir que terceros no autorizados realicen actos de disposición sobre la misma. Si la patente es de procedimiento, su titular puede impedir que un terce-ro no consentido emplee el procedimiento, u ofrezca en venta, lo venda, use, o importe para dichos fines un producto obtenido con el procedi-miento patentado. De esto se desprende que cualquier persona que reali-ce las actividades mencionadas, que bien puede ser un comercializador, un distribuidor, un fabricante o un importador, puede ser demandado mediante una acción por infracción de derechos de propiedad industrial.


En relación con lo anterior, se debe tener en cuenta las excepciones al derecho exclusivo que confiere la patente, las cuales se encuentran enu-meradas en el artículo 53 de la Decisión 486; asimismo, se debe tener en cuenta la previsión consagrada en el artículo 54 de la misma Deci-sión (agotamiento del derecho), que consiste en lo siguiente: el titular de la patente no podrá impedir que un tercero realice actos de comercio sobre los productos protegidos, que en el caso de las patentes de procedi-miento serían los obtenidos por el procedimiento patentado, si dicho producto se hubiese introducido ya en el comercio de cualquier país por el titular de la patente, o por un tercero autorizado o vinculado económi-camente a dicho titular. Como se puede observar, la normativa comuni-taria acoge la figura del agotamiento internacional, ya que la primera introducción del producto patentado al comercio en cualquier país agota el derecho del titular para bloquear la distribución, comercialización o el uso por el consumidor final. Esta figura es de suma importancia para evitar el abuso del derecho de patente, y facilita el acceso a los productos patentados. En el caso de productos especiales como los medicamentos es inmensamente beneficioso para la población en general. La prueba en el procedimiento de infracción de una patente de procedimiento. El artículo 240 establece ciertas reglas probatorias en procesos de in-fracción de patentes, cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto:

1. Inversión de la carga de la prueba. En este tipo de procesos no es el demandante sino el demandando el que tiene que probar que el producto se ha obtenido mediante un proce-dimiento diferente al patentado. La norma prevé que el de-mandado se encuentra en mejor posición para probar que su producto no se obtuvo mediante el procedimiento patentado y, por lo tanto, se establece una presunción simplemente legal que a continuación se explicará.


2. Presunción: la mencionada inversión de la carga de la prueba se encuentra en relación con una presunción simplemen-te legal (iuris tantum), consagrada en el artículo 240. Es sim-plemente legal porque admite prueba en contrario, y supone que cualquier producto idéntico al que se obtendría con el pro-cedimiento patentado se ha logrado empleando dicho procedi-miento, si se da alguna de las siguientes condiciones:

• Que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea

nuevo. Quiere decir que el producto obtenido por el procedi-miento patentado no esté dentro del estado de la técnica. Para delimitar el concepto de novedad se deben tener en cuenta las previsiones que hace el artículo 16 de la Decisión 486.

• O, que ante la posibilidad material de que el producto idéntico

haya sido obtenido mediante el procedimiento patentado, el ti-tular de la patente, mediante esfuerzos razonables, es decir, mediante un análisis racional estándar, común o normal, no pueda establecer cuál ha sido el procedimiento que se usó para obtener el producto. Para que se aplique esta condición puede tratarse de un producto nuevo o no.

El Tribunal advierte que la norma comunitaria adoptó los presupuestos del artículo 34 del acuerdo ADPIC. En este artículo se otorga la facul-tad a los países signatarios para que establezcan cualquiera de las dos condiciones para la inversión de la carga de la prueba. La normativa comunitaria, en este caso, escogió las dos condiciones, y esto quiere decir que en el esquema andino se puede cumplir una o la otra para que opere la presunción. El juez consultante debe tener en cuenta que la inversión de la carga de la prueba y la presunción simplemente legal se encuentran relacionadas. La presunción genera que la carga de la prueba la soporte el demanda-do, ya que él debe desvirtuar el supuesto probando que el procedimiento utilizado no es el patentado.


También es importante advertir que el artículo analizado no sólo se aplica al fabricante, sino a cualquiera que cometa una infracción de los derechos de la patente de procedimiento, tal y como se determinó ante-riormente. En consecuencia, la norma también es aplicable al importa-dor, comercializador, distribuidor, o a cualquiera susceptible de ser demandando por la infracción. Esta sería la interpretación acorde con todo el complejo normativo de protección de los derechos derivados de las patentes, sobre todo porque en la comercialización, distribución, impor-tación, y demás actos, se concreta el daño al bien jurídico protegido por la norma. En relación con el asunto probatorio comentado, el juez consultante también debe tener en cuenta la previsión que hace el artículo 240 en su último inciso: “en la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandando o denunciado en cuando a la protección de sus secretos empresariales”. Esto quiere decir que el juez deberá aplicar las correspondientes reservas para proteger los secretos industriales del demandado. También se advierte, que en el respectivo proceso el juez puede hacer uso de las norma internas que regulen la figura de la participación de terceros, litisconsortes necesarios, etc. La norma comunitaria andina no establece la forma o los medios de prueba para desvirtuar la presunción establecida. De conformidad con el principio de complemento indispensable, cualquiera de los medios de prueba que admite la normativa interna son procedentes para probar los supuestos estudiados. El principio de complemento indispensable permite que normas internas regulen asuntos no regulados en la normativa comunitaria. Dicho prin-cipio se encuentra consagrado en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la siguiente manera: “Art. 144.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros.”


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-NIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las demás normas de derecho internacional; lo anterior tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho Comunitario Andino. SEGUNDO: De conformidad con el derecho exclusivo sobre la pa-tente, su titular tiene dos tipos de facultades:

• Positiva: es la facultad de explotar la patente y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usar-la, licenciarla o transferirla.

• Negativa (ius prohibendi): es la facultad que tiene el titular de

la patente para impedir que terceros no autorizados realicen actos de disposición sobre la misma. El artículo 52 de la Deci-sión 486 determina esta facultad, diferenciando, para estos efectos, los actos en el marco de las patentes de producto con los actos en el marco de las patentes de procedimiento. Si la paten-te reivindica un producto, su titular puede impedir que un ter-cero no consentido fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use, o lo importe para estos fines. Y si la patente rei-vindica un procedimiento, su titular puede impedir que un ter-cero no consentido emplee el procedimiento, u ofrezca en venta, lo venda, use, o importe para dichos fines un producto obtenido con el procedimiento patentado. De esto último se desprende que cualquier persona que sin el consentimiento del titular de la patente fabrique, ofrezca en venta, venda, use o importe pa-ra dichos fines el producto obtenido por el procedimiento paten-tado, estaría infringiendo el derecho al uso exclusivo de la pa-tente y, en consecuencia, podría ser demandando por infracción de los derechos de propiedad industrial.


TERCERO: La acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, artículos 238 a 257. En el marco de dicha acción, el sujeto activo pue-de solicitar que la autoridad competente tome ciertas medidas para salvaguardar sus derechos de propiedad industrial; estas medidas inclu-yen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y per-juicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras. Además de lo anterior, el denunciante puede solicitar antes, en el mo-mento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares, que tienen como objeto, proteger los derechos de la propiedad industrial, mientras se da trámite a la acción. Van desde, el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. De conformidad con las cuestiones planteadas en la solicitud de interpre-tación prejudicial, es muy importante tener en cuenta que las medidas cautelares pueden decretarse y ejecutarse sin intervención de la otra parte (artículo 248). La norma comunitaria prevé esto para generar sorpresa en la medida y evitar que el infractor diluya su acción desapareciendo las pruebas. De todas maneras, de conformidad con los principios proce-sales de contradicción y del debido proceso, se debe permitir a la otra parte que recurra la medida y argumente su defensa. Del artículo 248 de la Decisión 486 se desprenden las siguientes hipótesis:

• Que la medida cautelar se decrete y ejecute en el marco de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Por el factor sorpresa de la me-dida cautelar se suele solicitar de manera previa, es decir, sin notificar a la otra parte. En este caso, la autoridad competente después de la ejecución deberá notificar inmediatamente a la parte afectada para que pueda recurrir la medida, de confor-midad con las previsiones procesales del derecho interno. Cuando la norma andina establece que se debe notificar inme-diatamente, debe entenderse que la notificación debe surtirse al


día siguiente de ejecutada la medida, so pena de declarar sin efecto de la medida y declarar posterior levantamiento.

• Que la medida cautelar se decrete y se ejecute

antes de entablar la acción por infracción de de-rechos de propiedad industrial. Las medidas cautela-res si bien tienen un fin preventivo y protector, no resuelven el fondo del asunto, es decir, la comisión o no de una infracción de derechos de propiedad industrial. Por esta razón siempre deben estar conexas o atadas a un proceso principal. Por tal motivo, siempre se debe iniciar la acción so pena de que la me-dida cautelar pierda su eficacia. La normativa comunitaria debe entenderse en este sentido. Indepen-dientemente de que se hubiere notificado a la otra parte la ejecución de la medida cautelar, siempre debe ejercerse la acción de infracción de dere-chos de propiedad industrial. La pregunta obligada es: ¿en qué tiempo? El segundo inciso del artículo 248 establece un plazo en subsidio del que pudiera establecerse por la normativa in-terna. Esto quiere decir que si la norma nacional no establece un término para que la medida cautelar quede sin efecto al no iniciarse la acción, el plazo aplicable es de diez días siguientes contados a partir de la ejecución de la medida.

Es muy importante tener en cuenta que siempre debe existir un plazo razonable para declarar la ineficacia de la medida y, en consecuencia, su levantamiento. No puede darse el caso de una medida cautelar indefini-da en el tiempo y que no se encuentre vinculada a un proceso principal donde se debata la infracción de derechos de propiedad industrial. No se puede dejar al infinito una situación sin una adecuada tutela judicial. Siempre hay que tener presente que la medida cautelar es preventiva y transitoria, es decir, se mantiene mientras se soluciona el fondo del asunto. La norma comunitaria se debe entender en el sentido de que si la norma interna no fija un plazo diferente se aplica el anteriormente indicado.


En relación con las cuestiones planteadas en la consulta prejudicial, el Tribunal estima necesario aclarar que lo anteriormente mencionado son los requisitos para que opere y tenga eficacia la figura de las medidas cautelares, en el marco de la infracción de los derechos de propiedad industrial. La norma comunitaria no habla de caducidad de las medidas cautelares y, por lo tanto, cuando el consultante se refiere a caducidad de las medi-das cautelares el Tribunal lo entiende como la ineficacia de la medida, lo que trae como consecuencia el levantamiento de la misma. Además de los casos de ineficacia que anteriormente vimos, es conveniente aclarar que las medida cautelares se mantendrán mientras el proceso de infrac-ción continúe. El proceso puede acabar porque se resuelve el fondo del asunto, o por cualquier otra razón de índole procesal que se regule en la normativa procesal interna. El titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Es importante advertir que la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimien-to de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez. CUARTO: El artículo 240 establece ciertas reglas probatorias en procesos de infracción de patentes, cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto:

i. Inversión de la carga de la prueba. En este tipo de procesos no es el demandante sino el demandando el que tiene que probar que el producto se ha obtenido mediante un pro-cedimiento diferente al patentado. La norma prevé que el demandado se encuentra en mejor posición para probar que su producto no se obtuvo mediante el procedimiento patentado


y, por lo tanto, se establece una presunción simplemente legal que a continuación se explicará.

ii. Presunción: la mencionada inversión de la carga de la

prueba se encuentra en relación con una presunción simple-mente legal (iuris tantum), consagrada en el artículo 240. Es simplemente legal porque admite prueba en contrario, y supone que cualquier producto idéntico al que se obtendría con el procedimiento patentado se ha logrado empleando di-cho procedimiento, si se da alguna de las siguientes condicio-nes:

Que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo. Quiere decir que el producto obtenido por el procedimiento patentado no esté dentro del estado de la técnica. Para delimitar el concepto de nove-dad se deben tener en cuenta las previsiones que hace el artículo 16 de la Decisión 486. O, que ante la posibilidad material de que el producto idéntico haya sido obtenido mediante el procedimiento patentado, el titular de la pa-tente, mediante esfuerzos razonables, es decir, mediante un análisis racional estándar, común o normal, no pueda establecer cuál ha sido el procedimiento que se usó para obtener el producto. Para que se aplique esta condición puede tratarse de un producto nuevo o no. El juez consultante debe tener en cuenta que la inversión de la carga de la prueba y la presunción simplemente legal se encuentran relacionadas. La presunción genera que la carga de la prueba la soporte el demanda-do, ya que él debe desvirtuar el supuesto probando que el procedimiento utilizado no es el patentado. También es importante advertir que el artículo analizado no sólo se aplica al fabricante, sino a cualquiera que cometa una infracción de los derechos de la patente de procedimiento, tal y como se determinó ante-riormente. En consecuencia, la norma también es aplicable al importa-


dor, comercializador, distribuidor, o a cualquiera susceptible de ser demandando por la infracción. Esta sería la interpretación acorde con todo el complejo normativo de protección de los derechos derivados de las patentes, sobre todo porque en la comercialización, distribución, impor-tación, y demás actos, se concreta el daño al bien jurídico protegido por la norma. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribu-nal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultan-te, al emitir el fallo en el proceso interno No 0291-2004-RE, deberá adoptar la presente interpretación y dar cumplimiento a las prescripcio-nes contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigen-te. Notifíquese a la corte consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su pu-blicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

OI-1374-13-dic-2013-MP

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