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Resolución 57-IP-2014Tribunal de Justicia de la Comunidad AndinaMagistrada Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

Quito, 13 de mayo de 2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de laDecisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y,de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), 136literal b), y 137 de la norma mencionada; confundamento en la consulta solicitada por la Quinta SalaEspecializada en lo Contencioso Administrativo conSubespecialidad en Temas de Mercado, de la CorteSuperior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor:ECKERD PERÚ S.A. Marca: “BABYLAC3 F1 F2 F3CALCIO HIERRO COLINA” (mixta). Expediente Interno:6917-2012-0-1801-JR-CA-11.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA procede aresolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta SalaEspecializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad entemas de mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la Repúblicadel Perú.

VISTOS:

El Oficio 6917-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 21 de enero de 2015, recibidovía correo electrónico el 22 de enero de 2015, mediante el cual la Quinta SalaEspecializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad entemas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República delPerú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver elProceso Interno 6917-2012-0-1801-JR-CA-11.

El Auto de 1 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámitela presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno:

Demandante: ECKERD PERÚ S.A.Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA

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PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI),REPÚBLICA DEL PERÚ

N.V. NUTRICIA

2. Hechos:

1. El 13 de mayo de 2010, Droguería Los Andes S.A. solicitó ante elINDECOPI el registro de la marca BABYLAC3 F1 F2 F3 CALCIO HIERROCOLINA (mixta), para distinguir fórmulas lácteas y alimentos para bebés,de la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacionalde Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante,Clasificación Internacional de Niza).

2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “ElPeruano”, el 23 de julio de 2010, N.V. Nutricia formuló oposición a lasolicitud de registro, manifestando lo siguiente:

- Es titular de la marca BEBELAC (denominativa), que distingueproductos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

- Ha solicitado con anterioridad el registro del signo BEBELAC(denominativo) para distinguir productos de la Clase 5 de laClasificación Internacional de Niza.

- El signo solicitado por Droguería Los Andes S.A. resulta confundiblecon los signos mencionados.

- El solicitante ha actuado con mala fe al querer copiar una marcafamosa.

3. Mediante Resolución 852-2011/CSD-INDECOPI de 13 de abril de 2011, laComisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada ydenegó el registro del signo solicitado al advertir que los signos enconflicto distinguen algunos de los mismos productos y presentansemejanzas entre sí, por lo que el otorgamiento del registro causaríaconfusión en el público consumidor.

4. Droguería Los Andes S.A. presentó recurso administrativo de apelacióncontra la resolución emitida por la Comisión de Signos Distintivos delINDECOPI.

5. El 24 de febrero de 2012, Eckerd Perú S.A. se apersonó al procedimientoadministrativo, toda vez que su empresa absorbió a Droguería Los AndesS.A.

6. Mediante Resolución 1171-2012/TPI-INDECOPI de 9 de julio de 2012, laSala de Propiedad Intelectual decidió confirmar la resolución apelada.

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7. El 11 de octubre de 2012, Eckerd Perú S.A. presentó demandacontenciosa administrativa contra la Resolución 1171-2012/TPI-INDECOPI, ante el Juez Especializado en lo Contencioso Administrativocon Subespecialidad en Temas de Mercado, el cual mediante sentenciade 23 de mayo de 2014 declaró infundada la demanda.

8. El 13 de junio de 2014, Eckerd Perú S.A. presentó recurso de apelaciónen contra de la sentencia de primera instancia.

9. El 22 de octubre de 2013, la segunda instancia judicial cumplió consuspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina para que se aclare lo siguiente:

- Cuáles son los criterios que se deben considerar a fin de determinar sinos encontramos o no frente a un término de uso común.

- Cuál es la forma en que se debe juzgar la semejanza conceptual entreuna marca denominativa y una marca mixta cuando utilizan un términode uso común en diferentes idiomas.

3. Argumentos de la demanda:

10. La demandante Eckerd Perú S.A. sustentó su demanda sobre la base delos siguientes argumentos:

- Los signos en conflicto presentan una distinta composición de letras,además de existir elementos que determinan un impacto sonoro y unaimpresión visual de conjunto diferente, lo cual no fue evaluado por elINDECOPI que se limitó a señalar que los signos presentaban uncontenido ideológico y conceptual idéntico.

- Señala que los vocablos BABY y BEBÉ sobre los cuales recae laaparente “semejanza conceptual” por la que se denegó el registro, nopueden ser objeto de comparación conceptual por tratarse de palabrasde uso común y de uso descriptivo.

- Asimismo, la partícula LAC es descriptiva por tratarse de un apócopedel término LÁCTEO, el cual es utilizado en la conformación dediversas marcas registradas en la Clase 5 de la ClasificaciónInternacional de Niza. Por lo tanto, la marca BEBELAC es un signodébil.

4. Argumentos de la contestación a la demanda:

11. El INDECOPI contestó la demanda señalando:

- Que no niega la existencia de ligeras diferencias a nivel gráfico yfonético de los signos en conflicto. Sin embargo, el signo BABYLAC(mixto) tiene el mismo contenido ideológico o conceptual que la marcaBEBELAC (denominativa), lo cual determina la posibilidad de un riesgo

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de confusión entre ambos, por lo que no es posible su coexistencia enel mercado.

12. N.V. Nutricia contestó la demanda señalando lo siguiente:

- El riesgo de confusión entre las marcas se produce por la vinculaciónde los productos que pretenden distinguir las marcas en conflicto y porla similitud de éstos.

- Eckerd Perú S.A. no ha negado la vinculación entre los productos, porlo que se cumple el primer requisito para que se produzca el riesgo deconfusión.

- Sobre la similitud de los signos, concluye que las denominacionesBABYLAC y BEBELAC son similares gráfica y fonéticamente, ya quepresentan las mismas consonantes y terminan en la misma sílaba.

- Adicionalmente, existe identidad conceptual entre los signos porqueestán conformados por el término BABY o BEBÉ que significan lomismo. En consecuencia, el INDECOPI denegó bajo los fundamentoscorrectos la marca solicitada, ya que resultaba confundible con lamarca BEBELAC (denominativa), previamente registrada.

5. Fundamentos de la sentencia de primera instancia:

13. Mediante sentencia de 23 de mayo de 2014 se declaró infundada lademanda por considerar que existe semejanza fonética y conceptual entrelos signos materia de litigio. Por consiguiente, son capaces de inducir ariesgo de confusión en el público consumidor.

6. Argumentos del recurso de apelación:

14. Eckerd Perú S.A. presentó recurso de apelación en contra de la sentenciade primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en lademanda.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

15. La corte consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 1361

literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectaraindebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada

por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto delos cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…).

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Procede la interpretación solicitada; y, de oficio, se interpretarán losartículos 1342 literales a), b) y g), 1363 literal b), y 1374 de la Decisión 486.

C. CUESTIONES A INTERPRETAR

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud gráfica,fonética y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directo,indirecto y riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo demarcas.

2. Comparación entre signos denominativos y mixtos. Comparación entresignos denominativos.

3. Palabras en idioma extranjero (BABY).4. Palabras y partículas de uso común, descriptivas y genéricas. La marca

débil.5. La mala fe y el registro para consolidar un acto de competencia desleal.6. El análisis de registrabilidad de marcas posiblemente confundibles en

la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LASIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA Y CONCEPTUAL O IDEOLÓGICA.RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTO, INDIRECTO Y RIESGO DEASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.

16. En el presente caso, DROGUERÍA LOS ANDES S.A., solicitó el registrode la marca BABY LAC3 F1 F2 F3 CALCIO HIERRO COLINA (mixta),para distinguir fórmulas lácteas y alimentos para bebés de la Clase 5 dela Clasificación Internacional de Niza. N.V. Nutricia formuló oposición a lasolicitud presentada, señalando que es titular de la marca BEBELAC(denominativa), que distingue producto de la Clase 5 de la Clasificación

2 Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto paradistinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signossusceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicaruna marca en ningún caso será obstáculo para su registro.Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:a) las palabras o combinación de palabras;b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas

y escudos;(…).g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores

3 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectaraindebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:(…);b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o

enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión ode asociación;

(…).4 Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan

inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto decompetencia desleal, podrá denegar dicho registro.

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Internacional de Niza, habiendo solicitado con anterioridad dicho registro.Agrega que, el signo solicitado resulta confundible con la marcamencionada, y, que el solicitante ha actuado de mala fe al pretendercopiar una marca famosa.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud:

17. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunalreitera que:

“La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto deregistro como marca los signos que sean idénticos o similares entresí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de estainterpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como funciónprincipal la de identificar los productos o servicios de un fabricante,con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza,pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular delregistro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilizacióndel signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros noautorizados por él hagan uso de la marca’.5

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acercadel cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signospara determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o deasociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca esconfundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades,según que entre los signos en proceso de comparación existaidentidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a losque cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en losque las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objetoindividualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo deconfusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, elexamen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a lasdeterminaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisiónposible.

El Tribunal observa también que la determinación de laconfundibilidad corresponde a una decisión del funcionarioadministrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han deestablecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y lajurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado deconfundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de laidentidad.

5 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto del 2000,marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario,basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud yel riesgo de confusión es necesario, en términos generales,considerar los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entrelos segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, lalongitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o lasterminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que laconfusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al serpronunciados tienen un sonido similar. La determinación de talsimilitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílabatónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sinembargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades decada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real deconfusión entre los signos confrontados.

La similitud conceptual o ideológica se produce entre signos queevocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o delparecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signosrepresentan o evocan una misma cosa, característica o idea, seestaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Riesgo de confusión directa, riesgo de confusión indirecta yriesgo de asociación.

Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado queno es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error alos consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo deconfusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que ‘La confusión en materia de marcas, serefiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la quepuedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo lacapacidad suficiente para ser distintivo'.6

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociaciónserá necesario determinar si existe identidad o semejanza entre lossignos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos oservicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de losconsumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos oservicios de que se trate.

6 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNALDE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signospuede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizadaporque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador aadquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia deque está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de uncierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta,caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidoratribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos odos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.7

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entrevarios signos y los productos o servicios que cada una de ellosampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signosen disputa y también entre los productos o servicios distinguidos porellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productoso servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre losproductos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y tambiénsemejanza entre éstos.8

También es importante tener en cuenta que además del riesgo deconfusión, que se busca evitar en los consumidores con la existenciaen el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 serefiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, losartículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que ‘El riesgode asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunquediferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto,al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresatienen una relación o vinculación económica’ (PROCESO 70-IP-2008.Marca denominativa: ‘SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial1648 de 21 de agosto de 2008).

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen deun producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con lasola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios sebeneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal hasentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cualradica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, losmeramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva,en donde juega un papel determinante, la percepción sonora quepueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en

7 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

8 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes,auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercery último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la personaa relacionar el signo o denominación con el contenido o significadoreal del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta losaspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a lacomprensión, o al significado que contiene la expresión, ya seadenominativa o gráfica”.9

Reglas para realizar el cotejo de marcas

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia lassiguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entremarcas:

Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertadapor las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y nosimultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no lasdiferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar delcomprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de losproductos.10

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, eltratadista Breuer Moreno ha manifestado:

‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, esel cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipoo clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que elconsumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle aconfusión frente a otras marcas semejantes que se encuentrendisponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayorintensidad penetra en la mente del consumidor y determine así laimpresión general que el distintivo causa en el mismo.

9 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

10 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, EditorialRobis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss.

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La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementospuedan ser fraccionados en sus partes componentes para compararcada componente de una marca con los componentes o ladesintegración de la otra marca, persigue que el examen se realicesobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes,porque éste no es el camino de comparación utilizado por elconsumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debeemplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es,no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor noanaliza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en formaindividualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es laimpresión final que el consumidor tiene luego de la observación de lasdos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo unexamen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas',que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementosdistintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes ode la semejante disposición de esos elementos’11. (…)”.

18. Por lo tanto, la corte consultante deberá determinar los diferentes modosen que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causarriesgo de confusión en el público consumidor.

2. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS.COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS.

19. En el presente caso, se debe proceder a la comparación entre el signosolicitado a registro BABYLAC3 F1 F2 F3 CALCIO HIERRO COLINA(mixto) para distinguir fórmulas lácteas y alimentos para bebés, de laClase 5 de la Clasificación Internacional, y entre la marca BEBELAC(denominativa), registrada a favor de N.V. Nutricia, para distinguirtambién productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional. Por talmotivo es necesario abordar el tema de la comparación entre signosdenominativos y mixtos. Al respecto, se tomará en cuenta lo señalado poreste Tribunal dentro del Proceso 15-IP-2013, marca: KOLKANA (mixta),publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013:

“Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales,utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o variasletras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados,que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tenersignificado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en:sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que

11 Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayode 2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por lamarca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre susignificado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que vaa identificar.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una ovarias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Lacombinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto,produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permitediferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudenciaindica: ‘La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado elregistro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en suintegridad y no a sus elementos por separado’”12.

Comparación entre signos denominativos y mixtos:

20. La corte consultante al realizar la comparación entre marcasdenominativas y mixtas debe identificar, como se ha señalado, cuál de loselementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor:si el denominativo o el gráfico.

21. De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marcamixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica dela misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en lamente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresióngeneral que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.13

22. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixtapredomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de lossignos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido ladoctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elementográfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre lasmarcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Comparación entre signos denominativos:

23. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparaciónde marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en variospronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: LOREX.

“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operandocon la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer suunidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo encuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas

12 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJAVIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

13 Proceso 46-IP-2008. Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008.

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y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuiciode destacar aquellos elementos dotados de especial eficaciacaracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuadafunción diferenciadora.”

“(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuandola sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica omuy difícil de distinguir.”

“(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de lasemejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocalesasume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de unadenominación.”

“(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar deencontrar la dimensión más característica de las denominacionesconfrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidadpenetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, laimpresión general que la denominación va a suscitar en losconsumidores”14.

24. En este orden de ideas, la corte consultante debe establecer el riesgo deconfusión que pudiera existir entre los signos confrontados.

3. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO (BABY).

25. En atención a que el signo solicitado para registro se encuentraconformado por la expresión “BABY”, se hace necesario tratar el tema delas palabras en idioma extranjero en la conformación de signos.

26. El Juez Consultante solicitó que se aclare lo siguiente:

- Cuáles son los criterios que se deben considerar a fin de determinar sinos encontramos o no frente a un término de uso común.

- Cuál es la forma en que se debe juzgar la semejanza conceptual entreuna marca denominativa y una marca mixta cuando utilizan un términode uso común en diferentes idiomas.

27. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que nosean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasíay, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de laspalabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoríadel público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente devocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los

14 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. EditorialMontecorvo S.A. España, 1984, pp. 199 y ss.

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productos o servicios que se pretende identificar, de conformidad con loestablecido en líneas posteriores en la presente Interpretación Prejudicial.

Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente:

“(...) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raízal vocablo equivalente en la lengua española al de la marcaexaminada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirsecomo si se tratara de una expresión local. (…) Al tenor de loestablecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de unamarca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sinembargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar depertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Paísesde la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidormedio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitudfonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial dela lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”. (Proceso 69-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicadaen la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 759 de 6 de febrero de2002).

28. En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si la palabraen inglés “BABY” es de conocimiento generalizado en el públicoconsumidor, para luego determinar si dicha palabra es de uso común o noen la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. PALABRAS Y PARTÍCULAS DE USO COMÚN, DESCRIPTIVAS YGENÉRICAS. LA MARCA DÉBIL.

29. La demandante, al formular su demanda, señaló que los vocablos BABY yBEBÉ no pueden ser objeto de comparación conceptual por tratarse depalabras de uso común y de uso descriptivo. Asimismo, sostuvo que “lapartícula LAC es descriptiva por tratarse de un apócope del términoLÁCTEO, el cual es utilizado en la conformación de diversas marcasregistradas en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza”. Y, porúltimo, refiere que la marca BEBELAC es un signo débil.

30. Al respecto, en la Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2013,expedida en el marco del proceso 164-IP-2012, se señaló:

“Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase deelementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones,que individualmente consideradas pueden estimarse comoexpresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que nopueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por personaalguna.

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El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, dispone:

“No podrán registrarse como marcas los signos que

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en unadesignación común o usual del producto o servicio de que se trate enel lenguaje corriente o en la usanza del país”.

31. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformadosexclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras opartículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generarsignos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a suregistro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedirque las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otrosempresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene unafuerza limitada de oposición, ya que las palabras y partículas genéricas ode uso común se deben excluir del cotejo de la marca15.

Las palabras descriptivas informan de manera exclusiva acerca de lassiguientes características y propiedades de los productos: calidad,cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identificala denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relacióncon el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo usojustamente de la denominación considerada descriptiva.

Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos oservicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial opropio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa paradistinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directacon la expresión que se utiliza.

32. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, dispone:

“No podrán registrarse como marcas los signos que

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que puedaservir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino,

15 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

“El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistircon las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe tambiénque siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva,necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y porello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires,Argentina, 2010. Pág. 215.

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el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otrosdatos, características o informaciones de los productos o de losservicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación,incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos oservicios”.

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que seandesignaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signoscompuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen laposibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto de lamarca suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signocon dichas características, tiene que ser consciente de que no puedeimpedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marcasería considerada débil.

33. Por otro lado, el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina, dispone:

“No podrán registrarse como marcas los signos que

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea elnombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”.

El literal trascrito prohíbe el registro de palabras genéricas, pero noimpide que éstas conformen un signo compuesto.

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica;no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre lautilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventajainjusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe serapreciada en relación directa con los productos o servicios de que setrate.

La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular lapregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, seresponde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vistade la marca, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo enalguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, ocuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos oservicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial opropio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa paradistinguir determinados productos o servicios, que no tengan relacióndirecta con la expresión que se utiliza.

Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clasedeterminada puede no serlo así en otra; los términos comunes o

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usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden noserlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo,es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios quetienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidadcon esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si elestatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta laregistrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muyimportante, porque en productos o servicios con íntima conexióncompetitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible queun comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de losnegocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productoso servicios íntimamente relacionados”.

34. La corte consultante debe determinar si la palabra “BABY” es unaexpresión de uso común, descriptiva o genérica en relación con losproductos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional, para de estamanera establecer el carácter distintivo del signo solicitado a registro.Asimismo, deberá determinar si la partícula “LAC” es de uso común en laClase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y en otras clasesconexas.

5. LA MALA FE Y EL REGISTRO PARA CONSOLIDAR UN ACTO DECOMPETENCIA DESLEAL.

35. De la revisión del expediente, se advierte que en sede administrativa fuemateria de discusión la presunta mala fe de la solicitante Droguería LosAndes S.A., al pretender registrar la marca BABYLAC3 F1 F2 F3 CALCIOHIERRO (mixta), pues la empresa N.V. Nutricia alegó que la solicitantehabía actuado de mala fe al querer copiar una marca famosa.

36. Al respecto, este Tribunal abordará el tema de la solicitud de registro demarca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competenciadesleal. Para esto se determinará cuál es el ámbito y el campo deaplicación de las normas comunitarias sobre competencia desleal, cuálesson los actos de competencia desleal vinculados con la propiedadindustrial. Por último, cómo se estructura la causal de irregistrabilidadprevista en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina.

El Tribunal tomará como referencia el Proceso 51-IP-2013 de 19 de juniode 2013, donde se señaló lo siguiente:

Ámbito y campo de aplicación de las normas comunitarias sobrecompetencia desleal:

37. “Los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, regulan el tema de los actos de competencia deslealvinculados con la Propiedad Industrial.

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38. Cuando la normativa comunitaria se refiere a competencia deslealvinculada con la propiedad industrial, está tratando de regular aquellacompetencia desleal que se relaciona con el uso, el goce y la protecciónde los derechos de propiedad industrial reconocidos por la normativacomunitaria.

Los actos de competencia desleal vinculados con la propiedadindustrial. El concepto de la buena fe vinculado con la competenciadesleal:

39. El artículo 258 de la Decisión 486 señala que: “Se considera desleal todoacto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbitoempresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos” y en elartículo 259 enumera algunos de los que se pueden considerar comoactos de competencia desleal. De manera que no hay una lista taxativaque indique cuáles actos se consideran desleales, sino que, más bien,se brinda una definición, por oposición, de que es desleal todo actovinculado con la propiedad industrial, que realizado en el ámbitoempresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.

En relación con esto, se deben hacer algunas precisiones:

- Cuando la norma se refiere al “ámbito empresarial”, lo hace en relacióncon el empresario dentro del mercado. Es decir, se refiere a que esdesleal todo acto vinculado con la propiedad industrial que haya sidorealizado con ocasión de la actividad empresarial, esto es, en relacióncon la empresa vinculada al mercado y la competencia.

- En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticashonestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen,precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o deaprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor”, esdecir, con mala fe. (Proceso 38-IP-98. Interpretación Prejudicial de 22 deenero de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena419 de 17 de marzo de 1999).

El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina “buena fecomercial”.

En ese sentido es pertinente traer al caso, lo que la doctrina dice sobreel tema:

"Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva decompetencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por locual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a labuena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, elcriterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor deberevelar con certeza que la conducta es contraria a esta particularespecie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y

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uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debeentender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a losmandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad ysinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones”.16

“La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona nidefraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial comola convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación ycumplimiento de los negocios”.17

40. De manera que los actos de competencia desleal, además de podercausar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercadomismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor.

41. En esta línea se puede decir que la finalidad de la figura de lacompetencia desleal se da en dos aspectos: “de un lado se trata deamparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en queellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido delcompetidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a lacompetencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca estableceruna protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuantoson consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticasindebidas. (publicidad engañosa, por ejemplo)”.18

42. El artículo 259 enuncia, a título de ejemplo, tres actos de competenciadesleal vinculados con la propiedad industrial que, como ya se anotó, noconfiguran una lista taxativa. Estos son:

- Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea,respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial ocomercial de un competidor.

- Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces dedesacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial ocomercial de un competidor.

- Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio delcomercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modode fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidadde los productos.

43. El Tribunal ha determinado ciertas particularidades que debe tener unacto para ser considerado desleal:

16 JAECKEL KOVAKS, Jorge. “APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL”, Seminarios 8. Centrode Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45.

17 NARVÁEZ GARCIA, José Ignacio. “DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO”, parte general.Editorial Legis, Colombia, 1971, p. 316.

18 GACHARNÁ, María Consuelo. “LA COMPETENCIA DESLEAL”. Editorial Temis, Bogotá, Colombia,1992, p. 47.

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“1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que elinfractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidadcompetitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análogaforma.

2. Que el acto o la actividad sea indebido.

3. Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, unacto será desleal "cuando sea idóneo para perjudicar a unempresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad deldaño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción”(Interpretación Prejudicial de 17 de abril de 2008, expedida dentrodel Proceso 26-IP-2008).

El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza delas siguientes características:

- No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signosdistintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitaciónde un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en elpúblico consumidor. En consecuencia, no se trata de establecer unanálisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que estoes un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, dedeterminar si dichos actos deshonestos, en relación con un competidordeterminado, generan confusión en el público consumidor respecto delestablecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de uncompetidor. Sobre este tema, el Tribunal ha manifestado:

“A propósito de la primera categoría de los actos citados, cabe advertirque los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre lossignos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que talsituación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a laconfusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en loque concierne al establecimiento, los productos o la actividad económicade un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, segúnsus necesidades y deseos.” (Interpretación Prejudicial de 13 de enero de2005. Proceso 116-IP-2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena 1172 de 7 de marzo de 2005).

- La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión porcualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentardiversas maneras de crear confusión respecto de los productos o laactividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto,darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío deinformación, imitación de marcas, productos, envases, envolturas, etc.

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En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacerpasar como propios productos ajenos, es considerada como una prácticadesleal.

- Para catalogar un acto como desleal, es necesario que loscompetidores concurran en un mismo mercado. Lo anterior es así, yaque si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en unmismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En relacióncon este punto, el Tribunal ha manifestado:

”En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobrela deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario quelos establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercialde los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina seha dicho sobre el particular que “para que un acto sea consideradodesleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado,esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de losparticipantes en el mercado, consumidores o empresarios, o puedadistorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. (…) paraque el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a losempresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen elsistema competitivo en sí (…). (FLINT BLANCK, Pinkas: ‘Tratado dedefensa de la libre competencia’, Pontificia Universidad Católica delPerú, Lima, 2002, p. 115)”. (Proceso 116-IP-2004. Ibídem).

En el segundo grupo de actos, que se pueden denominar actos dedescrédito comercial, se encuentran todas aquellas aseveraciones falsassobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial ocomercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo anteel público consumidor.

Se debe entender por aseveración, “toda información que de por ciertoalgo del establecimiento, los productos o la actividad industrial ocomercial de un competidor”19.

El tercer grupo de actos, se refiere a las indicaciones o aseveracionescuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público aerror sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, laaptitud en el empleo o la cantidad de los productos, no es más que unaespecie del primer grupo de actos de competencia desleal, es decir, esun conjunto de actos de competencia desleal por confusión.

La solicitud del registro de una marca para perpetrar, facilitar oconsolidar un acto de competencia desleal:

19 “Aseverar: Afirmar o asegurar lo que se dice. Afirmar: 2. Asegurar o dar por cierto algo”. Vigésimasegunda edición.

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44. El artículo 137 de la Decisión 486 establece: “Cuando la oficina nacionalcompetente tenga indicios razonables que le permitan inferir que unregistro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un actode competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.

La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad desalvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercadoy, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca seuse para ejecutar un acto de competencia desleal.

La norma trascrita consagra tres verbos rectores: perpetrar, facilitar oconsolidar. El primero se realiza cuando la solicitud por sí misma seconfigura como un acto de competencia desleal. El segundo se realiza sila solicitud de registro permite la realización de un acto de competenciadesleal mediante otras plataformas fácticas. Es decir, si la solicitudgenera el escenario propicio para que se den otro tipo de actos de dichanaturaleza, bajo el soporte de la posible obtención de un registro demarca. Y el tercero se realiza cuando la solicitud complementa yperfecciona el acto de competencia desleal. Esto quiere decir queestamos ante un acto complejo, compuesto de múltiples acciones quetienen como finalidad realizar un acto de competencia desleal y que, porsupuesto, no está completo o consolidado sin la solicitud de undeterminado registro de marca.

45. En el marco de los grupos de actos de competencia desleal arribaenunciados, la oficina nacional competente deberá concluir si el registrosolicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competenciadesleal. El primer grupo de actos, “actos de competencia desleal porconfusión”, es el más emblemático en relación con el registro de unsigno como marca. Si un competidor solicita el registro con la finalidadde generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causardaño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada.

46. El análisis que haga la oficina nacional competente debe partir de“indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que elsolicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor enel mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto uomisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una granprobabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de perpetrar,facilitar o consolidar un acto de competencia desleal”.

El Tribunal tomará como referencia el Proceso 54-IP-2013 de 24 de juliode 2013, donde se ha precisado lo siguiente:

La competencia desleal por aprovechamiento de la reputaciónajena:

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47. Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otroempresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estarproscrito. Hace parte de ese grupo de conductas que denominamosdesleales y que podrían generar grandes problemas de competencia,ruptura de la transparencia en el mercado y error en el públicoconsumidor. El esfuerzo empresarial es un activo que se debe protegerpara desarrollar adecuada y estructuralmente el mercado.

48. La mencionada conducta desleal está dirigida a aprovecharse delposicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de laorganización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparenciaen la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entreotras situaciones que podrían constituir la imagen de una empresa.Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitirque de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación,es permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo,generando una erosión sistemática de la ubicación de un empresario enel mercado.

49. La corte consultante para establecer la posible conducta desleal en elmarco del artículo 137 de la Decisión 486 debe determinar lo siguiente:

- Posible práctica deshonesta: solicitud de registro de marca.

- Indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud se hubiesepresentado para perpetrar, facilitar o consolidar el aprovechamientode la reputación ajena. Para esto se debe probar la existencia de lareputación ajena que se quiere aprovechar. Si no existe prestigio,posicionamiento en el mercado o notoriedad de un signo distintivo,pues no se podría sancionar la conducta como desleal.

50. En este caso es muy importante tener en cuenta que la acción deaprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es loque se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático dela posición empresarial.

6. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD DE MARCAS POSIBLEMENTECONFUNDIBLES EN LA CLASE 5 DE LA CLASIFICACIÓNINTERNACIONAL DE NIZA.

51. Los signos en conflicto amparan productos de la clase 5 de laClasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, es pertinente tratar elexamen de los signos que distinguen productos farmacéuticos.

52. Sobre el particular, en la Interpretación Prejudicial del 15 de marzo de2013, recaída en el Proceso 8-IP-2013, este Tribunal señaló que el

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examen de estos signos merece mayor atención en procura de evitar laposibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, esnecesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.

A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:

“Lo que se trata de proteger evitando la confusión es la saluddel consumidor, quien por una confusión al solicitar un productoy por la negligencia del despachador, puede recibir uno de unafonética semejante pero que difiera de su composición yfinalidad. Si el producto solicitado está destinado al tratamientogripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic),las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas.

Hay que tomar en consideración lo que se viene denominandoen nuestros Países sobre la cultura ‘curativa personal’, según lacual un gran número de pacientes se autorecetan bien porhaber escuchado el anuncio publicitario de un producto o porhaber recibido alguna insinuación de un tercero. No seconsidera que cada organismo humano tiene una reaccióndiferente frente al mismo fármaco, y sin embargo laautomedicación puede llevar al momento de la adquisición delproducto a un error o confusión por la similitud entre los dossignos.

El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobrelas marcas farmacéuticas ha sido reiterado en variassentencias. Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció losiguiente:

Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcasfarmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener unestudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcascuya denominación tenga una estrecha similitud para evitarprecisamente, que el consumidor solicite un productoconfundiéndose con otro, lo que en determinadascircunstancias puede causar un daño irreparable a la saludhumana, más aún tomando en consideración que en muchosestablecimientos, aun medicamentos de delicado uso, sonexpendidos sin receta médica y con el solo consejo delfarmacéutico de turno.

Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea derigurosidad del examen o comparación de dos signos queamparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, elTribunal expresó:

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Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de granimportancia determinar la naturaleza de los mismos, dado quealgunos de ellos corresponden a productos de delicadaaplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud delconsumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos esaplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, uncriterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusionesen el público consumidor dada la naturaleza de los productoscon ellas identificadas". (Proceso 68-IP-2001. InterpretaciónPrejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena 765 de 27 de febrero de2002).

53. Dentro del Proceso 48-IP-2014, este Tribunal reiteró que:

“Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidormedio, que en estos casos es de vital importancia, ya que laspersonas que consumen estos productos farmacéuticos nosuelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y,por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichosproductos. El criterio comentado insta al examinador a ponerseen el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestiónes la población consumidora de productos farmacéuticos y, queademás, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogarsin asistencia técnica permanente”.

54. De conformidad con lo anterior, la corte consultante debe determinar laregistrabilidad del signo BABYLAC3 F1 F2 F3 CALCIO HIERROCOLINA (mixto), examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgode confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, ytomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanosfundamentales como la salud y la vida.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITEPRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no puedenser registrados los signos que en relación con derechos deterceros sean idénticos o se asemejen a una marcaanteriormente solicitada para registro o registrada para losmismos servicios o productos o, para productos o serviciosrespecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en elpúblico un riesgo de confusión o de asociación. De ello resultaque no es necesario que el signo solicitado para registroinduzca a error o a confusión a los consumidores, sino que essuficiente la existencia del riesgo de confusión para que seconfigure la prohibición de registro.

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SEGUNDO: De acuerdo con las reglas establecidas en la presenteinterpretación prejudicial, para establecer la similitud entre dossignos distintivos, la oficina nacional competente deberáproceder al cotejo de los signos en conflicto, para luegodeterminar si existe o no riesgo de confusión o de asociación.En tal sentido, la corte consultante deberá establecer el riesgode confusión o de asociación que pudiera existir entre el signosolicitado a registro BABYLAC3 F1 F2 F3 CALCIO HIERROCOLINA (mixto) y el signo BEBELAC (denominativo), aplicandolos criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

TERCERO: Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse encuenta las palabras y partículas de uso común. Ésta es unaexcepción al principio de que el cotejo de las marcas deberealizarse atendiendo a una simple visión de los signos que seenfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. Eneste caso, la distintividad se buscará en el elemento diferenteque integra el signo y en la condición de signo de fantasía delconjunto de dicho signo distintivo.

En atención a lo expuesto, la corte consultante deberádeterminar si la palabra “BABY” es una expresión de usocomún, descriptiva o genérica en relación con los productos dela Clase 5 de la Clasificación Internacional, para de estamanera establecer el carácter distintivo del signo solicitado aregistro. Asimismo, deberá determinar si la partícula “LAC” esde uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional deNiza y en otras clases conexas.

CUARTO: La corte consultante debe determinar la existencia de indiciosrazonables que le hagan pensar que de manera deshonesta elregistro del signo BABYLAC3 F1 F2 F3 CALCIO HIERROCOLINA (mixto) se solicitó para generar confusión con lamarca BEBELAC (denominativa), con el objetivo de perjudicaral titular del derecho.

En tal sentido, para el caso particular es muy importante que lacorte consultante determine:

- Posible práctica deshonesta: solicitud de registro del signoAGUA MINERAL SANTA CRUZ (mixto).

- Indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud sehubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar elaprovechamiento de la reputación ajena. Para esto se debeprobar la existencia de la reputación ajena que se quiereaprovechar. Si no existe prestigio, posicionamiento en el

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mercado o notoriedad de un signo distintivo, pues no sepodría sancionar la conducta como desleal.

QUINTO: La corte consultante deberá determinar la registrabilidad delsigno BABYLAC3 F1 F2 F3 CALCIO HIERRO COLINA (mixto),examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo deconfusión en el público consumidor de productosfarmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verseinvolucrados derechos humanos fundamentales como la saludy la vida

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina, la corte consultante deberá aplicar lapresente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente procesointerno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas enel párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal,firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaronen su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo PerdomoMAGISTRADA MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco NúñezMAGISTRADO MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente lapresente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García BritoPRESIDENTE SECRETARIO

Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copiade la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de laComunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena.