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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 124-IP-2013 Interpretación prejudicial del artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 121, 122 y 123 de su Estatuto; y, 154, 155, literal a), 238, 241, 243, 245, 246 y 249 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: Sociedad NEGOCIACIÓN VITIVINÍCOLA JUAN QUEIROLO QUEIROLO S.A.C. Asunto: “INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”. Expediente Interno N° 1830-2011. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciséis (16) días del mes de julio del año dos mil trece. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de diecinueve (19) de junio de 2013. 1. ANTECEDENTES 1.1. Las partes La parte demandante es: la sociedad NEGOCIACIÓN VITIVINÍCOLA JUAN QUEIROLO QUEIROLO S.A.C. 1
Comunidad Andinaintranet.comunidadandina.org/.../Procesos/124-IP-2013.docx · Web viewEl 28 de abril de 2006, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución
PROCESO 124-IP-2013
Interpretación prejudicial del artículo 155 literal d) de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento
en la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y
Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República
del Perú.
Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 32 y 33 del
Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, 121, 122 y 123 de su Estatuto; y, 154, 155, literal a),
238, 241, 243, 245, 246 y 249 de la Decisión 486 de la Comisión de
la Comunidad Andina.
Actor: Sociedad NEGOCIACIÓN VITIVINÍCOLA JUAN QUEIROLO QUEIROLO
S.A.C.
Asunto: “INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”.
Expediente Interno N° 1830-2011.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de
Quito, a los dieciséis (16) días del mes de julio del año dos mil
trece.
En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte
Suprema de Justicia de la República del Perú.
VISTOS:
Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos
se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del
Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron
cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada
procedente por auto de diecinueve (19) de junio de 2013.
1. Antecedentes
La parte demandante es: la sociedad NEGOCIACIÓN VITIVINÍCOLA JUAN
QUEIROLO QUEIROLO S.A.C.
La parte demandada la constituyen: EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(INDECOPI) y Santiago Queirolo S.A.C.
1.2. Actos demandados
La sociedad NEGOCIACIÓN VITIVINÍCOLA JUAN QUEIROLO QUEIROLO S.A.C.
solicita que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa
Nº 1888-2006/TPI-INDECOPI a través de la cual confirmó en parte la
Resolución Nº 5943-2006/OSD-INDECOPI, en el extremo que declaró
fundada la acción por infracción de derechos de propiedad
industrial contra la sociedad Negociación Vitivinícola Juan
Queirolo Queirolo S.A.C. revocándola en el extremo que declaró
fundada la acción por infracción respecto del artículo 155 inciso
a) de la Decisión 486; y, modificar la Resolución Nº
5943-2006/OSD-INDECOPI en el extremo de la multa impuesta, la cual
se fija en 2 UIT.
1.3. Hechos relevantes
Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y
Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República
del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:
a) Los hechos
Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa
se encuentran los siguientes:
· El 1 de octubre de 2004, Santiago Queirolo S.A.C. interpuso
acción por infracción a los derechos de propiedad industrial contra
Negociación Vitivinícola Juan Queirolo Queirolo S.A.C. y Juan
Manuel Queirolo Casquino, por utilización del signo “QUEIROLO” en
la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.
· El 22 de noviembre de 2004, Negociación Vitivinícola Juan
Queirolo Queirolo S.A.C. absolvió el traslado de la acción por
infracción interpuesta.
· El 25 de noviembre de 2004, Juan Manuel Queirolo Casquino
absolvió el traslado de la acción por infracción interpuesta.
Manifestó que si bien es representante de Negociación Vitivinícola
Juan Queirolo Queirolo S.A.C., debe tenerse en cuenta que quien
directamente realiza actividades económicas en el comercio es
precisamente dicha empresa y no él como persona natural.
· El 15 de julio de 2005, la Oficina de Signos Distintivos del
INDECOPI expidió la Resolución Nº 9289-2005/OSD-INDECOPI, a través
de la cual declaró fundada la acción por infracción de derechos de
propiedad industrial interpuesta contra Negociación Vitivinícola
Juan Queirolo Queirolo S.A.C. e infundada la interpuesta contra
Juan Manuel Queirolo Casquino.
· El 4 de agosto de 2005, la sociedad Negociación Vitivinícola Juan
Queirolo Queirolo S.A.C. interpuso el recurso de apelación en
contra de la Resolución referida.
· El 4 de agosto de 2005, Juan Manuel Queirolo Casquino interpuso
el recurso de apelación en contra de la Resolución referida.
· El 26 de enero de 2006, el Tribunal de Defensa de la Competencia
y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió
la Resolución Nº 105-2006/TPI-INDECOPI a través de la cual declaró
nula la resolución mencionada pues no precisó cuál de los derechos
contemplados en el artículo 155 de la Decisión 486 fueron
vulnerados, por lo que no se señaló el fundamento de derecho
aplicado.
· El 28 de abril de 2006, la Oficina de Signos Distintivos del
INDECOPI expidió la Resolución Nº 5943-2006/OSD-INDECOPI, a través
de la cual, además de recoger los argumentos expuestos en la
Resolución Nº 9289-2005/OSD-INDECOPI, precisó que la emplazada
había infringido los derechos de propiedad industrial de la
accionante derivados del registro de la marca QUEIROLO comprendidos
en el artículo 155 literales a) y d) de la Decisión 486.
· El 23 de mayo de 2006, la sociedad Negociación Vitivinícola Juan
Queirolo Queirolo S.A.C. interpuso el recurso de apelación en
contra de la Resolución referida.
· El 23 de mayo de 2006, Juan Manuel Queirolo Casquino interpuso el
recurso de apelación en contra de la Resolución referida. Solicitó
que se sancione a la accionante por atribuirle una
infracción.
· El 23 de noviembre de 2006, el Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del
INDECOPI expidió la Resolución Nº 1888-2006/TPI-INDECOPI a través
de la cual confirmó en parte la Resolución Nº
5943-2006/OSD-INDECOPI, en el extremo que declaró fundada la acción
por infracción de derechos de propiedad industrial contra la
sociedad Negociación Vitivinícola Juan Queirolo Queirolo S.A.C.
revocándola en el extremo que declaró fundada la acción por
infracción respecto del artículo 155 inciso a) de la Decisión 486;
y, modificar la Resolución Nº 5943-2006/OSD-INDECOPI en el extremo
de la multa impuesta, la cual se fija en 2 UIT.
· El 28 de febrero de 2007, la sociedad Negociación Vitivinícola
Juan Queirolo Queirolo S.A.C. interpuso demanda contencioso
administrativa, en contra de la Resolución anterior.
· El 16 de septiembre de 2008, la Tercera Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo, emitió la Resolución No. 13 por medio
de la cual declaró infundada la demanda propuesta.
· La sociedad Negociación Vitivinícola Juan Queirolo Queirolo
S.A.C. interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución
No. 13 de 16 de septiembre de 2008.
· El 26 de abril de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la
República, Sala Civil Permanente, emitió la Resolución No. 769-2009
LIMA por medio de la cual confirmó la sentencia apelada.
· La sociedad Negociación Vitivinícola Juan Queirolo Queirolo
S.A.C. interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de
26 de abril de 2010. Basa su recurso en la causal de infracción
normativa, indica que se ha inaplicado el artículo 162 del Decreto
Legislativo 823, la aplicación indebida del artículo 155 literal d)
de la Decisión 486 y la contravención a las normas que garantizan
un debido proceso.
· El 13 de enero de 2012, la Sala de Derecho Constitucional y
Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República
del Perú expidió el Auto Calificatorio del Recurso de Casación Nº
1830-2011 - LIMA a través del cual declaró procedente de oficio el
recurso de casación interpuesto “por las causales de infracción
normativa material de los artículos 162 del Decreto Legislativo
número 823, y 155 del inciso d) de la Decisión número 486; e
infracción normativa procesal, por contravención de las normas que
garantizan el derecho a un debido proceso”. La Sala advirtió que en
resguardo de los derechos fundamentales a un debido proceso y a una
tutela jurisdiccional efectiva, y en cumplimiento del artículo 33,
segundo párrafo del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, concordante con el artículo 123 de su
Estatuto, “no advirtiéndose de autos la Interpretación Prejudicial
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de suma importancia
para esta Litis, resulta necesario solicitarla (…)”.
· El 2 de mayo de 2013, el Presidente de la Sala de Derecho
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia
de la República del Perú, a través del Oficio No. 019-2013-SCS-CS,
solicita la interpretación prejudicial del artículo 155 literal d)
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
b) Fundamentos de la Demanda
La sociedad NEGOCIACIÓN VITIVINÍCOLA JUAN QUEIROLO QUEIROLO S.A.C.,
en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes
argumentos:
· “Si nuestra empresa utiliza los signos marcarios obtenidos ante
el Instituto competente que es el INDECOPI, entonces AMBAS empresas
ante el INDECOPI: RECLAMANTE (…) Y RECLAMADO (…) HACEMOS USO
LEGÍTIMO DEL DERECHO EXCLUSIVO QUE NOS CONFIERE EL REGISTRO (…),
contrariamente a lo expuesto por el INDECOPI cuando establece en la
resolución materia de impugnación, que, aun cuando ocurra ello no
implica que los actos infractores denunciados no deban ser
analizados, ya que lo que se determinará es la forma como utiliza
la emplazada (…) los signos y si atentan contra los derechos de
exclusiva de la accionante”.
· “(…) el INDECOPI ha vulnerado el derecho prioritario (…) ya que
reconoce la titularidad de la marca QUEIROLO de Santiago Queirolo
S.A.C. (…) desconociendo que los registros marcarios de nuestra
empresa (…) (Cavas de Pachacamac y etiqueta el primero y Cavas de
Pachacamac y fotografía de bodega antigua el segundo), fueron
registrados en el año 2001, es decir tres años antes que los signos
de Santiago Queirolo S.A.C., en consecuencia mi representada no ha
cometido acciones infractoras por cuanto el signo marcario de
Santiago Queirolo S.A.C. aun no estaba registrado cuando inscribió
sus registros marcarios nuestra representada”.
· “NO EXISTEN ELEMENTOS DE JUICIO SUFICIENTES PARA DETERMINAR QUE
EXISTE INFRACCIÓN MARCARIA, toda vez que los medios probatorios de
la accionante no son eficaces, tal como puede verse en los medios
probatorios (…) EN DONDE APARECEN NUESTRAS MARCAS REGISTRADAS ANTE
EL INDECOPI SIEMPRE ACOMPAÑADAS DE LOS VOCABLOS CAVAS DE
PACHACAMAC”.
· “No existe riesgo de confusión, porque en los mostradores donde
se hace la degustación mi representada, hay un afiche donde
aparecen las botellas cada una con su respectiva etiqueta y además
con la indicación del nombre del fabricante para evitar cualquier
riesgo de confusión de asociación”.
· “En el hipotético caso que fuera cierto que las marcas
registradas por nuestra empresa sean capaces de generar confusión
en el público, en consecuencia, NO DEBIERON CONCEDER LA MARCA
QUEIROLO A SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. QUE SE INSCRIBIÓ POSTERIORMENTE
A NUESTROS SIGNOS MARCARIO (sic) ESTO LO DEBIO PREVER EL
INDECOPI”.
c) Contestación a la demanda
El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA
PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), contesta a
demanda, sin embargo la misma fue considerada improcedente por
parte de la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo, por ser extemporánea. Sin perjuicio de ello, el
INDECOPI, esgrimió los siguientes argumentos:
· “(…) es la empresa Santiago Queirolo quien desde 1985, goza en el
Perú de un derecho de exclusiva oponible a terceros respecto del
término QUEIROLO, el cual forma parte de una serie de marcas
inscritas a su nombre, constituyendo el elemento más distintivo de
las mismas”.
· “(…) la marca QUEIROLO inscrita con certificado No. 95096, es en
efecto posterior a las marcas de Negociación Vitivinícola y es
cierto también, que los Certificados de Registro que alude han
caducado; pero lo que NO ha tomado en cuenta la demandante, es que
el Tribunal del INDECOPI tomó en consideración –a efectos de
determinar la existencia de un mejor derecho por parte de Santiago
Queirolo- todas las marcas de dicha empresa, siempre que sean
anteriores a la fecha en que se configuró el acto infractor, y
siempre que se encuentren vigentes”.
· “(…) si bien es cierto, la actora cuenta con dos registros de
marca y por ende, tendría el derecho legítimo a usarlas en el
mercado, lo cierto es que de acuerdo a lo verificado
probatoriamente, se pudo determinar que el uso que se dio en las
etiquetas a las denominaciones que contenían el término QUEIROLO,
no se ajustaba a su registro, sino que se presentaba en dimensiones
tales que lo hacían destacar como marca, y no como simple
información sobre el origen, tal como fue diseñada en su etiqueta
registrada”.
· “Es decir, que mientras en sus registros la denominación QUEIROLO
cumplía un rol meramente informativo, en los medios de prueba
aportados, se pudo verificar que dicho vocablo se usaba a título de
marca, lo que obviamente era capaz de inducir a confusión a los
consumidores”.
d) Tercero Interesado
La sociedad Santiago Queirolo S.A.C. en su escrito de contestación
a la demanda, esgrimió, en lo principal, los siguientes
argumentos:
· “(…) no es cierto que sólo a partir del 2004 nuestra parte pueda
hacer uso de la denominación Queirolo pues Santiago Queirolo S.A.C.
es titular de marcas que incluyen la denominación QUEIROLO desde
hace más de hace más (sic) de 90 años. Adicionalmente en el año
2004 nuestra empresa obtuvo el registro de la denominación
QUEIROLO, bajo certificado no. 95096, ello fue posible debido (sic)
que nuestra empresa era y es la única empresa que puede utilizar la
denominación QUEIROLO sola o acompañada de otros elementos para
identificar productos correspondientes a la clase 33 de la
clasificación internacional”.
· “En el expediente administrativo quedó acreditado que la empresa
Negociación Vitivinícola Juan Queirolo S.A.C. utilizó la marca
‘Queirolo’ para la comercialización de sus productos y no la marca
CAVAS DE PACHAMAC (sic), como afirma el demandante”.
· “Tanto los proveedores como las impulsadoras brindaron una
información falsa a los consumidores, induciéndolos a error,
reforzando sus afirmaciones con los afiches que presentaban la
denominación Juan Queirolo Queirolo, elemento de mayor fuerza en
aquella marca, junto con Cavas de Pachacamac, pese a que los
demandantes tenían pleno conocimiento que no pueden utilizar la
denominación ‘QUEIROLO’ de manera que puedan inducir a error al
consumidor respecto al origen empresarial del producto (…)”.
· “(…) los demandantes utilizan la denominación ‘QUEIROLO’ para
vincular sus productos con los productos elaborados por nuestra
empresa, generando de esta forma confusión en el público consumidor
(…)”.
CONSIDERANDO:
1. Competencia del Tribunal
Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1,
literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya
interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico
de la Comunidad Andina;
Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del
Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo
establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal
es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que
integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a
trámite por auto de 19 de junio de 2013.
2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser
interpretadas
La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte
Suprema de Justicia de la República del Perú ha solicitado la
interpretación prejudicial del artículo 155 literal d) de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El Tribunal considera que procede la interpretación del artículo
solicitado y de oficio se interpretarán los siguientes: 154 y 155
literal a) (uso exclusivo del signo, derechos que confiere), 238
(acción por infracción de derechos), 241, 243 (indemnización de
daños y perjuicios), 244 (prescripción de la acción); 245, 246, 247
y 249 (medidas cautelares).
Asimismo, se interpretarán de oficio los artículos 32 y 33 del
Tratado de Creación del Tribunal y 121, 122 y 123 del Estatuto
referentes a la interpretación prejudicial.
En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son
los siguientes:
(…)
“Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía
prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la
Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en
el territorio de los Países Miembros.
Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso
en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán
solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de
dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos
en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia
sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez
deberá decidir el proceso.
En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible
de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento
y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la
interpretación del Tribunal”.
ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
(…)
“Artículo 121.- Objeto y finalidad
Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de
asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países
Miembros.
Artículo 122.- Consulta facultativa.
Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba
aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar,
directamente y mediante simple oficio, la interpretación del
Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea
susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la
oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la
interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el
proceso.
Artículo 123.- Consulta obligatoria.
De oficio, o a petición de parte, el Juez Nacional que conozca de
un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última
instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno,
en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá
suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante
simple oficio, la interpretación del Tribunal”.
DECISIÓN 486
Artículo 154
El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el
registro de la misma ante la respectiva oficina nacional
competente.
Artículo 155
El registro de una marca confiere a su titular el derecho de
impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los
siguientes actos:
(…)
(…)
De los Derechos del Titular
Artículo 238
El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá
entablar acción ante la autoridad nacional competente contra
cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar
contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una
infracción.
(…)
Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la
autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o
más de las siguientes medidas:
a) el cese de los actos que constituyen la infracción;
b) la indemnización de daños y perjuicios;
c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos
resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes,
etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así
como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para
cometer la infracción;
d) la prohibición de la importación o de la exportación de los
productos, materiales o medios referidos en el literal
anterior;
e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o
medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los
bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y
perjuicios;
f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la
continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la
destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el
literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento
del demandado o denunciado; o,
g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a
las personas interesadas, a costa del infractor.
Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión
o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a
impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo,
no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo
estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero
diferente.
(…)
Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y
perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios
siguientes:
a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del
derecho como consecuencia de la infracción;
b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como
resultado de los actos de infracción; o,
c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una
licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del
derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran
concedido.
Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años
contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la
infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se
cometió la infracción por última vez.
De las Medidas Cautelares
Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por
infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que
ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la
comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o
conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el
resarcimiento de los daños y perjuicios.
Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción,
conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.
Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes
medidas cautelares:
a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta
infracción;
b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos
resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases,
embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros
materiales, así como los materiales y medios que sirvieran
predominantemente para cometer la infracción;
c) la suspensión de la importación o de la exportación de los
productos, materiales o medios referidos en el literal
anterior;
d) la constitución por el presunto infractor de una garantía
suficiente; y,
e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o
denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o
repetición de la presunta infracción.
Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad
nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de
medidas cautelares.
Artículo 247.- Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la
pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del
derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir
razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La
autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la
medida otorgue caución o garantía suficientes antes de
ordenarla.
(…)
(…)”.
3. Consideraciones
El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial
solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:
· La interpretación prejudicial;
· Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El
derecho al uso exclusivo de una marca. El uso no consentido como
base de una acción de infracción de derechos.
· La acción de infracción de derechos. Sus características.
· Confundibilidad marcaria en los temas de infracción de derechos
de propiedad industrial.
· De las medidas cautelares.
· De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la
indemnización por daños y perjuicios.
3.1. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FACULTATIVA Y OBLIGATORIA.
El 24 de enero de 2011, la sociedad Negociación Vitivinícola Juan
Queirolo Queirolo S.A.C. interpuso recurso de casación en contra de
la sentencia de 26 de abril de 2010, (que confirmó la Resolución
No. 13 de 16 de septiembre de 2008 que declaró infundada la demanda
interpuesta por la sociedad Negociación Vitivinícola Juan Queirolo
Queirolo S.A.C.). Basa su recurso en la causal de infracción
normativa, indica que se ha inaplicado el artículo 162 del Decreto
Legislativo 823, la aplicación indebida del artículo 155 literal d)
de la Decisión 486 y la contravención a las normas que garantizan
un debido proceso.
El 13 de enero de 2012, la Sala de Derecho Constitucional y Social
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú
expidió el Auto Calificatorio del Recurso de Casación Nº 1830-2011
- LIMA a través del cual declaró procedente de oficio el recurso de
casación interpuesto “por las causales de infracción normativa
material de los artículos 162 del Decreto Legislativo número 823, y
155 del inciso d) de la Decisión número 486; e infracción normativa
procesal, por contravención de las normas que garantizan el derecho
a un debido proceso”. La Sala advirtió que en resguardo de los
derechos fundamentales a un debido proceso y a una tutela
jurisdiccional efectiva, y en cumplimiento del artículo 33, segundo
párrafo del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, concordante con el artículo 123 de su Estatuto,
“no advirtiéndose de autos la Interpretación Prejudicial del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de suma importancia
para esta Litis, resulta necesario solicitarla (…)”.
El 2 de mayo de 2013, el Presidente de la Sala de Derecho
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia
de la República del Perú, a través del Oficio No. 019-2013-SCS-CS,
solicita la interpretación prejudicial del artículo 155 literal d)
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
En tal virtud, el Tribunal se referirá a la interpretación
prejudicial No. 149-IP-2011, de 10 de mayo de 2012, marca “PRADAXA”
(denominativa), en donde se determinaron las características de la
figura de la interpretación prejudicial, se establecieron los
efectos de no solicitar la interpretación prejudicial obligatoria,
y se refirió a la calificación de la última instancia ordinaria por
parte de la República del Perú.
En dicha oportunidad el Tribunal estableció lo siguiente:
“El ordenamiento jurídico comunitario andino, por regla general y
en virtud de los principios de aplicación inmediata y efecto
directo, entra a formar parte y a tener efecto automático en el
sistema jurídico interno de los Países Miembros. En tal sentido,
los operadores jurídicos internos deben aplicar el ordenamiento
jurídico comunitario andino vigente.
La norma comunitaria andina, tal y como sucede con las demás normas
jurídicas, es susceptible de interpretación por parte del operador
jurídico. Si dicha labor fuera libre y sin condicionantes, podría
haber tantas interpretaciones como operadores jurídicos existieran
en el territorio comunitario andino. Para evitar este quiebre del
sistema normativo, y con el fin de garantizar la validez y la
aplicación uniforme del ordenamiento jurídico comunitario, se
instituyó la figura de la Interpretación Prejudicial.
El artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, consagra en cabeza de este organismo la
función de interpretar la normativa comunitaria andina para lograr
su aplicación de una manera uniforme en todo el territorio
comunitario.
1. Instrumentos básicos del sistema.
El esquema se plantea como un sistema de colaboración entre el juez
nacional y el comunitario, de conformidad con los siguientes
instrumentos básicos:
· Consulta facultativa (artículo 122 del Estatuto del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina). El Juez nacional que no sea de
única o última instancia ordinaria puede elevar consulta
prejudicial al Tribunal. En este caso el juez nacional no suspende
el proceso.
Es una herramienta que tiene el juez nacional para salvaguardar,
desde su labor de instancia, la validez y eficacia del derecho
comunitario andino. Con este mecanismo el juez de instancia asegura
que la aplicación de las normas andinas se encuentra conforme al
desarrollo jurisprudencial comunitario sobre la materia. En
últimas, es la forma que tiene el juez nacional de lograr seguridad
jurídica en el ámbito de su competencia, soportando su decisión en
una interpretación uniforme.
· Consulta obligatoria (artículo 123 del Estatuto del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina). El juez nacional de única o
última instancia ordinaria tiene la obligación de elevar consulta
prejudicial al Tribunal. En este caso, debe suspender el proceso
hasta que reciba la interpretación prejudicial. Es una herramienta
obligatoria porque el sistema jurídico comunitario andino, con este
mecanismo, está salvaguardando su validez y coherencia por
intermedio de los operadores jurídicos que definen en última
instancia los litigios.
Sobre este sistema de colaboración, el Tribunal ha
manifestado:
“Esta relación de colaboración se realiza con la finalidad de
interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico y
que consiste en explicar el significado de la norma para poder
determinar su alcance y sentido jurídico; tiene como propósito,
mantener la unidad de criterio sobre la legislación comunitaria en
los Países Andinos, evitando que se produzcan tantas y diferentes
interpretaciones que impidan la aplicación uniforme de la Norma
Jurídica Andina.” (Interpretación Prejudicial del 18 de febrero de
2004, expedida en el proceso 142-IP-2003, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1050, de 6 de abril de 2004.
MARCA: “EL MOLINO”).
2. Características de la figura de la interpretación
prejudicial.
La figura de la interpretación prejudicial tiene las siguientes
características:
Facultativa
Obligatoria
Solicitud facultativa: El juez de instancia no está obligado a
solicitarla.
Solicitud obligatoria: El juez de única o última instancia
ordinaria está obligado a solicitarla.
Su aplicación es obligatoria: si bien el juez de instancia no está
obligado a solicitarla, una vez requerida y expedida sí tiene el
deber de acatarla al resolver el caso concreto.
Su aplicación es obligatoria: Una vez expedida la interpretación
prejudicial debe ser acatada para resolver el caso concreto.
Es una herramienta directa: el juez de instancia puede acudir
directamente ante el Tribunal sin necesidad de tramitar la
solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que
se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para
recaudar información en el exterior; se puede requerir con un
simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina.
Es una herramienta directa: el juez de última instancia ordinaria
puede acudir directamente al Tribunal sin necesidad de tramitar la
solicitud mediante otra autoridad o instancia.
No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier
otra forma para recaudar información en el exterior; se puede
requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina.
No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su
naturaleza es de un incidente procesal, pero en el caso de
solicitud facultativa no suspende el proceso. La nota informativa
sobre el planteamiento de la solicitud de interpretación
prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, en el punto 5
establece lo siguiente:
“La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una
prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está
llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión
jurídica de tipo doctrinal. Su naturaleza es la de un incidente
procesal, de carácter no contencioso”.
No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su
naturaleza es de un incidente procesal. Suspende el proceso.
Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia,
pero su solicitud “no” suspende el proceso. Si llegare el momento
de dictar sentencia y no se hubiere recibido la interpretación
prejudicial, el juez nacional debe resolver el asunto.
De conformidad con lo anterior, es recomendable que el juez
solicite la interpretación prejudicial en un momento procesal
relativamente alejado de la sentencia. De todas maneras, debe tener
en cuenta que para hacer la consulta debe contar con todos
elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del
litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter
interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia y
su solicitud suspende el proceso. Hasta tanto el juez nacional no
reciba la interpretación prejudicial el proceso debe quedar
suspendido.
Aunque la interpretación prejudicial se puede solicitar en
cualquier momento, es recomendable que se haga cuando el juez tenga
todos los elementos de juicio para resumir el marco fáctico y
jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de
carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina.
“(…)
La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última
instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra
su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como
Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el
proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la
cual deberá ser adoptada por aquél.
Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez
Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas
que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya
que “De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento
anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida
de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última
causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de
requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal
variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones
justificadas para hacerlo”. (Proceso 03-IP-93).
En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso
ulterior, el incumplimiento del trámite constituye una clara
violación al principio fundamental del debido proceso y, en
consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha
sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un
recurso de amparo[footnoteRef:1], toda vez que las normas que
garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de
ineludible cumplimiento. [1: Ricardo Vigil Toledo: “Reflexiones en
torno a la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones”.
Quito, octubre 2006. Págs. 26-29. Así, por ejemplo en la Sentencia
de Casación de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001
del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la sentencia y
repusieron la causa al estado en que se debió dar cumplimiento a la
solicitud de interpretación al Tribunal Andino por cuanto el asunto
versaba sobre la aplicación de las normas contenidas en los
artículo 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena. En otro caso, en la Sentencia de la Corte
Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de
Octubre de 1999, claramente estableció en sus considerandos que era
obligación de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la última
instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de
justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligación no se
extendía a los Recursos de casación por ser éstos extraordinarios a
diferencia de los ordinarios y, en tal situación son las Cortes que
absuelven el grado en última instancia los obligados a formular la
consulta. En el caso de España, mediante sentencia STC 58/2004 del
Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de
Amparo por incumplimiento de la obligación. El Tribunal al anular
la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha
actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador,
como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del
debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que
la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas
Comunidades es obligatoria.]
Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del
derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del
ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial
de introducción o de recepción, generándose así para el juez
nacional la obligación de cumplirla y aplicarla.
En ese sentido, la suspensión del proceso y la consiguiente
solicitud de interpretación prejudicial (cuando es obligatoria)
constituye un requisito previo e indispensable para que el juez
pueda dictar sentencia toda vez que él “no puede decidir la causa
hasta no haber recibido la interpretación autorizada de las normas
comunitarias”. Este “requisito previo “debe entenderse incorporado
a la normativa nacional como una norma procesal de carácter
imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una violación
al debido proceso[footnoteRef:2]. [2: Gálvez Krüger, María
Antonieta, señala que: “Una sentencia dictada sin cumplir con lo
establecido por el artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA es
igual de nula, por ejemplo, que una sentencia emitida sin contar
con el dictamen del Ministerio Público en un proceso contencioso
administrativo. (…) Contra una sentencia que haya adquirido calidad
de cosa juzgada y que adolezca del vicio antes señalado cabría, en
principio, demandar su nulidad alegando que se ha afectado el
debido proceso (nulidad de cosa juzgada fraudulenta). Asimismo,
podría intentarse una acción de amparo alegando que se trata de una
resolución judicial emanada de un proceso irregular que viola el
derecho a un debido proceso. En ambos procesos el juez que resuelva
como última instancia también se encontraría obligado a solicitar
interpretación prejudicial, ya que para resolver necesariamente
tendría que remitirse al Tratado de Creación del TJCA”. Gálvez
Krüger, María Antonieta: “Comentarios sobre la Interpretación
Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. En:
Revista THÉMIS de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Época 2, Nº 42 (2001). Págs. 142-143.]
Por otro lado, este Tribunal considera pertinente señalar que, el
hecho que el juez de un País Miembro no solicite interpretación
prejudicial cuando ésta es obligatoria, constituye un
incumplimiento por parte del País Miembro respecto de las
obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento
Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este incumplimiento
susceptible de ser perseguido mediante la denominada “acción de
incumplimiento”, la cual es regulada en los artículos 23 y
siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal.
Los citados artículos del Tratado de Creación del TJCA disponen que
la acción de incumplimiento en el que incurra alguno de los Países
Miembros respecto a las obligaciones que imponen las normas
comunitarias (entre ellas, conforme se ha visto, el que los jueces
nacionales soliciten interpretación prejudicial cuando actúan como
última instancia) puede ser promovida por la Secretaría General,
por cualquier País Miembro o por cualquier persona afectada en sus
derechos por el incumplimiento vía el procedimiento previsto en el
artículo 24 del Tratado. La sentencia de incumplimiento constituirá
título legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al
juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que
corresponda.
(…)”[footnoteRef:3] [3: Interpretación prejudicial de 21 de abril
de 2010, expedida en el proceso106-IP-2009. Esta posición ha sido
reiterada, entre otras, en la interpretación prejudicial de 19 de
mayo de 2010, expedida en el proceso 01-IP-2010.]
3. Efectos que se derivan del incumplimiento de la obligación de
solicitar la interpretación prejudicial obligatoria.
Si el juez de única o última instancia ordinaria expide sentencia
sin solicitar la interpretación prejudicial, se generan los
siguientes efectos:
· El País Miembro, podría ser denunciado por incumplimiento ante la
Secretaría General de la Comunidad Andina y posteriormente
demandado en el marco de la acción de incumplimiento ante el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Al no solicitar la
correspondiente interpretación prejudicial, el juez nacional de
única o última instancia ordinaria estaría vulnerando la normativa
comunitaria y, en consecuencia, estaría generando que su país fuera
denunciado y posteriormente demandado en el marco de la acción de
incumplimiento, de conformidad con los artículos 107 a 111 del
Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ya se han
presentado algunas denuncias de incumplimiento por este motivo ante
la Secretaría General de la Comunidad Andina. En relación con la
actividad de jueces peruanos se han emitido dos dictámenes de
incumplimiento: Dictamen de incumplimiento No. 38 de 2000, expedido
por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la
Resolución 459 de 5 de diciembre de 2000; y Dictamen de
incumplimiento No. 173 de 2003, expedido por la Secretaría General
de la Comunidad Andina mediante la Resolución 771 de 22 de
septiembre de 2003.
· La sentencia dictada adolecería de nulidad. Tal como se mencionó
anteriormente, el requisito de la solicitud de interpretación
prejudicial, teniendo en cuenta la aplicación inmediata y el efecto
directo de la normativa comunitaria andina, entra a formar parte de
la normativa procesal nacional de manera inmediata y automática. Su
incumplimiento acarrearía la nulidad de la sentencia y entraría a
ser parte integrante de las causales de nulidad previstas en la
normativa interna. Es importante recordar que la violación de las
normas procesales es la base para alegar una violación al “derecho
al debido proceso”. De conformidad con las figuras procesales
internas, cualquiera de las partes de un litigio en donde el juez
de única o última instancia no hubiera solicitado la interpretación
prejudicial, podrá alegar la nulidad o invalidez de la sentencia de
conformidad con las vías procesales internas: recursos
extraordinarios de revisión, casación, etc.
· La sentencia dictada estaría violando el derecho fundamental del
debido proceso. Si la normativa interna lo permite, cualquiera de
las partes podría entablar acciones constitucionales como la
tutela, el amparo, la acción de protección, etc.
· De conformidad con las previsiones del derecho interno, los
afectados por este incumplimiento podrían solicitar la reparación
del daño causado, utilizando, para el efecto, las figuras
procesales nacionales.
4. La calificación de última instancia ordinaria. El caso
peruano.
Teniendo en cuenta, que la Corte Suprema de Justicia de la
República del Perú constantemente envía solicitudes de
interpretación prejudicial en procesos de casación, el Tribunal
estima conveniente aclarar algunos puntos en relación con la figura
de la interpretación prejudicial en el marco de los recursos
extraordinarios.
Tal y como se expresó en el numeral 2 de este acápite, la
interpretación obligatoria se debe solicitar en procesos de última
instancia ordinaria. Teniendo en cuenta que, la finalidad de la
interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la norma
comunitaria andina, es muy importante que el conjunto de operadores
jurídicos apliquen la normativa subregional en un mismo sentido. En
consecuencia, sería incoherente para el sistema que existiera un
vacío operativo en cuanto a dicha interpretación uniforme. El
esquema comunitario andino ha escogido a los jueces nacionales como
sujetos esenciales para logar la validez y la eficacia del
ordenamiento subregional. Como quiera que los recursos
extraordinarios son aquellos que tienen unas causales bien
demarcadas, que por regla general tienen un carácter
técnico-jurídico, que no actúan como instancia porque no pretende
revisar en todos sus extremos la actuación del juez ordinario y,
por lo tanto, no están destinados a revisar los hechos del proceso
ni a realizar un análisis probatorio, no es en sede de dichos
recursos que debe ser obligatoria la solicitud de interpretación
prejudicial ya que, si así fuera, se quedarían un gran cúmulo de
casos, de asuntos y de cuestiones, sin soporte en una uniforme
interpretación de la norma comunitaria andina.
Por seguridad jurídica, los procesos judiciales no pueden
extenderse al infinito; se debe garantizar el postulado de la “cosa
juzgada”. Por lo general, se garantiza el principio de la doble
instancia, haciendo que el superior jerárquico revise la actuación
del juez de menor jerarquía mediante un instrumento procesal que
casi siempre se llama recurso de apelación. En esto radica lo
ordinario de la actuación y de los recursos: unos jueces de
instancia organizados por grados jerárquicos (primera y segunda), y
un recurso de apelación que posibilita el sistema de revisión por
parte del juez de mayor jerarquía. Para revisar un fallo judicial
después de que se agota el trámite ordinario, la mayoría de
sistemas jurídicos consagran sistemas extraordinarios como el
recurso de casación o de revisión, con las características básicas
anteriormente anotadas.
A esta vía extraordinaria acceden pocos asuntos debido a su
naturaleza restrictiva y de una gran carga técnico- jurídica;
cuando la figura extraordinaria está bien empleada, tiene como
efecto inmediato la limitación de su campo de acción. Por esta
razón y salvaguardando la validez y eficacia del orden jurídico
andino, el Tribunal ha considerado que la obligatoriedad de la
interpretación prejudicial debe enraizarse en la única o última
instancia ordinaria; el operador jurídico más legitimado para
desplegar la interpretación uniforme es el juez de única o última
instancia ordinaria, precisamente porque éste concreta
definitivamente la litis en la gran mayoría de asuntos. Los
recursos extraordinarios son precisamente eso, extraordinarios y
excepcionales.
Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede
fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le
corresponde al juez consultante precisar el alcance del mismo y,
por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la
corte peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos
e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe
determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o
extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo
relacionado con su operatividad. Esto, se reitera, no es
competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en
el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de
casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo
lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a
realizar la consulta prejudicial.
Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso
extraordinario con las características ya anotadas, surge un
interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se
hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última
instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento?
Se presentarían dos hipótesis:
· Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta
prejudicial en la última o única instancia.
En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de
la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la
sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal
interna, deberá tomar alguna de estas acciones:
· Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez
que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y
emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia
expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
· Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe
expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la
interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última
instancia, para así poder emitir en debida forma la
sentencia.
· Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de
consulta prejudicial en última o única instancia, pero sí se
refiera a la interpretación de normas comunitarias.
“(…)
El Juez Nacional, en este caso el Consejo de Estado de la República
de Colombia, de conformidad con los principios del Ordenamiento
Jurídico Comunitario Andino, en especial los principios de
primacía, autonomía, efecto directo, aplicación inmediata y
cooperación judicial, es el garante, en colaboración con el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de la correcta
aplicación de la norma comunitaria en el ámbito nacional. Son
ciertamente jueces comunitarios, ya que en colaboración con el
Tribunal Supranacional tienen la ardua labor de garantizar la
validez y eficacia de todo el sistema jurídico comunitario. Su
labor no sólo se limita a aplicar una norma a determinado caso
concreto, sino que su actividad consiste en estructurar su quehacer
judicial dentro del escenario jurídico subregional, aplicando,
balanceando y armonizando la normativa nacional con la comunitaria,
dándole la primacía a la segunda sobre temas específicos reglados
por la misma (…)”. (Sentencia expedida el 26 de agosto de 2011, en
el proceso de incumplimiento 3-AI-2010. Publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1985, de 11 de octubre de
2011).
En consecuencia, el juez nacional, en este caso la Sala de Derecho
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia
de la República de Perú, debe actuar como juez comunitario andino
y, en efecto, desempeñarse como el garante, en colaboración con el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del ordenamiento
subregional, lo que implica, por supuesto básico, su correcta y
uniforme aplicación.
En este orden de ideas, el juez que conozca un recurso
extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por
encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene
que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que
debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la
correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que
todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico
comunitario de una manera adecuada. Este juez nacional,
independientemente de las causales que haya esgrimido el
recurrente, está investido de todas las prerrogativas para
salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su
primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió
con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El juez que conozca un
recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta
prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento
del sistema de integración subregional; por esta razón, se
justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este
requisito toral.
También es muy importante tener en cuenta que el juez
extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas
comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial
obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el
recurrente. Esto porque si el juez extraordinario llegare a
verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción
consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las
normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se
cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el
juez nacional y el juez comunitario.
Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia
por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su
norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones:
· Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez
que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y
emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia
expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
· Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe
expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la
interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última
instancia, para así poder emitir en debida forma la
sentencia.
5. Efectos que se desprenden de la expedición de la interpretación
prejudicial.
Una vez expedida la Interpretación Prejudicial por parte del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se generan los
siguientes efectos:
· Únicamente tiene consecuencias para el caso particular. Esto
quiere decir que está dirigida específicamente para el asunto a
resolver; esto no obsta para que el juez de instancia la pueda
utilizar como parámetro de interpretación en otros asuntos,
generando con esto una interpretación y aplicación uniforme de la
norma comunitaria. Es muy diferente cuando se trata del juez de
única o última instancia, ya que éste sí está obligado a solicitar
la interpretación en todos los casos.
· El Juez Nacional deberá aplicar adecuadamente la interpretación
prejudicial. (artículo 27 del Estatuto del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina). Aunque el juez sea de instancia, una vez
expedida la interpretación prejudicial debe aplicarla en su
sentencia. Por lo tanto, el Juez Nacional no sólo debe remitirse a
la interpretación prejudicial en su sentencia, sino que debe
acatarla de manera integral y de conformidad con el sentido de la
misma.
Si el Juez Nacional incumple dicha obligación, los sujetos
legitimados para el efecto podrán acudir al Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, mediante la acción de incumplimiento.
(Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, segundo párrafo).
· Obligación de vigilancia por parte de los Países Miembros y la
Secretaría General de la Comunidad Andina. Como es tan importante
la aplicación uniforme de la normativa comunitaria, se impone, en
cabeza de los Países Miembros y la Secretaría General, una carga
específica de vigilancia de la labor jurisdiccional nacional en el
campo de la Interpretación Prejudicial. (Artículo 128 del Estatuto
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, primer
párrafo).
· Obligación de enviar las sentencias dictadas en el proceso
interno. El Juez Nacional que solicitó una interpretación
prejudicial, deberá enviar al Tribunal una copia de la decisión
proferida en el proceso interno, a efectos que pueda realizarse el
control mencionado anteriormente”.
La corte consultante ha de tomar en cuenta lo establecido por este
Tribunal en aplicación de la interpretación prejudicial.
3.2. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA Y FACULTADES QUE OTORGA
SU REGISTRO. EL USO NO CONSENTIDO COMO BASE DE UNA ACCIÓN DE
INFRACCIÓN DE DERECHOS.
Tomando en cuenta que tanto en la demanda como en las
contestaciones a la misma se hace referencia al derecho al uso
exclusivo de la marca “QUEIROLO” registrada a favor de SANTIAGO
QUEIROLO S.A.C.; el Tribunal estima adecuado referirse a este
tema.
En la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se
establece que el registro del signo como marca se realiza ante la
Oficina Nacional Competente de uno de los Países Miembros,
configurando así el único acto constitutivo del derecho de su
titular al uso exclusivo del signo, y este derecho le confiere la
posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como
de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen
los actos de aprovechamiento prohibidos por la referida
Decisión.
Afirmando lo dicho anteriormente, el artículo 154 de la Decisión
486 establece que “El derecho al uso exclusivo de una marca se
adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina
nacional competente”[footnoteRef:4]. [4: En el presente proceso la
parte demandante y demandada arguyen el derecho de prioridad, sobre
dicho tema el Tribunal ha manifestado que: “Frente a un eventual
conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas o en
la presentación de observaciones, la doctrina y las normas
comunitarias, han desarrollado la institución de la “prioridad”,
que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud
primeramente presentada, aplicando el principio primero en el
tiempo, mejor en derecho (Prior tempore, potior iure). Así, quien
presente una solicitud posterior de registro de marca, que sea
idéntica o similar a aquella para los mismos productos o servicios
o para productos o servicios que puedan causar confusión en el
público consumidor, se encuentra frente a una causal de
irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer
solicitante, quien puede presentar observaciones contra la
solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma
comunitaria le confiere. Se advierte, que el derecho de prioridad
marcaria interna o territorial no concede el derecho exclusivo
sobre la marca, ni el derecho a que inexorablemente la marca sea
concedida al solicitante. Simplemente, como se afirmó, en caso de
conflicto entre dos o más solicitudes en relación con signos
idénticos o similares para productos o servicios de una misma
clase, se dará prevalencia en cuanto al trámite de registro a la
presentada en primer lugar, todo esto bajo el entendido de que
éstas se hayan presentado en el mismo País Miembro. Si se llegara a
conceder registros por solicitudes allegadas con posterioridad, se
caería en un desorden tal que conduciría a que la administración
actuara por conveniencia y en contravía de derechos de terceros de
buena fe. El Tribunal ha manifestado “Una de las excepciones de la
“prioridad marcaria interna o territorial”, es la denominada
“prioridad andina e internacional”. PROCESO 25-IP-2010.
Interpretación prejudicial de 17 de marzo de 2010. Signo: HAT IN
LIFE SIMBOLO (mixto). ]
La jurisprudencia de este Tribunal, al referirse a las facultades
que confiere el registro de la marca, ha precisado:
“Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se han
considerado doctrinariamente dos facetas: la positiva y la
negativa. Por la primera se permite al titular usarla, cederla o
conceder licencia sobre la marca.
(...)
La doctrina señala tres facultades específicas de que dispone el
titular de una marca, que se derivan del derecho exclusivo:
La facultad de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla
sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además
se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas
mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por
terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o
semejantes a los suyos.
Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos
productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta
negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede
lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren
servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar.
La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el
que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios,
impidiendo que terceros lo realicen con esa misma
marca”.[footnoteRef:5] [5: Proceso 4-IP-94, publicada en la
G.O.A.C. Nº 189, de 7 de agosto de 1995. caso: “EDEN FOR MAN”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. ]
Por tanto, el ius prohibendi, o el aspecto negativo del derecho de
uso exclusivo, aun cuando adquiere una relevancia especial en los
derechos marcarios, presupone la existencia de un contenido
positivo: el ius fruendi o derecho de goce y disfrute de la marca,
lo que explica, por ejemplo, la facultad del propietario de la
marca a obtener una retribución económica por la utilización
realizada por terceros autorizados, así como a usar y disponer de
la marca sin más limitaciones y cargas que las impuestas por el
ordenamiento jurídico comunitario.
Este Tribunal ha señalado que el derecho al uso exclusivo del signo
“permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que
terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en
bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda
causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia,
el derecho marcario. El registro marcario confiere al titular de la
marca, en el país de inscripción, el derecho al uso exclusivo de la
misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y
excepciones establecidas por la ley comunitaria”. [footnoteRef:6]
[6: Proceso 33-IP-2000, sentencia de 31 de mayo de 2000, publicada
en la G.O.A.C. N° 581, de 12 de julio de 2000, caso: “MAXMARA”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. ]
El Tribunal ha precisado, además, que los derechos de exclusión en
referencia “pueden subsumirse en la facultad del titular del
registro marcario para ‘impedir’ determinados actos en relación con
el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso
frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su
consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha
identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a
confusión”. [footnoteRef:7] Por tanto, [7: Proceso 69-IP-2000,
sentencia de 6 de julio de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 690,
de 23 de julio del mismo año. caso: “MAXMARA”. ]
“La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius
prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca
idéntica o similar introduzca confusión en el mercado”, lo que
presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible
del signo. La exigencia de este uso viene dada “de una parte, por
la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la
presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven
afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y
servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la
defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del
producto están interesados en que se establezca la identidad de
este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad
del mismo, su origen y las características especiales que posee (…)
la presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se
comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que
se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de
comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de
confusión”.[footnoteRef:8] [8: Proceso 11-IP-96, sentencia de 29 de
agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre
del mismo año, caso: “BELMONT”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA. ]
Así, de acuerdo a lo expuesto, el artículo 155 de la Decisión 486
impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular
de la marca, varios actos determinados específicamente en sus 6
literales, así: los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un
signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya
sido registrado; sobre productos vinculados a los servicios para
los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas,
embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a);
suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que
se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales
se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los
servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los
envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales
productos (literal b); así como los de fabricar, comercializar o
detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros
materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), y los
de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de
cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar
un riesgo de confusión o de asociación (literal d). Sin embargo,
estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca
para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o
disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o
para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o
de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada,
siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el
propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo
a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o
servicios (artículo 157).
Cabe recalcar que estas prohibiciones no impiden a los terceros
realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la
marca, después de haber sido introducidos en el comercio de
cualquier país por el titular del registro, o por otra persona, con
el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en
particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de
contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o
deterioro (artículo 158).
En efecto, el artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos
que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular
de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la
conducta investigada en el procedimiento administrativo de
infracción de derechos marcarios, es de especial interés el
comportamiento determinado en los literales a) y d) del mencionado
artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá
impedir que cualquier tercero no consentido para ello aplique o
coloque la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre
productos para los cuales se ha registrado la marca (literal a); o
utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con
cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso
pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público
consumidor (literal d).
Estas dos causales guardan relación, desde que se pretende “aplicar
o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre
productos para los cuales se ha registrado la marca” y “usar en el
comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de
cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar
confusión o un riesgo de asociación con el titular del
registro”.
Ahora bien, el Tribunal ha observado que la prohibición prevista en
el literal d) del Art. 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina tiene dos elementos fundamentales:
“el primero determinativo, referido a impedir el uso de una marca o
signo registrado en el comercio y, el segundo, condicional, cuando
expresa que debe existir un riesgo de confusión o asociación. Con
relación al primer elemento es necesario considerar lo siguiente:
si lo que se prohíbe es usar una marca registrada en el comercio,
cabe analizar qué es lo que realmente representa el comercio y cuál
es su alcance.
Manuel Ossorio, define en su Diccionario de Ciencias Jurídicas,
Políticas y Sociales al comercio como una “Actividad lucrativa que
consiste en intermediar directa o indirectamente entre productores
y consumidores, con el objeto de facilitar y promover la
circulación de la riqueza”. De la definición precedente podemos
colegir que al ser el comercio una actividad, es un conjunto de
operaciones o tareas sistemáticamente ordenadas, que van a permitir
la comercialización de un bien o servicio, que no es otra cosa que
mover los bienes en el espacio y en el tiempo, del productor al
consumidor; por lo tanto, la expresión usar en el comercio se
refiere a utilizar y disfrutar una marca o signo en cualquiera de
los actos que configuran al comercio, sin embargo, es necesario
tomar en cuenta que estas operaciones o tareas no sólo son
sucesivas sino consecuentes, vale decir, que si la primera
operación de obtención de un bien o servicio para su posterior
puesta a disposición de los consumidores y finalmente su venta es
legítima, los demás actos comerciales también lo serán y a la
inversa, en caso de que uno de los actos sea
ilegítimo”[footnoteRef:9]. [9: PROCESO 49-IP-2012. Interpretación
prejudicial de 10 de octubre d 2012. Caso: Infracción de Derechos
de Propiedad Industrial y Competencia Desleal. ]
La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca
registrada, el riesgo de confusión se presumirá.
La disposición del literal d) extiende, adicionalmente, la causal a
cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una
protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se
protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio
pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los
amparados por la marca registrada.
El Tribunal ha advertido que “para que se configure la conducta del
tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo
de confusión o de asociación en el público consumidor. No es
necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación,
sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el
mercado”[footnoteRef:10]. [10: PROCESO 145-IP-2011. Interpretación
prejudicial de 14 de marzo de 2011. Caso: COMPETENCIA DESELAL
RELACIONADA CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. INFRACCIÓN DE DERECHOS
MARCARIOS. Balón total 90 aerow. ]
Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha
manifestado lo siguiente:
“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al
adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión
directa), o que piense que dicho producto tiene un origen
empresarial diferente al que realmente posee (confusión
indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que
aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial
del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho
producto y otra empresa tienen una relación o vinculación
económica”. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008,
expedida dentro del trámite 70-IP-2008).
El Juez Consultante, para determinar la confusión o asociación de
los signos en conflicto, deberá realizar la comparación entre el
signo registrado como marca y el supuestamente infractor (la
demandante arguye que es titular de los registros marcarios “CAVAS
DE PACHACAMAC Y ETIQUETA y CAVAS DE PACHACAMAC Y FOTOGRAFÍA DE
BODEGA ANTIGUA – en las cuales aparecería la denominación
QUEIROLO), teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos, de
conformidad con los parámetros que se establecerán en el siguiente
acápite.
Por último, cabe poner de relieve la orientación según la cual
“Para mantener la plena efectividad del derecho exclusivo, el
titular de la marca tiene que cumplir con determinadas cargas que
son fundamentalmente las de usar la marca, ejercitar las acciones
por violación contra quienes invadan el derecho exclusivo y renovar
la marca”.[footnoteRef:11] [11: BERCOVITZ, Alberto, “Apuntes de
Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España,
2003, p. 496. ]
Este Tribunal ha sostenido, al respecto, que:
“(…) el derecho exclusivo conferido por el registro marcario se
encuentra ostensiblemente acompañado de una regulación de las
facultades de que dispone el titular para prohibir ciertos actos
por parte de terceros, lo cual implícitamente constituye no sólo la
atribución de un señorío sino incluso una obligación de uso del
signo, debido a que –tal como lo ha puesto de manifiesto la
jurisprudencia de este Tribunal– «así como el uso exclusivo de la
marca constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a
ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca
en el mercado» (sentencia emitida dentro de la acción de
incumplimiento 2-AI-96, caso: BELMONT, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena 291 del 3 de septiembre de
1997).”[footnoteRef:12] [12: Proceso 84-IP-2000, sentencia de 21 de
marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio del
mismo año, caso: “KRYSTAL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA. ]
3.3. LA ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE DERECHOS. SUS
CARACTERÍSTICAS.
La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se
encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486.
Este Tribunal de Justicia ha tratado el tema de los Derechos que
confiere el registro de una marca y su contravención como base del
ejercicio de la acción de infracción de derechos, para el caso se
reitera lo siguiente:
(...)
El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un
derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad
nacional competente contra cualquier persona que incurra en la
infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan
inminente.
(…)
A tenor de lo dispuesto en el artículo 241 de la Decisión 486, el
ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad
industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la
sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de
tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la
indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los
circuitos comerciales, de los productos resultantes de la
infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen
servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la
importación y de la exportación de tales productos, medios y
materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y
materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias
para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales
como la destrucción de los productos, medios y materiales o el
cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia
condenatoria y su notificación, a costa del infractor”. (Proceso
116-IP-2004).
En armonía con lo anterior, el Tribunal ha establecido en su
jurisprudencia las siguientes características de la acción de
infracción de derechos, a saber:
1. “Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos:
a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una
persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la
acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular.
Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera
de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los
demás. (párrafo 3 del artículo 238).
b. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades
competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la
acción por infracción de derechos de propiedad industrial. (párrafo
2 del artículo 238).
2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción:
a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad
industrial.
b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente
infringir los derechos. Esta es una disposición preventiva, ya que
no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que
exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de
propiedad industrial.
Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de
derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en
varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación
Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el proceso N°
116-IP-2004. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 1172, de 7 de marzo de 2005.
3. Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas
cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad
industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar
antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas
cautelares. Las cuales tienen como objeto lo siguiente:
· Impedir la comisión de la infracción.
· Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar.
· Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por
infracción de derechos de propiedad industrial.
· Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de
propiedad industrial.
· Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.
El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa
de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos
que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento
de comercio vinculado con la infracción.
La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes
de ordenar las mencionadas medidas. (Artículo 247) También, si la
norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas
cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos
de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo
del artículo 246).
4. Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se
encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486.
Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o
exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en
consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación
aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos
justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede
solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos
y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la
respectiva acción.
5. Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los
derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la
autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido,
así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo
241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante
puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el
cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y
perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la
infracción, entre otras.
6. Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las
acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá
solicitar que se le indemnice por los daños y prejuicios sufridos.
El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en
cuenta la autoridad nacional competente para tasar la
indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden
utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre
este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
“El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva,
los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la
indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia
haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el
actor. Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y
perjuicios en referencia o, al menos