SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaintranet.comunidadandina.org/documentos/Gacetas/Gace2142.pdf · Proceso 92-IP-2012.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de

Proceso 92-IP-2012.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literales a) y b),136 literales a) y b), 190, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión dela Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por elConsejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Pri-mera, de la República de Colombia. Marca: “KUBIK” (mixta). Actor: KUBOCONSTRUCTORES S.A. Expediente Interno Nº 2009-00042 .....................

Proceso 96-IP-2012.- Interpretación Prejudicial del artículo 15 de la Decisión 416 de la Comisiónde la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada porla Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Supre-ma de Justicia de la República del Perú. Interpretación Prejudicial, deoficio, de los artículos 2 y 12 de la misma Decisión. Actor: SociedadPETRÓLEOS DEL PERÚ S.A., PETROPERÚ S.A. Asunto: “CONTROL DECERTIFICACIÓN DE ORIGEN DE MERCANCÍAS”. Expediente Interno N°1094-2011 .....................................................................................................

Proceso 100-IP-2012.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literales a) y b) y135 literales a), b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estadode la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera. Actor: Sociedad PAPELES NACIONALES S.A. Marca:“MICRO-TEJIDO CON LA MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA” (mix-ta). Expediente Interno N° 2010-00504 .......................................................

Proceso 101-IP-2012.- Interpretación Prejudicial de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad Andina, formulada por la Sala de DerechoConstitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de laRepública del Perú. Interpretación, de oficio, de los artículos 167, 170, 224y 229 de la misma Decisión. Actor: Sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A.Marca: “FAMILIA” (mixta). Expediente Interno Nº 164-2011 ......................

Proceso 108-IP-2012.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) y 95de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con funda-mento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal DistritalNo. 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, Repúblicadel Ecuador. Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 113 de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 172 de laDecisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: SociedadISAGRO S.p.A. Marca: “VIGOSTIM” (denominativa). Expediente InternoN° 7830-2001-LR. .........................................................................................

Para nosotros la Patria es América

S U M A R I O

Tribunal de Justicia de la Comunidad AndinaPág.

Año XXX - Número 2142

Lima, 28 de enero de 2013

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GACETA OFICIAL 28/01/2013 2.80

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito, a los 18 días del mesde septiembre del año dos mil doce, procede aresolver la solicitud de Interpretación Prejudicialformulada por Consejo de Estado, Sala de loContencioso Administrativo, Sección Primera dela República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial ysus anexos cumplen con los requisitos com-prendidos en el artículo 125 del Estatuto delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina,así como con las exigencias del artículo 33 delTratado de Creación, por lo que, su admisión atrámite fue considerada procedente en el autoemitido el 27 de agosto del año dos mil doce.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada estima procedente destacar comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

II. LAS PARTES.

Demandante: KUBO CONSTRUCTORES S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria yComercio (SIC), de la Repúblicade Colombia.

Tercero interesado: Promotora Lab ColombiaProlabco S.A.

III. DATOS RELEVANTES

A. HECHOS.

- El 09 de mayo de 2007, la sociedad Promo-tora Lab Colombia S.A. presentó ante la Su-perintendencia de Industria y Comercio, peti-ción de registro de la marca “KUBIK” (mixta)

para distinguir servicios de “construcción ofabricación de edificios permanentes” de laClase 37 de la Clasificación Internacional.

- Una vez publicada la anterior solicitud en laGaceta de Propiedad Industrial Nº 577, de 29de junio de 2007, la sociedad KUBO CONS-TRUCTORES S.A. se opuso a dicho registro.

- A través de la Resolución Nº 5056, de 22 defebrero de 2008, la División de Signos Dis-tintivos concedió el registro solicitado, al de-clarar infundada la oposición de la sociedadactora.

- KUBO CONSTRUCTORES S.A. presentó re-curso de reposición y subsidiario de apela-ción en contra de la anterior decisión, y alresolver el primero se expidió la ResoluciónNº 15475, de 21 de mayo de 2008, confirman-do el acto administrativo inicial.

- El Superintendente Delegado para la Propie-dad Industrial emitió la Resolución Nº 24981,de 21 de julio de 2008, por medio de la cualresolvió el recurso de apelación, en el sen-tido de confirmar la decisión y conceder elregistro solicitado, agotándose así la vía gu-bernativa.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENI-DOS EN LA DEMANDA.

La demandante KUBO CONSTRUCTORES S.A.manifestó lo siguiente:

- Mediante las resoluciones que concedieronel registro de la marca “KUBIK” (mixta) en laClase 37, la Superintendencia de Industria yComercio violó los artículos 134 y 136 literala) de la Decisión 486.

- Es titular de: KUBO (mixta) en las Clases 36y 37, nombre comercial KUBO CONSTRUC-TORES (mixta) en las Clases 35, 36 y 37,

PROCESO 092-IP-2012

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 136literales a) y b), 190, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo deEstado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República

de Colombia. Marca: “KUBIK” (mixta). Actor: KUBO CONSTRUCTORES S.A.Expediente Interno Nº 2009-00042.


KUBO (denominativa) en las Clase 36 y 37,marca figurativa en las Clases 36 y 37.

- Las marcas KUBO han sido concedidas paradistinguir los siguientes servicios: “construc-ción, reparaciones y servicios de instala-ción”; mientras que el signo solicitado KUBIKpretende distinguir “construcción o fabrica-ción de edificios permanentes”, por lo quedistinguen servicios similares.

- “De manera simple y desprevenida se esta-blece que las dos expresiones evocan en lamente del observador la misma idea. El con-cepto evocado y transmitido por las dos es elmismo y la idea del origen del servicio ofreci-do es también la misma”.

- El examen de confundibilidad entre dos mar-cas se debe realizar teniendo en cuenta elconjunto de cada una de ellas y, en atencióna ello, se evidencian similitudes de tipo gráfi-co, fonético, ortográfico e ideológico entreambos signos.

- Destacó que las letras y las estructuras deambos signos confrontados son práctica-mente las mismas y que “KUB” es una raízidéntica, no siendo las terminaciones ele-mentos distintivos o diferenciadores, motivopor el cual fonéticamente también resultansimilares.

- Adicionalmente mencionó que ambos distin-guen los mismos servicios, motivo por el cualse configura el riesgo de confusión que haceque el signo demandado resulte irregistrable.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

La Superintendencia de Industria y Comer-cio dio contestación a la demanda en su con-tra, en los siguientes términos:

- Expresó que con la expedición de las resolu-ciones acusadas no se vulneraron las nor-mas de la Decisión 486, sino que fueron váli-damente expedidas de acuerdo a sus atribu-ciones legales, y se ajustó plenamente altrámite administrativo previsto en materiamarcaria garantizando el debido proceso y elderecho de defensa.

- Advirtió que se ha insistido en diferentes ac-tos administrativos y en varias sentencias

sobre el tema marcario, que para que un sig-no sea registrado como marca debe reunirlos requisitos de perceptibilidad, distintividady ser susceptible de representación gráfica.

- Señaló que la marca debe tener distintividadque la identifique entre otras del mercado, yque al efectuar el examen de conjunto de lasmarcas enfrentadas no se genera confusión,no presentan similitudes y cada una poseeelementos distintivos de orden gramatical yfonético suficientemente distintivo para quepuedan coexistir pacíficamente en el merca-do.

- Los signos confrontados no son similares, algrado de causar riesgo de confusión en elpúblico consumidor.

- Finalmente expone que toda vez que no exis-te identidad entre los signos, no resulta perti-nente mencionar el tema de la conexión decompetividad entre ellos.

La sociedad Promotora Lab Colombia Pro-labco S.A. presentó memorial de intervenciónen su calidad de tercero interesado en las re-sultas del proceso:

- Arguyó que esta Corporación debe inhibirsede pronunciarse sobre la supuesta vulnera-ción del artículo 134 por cuanto ello no fuemanifestado dentro de los recursos interpues-tos contra la Resolución Nº 5056, de maneraque no se encuentra agotada la vía guberna-tiva referente a ese cargo.

- Subsidiariamente manifestó que el signo re-gistrado cumple cabalmente con el requisitode la distintividad, toda vez que la coinciden-cia entre 3 de sus letras no es suficiente pa-ra determinar un riesgo de confusión, por locual puede perfectamente constituirse comomarca.

- En consecuencia, analizando los signos con-frontados, no existe riesgo de confusión en elpúblico consumidor.

- “En efecto, el signo KUBIK (mixto) está re-presentado por una figura geométrica cua-drada, de color naranja encendido, en cuyaparte inferior se integra la palabra KUBIK enletras blancas con el punto de la letra i en


color verde biche, rasgos que conforman unsigno único visto en su conjunto”.

- “Las diferencias gráficas, fonéticas y con-ceptuales sustanciales entre las marcas mix-tas enfrentadas KUBIK (mixta) frecuentemen-te percibida como KUBI-KA, de mi represen-tada, y KUBO (mixtas y denominativas) de laaccionante, hacen que luego de una compa-ración sucesiva de las mismas (…) se des-carte por completo la posibilidad de que elconsumidor se confunda”.

- “La distintividad de cada una está determina-da por la integración de la partícula o raízKUB con elementos adicionales, siendo talsílaba un término evocativo necesario paraque arquitectos y empresarios del sector dela construcción pueda informar o evocar quesus servicios o productos tienen la caracte-rística de estar influenciados en la corrienteartística o arquitectónica cubista”.

- “Actualmente coexisten armónicamente en elregistro de propiedad industrial las siguientesmarcas evocativas inclusivas de la partículaKUB o CUB”.

- Los signos confrontados han coexistido pací-ficamente en el mercado desde el año 2004.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,es competente para interpretar por la vía pre-judicial, las normas que conforman el Ordena-miento Jurídico de la Comunidad Andina, con elfin de asegurar su aplicación uniforme en elterritorio de los cuatro Países Miembros.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

En el presente caso, el Juez no solicita la inter-pretación de norma alguna pero menciona lasnormas del ordenamiento jurídico andino quefueron invocadas por la parte actora dentro delproceso: artículos 134 y 136 literal a) de laDecisión 486. Procede la interpretación de am-bos artículos, se delimitará el artículo 134 a losliterales a) y b), y se interpretarán los artículos136 literal b), 190, 191 y 192 de la Decisión 486.

A continuación, se inserta el texto de las nor-mas a ser interpretadas:

DECISIÓN 486

“(…)

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marcacualquier signo que sea apto para distinguirproductos o servicios en el mercado. Podránregistrarse como marcas los signos suscep-tibles de representación gráfica. La naturale-za del producto o servicio al cual se ha deaplicar una marca en ningún caso será obs-táculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los si-guientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos,logotipos, monogramas, retratos, etique-tas, emblemas y escudos;

(…)

Artículo 136

“No podrán registrarse como marcas aquellossignos cuyo uso en el comercio afectara in-debidamente un derecho de tercero, en parti-cular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-ca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso dela marca pueda causar un riesgo de confu-sión o de asociación;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombrecomercial protegido, o, de ser el caso, aun rótulo o enseña, siempre que dadas lascircunstancias, su uso pudiera originar unriesgo de confusión o de asociación.

(…)

Artículo 190

Se entenderá por nombre comercial cualquiersigno que identifique a una actividad econó-mica, a una empresa, o a un establecimientomercantil.


Una empresa o establecimiento podrá tenermás de un nombre comercial. Puede consti-tuir nombre comercial de una empresa o es-tablecimiento, entre otros, su denominaciónsocial, razón social u otra designación inscri-ta en un registro de personas o sociedadesmercantiles.

Los nombres comerciales son independien-tes de las denominaciones o razones socia-les de las personas jurídicas, pudiendo am-bas coexistir.

Artículo 191

El derecho exclusivo sobre un nombre co-mercial se adquiere por su primer uso en elcomercio y termina cuando cesa el uso delnombre o cesan las actividades de la empre-sa o del establecimiento que lo usa.

Artículo 192

El titular de un nombre comercial podrá impe-dir a cualquier tercero usar en el comercio unsigno distintivo idéntico o similar, cuando ellopudiere causar confusión o un riesgo de aso-ciación con la empresa del titular o con susproductos o servicios. En el caso de nom-bres comerciales notoriamente conocidos,cuando asimismo pudiera causarle un dañoeconómico o comercial injusto, o implicaraun aprovechamiento injusto del prestigio delnombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dis-puesto en los artículos 155, 156, 157 y 158en cuanto corresponda.

(…)”.

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARAEL REGISTRO DE MARCAS.

El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse ala marca señala que: ‘(…) constituirá marcacualquier signo que sea apto para distinguirproductos o servicios en el mercado. Podránregistrarse como marcas los signos suscepti-bles de representación gráfica. La naturalezadel producto o servicio al cual se ha de aplicaruna marca en ningún caso será obstáculo parasu registro (…)’. Este artículo tiene un triplecontenido, da un concepto de marca, indica losrequisitos que debe reunir un signo para ser

registrado como marca y hace una enumeraciónejemplificativa de los signos registrables.

Con base al concepto del artículo 134 de laDecisión 486 se define la marca como un bieninmaterial constituido por un signo conformadopor palabras o combinación de palabras, imáge-nes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, mo-nogramas, retratos, etiquetas, emblemas, es-cudos, sonidos, olores, letras, números, colordeterminado por su forma o combinación decolores, forma de los productos, sus envases oenvolturas y otros elementos de soporte, indivi-dual o conjuntamente estructurados que, sus-ceptibles de representación gráfica, sirvan paradistinguir en el mercado productos o servicios, afin de que el consumidor o usuario medio losidentifique, valore, diferencie, seleccione y ad-quiera sin riesgo de confusión o error acerca delorigen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativade los signos que pueden constituir marcas, porlo que el Tribunal señala que: ‘Esta enumera-ción cubre los signos denominativos, gráficos ymixtos, pero también los tridimensionales, asícomo los sonoros y olfativos, lo que revela elpropósito de extender el alcance de la noción demarca’. (Proceso 92-IP-2004, marca: UNIVER-SIDAD VIRTUAL, publicado en la Gaceta OficialNº 1121, de 28 de setiembre de 2004).

El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-presamente establecido en la Decisión 344, seencuentra implícitamente contenido en esta de-finición toda vez que un signo para que puedaser captado y apreciado es necesario que pasea ser una impresión material identificable a finde que, al ser aprehendido por medios senso-riales y asimilado por la inteligencia, penetre enla mente de los consumidores o usuarios. Sobrela perceptibilidad, José Manuel Otero Lastresseñala que: ‘(…) es un acierto del artículo 134no exigir expresamente el requisito de la ‘per-ceptibilidad’, porque ya está implícito en el pro-pio concepto de marca como bien inmaterial enel principal de sus requisitos que es la aptituddistintiva’. [Otero Lastres, José Manuel, ‘Régi-men de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdode Cartagena (sic)’. Revista Jurídica del Perú.Junio, 2001, p. 132].

La susceptibilidad de representación gráfica jun-tamente con la distintividad, constituyen los re-quisitos expresamente exigidos.


• La susceptibilidad de representación grá-fica es la aptitud que tiene un signo de serdescrito o reproducido en palabras, imáge-nes, fórmulas u otros soportes, es decir, enalgo perceptible para ser captado por el públi-co consumidor. Sobre el tema, Marco MatíasAlemán sostiene: ‘La representación gráficadel signo es una descripción que permite for-marse la idea del signo objeto de la marca,valiéndose para ello de palabras, figuras osignos, o cualquier otro mecanismo idóneo,siempre que tenga la facultad expresiva delos anteriormente señalados’. (Alemán, Mar-co Matías, ‘Normatividad Subregional sobreMarcas de Productos y Servicios’, Top Ma-nagement, Bogotá, p. 77).

• La distintividad es la capacidad que tieneun signo para individualizar, identificar y dife-renciar en el mercado los productos o servi-cios, haciendo posible que el consumidor ousuario los seleccione. Es considerada comocaracterística esencial que debe reunir todosigno para ser registrado como marca y cons-tituye el presupuesto indispensable para queésta cumpla su función principal de identifi-car e indicar el origen empresarial y, en sucaso incluso, la calidad del producto o servi-cio, sin riesgo de confusión o asociación.

En cuanto al requisito de la distintividad, si bieneste artículo con relación a lo que disponía elartículo 81 de la Decisión 344 no hace expresamención a la ‘suficiente’ distintividad, sin em-bargo para efectos de registro del signo, deconformidad con el literal a) del artículo 135 dela Decisión 486 se exige que ‘(…) el signo de-berá ser apto para identificar y distinguir en elmercado los productos o servicios producidos ocomercializados por una persona de otros idén-ticos o similares, con el objeto de que el consu-midor o usuario los valore, diferencie y seleccio-ne, sin riesgo de confusión o de asociación entorno a su origen empresarial o a su calidad (…)esta exigencia se expresa también a través dela prohibición contemplada en el artículo 135,literal b) de la Decisión en referencia, según lacual no podrán registrarse como marcas lossignos que carezcan de distintividad’. (Proceso205-IP-2005, caso: FORMA DE UNA BOTA YSUS SUELAS, publicado en la Gaceta OficialNº 1333, de 25 de abril de 2006).

Se reconoce tanto una capacidad distintiva ‘in-trínseca’ como una capacidad distintiva ‘ex-

trínseca’, la primera se refiere a la aptitud in-dividualizadora del signo, mientras que la se-gunda se refiere a su no confundibilidad conotros signos.

La marca salvaguarda tanto el interés de sutitular al conferirle un derecho exclusivo sobre elsigno distintivo como el interés general de losconsumidores o usuarios, garantizándoles el ori-gen y la calidad de los productos o servicios,evitando el riesgo de confusión o de asociación,tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe ana-lizar en el presente caso si la marca “KUBIK”(mixta) cumple con los requisitos del artículo134 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, y si no se encuentra dentrode las causales de irregistrabilidad previstas enlos artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

B. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS PORIDENTIDAD O SIMILITUD CON UNA MAR-CA Y CON UN NOMBRE COMERCIAL. RIES-GO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN.REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOSDISTINTIVOS.

En el presente caso, la demandante KUBOCONSTRUCTORES S.A. argumentó que es ti-tular de la marca KUBO (mixta) en las Clases36 y 37; del nombre comercial KUBO CONS-TRUCTORES (mixto) en las Clases 35, 36 y 37;de la marca KUBO (denominativa) en las Clase36 y 37; y, de la marca figurativa en las Clases36 y 37.

Por tanto, mediante las resoluciones que con-cedieron el registro de la marca “KUBIK” (mix-ta) en la Clase 37 a la sociedad Promotora LabColombia S.A., la Superintendencia de Industriay Comercio violó los artículos 134 y 136 literala) de la Decisión 486. Señala el demandanteque “(…) las dos expresiones evocan en la men-te del consumidor la misma idea. El conceptoevocado y transmitido por las dos es el mismo yla idea del origen del servicio ofrecido es tam-bién la misma”.

1. Irregistrabilidad de signos por identidado similitud.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina, consa-gra una causal de irregistrabilidad relacionada


específicamente con el requisito de distintivi-dad. Establece, que no son registrables lossignos que sean idénticos o se asemejen a unamarca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, en relación, con losmismos productos o servicios, o para productoso servicios respecto de los cuales el uso de lamarca pueda causar un riesgo de confusión y/ode asociación.

Asimismo, el literal b) del artículo 136 señalaque no podrán registrarse como marcas aque-llos signos cuyo uso en el comercio afectaraindebidamente un derecho de tercero, en parti-cular cuando: “sean idénticos o se asemejen aun nombre comercial protegido, o, de ser elcaso, a un rótulo o enseña, siempre que dadaslas circunstancias, su uso pudiera originar unriesgo de confusión o de asociación”.

Los signos distintivos en el mercado se expo-nen a diversos factores de riesgo; la doctrinatradicionalmente se ha referido a dos clases: alde confusión y/o de asociación. Actualmente, lalista se ha extendido y se han clasificado otrostipos de riesgos, con el objetivo de proteger lossignos distintivos según su grado de notorie-dad. 1

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación,el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad deque el consumidor al adquirir un productopiense que está adquiriendo otro (confusióndirecta), o que piense que dicho productotiene un origen empresarial diferente al querealmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad deque el consumidor, que aunque diferencie lasmarcas en conflicto y el origen empresarialdel producto, al adquirirlo piense que el pro-ductor de dicho producto y otra empresa tie-nen una relación o vinculación económica”.(Proceso 70-IP-2008. Marca denominativa“SHERATON”, publicado en la Gaceta OficialN° 1648, de 21 de agosto de 2008).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no esregistrable un signo confundible, ya que no po-see fuerza distintiva; de permitirse su registrose estaría atentando contra el interés del titularde la marca anteriormente registrada, así comoel de los consumidores. Dicha prohibición, con-tribuye a que el mercado de productos y servi-cios se desarrolle con transparencia y, comoefecto, que el consumidor no incurra en error alrealizar la elección de los productos o serviciosque desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Com-petente debe observar y establecer si entre lossignos en conflicto existe identidad o semejan-za, para determinar luego, si esto es capaz degenerar confusión o asociación entre los consu-midores. De la conclusión a que se arribe, de-penderá la registrabilidad o no del signo.

Para valorar la similitud marcaria y el riesgo deconfusión es necesario, en términos generales,considerar los siguientes tipos de similitud:

• La similitud ortográfica. Se da por la se-mejanza de las letras entre los signos a com-pararse. La sucesión de vocales, la longitudde la palabra o palabras, el número de síla-

1 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOSSIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNAECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

“La realidad económica demostraba que muchasmarcas poseen una imagen atractiva que puedeser empleada en la promoción de productos oservicios distintos. La creación de esta imagen noes casual, sino que obedece a una estrategia demarketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.Los riesgos a los que se ven expuestos estos sig-nos son: dilución del valor atractivo de la marca,uso parasitario de las representaciones positivasque condensa el signo, utilización de la marcapara productos o servicios distintos de forma quepueda dañarse las asociaciones positivas que lamarca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidostradicionalmente por el sistema de marcas, sólo elprimero (dilución del valor atractivo de la marca)era merecedor de una protección ampliada. Paraello la marca debía revestir determinadas caracte-rísticas, entre las cuales, era relevante la implan-tación del signo en prácticamente la totalidad delpúblico de los consumidores. Se cuestionó enton-ces si sólo este tipo de marcas debían mereceruna protección contra los otros riesgos señala-dos. La conclusión a la que se llegó fue que elfundamento común a estos riesgos, no era tanto lagran implantación que goza el signo en el tráficoeconómico, sino la reputación que condensa la

marca, de la cual se hace un uso parasitario o setrata de dañar negativamente. Surgen entonces lostérminos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta repu-tación’ para definir a este nuevo tipo de signo quecondensa una elevada reputación y prestigio quelo hace merecedor de una protección más allá dela regla de la especialidad”.


bas, las raíces o las terminaciones iguales,pueden incrementar la confusión.

• La similitud fonética. Se presenta entresignos que al ser pronunciados tienen unsonido similar. La determinación de tal simili-tud depende, entre otros elementos, de laidentidad en la sílaba tónica o de la coinci-dencia en las raíces o terminaciones; sinembargo, deben tenerse también en cuentalas particularidades de cada caso, con el finde determinar si existe la posibilidad real deconfusión entre los signos confrontados.

• La similitud ideológica. Se configura entresignos que evocan la misma o similar idea,que deriva del contenido o del parecido con-ceptual de los signos.

2. Reglas para el cotejo entre signos distin-tivos.

En el caso de presentarse conflicto, correspon-de a la Autoridad Nacional Competente proce-der al cotejo entre los signos, para luego deter-minar si existe o no riesgo de confusión, consi-derando para ello las reglas doctrinarias esta-blecidas a ese propósito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha mani-festado que al momento de realizar la compa-ración entre dos signos el examinador debetomar en cuenta los criterios que, elaboradospor la doctrina 2, han sido acogidos por la juris-prudencia de esta Institución, y que son delsiguiente tenor:

1. “La confusión resulta de la impresión deconjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en for-ma sucesiva y no simultánea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzasy no las diferencias que existan entre lasmarcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colo-carse en el lugar del comprador presunto,tomando en cuenta la naturaleza de losproductos o servicios identificados por lossignos en disputa”.

Las reglas recomendadas por la doctrina parael cotejo de todo tipo de marcas sugieren quela comparación debe efectuarse sin descom-poner los elementos que conforman el conjuntomarcario, es decir, que se debe hacer una visiónde conjunto de los signos en conflicto con lafinalidad de no destruir su unidad ortográfica,auditiva e ideológica.

En la comparación entre signos distintivos debeemplearse el método del cotejo sucesivo, yaque no es procedente realizar un análisis simul-táneo dado que el consumidor no observa almismo tiempo los signos sino que lo hace enuna forma individualizada. A efectos de determi-nar la similitud general entre dos signos no seobservan los elementos diferentes existentesen ellos, sino que se debe enfatizar en señalarcuáles son sus semejanzas, pues es allí dondemayormente se percibe el riesgo de que segenere confusión. (Proceso 58-IP-2006. Marca:“GUDUPOP”).

C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENO-MINATIVOS Y MIXTOS. COMPARACIÓN EN-TRE SIGNOS MIXTOS. COMPARACIÓN EN-TRE SIGNOS MIXTOS Y SIGNOS FIGURA-TIVOS.

En el presente caso, se solicitó el registro delsigno KUBIC (mixto) y KUBO CONSTRUCTO-RES S.A. se opuso a dicho registro en basea que es titular de: KUBO (mixta) en las Cla-ses 36 y 37, nombre comercial KUBO CONS-TRUCTORES (mixta) en las Clases 35, 36 y 37,KUBO (denominativa) en las Clase 36 y 37; y,de una marca figurativa en las Clases 36 y 37.

• Signos denominativos.

Los signos denominativos llamados también no-minales o verbales, utilizan expresiones acústi-cas o fonéticas, formados por una o varias le-tras, palabras o números, individual o conjunta-mente estructurados, que integran un conjuntoo un todo pronunciable y que pueden o no tenersignificado conceptual. Este tipo de signos sesubdividen en: sugestivos que son los que tie-nen una connotación conceptual que evocaciertas cualidades o funciones del producto iden-tificado por el signo; y arbitrarios que no mani-fiestan conexión alguna entre su significado y lanaturaleza, cualidades y funciones del produc-to que va a identificar.

2 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCASDE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, EditorialRobis, pp. 351 y ss.


• Signos mixtos.

Los signos mixtos se componen de un elemen-to denominativo (una o varias palabras) y unelemento gráfico (una o varias imágenes). Lacombinación de estos elementos al ser aprecia-dos en su conjunto produce en el consumidoruna idea sobre el signo que le permite diferen-ciarlo de los demás existentes en el mercado.Sin embargo al efectuar el cotejo de estos sig-nos se debe identificar cuál de estos elementosprevalece y tiene mayor influencia en la mentedel consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia señala que: “Lamarca mixta es una unidad, en la cual se hasolicitado el registro del elemento nominativocomo el gráfico, como uno solo. Cuando seotorga el registro de la marca mixta se la prote-ge en su integridad y no a sus elementos porseparado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño indus-trial: BURBUJA videos 2000, publicado en laGaceta Oficial Nº 821, de 1 de agosto de 2002).

• Signos figurativos.

Los signos figurativos son aquéllos que se en-cuentran formados por un gráfico o imagen vi-sual que puede evocar o no un concepto. Eneste tipo de signos, en consecuencia, se pue-den distinguir dos elementos, a saber:

1. El trazado: son los trazos del dibujo que for-man el signo marcario.

2. El concepto: es la idea o concepto que eldibujo suscita en la mente de quien la obser-va.

El cotejo de signos figurativos requiere de unexamen más elaborado, pues en este caso de-be ofrecerse protección tanto al aspecto gráfi-co, como al ideológico. En el análisis deberáefectuarse una comparación gráfica y concep-tual, ya que la posibilidad de confusión puedegenerarse no solamente en la identidad de lostrazos del dibujo o similitud de ellos, sino tam-bién en la idea o concepto que la marca figura-tiva suscite en la mente de quien la observe.

Para determinar la existencia de confundibili-dad en esta clase de signos, la Jurisprudenciasentada por este Tribunal ha expresado, queentre los dos elementos del signo gráfico figu-rativo esto es, el trazado y el concepto, la parte

conceptual o ideológica suele prevalecer, por loque, a pesar de que puedan existir diferenciasen los rasgos, en su conjunto pueden suscitaruna misma idea o concepto e incurrir en el ries-go de confusión. Al comparar signos figurativos,se debe, no obstante, aplicar las mismas re-glas que se utilizan en el cotejo de los otros ti-pos de signos.

• Comparación entre signos denominativosy mixtos.

Cuando el Juez Consultante realice el examende registrabilidad entre signos denominativos ymixtos, deberá identificar cuál de los elemen-tos, el denominativo o el gráfico prevalece ytiene mayor influencia en la mente del consumi-dor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina seha inclinado a considerar que, en general, elelemento denominativo de la marca mixta sueleser el más característico o determinante, te-niendo en cuenta la fuerza expresiva propia delas palabras, las que por definición son pro-nunciables, lo que no obsta para que en algunoscasos se le reconozca prioridad al elementográfico, teniendo en cuenta su tamaño, color ycolocación, que en un momento dado puedenser definitivos. El elemento gráfico suele ser demayor importancia cuando es figurativo o evo-cador de conceptos, que cuando consiste sim-plemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, marca: C.A.S.A. (mixta ), publicado en laGaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de1999).

Por lo tanto, “en el análisis de una marca mixtahay que fijar cuál es la dimensión más caracte-rística que determina la impresión general que(…) suscita en el consumidor (…) debiendo elexaminador esforzarse por encontrar esa di-mensión, la que con mayor fuerza y profundi-dad penetra en la mente del consumidor y que,por lo mismo, determina la impresión generalque el signo mixto va a suscitar en los consu-midores”. (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamen-tos de Derecho de Marcas”, Editorial Monte-corvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

En el caso de que en uno de los signos preva-lezca el elemento gráfico y en el otro el de-nominativo o viceversa, en principio, no habráriesgo de confusión. Caso contrario deberáprocederse al cotejo entre signos denominati-vos.


Si el elemento preponderante del signo mixto esel denominativo, se deberá hacer el cotejo deconformidad con los parámetros para la compa-ración entre signos denominativos. A saber:

En la comparación entre signos denominativosel Tribunal, sobre la base de la doctrina, FernándezNovoa, ha manifestado que los signos deben serobservados en conjunto y con la totalidad de loselementos que lo integran, sin descomponer suunidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta latotalidad de las sílabas y letras que forman losvocablos de las marcas en pugna, sin perjuiciode destacar aquellos elementos dotados de es-pecial eficacia diferenciadora, atribuyendo me-nos valor a los que disminuyan dicha función.Para realizar esta labor, se considera que elJuez Consultante deberá tener presente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas com-paradas cuando la sílaba tónica de las mis-mas ocupa la misma posición y es idéntica omuy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo or-den habla a favor de la semejanza de lasmarcas comparadas porque la sucesión devocales asume una importancia decisiva pa-ra fijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativashay que tratar de encontrar la dimensión máscaracterística de las denominaciones con-frontadas: la dimensión que con mayor fuerzay profundidad penetra en la mente del consu-midor y determina, por lo mismo, la impre-sión general que la denominación va a susci-tar en los consumidores.

El examen de los signos es atribución exclusi-va del administrador o juez nacional, en su ca-so, quienes deben aplicar los criterios elabora-dos por la doctrina y recogidos por la jurispru-dencia comunitaria para la comparación de to-do tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signoestá compuesto por una palabra y se solicita suregistro, entre los signos ya registrados y elrequerido para registro, puede existir confusióndependiendo de las terminaciones, número devocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber ele-mentos diferenciadores en dicha expresión, siem-pre en el entendido de que los productos acubrirse sean los mismos. Al cotejar dos mar-

cas denominativas, el examinador deberá so-meterlas a las reglas para la comparación mar-caria, y prestará especial atención al criterioque señala que a los signos se les observará através de una visión de conjunto, sin fraccionarsus elementos.

• Comparación entre signos mixtos.

Si el elemento determinante en un signo mixtoes el denominativo y en el otro el gráfico, enprincipio, no habría riesgo de confusión. Si porel contrario, en ambos signos mixtos el elemen-to determinante resulta ser el gráfico, el cotejohabrá que hacerse a partir de los rasgos, dibu-jos e imágenes de cada uno de ellos, o delconcepto que evoca en cada caso este elemen-to. Y si en ambos casos dicho elemento es eldenominativo, el cotejo deberá realizarse deconformidad con las siguientes reglas para lacomparación entre signos denominativos:

• Se debe analizar, cada signo en su conjunto,es decir, sin descomponer su unidad foné-tica. Sin embargo, es importante tener encuen-ta las sílabas o letras que poseen unafunción diferenciadora en el conjunto, ya queesto ayudaría a entender cómo el signo espercibido en el mercado.

• Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica delos signos a comparar, ya que si ocupa lamisma posición, es idéntica o muy difícil dedistinguir, la semejanza entre los signos po-dría ser evidente.

• Se debe observar, el orden de las vocales, yaque esto indica la sonoridad de la denomina-ción.

• Se debe determinar, el elemento que impactade una manera más fuerte en la mente delconsumidor, ya que esto mostraría cómo escaptada la marca en el mercado.

En este orden de ideas, el Juez Consultante,aplicando el anterior criterio, debe establecer elriesgo de confusión que pudiera existir entre lossignos mixtos.

• Comparación entre signos mixtos y sig-nos figurativos.

Al comparar un signo mixto con un figurativo, esimportante determinar cuál es el elemento do-


minante en el signo mixto, si el denominativo oel gráfico; si la denominación causa mayor im-pacto, es en la palabra o palabras donde secentra su fuerza distintiva y no podrá generar-se confusión con un signo figurativo, ya que eldistintivo del primero estará en el conjuntopronunciable y el del otro en la imagen y elconcepto que expresa el signo figurativo.

Si se llegare a establecer que el elemento dis-tintivo es el denominativo, puede ocurrir que, enprincipio, no exista riesgo de confusión entrelos dos tipos de signos; si se llegare a estable-cer que el elemento distintivo es el gráfico, elJuez Nacional o la Oficina de Registro Mar-cario, según el caso, deberá realizar el análisisde confundibilidad teniendo en cuenta los doselementos constitutivos de los signos figurati-vos, es decir, el trazo y el concepto, atendien-do a los criterios que el Tribunal ha adoptadorespecto de la comparación entre signos figu-rativos, ya mencionados.

D. PARTÍCULAS DE USO COMÚN.

En el presente caso, resulta pertinente abor-dar el tema de partículas de uso común debidoa que la sociedad Promotora Lab Colombia Pro-labco S.A., en su calidad de tercero interesa-do, señaló que: “La distintividad de cada una delas marcas está determinada por la integraciónde la partícula o raíz KUB con elementos adi-cionales, siendo tal sílaba un término evocativonecesario para que arquitectos y empresariosdel sector de la construcción pueda informar oevocar que sus servicios o productos tienen lacaracterística de estar influenciados en la co-rriente artística o arquitectónica cubista”.

Al conformar una marca su creador puede ha-cer uso de una gran cantidad de elementos ta-les como: prefijos o sufijos de uso común, quepor ser tales no pueden ser monopolizados porpersona alguna, por lo que su titular no estáfacultado por la ley para oponerse a que otroslos utilicen en el diseño de signos marcarios,siempre que el nuevo signo tenga suficientecalidad distintiva, a fin de no generar la posibili-dad de confusión.

Las partículas de uso común que formen partede una marca no deben ser tenidas en cuenta alrealizar el examen comparativo de los signos,ésta es una excepción al principio doctrinario deque el cotejo de las marcas se debe realizar

atendiendo a una simple visión de conjunto delos signos que se enfrentan, donde el todo pre-valece sobre sus componentes. Es importanterecalcar que la distintividad debe buscarse en elelemento diferente que integra el signo y en lacondición de signo de fantasía que logre mos-trar el conjunto marcario.

La exclusividad del uso, que confiere el dere-cho obtenido a través del registro de marcas,descarta que partículas, prefijos o sufijos co-munes, necesarios o usuales que pertenecen aldominio público, puedan ser utilizados única-mente por un titular marcario, porque al seresos vocablos usuales, no se puede impedirque el público en general los siga utilizando,hacerlo constituirá el monopolio del uso de par-tículas necesarias en beneficio de unos pocos.

Deberá atenderse dicho criterio no sólo en mar-cas que estén destinadas a proteger productosfarmacéuticos, sino en marcas cualesquieraque sean los productos o servicios destinadosa proteger.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaen una de sus sentencias ha recogido importan-tes criterios doctrinarios sobre el tema y haexpresado lo siguiente:

‘La presencia de una locución genérica nomonopolizable resta fuerza al conjunto enque aparece; nadie, en efecto, puede mono-polizar una raíz genérica, debiendo tolerarque otras marcas la incluyan, aunque po-drán exigir que las desinencias y otros com-ponentes del conjunto marcario sirvan pa-ra distinguirlo claramente del otro’. (Bertone,Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas,Guillermo: ‘Derecho de Marcas’, tomo II, pp.78-79). Asimismo, el texto citado agregaque, no obstante su distintividad, el signopuede haberse tornado banal ‘por el crecidonúmero de registros marcarios que lo contie-nen; no se trata de una cualidad intrínsecadel signo, sino de su posición relativa en eseuniverso de signos que constituye el Regis-tro (...).

Otamendi ha señalado que ‘una partícula deuso común no puede impedir su inclusión enmarcas de terceros, y fundar en esa sola cir-cunstancia la existencia de confundibilidad, yaque entonces se estaría otorgando al oponenteun privilegio inusitado sobre una raíz de uso


general o necesario. El titular de una marca conun elemento de uso común sabe que tendrá quecoexistir con las marcas anteriores, y con lasque se han de solicitar en el futuro (...) estonecesariamente tendrá efectos sobre el criterioque se aplique en el cotejo. Y por ello se hadicho que esos elementos de uso común sonmarcariamente débiles y que los cotejos entremarcas que los contengan deben ser efectua-dos con criterio benevolente’. (Otamendi, Jorge:‘Derecho de Marcas’, cuarta edición. Editadopor Lexis Nexis Abeledo Perrot. Buenos Aires-2002, pp. 191 y 192). (Proceso 39-IP-2003, Mar-ca: “& mixta”, publicado en la Gaceta Oficial Nº965, de 8 de agosto del 2003)”.

E. MARCAS EVOCATIVAS.

En el presente caso, resulta pertinente tratar eltema de las “marcas evocativas” ya que la so-ciedad Promotora Lab Colombia Prolabco S.A.,en su calidad de tercero interesado, señaló que:“la partícula o raíz KUB con elementos adiciona-les, es un término evocativo necesario para quearquitectos y empresarios del sector de la cons-trucción pueda informar o evocar que sus servi-cios o productos tienen la característica de es-tar influenciados en la corriente artística o ar-quitectónica cubista”.

Los signos evocativos sugieren en el consumi-dor o en el usuario ciertas características, cua-lidades o efectos del producto o servicio, exi-giéndole hacer uso de la imaginación y del en-tendimiento para relacionar aquel signo con esteobjeto.

El Tribunal ha señalado, a este respecto, que‘Las marcas evocativas o sugestivas no hacenrelación directa e inmediata a una característicao cualidad del producto como sucede en lasmarcas descriptivas. El consumidor para llegara comprender qué productos o servicios com-prende la marca debe utilizar su imaginación,es decir, un proceso deductivo entre la marca osigno y el producto o servicio’.

Se consideran signos evocativos los que po-seen la capacidad de transmitir a la mente unaimagen o una idea sobre el producto, a travésde llevar a cabo un desarrollo de la imaginaciónque conduzca a la configuración en la mente delconsumidor del producto amparado por el dis-tintivo.

Así pues, el signo evocativo, a diferencia deldescriptivo, cumple la función distintiva de lamarca y, por tanto, es registrable.

No existe un límite exacto para diferenciar lossignos descriptivos de los evocativos y, por tan-to, corresponderá también a la autoridad nacio-nal en cada caso establecer, al examinar lasolicitud de registro, si ella se refiere a uno o aotro tipo.

En este mismo sentido, ha expresado este Tri-bunal que:

‘Las marcas evocativas son consideradas co-mo marcas débiles por cuanto cualquier per-sona tiene el derecho de evocar en sus mar-cas las propiedades o características de losproductos o de los servicios que van a serdistinguidos con aquellas, lo que supone quesu titular deba aceptar o no pueda impedirque otras marcas evoquen igualmente lasmismas propiedades o características de sumarca. Cabe además recalcar que este tipode marca es sin embargo registrable, no asílas denominaciones genéricas, que son irre-gistrables para precaver que expresiones deuso común o generalizado puedan ser regis-tradas para asignarlas como denominaciónexclusiva de un producto o de un determina-do servicio’.

F. CONEXIÓN COMPETITIVA.

En el presente caso, se solicitó el registro delsigno KUBIC (mixto) de la Clase 37 y KUBOCONSTRUCTORES S.A. se opuso a dicho re-gistro en base a que es titular de: KUBO (mix-ta) en las Clases 36 y 37, nombre comercialKUBO CONSTRUCTORES (mixta) en las Cla-ses 35, 36 y 37, KUBO (denominativa) en lasClase 36 y 37; y, de una marca figurativa en lasClases 36 y 37.

Al respecto, se deberá analizar la conexión com-petitiva existente entre los servicios a que serefieren los signos en conflicto, sobre la base delos siguientes factores de análisis:

a) La inclusión de los productos en unamisma clase del nomenclátor: Esta re-gla tiene especial interés cuando se limitael registro a uno o varios de los productosde una clase del nomenclátor, perdiendosu valor al producirse el registro para toda


la clase. En el caso de la limitación, laprueba para demostrar que los productosque constan en dicha clase no son simila-res o no guardan similitud para impedir elregistro, corresponde a quien lo alega.

b) Canales de comercialización: Hay luga-res de comercialización o expendio de pro-ductos que influyen escasamente para quepueda producirse su conexión competitiva,como sería el caso de las grandes cade-nas o tiendas o supermercados en loscuales se distribuye toda clase de bienesy pasa desapercibido para el consumidorla similitud de un producto con otro. Encambio, se daría tal conexión competitiva,en tiendas o almacenes especializados enla venta de determinados bienes. Igualconfusión se daría en pequeños sitios deexpendio donde marcas similares puedenser confundidas cuando los productos guar-dan también una aparente similitud.

b) Similares medios de publicidad: Los me-dios de omercialización o distribución tie-nen relación con los medios de difusión delos productos. Si los mismos productos sedifunden por la publicidad general –radio,televisión y prensa-, presumiblemente sepresentaría una conexión competitiva, olos productos serían competitivamenteconexos. Por otro lado, si la difusión esrestringida por medio de revistas especia-lizadas, comunicación directa, boletines,mensajes telefónicos, etc., la conexión com-petitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre produc-tos: Cierta relación entre los productospuede crear una conexión competitiva. Enefecto, no es lo mismo vender en una mis-ma tienda cocinas y refrigeradoras, quevender en otra helados y muebles; en con-secuencia, esa relación entre los produc-tos comercializados también influye en laasociación que el consumidor haga delorigen empresarial de los productos rela-cionados, lo que eventualmente puede lle-varlo a confusión en caso de que esa simi-litud sea tal que el consumidor medio dedichos productos asuma que provienen deun mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de pro-ductos: Los productos que comúnmente

se puedan utilizar conjuntamente (por ejem-plo: puerta y chapa) pueden dar lugar aconfusión respecto al origen empresarial,ya que el público consumidor supondríaque los dos productos son del mismo em-presario. La complementariedad entre losproductos debe entenderse en forma di-recta, es decir, que el uso de un productopuede suponer el uso necesario del otro, oque sin un producto no puede utilizarse elotro o su utilización no sería la de suúltima finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese aque puedan encontrarse en diferentes cla-ses y cumplir distintas funciones o finali-dades, si tienen similares características,existe la posibilidad de que se origine elriesgo de confusión al estar identificadospor marcas también similares o idénticas(por ejemplo: medias de deporte y mediasde vestir).”(Proceso N° 114-IP-2003 de 19de noviembre del 2003. Marca: “EBEL”,publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, de14 de enero de 2004).

También deberá considerarse la clase de con-sumidor o usuario y su grado de atención almomento de diferenciar, identificar y seleccio-nar el producto o servicio deseado. Esto a suvez se encuentra relacionado con el grado deatención que presta la persona al momento derealizar su elección, lo que dependerá del tipode consumidor, a saber, conforme a la doctrina:a) profesional o experto, b) elitista y experimen-tado, c) el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, en principio, “el consumi-dor al que debe tenerse en cuenta para estable-cer el posible riesgo de confusión entre dosmarcas, es el llamado consumidor medio o seael consumidor común y corriente de determina-da clase de productos (o servicios), en quiendebe suponerse un conocimiento y una capaci-dad de percepción corriente (…)” (Proceso 09-IP-94, caso: “DIDA”, publicado en la GacetaOficial Nº 180, de 10 de mayo de 1995).

G. COEXISTENCIA MARCARIA DE HECHO.

En el presente caso, la sociedad Promotora LabColombia S.A. ha señalado que “Actualmentecoexisten armónicamente en el registro de pro-piedad industrial las siguientes marcas evoca-


tivas inclusivas de la partícula KUB o CUB”. Portanto, agrega que los signos confrontados hancoexistido pacíficamente en el mercado desdeel año 2004.

Cuando en un mismo mercado, dos o más per-sonas están en capacidad o pretenden utilizarsignos similares o idénticos para designar pro-ductos o servicios idénticos o de la misma natu-raleza o finalidad, se genera el aludido ‘riesgode confusión’ al colocar a los consumidores enincapacidad de distinguir el origen empresarialde los bienes y servicios. Sin embargo, existeun fenómeno denominado ‘LA COEXISTENCIADE SIGNOS’, consistente en que los signos endisputa, pese a que identifican productos simi-lares o idénticos, han estado presentes en elmercado.

Al respecto, el Tribunal estima que tal ‘coexis-tencia de hecho’ no genera derechos en rela-ción con el registro de una marca, así comotampoco es una prueba irrefutable de la inexis-tencia de riesgo de confusión, ni convierte eninnecesario el análisis de registrabilidad, reite-rando, en consecuencia, la jurisprudencia sen-tada de la siguiente manera:

‘La coexistencia de hecho no genera dere-chos, ni tiene relevancia jurídica en la direc-ción de inhibir el estudio de registrabilidad, nide hacer inaplicables los análisis del exami-nador acerca de la confundibilidad’. (Proceso15-IP-2003. Marca: T MOBIL (DEUTSCHETELEKOM AG), Interpretación Prejudicial del12 de marzo del 2003).

H. EL NOMBRE COMERCIAL. LA PRUEBA YSU USO.

En el presente caso, la demandante KUBO CONS-TRUCTORES S.A. es titular del nombre comer-cial KUBO CONSTRUCTORES (mixta) en lasclases 35, 36 y 37. Por ello corresponde anali-zar el tema de nombre comercial.

De acuerdo al artículo 190, se entiende pornombre comercial al signo que identifica a unaactividad económica, a una empresa o a unestablecimiento mercantil. Indica, además, quelo puede constituir, entre otros, su denomina-ción social, razón social u otra designacióninscrita en un registro de personas o socieda-des mercantiles.

En consecuencia, el nombre comercial identifi-ca a una persona natural o jurídica en el ejerci-cio de su actividad económica, dentro del girocomercial o industrial, y la distingue o diferenciade otras idénticas o semejantes en el mismoramo.

Dentro del Proceso 118-IP-2011, este Tribunalha manifestado que en cuanto al nombre comer-cial, ‘se entiende por nombre comercial al ele-mento identificador que permite a su titular dis-tinguir o diferenciar un negocio o actividad co-mercial, de otros idénticos o similares que de-sarrollan sus competidores; el signo que consti-tuye un nombre comercial puede coincidir conla denominación o razón social de la empresa’.

• El ámbito de protección del nombre co-mercial.

El artículo 136, literal b), junto con las disposi-ciones contenidas en el título X de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina,conforman el conjunto normativo que regula eldepósito y la protección del nombre comercial.

El artículo 190 de la Decisión 486 define elnombre comercial y delimita su concepto, demanera que se pueden extraer las siguientesconclusiones: El objetivo del nombre comerciales diferenciar la actividad empresarial de uncomerciante determinado.

Un comerciante puede utilizar más de un nom-bre comercial, es decir, identificar sus diferen-tes actividades empresariales con diversos nom-bres comerciales. El nombre comercial es inde-pendiente de la razón social de la persona jurí-dica, pudiendo coincidir con ella; es decir, uncomerciante puede tener una razón social y unnombre comercial idéntico a ésta, o tener unarazón social y uno o muchos nombres comer-ciales diferentes de ella.

El nombre comercial puede ser múltiple, mien-tras que la razón o denominación social esúnica; es decir, un comerciante puede tenermuchos nombres comerciales, pero sólo unarazón social.

• Momento a partir del cual se genera laprotección del nombre comercial.

Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 es-tablecen el sistema de protección del nombre


comercial. De conformidad con estas normas,la protección del nombre comercial goza de lassiguientes características:

a. El derecho sobre el nombre comercial segenera con su uso. Lo anterior quiere decirque el depósito del nombre comercial no esconstitutivo de derechos sobre el mismo. Elregistro de un nombre comercial puede sersimplemente un indicio del uso, pero no ac-túa como una prueba total del mismo.

b. De conformidad con lo anterior, quien aleguederechos sobre un nombre comercial deberáprobar su uso real, efectivo y constante. ElTribunal ha determinado qué se entiende porel uso real y efectivo de un nombre comercial,así como los parámetros de su prueba, de lasiguiente manera:

“El Tribunal se ha pronunciado, sobre laprotección del nombre comercial que cabederivar de su uso previo, en los términossiguientes: Por tanto, la obligación de acre-ditar un uso efectivo del nombre comer-cial, se sustenta en la necesidad de funda-mentar la existencia y el derecho de pro-tección del nombre en algún hecho con-creto, sin el cual no existiría ninguna segu-ridad jurídica para los competidores (…) demanera que la protección otorgada al nom-bre comercial se encuentra supeditada asu uso real y efectivo con relación al esta-blecimiento o a la actividad económicaque distinga, ya que es el uso lo que per-mite que se consolide como tal y manten-ga su derecho de exclusiva. Cabe precisaradicionalmente que el hecho de que unnombre comercial se encuentre registradono lo libera de la exigencia de uso paramantener su vigencia (…) las pruebas diri-gidas a demostrar el uso del nombre co-mercial deben servir para acreditar la iden-tificación efectiva de dicho nombre con lasactividades económicas para las cualesse pretende el registro.” (Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayode 2000, publicada en Gaceta Oficial delAcuerdo de Cartagena N° 581, de 12 dejulio de 2000).

c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo yconstante de un nombre comercial con ante-rioridad a la solicitud de registro de un signoidéntico o similar, podrá oponerse a la misma

si dicho signo puede causar riesgo de confu-sión y/o de asociación en el público consu-midor.

d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivode un nombre comercial con anterioridad aluso de un signo idéntico o similar, podráoponerse a dicho uso si éste puede causarriesgo de confusión o de asociación.

A diferencia de lo que sucede con el sistemaatributivo del registro marcario, donde el dere-cho surge del registro, el de protección delnombre comercial se basa en un sistema de-clarativo de derechos. Es decir, el derecho so-bre el nombre comercial no se adquiere por lainscripción o depósito, sino con su primer uso.Además, para que subsista el derecho, dichouso debe ser real, efectivo y constante.

Un nombre comercial registrado de una maneray usado de otra, no generaría ninguna clase dederecho. Es decir, el nombre comercial registra-do debe ser el mismo real y efectivamente usa-do en el mercado, ya que de lo contrario nocabría ningún derecho sobre el primero. Lo ante-rior, por cuanto dicho signo, aunque registrado,no tendría relación con el público consumidor.

La función de un sistema de registro de nom-bres comerciales es, por un lado, informativo enrelación con el público consumidor y, por otro,una herramienta para que la Oficina de RegistroMarcario haga su análisis de registrabilidad deoficio e integral. Lo anterior quiere decir, que deexistir un sistema de registro de nombres co-merciales, la Oficina de Registro Marcario alrealizar el respectivo análisis de registrabilidad,deberá tener en cuenta los nombres comercia-les registrados.

En tal sentido, el uso del nombre comercialpodrá demostrarse mediante facturas comercia-les, documentos contables, o certificaciones deauditoría que demuestren la regularidad y lacantidad de la comercialización de los serviciosidentificados con el nombre comercial, entreotros.

Asimismo, constituirán uso de un signo en elcomercio, los siguientes actos, entre otros: in-troducir en el comercio, vender, ofrecer en ventao distribuir productos o servicios con ese signo;importar, exportar, almacenar o transportar pro-ductos con ese signo; o, emplear el signo en


publicidad, publicaciones, documentos comer-ciales o comunicaciones escritas u orales, in-dependientemente del medio de comunicaciónempleado y sin perjuicio de las normas sobrepublicidad que fuesen aplicables.

La legislación comunitaria, de acuerdo a lo pre-visto en el literal b) del artículo 136 de la Deci-sión 486, protege al nombre, a un rótulo o ense-ña comercial, prohibiendo el registro de marcasque sean idénticas o se les asemejen por laposibilidad de inducir al público consumidor aerror.

Esta causal de irregistrabilidad está destinada aevitar imitaciones o usurpación de nombres oenseñas comerciales, facultando a quien uti-lice o posea un nombre o enseña comercialprotegidos a oponerse al registro de un signoconfundible determinado.

Conforme a la disposición establecida en elartículo 191 de la Decisión 486: “el derecho ex-clusivo sobre un nombre comercial se adquierepor su primer uso en el comercio y terminacuando cesa el uso del nombre o cesan lasactividades de la empresa o del establecimien-to que lo usa; sin embargo, si la utilización per-sonal, continua, real, efectiva y pública delnombre comercial ha sido posterior a la conce-sión de los derechos marcarios, éstos tendránprevalencia sobre el uso del nombre comer-cial”.

Quien alegue el uso anterior del nombre comer-cial deberá probar por los medios procesales alalcance de la justicia nacional, ya sea dentro dela etapa administrativa o en el ámbito jurisdic-cional que el nombre ha venido siendo utilizadocon anterioridad. La simple alegación del uso nohabilita al poseedor del nombre comercial parahacer prevalecer sus derechos. La facilidad dedeterminar el uso puede provenir de un sistemade registro o de depósito que sin ser esencialespara la protección, proporcionan por lo menosun principio de prueba en favor del usuario.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse comomarca si reúne los requisitos dedistintividad y susceptibilidad de

representación gráfica y, además,si el signo no está incurso en nin-guna de las causales de irregis-trabilidad señaladas en los artícu-los 135 y 136 de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad Andi-na. La distintividad del signo presu-pone su perceptibilidad por cual-quiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entredos signos distintivos, la autoridadnacional que corresponda deberáproceder al cotejo de los signos enconflicto, para luego determinar siexiste o no riesgo de confusión y/ode asociación, acorde con las re-glas establecidas en la presenteprovidencia. Se debe tener en cuen-ta que basta con la posibilidad deriesgo de confusión y/o asociaciónpara que opere la prohibición de re-gistro.

TERCERO: Cuando el Juez Consultante rea-lice el examen de registrabilidadentre signos denominativos y mix-tos, deberá identificar cuál de loselementos, el denominativo o elgráfico prevalece y tiene mayor in-fluencia en la mente del consumi-dor. En el caso de que en uno delos signos prevalezca el elementográfico y en el otro el denominativoo viceversa, en principio, no habráriesgo de confusión. Caso contra-rio deberá procederse al cotejo en-tre signos denominativos.

Si el elemento preponderante delsigno mixto es el denominativo, sedeberá hacer el cotejo de conformi-dad con los parámetros para la com-paración entre signos denominati-vos.

En el cotejo de signos mixtos, si elelemento determinante es el de-nominativo y en el otro el gráfico,en principio, no habría riesgo deconfusión. Si por el contrario, enambos signos mixtos el elementodeterminante resulta ser el gráfi-co, el cotejo habrá que hacerse apar-tir de los rasgos, dibujos e imá-


genes de cada uno de ellos, o delconcepto que evoca en cada casoeste elemento.

Al comparar un signo mixto con unfigurativo, es importante determinarcuál es el elemento dominante enel signo mixto, si el denominativo oel gráfico; si la denominación cau-sa mayor impacto, es en la palabrao palabras donde se centra su fuer-za distintiva y no podrá generarseconfusión con un signo figurativo,ya que el distintivo del primero es-tará en el conjunto pronunciable yel del otro en la imagen y el concep-to que expresa el signo figurativo.

Si se llegare a establecer que elelemento distintivo es el denomina-tivo, puede ocurrir que, en princi-pio, no exista riesgo de confusiónentre los dos tipos de signos; si sellegare a establecer que el elemen-to distintivo es el gráfico, el JuezNacional o la Oficina de RegistroMarcario, según el caso, deberárealizar el análisis de confundibili-dad teniendo en cuenta los dos ele-mentos constitutivos de los signosfigurativos, es decir, el trazo y elconcepto, atendiendo a los crite-rios que el Tribunal ha adoptadorespecto de la comparación entresignos figurativos, ya mencionados.

CUARTO: La exclusividad del uso, que confie-re el derecho obtenido a través delregistro de marcas, descarta quepartículas, prefijos o sufijos comu-nes, necesarios o usuales que per-tenecen al dominio público, puedanser utilizados únicamente por un ti-tular marcario, porque al ser esosvocablos usuales, no se puede im-pedir que el público en general lossiga utilizando, hacerlo constituiráel monopolio del uso de partículasnecesarias en beneficio de unospocos.

Deberá atenderse dicho criterio nosólo en marcas que estén destina-das a proteger productos farma-céuticos, sino en marcas cuales-

quiera que sean los productos oservicios destinados a proteger.

QUINTO: Las marcas evocativas son consi-deradas como marcas débiles porcuanto cualquier persona tiene elderecho de evocar en sus marcaslas propiedades o característicasde los productos o de los serviciosque van a ser distinguidos con aque-llas, lo que supone que su titulardeba aceptar o no pueda impedirque otras marcas evoquen igual-mente las mismas propiedades ocaracterísticas de su marca. Estetipo de marca es sin embargoregistrable, no así las denomina-ciones genéricas, que son irregis-trables para precaver que expresio-nes de uso común o generalizadopuedan ser registradas para asig-narlas como denominación exclusi-va de un producto o de un determi-nado servicio.

SEXTO: El Juez Consultante deberá consi-derar también los criterios que per-miten establecer la posible cone-xión competitiva existente entre lossignos en conflicto. Deberá tenerseen cuenta que, en principio, de noexistir conexión competitiva entreservicios, la similitud de los signosno impediría el registro de la mar-ca.

SÉPTIMO: La “coexistencia de hecho” no ge-nera derechos en relación con elregistro de una marca, así comotampoco es una prueba irrefutablede la inexistencia de riesgo de con-fusión, ni convierte en innecesarioel análisis de registrabilidad.

OCTAVO: El derecho exclusivo sobre un nom-bre comercial se adquiere por suprimer uso en el comercio y termi-na cuando cesa el uso del nombreo cesan las actividades de la em-presa o del establecimiento que lousa; sin embargo, ‘si la utilizaciónpersonal, continua, real, efectiva ypública del nombre comercial hasido posterior a la concesión de losderechos marcarios, éstos tendrán


PROCESO 96-IP-2012

Interpretación prejudicial del artículo 15 de la Decisión 416 de la Comisión de laComunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala deDerecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia

de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 2 y12 de la misma Decisión. Actor: Sociedad PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A.,

PETROPERÚ S.A. Asunto: “CONTROL DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN DEMERCANCÍAS”. Expediente Interno N° 1094-2011.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a lostres (3) días del mes de octubre del año dos mildoce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicialformulada por la Sala de Derecho Constitucionaly Social Permanente de la Corte Suprema deJusticia de la República del Perú.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicialy de sus anexos se desprende que las exigen-cias contempladas en el artículo 33 del Tratadode Creación del Tribunal y los requisitos previs-tos en el artículo 125 de su Estatuto fueroncumplidos, por lo que su admisión a trámite fue

considerada procedente por auto de veintisiete(27) de agosto de 2012.

1. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción adjuntada, estima procedente destacar, co-mo antecedentes del proceso interno que diolugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1.1. Las partes

La parte demandante es: la sociedad PETRÓ-LEOS DEL PERÚ S.A., PETROPERÚ S.A.

La parte demandada la constituyen: Superin-tendencia Nacional de Administración Tributa-ria, SUNAT y Procurador Público del Ministerio

prevalencia sobre el uso del nom-bre comercial’.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante alemitir el fallo en el proceso interno deberá adop-tar la presente interpretación. Asimismo, debe-rá dar cumplimiento a las prescripciones conte-nidas en el párrafo tercero del artículo 128 delEstatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante co-pia certificada y remítase copia a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina, para su publi-cación en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena.

José Vicente Troya JaramilloPRESIDENTE

Ricardo Vigil ToledoMAGISTRADO

Leonor Perdomo PerdomoMAGISTRADA

Carlos Jaime Villarroel FerrerMAGISTRADO

Gustavo García BritoSECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-pia del original que reposa en el expediente deesta Secretaría. CERTIFICO.-



de Economía y Finanzas de la República delPerú.

1.2. Actos demandados

La sociedad PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A.,PETROPERÚ S.A. solicita que se declare lanulidad de la siguiente Resolución del TribunalFiscal:

- Nº 03983-A-2006 de 21 de julio de 2006, lacual resolvió confirmar las Resoluciones Je-faturales de División Nos. 118 3D1300/2005-001215, 118 3D1300/2005-001240, 118-3D1300/2005-001256 y 118 3D1300/2005-001214 emi-tidas el 5 y 6 de septiembre de 2005, a travésde las cuales se declaran IMPROCEDENTESlos recursos de reclamación presentados so-bre impugnación de derechos y en conse-cuencia se dispuso la ejecución de las Ga-rantías Nominales correspondientes presen-tadas por PETROPERÚ S.A.

1.3. Hechos relevantes

Entre los principales hechos considerados re-levantes en esta causa se encuentran los si-guientes:

a) Los hechos:

- La sociedad PETROPERÚ S.A. mediante lasDeclaraciones Únicas de Aduanas DUA Nº118-2004-10-156315-01-5-00, 118-2003-10-093533-01-9-00, 118-2003-10-078449-01-0-00y 2004-10-157024-01-5-00, solicitó la nacio-nalización de mercancías (Diesel 2 y AceiteCrudo de Petróleo), procedentes de Vene-zuela y Ecuador, encontrándose dichas mer-cancías en la lista de bienes incluidos en laDecisión 414 de la Comisión de la Comuni-dad Andina.

- La mencionada sociedad solicitó la aplica-ción de trato preferencial correspondiente alas mercancías importadas procedentes deVenezuela y Ecuador, para lo cual y debido aque al momento del despacho de importaciónaún no se contaba con el Certificado de Ori-gen para acreditar ante la Aduana Marítimadel Callao-SUNAT el origen y la procedenciavenezolana y ecuatoriana de las mercancías,presentó, conforme a lo establecido en laDecisión 416 de la Comisión de la CAN y elartículo 26 de la Ley General de Aduanas,

unas Garantías Nominales que respaldabanla aplicación de dicho trato preferencial.

- Según la actora, debido a la demora en laexpedición y/o entrega de los correspondien-tes Certificados de Origen por parte de lasautoridades venezolanas y ecuatorianas comodel proveedor de la mercancía importada, és-tos finalmente fueron presentados fuera delplazo de los quince días calendario dispuestoen la Decisión 416.

- A través de Resoluciones Jefaturales de Di-visión Nos. 118-3D1300/2005-001215, 118-3D1300/2005-001240, 118-3D1300/2005-001256y 118-ED1300/2005-001214 de fecha 5 y 6 deseptiembre de 2005, se decidió declarar IM-PROCEDENTE la Impugnación de Tributosinterpuesta por PETROPERÚ S.A., al no ha-berse presentado oportunamente a la Admi-nistración Tributario Aduanera, los Certifica-dos de Origen.

- El 22 de septiembre de 2005, la demandantepresenta recurso de apelación en contra delas resoluciones mencionadas.

- El 21 de julio de 2006, el Tribunal Fiscal me-diante Resolución No. 03983-A-2006 resol-vió confirmar las resoluciones mencionadas;y, en consecuencia, denegar la aplicación dela preferencia arancelaria solicitada aducien-do que los Certificados de Origen fueron pre-sentados fuera del plazo dispuesto por la nor-ma comunitaria, quitándole mérito a la solici-tud de suspensión del plazo presentada yfacultando a la Aduana Marítima del Callao –SUNAT a ejecutar las respectivas GarantíasNominales para cobrarse el monto de lostributos supuestamente dejados de pagar máslos correspondientes intereses moratorios cal-culados a la fecha de pago.

- El 22 de septiembre de 2006, el TribunalFiscal mediante la Resolución No. 05148-A-2006, precisa el alcance de su pronuncia-miento contenido en la Resolución No. 03983-A-2006.

- La sociedad PETROPERÚ S.A. presentó de-manda contencioso administrativa en con-tra de la Resolución mencionada.

- El 30 de enero de 2008, el Ministerio Público,Séptima Fiscalía Superior Especializada en


lo Civil de Lima, emitió el DICTAMEN Nº 42-2008-MP-FN-7FSECL, el cual es de la opi-nión que se declare infundada la demanda.

- El 30 de junio de 2008, la Segunda Sala Con-tencioso Administrativo expidió la Resolu-ción No. 15 a través de la cual declaró FUN-DADA la demanda contencioso administra-tiva interpuesta por la sociedad PETROPE-RÚ S.A.

- El 18 de septiembre de 2008, la Superinten-dencia Nacional de Administración Tributaria– SUNAT- interpuso recurso de apelación encontra de la sentencia de 30 de junio de2008.

- El 22 de septiembre de 2008, el ProcuradorAdjunto a cargo de los asuntos judiciales delMinisterio de Economía y Finanzas interpusorecurso de apelación en contra de la senten-cia de 30 de junio de 2008.

- El 14 de enero de 2010, el Ministerio Públi-co, Fiscalía Suprema en lo Civil, emitió elDICTAMEN Nº 075-2010-MP-FN-FSC, el cuales de la opinión que se revoque la sentenciarecurrida que declaró fundada la demanda; y,en consecuencia, se la declare infundada.

- El 27 de septiembre de 2010, la Corte Supre-ma de Justicia de la República, Sala CivilTransitoria, emitió la Resolución por mediode la cual confirmó la sentencia apelada.

- La Superintendencia Nacional de Administra-ción Tributaria – SUNAT- interpuso recursode casación en contra de la sentencia de 27de septiembre de 2010.

- El 9 de diciembre de 2010, la ProcuradoraPública a cargo de los asuntos judiciales delMinisterio de Economía y Finanzas interpusorecurso de casación en contra de la senten-cia de 27 de septiembre de 2010.

- El 7 de noviembre de 2011, la Sala de Dere-cho Constitucional y Social Permanente dela Corte Suprema de Justicia de la Repúblicadel Perú expidió el Auto Calificatorio del Re-curso de Casación Nº 1094-2011 - LIMA através del cual declaró procedente el recursode casación interpuesto y mandó remitir co-pias certificadas de los actuados al Tribunalde Justicia de la Comunidad Andina.

- El 30 de mayo de 2012, la Presidenta (e) dela Sala de Derecho Constitucional y SocialPermanente de la Corte Suprema de Justiciade la República del Perú, a través del OficioNo. 013-2012-SCS-CS, solicita la interpreta-ción prejudicial del artículo 15 de la Decisión416 de la Comisión de la Comunidad Andina.

b) Fundamentos de derecho contenidos enla demanda

La sociedad PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A.,PETROPERÚ, en su escrito de demanda expre-sa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- “(…) la Intendencia de la Aduana Marítimadel Callao señala que los Certificados deOrigen Nº 000567 (…), Nº 139068 (…) y Nº139053 (…), presentados por mi Represen-tada para acreditar la preferencia arancelariade la CAN, no pueden ser considerados nitomados en cuenta por haberse excedido elplazo señalado en el artículo 15 de la Deci-sión 416, pese que el Certificado antes referi-do fue presentado dentro de su plazo devigencia conforme a lo dispuesto en el nume-ral 13 del Procedimiento INTA-PE.01.11, ver-sión 2 (…)”.

- “El tema de discusión en la fase administrati-va se centró en el cumplimiento o no del re-quisito de origen en la importación realizadabajo la modalidad de Despacho Urgente delas mercancías (combustibles) originarias yprocedentes de Venezuela y Ecuador, consi-derando que dichos documentos fueron pre-sentados fuera del plazo contemplado por lanorma comunitaria”, en otras palabras, “si lecorrespondía a PETROPERÚ S.A. gozar o nodel beneficio de la desgravación arancelariarespecto de las mercancías originarias deuno de los países miembros de la CAN, cuyoorigen, si bien no fue discutido por la AduanaMarítima del Callao ni por el Tribunal Fiscal,no bastó para evitar que en atención al in-cumplimiento de un requisito formal (presen-tación del Certificado de Origen dentro delplazo establecido) se dictamine la no aplica-ción de la preferencia arancelaria aplicableen el marco de la CAN”.

- Para acreditar que una mercancía es origina-ria de un País Miembro de la CAN se debepresentar el Certificado de Origen al momen-to del Despacho, sin embargo “las normas


comunitarias no invalidan el derecho a solici-tar la aplicación de la preferencia arancelaria,una vez se haya acreditado el cumplimientode los siguientes requisitos: a) Negociación(…) b) Expedición Directa (…) c) El origen(…). Estos tres requisitos son los únicosexigidos por la normatividad internacional co-munitaria (…)”.

- La norma aplicable al caso es la Decisión416 que dispone que “El origen de las mer-cancías se demuestra con la presentacióndel correspondiente Certificado de Origen vi-gente a la fecha de numeración de la Decla-ración de Importación (…)”. Cita los artículos12 y 15 de la mencionada Decisión.

- “(…) en ningún momento se ha cuestionadoni el origen de la mercancía ni la autenticidaddel Certificado de Origen, razón por la cualel origen venezolano y ecuatoriano de la mis-ma habría quedado acreditado ante la Adua-na Marítima del Callao y ante el propio Tribu-nal Fiscal, con lo cual, para la AutoridadAdministrativa el único requisito formal quePETROPERÚ S.A. debía cumplir para acre-ditar el origen de las mercancías amparadasen la importación realizada era presentar elCertificado de Origen dentro del plazo esta-blecido”.

- Conforme a lo dispuesto en el artículo 78 delReglamento de la Ley General de Aduanas“el plazo de los trámites, regímenes y opera-ciones aduaneros se suspenderá mientraslas entidades públicas o privadas obligadas,no entreguen al interesado la documentaciónrequerida para el cumplimiento de sus obliga-ciones”.

- Respecto al origen de las mercancías, confundamento en la Decisión 416 “El derechopara gozar de la preferencia arancelaria en elmarco del Programa de Liberación estableci-do por la CAN, se materializaría con el ingre-so al país de mercancías originarias y prove-nientes de un país miembro; y (…). El ejerci-cio de dicho derecho estaría supeditado a lanecesaria presentación del correspondienteCertificado de Origen, el mismo que, confor-me a esta normativa, habría sido concebidocomo el documento que permitiría acreditarante las autoridades aduaneras de los res-pectivos países miembros, que la mercancíaobjeto de importación cumple con el respec-

tivo requisito de origen”. Que el Tribunal Fis-cal así lo ha entendido.

- Considera que “la no presentación oportunadel Certificado de Origen sólo facultaría a laAduana a hacerse cobro de los tributos im-pagos pero no a impedir que el importadorpueda acreditar con posterioridad el origende la mercancía (…) a efectos de poder ejer-citar el derecho que le asiste conforme a lasnormas de la CAN”.

- Respecto al plazo para la presentación delCertificado de Origen dentro de lo dispuestoen la normativa andina “deberían ser aplica-das en armonía con aquellas disposicionesnacionales que sin desnaturalizarlas, ni trans-gredirlas permitan su cabal aplicación ennuestro país de forma tal que se cumpla elobjetivo primordial de dicha normativa comu-nitaria, esto es, el acogimiento a preferen-cias arancelarias respecto a la importaciónde mercancías verdaderamente originarias delos países miembros de la CAN” y que “lasdisposiciones comunitarias no sólo requeri-rían de normas de desarrollo o reglamenta-rias que regulen los flujos operativos y/o pro-cedimientos que permitan su cumplimientoen el territorio peruano (…) sino también denormas nacionales que complementen o de-sarrollen aspectos no contemplados o desa-rrollados expresamente por la norma comuni-taria con la finalidad de permitir que la mismapueda ser aplicada a cabalidad”.

- Sobre el criterio de especialidad tomado encuenta por el Tribunal Fiscal en sentido dedar una aplicación preferente al artículo 15 dela Decisión 416 de la Comisión de la Comi-sión de la Comunidad Andina sobre el artícu-lo 78 del Reglamento de la Ley General deAduanas, considera que “en este caso nocabría la aplicación del criterio de especiali-dad (…) ya que no existiría un conflicto apa-rente de normas basado en una dualidadnormativa (…) sino por el contrario, existiríauna concurrencia normativa no conflictiva (…)entre lo previsto en el Reglamento de la LeyGeneral de Aduanas y el Artículo 15 de laDecisión 416 (…) ambos dispositivos debe-rían ser interpretados de manera complemen-taria y no en forma excluyente (…)”.

- Respecto al sentido y alcance del artículo 15de la Decisión 416 “La interpretación esboza-


da por el Tribunal Fiscal no resultaría correc-ta debido a que, en nuestra opinión, el esta-blecimiento del plazo de 15 días calendariosólo implicaría el otorgamiento de un periodode tiempo a favor del importador para queéste pueda levantar las dudas sobre el origende la mercancía mediante la presentación deldocumento probatorio respectivo”.

- En aplicación del principio de verdad mate-rial la Administración debía analizar los he-chos “demostrando no sólo que las mercan-cías importadas eran efectivamente origina-rias y procedentes de un país miembro de laCAN, sino que, adicionalmente, el retraso enla presentación del certificado de origen sedebió a causas no imputables a PETROPERÚS.A. y no sólo limitarse a verificar el cumpli-miento de aspectos meramente formales que(…) vulnerarían el espíritu del proceso deintegración andino perseguido por la CAN yorientado hacia la liberación total de arance-les en el comercio comunitario”. De esta ma-nera tampoco se respetó el principio de pro-porcionalidad.

c) Contestaciones a la demanda

El Procurador Público a cargo de los asun-tos judiciales del Ministerio de Economía yFinanzas, en su escrito de contestación a lademanda expresa, en lo principal, los siguien-tes argumentos:

- “La materia controvertida deberá girar en tor-no a establecer si procede la devolución detributos que la contribuyente PETROPERÚS.A. considera haber pagado en exceso enlas DUAS cuestionadas, para lo cual deberáestablecerse si corresponde que dichas im-portaciones se debieron acoger a los benefi-cios arancelarios previstos en el Programade Liberación de la Comunidad Andina (…)”.

- Sobre la afirmación de la demandante dehaber cumplido con presentar el certificadode origen de las mercancías dentro del plazo,no ocurrió, pues el Tribunal Fiscal ya reiteró“que para el debido otorgamiento de los be-neficios provenientes de negociaciones co-merciales internacionales que impliquen unadesgravación arancelaria, la legislación in-ternacional y/o comunitaria exige en cadacaso el cumplimiento de los requisitos deORIGEN, NEGOCIACIÓN Y EXPEDICIÓN DI-

RECTA (…) A tal efecto, en cumplimiento delas normas, se comprobó QUE DICHAS MER-CANCÍAS NO CUMPLÍAN CON EL REQISI-TO DE ORIGEN, por tanto el Tribunal Fiscalha resuelto correctamente al señalar que NOPROCEDE LA APLICACIÓN DE LOS BENE-FICIOS ARANCELARIOS A LA IMPORTA-CIÓN DE ‘COMBUSTIBLES DIESEL 2 Y ACEI-TE CRUDO DE PETRÓLEO’, realizada por lademandante”.

- Respecto a las interpretaciones sobre la emi-sión y la presentación del Certificado de Ori-gen “(…) la demandante a efectos de probarque la mercancía en cuestión es originaria deEcuador y Venezuela, presento (sic) ante laAdministración Aduanera los Certificados deOrigen mencionados pero con posterioridad ala numeración de las DUAS. Asimismo, me-diante Resolución del Tribunal Fiscal Nº 3310-A-2006, la cual constituye jurisprudencia deobservancia obligatoria se estableció que ‘Silas mercancías son originarias y procedentesde un país miembro de la CAN, que el Certi-ficado de Origen se presente hasta el déci-mo quinto día calendario’ (…) computadodesde la fecha de despacho a consumo olevante de la mercancía y en otro dentro dedicho plazo, pero en todos los casos los re-feridos certificados de origen fueron presen-tados ante la administración aduanera fueradel plazo mencionado incumpliéndose así loprevisto en el artículo 15º de la Decisión 416de la CAN”.

- “Es el demandante quien se equivoca al sos-tener argumentos subjetivos tales como que‘el plazo de 15 días otorgado por la norma esmuy corto’, puesto que la presentación delcertificado de origen es un requisito de pro-cedibilidad para acceder a este beneficio,por tanto al presentar este requisito extem-poráneamente, es que perdió su derecho agozar de este beneficio, en este sentido, tan-to la Administración como el Tribunal Fiscalhan resuelto de acuerdo a Ley”.

- Sobre la suspensión del plazo para presentarel certificado de origen, “en aplicación de loestablecido en el artículo 78º del Reglamen-to de la Ley General de Aduanas (…) SEDEBE INDICAR QUE DE ACUERDO AL CRI-TERIO DE ESPECIALIDAD, NO CORRES-PONDE APLICARLOS, YA QUE ESTOS SONDE ALCANCE GENERAL A TODOS LOS RE-


GÍMENES, OPERACIONES Y TRÁMITESADUANEROS. (…) el artículo 15º de la De-cisión 416 de la Comisión de la ComunidadAndina (…) se refiere de forma específica alplazo para presentar el Certificado de Origenen aquellas importaciones en las que el usua-rio aduanero pretende acogerse a un benefi-cio arancelario previsto en el ordenamientocomunitario, contemplando la posibilidad quedicho plazo se incumpla, por cualquier razón,incluida la demora de la entidad habilitadapara emitirlo estableciendo en dicho caso unplazo adicional de quince días calendario”.

La Superintendencia Nacional de Adminis-tración Tributaria-SUNAT, en su escrito decontestación a la demanda expresa, en lo prin-cipal, los siguientes argumentos:

- Para que se den las preferencias arancela-rias se debe cumplir con los requisitos denegociación, origen y expedición directa, loscuales se deben cumplir de manera concu-rrente. “En el presente caso se cumple con‘negociación’ y ‘expedición directa’, pero no el‘origen’”.

- “(…) en el presente caso (…) el recurrente noha cumplido con acreditar el requisito de ori-gen, el cual solo (sic) se demuestra con lapresentación del Certificado de origen vigen-te a la fecha de numeración de la Declara-ción única de Aduanas y emitido según lasnormas de origen pertinentes, correspondien-do por ello no otorgar el beneficio arancelariosolicitado”.

- Sobre la suspensión del plazo y el argumentode la demandante de que la norma aplicablees el artículo 78 del Reglamento de la LeyGeneral de Aduanas, argumenta que “el Art.15 de la Decisión 416 de la Comunidad An-dina, normativa de carácter comunitario, seencuentra por encima del Art. 78º del DecretoSupremo Nº 121-96-EF, normativa de carác-ter reglamentario, en virtud al ‘Principio deJerarquía de Normas’, consagrado en el Art.51º de la Constitución Política del Perú”.

- Finalmente, dice que no se han violado losprincipios de verdad material y proporcionali-dad.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

Que, de conformidad con la disposición previstaen el artículo 1, literal c), del Tratado de Crea-ción del Tribunal, las normas cuya interpreta-ción se solicita forman parte del ordenamientojurídico de la Comunidad Andina;

Que, al tenor de la disposición señalada en elartículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal,en correspondencia con lo establecido en losartículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunales competente para interpretar por vía prejudiciallas normas que integran el ordenamiento jurídi-co de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fueadmitida a trámite por auto de 27 de agosto de2012.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La Sala de Derecho Constitucional y SocialPermanente de la Corte Suprema de Justicia dela República del Perú ha solicitado la interpreta-ción prejudicial del artículo 15 de la Decisión416 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación del artículo 15 de laDecisión 416 de la Comisión de la ComunidadAndina; y, con fundamento en la potestad quederiva del artículo 34 del Tratado de Creacióndel Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que“el Tribunal deberá limitarse a precisar el conte-nido y alcance de las normas que conforman elordenamiento jurídico de la Comunidad Andina,referidas al caso concreto”, y que al ser estasdisposiciones imperativas, que atribuyen al Tri-bunal Comunitario la facultad de interpretar deoficio las normas del ordenamiento jurídico co-munitario que estime aplicables al caso concre-to, se interpretarán de oficio los artículos 2 y 12de la misma Decisión, en tanto que resultanpertinentes para la resolución del presente caso.

En consecuencia, los textos de las normas aser interpretadas son los siguientes:

DECISIÓN 416

“(…)

Artículo 2.- Para los efectos del Programade Liberación previsto en el Acuerdo de


Cartagena y conforme a lo dispuesto en lapresente Decisión, serán consideradas origi-narias del territorio de cualquier País Miem-bro, las mercancías:

a) Íntegramente producidas de acuerdo conlo establecido en el artículo 1º de la pre-sente Decisión.

b) Elaboradas en su totalidad con materialesoriginarios del territorio de los Países Miem-bros.

c) Que cumplan con los requisitos específi-cos de origen fijados de conformidad conlo establecido en el Artículo 113 del Acuer-do de Cartagena, los que prevalecerán so-bre los demás criterios de la presente De-cisión.

Los requisitos específicos de origen se fi-jarán de conformidad con los criterios yprocedimientos que establezca la Comi-sión.

d) Las que no se les han fijado requisitos es-pecíficos de origen, cuando resulten de unproceso de ensamblaje o montaje siem-pre que en su elaboración se utilicen ma-teriales originarios del territorio de los Paí-ses Miembros y el valor CIF de los mate-riales no originarios no exceda el 50 porciento del valor FOB de exportación delproducto en el caso de Colombia, Perú yVenezuela, y el 60 por ciento del valorFOB de exportación del producto en elcaso de Bolivia y Ecuador.

e) Las no comprendidas en el literal anterior,que no se les han fijado requisitos especí-ficos de origen y en cuya elaboración seutilicen materiales no originarios cuandocumplan con las siguientes condiciones:

i) Que resulten de un proceso de produc-ción o transformación realizado en elterritorio de un País Miembro; y

ii) Que dicho proceso les confiera unanueva individualidad caracterizada porel hecho de estar clasificadas en laNANDINA en partida diferente a la delos materiales no originarios;

f) A las que no se les han fijado requisitosespecíficos de origen y que no cumplan

con lo señalado en el inciso ii) del literalanterior, siempre que en su proceso deproducción o transformación se utilicenmateriales originarios del territorio de losPaíses Miembros y el valor CIF de los ma-teriales no originarios del territorio de losPaíses Miembros y el valor CIF de los ma-teriales no originarios no exceda el 50 porciento del valor FOB de exportación delproducto en el caso de Colombia, Perú yVenezuela, y el 60 por ciento del valorFOB de exportación del producto en elcaso de Bolivia y Ecuador.

g) Los juegos o surtidos de mercancías, siem-pre que cada una de las mercancías enellos contenidas, cumplan con las normasestablecidas en la presente Decisión.

Los valores CIF y FOB a que se refieren losliterales d) y f) del presente artículo, podráncorresponder a su valor equivalente según elmedio de transporte utilizado. En el caso deBolivia se entiende por valor equivalente elvalor CIF-Puerto, cuando se trate de importa-ciones por vía marítima o CIF-Frontera cuan-do se trate de importaciones por otras vías.

(…)

Artículo 12.- El cumplimiento de las normasy de los requisitos específicos de origen de-berá comprobarse con un certificado de ori-gen emitido por las autoridades gubernamen-tales competentes o las entidades habilita-das para tal efecto por el País Miembro ex-portador.

Para la certificación del origen, las autorida-des gubernamentales competentes o las en-tidades habilitadas deberán contar con unadeclaración jurada suministrada por el pro-ductor, en el formato a que hace referencia laDisposición Transitoria Primera de la presen-te Decisión.

El certificado de origen deberá llevar la firmaautógrafa del funcionario habilitado por losPaíses Miembros para tal efecto.

Cuando el productor sea diferente del expor-tador, éste deberá suministrar la declaraciónjurada de origen a las autoridades guberna-mentales competentes o las entidades habi-litadas, en el formato a que hace referencia


la Disposición Transitoria Primera de la pre-sente Decisión.

La declaración del productor tendrá una vali-dez no superior a dos años, a menos queantes de dicho plazo se modifiquen las con-diciones de producción.

La fecha de certificación deberá ser coinci-dente o posterior a la fecha de emisión de lafactura comercial. A los fines de la certifica-ción del origen, en todos los casos, la facturacomercial deberá presentarse conjuntamentecon el certificado de origen.

(…)

Artículo 15.- Las autoridades aduaneras delPaís Miembro importador no podrán impedirel desaduanamiento de las mercancías encasos de duda acerca de la autenticidad dela certificación, presunción de incumplimien-to de las normas establecidas en esta De-cisión, cuando la mercancía se encuentre enla nómina de bienes no-producidos en la sub-región, o cuando el certificado de origen nose presente, contenga errores, o esté incom-pleto. En tales situaciones se podrá exigir laconstitución de una garantía por el valor delos gravámenes aplicables a terceros países,de conformidad con las legislaciones nacio-nales de los Países Miembros.

Cuando el certificado de origen no se presen-te, las autoridades aduaneras del País Miem-bro importador otorgarán un plazo de quincedías calendario a partir de la fecha de despa-cho a consumo o levante de la mercancía,para la debida presentación de dicho docu-mento. Vencido el plazo, se harán efectivaslas garantías o se cobrarán los gravámenescorrespondientes.

(…)”.

3. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMU-NITARIO: TEMAS A DESARROLLAR:

El Tribunal procede a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual analizará as-pectos relacionados con:

- De la primacía del ordenamiento jurídico co-munitario sobre las normas de derecho inter-no de los Países Miembros.

- Del Programa de Liberación.- Normas de Origen y Certificado de Origen

Andino de las Mercancías. Aplicación de laDecisión 416 al mercado interno de los Paí-ses Miembros de la Comunidad Andina.

- Presentación del Certificado de Origen. Pla-zos. Principio del Complemento Indispensa-ble.

3.1. DE LA PRIMACÍA DEL ORDENAMIENTOJURÍDICO COMUNITARIO SOBRE LASNORMAS DE DERECHO INTERNO DE LOSPAÍSES MIEMBROS. DEL PRINCIPIO DELCOMPLEMENTO INDISPENSABLE.

Tomando en cuenta que en el presente caso laSuperintendencia Nacional de AdministraciónTributaria –SUNAT- al tratar el tema de la sus-pensión del plazo y el argumento de la deman-dante de que la norma aplicable es el artículo 78del Reglamento de la Ley General de Aduanas,dice que “el Art. 15 de la Decisión 416 de la Co-munidad Andina, normativa de carácter comuni-tario, se encuentra por encima del Art. 78º delDecreto Supremo Nº 121-96-EF, normativa decarácter reglamentario, en virtud al ‘Principio deJerarquía de Normas’, consagrado en el Art. 51ºde la Constitución Política del Perú”, el Tribunalconsidera pertinente desarrollar el tema de laprimacía del derecho comunitario y el principiodel complemento indispensable.

El Tribunal ha señalado que: “(...) Se establecióasí un régimen común y uniforme, de especialsignificación dentro del proyecto integracionis-ta, cuyas características principales, en cuantoordenamiento comunitario, son las de constituiruna regulación autónoma, coercitiva, de efectodirecto y que constituye un derecho único paratoda la Subregión, que ha de aplicarse en todaella de manera homogénea y que ha de prevale-cer por lo tanto, en todo caso, sobre el derechonacional. Resulta entonces que la norma inter-na, anterior o posterior (…) que de algún modoresulte contraria o incompatible con el régimencomún, que lo transgreda, desvirtúe o desnatu-ralice o que simplemente obstaculice su cabalaplicación, deviene inaplicable (...)”. (Proceso34-AI-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 839,de 25 de septiembre de 2002, Secretaría Gene-ral c/ República del Ecuador, caso: Patentes desegundo uso).

En apoyo del pronunciamiento anterior, el Tri-bunal realizó las siguientes consideraciones:


“En cuanto al efecto de las normas de la inte-gración sobre las normas nacionales, señalanla doctrina y la jurisprudencia que, en caso deconflicto, la regla interna queda desplazada porla comunitaria, la cual se aplica preferentemen-te, ya que la competencia en el caso correspon-de a la comunidad. En otros términos, la normainterna resulta inaplicable, en beneficio de lanorma comunitaria (...). No se trata propiamentede que la norma comunitaria posterior derogue ala norma nacional preexistente, al igual queocurre en el plano del derecho interno, puestoque son dos ordenamientos jurídicos distintos,autónomos y separados, que adoptan dentro desus propias competencias formas peculiares decrear y extinguir el derecho, que por supuestono son intercambiables. Se trata, más propia-mente, del efecto directo del principio de apli-cación inmediata y de primacía que en todo ca-so ha de concederse a las normas comunitariassobre las internas (...)”.

En definitiva, frente a la norma comunitaria, losEstados Miembros “(...) no pueden formular re-servas ni desistir unilateralmente de aplicarla,ni pueden tampoco escudarse en disposicionesvigentes o en prácticas usuales de su ordeninterno para justificar el incumplimiento o laalteración de obligaciones resultantes del dere-cho comunitario. No debe olvidarse que en laintegración regida por las normas del ordena-miento jurídico andino, los Países Miembrosestán comprendidos (sic) ‘a no adoptar ni em-plear medida alguna que sea contraria a dichasnormas o que de algún modo obstaculicen suaplicación, como de modo expreso preceptúa elartículo 5, segunda parte, del Tratado de 26 demayo de 1979, constitutivo de este Tribunal’ “.(Proceso 34-AI-2001, ya citado).

Posteriormente, los principios antes citados fue-ron objeto de las siguientes consideracionespor parte de este Tribunal: “Dos principios fun-damentales del derecho comunitario están lla-mados a ser tutelados por el Artículo 5° (actualartículo 4) del Tratado de Creación del Tribunal,la aplicación directa y la preeminencia del orde-namiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.Por el primero se entiende la capacidad jurídicade la norma comunitaria para generar derechosy obligaciones que los ciudadanos de cada paíspuedan exigir ante sus tribunales nacionales(...). La preeminencia que se deriva de la aplica-ción directa conlleva la virtud que tiene el orde-

namiento comunitario de ser imperativo y deprimar sobre una norma de derecho interno, demanera que allí donde se trate de aplicar nor-mas legales en actos jurídicos contemplados enel derecho de integración deberá acudirse alordenamiento jurídico comunitario, con preva-lencia sobre el derecho interno (...). Tales ca-racterísticas se cumplen en su integridad y sematerializan cuando el artículo 5° del Tratadoimpone a los países que integran el Acuerdo deCartagena dos obligaciones básicas: una dehacer, consistente en adoptar las medidas ne-cesarias para asegurar el cumplimiento del or-denamiento jurídico comunitario contenido en elartículo 1°; y la obligación de no hacer consis-tente en no adoptar ni emplear medida algunacontraria a dichas normas o que obstaculice suaplicación (...). Las obligaciones previstas en elartículo 5° del Tratado de Creación del Tribu-nal, señaladas atrás, hacen referencia al cum-plimiento de la totalidad del ordenamiento jurídi-co comunitario expresamente contenido en elartículo 1° del mismo, trátese de derecho prima-rio o derivado que, por igual, debe ser respetadoy acatado por todos los organismos y funciona-rios que ejercen atribuciones según el mismoordenamiento y naturalmente por los PaísesMiembros y por las autoridades que en el ámbi-to interno están llamadas a aplicarlo” (Proceso1-AI-2001, refiriéndose al Proceso 6-IP-93, pu-blicado en la Gaceta Oficial Nº 150, de 25 demarzo de 1994).

En consecuencia, la norma andina no deroga lanorma nacional o internacional contraria, sinoque sólo la inaplica. Al respecto, este Tribunalconcuerda con el Tribunal de Justicia de la UniónEuropea cuando señaló que: “se desprende quelos jueces nacionales que conocen de un asun-to en el marco de su competencia están obli-gados a aplicar íntegramente el Derecho comu-nitario y a proteger los derechos que éste con-fiere a los particulares dejando sin aplicacióntoda disposición de la ley nacional eventual-mente contraria a aquél, ya sea anterior o poste-rior a la norma comunitaria (…). El juez nacio-nal, encargado de aplicar, en el marco de sucompetencia, las disposiciones del Derecho co-munitario, tiene la obligación de asegurar elpleno efecto de estas normas, dejando, si esnecesario, inaplicada, por su propia autoridad,toda disposición contraria de la legislación na-cional, inclusive posterior, sin que tenga quesolicitar o esperar la eliminación previa de éstapor vía legislativa o por cualquier otro procedi-


miento constitucional” (Asunto Simmenthal, Sen-tencia del Tribunal de Justicia de 9 de marzo de1978, asunto 106/77).

Los principios observados derivan de las propiasnormas positivas de carácter constitutivo u ori-ginario, específicamente de los artículos 2, 3 y4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justi-cia, en tal sentido este Órgano Judicial ha sos-tenido que: “(…) las normas del ordenamientojurídico comunitario rigen, por lo general, entodo el territorio de la comunidad, que es, porsupuesto, el de todos y cada uno de los PaísesMiembros, de manera inmediata y directa, luegode su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena. No es necesario ni conveniente,y podría presentar una violación al ordenamientojurídico andino, que cada uno de los Paísesincorpore la norma comunitaria mediatizándolaen un instrumento jurídico interno (...)”. (Proce-so 7-AI-99, publicado en la Gaceta Oficial Nº520, de 20 de diciembre de 1999, SecretaríaGeneral c/ República del Perú, caso: Emisión yaplicación de normativa nacional contraria a lanormativa andina en materia de propiedad in-dustrial).

Del Principio del Complemento Indispensa-ble.

En el presente caso, se discute si la Ley Gene-ral de Aduanas de la República del Perú y surespectivo Reglamento cumplen o no la normati-va andina, ya que el artículo 15 de la Decisión416 señala que: “Cuando el certificado de origenno se presente, las autoridades aduaneras delPaís Miembro importador otorgarán un plazo dequince días calendario a partir de la fecha dedespacho a consumo o levante de la mercancía,para la debida presentación de dicho documen-to. Vencido el plazo, se harán efectivas lasgarantías o se cobrarán los gravámenes corres-pondientes”; mientras que la norma nacionalperuana agrega el supuesto de la suspensióndel trámite para casos excepcionales en el ar-tículo 78º del Reglamento señalando que: ”Elplazo de los trámites, regímenes y operacionesaduaneros se suspenderá mientras las entida-des públicas o privadas obligadas, no entre-guen al interesado la documentación requeridapara el cumplimiento de sus obligaciones”.

Tomando en cuenta que la norma comunitariano regula el supuesto de la suspensión deltrámite para casos excepcionales, se ha de

observar el principio de complemento indispen-sable.

El principio de complemento indispensable dela normativa comunitaria consagra lo que al-gunos tratadistas denominan “norma de clausu-ra” 1, según la cual se deja a la legislación de losPaíses Miembros la solución legislativa de si-tuaciones no contempladas en la ley comunita-ria, ya que es posible que aquélla no preveatodos los casos susceptibles de regulación jurí-dica.

El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha mani-festado que “la norma comunitaria, la doctrina yla jurisprudencia recomiendan aplicar criteriosrestrictivos, como el principio del ‘complementoindispensable’ para medir hasta donde puedenllegar las innovaciones normativas de derechointerno, anotando que sólo serían legítimas aque-llas complementarias que resulten ser ‘estricta-mente necesarias para la ejecución de la normacomunitaria y, por tanto, que favorezcan su apli-cación y que de ningún modo la entraben o des-virtúen’ …advirtió la inaplicabilidad del derechointerno que sea contrario al ordenamiento jurídi-co comunitario, debiendo quedar substraídosde la competencia legislativa interna los asun-tos regulados por la legislación comunitaria. Deesta manera, ‘la norma interna que sea contra-ria a la norma comunitaria, que de algún modola contradiga o que resulte irreconciliable conella, si bien no queda propiamente derogada,dejará de aplicarse automáticamente, bien seaanterior (subrayamos) o posterior a la normaintegracionista’”. 2

En este marco, ha establecido que en caso depresentarse antinomias ente el Derecho Comu-nitario Andino y el derecho interno de los PaísesMiembros, prevalece el primero, al igual que seconfigurara entre el Derecho Comunitario y lasnormas de derecho internacional.

1 Pablo Navarro, Carlos Alchourrón, George Henrik VonWright, entre otros, se refieren a las normas de clau-sura. Pablo Navarro advierte, acerca de estas normas,que éstas “tienen por función completar un determina-do sistema normativo y, en ese sentido, su impactoprincipal es el ámbito de las lagunas de los sistemasnormativos”. “NORMAS PERMISIVAS Y CLAUSURA DELOS SISTEMAS NORMATIVOS”. Disponible en Internet:http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=iAxcO%2FcGINQ%3D&tabid=9724&language=ca-ES.

2 Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. No.1139 de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC,citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la G.O.A.C.No. 257 de 14 de abril de 1997, marca: MARTA.


Asimismo, el Tribunal, sobre el tema, ha expre-sado que “no es posible la expedición de nor-mas nacionales sobre el mismo asunto, salvoque sean necesarias para la correcta aplica-ción de aquellas”. (Proceso 10-IP-94. Interpreta-ción Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publi-cada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena N° 177, de 20 de abril de 1995).

Es decir, los Países Miembros no pueden expe-dir normas sobre asuntos regulados por las nor-mas comunitarias, salvo que sean necesariaspara su correcta ejecución y, en consecuencia,no pueden, so pretexto de reglamentar normascomunitarias, establecer nuevos derechos uobligaciones o modificar los ya existentes yprevistos en las normas comunitarias.

No obstante lo anterior, cuando la norma comu-nitaria deja a la responsabilidad de los PaísesMiembros la implementación o desarrollo deaspectos no regulados por aquella, en aplica-ción del principio de complemento indispensa-ble, les corresponde a esos países llevar a cabotales implementaciones, sin que éstas puedanestablecer, desde luego, exigencias, requisitosadicionales o constituir reglamentaciones quede una u otra manera afecten el derecho comu-nitario o, restrinjan aspectos esenciales por élregulados de manera que signifiquen, por ejem-plo, una menor protección a los derechos con-sagrados por la norma comunitaria.

En el presente caso, el segundo párrafo delartículo 15 de la Decisión 416 resulta ser de ca-rácter general con relación a la suspensión delplazo, sin llegar a regular las excepciones perti-nentes, es decir, la normativa comunitaria esta-blece de manera general el otorgamiento de lasuspensión por un plazo de quince días calen-dario sin señalar los requisitos específicos paradicho otorgamiento de suspensión de plazo, porlo tanto, las excepciones o los requisitos espe-cíficos con relación a la suspensión del plazodeberán ser reguladas por la normativa nacio-nal, de conformidad con el principio del comple-mento indispensable y siempre y cuando noresulten restrictivas.

3.2. DEL PROGRAMA DE LIBERACIÓN.

El Tribunal ha sostenido que: “El Programa deLiberación, es considerado como uno de losinstrumentos fundamentales para alcanzar losobjetivos del Acuerdo de Cartagena. En efecto,

el objetivo final del proceso de integraciónsubregional orientado a la formación de un mer-cado común latinoamericano, a que se refiere elartículo 1 del Acuerdo de Cartagena, presupo-ne la adopción de medidas que apunten hacia laliberalización del intercambio comercial. Sola-mente de esta forma podrá pensarse en lograrque mediante la cooperación comunitaria alre-dedor de la liberación del comercio se tienda aldesarrollo económico equilibrado, armónico ycompartido de los Países Miembros. Podría de-cirse que en este sentido el Tratado de Integra-ción Subregional Andino propugna por la solida-ridad económica como fuente de las obligacio-nes jurídicas internacionales de los países quela conforman”. (Proceso 118-AI-2003, publica-do en la G.O.A.C. Nº 1206, de 13 de junio de2005, Secretaría General c/ República de Co-lombia, caso: Restricciones a las importacio-nes de arroz).

El Programa de Liberación se sustenta en elprincipio básico de la libre circulación de mer-cancías, dispuesto en el artículo 72 del Acuer-do de Cartagena, y tiene por objeto eliminar losgravámenes y las restricciones de todo ordenque incidan sobre la importación de productosoriginarios del territorio de cualquier País Miem-bro. En este contexto, el Tribunal ha declaradoque “Las disposiciones legales, reglamentariaso administrativas dictadas unilateralmente porun País Miembro, que tengan como resultadoimposibilitar o restringir las importaciones, es-tarían comprendidas bajo las previsiones delTratado (sic) sobre ‘restricciones de todo or-den’. Por medida restrictiva se entiende cual-quier acto imputable a una autoridad públicacon efecto limitativo sobre las importaciones(...). Dicho efecto puede consistir en imposibi-litar las importaciones o en hacerlas más difíci-les, o más costosas que los bienes de produc-ción nacional. Las medidas administrativas in-cluyen desde la imposición de precios fijos mí-nimos o máximos menos favorables para losproductos importados, de manera que creenobstáculos a los flujos de importaciones, hastalas limitaciones directas a las mismas”. (Proce-so 02-AI-96, publicado en la G.O.A.C. Nº 289,de 27 de agosto de 1997, Secretaría Generalc/ República de Ecuador, caso: Prohibición dela importación de cigarrillos marca “Belmont”producidos en Venezuela).

En relación al concepto de restricciones de todoorden, el Tribunal ha manifestado que: “Esto nos


lleva a la conclusión de que una medida decualquier orden que disminuya, limitando y mo-dificando una situación actual en detrimento delcomercio interandino, salvo los casos de excep-ción previstos, constituye una restricción al Pro-grama de Liberación del Acuerdo de Cartagena”.(Proceso 117-AI-2004, publicado en la GacetaOficial Nº 1347, de 25 de mayo de 2006, Secre-taría General c/ República de Colombia, caso:Aplicación de medidas correctivas y restriccio-nes a la importación de productos oleaginososoriginarios de la Subregión).

Por lo tanto, el Programa de Liberación del Co-mercio a que se refiere el artículo 72 del Acuer-do de Cartagena contempla la eliminación delas restricciones de todo orden que incidan so-bre el comercio de productos originarios delterritorio de cualquier País Miembro, y las defi-ne en el artículo 73 como aquellas consisten-tes en medidas de carácter administrativo, fi-nanciero o cambiario, mediante las cuales unPaís Miembro impide o dificulta las importacio-nes por decisión unilateral contenida en unanorma interna de cualquier género. (Proceso 03-AI-96, publicado en Gaceta Oficial Nº 261, de 29de abril de 1997, Secretaría General c/ Repúbli-ca Bolivariana de Venezuela, caso: Restriccio-nes a las importaciones de café tostado proce-dente de Colombia).

Otros principios que sustentan el Programa deLiberación son los dispuestos en el artículo 76del Acuerdo de Cartagena, como es su carácterautomático, irrevocable y universal. Al respecto,el Tribunal ha declarado que para “(…) alcanzartales fines mediante la conformación de un sis-tema de integración y cooperación que propendaal desarrollo económico, equilibrado, armónicoy compartido de los países, resulta esencialpara la buena marcha de la cooperación subre-gional que los países se comprometan a mante-ner reglas de juego compatibles con la opera-ción del intercambio comercial dentro de esque-mas de libre competencia e igualdad en lasrelaciones entre ellos, de modo que se cumplael propósito de la integración económica, el cuales aglutinar los diversos mercados de los paí-ses integrantes reduciendo o eliminando los obs-táculos al intercambio comercial recíproco, a finde que el mercado ampliado cumpla las funcio-nes de expansión comercial y mejore las condi-ciones de competitividad en la región”. (Proceso117-AI-2004, ya citado).

Cabe también resaltar lo dispuesto por el artícu-lo 84 del Acuerdo de Cartagena que disponeque: “Los Países Miembros se abstendrán demodificar los niveles de gravámenes y de intro-ducir nuevas restricciones de todo orden a lasimportaciones de productos originarios de laSubregión, de modo que signifique una situa-ción menos favorable que la existente a la en-trada en vigor del Acuerdo (…)”, esta normaconstituye una obligación de no hacer de losPaíses Miembros.

En el Proceso 190-IP-2007, este Tribunal seña-ló que el Programa de Liberación tiene las si-guientes características:

a. Se soporta en el principio básico y funda-mental de la libre circulación de mercancías.Dicho principio se consagra normativamenteen el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena,estableciendo que “el programa de liberaciónde bienes tiene por objeto eliminar los gravá-menes y las restricciones de todo orden queincidan sobre la importación de productosoriginarios del territorio de cualquier País Miem-bro”. El artículo 77 desarrolla dicho principio,colocando ya en cabeza de los Países Miem-bros la obligación de no aplicar los graváme-nes y restricciones mencionadas en relacióncon las importaciones de bienes originariosde la Subregión. Los conceptos de “graváme-nes” y “restricciones de todo orden” tienendefinición normativa en el artículo 73 de lamisma normativa, cuyo texto es el siguiente:

“Se entenderá por ‘gravámenes’ los dere-chos aduaneros y cualesquiera otros recar-gos de efectos equivalentes, sean de ca-rácter fiscal, monetario o cambiario, queincidan sobre las importaciones. (…) Seentenderá por ‘restricciones de todo orden’cualquier medida de carácter administrati-vo, financiero o cambiario, mediante la cualun País Miembro impida o dificulte las im-portaciones, por decisión unilateral (…).”

El Tribunal al interpretar este artículo ha mani-festado lo siguiente en relación con el conceptode “restricciones de todo orden”:

“Estas restricciones de todo orden que pue-den constituir cualesquier medida de carác-ter administrativo, financiero o cambiario, de-ben fundamentalmente ir contra la filosofíadel Programa de Liberación, en el entendido


de que restringir (...) es la limitación o modi-ficación que se hace de algo, disminuyéndo-lo. El Diccionario Enciclopédico de DerechoUsual de Guillermo Cabanellas, indica queRESTRICCIÓN es la ‘Disminución de facul-tades o derechos’ y que ‘Restrictivo’ es ‘Loque restringe, limitativo, que reduce o coar-ta’, concluyendo el mismo autor en identificarel ‘restringir’ al hecho de ‘Circunscribir, redu-cir, limitar. Acortar el gasto de consumo. Re-gatear licencias, permisos, privilegios’ (...)En todo caso, queda claro que restringir sig-nifica disminuir una capacidad existente dehacer algo y ‘Restricciones de todo orden’,supone una globalización general, de cual-quier actitud que disminuye facultades o de-rechos existentes anteriormente, de cualquierforma o manera, que signifiquen una situa-ción menos favorable a la existente antes dedictarse la nueva restricción.

Esto nos lleva a la conclusión de que unamedida de cualesquier orden que disminuya,limitando y modificando una situación actualen detrimento del comercio interandino, salvolos casos de excepción previstos, constituyeuna restricción al Programa de Liberación delAcuerdo de Cartagena (...) concepto que fue-ra ratificado dentro del Proceso 3-Al-96 yacitado: ‘Por medida restrictiva se entiendecualquier acto imputable a una autoridad pú-blica con efecto limitativo sobre las importa-ciones o en hacerlas más difíciles, o máscostosas que los bienes de producción na-cional. Las medidas administrativas puedenincluir desde la imposición de precios fijosmínimos o máximos menos favorables paralos productos importados, de manera quecreen obstáculos a los flujos de importacio-nes, hasta las limitaciones directas a lasimportaciones”. 3

Ya en el ámbito de control de la actividad de losPaíses Miembros, el artículo 74 de Acuerdo deCartagena pone en cabeza de la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina, de oficio o apetición de parte, la función de determinar enqué casos una medida adoptada unilateralmentepor un País Miembro constituye gravamen orestricción.

b. Es automático. (artículo 76 del Acuerdo deCartagena). Esto quiere decir que entrará aregir inmediatamente, sin que dependa de lavoluntad momentánea de los Países Miem-bros. Lo anterior también quiere decir que losPaíses Miembros no pueden abstenerse decumplir con el programa de liberación argu-mentando justificaciones y excepciones nocontempladas en las propias normas comuni-tarias.

c. Es irrevocable. (artículo 76 del Acuerdo deCartagena). Una vez en marcha el Programade liberación, los Países Miembros entien-den que es un proceso hacia el futuro que notiene reverso por circunstancias particularesy unilaterales. Por la voluntad individual no sepuede pretender revocarlo o desconocerlo, yaque más allá de los intereses subjetivos yparticulares el programa de liberación comoatrás se indicó es un instrumento para con-seguir en últimas el desarrollo de los PaísesMiembros y la mejora de la calidad de vida desus habitantes. Lo anterior se concreta enlos principios de buena fe y de cooperaciónleal que marcan la pauta de actuación de losPaíses Miembros de la Comunidad Andina.En relación con la actitud de los Países Miem-bros frente al Programa de Liberación el Tri-bunal ha sostenido:

Así, el Acuerdo de Cartagena señala que laComunidad Andina se crea por la decisión de“(…) alcanzar tales fines mediante la confor-mación de un sistema de integración y co-operación que propenda al desarrollo econó-mico, equilibrado, armónico y compartido delos países”. Resulta por eso, esencial para labuena marcha de la cooperación subregionalque los países se comprometan a mantenerreglas de juego compatibles con la operacióndel intercambio comercial dentro de esque-mas de libre competencia e igualdad en las re-laciones entre ellos, de modo que se cumplael propósito de la integración económica, cuales el de aglutinar los diversos mercados delos países integrantes reduciendo o eliminan-do los obstáculos al intercambio comercialrecíproco, a fin de que el mercado ampliadocumpla las funciones de expansión comercialy mejore las condiciones de competitividaden la región. (…)”. (Proceso 117-AI-2004. Sen-tencia de 19 de abril de 2006, publicada en laGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°1347, de 23 de mayo de 2005).

3 Proceso 5-IP-90. Interpretación Prejudicial de 22 dejulio de 1994, publicada en la Gaceta Oficial del Acuer-do de Cartagena N° 162, de 9 de septiembre de 1994.


d. Es universal. (artículo 76 del Acuerdo deCartagena). El programa de liberación cubrela totalidad de los productos sin distinciónalguna, salvo las excepciones que consa-gre la propia normativa comunitaria, tal co-mo podría ser el tratamiento especial de losPaíses Miembros con menos desarrollo rela-tivo.

Asimismo, el programa de liberación se comple-menta con el principio de no discriminación, quemira tanto a los principio de trato nacional comoal de la nación más favorecida, sustentados enlos artículos 75 y 139 del Acuerdo de Cartagena,a saber:

“Artículo 75 AC.- En materia de impuestos,tasas y otros gravámenes internos, los pro-ductos originarios de un país Miembro goza-rán en el territorio de otro País Miembro detratamiento no menos favorable que el quese aplica a productos similares nacionales”.

“Artículo 139 AC. Cualquier ventaja, favor,franquicia, inmunidad o privilegio que se apli-que por un País Miembro en relación con unproducto originario de o destinado a cualquierotro país, será inmediata e incondicionalmen-te extendido al producto similar originario deo destinado al territorio de los demás PaísesMiembros”.

A la luz de lo expuesto, el Juez Consultantedeberá determinar si en el presente caso secumplen los principios básicos del programa deliberación de conformidad con lo expresado enla presente interpretación prejudicial.

3.3. NORMAS DE ORIGEN Y CERTIFICADODE ORIGEN ANDINO DE LAS MERCAN-CÍAS. APLICACIÓN DE LA DECISIÓN 416AL MERCADO INTERNO DE LOS PAÍ-SES MIEMBROS DE LA COMUNIDADANDINA.

En el presente caso se discute la certificacióndel origen andino de las mercancías importadasal territorio peruano por parte de la sociedadPETROPERÚ S.A., en tal virtud, es pertinentedesarrollar los siguientes temas: Las normas deorigen, el certificado de origen andino de lasmercancías y la aplicación de la Decisión 416 almercado interno de los Países Miembros de laComunidad Andina.

Sobre los temas indicados, este Tribunal, en lasinterpretaciones prejudiciales recaídas en losprocesos 101-IP-2010, 88-IP-2011 y 36-IP-2012,se ha pronunciado de la siguiente manera:

La Decisión 416 de la Comisión de la Comuni-dad Andina regula la figura del certificado deorigen andino de las mercancías. Dicho certi-ficado es un documento que da fe de si las mer-cancías introducidas al territorio de cualquierade los Países Miembros tienen origen andino.

Estas normas establecen las condiciones o re-quisitos para que desde el punto de vista de suorigen se considere a una mercancía como pro-ducida o fabricada dentro de un país o territoriodeterminado. Se emplean para determinar laprocedencia primaria de un producto, y su im-portancia radica en que según el origen de lasmercancías, los derechos o las restriccionesaplicadas a las importaciones podrían variar,dependiendo del lugar del que se establezcacomo sitio de fabricación o producción de losbienes. Es decir, su sitio de origen.

El Sistema Andino de Integración cuenta connormas propias para la calificación del certifica-do de origen de las mercancías y, en el caso dela Decisión 416, se establecen específicamen-te las condiciones que deben cumplir los pro-ductos para ser considerados originarios de laSubregión y por ende obtener los beneficios delmercado ampliado. Con ello se asegura que losbeneficios del mercado ampliado alcancen úni-camente a los productos fabricados o produci-dos en los países que forman parte de un siste-ma o proceso de integración.

Sobre la naturaleza y la importancia de las Nor-mas de Origen este Tribunal ha señalado que:

“Las Normas de Origen son importantes por-que al identificar con precisión la proceden-cia geográfica de un bien importado se obtie-nen ventajas de distinto tipo. Éstas son decarácter estadístico, técnico-productivo o decomercialización internacional. Asimismo, lasNormas de Origen son fundamentales paramejorar la ejecución de distintos instrumen-tos de política comercial e incluso de políticaindustrial, como, por ejemplo, la obligaciónde aplicar o de eximir el pago de derechosarancelarios y no arancelarios a las importa-ciones; la adjudicación de cupos arancela-rios; y la obtención de datos fidedignos sobre


la procedencia y el destino del intercambiomundial de bienes, lo que interesa tanto des-de el punto nacional como internacional.” 4

“Las Normas de Origen determinan el porcen-taje máximo de materias primas e insumosextranjeros incluidos en la fabricación de unproducto de exportación. El cumplir con es-tas normas permite que los productos deexportación se acojan a rebajas arancelariasen el país de destino del producto. En losacuerdos de complementación económica sefijan los Requisitos de Origen (porcentajes)para la concesión de las preferencias o des-gravaciones acordadas. Las Normas de Ori-gen se aplican a través de los “Certificadosde Origen”.” 5

Este Tribunal en una sentencia anterior sobre lacertificación de origen expresó lo siguiente:“(...) consiste en el procedimiento adminis-trativo a seguir para hacer constar que unamercadería reúne las condiciones que estándefinidas en la normativa de origen respectiva,de manera que el producto sea consideradonacional de un país, para así acceder a las con-diciones preferenciales correspondientes”. 6

El certificado de origen se define como el docu-mento en formato oficial, que se utiliza paracertificar que el bien exportado es originario dedeterminado país, la presentación de este do-cumento se exige en el país de destino con elfin de conocer esta característica de las merca-derías importadas. Los datos contenidos en elcertificado de origen deben ser exactos, ya queun error puede significar su nulidad en el país dedestino, y ocasionar consecuencias administra-tivas e incluso penales para los operadores queintervienen.

De acuerdo con el artículo 12 de la Decisión416, los exportadores, al solicitar el certificadode origen a las autoridades gubernamentalescompetentes o a las entidades habilitadas co-rrespondientes, deben presentar una declara-ción jurada con los antecedentes que permitan

respaldar que la mercancía cumple con los Re-quisitos de Origen; la validez de esta declara-ción no será superior a dos años, salvo queantes de dicho plazo se modifiquen las condi-ciones de producción. Según lo determinado enel artículo 14 de la misma norma, el formulario autilizarse es el mismo adoptado por la ALADI,para la declaración y certificación de origen delas mercaderías.

En el Proceso 015-IP-2008, publicado en laG.O.A.C. Nº 1630 de 26 de junio de 2008, esteTribunal señaló que para que el certificado deorigen tenga plenos efectos se deberá cumplircon los siguientes requisitos, de conformidadcon lo estipulado en el mencionado artículo 12:

1. “Para expedir el respectivo certificado, lasautoridades competentes o habilitadas debe-rán solicitar al productor si es el mismo ex-portador de la mercancía, una declaraciónjurada. Si el productor no es el mismo expor-tador, este último deberá suministrar la de-claración jurada.

2. Que la anterior declaración jurada esté vi-gente. El párrafo 5 del artículo 12 de la Deci-sión 416 establece como plazo de vigenciados años, a menos que antes de dicho plazose modifiquen las condiciones de produc-ción, razón por la cual se deberá expedir otradeclaración jurada.

3. El certificado de origen deberá contar con lafirma autógrafa del funcionario competentepara el efecto.

4. Junto con el certificado se debe presentar larespectiva factura comercial, cuya fecha nopodrá ser posterior a la de la certificación.

5. Si las mercancías van a ser facturadas en untercer País Miembro o no, el productor o ex-portador del País de Origen deberá declararque las mercancías serán comercializadaspor un tercero, indicando el nombre y losdemás datos que dé la empresa que factura-ra la operación de destino.

6. De conformidad con el artículo 14 de la Deci-sión 416, tanto la declaración jurada como elcertificado de origen deberá expedirse en elformulario adoptado por la Asociación Lati-noamericana de Integración, hasta tanto en-tre a regir el nuevo formulario adoptado por laComisión de la Comunidad Andina, a propues-

4 http://www.revistatranvía.cl/tv24/fal204_.htm, viernes05 de noviembre de 2004.

5 http://www.cadeco.org/Comex/VARIOS/documentos/certificado, viernes 05 de noviembre de 2004.

6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.Sentencia de 26 de mayo del 2004. Proceso Nº 18-IP-2004. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena Nº 1086 de 25 de junio del 2004.


ta de la Secretaría General de la ComunidadAndina, de conformidad con la DisposiciónTransitoria Primera de la Decisión 416.

7. Que el certificado de origen se encuentrevigente. El segundo párrafo de la DisposiciónTransitoria Primera de la Decisión 416 de laComisión de la Comunidad Andina, determi-na que el certificado de origen tendrá unavigencia de 180 días calendario, contados apartir de la fecha de emisión, salvo que setrate de mercancía almacenada temporal-mente bajo control aduanero en el país dedestino, en cuyo evento el certificado de ori-gen se mantendrá vigente por el tiempo adi-cional que la administración aduanera hayaautorizado dichas operaciones o regímenes”.

Además, en el Proceso 11-IP-2008, el Tribunalmanifestó que es importante tener en cuenta loconsagrado en el artículo 15 de la Decisión416, ya que prevé cuatro hipótesis en donde laAutoridad Aduanera no puede impedir el desa-duanamiento de las mercancías cuando hayaproblemas con el Certificado de Origen de lasmercancías, pero sí puede exigir la constituciónde una garantía por el valor de los gravámenesque se aplicarían a importaciones de TercerosPaíses, con base en las normas nacionalesinternas que para el efecto estén consagradas.Estas hipótesis son:

1. “Que exista duda sobre la autenticidad de lacertificación;

2. Que se presuma el incumplimiento de lasnormas establecidas en la Decisión 416;

3. Que la mercancía se encuentre en la nóminade bienes no producidos en la subregión; y,

4. Que el certificado de origen no se presente,contenga errores o esté incompleto. En elprimer evento la autoridad aduanera dará unplazo de quince (15) días calendario contadoa partir de la fecha de despacho a consumo odel levante de la mercancía, para que el cer-tificado sea presentado, so pena de hacerexigible la garantía o cobrar los gravámenescorrespondientes si no se cumple”.

La Decisión 416 de la Comisión de la Comuni-dad Andina al ser una norma de carácter comu-nitario, en virtud del principio de aplicación di-recta e inmediata, entra a regir en los Países

Miembros, una vez en vigor, de manera inme-diata y automática sin que para ello se requieraproceso de incorporación al orden interno y sinque se requiera ningún tipo de reglamentaciónpara el efecto.

De conformidad con lo anterior, el Juez Consul-tante deberá determinar si se han cumplido conlos requisitos que la Decisión 416 consagra enrelación con el certificado de origen andino, deconformidad con lo expresado en la presenteprovidencia; lo anterior sin perjuicio de que laRepública del Perú regule determinados aspec-tos no especificados por la normativa andinacon base en la facultad del complemento indis-pensable.

3.4. PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DEORIGEN. PLAZOS.

Tomando en cuenta que la SuperintendenciaNacional de Administración Tributaria de la Re-pública del Perú – SUNAT, argumenta que lapresentación del certificado de origen fuera delplazo establecido en la Decisión 416, implicaincumplimiento y, en consecuencia, la imposi-bilidad de acogerse a los beneficios arancela-rios dentro del programa de liberación, el Tribu-nal considera necesario desarrollar el tema dela presentación del certificado de origen y susplazos.

Sobre los temas indicados, este Tribunal, en lasinterpretaciones prejudiciales recaídas en losprocesos 101-IP-2010, 88-IP-2011 y 36-IP-2012,se ha pronunciado de la siguiente manera:

Según lo determinado por el artículo 12 de laDecisión 416, el cumplimiento de las Normas oRequisitos de Origen se verifica a través de uncertificado de origen, que debe ser emitido porlas autoridades de gobierno competentes o lasentidades habilitadas para tal efecto por el PaísMiembro exportador. El mismo artículo de la De-cisión 416 señala que las autoridades guberna-mentales competentes o las entidades habilita-das para emitir la certificación de origen debe-rán contar con una declaración jurada elaboradapor el productor en el formato referido en laDisposición Transitoria Primera de la Decisión416. El tercer párrafo del artículo analizado se-ñala que el certificado deberá contener la firmadel funcionario que ha sido habilitado para talpropósito por los Países Miembros. Es, como


ya se dijo, exigencia legal claramente estableci-da, que la fecha de la certificación de origen de-be ser igual o posterior a la fecha de emisiónque conste en la factura comercial; la que debeser presentada conjuntamente con el certifica-do de origen.

Respecto a la presentación del certificado deorigen, el artículo 15 de la Decisión 416 es-tablece que “Las autoridades aduaneras del PaísMiembro importador no podrán impedir el des-aduanamiento de las mercancías en casos deduda acerca de la autenticidad de la certifica-ción, presunción de incumplimiento de las nor-mas establecidas en esta Decisión, cuando lamercancía se encuentre en la nómina de bienesno-producidos en la subregión, o cuando el cer-tificado de origen no se presente, contengaerrores, o esté incompleto. En tales situacionesse podrá exigir la constitución de una garantíapor el valor de los gravámenes aplicables aterceros países, de conformidad con las legisla-ciones nacionales de los Países Miembros”.Luego, desarrolla que en caso de que no se pre-sente el certificado de origen, “las autoridadesaduaneras del País Miembro importador otor-garán un plazo de quince días calendario a par-tir de la fecha de despacho a consumo o levan-te de la mercancía, para la debida presentaciónde dicho documento. Vencido el plazo, se haránefectivas las garantías o se cobrarán los gra-vámenes correspondientes”.

En el presente caso, el Tribunal Fiscal, median-te Resolución No. 03983-A-2006 de 21 de juliode 2006, resolvió confirmar las resolucionesJefaturales de División Nos. 118-3D1300/2005-001215, 118-3D1300/2005-001240, 118-3D1300/2005-001256 y 118-ED1300/2005-001214 de fe-cha 5 y 6 de septiembre de 2005, (que decidie-ron declarar IMPROCEDENTE la Impugnaciónde Tributos interpuesta por PETROPERÚ S.A.,al no haberse presentado oportunamente a laAdministración Tributario Aduanera, los Certifi-cados de Origen); y, en consecuencia, denegarla aplicación de la preferencia arancelaria solici-tada aduciendo que los Certificados de Origenfueron presentados fuera del plazo dispuestopor la norma comunitaria, quitándole mérito a lasolicitud de suspensión del plazo presentada yfacultando a la Aduana Marítima del Callao –SUNAT a ejecutar las respectivas GarantíasNominales para cobrarse el monto de los tribu-tos supuestamente dejados de pagar más los

correspondientes intereses moratorios calcula-dos a la fecha de pago.

La normativa andina señala que “se harán efec-tivas las garantías o se cobrarán los gravámenescorrespondientes”, es decir, se trata de dosalternativas no copulativas, por lo que la autori-dad nacional sólo puede ejercer una de las dosopciones.

Asimismo, la presentación del certificado deorigen fuera del plazo acarrea como única con-secuencia la ejecución de la garantía o, en sucaso, el cobro de gravámenes, más no la impo-sibilidad de acceder a los beneficios arancela-rios, en tanto se cumpla con todos los demásrequisitos establecidos en el Acuerdo de Carta-gena, Decisión 414 (Perfeccionamiento de laIntegración Andina) y Decisión 416 (Normas Es-peciales para la Calificación y Certificación delOrigen de las Mercancías), ello en concordan-cia con lo establecido en el punto 3.1. de lapresente providencia que desarrolla el principiodel complemento indispensable.

Finalmente, en la interpretación prejudicial re-caída en el proceso 36-IP-2012 de 12 de sep-tiembre de 2012, este Tribunal acotó, sobre lasuspensión del plazo en circunstancias excep-cionales o extraordinarias, lo siguiente:

“La normativa comunitaria no consagra la fi-gura de la suspensión del plazo en atención acircunstancias excepcionales o extraordina-rias. Tampoco lo prohíbe, ni mucho menos elTribunal encuentra que en circunstancias ple-namente justificadas y excepcionales, la sus-pensión del plazo riña con la finalidad delprograma de liberación y de la Decisión 416.Por tal motivo, en el evento de presentarseun supuesto de hecho que amerite la suspen-sión del plazo consagrado en el segundopárrafo del artículo 15 de la Decisión 416, laautoridad nacional competente podrá, en vir-tud del principio de complemento indispensa-ble aplicar la normativa nacional que reguledicho aspecto”.

En consecuencia, la corte consultante deberádeterminar si hay normativa interna aplicable ala suspensión del plazo y, posteriormente, esta-blecerá si dicha normativa es aplicable a lossupuestos de hecho expuestos en el caso bajoestudio.


Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: El principio de preeminencia de lanorma comunitaria, según lo esta-blecido por la jurisprudencia del Tri-bunal de Justicia de la ComunidadAndina, al derivar de la aplicacióndirecta, comporta la virtud que tie-ne el ordenamiento comunitario deser imperativo, con total primacíasobre una norma de derecho nacio-nal o interno. En caso de presen-tarse conflicto entre una norma co-munitaria y otra nacional deberáacudirse al ordenamiento jurídicocomunitario, con prevalencia sobreel derecho interno. Los órganos ju-risdiccionales nacionales están lla-mados a hacer respetar en su terri-torio el cabal cumplimiento de esteprincipio, que resulta indispensablepara cumplir los fines de la integra-ción. En consecuencia, la normaandina no deroga la norma nacionalo internacional contraria, sino quesólo la inaplica.

SEGUNDO: No obstante lo anterior, cuando lanorma comunitaria deja a la discre-ción de los Países Miembros laimplementación o el desarrollo deaspectos no regulados por aquella,en aplicación del principio de com-plemento indispensable, les co-rresponde a esos países llevar acabo tales implementaciones, sinque éstas puedan establecer, des-de luego, exigencias, requisitosadicionales o constituir reglamen-taciones que de una u otra maneraafecten el derecho comunitario o,restrinjan aspectos esenciales porél regulados o de manera que signi-fiquen, por ejemplo, una menor pro-tección a los derechos consagra-dos por la norma comunitaria.

En el presente caso, el segundopárrafo del artículo 15 de la Deci-sión 416 resulta ser de carácter ge-

neral sin que llegue a regular lasexcepciones pertinentes, las mis-mas que deberán ser reguladas porla normativa nacional, de conformi-dad con el principio del comple-mento indispensable, pero siempreque no resulten restrictivas.

TERCERO: El Juez Consultante deberá deter-minar en el proceso interno si deconformidad con la situación dehecho, se cumplen los principiosbásicos del Programa de Libera-ción de conformidad con lo expre-sado en la presente interpretaciónprejudicial.

CUARTO: Dentro del Sistema Andino de Inte-gración, las Normas de Origen tie-nen por objeto regular de maneraefectiva los criterios, condiciones yrequisitos específicos que debe cum-plir una mercancía en su procesoproductivo para ser considerada ori-ginaria de un País Miembro y, contal calidad, acceder a las preferen-cias arancelarias correspondientes.

QUINTO: La certificación de origen con-siste en el procedimiento adminis-trativo a seguir para hacer constarque una mercadería reúne las con-diciones que están definidas en lanormativa de origen respectiva, demanera que el producto sea consi-derado nacional de un país, paraasí acceder a las condiciones pre-ferenciales correspondientes. Ental sentido, constituye el documen-to en formato oficial, que se utilizapara certificar que el bien expor-tado es originario de determinadopaís; la presentación de este docu-mento se exige en el país de desti-no con el fin de conocer la calidadde originarias de las mercaderíasimportadas. Los datos o la informa-ción contenida en el certificado deorigen debe ser exacta, ya que unerror puede acarrear su nulidad enel país de destino.

En el presente caso, el Juez Con-sultante deberá determinar si sehan cumplido con los requisitos que


la Decisión 416 consagra en rela-ción con el certificado de origenandino, de conformidad con lo ex-presado en la presente providencia;lo anterior sin perjuicio de que laRepública del Perú regule determi-nados aspectos no especificadospor la normativa andina con baseen la facultad del complemento in-dispensable.

SEXTO: Como regla general, cuando el cer-tificado de origen no se presente,las autoridades aduaneras del PaísMiembro importador otorgarán unplazo de quince (15) días calenda-rio a partir de la fecha de despachoa consumo o levante de la mer-cancía, para la debida presenta-ción de dicho documento. Vencidoel plazo, se harán efectivas las ga-rantías o se cobrarán los gravá-menes correspondientes, es decir,se trata de una alternativa no co-pulativa, por lo que la autoridad na-cional sólo puede ejercer una delas dos opciones.

SÉPTIMO: La presentación del certificado deorigen fuera del plazo acarrea comoúnica consecuencia, o bien la eje-cución de la garantía o, en su de-fecto, el cobro de gravámenes, masno la imposibilidad de acceder alos beneficios arancelarios, en tan-to se cumpla con todos los demásrequisitos establecidos en el Acuer-do de Cartagena, Decisión 414 (Per-feccionamiento de la IntegraciónAndina) y Decisión 416 (NormasEspeciales para la Calificación yCertificación del Origen de las Mer-cancías), ello en concordancia conlo establecido en el punto 3.1. de lapresente providencia que desarrollael principio del complemento indis-pensable.

OCTAVO: La normativa comunitaria no con-sagra la figura de la suspensión delplazo en atención a circunstanciasexcepcionales o extraordinarias.Tampoco lo prohíbe, ni mucho me-nos el Tribunal encuentra que encircunstancias plenamente justifi-

cadas y excepcionales, la suspen-sión del plazo riña con la finalidaddel programa de liberación y de laDecisión 416. Por tal motivo, en elevento de presentarse un supues-to de hecho que amerite la suspen-sión del plazo consagrado en elsegundo párrafo del artículo 15 dela Decisión 416,la autoridad nacio-nal competente podrá, en virtud delprincipio de complemento indispen-sable aplicar la normativa nacionalque regule dicho aspecto.

La corte consultante deberá deter-minar si hay normativa interna apli-cable a la suspensión del plazo y,posteriormente, establecerá si di-cha normativa es aplicable a lossupuestos de hecho expuestos enel caso bajo estudio.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 1094-2011 deberá adoptar la presente interpretación.Asimismo, deberá dar cumplimiento a las dispo-siciones contenidas en el párrafo tercero delartículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copiacertificada y remítase copia a la Secretaría Gene-ral de la Comunidad Andina, para su publicaciónen la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.









En la solicitud sobre interpretación prejudicialformulada por el Consejo de Estado de la Repú-blica de Colombia, Sala de lo Contencioso Ad-ministrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudi-cial y de sus anexos se desprende que losrequisitos exigidos por el artículo 33 del Tratadode Creación del Tribunal y 125 de su Estatutofueron cumplidos, por lo que su admisión atrámite fue considerada procedente por auto deveintisiete (27) de agosto de 2012.

1. ANTECEDENTES

1.1. Las partes

Demandante: la sociedad PAPELES NACIO-NALES S.A.

Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SU-PERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMER-CIO.

Tercero interesado: la sociedad KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.


La sociedad PAPELES NACIONALES S.A. plan-tea que se declare la nulidad de las siguientesresoluciones administrativas:

- Resolución No. 47911 de 25 de septiembrede 2009, por medio de la cual la Jefe de laDivisión de Signos Distintivos de la Super-intendencia de Industria y Comercio (E) re-

solvió declarar infundadas la oposiciones for-muladas por las sociedades PAPELES NA-CIONALES S.A. y EMPRESAS CMPC S.A.;y, en consecuencia, conceder el registro delsigno “MICRO-TEJIDO CON LA MÁXIMA SUA-VIDAD ACOLCHONADITA” (mixto), solicita-do por la sociedad KIMBERLY-CLARK WORLD-WIDE, INC., para distinguir productos com-prendidos en la clase 16 de la ClasificaciónInternacional de Niza.

- Resolución No. 59324 de 23 de noviembre de2009, por medio de la cual la Directora deSignos Distintivos de la Superintendencia deIndustria y Comercio resolvió el recurso dereposición y confirmó la decisión anterior.

- Resolución No. 27773 de 28 de mayo de2010, por medio de la cual el Superintenden-te Delegado para la Propiedad Industrial re-solvió el recurso de apelación y confirmó ladecisión contenida en la Resolución No. 47911de 25 de septiembre de 2009.


Del expediente remitido por el Consejo de Esta-do de la República de Colombia, Sala de loContencioso Administrativo, Sección Primera,han podido ser destacados los siguientes as-pectos:

a) Los hechos

Entre los principales hechos considerados rele-vantes en esta causa se encuentran los siguien-tes:

- El 10 de agosto de 2009, la sociedad KIM-BERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. solicitóel registro del signo “MICRO-TEJIDO CON LAMÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA” (mix-to), para distinguir productos comprendidosen la clase 16 de la Clasificación Internacio-nal de Niza.

PROCESO 100-IP-2012

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b) y 135literales a), b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,

con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de laRepública de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedad PAPELES NACIONALES S.A. Marca: “MICRO-TEJIDOCON LA MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA” (mixta). Expediente

Interno N° 2010-00504.


- El 30 de abril de 2009, el extracto de la so-licitud de registro fue publicado en la Gacetade la Propiedad Industrial No. 603.

- Las sociedades PAPELES NACIONALES S.A.y EMPRESAS CMPC S.A. formularon oposi-ciones a la solicitud de registro. Se funda-mentaron en que el signo solicitado a registrocarece de distintividad y es descriptivo de losproductos de la clase 16.

- El 25 de septiembre de 2009, la Jefe de laDivisión de Signos Distintivos de la Superin-tendencia de Industria y Comercio (E) expi-dió la Resolución No. 47911, por medio de lacual resolvió declarar infundadas la oposicio-nes formuladas por las sociedades PAPE-LES NACIONALES S.A. y EMPRESAS CMPCS.A.; y, en consecuencia, conceder el regis-tro del signo “MICRO-TEJIDO CON LA MÁXI-MA SUAVIDAD ACOLCHONADITA” (mixto),solicitado por la sociedad KIMBERLY-CLARKWORLDWIDE, INC., para distinguir produc-tos comprendidos en la clase 16 de la Clasifi-cación Internacional de Niza.

- Las sociedades PAPELES NACIONALES S.A.y EMPRESAS CMPC S.A., dentro del térmi-no legal, interpusieron el recurso de reposi-ción y en subsidio el de apelación en contrade la Resolución mencionada.

- El 23 de noviembre de 2009, la Directora deSignos Distintivos de la Superintendencia deIndustria y Comercio expidió la ResoluciónNo. 59324 por medio de la cual atendió elrecurso de reposición y confirmó la decisiónanterior.

- El 28 de mayo de 2010, el SuperintendenteDelegado para la Propiedad Industrial expidióla Resolución No. 27773, por medio de lacual atendió el recurso de apelación y confir-mó la decisión contenida en la ResoluciónNo. 47911 de 25 de septiembre de 2009,quedando de esta manera agotada la vía gu-bernativa.

b) Fundamentos de la Demanda

La sociedad PAPELES NACIONALES S.A., ensu escrito de demanda expresa, en lo principal,los siguientes argumentos:

- “La marca mixta que contiene la frase ‘MI-CRO-TEJIDO CON LA MÁXIMA SUAVIDADACOLCHONADITA’, con relación a los pro-ductos de la Clase 16 Internacional, dentrode los cuales se encuentran ‘los pañuelosfaciales, papel higiénico, toallas de papel,

servilletas de papel para pasar a la mesa’ alos cuales circunscribe su actividad la Socie-dad KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.,es insuficientemente distintiva, ya que la ci-tada frase se refiere a características comu-nes y esenciales de los productos de usohigiénico (…)”.

- “(…) la marca mixta que contiene la frase‘MICRO-TEJIDO CON LA MÁXIMA SUAVI-DAD ACOLCHONADITA’, (…) lo único quehace es expresar en forma directa a los con-sumidores que los productos enunciados sonfabricados o elaborados con ‘micro-tejidos’ ytienen los atributos de la ‘máxima suavidad’ yde ser ‘mullidos o blandos’, donde los atribu-tos enunciados son cualidades comunes oesenciales de los productos enunciados, loque implica que la frase enunciada en vez deconstituir un signo distintivo como tal, sededica a proclamar las cualidades o caracte-rísticas de los productos de la clase 16 (…)lo que nos lleva a concluir que la misma loque constituye es un signo descriptivo (…)”.

- “(…) sorprende la falta de unidad de criterioque tiene la Superintendencia de Industria yComercio, para determinar si un signo esdescriptivo o no, cuando en Resolucionesanteriores (…) se observó que dicha entidadutilizaba parámetros muy claros referentes ala descriptividad (…)”.

c) Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comer-cio, en su contestación a la demanda, expresa,en lo principal, los siguientes argumentos:

- “(…) de la visión en conjunto y evitando elfraccionamiento conforme lo enseña la juris-prudencia y la doctrina, se observa, que lamarca concedida MICRO-TEJIDO CON MÁXI-MA SUAVIDAD ACOLCHONADITA (mixta)Clase 16 Internacional, cuenta con elemen-tos propios, nominativos y gráficos, que lahacen suficientemente distintiva en relación(sic) las demás marcas existentes en el mer-cado para la respectiva clase y relacionadas,‘elementos nominativos y gráficos’, que serecalca, le permiten estar en el mercado singenerar riesgo de confusión o asociación enel consumidor, (…)”.

- “(…) la marca concedida MICRO-TEJIDOCON MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADI-TA (mixta) Clase 16 Internacional, sí es dis-tintiva y las expresiones genéricas y/o des-


criptivas contenidas en la misma, no puedenser tenidas de forma fraccionada (…), la mar-ca (…) en su conjunto, cuenta con elemen-tos gráficos, nominativos y cromáticos, quela hacen diferente y diferenciable por lo cual,las pretensiones del actor contra las resolu-ciones expedidas dentro del trámite adminis-trativo (…) no deben prosperar”.

d) Tercero Interesado

La sociedad KIMBERLY-CLARK WORLDWI-DE, INC. en su contestación a la demanda,expresa, en lo principal, los siguientes argu-mentos:

- “La marca de mi representada, MICRO-TEJI-DO CON LA MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHO-NADITA (mixta), en clase 16, está constitui-da tanto por una combinación de palabras,como por imágenes y figuras. Así, queda fue-ra de toda duda que este signo, (…) es sus-ceptible de representación gráfica y, por tan-to, es apto para distinguir productos o servi-cios en el mercado”.

- “(…) la marca MICRO-TEJIDO CON LA MÁXI-MA SUAVIDAD ACOLCHONADITA (mixta) noconsiste exclusivamente en un signo des-criptivo, pues si bien la parte denominativapuede describir ciertas características de losproductos de la clase 16, la parte gráfica delsigno es altamente distintiva y, por tanto, elconjunto resulta lo suficientemente distintivocomo para ser registrado como marca”.

- “(…) la entidad administrativa no otorgó dere-chos exclusivos a mi poderdante sobre laparte nominativa de la marca, sino sobre elconjunto, conformado por el elemento nomi-nativo y la parte gráfica, pues, se reitera unavez más, la marca de mi poderdante es decarácter mixto, no nominativo, como errónea-mente pretende hacerlo ver el demandante”.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposición previs-ta en el artículo 1, literal c, del Tratado de Crea-ción del Tribunal, las normas cuya interpreta-ción se solicita, forman parte del ordenamientojurídico de la Comunidad Andina;

Que, al tenor de la disposición señalada en elartículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal,

en correspondencia con lo establecido en losartículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunales competente para interpretar por vía prejudiciallas normas que integran el ordenamiento jurídi-co de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fueadmitida a trámite por auto de veintisiete (27) deagosto de 2012.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

El Consejo de Estado, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera, de la Repúbli-ca de Colombia, ha solicitado interpretaciónprejudicial. No indica expresamente qué nor-mas se requiere que sean interpretadas, sinembargo, menciona que la parte actora invocócomo violados los artículos 134 y 135 literalesa), b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión dela Comunidad Andina.

El Tribunal considera que procede la interpreta-ción de los artículos correspondientes a la De-cisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, por haber constatado, en los documen-tos aparejados al expediente, que la solicitudrelativa al registro del signo “MICRO-TEJIDOCON LA MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA”(mixto), fue presentada el 10 de agosto de 2009,en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva delartículo 34 del Tratado de Creación del Tribunaly 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunaldeberá limitarse a precisar el contenido y alcan-ce de las normas que conforman el ordenamien-to jurídico de la Comunidad Andina, referidas alcaso concreto”, y que al ser estas disposicio-nes imperativas, que atribuyen al Tribunal Co-munitario la facultad de interpretar de oficio lasnormas del ordenamiento jurídico comunitarioque estime aplicables al caso concreto, se in-terpretarán de oficio los artículos 134 literales a)y b) y 135 literales a), b) y e) de la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina, por serpertinentes al presente caso.


DECISIÓN 486

“(…)


DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRODE MARCAS

Artículo 134.- A efectos de este régimenconstituirá marca cualquier signo que seaapto para distinguir productos o servicios enel mercado. Podrán registrarse como marcaslos signos susceptibles de representacióngráfica. La naturaleza del producto o servicioal cual se ha de aplicar una marca en ningúncaso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los si-guientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos,

logotipos, monogramas, retratos, etique-tas, emblemas y escudos;

(…)

Artículo 135.- No podrán registrarse comomarcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme alprimer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad;

(…)

e) consistan exclusivamente en un signo oindicación que pueda servir en el comerciopara describir la calidad, la cantidad, eldestino, el valor, la procedencia geográfi-ca, la época de producción u otros datos,características o informaciones de los pro-ductos o de los servicios para los cualesha de usarse dicho signo o indicación, in-cluidas las expresiones laudatorias referi-das a esos productos o servicios;

(…)”.

3. CONSIDERACIONES


- Concepto de marca y elementos constituti-vos;

- Impedimentos para el registro de un signocomo marca: cuando carece de distintividad;

- Clases de signos: signos mixtos;

- Signos conformados por frases descriptivas.Palabras de uso común. La marca débil;

- Autonomía de la Oficina Nacional Competen-te para tomar sus decisiones.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOSCONSTITUTIVOS.

En el presente caso, la sociedad KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. solicitó el registrodel signo “MICRO-TEJIDO CON LA MÁXIMASUAVIDAD ACOLCHONADITA” (mixto), paradistinguir productos comprendidos en la clase16 de la Clasificación Internacional de Niza. Ental virtud, deviene necesario hacer referenciaa los temas “concepto de marca y elementosconstitutivos”.

La Decisión 486, en su artículo 134, define a lamarca como “cualquier signo que sea apto paradistinguir productos o servicios en el mercado.Podrán registrarse como marcas los signos sus-ceptibles de representación gráfica”.

La marca es un bien inmaterial constituido porun signo conformado por palabras o combina-ción de palabras, imágenes, figuras, símbolos,gráficos, etc., que, susceptibles de representa-ción gráfica, sirvan para distinguir en el mercadoproductos o servicios, a fin de que el consumi-dor o usuario medio los identifique, valore, dife-rencie y seleccione sin riesgo de confusión oerror acerca del origen o la calidad del productoo del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la es-tructura del signo, algunas clases de marcas,como las denominativas, las gráficas y las mix-tas. En el marco de la Decisión 486 se puede,sin embargo, constatar la existencia de otrasclases de signos, diferentes a los enunciados,como los sonidos, los olores, los colores, laforma de los productos, sus envases o envol-turas, etc., según consta detallado en el artícu-lo 134 de la mencionada Decisión.

Los elementos constitutivos de una marca.

El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-presamente establecido en la Decisión 344, es-tá implícitamente contenido en la definición delartículo 134 mencionado, toda vez que un signopara que pueda ser captado y apreciado, esnecesario que pase a ser una expresión mate-rial identificable, a fin de que al ser aprehendida


por medios sensoriales y asimilada por la inteli-gencia, penetre en la mente de los consumido-res o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad sonlos requisitos expresamente exigidos en la De-cisión 486 como elementos esenciales de unamarca.

La susceptibilidad de representación gráfica con-siste en expresiones o descripciones realiza-das a través de palabras, gráficos, signos mix-tos, colores, figuras, etc., de tal manera quesus componentes puedan ser apreciados en elmercado de productos.

El signo tiene que ser representado en formamaterial para que el consumidor, a través de lossentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. Latraslación del signo del campo imaginativo desu creador hacia la realidad comercial, puededarse por medio de palabras, vocablos o deno-minaciones, gráficos, signos mixtos, notas, co-lores, etc.

La característica de distintividad es fundamen-tal que reúna todo signo para que sea suscepti-ble de registro como marca; lleva implícita laposibilidad de identificar unos productos o unosservicios de otros, haciendo viable de esa ma-nera la diferenciación por parte del consumidor.Es entonces distintivo el signo cuando por sísolo sirva para diferenciar un producto o unservicio sin que se confunda con él o con suscaracterísticas esenciales o primordiales.

Es importante advertir que la distintividad tieneun doble aspecto: 1) distintividad intrínseca,mediante la cual se determina la capacidad quedebe tener el signo para distinguir productos oservicios en el mercado; y, 2) distintividad ex-trínseca, mediante la cual se determina la capa-cidad del signo de diferenciarse de otros signosen el mercado.

En este sentido, el literal b) del artículo 135 dela Decisión 486, establece como una causal denulidad absoluta del registro de un signo, aque-llos que carezcan de este elemento fundamen-tal, la distintividad.

En consecuencia, el Juez Consultante debe ana-lizar en el presente caso, si el signo “MICRO-TEJIDO CON LA MÁXIMA SUAVIDAD ACOL-CHONADITA” (mixto), para distinguir productos

comprendidos en la clase 16 de la Clasifica-ción Internacional de Niza cumple con los requi-sitos del artículo 134 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina, y si no seencuentra dentro de las causales de irregistra-bilidad previstas en los artículos 135 y 136 de lareferida Decisión.

3.2. IMPEDIMENTOS PARA UN REGISTROMARCARIO: CUANDO CARECE DE DIS-TINTIVIDAD

En el proceso interno, las sociedades PAPE-LES NACIONALES S.A. y EMPRESAS CMPCS.A. formularon oposiciones a la solicitud deregistro del signo mixto “MICRO-TEJIDO CONLA MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA”bajo el argumento de que dicho signo carece dedistintividad.

El registro de un signo como marca se encuen-tra expresamente condicionado al hecho de queéste sea distintivo y susceptible de represen-tación gráfica. De conformidad con el artículo135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud dis-tintiva es uno de sus elementos constitutivos,como requisito esencial para su registro, segúnel cual no podrán ser registrados como marcaslos signos que “carezcan de distintividad”.

Al respecto, y a manera de ilustración, se trans-criben criterios del Tribunal de Justicia Europeo:“En la jurisprudencia europea se destaca que elcarácter distintivo de una marca ha de apreciar-se, por una parte, en relación con los productoso servicios para los que se ha solicitado el re-gistro y, por otra, en relación con la percepcióndel público al que va dirigida, y que está forma-do por el consumidor de dichos productos oservicios”; que “no es necesario que la marcapermita que el público al que va dirigida identifi-que al fabricante del producto o al prestador delservicio, transmitiéndole una indicación concre-ta de su identidad”, pues “la función esencial dela marca consiste en garantizar al consumidor oal usuario último el origen del producto o delservicio designado por la marca” (Sentencia delTribunal de Justicia de las Comunidades Euro-peas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00);y que cuando los productos designados en lasolicitud de registro van destinados a los consu-midores en general, “se supone que el públicocorrespondiente es un consumidor medio nor-malmente informado y razonablemente atento y


perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuen-ta la circunstancia de que el consumidor mediodebe confiar en la imagen imperfecta que con-serva en la memoria. Procede, igualmente, to-mar en consideración el hecho de que el nivelde atención del consumidor medio puede variaren función de la categoría de productos contem-plada (…)” (Sentencia del Tribunal de Justiciade las Comunidades Europeas del 25 de sep-tiembre de 2002, asunto T-136/00). 1

3.3. CLASES DE SIGNOS: SIGNOS MIXTOS.

La doctrina ha reconocido varias clases de mar-cas, como las denominativas, las gráficas y lasmixtas, en atención a la estructura del signo.

En este contexto, tomando en cuenta que elsigno solicitado a registro es “MICRO-TEJIDOCON LA MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADI-TA” (mixto); el Tribunal considera convenienteexaminar lo concerniente a las marcas mixtascon parte denominativa compuesta.

Las marcas mixtas se componen de un ele-mento denominativo (una o varias palabras) yun elemento gráfico (una o varias imágenes). Lacombinación de estos elementos, al ser apre-ciados en su conjunto, produce en el consumi-dor una idea sobre la marca que le permitediferenciarla de las demás existentes en el mer-cado.

La jurisprudencia indica: “La marca mixta esuna unidad, en la cual se ha solicitado el regis-tro del elemento nominativo como el gráfico,como uno solo. Cuando se otorga el registro dela marca mixta se la protege en su integridad yno a sus elementos por separado”. 2

La parte denominativa del signo mixto puede sercompuesta, como en el presente caso, es decir,integrada por dos o más palabras, números,etc. Al respecto, el Tribunal ha establecido que:“No existe prohibición alguna para que los sig-nos a registrarse adopten, entre otras, cualquie-ra de estas formas: se compongan de una pala-

bra compuesta, o de dos o más palabras, con osin significación conceptual, con o sin el acom-pañamiento de un gráfico (...)”. 3

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

“En el supuesto de solicitarse el registro co-mo marca de un signo compuesto, caso quehaya de juzgarse sobre su registrabilidad,habrá de examinarse especialmente la rele-vancia y distintividad de los vocablos que loconforman. Existen vocablos que dotan alsigno de ‘(…) la suficiente carga semánticaque permita una eficacia particularizadora queconduzca a identificar el origen empresarial(…)’. (Sentencia del proceso 13-IP-2001). Portanto, si existe un nuevo vocablo que pue-da claramente dar suficiente distintividad alsigno, podrá ser objeto de registro”. (Proceso50-IP-2005. Marca: “CANALETA 90”. Inter-pretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena No. 1217, de 11 de julio de 2005).

De acuerdo a la doctrina especializada, “en elanálisis de una marca mixta hay que esforzarsepor encontrar la dimensión más característicade la misma: la dimensión que con mayor fuerzay profundidad penetra en la mente del consumi-dor; y que, por lo mismo, determina la impresióngeneral que la marca mixta va a suscitar en losconsumidores”. 4

3.4. SIGNOS CONFORMADOS POR FRASESDESCRIPTIVAS. PALABRAS DE USO CO-MÚN. LA MARCA DÉBIL.

Signos conformados por frases descriptivas:

En el presente proceso, la sociedad PAPELESNACIONALES S.A., en su escrito de demanda,argumentó que “La marca mixta que contiene lafrase ‘MICRO-TEJIDO CON LA MÁXIMA SUA-VIDAD ACOLCHONADITA’, con relación a losproductos de la Clase 16 Internacional, dentrode los cuales se encuentran ‘los pañuelos facia-les, papel higiénico, toallas de papel, servilletas

3 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677,de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBU-NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

4 Proceso 46-IP-2008. 14 de mayo de 2008, publicadaen la G.O.A.C. No. 1644 de 7 de agosto de 2008. Mar-ca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). TRIBU-NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

1 Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembredel 2004. Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNALDE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

2 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJAVIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-NIDAD ANDINA.


de papel para pasar a la mesa’ a los cuales cir-cunscribe su actividad la Sociedad KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., es insuficiente-mente distintiva, ya que la citada frase se refie-re a características comunes y esenciales delos productos de uso higiénico (…)”; a su turno,la sociedad KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE,INC. dijo que “(…) la marca MICRO-TEJIDOCON LA MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA(mixta) no consiste exclusivamente en un signodescriptivo, pues si bien la parte denominativapuede describir ciertas características de losproductos de la clase 16, la parte gráfica delsigno es altamente distintiva y, por tanto, elconjunto resulta lo suficientemente distintivo co-mo para ser registrado como marca”; en talvirtud, se hará referencia a los signos conforma-dos por frases descriptivas.

En primer lugar, deviene necesario precisar queel signo descriptivo no tiene poder identifica-torio, toda vez que se confunde con lo que va aidentificar, sea un producto o un servicio o cua-lesquiera de sus propiedades o características.

El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486determina la irregistrabilidad de signos descrip-tivos. Dicha causal de irregistrabilidad precisalo siguiente:

“Artículo 135.- No podrán registrarse comomarcas los signos que:

e) consistan exclusivamente en un signo oindicación que pueda servir en el comerciopara describir la calidad, la cantidad, eldestino, el valor, la procedencia geográ-fica, la época de producción u otros datos,características o informaciones de los pro-ductos o de los servicios para los cualesha de usarse dicho signo o indicación, in-cluidas las expresiones laudatorias referi-das a esos productos o servicios”.

La irregistrabilidad de los signos descriptivosimplica a los que designen exclusivamente lacalidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugarde origen, la época de producción u otros datoscaracterísticos o informaciones de los produc-tos o de los servicios, si tales característicasson comunes a otros productos o servicios, elsigno no será distintivo y en consecuencia nopodrá ser registrado. Se incluye en esta causalde irregistrabilidad las expresiones laudatoriasreferidas a esos productos o servicios.

El Tribunal ha sostenido que uno de los méto-dos para determinar si un signo es descriptivo,es formularse la pregunta de “cómo es” el pro-ducto o servicio que se pretende registrar, “(...)de tal manera que si la respuesta espontánea-mente suministrada -por ejemplo por un consu-midor medio- es igual a la de la designación deese producto, habrá lugar a establecer la natu-raleza descriptiva de la denominación” 5.

La jurisprudencia ha reconocido que los adje-tivos calificativos suelen ser aceptados comomarcas, siempre que no tengan una estrecharelación con los bienes o con los servicios quepretendan proteger o distinguir. En todo caso,cabe advertir que en la medida en que estossignos puedan servir de calificativos para dis-tintos productos o servicios pertenecientes adiversas clases, se verá disminuida su capaci-dad distintiva, por ser factible su utilización endiversos productos o servicios.

Ahora bien, puede ser que el signo esté inte-grado por varias expresiones descriptivas, eneste caso, como se dijo, su titular no puedeatribuirse la exclusividad de dichas expresionesni prohibir su utilización por parte de terceros.

Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina, enlos casos en los que se trate de denominacio-nes conformadas por palabras descriptivas, ladistintividad se debe buscar en el elemento di-ferente que integra el signo, ya que estas de-nominaciones derivarían en ser signos débiles.

Palabras de uso común. La marca débil:

En el presente proceso, el signo solicitado aregistro incluye palabras de uso común, confor-me lo indica la demandante; en tal virtud, sehará referencia a las palabras de uso común y ala marca débil.

Al conformar una marca, su creador puede va-lerse de toda clase de elementos como: pala-bras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones,que individualmente consideradas pueden esti-

5 Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicadoen la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de 2001,citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOSY JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicadoen la Gaceta Oficial Nº 189, de 15 de septiembre de1995.


marse como expresiones de uso común, por loque no pueden ser objeto de monopolio o domi-nio absoluto por persona alguna.

Es claro que el titular de una marca que lleveincluida una expresión de tal naturaleza no tieneun dominio exclusivo sobre ella y, en conse-cuencia, no está facultado por la ley para impe-dir que terceros puedan utilizar dicha expresiónen combinación de otros elementos en la con-formación de signos marcarios, siempre que elresultado sea suficientemente distintivo a fin deno crear riesgo confusión.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la si-guiente manera:

“Una marca puede incluir en su conjunto pala-bras que individualmente consideradas pue-den estimarse como expresiones de uso co-mún, y que por ser tales no pueden ser objetode monopolio por persona alguna. Por ello eltitular de una marca que lleve incluida unaexpresión de tal naturaleza no está legalmen-te facultado para oponerse a que tercerospuedan utilizar dicha expresión, en combina-ción de otros elementos en la conformaciónde signos marcarios, siempre que el resulta-do sea original y lo suficientemente distintivoa fin de no crear confusión.” 6

Al realizar el examen de registrabilidad de mar-cas que se encuentran conformadas por pala-bras de uso común, éstas no deben ser consi-deradas en dicho examen.

En el caso de denominaciones conformadas porpalabras de uso común, la distintividad se bus-ca en el elemento diferente que integra el signo,ya que dichas expresiones son marcariamentedébiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza eltitular de la marca descarta que palabras nece-sarias o usuales pertenecientes al dominio pú-blico puedan ser utilizadas únicamente por untitular marcario, ya que al ser esos vocablosusuales, no se puede impedir que el público engeneral los siga utilizando.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

“El titular de una marca con un elemento deuso común sabe que tendrá que coexistir conlas marcas anteriores, y con las que se hande solicitar en el futuro. Y sabe también quesiempre existirá entre las marcas así configu-radas el parecido que se deriva, necesaria-mente, de las partículas coparticipadas in-susceptibles de privilegio marcario. Esto ne-cesariamente tendrá efectos sobre el crite-rio que se aplique en el cotejo. Y por ello seha dicho que esos elementos de uso comúnson marcariamente débiles.” 7

3.5. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONALCOMPETENTE PARA TOMAR SUS DECI-SIONES.

En el presente proceso, la sociedad PAPELESNACIONALES S.A., en su escrito de demanda,argumentó que “(…) sorprende la falta de uni-dad de criterio que tiene la Superintendencia deIndustria y Comercio, para determinar si un sig-no es descriptivo o no, cuando en Resolucionesanteriores (…) se observó que dicha entidadutilizaba parámetros muy claros referentes a ladescriptividad (…)”; en tal virtud, deviene nece-sario hacer referencia a la autonomía de la ofici-na nacional competente para tomar sus decisio-nes.

Sobre el tema se transcribe lo expresado poreste Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008,publicado en la G.O.A.C. Nº 1675 de 5 de di-ciembre de 2008. Marca “LAN ECUADOR”:

“El sistema de registro marcario que se adop-tó en la Comunidad Andina se encuentra so-portado en la actividad autónoma e indepen-diente de las Oficinas Competentes en cadaPaís Miembro. Dicha actividad, que aunquede manera general se encuentra regulada porla normativa comunitaria, deja a salvo la men-cionada independencia, y es así como el Ca-pítulo V de la Decisión 344 regula el procedi-miento de registro marcario, e instaura encabeza de las Oficinas Nacionales Compe-tentes el procedimiento y el respectivo exa-men de registrabilidad.

7 OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. EditorialAbeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág.215.

6 Proceso 70-IP-2005. Interpretación prejudicial de 21de junio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial delAcuerdo de Cartagena No. 1231 de 16 de agosto de2005, marca: “US ROBOTICS”. JURISPRUDENCIA DELTRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


Dicha autonomía se manifiesta tanto en re-lación con decisiones emanadas de otrasoficinas de registro marcario (principio de in-dependencia), como en relación con sus pro-pias decisiones”.

Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado:

“Si bien las Oficinas Competentes y las de-cisiones que de ellas emanan son indepen-dientes, algunas figuras del derecho marcariocomunitario las ponen en contacto, como se-ría el caso del derecho de prioridad o de laoposición de carácter andino, sin que lo ante-rior signifique de ninguna manera uniformizarlos pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independen-cia de las Oficinas de Registro Marcario sig-nifica que juzgarán la registrabilidad o irre-gistrabilidad de los signos como marcas, sintener en consideración el análisis de regis-trabilidad o irregistrabilidad realizado en otrau otras Oficinas Competentes de los PaísesMiembros. De conformidad con lo anterior, sise ha obtenido un registro marcario en deter-minado País Miembro esto no significa queindefectiblemente se deberá conceder dichoregistro marcario en los otros Países. O bien,si el registro marcario ha sido negado en unode ellos, tampoco significa que deba ser ne-gado en los demás Países Miembros, aún enel caso de presentarse con base en el dere-cho de prioridad por haberse solicitado en elmismo País que negó el registro.” (Proceso71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15de agosto de 2007, Marca: “MONARCH-M,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de2007).

Un aspecto de especial importancia en relacióna este tema constituye el hecho que el princi-pio de independencia implica dejar en libertad ala Oficina Nacional Competente para que, deacuerdo a su criterio de interpretación de loshechos y de las normas, adopte la decisión queconsidere más adecuada en relación al casopuesto a su conocimiento. En cualquier eventoes menester que se justifique de manera sufi-ciente y razonable el criterio adelantado.

Sobre el segundo tema, la norma comunitariaestableció como atribución de las oficinas na-cionales de registro marcario la obligación de

realizar el examen de registrabilidad, el que esobligatorio y debe llevarse a cabo aún en el casode que no hubiesen sido presentadas oposicio-nes; como ya se indicó, la Autoridad Competen-te en ningún caso queda eximida de realizar elexamen de fondo para conceder o negar el re-gistro. En el caso de que sean presentadasoposiciones, la Oficina Nacional Competente sepronunciará acerca de ellas así como acerca dela concesión o de la denegación del registrosolicitado.

Asimismo, es pertinente agregar que este exa-men de oficio, integral y motivado debe serautónomo tanto en relación con las decisionesexpedidas por otras oficinas de registro mar-cario, como en relación con anteriores decisio-nes expedidas por la propia oficina, en el senti-do de que ésta debe realizar el examen de re-gistrabilidad analizando cada caso concreto, esdecir, estudiando el signo solicitado para regis-tro, las oposiciones presentadas y la informa-ción recaudada para dicho procedimiento, inde-pendiente de anteriores análisis sobre signosidénticos o similares.

Esta atribución no quiere decir que la Oficina deRegistro Marcario no tenga límites en su actua-ción y que no pueda utilizar como precedentessus propias actuaciones, sino que la oficina deregistro marcario tiene la obligación, en cadacaso, de hacer un análisis de registrabilidad,teniendo en cuenta los aspectos y pruebas queobran en cada trámite.


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Un signo puede ser registrado como marca,cuando distingue productos o servicios en elmercado y reúne el requisito de ser suscepti-ble de representación gráfica, de conformi-dad con lo establecido por el artículo 134 dela Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina. Esa aptitud se confirmará si elsigno, cuyo registro se solicita, no se en-cuentra comprendido en ninguna de las cau-sales de irregistrabilidad determinadas porlos artículos 135 y 136 de la mencionadaDecisión. La distintividad del signo presupo-


ne su perceptibilidad por cualesquiera de lossentidos.

2. No son registrables como marcas los signosque no cumplan con lo establecido por elartículo 134 de la Decisión 486, conforme loseñala el artículo 135 en su literal a).

3. Tampoco son registrables como marcas, lossignos que carezcan de distintividad, en ar-monía con lo señalado en el artículo 135,literal b) de la misma Decisión.

4. Las marcas mixtas se componen de un ele-mento denominativo (una o varias palabras) yun elemento gráfico (una o varias imágenes).

La marca mixta es una unidad, en la cual seha solicitado el registro del elemento nomina-tivo como el gráfico, como uno solo. Cuandose otorga el registro de la marca mixta se laprotege en su integridad y no a sus elemen-tos por separado.

5. El signo descriptivo no es distintivo y, portanto, no será registrable como marca si selimita exclusivamente a informar al consumi-dor o al usuario acerca de las característicasu otros datos del producto de que se trate,comunes a otros productos del mismo géne-ro.

Corresponderá al juez consultante determi-nar si el signo “MICRO-TEJIDO CON LA MÁXI-MA SUAVIDAD ACOLCHONADITA” (mixto) esun signo descriptivo de las características,cualidades o efectos de los productos de laclases 16 exigiéndose, en consecuencia, ha-cer uso de la imaginación y del entendimien-to para relacionar aquel signo con este obje-to; y, en consecuencia, si es o no registrable.

Los signos pueden estar conformados porpalabras de uso general o común. En estecaso, la distintividad se busca en el elemen-to diferente que integra el signo y en la condi-ción de signo de fantasía del conjunto mar-cario, es decir, la presencia de aquellos noimpedirá el registro de la denominación, casoque el conjunto del signo se halle provisto deotros elementos que lo doten de fuerza distin-tiva suficiente. Y puesto que el vocablo deuso común no es apropiable en exclusiva, eltitular de la marca que lo posea no podráimpedir su inclusión en otro signo.

En el caso de denominaciones conformadaspor palabras de uso común, la distintividad sebusca en el elemento diferente que integra elsigno, ya que dichos términos son marca-riamente débiles.

6. La Oficina Nacional Competente debe, nece-sariamente, realizar el examen de registrabi-lidad del signo solicitado para registro, el quecomprenderá el análisis de todas las exigen-cias establecidas por la Decisión 486. Dichoexamen debe realizarse aún en aquellos ca-sos en que no hayan sido presentadas opo-siciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientementede su contenido, favorable o desfavorable,que resuelva las oposiciones en el caso dehaberlas, y determine la concesión o la dene-gación del registro de un signo, deberá plas-marse en resolución debidamente motivada,la que deberá ser notificada al peticionario.

Asimismo, el examen de registrabilidad rea-lizado por las oficinas de registro marcariotiene las siguientes características:

• Debe ser de oficio.• Es integral.• Se debe plasmar en una resolución debi-

damente motivada.• Es autónomo.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 2010-00504, deberá adoptar la presente interpreta-ción. Asimismo, deberá dar cumplimiento a lasdisposiciones contenidas en el párrafo tercerodel artículo 128 del Estatuto vigente.






PROCESO 101-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina formulada por la Sala de Derecho

Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de laRepública del Perú. Interpretación, de oficio, de los artículos 167, 170, 224 y 229

de la misma Decisión. Actor: Sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A.Marca: “FAMILIA” (mixta). Expediente Interno Nº 164-2011.


En la solicitud sobre interpretación prejudicialformulada por la Sala de Derecho Constitucionaly Social Permanente de la Corte Suprema deJusticia de la República del Perú.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicialy de sus anexos se desprende que las exigen-cias contempladas en el artículo 33 del Tratadode Creación del Tribunal y los requisitos previs-tos en el artículo 125 de su Estatuto fueroncumplidos, por lo que su admisión a trámite fueconsiderada procedente por auto de veintisiete(27) de agosto de 2012.

1. ANTECEDENTES

1.1. Las partes

Demandante: la sociedad PRODUCTOS FA-MILIA S.A.

Demandados: EL INSTITUTO NACIONAL DEDEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PRO-TECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(INDECOPI) de la República del Perú y la socie-dad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC.


La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. solici-ta que se declare la nulidad de la siguiente Re-solución Administrativa:

- Nº 0030-2008/TPI-INDECOPI de 3 de enerode 2008, a través de la cual el Tribunal de De-fensa de la Competencia y de la Protecciónde la Propiedad Intelectual del INDECOPI re-solvió revocar la Resolución Nº 6265-2007/OSD-INDECOPI de 16 de abril de 2007; y, enconsecuencia, confirma la Resolución Nº 9277-2006/OSD-INDECOPI de 22 de junio de 2006que declaró fundada en parte la acción decancelación y canceló parcialmente el regis-tro de marca de producto FAMILIA (mixta)manteniéndolo vigente únicamente para dis-tinguir papel higiénico y servilletas de la cla-se 16 de la Nomenclatura Oficial.


Del expediente remitido por la Sala de DerechoConstitucional y Social Permanente de la CorteSuprema de Justicia de la República del Perú,han podido ser destacados los siguientes as-pectos:


TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-

pia del original que reposa en el expediente deesta Secretaría. CERTIFICO.-



a) Los hechos


- El 3 de enero de 2005, la sociedad PRODUC-TOS FAMILIA S.A. solicitó la cancelaciónpor falta de uso del registro del signo “FAMI-LIA” (mixto), para distinguir productos com-prendidos en la clase 16 de la ClasificaciónInternacional de Niza, registrado a favor de lasociedad KIMBERLY CLARK CORPORA-TION INC.

- El 22 de junio de 2006, la Oficina de SignosDistintivos del INDECOPI expidió la Resolu-ción Nº 9277-2006/OSD-INDECOPI, a travésde la cual declaró fundada en parte la acciónde cancelación; y, en consecuencia, cancelóparcialmente el registro del signo FAMILIA(mixto) a favor de la sociedad KIMBERLYCLARK CORPORATION INC. En dicha Reso-lución se precisó que la referida marca que-daba registrada para distinguir únicamente“papel higiénico y servilletas de papel” de laclase 16 de la Clasificación Internacional.

- El 17 de julio de 2006, la sociedad PRODUC-TOS FAMILIA S.A. interpuso el recurso dereconsideración en contra de la Resoluciónreferida.

- El 18 de diciembre de 2006, la Gerencia deEstudios Económicos presentó el informe No.072-2006/GEE con su opinión técnica sobrelos argumentos económicos y estadísticosdel recurso de reconsideración presentado.

- El 16 de abril de 2007, la Oficina de SignosDistintivos del INDECOPI expidió la Resolu-ción Nº 6265-2007/OSD-INDECOPI, a travésde la cual declaró fundado el recurso de re-consideración interpuesto por la sociedadPRODUCTOS FAMILIA S.A. contra la Reso-lución Nº 9277-2006/OSD-INDECOPI; y, enconsecuencia, fundada la acción de cancela-ción de registro del signo FAMILIA (mixto) afavor de la sociedad KIMBERLY CLARKCORPORATION INC. para distinguir papelesde toda clase incluyendo “papel higiénico yservilletas de papel” de la clase 16 de la Cla-sificación Internacional.

- El 20 de abril de 2007, la sociedad KIMBERLYCLARK CORPORATION INC. interpuso el re-

curso de apelación en contra de la Resolu-ción referida.

- El 3 de enero de 2008, el Tribunal de Defensade la Competencia y de la Protección de laPropiedad Intelectual del INDECOPI expidióla Resolución Nº 0030-2008/TPI-INDECOPI através de la cual resolvió revocar la Resolu-ción Nº 6265-2007/OSD-INDECOPI de 16 deabril de 2007; y, en consecuencia, confirmarla Resolución Nº 9277-2006/OSD-INDECOPIde 22 de junio de 2006, que declaró fundadaen parte la acción de cancelación y cancelóparcialmente el registro de la marca de pro-ducto FAMILIA (mixta), manteniéndolo vi-gente únicamente para distinguir papel higié-nico y servilletas, de la clase 16 de la No-menclatura Oficial.

- La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. in-terpuso demanda contencioso administrati-va, por la cual impugnó la resolución adminis-trativa Nº 0030-2008/TPI-INDECOPI de 3 deenero de 2008.

- El 23 de marzo de 2009, la Segunda SalaEspecializada en lo Contencioso Administra-tivo expidió la Resolución No. 10 a través dela cual declaró INFUNDADA la demanda con-tencioso administrativa interpuesta por la so-ciedad PRODUCTOS FAMILIA S.A.

- El 9 de junio de 2009, la sociedad PRODUC-TOS FAMILIA S.A. interpuso recurso de ape-lación en contra de la sentencia de 23 demarzo de 2009.

- El 26 de mayo de 2010, la Corte Suprema deJusticia de la República del Perú, Sala CivilTransitoria, emitió la Resolución por mediode la cual confirmó la sentencia apelada.

- El 15 de octubre de 2010, la sociedad PRO-DUCTOS FAMILIA S.A. interpuso recurso decasación en contra de la sentencia de 26 demayo de 2010.

- El 5 de septiembre de 2011, la Sala de Dere-cho Constitucional y Social Permanente dela Corte Suprema de Justicia de la Repúblicadel Perú expidió el Auto Calificatorio del Re-curso de Casación Nº 164-2011 - LIMA a tra-vés del cual declaró procedente el recursode casación interpuesto y mandó remitir co-pias certificadas de los actuados al Tribunalde Justicia de la Comunidad Andina.


- El 30 de mayo de 2012, la Presidenta (e) dela Sala de Derecho Constitucional y SocialPermanente de la Corte Suprema de Justiciade la República del Perú, a través del OficioNo. 14-2012-SCS-CS, solicita la interpreta-ción prejudicial de los artículos 165 y 166 dela Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina.


La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., ensu escrito de demanda expresa, en lo principal,los siguientes argumentos:

- “PRODUCTOS FAMILIA S.A. de la Repúbli-ca de Colombia (…) es titular de la marcaFAMILIA en distintos países. Esta titularidadha sido registrada con anterioridad al año1986 en Colombia, donde está catalogadacomo una de las marcas más queridas, fa-mosas y notoriamente conocidas”.

- “(…) el Tribunal del INDECOPI cometió unERROR al no haber decidido la cancelacióndel registro de la marca, pues las cifras men-cionadas revelan una clara ausencia de usoefectivo de la marca FAMILIA en el mercadoperuano de papel higiénico y de servilletas”.

- “(…) habiéndose establecido que la partici-pación de la marca FAMILIA es inferior a unamilésima parte del mercado peruano de papelhigiénico y, por otro lado, es menor a las tresmilésimas partes del mercado de servilletas,podemos afirmar que dichas participacionesno configuran el USO EFECTIVO acorde conlas características de estos productos (deconsumo masivo), ni de la empresa titular delregistro de la marca FAMILIA que los pro-vee”.

- “(…) la carga de la prueba corresponde al ti-tular de la marca. Sin embargo, ha quedadodemostrado que KC ÚNICAMENTE HA CUM-PLIDO CON ACREDITAR EL CUMPLIMIEN-TO DEL CRITERIO FORMAL DEL USO (ATRAVÉS DE LAS FACTURAS), NO ASÍ CONEL ASPECTO CUANTITATIVO (adviértaseque toda su actividad en el procedimientoadministrativo se circunscribe a presentar lasfacturas, pero no efectúa el análisis que no-sotros hemos realizado), quizás el más im-portante y sobre el cual nuestra empresa síha reparado con la finalidad de acreditar quela titularidad de KC sobre la marca Familia

únicamente refleja en los registros, no así enel mercado”.

c) Contestación a la demanda

El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DELA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DELA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI),en su contestación a la demanda, expresa, enlo principal, los siguientes argumentos:

- “(…) la empresa KC ha comercializado en elmercado peruano, de forma constante y con-tinua, papel higiénico y servilletas familia en-tre el 2 de enero de del (sic) 2002 y el 2 deenero del 2005, en la cantidad y modo quecorresponde a dichos productos y además demanera externa y pública (no formal o simbó-lica)”.

- “(…) deberá apreciarse si los productos sonpor ejemplo de consumo masivo o, si losmismos están destinados a un público espe-cializado. (…) En el presente caso, los pro-ductos (papel higiénico y servilletas) consti-tuyen productos de consumo masivo, tal comofue considerado a lo largo del procedimientoadministrativo que ha dado origen al presenteproceso”.

- “(…) exigir, como pretende la demandante,que la marca FAMILIA presente los mismosvolúmenes de venta que la marca líder de laempresa KC, resulta no solamente absurdo,sino además atentatorio contra el RégimenEconómico establecido en nuestra cartaMagna”.

- “La Sala apreciará que el Tribunal del INDE-COPI efectuó un análisis global de los me-dios de prueba, los cuales visto en su con-junto dieron lugar a la conclusión de que laempresa KC sí había usado su marca FAMI-LIA en el mercado nacional para distinguirpapel higiénico y servilletas”.

- “De hecho, la empresa KC no estaba en laobligación de probar el uso de su marca a lolargo de todo el periodo relevante (los 3 añosseguidos). Antes bien, debía sólo demostrarque NO ERA CIERTO que había dejado deusar la marca los 3 años consecutivos a lapresentación de la cancelación. A tal efecto,debió acreditar el uso de su marca en algúnsegmento de dicho período, siempre que elnivel de comercialización acreditado corres-pondiera a la naturaleza del producto”.


d) Tercero Interesado

La sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDEINC., en su contestación a la demanda, expre-sa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- “Productos Familia S.A. demostró el uso desu marca FAMILIA, no sólo para un producto,sino de la forma y modo que corresponde nor-malmente a los artículos: -papel higiénico; -servilletas de papel; en el territorio peruanodurante el periodo relevante, es decir, desdeel 3 de enero de 2002 al 3 de enero de 2005(…)”.

- “(…) el doctor Otamendi señaló en su infor-me, luego de realizar precisiones doctrinariasque las pruebas presentadas por KimberlyClark Worldwide, Inc. demostraban el uso dela marca FAMILIA del mondo (sic) y forma quenormalmente corresponde a una marca quedistingue papel higiénico y servilletas de pa-pel”.

- “Cierto es que formalmente la Oficina de Sig-nos Distintivos, puede solicitar informes aotras dependencias de Indecopi y otras insti-tuciones, sin embargo, consideramos que enel presente caso la Oficina de Signos Distin-tivos, quien es competente por ley para deter-minar lo que es un concepto jurídico: el usode una marca, incurrió en un error al solicitara un ente no capacitado ni competente entemas jurídicos, como es la Gerencia de Es-tudios Económicos, se pronuncie sobre si enel presente caso se había o no demostrado eluso de la marca FAMILIA”.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposición pre-vista en el artículo 1, literal c), del Tratado deCreación del Tribunal, las normas cuya interpre-tación se solicita, forman parte del ordenamien-to jurídico de la Comunidad Andina;

Que, al tenor de la disposición señalada en elartículo 32 del Tratado de Creación del Tribu-nal, en correspondencia con lo establecido enlos artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribu-nal es competente para interpretar por vía pre-judicial las normas que integran el ordenamien-to jurídico de dicha Comunidad;


2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

La Sala de Derecho Constitucional y SocialPermanente de la Corte Suprema de Justicia dela República del Perú ha solicitado la interpreta-ción prejudicial de los artículos 165 y 166 de laDecisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina.

El Tribunal considera que procede la interpreta-ción de los artículos solicitados y correspon-dientes a la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, por haber constatado, enlos documentos aparejados al expediente, quela solicitud relativa a la cancelación del registrodel signo “FAMILIA” (mixto), fue presentada el 3de enero de 2005, en vigencia de la Decisión486 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva delartículo 34 del Tratado de Creación del Tribunaly 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunaldeberá limitarse a precisar el contenido y alcan-ce de las normas que conforman el ordenamien-to jurídico de la Comunidad Andina, referidas alcaso concreto”, y que al ser estas disposicio-nes imperativas, que atribuyen al Tribunal Co-munitario la facultad de interpretar de oficio lasnormas del ordenamiento jurídico comunitarioque estime aplicables al caso concreto, se in-terpretará de oficio los artículos 167, 170, 224 y229 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, por ser pertinentes al pre-sente caso.


DECISIÓN 486

(…)

CAPÍTULO V

De la Cancelación del Registro

“Artículo 165.- La oficina nacional com-petente cancelará el registro de una marca asolicitud de persona interesada, cuando sinmotivo justificado la marca no se hubiese


utilizado en al menos uno de los Países Miem-bros, por su titular, por un licenciatario o porotra persona autorizada para ello durante lostres años consecutivos precedentes a la fe-cha en que se inicie la acción de cancela-ción. La cancelación de un registro por faltade uso de la marca también podrá solicitarsecomo defensa en un procedimiento de oposi-ción interpuestos con base en la marca nousada.

No obstante lo previsto en el párrafo ante-rior, no podrá iniciarse la acción de cancela-ción antes de transcurridos tres años conta-dos a partir de la fecha de notificación de laresolución que agote el procedimiento de re-gistro de la marca respectiva en la vía admi-nistrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sóloafectara a uno o a algunos de los productos oservicios para los cuales estuviese registra-da la marca, se ordenará una reducción olimitación de la lista de los productos o servi-cios comprendidos en el registro de la marca,eliminando aquéllos respecto de los cuales lamarca no se hubiese usado; para ello se to-mará en cuenta la identidad o similitud de losproductos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando eltitular demuestre que la falta de uso se de-bió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortui-to”.

“Artículo 166.- Se entenderá que una marcase encuentra en uso cuando los productos oservicios que ella distingue han sido puestosen el comercio o se encuentran disponiblesen el mercado bajo esa marca, en la cantidady del modo que normalmente corresponde,teniendo en cuenta la naturaleza de los pro-ductos o servicios y las modalidades bajo lascuales se efectúa su comercialización en elmercado.

También se considerará usada una marca,cuando distinga exclusivamente productos queson exportados desde cualquiera de los Paí-ses Miembros, según lo establecido en elpárrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difierade la forma en que fue registrada sólo encuanto a detalles o elementos que no alterensu carácter distintivo, no motivará la cancela-

ción del registro por falta de uso, ni disminui-rá la protección que corresponda a la marca”.

“Artículo 167.- La carga de la prueba deluso de la marca corresponderá al titular delregistro.

El uso de la marca podrá demostrarse me-diante facturas comerciales, documentos con-tables o certificaciones de auditoría que de-muestren la regularidad y la cantidad de lacomercialización de las mercancías identifi-cadas con la marca, entre otros”.

(…)

“Artículo 170.- Recibida una solicitud decancelación, la oficina nacional competentenotificará al titular de la marca registradapara que dentro del plazo de sesenta díashábiles contados a partir de la notificación,haga valer los alegatos y las pruebas que es-time convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere esteartículo, la oficina nacional competente deci-dirá sobre la cancelación o no del registro dela marca, lo cual notificará a las partes, me-diante resolución”.

DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIA-MENTE CONOCIDOS

“Artículo 224.- Se entiende por signo distin-tivo notoriamente conocido el que fuese reco-nocido como tal en cualquier País Miembropor el sector pertinente, independientementede la manera o el medio por el cual se hubie-se hecho conocido”.

(…)

“Artículo 229.- No se negará la calidad denotorio a un signo por el solo hecho que:

a) no esté registrado o en trámite de registroen el País Miembro o en el extranjero;

b) no haya sido usado o no se esté usandopara distinguir productos o servicios, opara identificar actividades o estableci-mientos en el País Miembro; o,

c) no sea notoriamente conocido en el ex-tranjero.

(…)”.


3. CONSIDERACIONES

- Cancelación parcial del registro de una mar-ca notoria por falta de uso; Procedimiento;

- Prueba de uso de una marca;- Cancelación respecto de una marca notoria;- Autonomía de la Oficina Nacional Competen-

te para tomar sus decisiones.

3.1. CANCELACIÓN PARCIAL DEL REGISTRODE UNA MARCA NOTORIA POR FALTADE USO. PROCEDIMIENTO.

Tomando en cuenta que:

- La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. so-licitó la cancelación por falta de uso del regis-tro del signo “FAMILIA” (mixto), para distin-guir productos comprendidos en la clase 16de la Clasificación Internacional de Niza, re-gistrado a favor de la sociedad KIMBERLYCLARK CORPORATION INC.

- La Oficina de Signos Distintivos del INDE-COPI expidió la Resolución Nº 9277-2006/OSD-INDECOPI, a través de la cual declarófundada en parte la acción de cancelación; y,en consecuencia, canceló parcialmente elregistro del signo FAMILIA (mixto), inscrito afavor de la sociedad KIMBERLY CLARKCORPORATION INC.

El Tribunal estima adecuado referirse a la can-celación parcial del registro de una marca noto-ria por falta de uso. Para abordar mejor estetema, se analizará, primero, la cancelación deun registro marcario por falta de uso y su proce-dimiento, luego, la prueba de uso de una marca,y, finalmente, la cancelación respecto de unamarca notoria.

El artículo 165 de la Decisión 486 establece lorelativo a la cancelación del registro marcariopor falta de uso.

El objetivo de solicitar el registro de un signocomo marca es utilizarla para distinguir en elmercado los productos o servicios que pretendeproteger, si esa finalidad no existe o no sedemuestra que ha existido, será razón valederapara cancelar su registro.

La cancelación produce la extinción del dere-cho de la marca por desuso de la misma, estafigura es uno de los mecanismos que contribu-yen a garantizar el uso efectivo de las marcas,

obligando a sus titulares a usarlas en productoso servicios para las cuales han sido destinadas.

En este sentido, Fernández–Novoa señala que“La falta de uso de la marca es, sin duda algu-na, la causa de caducidad que tiene un mayorrelieve desde una perspectiva funcional así comoen la esfera práctica. En efecto, la caducidadmotivada por la falta de uso es la medida quemás eficazmente garantiza la consecución delas finalidades perseguidas por el principio deluso obligatorio de la marca”. 1

El artículo 165 atribuye competencia a la Ofici-na Nacional Competente para cancelar el regis-tro de una marca y establece que ésta procedecuando “sin motivo justificado la marca no sehubiese utilizado en al menos uno de los Paí-ses Miembros, por su titular, por un licenciata-rio o por otra persona autorizada para ello du-rante los tres años consecutivos precedentes ala fecha en que se inicie la acción de cancela-ción”.

Asimismo, el artículo 165 de la Decisión 486expresa que “La cancelación de un registro porfalta de uso de la marca también podrá solici-tarse como defensa en un procedimiento deoposición interpuestos con base en la marca nousada”.

Este Tribunal ha manifestado que de conformi-dad con el artículo mencionado, el trámite seinicia a solicitud de parte, es decir, cualquierpersona interesada puede adelantar el trámite;empero, para poder hacerlo, el solicitante debe-rá demostrar un interés en la cancelación de lamarca respectiva y este interés deberá ser eva-luado por la Oficina Nacional Competente 2. Haprovisto, asimismo, que “(…) también debe en-tenderse como legitimada para accionar, la per-sona natural o jurídica que pretenda usar lamarca registrada y no utilizada. Adicionalmentecabe recordar que, de conformidad con lo esta-tuido en la segunda parte del inciso primero delseñalado 108 de la Decisión 344, la acción decancelación puede revestir la forma de excep-

1 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. El Sistema Comunitariode Marcas, Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1995, p.360.

2 PROCESO 4-IP-2008. Marca mixta “GLOBO POP”. Po-nencia de 14 de mayo de 2008, publicada en la G.O.A.C.1640 de 25 de julio de 2008. TRIBUNAL DE JUSTICIADE LA COMUNIDAD ANDINA.


ción o medio de defensa en procedimientos deinfracción, de observación o de nulidad inter-puestos con base en la marca no usada”. 3

En efecto, como se indicó, el artículo 165 de laDecisión 486 expresa que la cancelación de unregistro por falta de uso de la marca tambiénpodrá solicitarse como defensa en un procedi-miento de oposición interpuesto con base en lamarca no usada.

Según la norma indicada, existe un plazo sus-tancial para solicitar la cancelación de la mar-ca. La flexibilidad de este lapso se debe a queel titular de la marca puede ejercer en un tiemporazonable algunas actividades que asocien elsigno a las mercaderías, emplazándolas final-mente a circulación.

Finalmente, es pertinente advertir que el artículo170 de la Decisión 486 establece las siguientesetapas de procedimiento a partir de la presenta-ción de la solicitud de cancelación:

Notificación al titular de la marca, para quedentro de los sesenta días hábiles siguientesa la notificación demuestre el uso de la mar-ca.

Vencido dicho plazo se decide sobre la can-celación del registro.

Notificación a las partes la decisión medianteuna resolución debidamente motivada.

3.2. PRUEBA DE USO DE UNA MARCA.

En el presente proceso se ha controvertido acer-ca de la prueba de uso de la marca “FAMILIA”:la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. haalegado que “(…) la carga de la prueba corres-ponde al titular de la marca. Sin embargo, haquedado demostrado que KC ÚNICAMENTE HACUMPLIDO CON ACREDITAR EL CUMPLIMIEN-TO DEL CRITERIO FORMAL DEL USO (A TRA-VÉS DE LAS FACTURAS), NO ASÍ CON ELASPECTO CUANTITATIVO (adviértase que todasu actividad en el procedimiento administrativose circunscribe a presentar las facturas, perono efectúa el análisis que nosotros hemos reali-

zado), quizás el más importante y sobre el cualnuestra empresa sí ha reparado con la finalidadde acreditar que la titularidad de KC sobre lamarca Familia únicamente refleja en los regis-tros, no así en el mercado”; el INSTITUTO NA-CIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIAY DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDADINTELECTUAL (INDECOPI), ha argumentadoque “(…) la empresa KC ha comercializado en elmercado peruano, de forma constante y conti-nua, papel higiénico y servilletas familia entre el2 de enero de del (sic) 2002 y el 2 de enero del2005, en la cantidad y modo que corresponde adichos productos y además de manera externa ypública (no formal o simbólica)” y que “La Salaapreciará que el Tribunal del INDECOPI efec-tuó un análisis global de los medios de prueba,los cuales visto en su conjunto dieron lugar a laconclusión de que la empresa KC sí había usa-do su marca FAMILIA en el mercado nacionalpara distinguir papel higiénico y servilletas”; ental virtud, deviene necesario hacer referencia adicho tema.

La condición para declarar cancelado el registrode una marca por falta de uso, radica en queésta no haya sido utilizada durante los tresaños consecutivos anteriores a la fecha en quese inicie la acción de cancelación. Es decir, enel presente caso, se debe probar el uso desdeel 3 de enero de 2002 hasta el 3 de enero de2005, fecha en la que se presentó la solicitud decancelación.

En consecuencia, si el uso de la marca no hasido justificado dentro de los tres años anterio-res a la acción de cancelación, de manera con-secutiva y, por tanto, si se ha hecho uso de ellaa partir del inicio de la respectiva acción, proce-de la cancelación del registro por la OficinaNacional Competente.

Asimismo, el Tribunal ha establecido que “siuna marca es usada de manera diferente a laforma en que fue registrada no podrá ser can-celada por falta de uso o disminuirse la protec-ción que corresponda, si dicha diferencia essólo en cuanto a detalles o elementos que noalteren su carácter distintivo. En consecuencia,si el signo usado en el mercado mantiene lascaracterísticas sustanciales de la marca regis-trada y su poder diferenciador, aunque se pre-sente modificado por la adición o sustracciónde ciertos elementos accesorios, no se cumpli-rían los supuestos de hecho para su cancela-

3 PROCESO 15-IP-99. Marca “BELMONT”. G.O.A.C. Nº528, de 26 de enero de 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIADE LA COMUNIDAD ANDINA.


ción por no uso” (Proceso 79-IP-2012. Interpre-tación prejudicial de 12 de septiembre de 2012.Marca: figurativa).

Es pertinente advertir que por el principio deuso real y efectivo de la marca, se deriva queuna marca se encuentra en uso si los productoso servicios que ampara se encuentran disponi-bles en el mercado bajo esa marca y en lascantidades pertinentes de conformidad con sunaturaleza y la forma de su comercialización.En tanto que la función de un signo distintivo esprecisamente la de distinguir productos o servi-cios en el mercado, no se puede pensar que unamarca esté en uso sin que cumpla con su fun-ción distintiva y sin que se encuentre en el mer-cado.

El principio del uso efectivo de la marca enun-ciado anteriormente se encuentra expresamen-te establecido en el primer párrafo del artículo166 de la Decisión 486:

“Se entenderá que una marca se encuentraen uso cuando los productos o servicios queella distingue han sido puestos en el comer-cio o se encuentran disponibles en el merca-do bajo esa marca, en la cantidad y del modoque normalmente corresponde, teniendo encuenta la naturaleza de los productos o servi-cios y las modalidades bajo las cuales seefectúa su comercialización en el mercado”.

De igual modo, este artículo consagra unosparámetros en relación con las cantidades delos productos y servicios comercializados; es-tos parámetros deben ser tenidos en cuentapara determinar si una marca ha sido usada demanera efectiva y real. Este Órgano Jurisdic-cional ha manifestado, al respecto, que:

• “La cantidad del producto o servicio puestoen el mercado del modo en que normalmentecorresponde con la naturaleza de los produc-tos o servicios. Este punto es fundamentalpara determinar el uso real, ya que unaspocas cantidades de un producto que se co-mercializa masivamente no es prueba deluso real y efectivo de la marca. En este sen-tido, la Oficina Nacional Competente o elJuez Competente, en su caso, deberán de-terminar si las cantidades vendidas de con-formidad con la naturaleza del producto sonmeramente simbólicas y no demuestran eluso real de la marca.

• La cantidad del producto o servicio puesto enel mercado del modo en que normalmente co-rresponde con las modalidades bajo las cua-les se efectúa su comercialización. Para de-terminar el uso real y efectivo de la marca sedebe tener en cuenta cómo se comercializanlos productos y servicios que amparan. No eslo mismo el producto cuya modalidad decomercialización son los supermercados encadena, que el producto para sectores espe-cializados y que se comercializan en tiendasespecializadas, o bajo catálogo, etc 4".

Asimismo, en relación con estos parámetroscuantitativos, el Tribunal ha manifestado:

“Los artículos de las Decisiones comunita-rias que se comentan no establecen condi-ciones mínimas en cuanto a la cantidad yvolumen de bienes comercializados a mane-ra de uso de la marca; coinciden la doctrina yla jurisprudencia más generalizadas en seña-lar como pautas en esta materia, las de queel uso debe ser serio, de buena fe, normal einequívoco. El elemento cuantitativo para de-terminar la existencia del uso de la marca esrelativo y no puede establecerse en términosabsolutos, sino que ha de relacionarse con elproducto o servicio de que se trate y con lascaracterísticas de la empresa que utiliza lamarca. Así, si se trata de una marca que ver-sa sobre bienes de capital, podría ser sufi-ciente para acreditar su uso la demostraciónde que en un año se han efectuado dos o tresventas, pues su naturaleza, complejidad yelevado precio, hace que ese número de ope-raciones tenga nivel comercial. En cambiono podría decirse que exista comercializaciónreal de un producto como el maíz, por elhecho de que en un año sólo se hayan colo-cado en el mercado tres bultos del grano conla denominación de la marca que pretendeprobar su uso. Así se desprende de los artí-culos 100 de la Decisión 311, 99 de la Deci-sión 313 y 110 de la Decisión 344”. (Proceso17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 denoviembre de 1995, publicada en la GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de26 de enero de 1996).

4 PROCESO 4-IP-2008. Marca mixta “GLOBO POP”. Po-nencia de 14 de mayo de 2008, publicada en la G.O.A.C.No. 1640 de 25 de julio de 2008. TRIBUNAL DE JUSTI-CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


Ahora bien, para evitar que prospere la situaciónen comento –que la marca sea cancelada porno uso- el titular de la marca está en la obliga-ción de usarla y debe probar que ha hecho usode ella. La prueba del uso de la marca, básica-mente, está ceñida estrictamente a este con-cepto de aprovechamiento y explotación, pueses evidente que si ha ejercido acciones queindican que ha empleado la marca tendrá laspruebas relacionadas a diferentes actividadesrealizadas bajo la marca, como por ejemplo loreferente a publicidad, ventas, etc., por lo que,en consecuencia de ello, la defensa judicial deuna marca no es prueba del uso de la misma.

La carga de la prueba en el trámite de cancela-ción de la marca por no uso corresponde altitular del registro y no al solicitante, de confor-midad con lo dispuesto en el artículo 167 de laDecisión 486. El mismo artículo enuncia algu-nos de los medios de prueba para demostrar eluso de la marca:

“El uso de la marca podrá demostrarse me-diante facturas comerciales, documentos con-tables o certificaciones de auditoría que de-muestren la regularidad y la cantidad de lacomercialización de las mercancías identifi-cadas con la marca, entre otros”.

En tanto que se trata de un listado enunciativo,y como bien lo dispone el numeral tres delartículo trascrito, el uso de la marca se podráprobar con todos los medios de prueba permiti-dos en la legislación nacional. Por tal motivo, laOficina Nacional Competente o el Juez Nacio-nal, en su caso, deberá evaluar todas las prue-bas aportadas de conformidad con el régimenprobatorio aplicable en el País Miembro.

Estos elementos de prueba deben señalar, demanera transparente e inequívoca, que se hahecho uso de la marca de manera pública, acre-ditando por medio de hechos la utilización en elámbito mercantil de los productos o serviciosamparados por ella.

Finalmente, se debe indicar que el titular de lamarca puede justificar su falta de uso por cir-cunstancias especiales que excusan tal falta.Para tal efecto se ha regulado las causas quepuede invocar el titular para argumentar sobre laexistencia de acontecimientos no imputables asu voluntad que han impedido o han dificultadola utilización de la marca en el ámbito comer-

cial, de tal modo que el titular deberá demostrarque se ha debido a:

1. Fuerza mayor.2. Caso fortuito.3. Restricciones a las importaciones.4. Otros requisitos oficiales impuestos a los

bienes y servicios protegidos por la marca.

Corresponde, entonces, con estos anteceden-tes, al funcionario administrativo o, en su caso,al juzgador, establecer si la prueba de uso de lamarca mixta “FAMILIA” ha sido o no demostra-da correctamente dentro del proceso, conformelo establece el artículo 170 de la Decisión 486 yque el uso de esta marca haya sido realizadacon anterioridad a la demanda de cancelaciónrespectiva.

3.3. CANCELACIÓN RESPECTO DE UNA MAR-CA NOTORIA.

Tomando en cuenta que se ha debatido dentrodel proceso interno la viabilidad de la cancela-ción por no uso de la marca notoria, el Tribunalestima adecuado referirse a ese tema.

La figura de la marca notoria, cuya protecciónjurídica, como reiteradamente lo ha precisadoeste Tribunal, va más allá del principio de espe-cialidad ya que ampara valores de la propiaestructura de la competencia en el mercado, seprotege en la Decisión 486 teniendo como basela protección al esfuerzo del empresario quelogra llegar a convertir su marca en notoria parael público consumidor.

Este Tribunal caracteriza a la marca notoriacomo aquella que reúne la calidad de ser cono-cida por una colectividad de individuos pertene-cientes a un determinado grupo de consumido-res o usuarios del tipo de bienes o de serviciosa los que les es aplicable, porque se encuentraampliamente difundida entre dicho grupo. Asi-mismo, el Tribunal ha manifestado:

“(…) la protección especial que se otorga ala marca notoriamente conocida se extiende–caso de haber riesgo de confusión por simi-litud con un signo pendiente de registro- conindependencia de la clase a que pertenezcael producto de que se trate y del territorio enque haya sido registrada, pues se busca pre-venir el aprovechamiento indebido de la repu-tación de la marca notoria, así como impedir


el perjuicio que el registro del signo similarpudiera causar a la fuerza distintiva o a lareputación de aquella”. 5

El Tribunal, ha establecido que la protección dela marca notoria va más allá de los principiosbásicos de especialidad y territorialidad. En re-lación con la regulación que establece la Deci-sión 486, Régimen Común de Propiedad Indus-trial, la protección de los signos notoriamenteconocidos se da de una manera aún más am-plia.

En efecto, en relación con los principios de es-pecialidad, territorialidad y uso real y efectivode la marca, el Título XII de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina, junto con elartículo 136, literal h), de la misma Decisión,conforman el conjunto normativo que consagrala protección del signo notoriamente conocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principiode especialidad; ello implica que el examinador,en caso de presentarse conflicto entre el signoa registrar y un signo notoriamente conocido,establecerá, de conformidad con el artículo 136,literal h) mencionado, el riesgo de asociación,el de uso parasitario y el de dilución, indepen-dientemente de la clase en la que se pretendaregistrar el signo idéntico o similar a la marcanotoria.

En cuanto al principio de territorialidad, de lapropia definición que trae el artículo 224 de laDecisión 486, se desprende que no se negará lacalidad de notorio al signo que no lo sea en elPaís Miembro donde se solicita la protección;basta con que sea notorio en cualquiera de losPaíses Miembros.

Y que, de conformidad con lo establecido en elartículo 229, literal a), no se negará la calidadde notorio y su protección por el sólo hecho deno encontrarse registrado o en trámite de regis-tro en el País Miembro o en el extranjero. Por lotanto, un signo puede ser protegido como noto-rio así no se encuentre registrado en el respecti-vo País Miembro y, en consecuencia, se brindaprotección a los signos que alcancen el carác-ter de notorios, aunque no se encuentren regis-trados en el territorio determinado.

Igualmente, la protección que otorga la Deci-sión 486 a la marca notoria, va más allá de laexigencia del uso real y efectivo de las marcas,la cual sustenta figuras como la cancelación delregistro de la marca por no uso. En efecto, elartículo 229, literal b), dispone que no se ne-gará el carácter de notorio de un signo por elsólo hecho de que no se haya usado o no seesté usando para distinguir productos o servi-cios, o para identificar actividades o estableci-mientos en el País Miembro.

La finalidad de dicha disposición, es evitar quelos competidores se aprovechen del esfuerzoempresarial ajeno y que, de una manera parasi-taria, usufructúen el prestigio ganado por unamarca notoria, que aunque no se haya usado ono esté siendo usada en el respectivo PaísMiembro, continúa siendo notoria en otros Paí-ses. Se advierte, sin embargo, que la prueba dela notoriedad del signo deberá atender a crite-rios diferentes al del uso del signo en el merca-do, deberá dar cumplimiento a lo indicado en elartículo 228 de la Decisión 486 de la Comisiónde la Comunidad Andina.

En este marco, resulta necesario estudiar lafigura de la cancelación de la marca por no usorespecto a uno o varios de los productos queprotege, a la luz del amparo especial que se leotorga a la marca que ha alcanzado el grado denotoria.

Sobre el tema en particular, el Tribunal estimapertinente remitirse al PROCESO 46-IP-2006,que en un caso similar, relativo a la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,expresó lo siguiente:

“Precisado que el registro marcario conllevael derecho de uso exclusivo de la marca y ladefensa contra el registro de signos simila-res o idénticos que puedan generar confusiónen el público consumidor sobre el origen em-presarial, y que se crea la obligación de ha-cer uso de la marca, so pena de que se can-cele el registro, a fin de evitar monopolio so-bre determinado signo sin presencia en elmercado, se debe eliminar el registro de aque-llas marcas que no se usan, siendo éste unode los efectos del no ejercicio de la obliga-ción de usar la marca por parte del titular delregistro marcario; sin embargo, es necesarioestablecer que en relación con la marca no-toria que ampara varios productos la Oficina

5 Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147,de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


Nacional o el Juez, en su caso, deben reali-zar respecto de la solicitud de cancelaciónpor no uso un análisis consecuencial diferen-te al que se realizaría respecto de una marcaque no ha alcanzado dicho estatus de noto-ria, que debe incluir el examen de los si-guientes presupuestos:

Teniendo en cuenta que el derecho de mar-cas se consagra bajo el postulado de pro-mover la actividad empresarial y la compe-tencia leal, no es admisible que se permita elaprovechamiento del prestigio ajeno al haceroperante la figura de la cancelación por nouso de la marca notoria de la misma forma enque se haría respecto de una marca que nohaya alcanzado tal nivel, ya que en este ca-so está en juego no sólo el esfuerzo del titu-lar de la marca notoria, sino la protección alpúblico consumidor, quien relacionará de in-mediato la marca con el tradicional y cono-cido fabricante, así como el derecho de losotros consumidores, con quienes no se com-petiría lealmente si un comerciante utiliza elesfuerzo ajeno para promocionar sus produc-tos.

En conclusión, no resultaría justo el aprove-chamiento por parte de un tercero del esfuer-zo de quien ha colocado en la categoría denotoria una marca, y si bien la figura de lacancelación del registro marcario por efectodel no uso de la marca y el tema de la noto-riedad están previstos en regulaciones inde-pendientes, existe una íntima conexión entrelas dos figuras, dado el derecho preferenteque se otorga a quien ha obtenido la cancela-ción por no uso de registrar a su nombre elsigno que ha logrado sea cancelado.

En los casos de marcas que amparan másde un producto, la cancelación por no usorespecto de algunos de estos productos creaproblemas para el consumidor que impacta eltema de la competencia leal, haciendo que ala postre no puedan coexistir en el mercadodos marcas que amparan productos de dife-rente origen empresarial pero que pueden ori-ginar confusión en el público consumidor, obien la utilización de una marca que ha al-canzado el estatus de notoria por parte de untercero, independientemente de la clase enque puedan catalogarse los productos en elNomenclátor.

En todo caso, si bien el signo que sea soli-citado como marca goza de prioridad, deberácumplir con los requisitos esenciales paraser registrado (previstos en el artículo 81 dela Decisión 344), y no deberá estar incursoen las causales de irregistrabilidad previstas(artículos 82 y 83 de la Decisión 344), enespecial en las consagradas en los literalesd) y e) del artículo 83 que brindan protecciónespecial a una marca notoriamente conoci-da.

Así las cosas, deberá la Oficina Nacional oel Juez Competente, en su caso, establecerprimeramente el estatus de notoria de la mar-ca que se pretende cancelar por no uso, paradeducir si pese al incumplimiento de la obli-gación de usar la marca, ésta conserva lacategoría de marca notoria, ya que, aunque eluso constante es una de las formas en quese puede fundamentar dicha categoría, no esla única ya que es menos cierto que en rela-ción con determinadas marcas el grado denotoriedad de la misma persiste en el merca-do aunque no se le use.

De la conclusión a la que se arribe dependerála efectividad del derecho preferente a quealude el artículo 111 de la Decisión 344, yaque a la postre no podrá registrarse comomarca el signo que reproduzca o imite unanotoria, conforme lo establece el artículo 83de la Decisión 344".

3.4. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONALCOMPETENTE PARA TOMAR SUS DECI-SIONES.

Tomando en cuenta que la sociedad KIMBER-LY CLARK WORLDWIDE INC. argumentó que“Cierto es que formalmente la Oficina de Sig-nos Distintivos, puede solicitar informes a otrasdependencias de Indecopi y otras instituciones,sin embargo, consideramos que en el presentecaso la Oficina de Signos Distintivos, quien escompetente por ley para determinar lo que es unconcepto jurídico: el uso de una marca, incurrióen un error al solicitar a un ente no capacitadoni competente en temas jurídicos, como es laGerencia de Estudios Económicos, se pronun-cie sobre si en el presente caso se había o nodemostrado el uso de la marca FAMILIA”; elTribunal estima adecuado referirse al tema de laAutonomía de la Oficina Nacional Competentepara tomar sus decisiones.


Sobre el tema se transcribe lo expresado poreste Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008,publicado en la G.O.A.C. Nº 1675 de 5 de di-ciembre de 2008. Marca “LAN ECUADOR”:

“El sistema de registro marcario que se adop-tó en la Comunidad Andina se encuentra so-portado en la actividad autónoma e indepen-diente de las Oficinas Competentes en cadaPaís Miembro. Dicha actividad, que aunquede manera general se encuentra regulada porla normativa comunitaria, deja a salvo la men-cionada independencia, y es así como el Ca-pítulo V de la Decisión 344 regula el procedi-miento de registro marcario, e instaura encabeza de las Oficinas Nacionales Compe-tentes el procedimiento y el respectivo exa-men de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en rela-ción con decisiones emanadas de otras ofici-nas de registro marcario (principio de inde-pendencia), como en relación con sus pro-pias decisiones”.

Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado:

“Si bien las Oficinas Competentes y las deci-siones que de ellas emanan son independien-tes, algunas figuras del derecho marcario co-munitario las ponen en contacto, como seríael caso del derecho de prioridad o de la opo-sición de carácter andino, sin que lo anteriorsignifique de ninguna manera uniformizar lospronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independen-cia de las Oficinas de Registro Marcario sig-nifica que juzgarán la registrabilidad o irregis-trabilidad de los signos como marcas, sintener en consideración el análisis de regis-trabilidad o irregistrabilidad realizado en otrau otras Oficinas Competentes de los PaísesMiembros. De conformidad con lo anterior, sise ha obtenido un registro marcario en deter-minado País Miembro esto no significa queindefectiblemente se deberá conceder dichoregistro marcario en los otros Países. O bien,si el registro marcario ha sido negado en unode ellos, tampoco significa que deba ser ne-gado en los demás Países Miembros, aún enel caso de presentarse con base en el dere-cho de prioridad por haberse solicitado en elmismo País que negó el registro.” (Proceso71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15

de agosto de 2007, Marca: “MONARCH-M,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de2007).

Un aspecto de especial importancia en relacióna este tema constituye el hecho que el principiode independencia implica dejar en libertad a laOficina Nacional Competente para que, de acuer-do a su criterio de interpretación de los hechosy de las normas, adopte la decisión que consi-dere más adecuada en relación al caso puesto asu conocimiento. En cualquier evento es me-nester que se justifique de manera suficiente yrazonable el criterio adelantado.

Sobre el segundo tema, la norma comunitariaestableció como atribución de las oficinas na-cionales de registro marcario la obligación derealizar el examen de registrabilidad, el que esobligatorio y debe llevarse a cabo aún en el casode que no hubiesen sido presentadas oposicio-nes; como ya se indicó, la Autoridad Competen-te en ningún caso queda eximida de realizar elexamen de fondo para conceder o negar el re-gistro. En el caso de que sean presentadasoposiciones, la oficina nacional competente sepronunciará acerca de ellas así como acerca dela concesión o de la denegación del registrosolicitado.

Asimismo, es pertinente agregar que este exa-men de oficio, integral y motivado debe serautónomo tanto en relación con las decisionesexpedidas por otras oficinas de registro mar-cario, como en relación con anteriores decisio-nes expedidas por la propia oficina, en el senti-do de que ésta debe realizar el examen de re-gistrabilidad analizando cada caso concreto, esdecir, estudiando el signo solicitado para regis-tro, las oposiciones presentadas y la informa-ción recaudada para dicho procedimiento, inde-pendiente de anteriores análisis sobre signosidénticos o similares.

Esta atribución no quiere decir que la oficina deregistro marcario no tenga límites en su actua-ción y que no pueda utilizar como precedentessus propias actuaciones, sino que la oficina deregistro marcario tiene la obligación, en cadacaso, de hacer un análisis de registrabilidad,teniendo en cuenta los aspectos y pruebas queobran en cada trámite.



EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. La protección a la marca notoriamente cono-cida otorga un tratamiento especial que notienen las marcas comunes, sin embargo,esto no significa que la notoriedad surja delsigno por sí sola, o que para su reconoci-miento legal no tengan que probarse las cir-cunstancias que, precisamente, le han dadotal característica.

Alegada la notoriedad de una marca, la prue-ba de tal circunstancia corresponde a quienla alega. Este dispondrá, para ese objeto, delos medios probatorios previstos en la legis-lación interna y el reconocimiento correspon-de otorgarlo, según el caso, a la Oficina Na-cional Competente o a la Autoridad NacionalCompetente, con base en las pruebas pre-sentadas.

2. La Oficina Nacional Competente o el Juez ensu caso, al entrar a evaluar la procedencia dela cancelación por no uso de una marca,deberá determinar si de conformidad con laspruebas aportadas por el titular de la marcase demuestra que ésta, aunque no haya sidousada, conserva el estatus de notoria al mo-mento en que se presentó la solicitud decancelación.

Así las cosas, deberá la Oficina Nacional o elJuez Competente, en su caso, establecerprimeramente el estatus de notoria de la mar-ca que se pretende cancelar por no uso, paradeducir si pese al incumplimiento de la obli-gación de usar la marca, ésta conserva lacategoría de marca notoria.

De la conclusión a la que se arribe depende-rá la efectividad del derecho preferente a quealude la Decisión 486, ya que a la postre nopodrá registrarse como marca el signo quereproduzca o imite una notoria, conforme loestablece el artículo 136 de la Decisión 486.

3. El sistema de registro marcario que adoptóla Comunidad Andina se encuentra basadoen la actividad autónoma e independiente delas Oficinas Nacionales Competentes en cadaPaís Miembro. Actividad que, aunque gene-ralmente se encuentra regulada por la norma-tiva comunitaria, deja a salvo la mencionadaindependencia.

Esta autonomía de la Oficina Nacional Com-petente para tomar sus decisiones se mani-fiesta tanto en relación con decisiones pro-venientes de otras oficinas de registro mar-cario (principio de independencia), como consus propias decisiones.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 164-2011,deberá adoptar la presente interpretación. Asi-mismo deberá dar cumplimiento a las prescrip-ciones contenidas en el párrafo tercero del ar-tículo 128 del Estatuto vigente.










En la solicitud sobre interpretación prejudicialformulada por la Primera Sala del Tribunal Distri-tal No. 1 de lo Contencioso Administrativo de laciudad de Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicialy de sus anexos se desprende que las exigen-cias contempladas en el artículo 33 del Tratadode Creación del Tribunal y los requisitos previs-tos en el artículo 125 de su Estatuto fueroncumplidos, por lo que su admisión a trámite fueconsiderada procedente por auto de veintisiete(27) de agosto de 2012.

1. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción adjuntada, estima procedente destacar, comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

1.1. Las partes

La parte demandante es: la sociedad ISAGROS.p.A.

La parte demandada la constituye: PRESI-DENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LAPROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI), DIRECTORNACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL y elPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

El Tercero Interesado es: la sociedad MILLERCHEMICAL & FERTILIZER CORPORATION.


La sociedad ISAGRO S.p.A. plantea en la víacontenciosa administrativa que se declare lanulidad del registro de la marca “VIGOSTIM”(denominativa), concedido a través de la Reso-lución Administrativa No. 0978019 de 31 de oc-tubre de 2000, para proteger productos com-prendidos en la clase internacional 1, a favorde la sociedad MILLER CHEMICAL & FERTILI-ZER CORPORATION.


a) Los hechos:


- La sociedad ISAGRO S.p.A. es titular de lamarca “ERGOSTIM” (denominativa), título No.2474 de 4 de mayo de 1998, para proteger“un producto para estimular el crecimiento delas plantas”, de la clase 1 de la ClasificaciónInternacional.

- El 24 de enero de 2000, la sociedad MILLERCHEMICAL & FERTILIZER CORPORATIONsolicitó el registro del signo “VIGOSTIM” (de-nominativo), para distinguir productos com-prendidos en la clase internacional 1, espe-cialmente “fertilizantes para uso en la agri-cultura y horticultura”.

- En el mes de febrero de 2000, el extracto dela solicitud de registro fue publicado en la Ga-ceta de la Propiedad Industrial No. 421.

- El 27 de abril de 2000, la sociedad ISAGROS.p.A. presentó observación a la solicitud deregistro. Se fundamentó en el registro previode su marca “ERGOSTIM” (denominativa)para la misma clase internacional.

PROCESO 108-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) y 95 de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con fundamento en la

consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de loContencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 113 de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de

la Comunidad Andina. Actor: Sociedad ISAGRO S.p.A. Marca: “VIGOSTIM”(denominativa). Expediente Interno N° 7830-2001-LR.


- El 31 de octubre de 2000, la Dirección Nacio-nal de Propiedad Industrial emitió la Resolu-ción No. 0978019, por medio de la cual re-chazó la observación presentada y concedióel registro del signo solicitado a favor de lasociedad MILLER CHEMICAL & FERTILIZERCORPORATION.

- El 5 de febrero de 2001, la sociedad ISAGROS.p.A. presentó demanda de nulidad en con-tra del registro de la marca “VIGOSTIM” (de-nominativa).


La sociedad ISAGRO S.p.A., en su escrito dedemanda expresa, en lo principal, los siguien-tes argumentos:

- “El signo ‘VIGOSTIM’ solicitado para registrocomo marca por parte de MILLER CHEMICAL& FERTILIZER CORPORATION no es distinti-vo de los productos que protege frente a losproductos amparados por la marca ‘ERGOS-TIM’ de propiedad de ISAGRO S.p.A. (…)”.

- “De coexistir en el mercado productos dela marca ‘ERGOSTIM’, registrada por mi man-dante, y ‘VIGOSTIM’, solicitada para regis-tro, se crearía confusión respecto de la pro-cedencia empresarial, dada la semejanza ca-paz de inducir al público a error”.

- “Existe un registro anterior de la marca ‘ER-GOSTIM’ de propiedad de ISAGRO S.p.A.Las marcas en conflicto son semejantes ensus aspectos fonético-auditivo y gráfico-vi-sual, (…). Las marcas fueron registradas paraproteger productos idénticos, esto es paraamparar artículos de la Clase Internacional1".

- Indica que no se ha motivado la Resoluciónque concede el registro de la marca ya que“La resolución administrativa por la cual seconcede el registro de la marca ‘VIGOSTIM’carece de este requisito esencial que debeestar presente en todas las actuaciones ad-ministrativas de un estado de Derecho y conmayor razón si se están disputando derechossubjetivos de los particulares”.

c) Contestaciones a la demanda

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de laPropiedad Intelectual (IEPI), en su contesta-ción a la demanda expresa, en lo principal, lossiguientes argumentos:

- “Niego los fundamentos de hecho y de de-recho de la demanda”.

- “Me ratifico en la Resolución No. 0978019,materia de la impugnación, pues guarda con-formidad con la legislación andina y nacio-nal”.

- “Al momento de dictar sentencia sírvanseacoger mis excepciones y rechazar la de-manda”.

El Director Nacional de Propiedad Indus-trial, en su contestación a la demanda, expre-sa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- “Con respecto a la observación presentada,realizado el análisis marcario, la denomina-ción solicitada tiene elementos que los dis-tinguen y diferencian de la marca observante,razón por la que su registro no produciríaconfusión en el público consumidor y en elmercado”.

- “La coincidencia de alguna o algunas de lassílabas o letras no es suficiente por si (sic)misma para determinar la semejanza entrelas denominaciones comparadas, siempre ycuando los restantes elementos posean fuer-za diferenciadora. El hecho de que las deno-minaciones enfrentadas posean determina-das coincidencias no determina su parecidosi analizadas en su conjunto presentan dife-rencias con entidad suficiente como para quepuedan ser declaradas compatibles”.

No obra en el expediente la contestación a lademanda por parte del Procurador Generaldel Estado de la República del Ecuador.

d) Tercero interesado

La sociedad MILLER CHEMICAL & FERTILI-ZER CORPORATION, en su contestación a lademanda, expresa, en lo principal, los siguien-tes argumentos:

- “Prescripción y caducidad de la acción Con-tencioso-Administrativa”.

- “La marca VIGOSTIM posee carácter dis-tintivo y entidad marcaria. De hecho VIGOS-TIM en nada se parece o confunde con ER-GOSTIM. La marca de mi cliente cuenta conelementos de novedad, licitud y distinción,por lo que es absolutamente capaz de distin-guir en el mercado los productos que prote-ge, cumpliendo por lo tanto los requisitos deregistrabilidad exigidos por el Régimen Co-


mún de Propiedad Industrial y nuestra legis-lación interna”.

- “Las similitudes que las marcas compartenno son susceptibles de inducir al público aerror o confusión, porque ambas tienes dis-tintas raíces, y esto atenúa la semejanzaentre las desinencias. (…) Las raíces de am-bas denominaciones son totalmente distinti-vas (VI VS. ER)”.

- “Se debe tomar en cuenta que en la parte fo-nética ambas marcas forman un todo pro-nunciable muy distinto y por tanto no existesemejanza entre los dos signos”.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

Que, de conformidad con la disposición previstaen el artículo 1, literal c), del Tratado de Crea-ción del Tribunal, las normas cuya interpreta-ción se solicita forman parte del ordenamientojurídico de la Comunidad Andina;

Que, al tenor de la disposición señalada en elartículo 32 del Tratado de Creación del Tribu-nal, en correspondencia con lo establecido enlos artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribu-nal es competente para interpretar por vía pre-judicial las normas que integran el ordenamien-to jurídico de dicha Comunidad;


2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de loContencioso Administrativo de la ciudad de Qui-to, República del Ecuador, ha solicitado la inter-pretación prejudicial de los artículos 81, 82 lite-rales a) y h), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El Tribunal estima que procede la interpretaciónde los artículos correspondientes a la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,por haber constatado, en los documentos apa-rejados al expediente, que la solicitud relativa alregistro del signo “VIGOSTIM” (denominativa),fue presentada el 24 de enero de 2000, envigencia de la Decisión 344 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva delartículo 34 del Tratado de Creación del Tribunaly 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunaldeberá limitarse a precisar el contenido y alcan-ce de las normas que conforman el ordenamien-to jurídico de la Comunidad Andina, referidas alcaso concreto”, y que al ser estas disposicio-nes imperativas, que atribuyen al Tribunal Co-munitario la facultad de interpretar de oficio lasnormas del ordenamiento jurídico comunitarioque estime aplicables al caso concreto, se in-terpretará de oficio los artículos 113 de la Deci-sión 344 y 172 de la Decisión 486 (nulidad de unregistro marcario, prescripción de la acción denulidad), por ser pertinentes al presente caso.

No se interpretará el artículo 82 literal h) (signosengañosos) de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena por no ser adecuadoa la resolución del presente caso.


DECISIÓN 344

(…)

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRODE MARCAS

“Artículo 81.- Podrán registrarse como mar-cas los signos que sean perceptibles, sufi-cientemente distintivos y susceptibles de re-presentación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comercia-lizados por una persona de los productos oservicios idénticos o similares de otra perso-na.

Artículo 82.- No podrán registrarse comomarcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme alartículo anterior;

(…)

Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrar-se como marcas aquellos signos que, en re-lación con derechos de terceros, presentenalgunos de los siguientes impedimentos:


a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir alpúblico a error;

(…)

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

(…)

Artículo 95.- Una vez admitida a trámite laobservación y no incurriendo ésta en las cau-sales del artículo anterior, la oficina nacionalcompetente notificará al peticionario para que,dentro de treinta días hábiles contados apartir de la notificación, haga valer sus alega-tos de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artícu-lo, la oficina nacional competente decidirásobre las observaciones y la concesión odenegación del registro de marca, lo cualnotificará al peticionario mediante resolucióndebidamente motivada.

(…)

DE LA NULIDAD DEL REGISTRO

(…)

Artículo 113.- La autoridad nacional compe-tente podrá decretar, de oficio o a petición departe interesada, la nulidad del registro deuna marca, previa audiencia de las partesinteresadas, cuando:

a) El registro se haya concedido en contra-vención de cualquiera de las disposicionesde la presente Decisión;

b) El registro se hubiere otorgado con baseen datos o documentos previamente de-clarados como falsos o inexactos por laautoridad nacional competente, contenidosen la solicitud y que sean esenciales;

c) El registro se haya obtenido de mala fe.

Se consideran casos de mala fe, entreotros, los siguientes:

1. Cuando un representante, distribuidor ousuario del titular de una marca regis-trada en el extranjero, solicite y obtengael registro a su nombre de esa marca uotra confundible con aquella, sin el con-sentimiento expreso del titular de la mar-ca extranjera.

2. Cuando la solicitud del registro hubieresido presentada o el registro hubieresido obtenido por quien desarrolla comoactividad habitual el registro de marcaspara su comercialización.

Las acciones de nulidad que se deriven delpresente artículo, podrán solicitarse en cual-quier momento.

(…)”.

DECISIÓN 486

CAPÍTULO VII

De la Nulidad del Registro

“Artículo 172.- La autoridad nacional com-petente decretará de oficio o a solicitud decualquier persona y en cualquier momento, lanulidad absoluta de un registro de marcacuando se hubiese concedido en contraven-ción con lo dispuesto en los artículos 134primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretaráde oficio o a solicitud de cualquier persona,la nulidad relativa de un registro de marcacuando se hubiese concedido en contraven-ción de lo dispuesto en el artículo 136 ocuando éste se hubiera efectuado de malafe. Esta acción prescribirá a los cinco añoscontados desde la fecha de concesión delregistro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán lasque pudieran corresponder por daños y per-juicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro deuna marca por causales que hubiesen dejadode ser aplicables al tiempo de resolverse lanulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se apli-cara a uno o a algunos de los productos oservicios para los cuales la marca fue regis-


trada, se declarará la nulidad únicamente pa-ra esos productos o servicios, y se elimina-rán del registro de la marca.

(…)”.

3. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMU-NITARIO: TEMAS A DESARROLLAR:


- Concepto de marca y elementos constituti-vos;

- Impedimentos para el registro de un signocomo marca: La identidad y la semejanza;

- Riesgo de Confusión: directa e indirecta;- Reglas para realizar el cotejo marcario;- Clases de signos: comparación entre signos

denominativos;- Signos que amparan productos agrícolas;- Conexión competitiva en la misma clase;- Examen de registrabilidad y debida motiva-

ción;- Diferencia que consagra la Decisión 486 de la

Comisión de la Comunidad Andina entre lanulidad relativa y absoluta; relación con lascausales previstas en la Decisión 344. Nuli-dad de los actos administrativos. Prescrip-ción de la acción.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOSCONSTITUTIVOS.

En el presente proceso, la sociedad MILLERCHEMICAL & FERTILIZER CORPORATION so-licitó el registro del signo “VIGOSTIM” (deno-minativo), para distinguir productos comprendi-dos en la clase internacional 1, especialmente“fertilizantes para uso en la agricultura y horti-cultura”, por tal motivo, es pertinente hacer refe-rencia al concepto de marca y elementos cons-titutivos.

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena define lo que debeentenderse como marca. De acuerdo a estadefinición legal, este Órgano Jurisdiccional hainterpretado que la marca constituye un bieninmaterial representado por un signo que, per-ceptible a través de medios sensoriales y sus-ceptible de representación gráfica, sirve paraidentificar y distinguir en el mercado los produc-tos o servicios producidos o comercializados

por una persona de otros idénticos o similares,a fin de que el consumidor o usuario medio losvalore, diferencie, identifique y seleccione, sinriesgo de confusión o error acerca del origen ola calidad del producto o servicio correspon-diente.

Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradasocasiones acerca de los requisitos que los sig-nos deben satisfacer para ser registrados comomarcas, éstos son:

- Perceptibilidad,- Distintividad y,- Susceptibilidad de representación gráfica.

a) Perceptibilidad

Siendo la marca un bien inmaterial, para quepueda ser captado por uno de los sentidos (vis-ta, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensablesu materialización o exteriorización por mediode elementos que transformen lo inmaterial oabstracto en algo identificable por aquellos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referen-cia a todo elemento, signo o indicación quepueda ser captado por los sentidos para que,por medio de éstos, la marca penetre en la men-te del público, y éste la asimile con facilidad.Por cuanto para la percepción sensorial o exter-na de los signos se utiliza en forma más generalel sentido de la vista, han venido caracterizán-dose preferentemente aquellos elementos quehacen referencia a una denominación, a un con-junto de palabras, a una figura, a un dibujo, o aun conjunto de dibujos.

b) Distintividad

El artículo 81 se refiere también a la distintivi-dad, considerada característica y funciónprimigenia que debe reunir todo signo para sersusceptible de registro como marca; lleva implí-cita la necesaria posibilidad de identificar y dis-tinguir unos productos o unos servicios de otros,haciendo viable de esa manera la diferenciaciónpor parte del consumidor. Será entonces distin-tivo el signo cuando por sí solo sirva para dife-renciar un producto o un servicio, sin que seconfunda con él o con sus características esen-ciales o primordiales.

La distintividad tiene un doble aspecto: 1) dis-tintividad intrínseca, mediante la cual se deter-


mina la capacidad que debe tener el signo paradistinguir productos o servicios en el mercado;y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cualse determina la capacidad del signo de diferen-ciarse de otros signos en el mercado.

c) Susceptibilidad de representación gráfica

La susceptibilidad de representación gráfica con-siste en expresiones manifestadas a través depalabras, gráficos, signos mixtos, colores, figu-ras etc., de tal manera que los componentes delsigno puedan ser apreciados en el mercado deproductos.

El signo tiene que ser expresado en forma ma-terial para que el consumidor, a través de lossentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. Latraslación del signo del campo imaginativo desu creador hacia la realidad comercial, puededarse, como ha sido expresado, por medio de lautilización de los elementos referidos en el pá-rrafo anterior.

3.2. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DEUN SIGNO COMO MARCA.

Tomando en cuenta que la sociedad MILLERCHEMICAL & FERTILIZER CORPORATION so-licitó el registro del signo “VIGOSTIM” (denomi-nativo), para distinguir productos comprendidosen la clase internacional 1, especialmente “fer-tilizantes para uso en la agricultura y horticul-tura”; y, que la sociedad ISAGRO S.p.A. pre-sentó observación a la solicitud de registro, bajoel argumento del registro previo de su marca“ERGOSTIM” (denominativa) para la misma cla-se internacional; se estima necesario hacer re-ferencia a la identidad y la semejanza de unsigno con una marca.

La identidad y la semejanza

La legislación andina ha determinado que nopueden ser objeto de registro como marca lossignos que sean idénticos o similares tantoentre sí como entre los productos o serviciosque amparan, conforme lo establece el literal a)del artículo 83, materia de esta interpretaciónprejudicial.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado:

“La marca tiene como función principal la deidentificar los productos o servicios de un

fabricante, con el objeto de diferenciarlos delos de igual o semejante naturaleza, pertene-cientes a otra empresa o persona; es decir,el titular del registro goza de la facultad deexclusividad respecto de la utilización delsigno, y le corresponde el derecho de oponer-se a que terceros no autorizados por él haganuso de la marca”. 1

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamien-tos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cui-dado que se debe tener al realizar el cotejoentre dos signos para determinar si entre ellosse presenta el riesgo de confusión. Esto, porcuanto la labor de determinar si una marca esconfundible con otra, presenta diferentes mati-ces y complejidades, según que entre los sig-nos en proceso de comparación exista identi-dad o similitud y según la clase de productos ode servicios a los que cada uno de esos signospretenda distinguir. En los casos en los que lossignos no sólo sean idénticos sino que tenganpor objeto individualizar unos mismos produc-tos o servicios, el riesgo de confusión seríaabsoluto. Cuando se trata de simple similitud, elexamen requiere de mayor profundidad, con elobjeto de llegar a las determinaciones en estecontexto, así mismo, con la mayor precisión po-sible.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejan-za’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanzapresupone que entre los objetos que se compa-ran existen elementos comunes pero coexis-tiendo con otros aparentemente diferenciado-res, produciéndose por tanto la confundibilidad.En cambio, entre marcas o signos idénticos, sesupone que nos encontramos ante lo mismo,sin diferencia alguna entre los signos”. 2

Es importante señalar que la comparación entrelos signos deberá realizarse en base al conjuntode elementos que los integran, donde el todoprevalezca sobre las partes y no descomponien-do la unidad de cada uno. En esta labor, comodice el Tribunal: “La regla esencial para determi-nar la confusión es el examen mediante unavisión en conjunto del signo, para desprender

1 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUS-TICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

2 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S. TRIBUNAL DEJUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


cuál es la impresión general que el mismo dejaen el consumidor en base a un análisis ligero ysimple de éstos, pues ésta es la forma común ala que recurre el consumidor para retenerlo yrecordarlo, ya que en ningún caso se detiene aestablecer en forma detallada las diferenciasentre un signo y otro (…)”. 3

El Tribunal observa también que la determina-ción de la confundibilidad corresponde a unadecisión del funcionario administrativo o, en sucaso, del juzgador, quienes han de determinarlacon base a principios y reglas que la doctrina yla jurisprudencia han sugerido, a los efectos deprecisar el grado de confundibilidad, la que pue-de ir del extremo de la similitud al de la identi-dad.

Resulta, en todo caso, necesario considerar lassiguientes características propias de la situa-ción de semejanza:

Similitud ideológica, que se presenta entresignos que evocan las mismas o similares ideas.Al respecto, señala el profesor OTAMENDI queaquella es la que “deriva del mismo parecidoconceptual de las marcas. Es la representacióno evocación de una misma cosa, característicao idea, la que impide al consumidor distinguiruna de otra”. 4

En consecuencia, pueden ser consideradosconfundibles signos, que, aunque visual o fo-néticamente no sean similares, puedan sin em-bargo inducir a error al público consumidor encuanto a su procedencia empresarial, en casode evocar, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por lacoincidencia de letras entre los segmentos acompararse, en los cuales la secuencia de vo-cales, la longitud de la o las palabras, el númerode sílabas, las raíces o las terminaciones co-munes, pueden producir en mayor o menor gra-do, que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos queal ser pronunciados tienen un sonido similar. La

determinación de tal similitud depende de laidentidad en la sílaba tónica, o de la coinciden-cia en las raíces o terminaciones, entre otras.Sin embargo, deben tenerse en cuenta las parti-cularidades que conserva cada caso, con el finde determinar si existe la posibilidad real deconfusión.

3.3. RIESGOS DE CONFUSIÓN: Directa e In-directa.

Este Órgano Jurisdiccional, en su jurispruden-cia, ha manifestado que no es necesario que elsigno solicitado para registro induzca a error alos consumidores, sino que es suficiente la exis-tencia del riesgo de confusión para que se con-figure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión enmateria marcaria, se refiere a la falta de clari-dad para poder elegir un bien de otro, a la quepuedan ser inducidos los consumidores por noexistir en el signo la capacidad suficiente paraser distintivo”.5

Para establecer la existencia del riesgo de con-fusión será necesario determinar si existe iden-tidad o semejanza entre los signos en disputa,tanto entre sí como en relación con los produc-tos o servicios distinguidos por ellos, y conside-rar la situación de los consumidores o usuarios,la cual variará en función de los productos oservicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o lasemejanza de los signos puede dar lugar a dostipos de confusión: la directa, caracterizadaporque el vínculo de identidad o semejanza in-duce al comprador a adquirir un producto o usarun servicio determinado en la creencia de queestá comprando o usando otro, lo que implica laexistencia de un cierto nexo también entre losproductos o servicios; y la indirecta, caracteri-zada porque el citado vínculo hace que el con-sumidor atribuya, en contra de la realidad de loshechos, a dos productos o dos servicios que sele ofrecen, un origen empresarial común.6

3 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089,del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DEEBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340,de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNALDE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

4 OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. EditorialAbeledo-Perrot. Buenos Aires. 2010. Pág. 171.

5 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C.Nº 1124 de 4 de octubre de 2004. TRIBUNAL DEJUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

6 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


Los supuestos que pueden dar lugar al riesgode confusión entre varios signos y los productoso servicios que cada una de ellos ampara seríanlos siguientes: (i) que exista identidad entre lossignos en disputa y también entre los productoso servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidadentre los signos y semejanza entre los produc-tos o servicios; (iii) o semejanza entre los sig-nos e identidad entre los productos y servicios;(iv) o semejanza entre aquellos y también se-mejanza entre éstos. 7

En lo que respecta a los ámbitos de la confu-sión, el Tribunal ha sentado los siguientes crite-rios: “El primero, la confusión visual, la cual ra-dica en poner de manifiesto los aspectos orto-gráficos, los meramente gráficos y los de for-ma. El segundo, la confusión auditiva, en dondejuega un papel determinante, la percepción so-nora que pueda tener el consumidor respecto dela denominación aunque en algunos casos vis-tas desde una perspectiva gráfica sean diferen-tes, auditivamente la idea es de la misma deno-minación o marca. El tercer y último criterio, esla confusión ideológica, que conlleva a la perso-na a relacionar el signo o denominación con elcontenido o significado real del mismo, o mejor,en este punto no se tiene en cuenta los aspec-tos materiales o auditivos, sino que se atiende ala comprensión, o al significado que contiene laexpresión, ya sea denominativa o gráfica”. 8

3.4. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJOMARCARIO.

La doctrina y la jurisprudencia han establecidocriterios generales, que faciliten al funcionario oal juez, la comparación y apreciación de la po-sible similitud entre las marcas en conflicto.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en sujurisprudencia las siguientes reglas originadasen la doctrina de Breuer Moreno para realizar elcotejo entre marcas:

“Regla 1.- La confusión resulta de la impre-sión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse su-cesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las seme-janzas y no las diferencias que existen entrelas marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debecolocarse en el lugar del comprador presuntoy tener en cuenta la naturaleza de los pro-ductos”. 9

El Tribunal ha precisado en sus sentencias lautilidad y aplicación de los parámetros indica-dos, los cuales pueden orientar a quien losaplica en la solución del caso concreto. Dichoscriterios se han resumido en cuatro reglas bási-cas que se estiman de gran utilidad en el proce-so de comparación entre signos distintivos, así:

a) La confusión resulta de la impresiónde conjunto despertada por las mar-cas. Esta primera regla es la que se haconsiderado de mayor importancia, exigeel cotejo en conjunto de la marca, criterioválido para la comparación de marcas detodo tipo o clase. Esta visión general o deconjunto de la marca es la impresión queel consumidor medio tiene sobre la mismay que puede llevarlo a confusión frente aotras marcas semejantes que se encuen-tren disponibles en el comercio.

b) Las marcas deben ser examinadas enforma sucesiva y no simultánea. En lacomparación marcaria debe emplearse elmétodo de cotejo sucesivo entre las mar-cas, esto es, no cabe el análisis simultá-neo, en razón de que el consumidor noanaliza simultáneamente las marcas, sinoque lo hace en forma individualizada.

c) Quien aprecie la semejanza deberá co-locarse en el lugar del comprador pre-sunto, tomando en cuenta la naturale-za del producto. Comoquiera que quien,en último término, puede ser objeto de laconfusión es la persona que compra elproducto o recibe el servicio, el juez oadministrador, al momento de realizar elcotejo debe situarse frente a los productos

7 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891,de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNALDE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

8 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, pu-blicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998,marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.

9 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCASDE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, BuenosAires, 1946, Pág. 351 y ss.


designados por las marcas en conflictocomo si fuera un consumidor o un usuario,para poder evaluar con el mayor acierto sise presentan entre ellas similitudes tannotorias que induzcan al error en la es-cogencia.

d) Deben tenerse en cuenta, así mismo,más las semejanzas que las diferen-cias que existan entre las marcas quese comparan. La similitud general entredos marcas no depende de los elementosdistintos que aparezcan en ellas, sino delos elementos semejantes o de la seme-jante disposición de esos elementos.

3.5. CLASES DE SIGNOS. Comparación en-tre signos denominativos.

La doctrina ha reconocido varias clases de mar-cas, como las denominativas, las gráficas y lasmixtas, en atención a la estructura del signo.

En este contexto, tomando en cuenta que lasmarcas en controversia son “VIGOSTIM” (de-nominativa), y “ERGOSTIM” (denominativa); elTribunal considera conveniente examinar lo con-cerniente a las marcas denominativas, por co-rresponder a la clase de los signos en conflicto.

Las marcas denominativas, llamadas tam-bién nominales o verbales, utilizan expresionesacústicas o fonéticas, formadas por una o va-rias letras, palabras o números, individual oconjuntamente estructurados, que integran unconjunto o un todo pronunciable, que puede ono tener significado conceptual. Este tipo demarcas se subdividen en: sugestivas que sonlas que tienen una connotación conceptual queevoca ciertas cualidades o funciones del pro-ducto identificado por la marca; y, arbitrariasque no manifiestan conexión alguna entre susignificado y la naturaleza, cualidades y fun-ciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su con-junto, producen en el consumidor una idea so-bre la marca que le permite diferenciarla de lasotras existentes en el mercado.

Fernández Novoa ofrece los siguientes crite-rios, elaborados en torno a la comparación demarcas denominativas, los que han sido reco-gidos en varios pronunciamientos del Tribunal,como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005,

publicado en la G.O.A.C. No. 1185 de 12 deabril de 2005:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjun-to o sintética, operando con la totalidad delos elementos integrantes, sin descomponersu unidad fonética y gráfica en fonemas ovoces parciales, teniendo en cuenta, por lotanto, en el juicio comparativo la totalidad delas sílabas y letras que forman los vocablosde las marcas en pugna, sin perjuicio de des-tacar aquellos elementos dotados de espe-cial eficacia caracterizante, atribuyendo me-nos valor a los que ofrezcan atenuada fun-ción diferenciadora.”

“(...) han de considerarse semejantes las mar-cas comparadas cuando la sílaba tónica delas mismas ocupa la misma posición y esidéntica o muy difícil de distinguir.”

“(...) la sucesión de las vocales en el mismoorden habla a favor de la semejanza de lasmarcas comparadas porque la sucesión devocales asume una importancia decisiva parafijar la sonoridad de una denominación.”

“(...) en el análisis de las marcas denomina-tivas hay que tratar de encontrar la dimen-sión más característica de las denominacio-nes confrontadas: la dimensión que con ma-yor fuerza y profundidad penetra en la mentedel consumidor y determina, por lo mismo, laimpresión general que la denominación va asuscitar en los consumidores.” 10

3.6. SIGNOS QUE AMPARAN PRODUCTOSAGRÍCOLAS.

Tomando en cuenta que la sociedad MILLERCHEMICAL & FERTILIZER CORPORATION so-licitó el registro del signo “VIGOSTIM” (deno-minativo), para distinguir productos comprendi-dos en la clase internacional 1, especialmente“fertilizantes para uso en la agricultura y horti-cultura” y que la sociedad ISAGRO S.p.A. pre-sentó observación a la solicitud de registro bajoel argumento del registro previo de su marca“ERGOSTIM” (denominativa) para proteger “unproducto para estimular el crecimiento de las

10 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DELDERECHO DE MARCAS“. Editorial Montecorvo S.A. Es-paña 1984. Págs. 199 y SS.


plantas”, en la clase 1 de la Clasificación Inter-nacional; se estima adecuado hacer referenciaa dicho tema. Para lo anterior, se hará referen-cia, en primer lugar, al tema “examen de regis-trabilidad de marcas farmacéuticas y de otrosproductos comprendidos en la clase 5”, estre-chamente relacionado con el tema bajo exa-men; y, luego, se pasará revista al tema “sig-nos que amparan productos agrícolas”.

La Clase 01 de la Clasificación Internacional deNiza, Clase a la que pertenecen los signos encontroversia, abarca los siguientes productos:“Productos químicos destinados a la industria,ciencia, fotografía, así como a la agricultura,horticultura y silvicultura; resinas artificiales enestado bruto, materias plásticas en estado bru-to; abono para las tierras; composiciones extin-toras; preparaciones para el temple y soldadurade metales; productos químicos destinados aconservar los alimentos; materias curtientes;adhesivos (pegamentos) destinados a la indus-tria”.

El Tribunal se ha referido al examen de regis-trabilidad estricto que se ha de llevar en el casode marcas farmacéuticas y otros productoscomprendidos en la clase 5 internacional. Eneste sentido, ha enfatizado que debe ser riguro-so, teniendo en cuenta el criterio del consumi-dor medio, a fin de evitar que los consumidoresincurran en confusión entre diferentes produc-tos, por la similitud existente entre las marcasque los designan, ya que de generarse error,éste podría tener consecuencias graves y has-ta fatales en la salud de las personas, en losanimales y en las plantas.

En armonía con lo anterior, el análisis de regis-trabilidad con una marca que ampare productosrelacionados con los comprendidos en la clase05, estos son los farmacéuticos y no farmacéu-ticos, como los productos veterinarios, losplaguicidas, pesticidas, herbicidas, insecticidas,fungicidas, debe ser riguroso, a fin de evitarcualquier riesgo de confusión o de asociaciónen el público consumidor, que, de encontrarsimilitud con marcas que amparen productosde la misma clase 05, podría causar riesgo en lasalud de todos los seres vivos, es decir, dehombres, animales y plantas. Por lo tanto, laAutoridad Competente debe apreciar de una ma-nera muy concienzuda tal riesgo para la saludhumana, animal y vegetal y evitar cualquiererror sobre el producto a consumirse.

De la misma manera, en la comparación entremarcas que amparan productos de la clase 01,especialmente agrícolas, al estar relacionadoscon algunos de la clase 5, se debe proceder condiligencia, vista la repercusión del riesgo deconfusión que podría suscitarse en los consu-midores. Lo anterior, por cuanto el consumidor,al pretender adquirir un producto pudiera adqui-rir otro, con características diferentes y lo peor,para un uso distinto. Conforme a ello, el examende registrabilidad debe ser riguroso dadas lasconsecuencias graves que se podrían generardebido al destino diferente que se podría dar alos mismos y al cuidado que se debe tener almanipular determinado producto.

Si bien, en principio, los productos agrícolasentre ellos los “fertilizantes para uso en la agri-cultura y horticultura” y los destinados a “esti-mular el crecimiento de las plantas”, puedentener canales de comercialización diferentes yexpendedores calificados, en el uso y la mani-pulación de tales productos, no lo es menosque no obstante lo indicado, el público consumi-dor puede incurrir en confusión.

El Tribunal ha manifestado, en relación a losproductos de la clase 5, lo siguiente:

“Además de lo anterior, se debe tener encuenta que como la clase 5 ampara produc-tos que son utilizados en el hombre, anima-les o plantas, una equivocación en contra dealguno de estos grupos de seres vivos puedetener consecuencias en la salud de los res-tantes, ya que el hombre se alimenta deanimales y plantas, así como los animales deotros animales o plantas” 11.

En el caso concreto se deberá identificar siefectivamente podría producirse riesgo de con-fusión en el público consumidor al adquirir losproductos mencionados y comprendidos en laClase 1.

3.7. LA CONEXIÓN COMPETITIVA ENTREPRODUCTOS DE LA MISMA CLASE 01.

En el caso de autos, la sociedad MILLER CHE-MICAL & FERTILIZER CORPORATION solicitó

11 Interpretación prejudicial 45-IP-2008 de 14 de mayo de2008. Marca “GANAVET”, publicada en la G.O.A.C. Nº1641 de 31 de julio de 2008. TRIBUNAL DE JUSTICIADE LA COMUNIDAD ANDINA.


el registro del signo “VIGOSTIM” (denomina-tivo), para distinguir productos comprendidos enla clase internacional 01, especialmente “fertili-zantes para uso en la agricultura y horticultura”y la sociedad ISAGRO S.p.A. presentó observa-ción a la solicitud de registro bajo el argumentodel registro previo de su marca “ERGOSTIM”(denominativa) para proteger “un producto paraestimular el crecimiento de las plantas”, de laclase 01 de la Clasificación Internacional, en talvirtud es necesario referirse al tema de la co-nexión competitiva entre productos de la mismaclase 01:

Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algu-nas pautas o criterios que pueden llevar a esta-blecer o fijar cuándo se da la conexión competi-tiva entre los productos de la misma clase.

El hecho de que los productos posean finalida-des idénticas o afines podría constituir un indi-cio de conexión competitiva entre ellos, pues talcircunstancia podría dar lugar a que se les ha-llase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Fernández No-voa, para determinar la conexión competitivaentre los productos diferenciados por los signosconfrontados, el aspecto fundamental a tomaren consideración es la finalidad o aplicacionesusuales de los mismos. Igualmente, señala elautor, los criterios para determinar si a través dela finalidad de los productos hay o no conexióncompetitiva, siendo éstos dos; el primero: elprincipio de la intercambiabilidad de losmismos, que tiene que ver con el hecho de silos consumidores consideren sustituibles, paralas mismas finalidades, los productos enfrenta-dos; y, el segundo, el de complementariedad,que alude a la circunstancia de que el uso de unproducto pueda suponer el necesario uso deotro, o que sin un producto no puede utilizarseotro producto, es decir, que los productos seancomplementarios o vayan a utilizarse conjunta-mente. 12

Asimismo, se deberá analizar el grado de co-nexión competitiva existente entre los produc-tos a que se refieren los signos en conflicto,para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido lossiguientes factores de análisis:

a) La inclusión de los productos en unamisma clase del nomenclátor: Esta reglatiene especial interés en el caso sub judicey ocurre cuando se limita el registro a unoo varios de los productos de una clase delnomenclátor, perdiendo su valor al produ-cirse el registro para toda la clase. En elcaso de la limitación, la prueba para de-mostrar que entre los productos que cons-tan en dicha clase no son similares o noguardan similitud para impedir el registro,corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay luga-res de comercialización o expendio de pro-ductos que influyen escasamente para quepueda producirse su conexión competitiva,como sería el caso de las grandes cade-nas o tiendas o supermercados en loscuales se distribuye toda clase de bienesy pasa desapercibido para el consumidorla similitud de un producto con otro. Encambio, se daría tal conexión competitiva,en tiendas o almacenes especializados enla venta de determinados bienes. Igualconfusión se daría en pequeños sitios deexpendio donde marcas similares puedenser confundidas cuando los productos guar-dan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los me-dios de comercialización o distribución tie-nen relación con los medios de difusión delos productos. Si los mismos productos sedifunden por la publicidad general –radio,televisión y prensa-, presumiblemente sepresentaría una conexión competitiva, olos productos serían competitivamenteconexos. Por otro lado, si la difusión esrestringida por medio de revistas especia-lizadas, comunicación directa, boletines,mensajes telefónicos, etc., la conexión com-petitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre produc-tos: Cierta relación entre los productospuede crear una conexión competitiva. Enefecto, no es lo mismo vender en unamisma tienda cocinas y refrigeradoras, quevender en otra helados y muebles; en con-secuencia, esa relación entre los produc-tos comercializados también influye en laasociación que el consumidor haga delorigen empresarial de los productos rela-cionados, lo que eventualmente puede lle-

12 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. pp.242 - 246.


varlo a confusión en caso de que esa simi-litud sea tal que el consumidor medio dedichos productos asuma que provienen deun mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de pro-ductos: Los productos que comúnmentese puedan utilizar conjuntamente (por ejem-plo: puerta y chapa) pueden dar lugar aconfusión respecto al origen empresarial,ya que el público consumidor supondríaque los dos productos son del mismo em-presario. La complementariedad entre losproductos debe entenderse en forma di-recta, es decir, que el uso de un productopuede suponer el uso necesario del otro, oque sin un producto no puede utilizarse elotro o su utilización no sería la de suúltima finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese aque puedan encontrarse en diferentes cla-ses y cumplir distintas funciones o finali-dades, si tienen similares características,existe la posibilidad de que se origine elriesgo de confusión al estar identificadospor marcas también similares o idénticas(por ejemplo: medias de deporte y mediasde vestir).” 13

El Tribunal considera que deben ser aplicadoslos criterios referidos anteriormente y que pue-den conducir a establecer cuándo se da la co-nexión competitiva entre los productos.

También deberá considerarse la clase de con-sumidor o usuario y su grado de atención almomento de diferenciar, identificar y seleccio-nar el producto deseado. Esto a su vez se en-cuentra relacionado con el grado de atenciónque presta la persona al momento de realizar suelección, lo que dependerá del tipo de consumi-dor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profe-sional o experto, b) elitista y experimentado, c)el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debetenerse en cuenta para establecer el posible

riesgo de confusión entre dos marcas, es elllamado ‘consumidor medio’ o sea el consumi-dor común y corriente de determinada clase deproductos, en quien debe suponerse un conoci-miento y una capacidad de percepción corrien-tes (...)”. 14

Finalmente, al referirse los signos en cuestión aproductos diferentes en la misma clase 01, elJuez Consultante deberá analizar si se trata, enefecto, de un caso de conexión competitiva.

3.8. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. DEBI-DA MOTIVACIÓN.

Examen de registrabilidad y debida motiva-ción.

Tomando en cuenta que ISAGRO S.p.A. argu-mentó que no se ha motivado la Resolución queconcede el registro de la marca ya que “Laresolución administrativa por la cual se concedeel registro de la marca ‘VIGOSTIM’ carece deeste requisito esencial que debe estar presenteen todas las actuaciones administrativas de unestado de Derecho y con mayor razón si seestán disputando derechos subjetivos de losparticulares”; el Tribunal estima adecuado refe-rirse a los temas “examen de registrabilidad ydebida motivación”.

El examen de registrabilidad que, en apego a lodispuesto en el artículo 96 de la misma Deci-sión, debe practicar la oficina correspondiente,comprende el análisis de todas las exigenciasque aquella impone para que un signo pueda serregistrado como marca, partiendo, desde lue-go, de los requisitos fijados por el artículo 81 y,tomando en consideración las prohibiciones de-terminadas por los artículos 82 y 83 de la Deci-sión en estudio.

La facultad conferida a la Oficina Nacional Com-petente para realizar el examen sobre registrabi-lidad del signo constituye una obligación queprecede al otorgamiento del registro marcario.La existencia de observaciones compromete aúnmás al funcionario respecto de la realización delexamen de fondo, pero, la inexistencia de lasmismas no lo libera de la obligación de practi-

13 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso N°114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 del 14 deenero de 2004. Proceso Nº 115-IP-2008. Marca: “CALVO”(mixta).

14 Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de1995, caso “DIDA”. Publicado en la G.O.A.C. Nº 180 de10 de mayo de 1995. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.


carlo; esto, porque el objetivo de la norma es elde que dicho examen se convierta en etapaobligatoria dentro del proceso de concesión ode denegación de los registros marcarios.

Este Tribunal ha señalado al respecto que:

“La disposición del artículo 96 impone la obli-gación a la oficina nacional competente derealizar el examen de registrabilidad de unasolicitud marcaria, examen que debe proce-der tanto en los casos en que se han presen-tado observaciones como en aquellos en losque ellas no existan. La inexistencia de ob-servaciones, por lo tanto, no exime al admi-nistrador, de la exigencia de proceder al exa-men de registrabilidad, y con este fundamen-to a otorgar o denegar el registro de la marca,resolución debidamente motivada que serácomunicada al interesado”. 15

Será entonces dicha Dependencia la que, endefinitiva, decida sobre las observaciones for-muladas y, desde luego, respecto de la conce-sión o de la denegación del registro solicitado;el acto de concesión o de denegación del regis-tro debe estar respaldado en un estudio prolijo,técnico y pormenorizado de todos los elemen-tos y reglas que le sirvieron de base para tomarsu decisión. El funcionario debe aplicar las re-glas que la doctrina y la jurisprudencia hanestablecido con esa finalidad. La aplicación quede éstas se realice en el examen comparativodependerá, en cada caso, de las circunstanciasy hechos que rodeen a las marcas en conflicto.

Asimismo, en anteriores providencias el Tribu-nal ha establecido ciertas características que sibien hacen referencia a la Decisión 486, sonperfectamente aplicables al examen deregistrabilidad en el ámbito de la Decisión 344.Sobre el tema se ha manifestado:

“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Pre-judiciales 16 ha abordado el tema del examende registrabilidad, pero en uno de sus últimos

pronunciamientos determinó con toda clari-dad cuáles son las características de dichoexamen:

1. El examen de registrabilidad se realiza deoficio. La Oficina Nacional Competente de-be realizar el examen de registrabilidad asíno se hubieren presentado oposiciones, ono hubiere solicitud expresa de un tercero.

2. El examen de registrabilidad es integral.La Oficina Nacional Competente al anali-zar si un signo puede ser registrado comomarca debe revisar si cumple con todoslos requisitos de artículo 134 de la Deci-sión 486, y luego determinar si el signo so-licitado encaja o no dentro de alguna delas causales de irregistrabilidad consagra-das en los artículos 135 y 136 de la mismanorma.

3. En consecuencia con lo anterior y en rela-ción con marcas de terceros, la OficinaNacional Competente, así hubiera o nooposiciones, deberá revisar si el signo so-licitado no encuadra dentro del supuestode irregistrabilidad contemplado en el artí-culo 136, literal a); es decir, debe determi-nar si es o no idéntico o se asemeja o no auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda causar unriesgo de confusión o de asociación”. (Pro-ceso 180-IP-2006. Marca: “BROCHA MONA”(mixta). Interpretación Prejudicial de 4 dediciembre de 2006, publicada en la GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476,de 16 de marzo de 2007).

Otra característica es la Autonomía de la Ofici-na Nacional Competente para tomar sus deci-siones tanto en relación con las decisiones ex-pedidas por la propia Oficina como en relación aotras Oficinas de Registro Marcario. En el si-guiente acápite se hará referencia a esta carac-terística del examen de registrabilidad.

Debida motivación.

Parte del artículo 95 de la Decisión 344 señalaque: “Vencido el plazo en el artículo 93, sin quese hubieren presentado observaciones, la ofici-na nacional competente procederá a realizar el

15 Proceso 22-IP-96, sentencia de 12 de marzo de 1997,publicada en la G.O.A.C. Nº 265 de 16 de mayo de 1997.Marca: “EXPOMUJER”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DELA COMUNIDAD ANDINA.

16 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudicialessobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de juliode 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; InterpretaciónPrejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de no-viembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005.


examen de registrabilidad y a otorgar o denegarel registro de la marca”. Esta resolución tieneque ser, necesariamente, motivada en debidaforma y, además, debe expresar, en su pronun-ciamiento, los fundamentos en los que se basapara emitirlos.

Acerca de los actos administrativos referentes ala concesión o a la denegación de registrosmarcarios, este Tribunal ha manifestado:

“(...) requieren de motivación para su validez;pero si, además, la obligación de motivarviene impuesta legalmente -en el presentecaso por la misma norma comunitaria, deprevalente aplicación- debe entonces formarparte de aquél y, además, como lo ha expre-sado la jurisprudencia de este Tribunal An-dino, podría quedar afectada de nulidad ab-soluta la resolución que los contenga si porinmotivación lesiona el derecho de defensade los administrados”. 17

En consecuencia, es necesario precisar que elexamen de registrabilidad debe ser plasmadoen la Resolución que concede o deniega elregistro marcario, es decir la Oficina Nacionalno puede mantener en secreto dicho proceso y,

en consecuencia, la resolución que concede elregistro marcario, que en definitiva es la que senotifica al solicitante, debe dar razón de dichoexamen y, por lo tanto, cumplir con un principiobásico de la actuación pública como es el de lamotivación de los actos.

3.9. DIFERENCIA QUE CONSAGRA LA DECI-SIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA CO-MUNIDAD ANDINA ENTRE LA NULIDADRELATIVA Y ABSOLUTA; RELACIÓN CONLAS CAUSALES PREVISTAS EN LA DE-CISIÓN 344. NULIDAD DE LOS ACTOSADMINISTRATIVOS. PRESCRIPCIÓN DELA ACCIÓN.

Tomando en cuenta que la sociedad MILLERCHEMICAL & FERTILIZER CORPORATION ensu contestación a la demanda adujo la “Pres-cripción y caducidad de la acción Contencioso-Administrativa”; el Tribunal considera pertinenteprecisar lo que sigue:

El primer y el segundo párrafo del artículo 172de la Decisión 486 introducen sustanciales mo-dificaciones en relación con lo dispuesto por elartículo 113 de la Decisión 344, de acuerdo conel cuadro siguiente:

17 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca:“GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

18 Esta norma consagra los requisitos para el registro de marca: distintividad y suceptibilidad de representación gráfica, asícomo el requisito de perceptibilidad implícito en la noción de marca.

Artículo 113 de la Decisión 344 Inciso primero y segundo del artículo 172 de la Decisión 486

Clases de nulidad Hace referencia a una sola clase de nulidad Diferencia entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa.

Sujeto legitimado para interponer la acción de nulidad

La parte interesada. De oficio por la autoridad nacional.

Para la nulidad absoluta y para la nulidad relativa, cualquier persona.

De oficio por la autoridad nacional compe-tente.

Para la nulidad relativa el interesado.

Prescripción de la acción

No establece término de prescripción. Para la nulidad absoluta no prescribe la acción.

Para la nulidad relativa prescribe en 5 años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Causales de nulidad

La norma señala tres causales: “a) El registro se haya concedido en contra-vención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión

b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos declarados como fal-sos o inexactos por la autoridad nacional

La norma distingue entre las causales para la nulidad absoluta y para la relativa, de la siguiente manera:

Causales de nulidad absoluta: cuando el registro de una marca se hubiese concedido en contravención de los artículos 134 primer párrafo 18, y 135 de la Decisión 486.


El artículo 113 de la Decisión 344 disciplina lapotestad de la autoridad nacional competentepara declarar la nulidad del registro de un signocomo marca, así como las causales que danlugar a dicha nulidad y la imprescriptibilidad dela acción correspondiente.

En el caso de autos, se observa que el registrodel signo “VIGOSTIM” (denominativo), solicitadoel 24 de enero de 2000, fue concedido a travésde las Resolución No. 0978019 de 31 de octubrede 2000, en vigencia de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena. Y la de-manda de nulidad en contra de dicho registrofue presentada el 5 de febrero de 2001, envigencia de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina.

En este ámbito, el Tribunal ha manifestado que“Si, concedido el registro de la marca, se produ-ce su impugnación, la norma sustancial desti-nada a juzgar sobre la validez o nulidad de di-cho registro será la que fuere aplicable para lafecha de su concesión”, y que, “a los efectos detal concesión, será aplicable, en tutela del prin-cipio de seguridad jurídica, la norma sustancialvigente para la fecha de la solicitud de registrodel signo” (Sentencia dictada en el Proceso N°38-IP-2002, del 11 de septiembre de 2002, pu-blicada en la G.O.A.C. N° 845, del 1º de octubredel mismo año, caso “PREPAC OIL, SISTEMAPREPAC y PREPAC”).

El citado artículo 113 prevé las causales taxa-tivas que sirven de fundamento a la nulidad delregistro de un signo como marca. A saber: (i)que el registro se haya concedido en contraven-ción de cualquiera de las disposiciones previs-tas en la Decisión 344; (ii) que se haya otorga-do sobre la base de datos o documentos esen-ciales, citados en la solicitud, que previamentehubiesen sido declarados falsos o inexactos porla autoridad nacional competente; y (iii) que elregistro se haya obtenido de mala fe, supuestoque se configurará cuando un representante,distribuidor o usuario del titular de una marcaregistrada en el extranjero, solicite y obtenga elregistro de ésta, o de otra confundible con ella,

sin el consentimiento expreso del titular de lamarca registrada, o cuando la solicitud hubiesesido presentada, o el registro obtenido, por quiendesarrolle, como actividad habitual, el registrode marcas para su comercialización.

En este orden de ideas, el Tribunal ha sostenidoque las prohibiciones del artículo 83 de la Deci-sión 344, buscan precautelar el interés y losderechos válidamente otorgados a favor de ter-ceros, siendo, por tanto consecuente con elloque en el artículo 113 ibídem se disponga que latitularidad de la acción de nulidad de un registrose radique en “parte interesada”. En efecto, elinciso primero del artículo 83 comentado esta-blece la irregistrabilidad de los signos que pre-senten algunos de los impedimentos que allí seenlistan cuando se den “en relación con dere-chos de terceros”.

En cuanto al tema procesal, la Decisión 486(artículo 172), amplía, con respecto al procedi-miento que establecía la Decisión 344, entreotras cuestiones, la legitimación activa para suejercicio, modificando la condición de interesa-do legítimo exigida para la interposición de laacción al establecer que “la autoridad nacionalcompetente decretará de oficio o a solicitud decualquier persona, la nulidad absoluta de unregistro de marca cuando se hubiese concedidoen contravención de lo dispuesto en los artícu-los 134 primer párrafo y 135”.

También, a diferencia de lo establecido en laDecisión 344, el artículo 172 de la Decisión 486,distingue entre nulidad absoluta y nulidad rela-tiva, condicionando la declaración de la primeraa la ocurrencia de las causales previstas en losartículos 134, primer párrafo, y 135 de la mismaDecisión; y vinculando la segunda con los im-pedimentos de registro contemplados en el ar-tículo 136 o cuando el registro se hubiere otor-gado de mala fe. Para ambos casos, la normahace referencia a “cualquier persona” como ti-

competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales. c) El registro se haya concedido de mala fe”.

Causales de nulidad relativa: cuando el re-gistro se hubiese concedido en contraven-ción de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe 19.

19 Interpretación prejudicial de 26 de julio de 2006. PRO-CESO 235-IP-2005. Marca: “SENTIVA” (denominativa).


tular de la acción correspondiente pero las dife-rencia en cuanto al término para interponerlas,toda vez que la dirigida a obtener la nulidadabsoluta no tiene prescripción, en tanto que laencaminada a lograr la nulidad relativa prescribea los cinco años contados desde la fecha deconcesión del registro.

Es de tomar en cuenta que la Decisión 344 nosolamente no diferencia entre nulidad relativa yabsoluta, sino que tampoco establece un tér-mino de prescripción de la acción. El propio ar-tículo 113 prevé que las acciones de nulidadpodrán solicitarse en cualquier momento. Sinembargo, uno de los cambios fundamentalesque introdujo el artículo 172 de la Decisión 486,como se indicó, se centra en la distinción entrenulidad absoluta y nulidad relativa; dicha distin-ción se acompasa con la figura de la prescrip-ción de la acción de nulidad de un registro demarca.

Conforme a lo anterior y en relación con losactos administrativos que conceden o denieganregistros marcarios, deviene necesario aclararque son inaplicables las normas locales queestablezcan términos de prescripción para lasacciones de nulidad, ya que dicho asunto esregulado por la normativa comunitaria, de lamanera que se ha indicado.

Además de lo anterior, el operador jurídico na-cional debe aplicar todo el régimen de la acciónde nulidad previsto en la Decisión 344, de acuer-do al cuadro presentado. Sobre el tema el Tribu-nal ha dicho lo siguiente:

“En lo que concierne al procedimiento denulidad, la norma aplicable, además de lasdisposiciones previstas en el régimen co-mún, será la legislación interna de cada PaísMiembro. En todo caso, el procedimiento ci-tado deberá incluir, en tutela del derecho a ladefensa y al debido proceso, la audiencia aque se refiere el artículo 113 de la Decisión,así como observar la disciplina comunitariarelativa a las causales de nulidad, la legitima-ción para obrar y la imprescriptibilidad de laacción.”

Asimismo, deviene necesario hacer algunas pre-cisiones respecto de la “ilegitimidad del actoadministrativo”, “nulidad del acto administrati-vo”, “nulidad de un registro marcario”, “prescrip-ción de la acción”.

En estricto sentido, los actos administrativosson declaraciones unilaterales de voluntad ex-pedidos por las autoridades públicas que tienencompetencia al efecto y que producen efectosjurídicos individuales en forma directa. La vali-dez del acto administrativo supone que éste seaexpedido por autoridad competente y previo elcumplimiento del trámite pertinente, es decir,que no impida el derecho de audiencia y defen-sa del particular. La legitimidad opera cuando elacto no es conforme a los hechos y a las nor-mas; y, la eficacia de los actos administrativosocurre cuando éstos han sido notificados, y, enconsecuencia, produce efectos jurídicos.

Los actos administrativos gozan de las presun-ciones de legitimidad y ejecutoriedad, mientrasno se presenten reclamaciones y recursos ad-ministrativos o mediante acciones de impugna-ción ante los jueces competentes.

Sin embargo, cuando la norma comunitaria utili-za el término “acción de nulidad”, “nulidad deun registro de marca”, el Tribunal ha observadoque con dicho término “se está refiriendo acualquier acción judicial que tenga por finalidadanular o declarar la ilegalidad de los actos ad-ministrativos que conceden o deniegan el regis-tro marcario; por lo tanto, es muy común que enderecho interno se le dé otras denominaciones,de conformidad con su régimen contenciosoadministrativo; se pueden llamar: recurso deanulación, acción subjetiva o de plena jurisdic-ción, acción de nulidad y restablecimiento delderecho, o simplemente acción contenciosa. Loimportante en este asunto, es que el procedi-miento general que se aplica a dichas accioneses el establecido por las normas contenciosoadministrativas de cada País Miembro, respe-tando eso sí, los parámetros regulados por lanormativa comunitaria” 20.

Lo anterior convierte a las acciones interpues-tas en “acciones especiales de nulidad”, por lossiguientes motivos:

1. El procedimiento en general, lo que incluyela denominación de la acción, es reguladopor la normativa interna.

2. Asuntos procesales específicos, como laprescripción de la acción y la legitimación

20 Interpretación prejudicial de 1 de abril de 2009. PRO-CESO 10-IP-2009. Marca: “PENTAMIX (denominativa).


activa, son regulados por la normativa co-munitaria y, en consecuencia, la normativainterna en estos aspectos es inaplicable.

3. La normativa sustancial aplicable, por logeneral, es la comunitaria andina.

4. De conformidad con lo dos puntos anterio-res, el juez o la autoridad administrativacompetente, al enfrentarse a una accióncuya finalidad sea anular el acto adminis-trativo que concede o deniega el registromarcario, independiente de su denomina-ción, deberá dar el trámite procesal co-rrespondiente a una “acción especial”, so-portada, por un lado, en las normas proce-sales del derecho interno y, por otro, enlas normas procesales y sustanciales co-munitarias andinas 21.

El Tribunal también ha expresado que “La Auto-ridad Nacional Competente para conocer de es-ta acción no está limitada a la rama judicial,ya que dicha función jurisdiccional podría seratribuida a una autoridad administrativa, si asílo dispone la legislación interna de los PaísesMiembros” 22. Esto se encuentra en concordan-cia con el último párrafo de la Disposición FinalÚnica de la Decisión 344, que establece:

“(….) entiéndase como Autoridad NacionalCompetente, al órgano designado al efectopor la legislación nacional sobre la materia.”

Finalmente, sobre el procedimiento de la acciónde nulidad y su prescripción, el Tribunal haprecisado lo siguiente:

“El artículo 113 de la Decisión 344 del Acuer-do de Cartagena en concordancia con la dis-posición final Única del mismo ordenamien-to, se refiere a la nulidad judicial de los re-gistros marcarios obtenidos con violación dela ley. La acción que con tales normas se re-gula difiere de las actuaciones de carácteradministrativo contempladas en el artículo108 y siguientes de la misma Decisión. Estasúltimas materializan un trámite de cancela-ción del registro que se decreta exclusiva-mente por una autoridad administrativa, la

“Oficina Nacional Competente” y tieneestablecidas dos causales: la falta de uso yla similitud o identidad con una marca quehubiese sido notoriamente conocida al mo-mento de solicitarse el registro de la que esobjeto de cancelación.

“La anulación de un registro es, en cambio,un trámite netamente jurisdiccional, aunquesu desarrollo y ejecución puede ser atribui-do, según se disponga en cada uno de losordenamientos internos, bien al aparato judi-cial o bien a funcionarios de la administra-ción. Cuando esto último sucede, se diceque la administración actúa en función juris-diccional.

“La acción de nulidad, o recurso de anula-ción, como también suele llamarse, se en-cuentra consagrada en el artículo 113 de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, con las siguientes característi-cas:

• “Su interposición no está sujeta o condi-cionada a plazo alguno, tratándose de unaacción imprescriptible.

• “Puede ser decretada de oficio o a peti-ción de parte, evento éste en el que el so-licitante debe acreditar interés.

• “El trámite deberá cumplirse con arreglo ala legislación procesal interna pero en todocaso, asegurándose la previa audiencia delas partes interesadas.

• “La competencia para el conocimiento deestas acciones se defiere a lo que dispon-ga el ordenamiento jurídico interno, el cual,de conformidad con lo establecido en laDisposición Final Única, puede atribuirlo auna autoridad judicial o a una administrati-va cuando defina el significado de “Auto-ridad Nacional Competente”; debiéndo-se destacar que si se atribuye a un orga-nismo de carácter administrativo, de todasformas, dicha atribución deberá mantenersu calidad de jurisdiccional.

“El artículo 113 comentado, por último,consagra cuatro causales taxativas y deestricta legalidad, para que, con base enellas y sólo en ellas, se adelante la acciónde nulidad de un registro marcario”

21 Interpretación prejudicial de 1 de abril de 2009. PRO-CESO 10-IP-2009. Marca: “PENTAMIX” (denominativa).

22 Interpretación prejudicial de 1 de abril de 2009. PRO-CESO 10-IP-2009. Marca: “PENTAMIX” (denominativa).


(…)

“(...) Sobre la competencia y el procedi-miento.

Íntimamente relacionados entre sí se encuen-tran los temas referentes a la competenciapara el trámite de las acciones de nulidad y elprocedimiento que debe seguirse por la auto-ridad nacional correspondiente. En cuanto alo primero, el artículo 113 define, en concor-dancia con la Disposición Final Única, que lacompetencia debe radicarse en la autoridadnacional que sea designada por la legislacióninterna, pudiéndose establecer que ella que-de en cabeza de una autoridad administrativao de una judicial pero, en cualquier caso, sinperder de vista que se trata de una actuaciónjurisdiccional. En cuanto a lo segundo, delartículo 144 se desprende que el procedi-miento a seguir será el que se disponga inter-namente, sin afectar claro está, la aplicaciónprioritaria que deben tener los elementos fun-damentales de esta acción, señalados bási-camente en el artículo 113 y a los cuales sehizo referencia en esta sentencia.

(...)

“En referencia al procedimiento que debe seraplicado por las autoridades nacionales parael trámite de las acciones de nulidad relati-vas a asuntos marcarios, El Tribunal ha ex-presado, tomando en cuenta lo dispuesto porel artículo 144 de la Decisión 344, en el sen-tido de que los asuntos sobre propiedad in-dustrial no comprendidos o no regulados enella, se cumplirán con arreglo a lo que deter-mine la respectiva legislación nacional, queson tales procedimientos los que deberánaplicarse. Ello en consideración a que, salvolos precisos temas sobre causales de nuli-dad, imprescriptibilidad de la acción, legiti-mación activa y audiencia de las partes, quese regulan en el artículo 113 de la normacomunitaria ( la que, por supuesto, se aplicade preferencia), los demás deberán ser regu-lados y aplicados con arreglo a la ley nacio-nal”.

(...)

“Lo anterior, de otra parte, condiciona el pro-cedimiento a seguir en la medida en queotros aspectos del mismo, tales como presu-

puestos procesales, contenido y formato es-pecíficos de la demanda, trámites, etc., de-ben ser desarrollados con arreglo a la legisla-ción interna.” 23.

Esta posición ha sido reiterada en la Interpreta-ción Prejudicial del 25 de octubre de 2000, ex-pedida en el marco del proceso 68-IP-2000.

El Juez consultante, para establecer si opera laprescripción de la acción de nulidad de un regis-tro concedido al amparo de la Decisión 344 dela Comisión del Acuerdo de Cartagena, deberádeterminar si se está en frente de un caso denulidad relativa o de nulidad absoluta, de confor-midad con los parámetros establecidos ante-riormente y, en el caso de la primera, deberáconcluir si la solicitud de nulidad se presentódentro del término de prescripción, de conformi-dad con lo establecido en la presente providen-cia.


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede ser registrado comomarca si reúne los requisitos de distintividad,perceptibilidad y susceptibilidad de represen-tación gráfica, establecidos por el artículo 81 dela Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena. Esa aptitud se confirmará, por cier-to, si el signo, cuyo registro se solicita, no seencuentra comprendido en ninguna de las cau-sales de irregistrabilidad determinadas por losartículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

SEGUNDO: No son registrables los signos que,según lo previsto en el artículo 83 literal a), seanidénticos o similares a otros ya solicitados oregistrados por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos o ser-vicios respecto de los cuales el uso de la marcapueda inducir al público a error.

Basta que exista riesgo de confusión para pro-ceder a la irregistrabilidad del signo solicitado.

23 PROCESO 11-IP-1999. Interpretación prejudicial de 19de mayo de 1999, publicada en la GOAC No. 466 de 6de agosto de 1999. Marca: “LELLI”.


TERCERO: El riesgo de confusión deberá seranalizado por la Autoridad Nacional Competenteo por el Juez, según corresponda, sujetándosea las reglas de comparación de signos enuncia-das en la presente interpretación prejudicial.

CUARTO: Los signos denominativos llamadostambién nominales o verbales, utilizan expresio-nes acústicas o fonéticas, formados por una ovarias letras, palabras o números, individual oconjuntamente estructurados, que integran unconjunto o un todo pronunciable, que puede ono tener significado conceptual.

Al comparar signos denominativos debe proce-derse al cotejo de los signos aplicando las re-glas que para ese propósito ha establecido ladoctrina, y establecidas en esta providencia.

QUINTO: En la comparación entre marcas queamparan productos de la clase 01, especial-mente agrícolas, al estar relacionados con algu-nos de la clase 05, se debe proceder con dili-gencia, vista la repercusión del riesgo de confu-sión que podría suscitarse en los consumido-res.

SEXTO: Para llegar a determinar la similitudentre dos signos se ha de considerar tambiénlos criterios que permiten establecer la posibleconexión competitiva existente entre los pro-ductos de la misma clase que distinguen lasmarcas. Deberá tenerse en cuenta en ese con-texto, en principio, que al no existir conexión, lasimilitud de los signos no impediría el registrode la marca que se solicite.

SÉPTIMO: El examen de registrabilidad del sig-no solicitado para registro comprenderá el análi-sis de todas las exigencias establecidas por laDecisión 344. Dicho examen debe realizarseaún en aquellos casos en que no hayan sidopresentadas observaciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientementede su contenido, favorable o desfavorable, queresuelva las observaciones en el caso de haber-las, y determine la concesión o la denegacióndel registro de un signo, deberá plasmarse enresolución debidamente motivada, la que deberáser notificada al peticionario.

Asimismo, el examen de registrabilidad reali-zado por las oficinas de registro marcario tienelas siguientes características:

• Debe ser de oficio.• Es integral.• Se debe plasmar en una resolución debida-

mente motivada.• Es autónomo.

OCTAVO: El juez o la autoridad administrativacompetente, al enfrentarse a una acción cuyafinalidad sea anular el acto administrativo queconcede o deniega el registro marcario, inde-pendiente de su denominación, deberá dar eltrámite procesal correspondiente a una “acciónespecial”, soportada, por un lado, en las normasprocesales del derecho interno y, por otro, enlas normas procesales y sustanciales comuni-tarias andinas.

En consecuencia, y en relación con los actosadministrativos que conceden o deniegan re-gistros marcarios, son inaplicables las normaslocales que establezcan términos de prescrip-ción para las acciones de nulidad, ya que dichoasunto es regulado por la normativa comunitariasobre la materia.

La prescripción de la acción de nulidad relativaconsagrada en el párrafo segundo del artículo172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Co-munidad Andina es aplicable en relación con losregistros marcarios solicitados en vigencia de lamencionada Decisión. Sin embargo, conforme ala Disposición Transitoria Primera de la Deci-sión 486, la prescripción de la acción de nuli-dad relativa también será aplicable a los regis-tros marcarios concedidos al amparo de unanormativa anterior pero que sean renovados envigencia de la Decisión 486.

Este criterio también se aplica a los registrosmarcarios otorgados al amparo de normas an-teriores, caso en el cual el término de prescrip-ción igualmente debe contarse desde la entradaen vigencia de la Decisión 486, en tanto queesta Decisión, al establecer término de pres-cripción para el ejercicio de la acción de nulidadrelativa, tuvo en cuenta que los derechos adqui-ridos por el titular del registro marcario no pue-den estar sujetos de manera intemporal a laposibilidad de ser demandados por causales denulidad que la nueva normativa califica comorelativas, relacionadas con los derechos de otrostitulares de marcas.

El Juez consultante, para establecer si opera laprescripción de la acción de nulidad de un regis-


tro concedido al amparo de la Decisión 344 dela Comisión del Acuerdo de Cartagena, deberádeterminar si se está en frente de un caso denulidad relativa o de nulidad absoluta, de confor-midad con los parámetros establecidos ante-riormente y, en el caso de la primera, deberáconcluir si la solicitud de nulidad se presentódentro del término de prescripción, de conformi-dad con lo establecido en la presente providen-cia.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 7830-2001-LR deberá adoptar la presente interpreta-ción. Asimismo, deberá dar cumplimiento a lasdisposiciones contenidas en el párrafo tercerodel artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copiacertificada y remítase copia a la Secretaría Gene-

ral de la Comunidad Andina, para su publicaciónen la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.








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