SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaintranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/Gace995.pdfProceso 68-IP-2003.-Interpretación Prejudicial de la Disposición Transitoria

Proceso 68-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de la Disposición Transitoria Primera de la Deci-sión 344 y de los artículos 71, 72 literal h), 73 literales a), d) y e), 82 y 84de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada porla Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Repú-blica del Ecuador, Distrito de Quito. Marca: RYKA. Actor: MAVESA SA.S.A. Proceso interno Nº 2873-465-96-WM..................................................

Proceso 74-IP-2003.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de las normas previstas en los artícu-los 56, 58, literales a), f) y g), y 65 de la Decisión 85 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud del Consejo deEstado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrati-vo, Sección Primera. Parte actora: sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANADE TABACO S.A. Marca: “A + gráfica”. Expediente Interno: N° 3286 .......

Para nosotros la Patria es América

S U M A R I O

Tribunal de Justicia de la Comunidad AndinaPág.

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Año XX - Número 995

Lima, 9 de octubre de 2003

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PROCESO 68-IP-2003

Interpretación prejudicial de la Disposición Transitoria Primera dela Decisión 344 y de los artículos 71, 72 literal h), 73 literales a), d)

y e), 82 y 84 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo

de la República del Ecuador, Distrito de Quito. Marca: RYKA.Actor: MAVESA S.A. Proceso interno Nº 2873-465-96-WM.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a loscuatro días del mes de septiembre del año dosmil tres.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y susanexos, remitida por la Primera Sala del Tribu-nal de lo Contencioso Administrativo de la Re-pública del Ecuador, Distrito de Quito, a travésde su Presidente Doctor Víctor Terán Martínez,recibida en este Tribunal en fecha 27 de junio de2003, relativa a los artículos 81, 82 literal h), 83literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena con motivodel proceso interno Nº 2873-465-96-WM.

El auto de seis de agosto del presente año,mediante el cual este Tribunal decidió admitir atrámite la referida solicitud de interpretaciónprejudicial por cumplir con los requisitos conte-nidos en los artículos 32 y 33 del Tratado deCreación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consul-tante y complementados con los documentosagregados a su solicitud, que se detallan acontinuación:

1. Partes en el proceso interno

La demanda es incoada por la mandataria deMAVESA S.A. y son demandados, de acuerdoal consultante, el Director Nacional de Propie-

GACETA OFICIAL 09/10/2003 2.28

dad Industrial, el Ministro de Industrias, Comer-cio, Integración y Pesca, el Procurador Generaldel Estado y como tercero beneficiario, intervie-ne la empresa RYKA INC.

2. Hechos

Los señalados por el consultante en el oficio Nº492-TDCA-DQ-1S-2873-ML de 21 de noviembrede 2002 y complementados con los documen-tos incluidos en anexos, que demuestran:

Que el 13 de noviembre de 1992, la empresaRYKA INC. solicitó el registro del signo RYKA(diseño) para distinguir productos de la ClaseInternacional 25. (Clasificación Internacional deNiza. Clase 25: Vestidos, calzados, sombrere-ría). Publicado el extracto de la solicitud en laGaceta de Propiedad Industrial Nº 350 de no-viembre de 1992, MAVESA S.A. presentó ob-servación al registro solicitado por ser propieta-ria de la marca de fábrica RIKESA que distingueproductos de la Clase 29. (Clasificación Interna-cional de Niza. Clase 29: Carne, pescado, avesy caza; extractos de carne; frutas y legumbresen conserva, secas y cocidas; jaleas, mermela-das, compotas; huevos, leche y productos lác-teos; aceites y grasas comestibles).

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial,por Resolución Nº 0947985 de 13 de febrero de1996 resolvió rechazar la observación presen-tada y conceder el registro de la marca solicita-do.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

Indica que MAVESA S.A. es propietaria de lamarca de fábrica RIKESA para proteger “pastapara untar”, marca que se encuentra registradaen Venezuela desde el 25 de abril de 1986.

Sostiene que la denominación RYKA no es sufi-cientemente distintiva y que “no cumple con losrequisitos establecidos en el Artículo 81 de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, incurriendo por tanto en las expresascausales de irregistrabilidad establecidas en elArtículo 83 literales a), d) y e); Artículo 82 litera-les a) y h) de la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena”; indica además que “lasolicitud presentada por la compañía Rika, Inc.para registrar RYKA no cumple con los caracte-res legales de la marca RIKESA que son espe-cialidad, originalidad y eficacia distintiva”.

Alega que entre el signo que se pretende regis-trar y su marca “existe similitud visual, fonéticay auditiva (sic), lo que trae consigo que lasmarcas se confundan a primera vista …la iden-tidad de las marcas llevaría necesariamente aconfusión en el público consumidor quien seráfácilmente inducido a error, engañándose deesta manera al público consumidor, respecto dela procedencia de los productos pues inevita-blemente creería que se trata de los de mi re-presentada”.

Argumenta que su marca “es notoriamente co-nocida en el Ecuador” por lo que al registrarse ladenominación RYKA similar a RIKESA se “es-taría beneficiando indebidamente de la fama yprestigio de la marca de mi representada. Estaactitud se conoce dentro del derecho marcariocomo ‘competencia desleal’”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestacióna la demanda

El Director Nacional de Patrocinio del Esta-do, delegada del Procurador General delEstado contesta a la demanda y deduce lassiguientes excepciones: (i) negativa pura y sim-ple de los fundamentos de hecho y de derechode la demanda; (ii) ilegitimidad de personeríadel demandado; (iii) nulidad del proceso; (iv)improcedencia de la acción; (v) legitimidad delacto administrativo impugnado dictado por elDirector Nacional de Propiedad Industrial; y, (vi)caducidad del derecho y prescripción de la ac-ción.

El Director Nacional de Propiedad Indus-trial, no contesta a la demanda.

El Ministro de Industrias, Comercio, Integra-ción y Pesca, tampoco contesta a la deman-da.

La compañía RYKA INC. manifiesta que “elrecurso interpuesto carece de todo fundamentode hecho y de derecho” y que “la resolución im-pugnada es perfectamente legal y válida por-que las marcas en controversia no son simila-res ni en lo gráfico ni en lo visual (sic) y ademásprotegen productos de distinta naturaleza”, porlo que pide “... rechazar el recurso y confirmar lavigencia y validez de la Resolución del Direc-tor”.

CONSIDERANDO


Que las normas contenidas en los artículos 81,82 literal h), 83 literales a), d) y e) y 95 de laDecisión 344, forman parte del ordenamientojurídico de la Comunidad Andina, conforme lodispone el literal c) del artículo 1 del Tratado deCreación del Tribunal;

Que este Tribunal es competente para interpre-tar en vía prejudicial las normas que conformanel ordenamiento jurídico comunitario, con el finde asegurar su aplicación uniforme en el territo-rio de los Países Miembros, siempre que lasolicitud provenga de Juez Nacional tambiéncon competencia para actuar como Juez Comu-nitario, como lo es en este caso el TribunalConsultante, en tanto resulten pertinentes parala resolución del proceso, conforme a lo esta-blecido por el artículo 32 del Tratado de Crea-ción del Tribunal (codificado mediante Decisión472), en correspondencia con lo previsto en losartículos 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificadomediante Decisión 500);

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 34del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de suEstatuto el Tribunal procederá a la interpreta-ción de las normas comunitarias referidas alcaso concreto, por lo tanto corresponde inter-pretar la Disposición Transitoria Primera de laDecisión 344 y los artículos 71, 72 literal h), 73literales a), d) y e), 82 y 84 de la Decisión 313por ser estas las disposiciones sustancialesaplicables en el caso de autos, toda vez que lasolicitud de la concesión del registro de la mar-ca RYKA se efectuó durante la vigencia de laDecisión 313, se presume que las observacio-nes también se realizaron en vigencia de estamisma Decisión, aunque la concesión del regis-tro y el rechazo de las observaciones se produ-jeron en vigencia de la Decisión 344. Sin embar-go respecto de los requisitos y procedimientode observaciones la norma aplicable es la Deci-sión 313, advirtiéndose además que los artícu-los 71, 72 literal h), 73 literales a), d) y e), 82 y84 han sido reproducidos en los artículos 81, 82literal h), 83 literales a), d) y e), 93 y 95 de laDecisión 344 respectivamente, por cuya razónse interpretarán las normas contenidas en losindicados artículos de la Decisión 313, cuyostextos son:

Decisión 344

Disposiciones Transitorias

Primera.- “Todo derecho de propiedad indus-trial válidamente concedido de conformidad

con la legislación existente con anterioridada la fecha de entrada en vigencia de la pre-sente Decisión, subsistirá por el tiempo enque fue concedido. En lo relativo a su uso,goce, obligaciones, licencias, renovacionesy prórrogas, se aplicarán las normas conteni-das en la presente Decisión”.

Decisión 313

“Artículo 71.- Podrán registrarse como mar-cas los signos que sean perceptibles, sufi-cientemente distintivos y susceptibles de re-presentación grafica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comercia-lizados por una persona de los productos oservicios idénticos o similares de otra perso-na”.

“Artículo 72.- No podrán registrarse comomarcas los signos que:

(...)

h) Puedan engañar a los medios comercialeso al público, en particular sobre la proce-dencia, la naturaleza, el modo de fabrica-ción, las características o cualidades o laaptitud para el empleo de los productos oservicios de que se trate:

(...)”.

“Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrar-se como marcas aquellos signos que, enrelación con derechos de terceros, presentenalgunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir alpúblico a error;

d) Constituyan la reproducción, la imitación,la traducción o la transcripción, total oparcial de un signo distintivo notoriamenteconocido en el país en el que solicita elregistro o en el comercio subregional, o


internacional sujeto a reciprocidad; por lossectores interesados y que pertenezca aun tercero. Dicha prohibición será aplica-ble, con independencia de la clase, tantoen los casos en los que el uso del signo sedestine a los mismos productos o servi-cios amparados por la marca notoriamenteconocida, como en aquellos en los que eluso se destine a productos o serviciosdistintos.

Esta disposición no será aplicable cuandoel peticionario sea el legítimo titular de lamarca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producirconfusión con una marca notoriamente co-nocida, independientemente de la clase delos productos o servicios para los cualesse solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuandoel peticionario sea el legítimo titular de lamarca notoriamente conocida;

(...)”

“Artículo 82.- Dentro de los treinta días hábi-les siguientes a la publicación, cualquier per-sona que tenga legítimo interés, podrá pre-sentar observaciones a la concesión de lamarca solicitada”.

“Artículo 84.- Una vez presentadas las ob-servaciones y no incurriendo éstas en lascausales del artículo anterior, previa notifica-ción, se otorgará al peticionario un plazo detreinta (30) días hábiles improrrogables paraque presente sus alegatos, de estimarlo con-veniente, vencido el cual la oficina nacionalcompetente decidirá sobre las observacio-nes y la concesión o denegación del registrode marca, lo cual notificará al peticionariomediante resolución motivada”.

I. APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO CO-MUNITARIO EN EL TIEMPO

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y laconfianza legítima, de acuerdo con el principiode irretroactividad, la norma comunitaria sustan-tiva no surte efectos retroactivos. En conse-cuencia, las situaciones jurídicas concretasnormadas en el ordenamiento jurídico andino seencuentran sometidas a la norma vigente en el

tiempo de su constitución. Y si bien la normacomunitaria nueva no es aplicable a las situa-ciones jurídicas nacidas con anterioridad a suentrada en vigencia, procede su aplicación in-mediata tanto en algunos de sus efectos futu-ros de la situación jurídica nacida bajo el impe-rio de la norma anterior como en materiaprocedimental, de conformidad a la disposicióntransitoria primera de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena preceden-temente transcrita.

Al respecto Francesco Messineo dice: “La teo-ría que tiende a afirmarse cada vez más, es lateoría llamada de los hechos pasados (factapraeterita), o hechos consumados, esto es, si-tuaciones ya maduradas.

Esta teoría ha sido formulada diciendo que eljuez no puede aplicar la nueva norma a hechospasados (consumados). Una aplicación seme-jante realizará el juez (arbitrariamente), si des-conoce las consecuencias ya verificadas delhecho pasado ... y sólo porque el hecho del cualdependen aquellas consecuencias no es con-forme a la norma nueva.

A la inversa, se debe considerar que está con-sentida la aplicación de la nueva norma (retro-actividad), siempre que las consecuencias delhecho consumado sean consideraras en sí mis-mas y se pueda prescindir de la valoración deese hecho consumado; o sea, siempre que nosea necesario asumir el hecho consumado co-mo presupuesto de tales consecuencias”. (Mes-sineo, Francesco. “Manual de Derecho Civil yComercial”, Tomo I, Traducción Sentis Melendo,VII Edición, Ediciones Jurídicas Europa-Améri-ca, Buenos Aires, 1969, p. 91).

Este Tribunal también ha señalado que “... laDisposición en referencia contempla la aplicabi-lidad inmediata, de la norma sustancial poste-rior, a los efectos futuros del derecho nacidobajo la vigencia de la norma anterior ... al uso,goce, obligaciones, licencias, renovaciones yprorrogas de tal derecho ... A la vez, si el iussuperveniens se halla constituido por una nor-ma de carácter procesal, ésta se aplicará, apartir de su entrada en vigencia, a los procedi-mientos por iniciarse o en curso. De hallarse encurso el procedimiento, la nueva norma se apli-cará inmediatamente a las actividades proce-sales pendientes y no, salvo previsión expresa,a las ya cumplidas”. (PROCESO 38-IP-2002.


MARCAS: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC yPREPAC, G.O.A.C No. 845 de 1 de octubre de2002).

También es pertinente señalar lo manifestadopor este Tribunal de Justicia en la sentenciarecaída dentro del Proceso 4-IP-95, al referirsea los efectos de la determinación de la normavigente con relación al acto administrativo: “Lasnormas del ordenamiento jurídico comunitarioandino que se encuentren vigentes al momentode adoptarse las resoluciones internas que pon-gan fin a un procedimiento administrativo, sonlas aplicables para juzgar la legalidad del actofinal producido durante la vigencia de aquellas”(Proceso 4-IP-95. Marca: GRANOLAJET, G.O.A.CNo. 253 de 7 de marzo de 1997).

En el caso de autos, de la solicitud formulada yde sus anexos se desprende que la solicitud deregistro como marca del signo RYKA fue pre-sentada el 13 de noviembre de 1992, cuyo ex-tracto fue publicado en la Gaceta de PropiedadIndustrial de noviembre de 1992, es decir, bajola vigencia de la Decisión 313; la observaciónformulada por MAVESA S.A. al registro de lamarca RYKA no tiene fecha de presentaciónpero, de acuerdo a lo dispuesto por la Decisión313 en su artículo 82, esta debía ser efectuadaa los 30 días hábiles siguientes a la publica-ción, es decir en vigencia de la Decisión 313.La concesión del registro del signo y el rechazode la observación se efectuó el 13 de febrero de1996, en vigencia de la Decisión 344.

En consecuencia, si la norma sustancial vigen-te para la fecha de la solicitud de registro de unsigno como marca, ha sido derogada y reempla-zada por otra en el curso del procedimientocorrespondiente a tal solicitud, aquella normaserá la aplicable para determinar si se encuen-tran cumplidos o no los requisitos que se exigenpara el otorgamiento del derecho, mientras quela norma procesal posterior será la aplicable alprocedimiento en curso.

La autoridad nacional competente estableceráde acuerdo a las consideraciones anteriores, lanorma aplicable al caso concreto.

II. LA MARCA Y SUS REQUISITOS

En base al concepto de marca que contiene elartículo 71 de la Decisión 313 reproducido pos-teriormente en el artículo 81 de la Decisión 344,

el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha defi-nido la marca como un bien inmaterial constitui-do por un signo conformado por una o más le-tras, números, palabras, dibujos, colores y otroselementos de soporte, individual o conjuntamen-te estructurados que, perceptible a través demedios sensoriales y susceptible de represen-tación gráfica, sirve para identificar y distinguiren el mercado los productos o servicios produ-cidos o comercializados por una persona deotros idénticos o similares, a fin de que el con-sumidor o usuario medio los identifique, valore,diferencie y seleccione sin riesgo de confusióno error acerca del origen o la calidad del pro-ducto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de sutitular al conferirle un derecho exclusivo sobre elsigno distintivo de sus productos o servicios,como el interés general de los consumidores ousuarios de dichos productos o servicios, ga-rantizándoles el origen y la calidad de éstos,evitando el riesgo de confusión o error, tornandoasí transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los si-guientes requisitos de la marca:

Requisitos

La perceptibilidad

Es la cualidad que tiene un signo de expresarsey materializarse para ser aprehendido por losconsumidores o usuarios a través de los senti-dos y asimilado por la inteligencia.

Siendo la marca un bien inmaterial, para quepueda ser captada y apreciada, es necesarioque lo abstracto pase a ser una impresión mate-rial identificable, soportado en una o más letras,números, palabras, dibujos u otros elementosindividual o conjuntamente estructurados a finde que, al ser aprehendidos por medios senso-riales y asimilado por la inteligencia, penetre enla mente de los consumidores o usuarios delproducto o servicio que pretende amparar dichamarca y, de esta manera, pueda ser identifica-da y asimilada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza gene-ralmente por el sentido de la vista, se consideransignos perceptibles aquéllos referidos a una ovarias palabras, o a uno o varios dibujos o imáge-nes, individual o conjuntamente estructurados.


La distintividad

Es la capacidad que tiene un signo para distin-guir en el mercado unos productos o serviciosde otros, haciendo posible que el consumidor ousuario los diferencie para su elección. Es con-siderada como característica primigenia y esen-cial que debe reunir todo signo para ser regis-trado como marca y constituye el presupuestoindispensable para que cumpla su función prin-cipal de identificar e indicar el origen empresa-rial y la calidad del producto o servicio.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el tra-tadista Jorge Otamendi sostiene que: “El podero carácter distintivo es la capacidad intrínsecaque tiene para poder ser marca. La marca, tieneque poder identificar un producto de otro. Por lotanto, no tiene ese poder identificatorio un signoque se confunde con lo que se va a identificar,sea un producto, un servicio o cualesquiera desus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derechode Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, CuartaEdición, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestadoen reiteradas ocasiones que: “El signo distintivoes aquel individual y singular frente a los demásy que no es confundible con otros de la mismaespecie en el mercado de servicios y de produc-tos.

El signo que no tenga estas características,carecería del objeto o función esencial de lamarca, cual es el de distinguir unos productosde otros”. (Proceso 19-IP-2000, marca: LOSALPES, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20de julio de 2000).

La susceptibilidad de representación gráfi-ca

Es la aptitud que tiene un signo de ser expresa-do y descrito en palabras, imágenes, fórmulas uotros soportes escritos, es decir, en algo per-ceptible para ser captado por el público consu-midor. Este requisito guarda correspondenciacon lo dispuesto en el artículo 77 literal d) de laDecisión 313 que es idéntico a lo previsto por elartículo 88 literal d) de la Decisión 344, en elcual se exige que la solicitud de registro seaacompañada por la reproducción de la marcacuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene:“La representación gráfica del signo es una des-

cripción que permite formarse la idea del signoobjeto de la marca, valiéndose para ello depalabras, figuras o signos, o cualquier otro me-canismo idóneo, siempre que tenga la facultadexpresiva de los anteriormente señalados”. (Ale-mán, Marco Matías, Normatividad Subregionalsobre Marcas de Productos y Servicios, TopManangement, Bogotá, p. 77).

Sobre esta característica el Tribunal ha indica-do que “tiene que ver directamente con la nece-sidad de que el signo cuyo registro se solicitapueda ser dado a conocer a través de la publi-cación prevista en el artículo 92 de la Decisión344. Está constituida por la descripción quepermite la publicación y el archivo de la deno-minación solicitada”. (Proceso 2-IP-2003, mar-ca: MISS SUCRE, publicado en G.O.A.C. Nº912 del 25 de marzo de 2003).

De lo expuesto se concluye que un signo esregistrable como marca cuando cumple plena yacumulativamente con los tres requisitos carac-terísticos contenidos en el artículo 71 interpre-tado y siempre que no se encuentre comprendi-do en ninguna de las causales de irregistrabili-dad señaladas en los artículos 72 y 73 de lamisma Decisión 313, resultando que, si bien losrequisitos establecidos por el referido artículo71 son necesarios, no son suficientes, toda vezque el signo no debe estar incurso en las pro-hibiciones previstas por los artículos preceden-temente indicados.

En consecuencia, el Juez Consultante debe ana-lizar en el presente caso, si la marca RYKAcumple con los requisitos del artículo 71, y si nose encuentra dentro de las causales de irre-gistrabilidad previstas en los literales pertinen-tes de los artículos 72 y 73, de la referidaDecisión 313 de la Comisión del Acuerdo deCartagena.

III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS EN-GAÑOSOS

La Decisión 313, en su artículo 72 literal h),reproducido en el artículo 82 literal h) de laDecisión 344, hace referencia a la posibilidad deque los signos induzcan a engaño al público o alos medios comerciales, sobre la procedencia,la naturaleza, el modo de fabricación, las carac-terísticas o cualidades o la aptitud para el em-pleo de los productos o servicios, desnaturali-zando la función principal de la marca cual es


distinguir en el mercado unos productos o servi-cios de una persona de los de similares o idén-ticos pertenecientes a otra persona.

El Tribunal ha señalado: “Se trata de una prohi-bición de carácter general que se configura conla posibilidad de que el signo induzca a engaño,sin necesidad de que éste se produzca efecti-vamente. La citada prohibición se desarrolla através de una enumeración no exhaustiva desupuestos que tiene en común el motivo queimpide su registro, cual es que el signo engaño-so no cumple las funciones propias del signodistintivo, toda vez que, en lugar de indicar elorigen empresarial del producto o servicio a quese refiere y su nivel de calidad, induce a engañoen torno a estas circunstancias a los medioscomerciales o al público consumidor o usuario,y, de este modo enturbia el mercado”. (Proceso82-IP-2002, marca CHIP’S, publicado en laG.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003).

Esta prohibición, según lo manifiesta Marco MatíasAlemán, “obedece al interés del legislador enevitar que los consumidores sean engañados,tanto sobre las bondades de la empresa pro-ductora o prestante del servicio, como sobre lasbondades atribuidas a los mismos, lo cual comoqueda claro tienden a la protección de un ladode la transparencia que debe acompañar a laactividad comercial y de otro lado a la protec-ción general de los consumidores”. (Alemán,Marco Matías, ob. cit. p. 85)

Por su parte el Tribunal ha sostenido al respec-to: “el engaño se produce cuando un signo pro-voca en la mente del consumidor una distor-sión de la realidad acerca de la naturaleza delbien o servicio, sus características, su proce-dencia, su modo de fabricación, la aptitud parasu empleo y otras informaciones que induzcanal público a error. La prohibición de registrarsignos engañosos, tal como se ha pronunciadoeste Tribunal se dirige a precautelar el interésgeneral o público, es decir, del consumidor”.(Proceso 38-IP-99, marca: LEO, publicado en laG.O.A.C. Nº 419 de 17 de marzo de 1999).

IV. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDADO SIMILITUD DE SIGNOS y RIESGO DECONFUSIÓN

Las prohibiciones contenidas en el artículo 73de la Decisión 313, reproducidas en el artículo83 de la Decisión 344, buscan fundamentalmen-

te, precautelar el interés de terceros al prohibirque se registren como marcas los signos quesean idénticos o semejantes a otro ya registra-do o ya solicitado para registro, pertenecientea diferente persona.

Conforme a lo previsto en el literal a) del referi-do artículo 73 de la Decisión 313, no son re-gistrables como marcas los signos que, en rela-ción con derechos de terceros, sean idénticos ose asemejen a una marca anteriormente solici-tada para registro o registrada para los mismosservicios o productos, o para productos o servi-cios respecto de los cuales el uso de la marcapueda inducir al público a error. En consecuen-cia, no es necesario que el signo solicitado pararegistro induzca a error a los consumidores,sino que es suficiente la existencia del riesgode confusión para que se configure la prohibi-ción de irregistrabilidad.

La doctrina y la jurisprudencia afirman que lafunción principal de la marca es la de identificarlos productos o servicios de un fabricante ocomerciante para diferenciarlos o distinguirlosde los de igual o semejante naturaleza, pertene-cientes a otra persona así como para diferenciaro distinguir productos o servicios de diferentecalidad, que pertenecen a la misma persona.

Hay riesgo de confusión cuando el consumidoro usuario medio no distinga en el mercado elorigen empresarial del producto o servicio iden-tificado por un signo de modo que pudiera atri-buir, por la falsa apreciación de la realidad, ados productos o servicios que se le ofrecen unorigen empresarial común al extremo que, siexiste identidad o semejanza entre el signopendiente de registro y la marca registrada o unsigno previamente solicitado para registro, sur-giría el riesgo de que el consumidor o usuariorelacione y confunda aquel signo con esta mar-ca o con el signo previamente solicitado.

Para establecer la existencia del riesgo de con-fusión será necesario determinar si existe iden-tidad o semejanza entre los signos en disputa,tanto entre sí como en relación con los produc-tos o servicios distinguidos por ellos, y conside-rar la situación de los consumidores o usuarios,la cual variará en función de los productos oservicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que: “la identidad o lasemejanza de los signos puede dar lugar a dos


tipos de confusión: la directa, caracterizada por-que el vínculo de identidad o semejanza induceal comprador a adquirir un producto determina-do en la creencia de que está comprando otro,lo que implica la existencia de un cierto nexotambién entre los productos; y la indirecta, ca-racterizada porque el citado vínculo hace que elconsumidor atribuya, en contra de la realidad delos hechos, a dos productos que se le ofrecen,un origen empresarial común”. (Proceso 109-IP-2002, marca: CHILIS y diseño, publicado en laG.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgode confusión entre varios signos y los produc-tos o servicios que cada una de ellos ampara,serían los siguientes: (i) que exista identidadentre los signos en disputa y también entre losproductos o servicios distinguidos por ellos; (ii)o identidad entre los signos y semejanza entrelos productos o servicios; (iii) o semejanza en-tre los signos e identidad entre los productos yservicios; (iv) o semejanza entre aquellos y tam-bién semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, marca: CHIP’S, ya citado).

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejan-za’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanzapresupone que entre los objetos que se compa-ran existen elementos comunes pero coexis-tiendo con otros aparentemente diferenciadores,produciéndose por tanto la confundibilidad. Encambio, entre marcas o signos idénticos, sesupone que nos encontramos ante lo mismo,sin diferencia alguna entre los signos”. (Proce-so 82-IP-2002, ya citado).

Es importante señalar que la valoración de lossignos, deberá realizarse en base al conjuntode elementos que los integran, donde el todoprevalezca sobre las partes y no descompo-niendo la unidad de cada uno.

El Tribunal ha enfatizado acerca del cuidadoque se debe tener al realizar el análisis entredos signos para determinar si entre ellos sepresenta riesgo de confusión, toda vez que lalabor de determinar si una marca es confundi-ble con otra, presenta diferentes matices y com-plejidades, según que entre los signos en pro-ceso de comparación exista identidad o simili-tud y según la clase de productos o servicios alos que cada uno de esos signos pretenda dis-tinguir. En los casos en los que las marcas nosolo sean idénticas sino que tengan por objeto

los mismos productos o servicios, el riesgo deconfusión sería absoluto; podría presumirse, in-cluso, la presencia de la confusión. Cuando setrata de simple similitud, el examen requiere demayor profundidad, con el objeto de llegar a lasdeterminaciones en este contexto, con la mayorprecisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determi-nación del riesgo de confusión corresponde auna decisión unilateral del funcionario adminis-trativo o, en su caso, del juzgador, quien concierta discrecionalidad pero alejándose de todaarbitrariedad ha de determinarla, con base aprincipios y reglas que la doctrina y la jurispru-dencia han sugerido a los efectos de precisar elgrado de confundibilidad, la que va del extremode identidad al de semejanza.

La jurisprudencia de este Órgano JurisdiccionalComunitario, en base a la doctrina ha señaladoque para valorar la similitud marcaria y el riesgode confusión es necesario considerar, los si-guientes tipos de similitud.

La similitud ortográfica emerge de la coinci-dencia de letras entre los segmentos a compa-rarse, en los cuales la secuencia de vocales, lalongitud de la o las palabras, el número desílabas, las raíces, o las terminaciones comu-nes, pueden inducir en mayor grado a que laconfusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da, entre signos que alser pronunciados tienen un sonido similar. Ladeterminación de tal similitud depende, entreotros elementos, de la identidad en la sílabatónica o de la coincidencia en las raíces o ter-minaciones. Sin embargo, deben tomarse tam-bién en cuenta las particularidades de cadacaso, con el fin de determinar si existe la posi-bilidad real de confusión entre los signos con-frontados.

La similitud ideológica se produce entre sig-nos que evocan la misma o similares ideas, quederiva del mismo contenido o parecido concep-tual de los signos. Por tanto, cuando los signosrepresentan o evocan una misma cosa, caracte-rística o idea, se estaría impidiendo al consumi-dor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo marcario

A objeto de facilitar a la Autoridad NacionalCompetente el estudio sobre la posible confu-


sión entre los signos en conflicto, es necesariotomar en cuenta los criterios elaborados por eltratadista Pedro Breuer Moreno que han sidorecogidos de manera reiterada por la jurispru-dencia de este Tribunal y que, aplicados al casoobjeto de la presente interpretación, son:

1. La confusión resulta de la impresión deconjunto despertada por los signos, es decirque debe examinarse la totalidad de los ele-mentos que integran a cada uno de ellos, sindescomponer, y menos aún alterar, su unidadfonética y gráfica, ya que “debe evitarse portodos los medios la disección de las denomina-ciones comparadas, en sus diversos elemen-tos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Fun-damentos de Derecho de Marcas, editorial Mon-tecorvo S.A., Madrid, p. 215).

2. El examen de registrabilidad debe, asímismo, ser realizado en forma sucesiva y nosimultánea, de tal manera que en la compara-ción de las denominaciones confrontadas debepredominar el método de cotejo sucesivo, ex-cluyendo el análisis simultáneo, en atención aque éste último no lo realiza el consumidor ousuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejan-zas y no las diferencias que existan entre lossignos, ya que la similitud general entre ellos sedesprende de los elementos semejantes o de lasemejante disposición de ellos, y no de loselementos distintos que en las mismas aparez-can.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colo-carse en el lugar del consumidor presunto, to-mando en cuenta la naturaleza de los productoso servicios identificados por los signos en dis-puta (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Mar-cas de Fábrica y de Comercio”, Buenos Aires,Editorial Robis, pp. 351 y s.s.).

Para el cotejo que haga el Juez consultante, esnecesario determinar los diferentes grados enque pueden asemejarse los signos en disputae identificar si la posible similitud, entre RYKAy RIKESA, es ideológica, ortográfica o fonética.

La conexión competitiva

Además de los criterios referidos a la compa-ración entre signos, es necesario tener en cuen-ta los productos que distinguen dichos signos a

efecto de establecer la posible conexión com-petitiva y en su caso aplicar los criterios relacio-nados con la misma. En el presente caso, alreferirse los signos en cuestión a diferentesclases, el consultante deberá analizar si setrata en efecto de un caso de conexión compe-titiva.

Con relación a las consideraciones relativas a laconexión competitiva entre productos o servi-cios, la orientación jurisprudencial de este Tri-bunal, señala: “La doctrina ha planteado o ela-borado algunas pautas o criterios que puedenconducir a establecer o fijar la similitud o laconexión competitiva entre los productos (JorgeOtamendi, Carlos Fernández-Novoa y Luis Eduar-do Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cue-vas), que se sintetizan: (i) La inclusión de losproductos en una misma clase del nomenclá-tor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mis-mos medios de publicidad; (iv) Relación o vin-culación entre los productos; (v) Uso conjunto ocomplementario de productos; (vi) Partes y ac-cesorios; (vii) Mismo género de los productos;(viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad delos productos”. (Proceso 08-IP-1995, marca:LISTER, publicado en la G.O.A.C. N° 231 de 17de octubre de 1996).

El Tribunal ha sostenido que: “en este supues-to, y a fin de verificar la semejanza entre losproductos en comparación, el consultante ha-brá de tomar en cuenta, en razón de la regla dela especialidad, la identificación de dichos pro-ductos en las solicitudes correspondientes y suubicación en el nomenclátor; además podrá ha-cer uso de los criterios elaborados por la doctri-na para establecer si existe o no conexión com-petitiva entre el producto identificado en la soli-citud de registro del signo como marca y elamparado por la marca ya registrada o ya solici-tada para registro. A objeto de precisar que setrata de productos semejantes, respecto de loscuales el uso del signo pueda inducir al públicoa error, será necesario que los criterios de co-nexión, de ser aplicables al caso, concurran enforma clara y en grado suficiente, toda vez queninguno de ellos bastará, por sí solo, para laconsecución del citado propósito”. (Proceso 67-IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en laG.O.A.C. N° 871 del 11 de diciembre de 2002).

Se debe considerar que, si bien el derecho quese constituye con el registro de un signo comomarca, por virtud de la regla de la especialidad,


en principio cubre únicamente los productos oservicios identificados en la solicitud y ubicadosen una de las clases de la Clasificación Interna-cional de Niza, la pertenencia de dos productosa una misma clase no prueba que sean seme-jantes, así como su pertenencia a distintas cla-ses tampoco prueba que sean diferentes.

También deberá considerar la intercambiabili-dad, en el sentido de que los consumidoresconsideren que los productos son sustituiblesentre sí para las mismas finalidades, y decomplementariedad, relativo al hecho de quelos consumidores juzguen que los productosdeben utilizarse en conjunto, o que el uso deuno de ellos presupone el del otro, o que uno nopuede utilizarse sin el otro.

Asimismo deberá analizar si la conexión com-petitiva podría surgir en el ámbito de los canalesde comercialización o distribución de los pro-ductos, provenientes de la identidad o similituden la utilización de medios de difusión o publici-dad. En tal sentido, si ambos productos se di-funden a través de los medios generales depublicidad (radio, televisión o prensa), cabe pre-sumir que la conexión entre ellos será mayor,mientras que si la difusión se realiza a través derevistas especializadas, comunicación directa,boletines o mensajes telefónicos, es de presu-mir que la conexión será menor.

Sobre este particular, el Tribunal ha señaladoque: “serán competitivamente conexos todoslos productos vendidos en establecimientos es-pecializados o en pequeños lugares de expen-dio donde signos similares pueden ser confun-didos cuando los productos guardan tambiénrelación, ya que en grandes almacenes en losque se venden al público una amplia gama deproductos dispares, para evaluar la conexión sehace necesario subdividirlos en las diversassecciones que los integran, e involucrar en elanálisis aspectos tales como la identidad o dis-paridad de los canales de publicidad”. (Proceso50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 739,de 4 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA)

Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clasede consumidor o usuario y su grado de atenciónal momento de identificar, diferenciar y selec-cionar el servicio. A juicio del Tribunal, “el con-sumidor al que debe tenerse en cuenta paraestablecer el posible riesgo de confusión entredos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o

sea el consumidor común y corriente de deter-minada clase de productos, en quien debesuponerse un conocimiento y una capacidad depercepción corrientes...” (Proceso 09-IP-94, pu-blicado en a G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de1995, marca: DIDA).

En consecuencia el consultante deberá teneren cuenta en el presente caso que, de acuerdoa lo previsto en el artículo 73 literal a) de laDecisión 313, también se encuentra prohibidoel registro del signo cuyo uso pueda inducir alpúblico a error si, además de ser idéntico osemejante a una marca anteriormente solicita-da para registro o registrada por un tercero,tiene por objeto un producto semejante al ampa-rado por la marca en referencia, sea que dichosproductos pertenezcan a la misma clase delnomenclátor o a clases distintas, cuando sedan los criterios de conexión competitiva losmismos que deberán aplicarse cuando concu-rran en forma clara y en grado suficiente y no enforma aislada, por el juez consultante.

V. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDADO SIMILITUD CON UNA MARCA NOTO-RIAMENTE CONOCIDA

La marca notoriamente conocida es aquella enla que convergen su difusión entre el públicoconsumidor del producto o servicio al que lamarca se refiere proveniente de la publicidad ydel uso intensivo de la misma y su consiguien-te reconocimiento dentro de los círculos intere-sados por la calidad de los productos o servi-cios que ella ampara, ya que ningún consumi-dor recordará ni difundirá la marca cuando losproductos o servicios por ella protegidos nosatisfagan las necesidades del consumidor, com-prador o usuario, respectivamente.

Conforme lo dispone el artículo 73 literal d) dela Decisión 313, reproducido en el artículo 83literal d) de la Decisión 344, y en relación alcaso controvertido ante la Jurisdicción NacionalConsultante, no podrán registrarse como mar-cas aquellos signos que sean idénticos y cons-tituyan la reproducción de un signo distintivonotoriamente conocido en el País en que sesolicita el registro o en el comercio subregionalo internacional sujeto a reciprocidad por lossectores interesados que pertenezca a un ter-cero con independencia de la clase.

Con relación al caso, en la doctrina, José Ma-nuel Otero Lastres dice: “El signo oponente,


que ha de pertenecer a un tercero que puede serregistrado o solamente usado, debe reunir lossiguientes requisitos. En primer lugar, puedeser una marca u otro signo distintivo, como porejemplo, un nombre comercial. En segundo lu-gar, debe ser notoriamente conocido por lossectores interesados. Y, en tercer lugar, debeser notoriamente conocido en cualquiera de lossiguientes espacios territoriales: el país en elque el tercero solicita el registro, el comerciosubregional o el internacional sujeto a recipro-cidad”.

“En cuanto a los productos distinguidos por elsigno cuyo registro se solicita y por el signonotoriamente conocido opuesto como impedi-mento, cabe señalar que pueden ser idénticos,similares o distintos. En caso de que seanidénticos o similares, sean estos últimos de lamisma o diferente clase del Nomenclátor, seproducirá riesgo de confusión, aunque no lodiga expresamente la norma”. (Otero Lastre,José Manuel, “La prueba de la marca notoria-mente conocida en el Derecho Marcario”, Semi-nario Internacional, Quito, 1996, p. 251).

El Tribunal ha señalado que la protección de lamarca notoria no se encuentra limitada por losprincipios de especialidad y territorialidad ge-neralmente aplicables con relación a las mar-cas comunes.

La protección de la marca notoria se da aúncuando no exista similitud entre el producto oservicio a que se refiere y del signo cuyo regis-tro ha sido solicitado; dicha protección másque dirigirse a evitar el riesgo de confusión,busca, como se indicó, prevenir que otra marcaaproveche o perjudique indebidamente el carác-ter distintivo y la reputación o el prestigio deaquélla.

De acuerdo al literal e) de la Decisión 313, laprotección especial de la marca notoriamenteconocida en relación a cualquier registro de unsigno, se extiende –en caso de haber riesgo deconfusión por identidad o similitud entre losmismos- con independencia de la clase a lacual pertenecen los productos o servicios porella amparados, y al lugar en donde ha adquiri-do tal reconocimiento, toda vez que se buscaprevenir el aprovechamiento indebido de la re-putación de la marca notoria, así como impedirel perjuicio que el registro del signo similarpudiera causar a la distintividad o a la reputa-ción de aquélla.

VI. OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DEREGISTRO DE MARCA Y EXAMEN DEREGISTRABILIDAD

De los artículos 82 y 84 de la Decisión 313,similares a los artículos 93 y 95 de la Decisión344, se desprende que, una vez admitida ypublicada la solicitud de registro, dentro de lostreinta días hábiles siguientes, cualquier perso-na provista de interés legítimo, podrá presentarobservaciones al registro solicitado.

En la Decisión 313 no se especifica quiénesson las personas que tienen interés legítimo,mientras que el mencionado artículo 93 de laDecisión 344 dispone que tendrán interés legíti-mo para presentar observaciones el titular deuna marca ya registrada o de un signo solicita-do con anterioridad para registro, así como eltitular de un signo idéntico o semejante ya pro-tegido por el derecho industrial. También ten-drán interés legítimo para presentar observacio-nes en los demás Países Miembros, el titular deuna marca idéntica o similar para productos oservicios, respecto de los cuales el uso de lamarca pueda inducir al público a error, comoquien primero solicitó el registro de esa marcaen cualquiera de los Países Miembros. La ofici-na nacional competente podrá admitir a trámitedichas observaciones o rechazarlas.

Admitidas las observaciones, la oficina nacio-nal competente notificará al peticionario paraque, si lo estima conveniente, dentro de lostreinta días hábiles siguientes contados a partirde la notificación formule alegatos. Vencido esteplazo, dicha oficina decidirá sobre las observa-ciones, realizará el examen de fondo de regis-trabilidad y procederá a la concesión o denega-ción del registro, a la vista de las pruebas deque disponga.

El examen de fondo sobre la registrabilidad delsigno tiene carácter obligatorio y deberá tomaren cuenta las causales de irregistrabilidad pre-vistas en los artículos 72 y 73 de la Decisión313. Por ello, el registro será denegado, sinnecesidad de observaciones, cuando la marcasolicitada sea idéntica o confundible con otraya registrada.

Finalmente, se exige que la resolución con laque se notifica al peticionario por la cual seconcede o deniega el registro solicitado se en-cuentre debidamente motivada, es decir, que


exprese las razones de hecho y de derecho queinclinaron a la oficina nacional competente apronunciarse en uno u otro sentido, sobre labase de las normas jurídicas aplicables y de lassituaciones de hecho constitutivas del acto, aefectos de permitirse el ejercicio del derechode defensa.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DELA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE

PRIMERO: De acuerdo con el principio deirretroactividad, con el fin de garantizar la segu-ridad jurídica y la confianza legítima, la normacomunitaria sustantiva no surte efectos retroac-tivos.

Las situaciones jurídicas concretas dentro delordenamiento jurídico andino se encuentran so-metidas a la norma vigente en el tiempo de suconstitución. Sin embargo, si bien la norma co-munitaria nueva no es aplicable, salvo previsiónexpresa, a las situaciones jurídicas nacidas conanterioridad a su entrada en vigencia, procedesu aplicación inmediata tanto en algunos de losefectos futuros de la situación jurídica concretanacida bajo el imperio de la norma anterior co-mo en materia procedimental.

La norma comunitaria en materia procesal seaplicará a partir de su entrada en vigencia a lostrámites en curso o por iniciarse. De hallarse encurso un procedimiento, la nueva norma se apli-cará inmediatamente a los trámites procesalespendientes, y no, salvo previsión expresa, a losya cumplidos.

Si la norma sustancial vigente en la fecha de lasolicitud de registro de una marca o de unnombre comercial fuere derogada y reemplaza-da por otra antes de haberse concluido el proce-dimiento correspondiente a dicha solicitud, serála aplicable para determinar si se han cumplidoo no los requisitos de concesión del registro,mientras que la norma procesal posterior será laaplicable al procedimiento en curso.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrablecomo marca debe cumplir con los requisitos dedistintividad, perceptibilidad y susceptibilidad derepresentación gráfica, de conformidad con los

criterios sentados en la presente sentencia y nodebe estar incurso en ninguna de las causalesde irregistrabilidad establecidas en los artículos72 y 73 de la Decisión 313 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena, teniendo presente que sibien los requisitos son necesarios no son sufi-cientes para el registro de un signo como mar-ca.

TERCERO: No será registrable como marca elsigno que por si mismo pueda inducir a engaño,a los medios comerciales o al público consumi-dor o usuario, en torno a la procedencia, natura-leza, modo de fabricación, características, cua-lidades o aptitud para el empleo del producto oservicio de que se trate, toda vez que desnatura-liza la función principal de la marca cual esdistinguir en el mercado unos productos o servi-cios producidos o comercializados por una per-sona de los de similares o idénticos de otra, alinducir una falsa apreciación de la realidad.

CUARTO: No son registrables como marcas lossignos que, en relación con derechos de terce-ros, sean idénticos o se asemejen a una marcaanteriormente solicitada para registro o registra-da para los mismos servicios o productos, opara productos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir al público aerror, de donde resulta que, no es necesario queel signo solicitado para registro induzca a erroro confusión a los consumidores sino que, essuficiente la existencia del riesgo de confusiónpara que se configure la prohibición de irre-gistrabilidad.

QUINTO: Consistiendo el riesgo de confusiónen la dificultad del consumidor o usuario mediode distinguir en el mercado el origen empresa-rial del producto o servicio identificado por unsigno de modo que pudiera atribuir, por falsaapreciación de la realidad a dos productos oservicios que se le ofrecen, un origen empresa-rial común, corresponde determinar este riesgode confusión a la Administración o, en su caso,al del Juzgador, no exentos de discrecionalidadpero necesariamente alejado de toda arbitrarie-dad, que ha de ser adoptada en base a princi-pios y reglas elaborados por la doctrina y lajurisprudencia, recogidos en la presente inter-pretación prejudicial y que se refieren básica-mente a la identidad o semejanza que puedeexistir entre los signos derivadas de las similitu-des ortográfica, fonética e ideológica que pudie-ran darse.


SEXTO: Además de los criterios referidos a lacomparación entre signos, es necesario teneren cuenta los criterios relacionados con la co-nexión competitiva. En el presente caso, al refe-rirse los signos en cuestión a productos dediferentes clases, el consultante deberá anali-zar si entre ellos se da o no el fenómeno deconexión competitiva.

SÉPTIMO: No podrán registrarse como marcasaquellos signos que sean idénticos o constitu-yan la reproducción, imitación, traducción o trans-cripción de un signo distintivo notoriamente co-nocido en el País en que se solicita el registro oen el comercio subregional o internacional suje-to a reciprocidad por los sectores interesados, yque pertenezca a un tercero, con independen-cia de la clase.

La protección especial de la marca notoriamen-te conocida en relación a cualquier registro deun signo, se extiende –en caso de haber riesgode confusión por identidad o similitud entre losmismos- con independencia de la clase a lacual pertenecen los productos o servicios porella amparados, y al lugar en donde ha adquiridotal reconocimiento, toda vez que se busca pre-venir el aprovechamiento indebido de la marcanotoria, así como impedir el perjuicio que elregistro del signo similar pudiera causar a ladistintividad o a la reputación de aquélla.

OCTAVO: Podrá presentar observaciones al re-gistro solicitado, cualquier persona provista deinterés legítimo. La oficina nacional competentenotificará al peticionario para que, si lo estimaconveniente, dentro de los treinta días hábilessiguientes contados a partir de la notificaciónformule alegatos. Vencido este plazo, dicha ofi-cina decidirá sobre las observaciones, procede-rá a realizar el examen de fondo de registrabili-dad y se pronunciará sobre la concesión o de-negación del registro.

La Primera Sala del Tribunal de lo ContenciosoAdministrativo de la República del Ecuador, Dis-trito de Quito, deberá adoptar la presente inter-pretación prejudicial cuando dicte sentencia den-tro del proceso interno Nº 2873-465-96-WM, deconformidad con lo dispuesto por el artículo 35del Tratado de Creación del Tribunal de Justiciade la Comunidad Andina, así como dar cumpli-miento a lo previsto en el artículo 128, incisotercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la sentenciaa la Secretaría General de la Comunidad Andinapara su publicación en la Gaceta Oficial delAcuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza MeraPRESIDENTE

Claudio Sosa VoysestMAGISTRADO

Guillermo Chahín LizcanoMAGISTRADO

Moisés Troconis VillarrealMAGISTRADO

Walter Kaune ArteagaMAGISTRADO

Eduardo Almeida JaramilloSECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fielcopia del original que reposa en el expedientede esta Secretaría. CERTIFICO.-



PROCESO Nº 74-IP-2003

Interpretación prejudicial, de oficio, de las normas previstas en los artículos 56,58, literales a), f) y g), y 65 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de

Cartagena, con fundamento en la solicitud del Consejo de Estado de laRepública de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Primera. Parte actora: sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.Marca: “A + gráfica”. Expediente Interno: N° 3286.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA. San Francisco de Quito, dieciséis deseptiembre del año dos mil tres.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial delas disposiciones previstas en los artículos 81,82, literales a y h, 83, literales d y e, y 84 de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, formulada por el Consejo de Estadode la República de Colombia, Sala de lo Conten-cioso Administrativo, Sección Primera, por ór-gano de su Consejero Ponente, Dr. Manuel S.Urueta Ayola, y recibida en este Tribunal enfecha 31 de julio de 2003; y,

El informe de los hechos que el solicitanteconsidera relevantes para la interpretación, yque, junto con los que derivan de autos, son deltenor siguiente:

1. Demanda

1.1. Cuestión de hecho

Según la Resolución 15734, “la sociedad AME-RICAN BRANDS … presentó solicitud de regis-tro de la marca A CON LA FIGURA DE UNPIELROJA (ETIQUETA), para distinguir produc-tos comprendidos en la clase 30ª. del artículo 2°del Decreto 755 de 1.972”. Del texto de la de-manda, reformada por la actora, se desprendeque la solicitud de registro fue presentada elcinco de marzo de mil novecientos ochenta ydos.

La Resolución agrega que “publicado el extractoen la Gaceta de la Propiedad Industrial … laCOMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.,y la Sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOELS.A. ... formularon oposición dentro del términolegal”; y que en el expediente administrativo “re-posa un desistimiento de la oposición presenta-

da por el apoderado de INDUSTRIAS ALIMENTI-CIAS NOEL S.A.”.

El consultante informa que “Publicado el extrac-to de la solicitud en la Gaceta de PropiedadIndustrial, la sociedad demandante, el día 17 deabril de 1986, dentro del término legal, presentóoposición en contra de la solicitud de registrode la marca A + GRAFICA (acompañada de lafigura de un indio pielroja) … argumentandoque es la titular en Colombia de la marca PIELROJA+ GRAFICA para los mismos productos paralos cuales se solicitaba el registro de la marcaA + GRAFICA; además de la semejanza entreesta (sic) y la marca PIELROJA + GRAFICApor ser confundible con ella por la gráfica, pues-to que ambas marcas utilizan figuras de cabe-zas de indios de gran similitud. Finalmente,sostuvo que la marca PIELROJA + GRAFICAes notoriamente conocida en Colombia en rela-ción con los productos de la misma clase, comoquiera que distingue productos de gran consu-mo popular (cigarrillos) hace 75 años, razón porla cual el público consumidor incurriría en errorpor caer en una confusión directa o indirectaoriginada la similitud visual e ideológica de lasmarcas en cotejo, según la terminología marcaria”.

Manifiesta además el consultante que “Median-te la Resolución núm. 15734 de 2 de septiembrede 1993, el Jefe de División de Signos Distinti-vos de la Superintendencia de Industria y Co-mercio declaró fundada la oposición presenta-da por COMPAÑÍA COLOMBIANA DE PROTA-BACO S.A. (sic) y en consecuencia negó elregistro de la marca A + GRAFICA (acompa-ñada de la figura de un indio pielroja) a lasociedad AMERICAN BRANDS INC, para dis-tinguir productos de la clase 30, basándose enque tanto en la marca que se pretende registrarcomo en la marca anteriormente registrada elelemento denominativo como el gráfico esconfundible, puesto que existen semejanzas quepuedan (sic) inducir al público en error y, por


consiguiente, ambas marcas no pueden coexis-tir en el mercado sin generar confusión”; y que“Inconforme con la decisión antes mencionadael apoderado de la sociedad AMERICAN BRANDSINC interpuso en su contra recurso de apela-ción, el cual fue resuelto, mediante resoluciónnúm. 2389 de 1 de noviembre de 1994, revocan-do en todas sus partes el contenido de la reso-lución en comento y concediendo el registro dela marca A + GRAFICA (acompañada de lafigura de un indio pielroja) para distinguirproductos de la clase 30 internacional”.

Cabe referir adicionalmente que, según la parteactora, la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TA-BACO S.A. “fue titular hasta el año de 1988, delos registros marcarios ... para la marca nomi-nativa PIELROJA”; que “fue titular hasta el añode 1992, de los registros marcarios números ...Todos ellos para la marca gráfica INDIO”; que“fue titular hasta el año de 1984, de los registrosmarcarios números ... Todos ellos para la mar-ca nominativa PIELROJA”; que “fue titular hastael año de 1984, del registro N° 33.512, marcaPIELROJA + GRAFICA ... clase 34”; y que “esactualmente titular de la marca INDIO (GRAFI-CA), registro N° 80.7 para distinguir productosde la clase 34, y vigente hasta el 19 de agostode el (sic) 2003”.

1.2. Cuestión de derecho

En su demanda, la actora denuncia la “Viola-ción de los artículos … 81 y 82 literal a) de laDecisión 344”, puesto que “Es incuestionable laexistencia de la confundibilidad entre las marca(sic) INDIO (FIGURA) Y PIELROJA + GRAFICAde mi representada y la confundibilidad de lamarca A ACOMPAÑADA DE LA FIGURA DEUN PIELROJA concedida mediante la Resolu-ción aquí impugnada”; que “la marca gráfica AACOMPAÑADA DE LA FIGURA DE UN PIEL-ROJA, es confundible con las marcas notoriasINDIO (GRAFICA) Y PIELROJA + GRAFICA ...por cuanto la primera reproduce el elementoprincipal de las segundas, razón por la cualadolece de distintividad”; que “desde el punto devista ideológico también se presenta confusiónentre las marcas anteriormente mencionadaspor cuanto las dos evocan una misma idea, cuales el INDIO PIELROJA, que durante el transcur-so del tiempo ha identificado el producto cigarri-llos PIELROJA fabricado por mi poderdante”;que “Las anteriores normas han sido violadaspor cuanto la confundibilidad sí existe. Si bien

es cierto, ella no se puede predicar de la marcaINDIO (GRAFICA), no renovada para ampararproductos de la clase 30; la Administración es-taba en la obligación de realizar el cotejo marcarioy determinar el grado de confundibilidad frente alas marcas INDIO (gráfica) y PIELROJA + GRA-FICA, existentes en otras clases ... y en espe-cial, frente a la marca notoriamente conocidaINDIO (GRAFICA) ... clase 34”; y que “la Su-perintendencia ... se encontraba en la obliga-ción de efectuar el cotejo marcario, frente a lamarca INDIO (GRAFICA) y PIELROJA + GRAFI-CA ... por cuanto la marca solicitada (sic) ... sepresta a confusión ya que reproduce la parteesencial de las mismas, que es el INDIOPIELROJA, notoriamente conocido”.

La actora denuncia también la “Violación delartículo 82 literal h) de la Decisión 344”, todavez que “el otorgamiento del registro de la mar-ca ‘A’ ACOMPAÑADA DE LA FIGURA DE UNPIELROJA ... para amparar productos de laclase treinta (30) internacional, permite que seengañe tanto al público consumidor como a losmedios comerciales, ya que éstos creerán fácil-mente que se trata de otra de las marcas deCOMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.,y que dicha compañía se ha dedicado o haincursionado en el ramos (sic) de las bebidasalcohólicas”.

En la demanda se denuncia además la “Viola-ción del literal d) del artículo 83 de la Decisión344”, por cuanto “si la División de Signos Distin-tivos, reconoció la notoriedad de la marca INDIO(FIGURA), expreseamente (sic) reconoció lanotoriedad del signo distintivo CABEZA DE UNINDIO PIELROJA, con el cual la COMPAÑÍACOLOMBIANA DE TABACOS S.A., ha identifi-cado su producto de cigarrillos PIELROJA”. Porotra parte, en la citada demanda se señala que“El uso reiterado del signo consistente en lafigura de un INDIO PIELROJA por más de seten-ta (70) años ha llevado a que éste sea notoriodentro del territorio nacional”; que la “COMPA-ÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A. desde elmomento de su creación ha encaminado todossus esfuerzo (sic) en acreditar su producto prin-cipal CIGARRILLOS PIELROJA, identificándolocon el signo consistente en la figura de un IN-DIO PIELROJA, logrando así que los consumi-dores asocien la figura de un indio PIEL ROJAcon este producto, es decir que la relación delconsumidor con el producto queda representadapor la impresión del signo en su memoria”; y


que “al momento de presentarse la solicitud dela marca A ACOMPAÑADA DE LA FIGURA DEUN PIELROJA ... el 5 de marzo de 1982, elsigno consistente en la figura de un indio piel-roja ... ya era notoria dentro del mercado nacio-nal ... porque constituye el elemento esencialy característico de las marcas notorias INDIO(GRAFICA) y PIELROJA + GRAFICA”.

Por último, denuncia la actora la “Violación delliteral e) del artículo 83 de la Decisión 344”, vistoque “las marcas INDIO (GRAFICA) y PIELRO-JA + GRAFICA, de propiedad de mi poderdantecumplen a cabalidad cada uno de los criteriosque la Ley ha establecido para establecer si unamarca es notoriamente conocida”. Y señala que“Las causales de nulidad anteriormente rese-ñadas son igualmente predicables de la Deci-sión 313 del Acuerdo de Cartagena, por cuantolas aquí expuestas reproducen las de aquellaDecisión”.

2. Contestación a la demanda

2.1. El consultante da cuenta de que “el apode-rado de la Superintendencia de Industria y Co-mercio sostiene que con la expedición del actoadministrativo acusado ésta no incurrió en viola-ción alguna de las normas invocadas por laparte actora; que el mismo se profirió de confor-midad con las atribuciones legales otorgadaspor el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. Porsu parte, el apoderado de la Superintendenciade Industria y Comercio sostiene que “… laDecisión 313 como ordenamiento legal vigenteen materia de Propiedad Industrial era aplicableválida y legalmente con respecto al asunto quenos ocupa y constituía el régimen legal quedebía adoptarse por la Oficina Nacional Compe-tente en materia de marcas”; y que “el registrode la marca opositora en que se fundamentó laoposición de propiedad de la COMPAÑÍA CO-LOMBIANA DE TABACO S.A., ahora deman-dante, solamente estuvo vigente hasta el 20 dediciembre de 1.988, sin que hubiera renovadopor (sic) su titular, por lo que no se daban lospresupuestos contenidos en el literal a) del ar-tículo 73 de la Decisión 313 del Acuerdo deCartagena para negar el registro de la marca…”.

2.2. El consultante informa también que el cu-rador ad-litem del apoderado general de la so-ciedad AMERICAN BRANDS INC. “aduce que el

registro otorgado a la firma en comento no afec-ta en nada la marca registrada por la COMPA-ÑÍA COLOMBIANA DE PROTABACO S.A (sic),respecto de su cigarrillo PIELROJA, pues noexisten semejanzas entre una y otra, siendolícita la actuación adelantada por la Superin-tendencia demandada en la aceptación e ins-cripción de la marca A + GRAFICA”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solici-ta son las disposiciones consagradas en losartículos 81, 82, literales a y h, 83, literales d ye, y 84 de la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena;

Que, de conformidad con la disposición con-tenida en el artículo 1, literal c, del Tratado deCreación del Tribunal (codificado mediante laDecisión 472), las normas cuya interpretaciónse solicita forman parte del ordenamiento jurídi-co de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición se-ñalada en el artículo 32 del Tratado de Creacióndel Tribunal, en correspondencia con lo dis-puesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto(codificado mediante la Decisión 500), este Tri-bunal es competente para interpretar por víaprejudicial las normas que integran el ordena-miento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición indi-cada en el artículo 125 del Estatuto, y segúnconsta en la providencia que obra a folios 398 y399 del expediente, la presente solicitud deinterpretación prejudicial fue admitida a trámi-te; y,

Que, sin embargo, una vez examinada laaplicabilidad de las normas sometidas a con-sulta, así como los elementos documentalesremitidos junto con la solicitud, el Tribunal en-cuentra pertinente dar aplicación a la potestadque deriva del artículo 34 del Tratado de Crea-ción del Tribunal y, en consecuencia, interpretarde oficio, en lugar de los solicitados, los artícu-los 56, 58, literales a), f) y g), y 65 de la De-cisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Carta-gena, por ser éstas últimas las disposicionessustanciales principalmente aplicables en el ca-so de autos.

Los textos de las normas a interpretar sondel tenor siguiente:


Decisión 85:

“Artículo 56.- Podrá registrarse como mar-cas de fábrica o de servicios, los signos quesean novedosos, visibles y suficientementedistintivos”.

“Artículo 58.- No podrán ser objeto de regis-tro como marcas:

a) Las que sean contrarias a las buenas cos-tumbres o al orden público o las que pue-dan engañar a los medios comerciales oal público consumidor, sobre la naturale-za, la procedencia, el modo de fabrica-ción, las características o la aptitud parael uso de los productos o servicios de quese trate;

(…)

f) Las que sean confundibles con otras yaregistradas o solicitadas con anterioridadpor un tercero o solicitadas posteriormen-te con reivindicación válida de una priori-dad para productos o servicios comprendi-dos en una misma clase;

g) Las que sean confundibles con otras noto-riamente conocidas y registradas en el paíso en el exterior para productos o serviciosidénticos o similares;

(...)”.

“Artículo 65.- Si la solicitud no mereciereobservaciones o fuere complementada debi-damente, se ordenará la publicación de unextracto, por una vez, en el órgano de publici-dad que determine la legislación interna delrespectivo País Miembro.

Dentro de los treinta días hábiles siguientesa la publicación cualquier persona podrá opo-nerse al registro de la marca”.

I. De la aplicación del ordenamiento comu-nitario en el tiempo

En principio, y con el fin de garantizar el res-peto a las exigencias de seguridad jurídica y deconfianza legítima, la norma comunitaria de ca-rácter sustancial no surte efectos retroactivos;por tanto, las situaciones jurídicas disciplina-das en ella se encuentran sometidas, en sí y

en sus efectos, a la norma vigente al tiempo desu constitución. Y si bien la nueva norma comu-nitaria no es aplicable, salvo previsión expresa,a las situaciones jurídicas nacidas con anterio-ridad a su entrada en vigencia, procede su apli-cación inmediata a los efectos futuros de lasituación nacida bajo el imperio de la normaanterior.

El régimen común en materia de propiedad in-dustrial se ha apoyado, desde la vigencia de laDecisión 85 (artículo 85) y a través de las Deci-siones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313(Disposición Transitoria Cuarta), 344 (Disposi-ción Transitoria Primera), y 486 (DisposiciónTransitoria Primera), en la irretroactividad de lanorma sustancial, pues ha dispuesto siempreque todo derecho de propiedad industrial, váli-damente otorgado de conformidad con la nor-mativa anterior, subsistirá por el tiempo en quefue concedido. Sin embargo, las disposicionesen referencia han contemplado, además, la apli-cabilidad inmediata de la norma sustancial pos-terior a los efectos futuros del derecho nacidobajo la vigencia de la norma anterior, pues handispuesto que, en cambio, se aplicará la nuevaDecisión comunitaria al uso, goce, obligacio-nes, licencias, renovaciones y prórrogas de talderecho.

A la vez, si el ius superveniens se halla consti-tuido por una norma de carácter procesal, éstase aplicará, a partir de su entrada en vigencia, alos procedimientos por iniciarse o en curso. Dehallarse en curso el procedimiento, la nuevanorma se aplicará inmediatamente a la activi-dad procesal pendiente, y no, salvo previsiónexpresa, a la ya cumplida.

En el caso de autos, de la solicitud de inter-pretación prejudicial, así como de sus anexos,se desprende que tanto la solicitud de registrocomo marca del signo “A + gráfica”, presentadael 5 de marzo de 1982, como la oposición for-mulada por la sociedad COMPAÑÍA COLOM-BIANA DE TABACO S.A., el 17 de abril de1986, se efectuaron bajo la vigencia de la Deci-sión 85 de la Comisión del Acuerdo de Carta-gena, normativa que fuera aprobada en el XIIIPeríodo de Sesiones Extraordinarias de la Co-misión, celebrado entre el 27 de mayo y el 5 dejunio de 1974. Por otra parte, la Resolución15734, denegatoria del registro solicitado, fueemitida el 2 de septiembre de 1993, esto es, envigencia de la Decisión 313 de la Comisión del


Acuerdo de Cartagena, publicada en la GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena Nº 101, de 14de febrero de 1992, mientras que la Resolución2389, que resolvió el recurso de apelación yconcedió el registro del signo como marca, fueemitida en fecha 1 de noviembre de 1994, estoes, bajo la Decisión 344 de la citada Comisión,en vigencia desde el 1° de enero de 1994, segúnsu Disposición Transitoria Segunda.

En este contexto, cabe hacer referencia al tra-tamiento que este Tribunal ha venido otorgandoal problema de la aplicación de la ley en eltiempo, materia en torno a la cual ha hecho,entre otras, las siguientes precisiones: “a partirdel 6 de abril de 1992 (en interpretaciones pre-judiciales Nos. 01, 02 y 03-IP-92 y 01, 02, 04,05 y 06-IP-93, publicadas en la Gaceta Oficialdel Acuerdo de Cartagena Nos. 106, 112, 122,137, 140, 147 y 150), se ha venido considerandoque cuando la interpretación solicitada se refie-re a una norma como la Decisión 85, que ya fuesustituida, el Tribunal no podría emitir criterio,porque la Decisión dejó de pertenecer al ordena-miento jurídico del Acuerdo de Cartagena. Ental sentido, esta Alta Jurisdicción Andina havenido consecuentemente declarando improce-dente el requerimiento, en razón de que nopuede producirse la interpretación por habersobrevenido una ‘sustracción de materia’ ”; porlo que, a su juicio, la citada jurisprudencia “co-rresponde al problema de la ‘vigencia in abstrac-to de la ley’; en cambio, a partir de su otraseñalada decisión de 4 de julio de 1994 (Proce-so 2-IP-94), se comienza a insistir más sobre elsegundo aspecto de la ‘vigencia in concreto’,siempre en el bien entendido de que los dosproblemas forman parte del mismo tema de lavigencia temporal de la ley, que los unifica alactuar como común denominador de ambos”(Sentencia dictada en el expediente Nº 01-IP-94, de 11 de octubre de 1994, publicada en laG.O.A.C. N° 164, del 2 de noviembre del mismoaño, caso “MAC POLLO SU POLLO RICO eti-queta”).

Posteriormente, en casos en que había sidoderogada una Decisión comunitaria y se debíaprecisar el ordenamiento jurídico aplicable a lasprovidencias administrativas que dieron lugar ala expedición de los certificados de registro, elTribunal señaló que “Las normas del ordena-miento jurídico comunitario andino que se en-cuentren vigentes al momento de adoptarse lasresoluciones internas que pongan fin a un pro-

cedimiento administrativo, son las aplicablespara juzgar la legalidad del acto …” (Sentenciadictada en el expediente Nº 08-IP-94, de 14 deoctubre de 1996, publicada en la G.O.A.C. N°241, del 20 de enero de 1995, caso “COMODISI-MOS”; criterio reiterado en la sentencia dictadaen el expediente Nº 04-IP-95, de 15 de diciem-bre de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 253,del 7 de marzo de 1997, caso “GRANOLAJET”).

Finalmente, a los efectos de precisar cuál es lanorma vigente para la fecha de expedición delacto administrativo y, en consecuencia, aplica-ble para juzgar sobre su legalidad, el Tribunal hadeclarado que será aplicable “... tanto a la con-cesión del registro como a sus correspondien-tes declaratorias de cancelación o de anula-ción, la normativa comunitaria vigente para elmomento en que fueron introducidas las res-pectivas solicitudes de concesión del registro, ola de cancelación o de nulidad del mismo, através de los recursos y acciones pertinentes”(Sentencia dictada en el expediente Nº 28-IP-95, del 13 de febrero de 1998, publicada en laG.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998,caso “CANALI”).

Sobre la base de esta orientación jurispruden-cial, el Tribunal ha señalado, en salvaguardia dela seguridad jurídica, que “si la norma sustan-cial, vigente para la fecha de la solicitud deregistro de un signo como marca, ha sido dero-gada y reemplazada por otra en el curso delprocedimiento correspondiente a tal solicitud,aquella norma será la aplicable para determinarsi se encuentran cumplidos o no los requisitosque se exigen para el otorgamiento del dere-cho, mientras que la norma procesal posteriorserá la aplicable al procedimiento en curso”(Sentencia dictada en el expediente Nº 38-IP-2002, del 11 de septiembre de 2002, publicadaen la G.O.A.C. N° 845, del 1 de octubre del mis-mo año, caso “PREPAC OIL, SISTEMA PREPACy PEPAC”).

Por otra parte, desde la perspectiva de la doc-trina: “La prohibición de retroactividad de lasleyes representa una manifestación básica yespecífica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño,Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”. En “Elderecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Ma-drid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En generaly siempre que no operen otros principios espe-ciales relativos a la aplicación de las normasjurídicas, el efecto que produce un acto deroga-


torio es que la norma derogada deberá ser apli-cada en aquellos casos aún no resueltos quesurgieron con anterioridad a la derogación, perono a la resolución de nuevos casos … el efectonormal de la derogación consiste en la limita-ción temporal de la aplicabilidad de las normasjurídicas, de forma que las normas derogadasseguirán siendo aplicables a las relaciones jurí-dicas que surgieron cuando la norma estaba envigor…” (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit.,p. 486).

En definitiva, la instancia consultante estable-cerá, a la luz de las consideraciones que ante-ceden, la norma aplicable en el caso sub exa-mine, en el cual se observa, como ya se indicó,que la introducción de la solicitud de registrodel signo “A + gráfica” fue realizada bajo lavigencia de la Decisión 85, mientras que laresolución denegatoria del registro fue pronun-ciada en vigencia de la Decisión 313, y la quefinalmente lo otorgó fue dictada bajo la vigenciade la Decisión 344.

II. De los requisitos para el registro de unsigno como marca

El artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena no define al conceptode marca, pero establece los requisitos quedebe reunir todo signo para ser susceptible deregistro. Según la norma citada, los requisitosson la novedad, la visibilidad y la suficientedistintividad. De cumplir el signo con estos re-quisitos, habrá lugar a identificar y distinguir porsu intermedio en el mercado los productos oservicios producidos o comercializados por unapersona de otros idénticos o similares, a fin deque el consumidor o usuario medio los valore,diferencie, identifique y seleccione, sin riesgode confusión o error acerca del origen o la cali-dad del producto o servicio de que se trate.

La marca protege el interés de su titular, otor-gándole un derecho exclusivo sobre el signodistintivo de sus productos y servicios, así comoel interés general de los consumidores o usua-rios a quienes se halla destinada, garantizandoa éstos, sin riesgo de confusión o error, elorigen y la calidad del producto o servicio que elsigno distingue. En definitiva, la marca procuragarantizar la transparencia en el mercado.

En lo que concierne a los requisitos exigidospor la Decisión 85 para el registro de un signo

como marca, el Tribunal ha hecho las siguien-tes precisiones:

En primer lugar, la novedad configura un requi-sito que pretende impedir que el signo se limitea describir las características de los productoso servicios que constituyen su objeto, así comoque sea confundible con otro signo que se en-cuentre ya registrado o que haya sido solicita-do con anterioridad para registro. La novedadno se refiere a la inexistencia de un uso ante-rior del signo, sino a que éste sea apropiado enrelación con el producto o servicio que pretendedistinguir, e inconfundible respecto a las mar-cas ya registradas o a los signos ya solicitadospara registro y destinados a amparar la mismaclase de productos o servicios.

El Tribunal ha declarado sobre el particular que“La novedad y originalidad, que se exige tam-bién a los signos como elementos constitutivospara su protección legal, son relativas ... y asílo considera parte de la doctrina. ‘Es verdad queen ocasiones el signo que se emplea comomarca es nuevo y original. Pero no es menoscierto que en otras ocasiones la marca estáconstituida por una palabra extraída del propioidioma o de una lengua extranjera. La falta denovedad es todavía más palpable cuando seemplea como marca un signo que ya venía sien-do utilizado como marca para designar produc-tos o servicios de una clase diferente’ (CarlosFernández Novoa, Fundamentos de Derecho deMarcas, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984,Página 24; también en ese sentido Ricardo Metkey Alfredo Casado Cerviño). Un signo es novedo-so, no por el hecho de ser desconocido sinoporque requiere que tenga distintivos que lohagan inconfundible al compararlo con otras mar-cas o servicios ya registrados o anteriormentesolicitados. Un signo novedoso, en consecuen-cia, identifica un producto o un servicio” (Sen-tencia dictada en el expediente Nº 09-IP-94, del24 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C.N° 180, del 10 de mayo del mismo año, caso“DIDA”).

En segundo lugar, la Decisión 85 exige que elsigno sea visible, esto es, que pueda ser capta-do a través del sentido de la vista e identificadopor los consumidores o usuarios de los produc-tos o servicios que pretende amparar. Por ello,se consideran signos visibles aquellos que con-sisten en letras, palabras, formas, figuras, dibu-jos o cifras, por separado o en conjunto. A con-


trario, este requisito descarta que los signosexclusivamente auditivos, táctiles, olfativos ogustativos puedan ser objeto de registro.

Y, en tercer lugar, el signo debe ser suficiente-mente distintivo, es decir, apto para identificar ydistinguir en el mercado los productos o servi-cios producidos o comercializados por una per-sona de otros idénticos o similares. Esta apti-tud distintiva constituye presupuesto indispen-sable para que la marca cumpla sus funcionesprincipales de indicar el origen empresarial y lacalidad del producto o servicio. La distintividad,además, debe ser suficiente, es decir, de talmagnitud que no haya razón para temer que elsigno induzca a error o confusión en el merca-do.

Por tanto, el artículo 56 prohíbe el registro deun signo como marca si éste no cumple losrequisitos acumulativos que la citada disposi-ción prevé en forma expresa.

III. De las marcas denominativas, gráficas ymixtas

A propósito de la estructura de los signos enconflicto, el Tribunal estima necesario hacerreferencia a las marcas denominativas, gráfi-cas y mixtas.

Las primeras, llamadas también nominales overbales, utilizan un signo acústico o fonéticoy están formadas por una o varias letras, pala-bras o números que, integradas en un todopronunciable, pueden hallarse provistas o no designificado conceptual. En este tipo de marcasse distinguen las sugestivas —provistas de unaconnotación conceptual relativa a la evocaciónde las cualidades o funciones del producto de-signado por la marca— y las arbitrarias, despro-vistas de conexión entre su significado y lanaturaleza, cualidades y funciones del produc-to a identificar.

Las marcas gráficas son signos visualmenteperceptibles que se expresan en la forma exter-na de imágenes, figuras o dibujos, provistos ono de significado conceptual. La doctrina distin-gue entre las marcas puramente gráficas, en lascuales la figura “se limita a evocar en la mentede los consumidores tan sólo la imagen delsigno utilizado como marca: un conjunto delíneas y, en su caso, colores”; las figurativas, enlas cuales la figura “suscita en el consumidor

no sólo una imagen visual, sino un determinadoconcepto concreto: el concepto del cual es ex-presión gráfica la imagen utilizada como mar-ca; el nombre con el que es formulado esteconcepto, es también el nombre con el que esconocida la marca gráfica respectiva entre losconsumidores”; y “la marca gráfica que evocaen la mente de los consumidores un conceptoabstracto o ‘motivo’ al que se asciende a travésde un proceso de generalización” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho deMarcas”, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., *pp. 29 y ss.).

Y las marcas mixtas se encuentran constitui-das por dos elementos que forman parte delconjunto del signo: una denominación, seme-jante a la clase de marcas arriba descrita, y ungráfico, definido como un signo visual que seexpresa en la forma externa de una imagen,figura o dibujo.

En relación con la comparación entre dos mar-cas, caso que una de ellas o ambas pertenez-can a la clase de marcas mixtas, la jurispruden-cia de este Tribunal ha puesto de relieve losiguiente:

“el elemento denominativo de la marca mixtasuele ser el más característico o determinan-te, teniendo en cuenta la fuerza expresivapropia de las palabras, las que por definiciónson pronunciables, lo que no obsta para queen algunos casos se le reconozca prioridadal elemento gráfico, teniendo en cuenta sutamaño, color y colocación de la gráfica, queen un momento dado pueden ser definitivos”(Sentencia dictada el 9 de diciembre de 1988en el proceso 04-IP-88, publicada en la G.O.A.C.N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIM-LER”).

A propósito de la prioridad del elemento enreferencia, la doctrina ha señalado que procededeterminar la “situación y el relieve del com-ponente gráfico en el conjunto de la marca mix-ta; y sobre todo, la notoriedad del componentegráfico común a las marcas comparadas. Encambio, si el elemento gráfico no evoca con-cepto alguno, el denominativo desplazaría enprincipio al gráfico, siendo en ese caso, y endefinitiva, aquel elemento el predominante, yen el cual debe centrarse el análisis com-parativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, ob.cit., p.240).


IV. De los signos engañosos

El literal a del artículo 58 de la Decisión 85prohíbe el registro como marca de los signosque: (i) sean contrarios a las buenas costum-bres; (ii) sean contrarios al orden público; y, (iii)puedan engañar a los medios comerciales o alpúblico consumidor, sobre la naturaleza, la pro-cedencia, el modo de fabricación, las caracte-rísticas o la aptitud para el uso de los produc-tos o servicios de que se trate.

En el caso sub examine, es preciso señalarque el demandante denuncia la vulneración delliteral h del artículo 82 de la Decisión 344,relativo únicamente a la causal de irregistrabi-lidad citada en el punto (iii), por lo que el Tribu-nal se limitará a examinar la última parte del yamencionado literal a de la Decisión 85.

Esta norma prohíbe el registro de signos quepuedan engañar a los medios comerciales o alpúblico, en particular sobre la naturaleza, laprocedencia, el modo de fabricación, las carac-terísticas o la aptitud para el uso o empleo delos respectivos productos o servicios.

Se trata de una prohibición de carácter generalque se configura con la posibilidad de que elsigno induzca a engaño, sin necesidad de queéste se produzca efectivamente. La citada pro-hibición se desarrolla a través de una enumera-ción no exhaustiva de supuestos que tienen encomún el motivo que impide el registro, cual esque el signo engañoso no cumple las funcionespropias del signo distintivo, toda vez que, enlugar de indicar el origen empresarial del pro-ducto o servicio a que se refiere y su nivel decalidad, induce a engaño en torno a estas cir-cunstancias a los medios comerciales o al pú-blico consumidor o usuario y, de este modo,enturbia el mercado.

En diversas ocasiones, el Tribunal ha sosteni-do que “el engaño se produce cuando un signoprovoca en la mente del consumidor una dis-torsión de la realidad acerca de la naturalezadel bien o servicio, sus características, su pro-cedencia, su modo de fabricación, la aptitudpara su empleo u otras informaciones que in-duzcan al público a error. La prohibición de re-gistrar signos engañosos … se dirige a precaute-lar el interés general o público, es decir, delconsumidor … el carácter engañoso es relativo.Esto quiere decir que no hay signos engañosos

en sí mismos. Podrán serlo según sean losproductos o servicios que vayan a distinguir”(Sentencias dictadas en los expedientes N° 35-IP-98 y 38-IP-99, publicadas en las G.O.A.C. N°422, del 30 de marzo de 1999, caso “GLENSIMON”, y N° 419, del 17 de marzo de 1999,caso “LEO”).

V. De la comparación entre marcas. Delriesgo de confusión. De la confusión di-recta e indirecta. De la identidad y se-mejanza. De las reglas de comparación.

El artículo 58 de la Decisión 85 consagra otrasprohibiciones para el registro de un signo comomarca. Según la prevista en su literal f, no podráregistrarse como marca el signo que, en rela-ción con derechos de terceros, sea confundiblecon una marca anteriormente solicitada pararegistro, o previamente registrada, o solicitadaposteriormente con reivindicación válida de unaprioridad, siempre que, además, esté destinadoa proteger los productos o servicios comprendi-dos en la misma clase.

A propósito de esta norma, el Tribunal ha seña-lado que “La prohibición del registro de signosconfundibles ... protege a las marcas del ‘riesgode confusión’ o de la ‘similitud confusionista’que puede presentarse cuando entre ellos exis-ta una semejanza si ambos signos distintivosprotegen a productos o servicios de la mismaclase; lo que en otros términos significa, segúnla regla de la especialidad, que si las marcas noamparan la misma clase de productos la confu-sión marcaria no es un impedimento para queel signo pueda ser registrado” (Sentencia dicta-da en el expediente N° 02-IP-95, de 19 de sep-tiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N°199, del 26 de enero de 1996, caso “LAURAASHLEY”).

Por tanto, la norma no exige que el signo pen-diente de registro induzca a confusión a losconsumidores o usuarios, por lo que basta laexistencia de este riesgo para que se configureaquella prohibición.

Para establecer la existencia del riesgo de con-fusión del signo pendiente de registro respectode una marca ya registrada, o de un signo cuyoregistro haya sido anteriormente solicitado, osolicitado posteriormente con reivindicación vá-lida de prioridad, será necesario determinar siexiste identidad o semejanza entre los signos


en disputa, y si éstos se destinan a proteger losproductos o servicios de la misma clase. Por lotanto, la prohibición de registro se halla limitadapor la regla de la especialidad, de modo que unsigno podrá ser registrado, así sea confundiblecon otros, si cada uno de ellos está destinado aamparar una clase o variedad diferente de pro-ductos o servicios.

La identidad o la semejanza de los signos pue-de dar lugar a dos tipos de confusión: la directa,caracterizada porque el vínculo de identidad osemejanza induce al comprador a adquirir unproducto determinado en la creencia de queestá comprando otro, lo que implica la existen-cia de un cierto nexo también entre los produc-tos; y la indirecta, caracterizada porque el cita-do vínculo hace que el consumidor atribuya, encontra de la realidad de los hechos, a dos pro-ductos que se le ofrecen, un origen empresarialcomún.

En el caso de autos, la comparación entre lossignos habrá de hacerse desde sus elementosfonético, gráfico y conceptual, teniendo en cuen-ta en especial los que fueren distintivos y do-minantes. Sin embargo, dicha comparación de-berá ser conducida por la impresión unitariaque el signo habrá de producir en la sensoria-lidad igualmente unitaria del consumidor o delusuario medio a que está destinado. Por tanto,la valoración deberá hacerse sin descomponerla unidad de cada signo, de modo que, en elconjunto de los elementos que lo integran, eltodo prevalezca sobre sus partes, a menos queaquél se halle provisto de un elemento dotadode tal aptitud distintiva que, por esta razón es-pecial, se constituya en factor determinante dela valoración.

En este contexto, el Tribunal ha establecido quela similitud visual u ortográfica se presenta porel parecido entre las letras de los signos objetode comparación, en la medida en que el ordende tales letras, la longitud de la o de las pala-bras, el número de sílabas, las raíces o lasterminaciones iguales, pudieran incrementar elriesgo de confusión.

En cuanto a la similitud fonética o auditiva, elTribunal ha señalado que, si bien la mismadepende, entre otros factores, de la identidad dela sílaba tónica de las palabras, así como desus raíces o terminaciones, deberán tomarseen cuenta las particularidades de cada caso,

pues las marcas denominativas que se formanpor una o varias letras, al ser pronunciadas,emiten sonidos que varían según su estructuragráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideoló-gica, ha indicado que la misma se configuraentre signos que evocan una idea idéntica osemejante. En el caso de signos puramentegráficos, cabe citar la orientación de la doctri-na, según la cual, a diferencia de las marcasnominativas, las gráficas “son fácilmente reco-nocidas por todos los consumidores (incluidoslos analfabetos y los niños) porque las mismasno necesitan ser traducidas en términos lin-güísticos …”. Por otra parte, la doctrina tambiéndestaca que las marcas puramente gráficas “hande considerarse semejantes cuando suscitanuna idéntica o parecida impresión visual en lamente de los consumidores”; y que, en el casode signos gráficos que evoquen un conceptoidéntico o semejante, la idea evocada en lasfiguras será el elemento central de la compara-ción, ya que el “concepto representado por lasmarcas prima o prevalece sobre los elementosgráficos que componen cada una de las mar-cas comparadas” (FERNÁNDEZ-NOVOA, ob.cit.,pp. 226 a 229).

En definitiva, el Tribunal ha estimado que laconfusión puede manifestarse cuando, al soloapercibimiento de la marca, el consumidor su-pone que se trata de la misma a que estáhabituado, o cuando, si bien reconoce ciertadiferencia entre las marcas en conflicto, cree,por su similitud, que provienen del mismo pro-ductor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia delriesgo de confusión, el examinador deberá to-mar en cuenta los criterios que, elaborados porla doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Trata-do de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Bue-nos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), hansido acogidos por la jurisprudencia de este Tri-bunal, y que son del siguiente tenor:

1. La confusión resulta de la impresión deconjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en for-ma sucesiva y no simultánea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzasy no las diferencias que existan entre lasmarcas.


4. Quien aprecie la semejanza deberá colo-carse en el lugar del comprador presunto,tomando en cuenta la naturaleza de losproductos o servicios identificados por lossignos en disputa.

En relación con la utilidad y aplicación de estosparámetros técnicos, el tratadista ha precisadolo siguiente:

“La primera regla y la que se ha consideradode mayor importancia, es el cotejo en conjun-to de la marca, criterio que se adopta paratodo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marcaes la impresión que el consumidor mediotiene sobre la misma y que puede Ilevarle aconfusión frente a otras marcas semejantesque se encuentren disponibles en el comer-cio.

En las marcas es necesario encontrar la di-mensión que con mayor intensidad penetraen la mente del consumidor y determine asíla impresión general que el distintivo causaen el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más deevitar que sus elementos puedan ser fraccio-nados en sus partes componentes para com-parar cada componente de una marca con loscomponentes o la desintegración de la otramarca, persigue que el examen se realice abase de las semejanzas y no por las diferen-cias existentes, porque éste no es el caminode comparación utilizado por el consumidorni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otrocriterio, debe emplearse el método de un co-tejo sucesivo entre las marcas, esto es, nocabe el análisis simultáneo, en razón de queel consumidor no analiza simultáneamentetodas las marcas sino lo hace en formaindividualizada. El efecto de este sistemarecae en analizar cuál es la impresión finalque el consumidor tiene luego de la observa-ción de las dos marcas. Al ubicar una marcaal lado de otra se procederá bajo un examenriguroso de comparación, no hasta el puntode ‘disecarlas’, que es precisamente lo quese debe obviar en un cotejo marcario.

La similitud general entre dos marcas no de-pende de los elementos distintos que aparez-

can en ellas, sino de los elementos semejan-tes o de la semejante disposición de esoselementos”.

VI. De la marca notoria

Este Tribunal ha calificado de notoria a la mar-ca provista de la cualidad de ser conocida poruna colectividad de individuos pertenecientes algrupo de consumidores o usuarios del tipo debienes o servicios de que se trate, por encon-trarse ampliamente difundida entre dicho grupo(Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en laG.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre del mismoaño, caso “REMAVENCA”).

De conformidad con la disposición prevista enel artículo 58, literal g, de la Decisión 85, laprotección especial que se otorga a la marcanotoriamente conocida se le extiende —caso dehaber riesgo de confusión por similitud con unsigno pendiente de registro— con independen-cia de la clase a que pertenezca el producto oservicio de que se trate y del territorio en quehaya sido registrada, pues se busca prevenir elaprovechamiento indebido de la reputación dela marca notoria, así como impedir el perjuicioque el registro del signo similar pudiera causara la fuerza distintiva o al prestigio de aquélla.

En efecto, al interpretar el artículo 58, literal g,el Tribunal ha manifestado que “Para que surtaefecto esta protección, la marca tiene que serconocida y registrada en el país o en el exte-rior. La norma comunitaria, como lo establecenotras legislaciones, no exige que la marca seausada, basta que sea conocida, conocimientoque puede devenir por el uso continuo y siste-mático de la marca o por la difusión publicitariade la marca; sin que sea necesario que uso yconocimiento tengan presencia simultánea enla marca notoria. Por lógica debe entenderseque una marca notoria está siendo usada enuno o varios Países, uso que en todo caso y ensu oportunidad deberá probarse. (...) identifica-da o pronunciada o escuchada la marca, larelación entre ésta y el producto es instantáneae inmediata …” (Sentencia dictada en el expe-diente N° 08-IP-95, del 30 de agosto de 1996,publicada en la G.O.A.C. N° 231, del 17 deoctubre del mismo año, caso “LISTER”).

Asimismo, el Tribunal ha señalado que “El lite-ral g) del artículo 58 de la Decisión 85, protege


además a la ‘marca notoriamente conocida yregistrada en el país o en el exterior’, en rela-ción con ‘productos o servicios idénticos o si-milares’, no necesariamente de la misma ‘cla-se’, o sea más allá de los límites que establecela ‘regla de la especialidad’ ” (Sentencia dicta-da en el expediente N° 07-IP-96, ya citada). Portanto, de conformidad con la norma ahora in-terpretada, se encuentra prohibido el registrodel signo confundible si, además de ser idénticoo semejante a una marca notoriamente conoci-da, tiene por objeto un producto o servicio idén-tico o semejante al amparado por la marca enreferencia, sea que los productos o serviciospertenezcan a la misma clase del nomenclátoro a clases distintas.

En cuanto a la atribución del carácter notorio auna marca, el Tribunal ha dicho que: “No sonlas partes en un juicio ni sus titulares los quepuedan decidir que una marca es notoria, puesesto equivaldría a que la notoriedad se convier-ta en una autocalificación de cada interesado.La marca notoria es una clasificación especialde marcas cuya categoría debe ser asignadapor la autoridad respectiva al reunir los requisi-tos y condiciones de su difusión. Precisamentepor la protección jurídica que ella tiene, queinclusive sobrepasa la territorialidad y el prin-cipio de especialidad, la notoriedad de una mar-ca no puede ser una simple concesión ni uncalificativo que sea atribuido por el hecho deque sea conocida dentro de un determinadogrupo de consumidores. Tampoco se atenderála sola manifestación del opositor al registro deuna marca, de que la suya es una marca noto-ria” (Expediente Nº 08-IP-95, ya citado).

Asimismo, el Tribunal ha establecido que “Loque fue notorio en el pasado puede dejar deserlo en el futuro; o, inversamente, lo que notuvo el grado de notoriedad en un momento,podría adquirirlo en el futuro. La relatividad delconocimiento notorio de la marca promueve lanecesidad para la oficina nacional competenteo la autoridad judicial respectiva, de determinaren qué momento la marca notoriamente conoci-da debe tener tal calidad con el objeto de impug-nar con ella un registro o bien para hacer valerpreferentemente los derechos que confiere lanorma …” (Sentencia dictada en el expedienteN° 20-IP-97, de 13 de febrero de 1998, publica-da en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo delmismo año, caso “MANOLITA”). Por ello, elTribunal ha precisado que “En una acción de

caducidad o de nulidad, la existencia de noto-riedad se demostrará tanto al momento de ini-ciarse la acción respectiva como al momentoen que la marca controvertida se presentó aregistro y fue tramitada” (Sentencia dictada enel expediente N° 28-IP-96, de 31 de octubre de1997, publicada en la G.O.A.C. N° 318, del 26de enero de 1998, caso “CIEL”). Por tanto, deinvocarse el conocimiento notorio de una mar-ca para oponerse al registro de un signo idén-tico o semejante, el interesado deberá probarque la notoriedad de aquélla existía para lafecha de la solicitud de registro del signo.

En efecto, “El hecho de que la marca fue o esnotoria ha de establecerse no en la fecha de lademanda de nulidad de la Resolución del re-gistro de la marca cuestionada, sino al momen-to en que fue solicitada y tramitada … Por lotanto la marca notoria tiene que ser anterior ala nueva marca por registrarse” (Sentencia dic-tada en el expediente N° 17-IP-96, de 13 dediciembre de 1996, publicada en la G.O.A.C. N°253, del 7 de marzo de 1997, caso “EDWIN”).En resumen, el Tribunal ha manifestado que“Para que una marca notoria pueda impedir elregistro de otra solicitada o anular el registro yaefectuado, dicha notoriedad tiene que haber sidoanterior a la solicitud impugnada, notoriedadque deberá ser probada debidamente conformea los medios procesales internos de cada país”(Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-98, de 13 de marzo de 1998, publicada en laG.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo del mismoaño, caso “HERMES”).

VII. De la oposición al registro de un signocomo marca

El Capítulo III, Sección II, de la Decisión 85,disciplina el procedimiento de registro de unsigno como marca. En particular, según losartículos 65, 66 y 67 de dicha Decisión, si lasolicitud de registro no hubiese merecido ob-servaciones por parte de la oficina nacional com-petente o, de haberlas habido, si han sido com-plementadas en debida forma, la Administra-ción deberá ordenar la publicación de un ex-tracto de la solicitud, en el órgano de publicidadque determine la legislación interna del respec-tivo País Miembro, para que, dentro de los trein-ta días hábiles siguientes a la publicación, cual-quier persona pueda hacer oposición al registrosolicitado. De formularse oposiciones dentro delplazo señalado, la oficina nacional competente


deberá tramitarlas de acuerdo con la legisla-ción interna del respectivo País Miembro. De noformularse tales oposiciones, o de ser rechaza-das éstas, la citada oficina deberá expedir elcorrespondiente certificado de registro.

La Decisión 85 exige, por tanto, la existencia deun simple interés en quien pretenda oponerse alregistro de un signo como marca, criterio delegitimación que será restringido en las Decisio-nes posteriores, puesto que en ellas se exigirádemostrar un interés legítimo, del cual se en-cuentra provisto tanto el titular de una marcaregistrada, ante el intento de registrar otra idén-tica o similar, como quien haya formulado pri-mero la solicitud.

Sobre la base de las consideraciones que ante-ceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE

1º Si la norma sustancial, vigente para la fe-cha de la solicitud de registro de un signo comomarca, ha sido derogada y reemplazada porotra en el curso del procedimiento correspon-diente a tal solicitud, aquella norma será laaplicable para determinar si se encuentran cum-plidos o no los requisitos que se exigen para elotorgamiento del derecho, mientras que la nor-ma procesal posterior será la aplicable al pro-cedimiento en curso.

2° Un signo será registrable como marca sicumple los requisitos previstos en el artículo56 de la Decisión 85, y si no incurre en lasprohibiciones establecidas en el artículo 58 eius-dem.

3º En la comparación entre signos mixtos, elelemento predominante en el conjunto marcarioserá el denominativo, vista su relevancia paraque el público consumidor identifique la marca ydistinga el producto, lo que no obsta para que,por su tamaño, color y ubicación, el elementográfico pueda ser el decisivo.

4° No será registrable como marca el signoque pueda inducir a engaño, a los medios co-merciales o al público consumidor o usuario, entorno a la naturaleza, procedencia, modo defabricación, características o aptitud para el em-pleo o uso del producto o servicio de que setrate.

5º De conformidad con el artículo 58, literal f,de la Decisión 85, no son registrables comomarcas los signos que, en relación con dere-chos de terceros, sean confundibles con unamarca ya registrada, o con un signo cuyo regis-tro haya sido anteriormente solicitado, o solici-tado posteriormente con reivindicación válida deprioridad, para productos o servicios pertene-cientes a una misma clase. A los efectos deestablecer si existe riesgo de confusión, seránecesario determinar si existe relación de iden-tidad o semejanza entre los signos en disputa.No bastará con la existencia de cualquier se-mejanza entre los signos en cuestión, ya quees legalmente necesario que la similitud puedainducir a confusión o error en el mercado.

6º En el caso de autos, la comparación entrelos signos habrá de hacerse desde sus elemen-tos gráfico, fonético y conceptual, pero condu-cida por la impresión unitaria que cada signoen disputa habrá de producir en la sensoriali-dad igualmente unitaria del consumidor o usua-rio medio, destinatario de los productos corres-pondientes. Por tanto, la valoración deberá ha-cerse sin descomponer la unidad de cada signo,de modo que, en el conjunto de los elementosque lo integran, el todo prevalezca sobre suspartes, a menos que aquél se halle provisto deun elemento dotado de tal aptitud distintiva que,por esta razón especial, se constituya en factordeterminante de la valoración.

7° La protección especial que se otorga a lamarca notoriamente conocida, en relación conel producto o servicio que constituya su objeto,se extiende —caso de haber riesgo de confu-sión por similitud con un signo solicitado pararegistro— con independencia de la clase a quepertenezca el producto o servicio de que setrate y del territorio en que haya sido registra-da.

De invocarse el conocimiento notorio de unamarca para oponerse al registro de un signoidéntico o semejante, el interesado deberá pro-bar que la notoriedad de aquélla existía para lafecha de la solicitud de registro del signo.

8º De conformidad con los artículos 65, 66 y67 de la Decisión 85, si la solicitud de registrono hubiese merecido observaciones por parte dela oficina nacional competente o, de haberlashabido, si han sido complementadas en debidaforma, la Administración deberá ordenar la pu-


blicación de un extracto de la solicitud en elórgano de publicidad que determine la legisla-ción interna del respectivo País Miembro, a ob-jeto de que, dentro de los treinta días hábilessiguientes, cualquier persona pueda hacer opo-sición al registro solicitado, por lo que basta alefecto el simple interés. De formularse oposi-ciones dentro del plazo señalado, la oficina na-cional competente deberá tramitarlas de acuer-do con la legislación interna del respectivo PaísMiembro. De no formularse tales oposiciones,o de ser rechazadas éstas, la citada oficinadeberá expedir el correspondiente certificadode registro.

A tenor de la disposición prevista en el artículo35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Con-sejo de Estado de la República de Colombia,Sala de lo Contencioso Administrativo, SecciónPrimera, deberá adoptar la presente interpreta-ción en la sentencia que pronuncie y, de confor-midad con la disposición prevista en el artículo128, tercer inciso, del Estatuto del Tribunal,deberá remitir dicha sentencia a este órganojurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediantecopia certificada y sellada, y remítase también

copia a la Secretaría General de la ComunidadAndina, para su publicación en la Gaceta Ofi-cial del Acuerdo de Cartagena.

Guillermo Chahín LizcanoPRESIDENTE (E)

Moisés Troconis VillarrealMAGISTRADO

Claudio Sosa VoysestMAGISTRADO

Walter Kaune ArteagaMAGISTRADO


TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fielcopia del original que reposa en el expedientede esta Secretaría. CERTIFICO.-




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SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaintranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/Gace995.pdfProceso 68-IP-2003.-Interpretación Prejudicial de la Disposición Transitoria