SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaintranet.comunidadandina.org/documentos/Gacetas/Gace2174.pdf · Proceso 147-IP-2012.-Interpretación Prejudicial del artículo 136

Proceso 147-IP-2012.- Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 literales a)y b) de la misma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por elConsejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Pri-mera, de la República de Colombia. Marca: “EL GRAN TRIGAL Estamospa’ servirle sumercé” (mixta). Expediente Interno: Nº 2009-00090 .............

Proceso 149-IP-2012.- Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literales a) y b) y 136 literala) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con funda-mento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la Repúblicade Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literales a) y b) y150 de la misma Decisión. Actor: Sociedad LABORATORIOS BIOGENDE COLOMBIA S.A. Marca: “CELTEC” (mixta). Expediente Interno N°2007-00259 ...................................................................................................

Proceso 151-IP-2012.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) y 95de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; con fun-damento en la consulta solicitada por la Segunda Sala del Tribunal DistritalNº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecua-dor. Marca: “BIOPHENE” (denominativa). Expediente Interno: Nº 8035-2001-JCS ......................................................................................................

Proceso 150-IP-2012.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 136 literala) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con funda-mento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la Repúblicade Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.Interpretación Prejudicial, de oficio, del artículo 150 de la misma Decisión.Actor: Sociedad BIOIONIC INC. Marca: “BIO IONIC” (mixta). ExpedienteInterno N° 2007-00243 ..................................................................................

Para nosotros la Patria es América

S U M A R I O

Tribunal de Justicia de la Comunidad AndinaPág.

Año XXX - Número 2174

Lima, 2 de abril de 2013

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PROCESO 147-IP-2012

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 literales a) y b)de la misma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo

de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de laRepública de Colombia. Marca: “EL GRAN TRIGAL Estamos pa’ servirle

sumercé” (mixta). Expediente Interno: Nº 2009-00090.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito, el 16 de enero de 2013,procede a resolver la solicitud de Interpretación

Prejudicial formulada por el Consejo de Estado,Sala de lo Contencioso Administrativo, SecciónPrimera, de la República de Colombia.

GACETA OFICIAL 02/04/2013 2.60

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 2329, de 08 de noviembre de2012, recibido vía correo electrónico en esteTribunal el 14 de noviembre de 2012, el Consejode Estado, Sala de lo Contencioso Administrati-vo, Sección Primera, de la República de Colom-bia, solicita a este Tribunal interpretación pre-judicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº2009-00090.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada estima procedente destacar comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

1. Partes en el proceso interno:

Demandante: MOLINO SANTA MARTA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUS-TRIA Y COMERCIO (SIC), DELA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

Tercero interesado: INVERSIONES SÁNCHEZRIVERA Y CÍA. S. EN C.

2. Determinación de los hechos relevantes:

- La sociedad MOLINO SANTA MARTA S.A.,es titular de la marca EL TRIGAL (mixta), conregistro número 279744, en la Clase 30 de laClasificación Internacional de Niza.

- El 17 de enero de 2005 la sociedad INVER-SIONES SÁNCHEZ RIVERA Y CÍA. S. ENC., actuando a través de apoderado, presen-tó solicitud de registro de la marca EL GRANTRIGAL + LOGO – Estamos pa’ servirle su-mercé (mixta), para distinguir: “cervezas, aguasenvasadas, agua mineral, gaseosas y bebi-das con sabor a frutas, extractos o zumos defruta empacados, melados, siropes, líquidoshidratantes, y en general toda clase de bebi-das o preparaciones para fabricar bebidas noalcohólicas”, comprendidos en la Clase 32 dela Clasificación Internacional de Niza.

- Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta dePropiedad Industrial Nº 553, de 30 de junio de2005, y estando dentro del término legal, lasociedad MOLINO SANTA MARTA S.A. pre-sentó oposición a la misma, se fundamentóen que el signo solicitado resulta similarmen-

te confundible con marcas de las cuales estitular: marca DEL TRIGO (Clase 30) y marcaEL TRIGAL (mixta, Clase 30), lo cual tiene lacapacidad de generar confusión y riesgo deasociación en los consumidores.

- El 20 de junio de 2008, la División de signosDistintivos de la Superintendencia de Indus-tria y Comercio, mediante Resolución Nº20297, declaró infundada la oposición y con-cedió el registro de la marca solicitada.

- El 22 de julio de 2008 la sociedad MOLINOSANTA MARTA S.A. interpuso recurso de re-posición y, en subsidio el de apelación contrala Resolución Nº 20297.

- El 31 de julio de 2008, la División de SignosDistintivos expidió la Resolución Nº 27969,por medio de la cual rechazó los recursos pre-sentados por MOLINO SANTA MARTA S.A.

- El 14 de agosto de 2008, MOLINO SANTAMARTA S.A. presentó Recurso de Queja con-tra la Resolución Nº 27969 de 31 de julio de2008, por medio de la cual se rechazó elRecurso de Reposición y en subsidio de ape-lación interpuesto contra la Resolución Nº20297 de 20 de junio de 2008.

- El 29 de agosto de 2008, el SuperintendenteDelegado para la Propiedad Industrial expidióla Resolución Nº 32482 por medio de la cualconfirmó la decisión contenida en la Resolu-ción Nº 27969 de 31 de julio de 2008.

3. Fundamentos de la demanda:

La sociedad MOLINO SANTA MARTA S.A.manifestó lo siguiente:

- Se vulneró el artículo 136, literal a) de la De-cisión 486 de la Comunidad Andina, toda vezque la Superintendencia de Industria y Co-mercio se abstuvo de aplicarlo a pesar deestar presentes los tres presupuestos queconfiguran la causal de irregistrabilidad se-gún lo dispone el artículo en mención: “a) laexistencia previa de una marca solicitada oregistrada, b) que el signo solicitado seaidéntico o se asemeje a la marca previamen-te solicitada o registrada, c) que los signosidentifiquen los mismos productos o servi-cios, o productos o servicios respecto de loscuales el uso de la marca pueda causar unriesgo de confusión o de asociación”.


- “Las marcas comparadas en el presente casoson confundibles conceptual, ortográfica yfonéticamente. (…) Toda vez que el signosolicitado EL GRAN TRIGAL + LOGO – Esta-mos pa’ servirle sumercé (mixta) es la repro-ducción idéntica de la marca fundamento,salvo por la inclusión de la expresión GRAN,la cual no otorga ninguna distintividad a lamarca solicitada, máxime si se tiene en cuen-ta que se trata de una expresión absoluta-mente descriptiva”.

- “Respecto de la marca EL TRIGAL (mixta),en tanto se trata de una expresión descripti-va, es preciso aclarar que la expresión ELTRIGAL no es una marca débil, pues de for-ma alguna indica un género, cualidad ni ca-racterística esencial de los productos ampa-rados por la Clase 30 en la cual está registra-da la marca EL TRIGAL, pues un vocablo oelemento marcario es débil cuando es fuerte-mente evocativo del producto al cual corres-ponde su registro, siendo ésta una cualidadintrínseca del signo marcario que lo debilitapara oponerse a otros signos que también seaproximan bastante al signo genérico, de uti-lización libre”.

- “Los signos identifican productos conexos,con lo cual se configura el tercer supuestonecesario para dar aplicación a la causal deirregistrabilidad mencionada. En efecto, losproductos de la Clase 32 y los de la Clase 30tienen una misma naturaleza (alimentos parael consumo humano); se comercializan y pu-blicitan por los mismos medios; y son, ade-más, complementarios: pancakes y siropes,por ejemplo”.

4. Fundamentos de la contestación a la de-manda:

La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA YCOMERCIO (SIC) contestó la demanda y mani-festó lo siguiente:

- “Con la expedición de la Resolución acusadaexpedida por la Superintendencia de Indus-tria y Comercio no se ha incurrido en vio-lación de las normas contenidos en la Deci-sión 486 de la Comisión de la Comunidad An-dina”.

- “Resulta claro y evidente que la marca soli-citada EL GRAN TRIGAL – Estamos pa’ ser-

virle sumercé (mixta) no encuadra dentro delas causales de irregistrabilidad establecidasen el literal a) del artículo 136 de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

- “Al cotejar las dos marcas podemos decirque sus características gráficas son sufi-cientemente distintivas y no generan riesgode confusión”.

- “El análisis al ser en conjunto obliga a que lamarca opositora sea analizada íntegramentey si bien existe la coincidencia ortográfica,fonética e ideológica respecto del artículo ELy la expresión TRIGAL, EL gran TRIGAL (…)frente a EL TRIGAL ésta recae en la expre-sión de menor relevancia, dado que insisti-mos sobre ellas no es posible conferir exclu-sividad alguna en su uso y porque el elemen-to nominativo que otorga la distintiva requeri-da a la marca solicitada se centra en elGRAN TRIGAL, que además está acompaña-do de ‘Estamos pa’ servile sumercé’. En con-secuencia, el titular de la marca solamentepodrá ejercer exclusividad sobre el signo con-siderado en su conjunto (EL TRIGAL + GRÁ-FICO), más no sobre los elementos nomina-tivos del conjunto independientemente consi-derados EL o TRIGAL, pues éstos son con-ceptos débilmente distintivos que pueden serutilizados por cualquier empresario siemprey cuando no sea un signo idéntico o similar-mente confundible con la combinación dis-tintiva del signo nominativo EL TRIGAL”.

- “Por otro lado, en las marcas registradas pre-domina el elemento gráfico, aunado a otroselementos figurativos, que facilitan su identi-ficación por el consumidor; la longitud de lossignos es completamente diferente lo queadicionalmente impide cualquier confusión oerror en el consumidor”.

- “En conclusión, el conjunto marcario que nosocupa, tiene la suficiente distintividad paraque fuera registrado como marca, aclarándo-se que sobre las expresiones aisladas no hayderecho de uso exclusivo, ni la posibilidad deponerse con éxito, habida cuenta que el dere-cho se otorga sobre el conjunto y sobre laespecial disposición de sus elementos”.

El tercero interesado INVERSIONES SÁN-CHEZ RIVERA Y CÍA. S. EN C. no contestó lademanda.


II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,es competente para interpretar por la vía pre-judicial, las normas que conforman el Ordena-miento Jurídico de la Comunidad Andina, con elfin de asegurar su aplicación uniforme en elterritorio de los Países Miembros.

III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

En el presente caso, el juez solicita la inter-pretación del artículo 136 literal a) de la Deci-sión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La solicitud de registro fue presentada el 17 deenero de 2005, en vigencia de la Decisión 486,por lo que será ésta la norma aplicable. Seprocederá a interpretar de oficio el artículo 134literales a) y b).

A continuación, se inserta el texto de las nor-mas a ser interpretadas:

DECISIÓN 486

“(…)

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marcacualquier signo que sea apto para distinguirproductos o servicios en el mercado. Podránregistrarse como marcas los signos suscep-tibles de representación gráfica. La naturale-za del producto o servicio al cual se ha deaplicar una marca en ningún caso será obs-táculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los si-guientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos,logotipos, monogramas, retratos, etique-tas, emblemas y escudos;

(…)

Artículo 136

“No podrán registrarse como marcas aquellossignos cuyo uso en el comercio afectara in-debidamente un derecho de tercero, en parti-cular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-ca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso dela marca pueda causar un riesgo de confu-sión o de asociación;

(…)”.

Procede el Tribunal a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual se analizaránlos siguientes aspectos:

1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARAEL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA FAL-TA DE DISTINTIVIDAD.

En el presente caso, la sociedad INVERSIO-NES SÁNCHEZ RIVERA Y CÍA. S. EN C.,presentó solicitud de registro de la marca ELGRAN TRIGAL + LOGO – Estamos pa’ servirlesumercé (mixta) para distinguir productos com-prendidos en la Clase 32 de la ClasificaciónInternacional.

Teniendo en cuenta las Interpretaciones Pre-judiciales, que sobre esta materia han sido emi-tidas por este Honorable Tribunal a la SecciónPrimera de la Sala de lo Contencioso Adminis-trativo del Consejo de Estado de la Repúblicade Colombia, se debe efectuar la determinaciónde los requisitos para el registro de las marcascon fundamento en lo establecido en los si-guientes pronunciamientos:

• Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26de octubre de 2006. Marca: “TRANSPACK”,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007,dictada para el proceso interno del Consejode Estado N° 2003-0044.

• Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 1421, de 03 de noviembre de2006, dictada para el proceso interno delConsejo de Estado N° 2004-0427.

En las anteriores providencias se concluyó losiguiente: “Un signo puede registrarse comomarca si reúne los requisitos de distintividady susceptibilidad de representación gráfica y,además, si el signo no está incurso en ninguna


de las causales de irregistrabilidad señaladasen los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad Andina. La distin-tividad del signo presupone su perceptibilidadpor cualquiera de los sentidos.” Se reconocetanto una capacidad distintiva “intrínseca” comouna capacidad distintiva “extrínseca”, la primerase refiere a la aptitud individualizadora del sig-no, mientras que la segunda se refiere a su noconfundibilidad con otros signos.

Es importante advertir que el literal a) del artícu-lo 135 de la Decisión 486, eleva a causal abso-luta de irregistrabilidad la falta de alguno de losrequisitos que se desprenden del artículo 134de la misma normativa, es decir, que un signoes irregistrable si carece de distintividad, desusceptibilidad de representación gráfica o deperceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la faltade distintividad está consagrada de manera in-dependiente como causal de nulidad absolutaen el artículo 135, literal b). La distintividad tieneun doble aspecto: 1) distintividad intrínseca,mediante la cual se determina la capacidad quedebe tener el signo para distinguir productos oservicios en el mercado. Y 2) distintividad ex-trínseca, mediante la cual se determina la capa-cidad del signo de diferenciarse de otros signosen el mercado.

Este último aspecto, tiene que ver con la cau-sal relativa contenida en el artículo 136, literala), que analizaremos en el siguiente acápite.

• La falta de distintividad.

En el presente caso, la sociedad MOLINO SAN-TA MARTA S.A. señaló que: “el signo solicita-do EL GRAN TRIGAL + LOGO – Estamos pa’servirle sumercé (mixta) es la reproducción idén-tica de la marca fundamento, salvo por la inclu-sión de la expresión GRAN, la cual no otorganinguna distintividad a la marca solicitada, máxi-me si se tiene en cuenta que se trata de unaexpresión absolutamente descriptiva”. Por elloresulta pertinente profundizar sobre este tema.

Al respecto, el registro de un signo como marcase encuentra expresamente condicionado alhecho de que éste sea distintivo y susceptiblede representación gráfica. De conformidad conel artículo 135 literal b) de la Decisión 486, laaptitud distintiva es uno de sus elementos cons-

titutivos, como requisito esencial para su re-gistro, según el cual no podrán ser registradoscomo marcas los signos que “carezcan de dis-tintividad”.

La distintividad es la capacidad que tiene unsigno para individualizar, identificar y diferen-ciar en el mercado los productos o servicios,haciendo posible que el consumidor o usuariolos seleccione. Es considerada como carac-terística esencial que debe reunir todo signopara ser registrado como marca y constituye elpresupuesto indispensable para que ésta cum-pla su función principal de identificar e indicarel origen empresarial y, en su caso incluso, lacalidad del producto o servicio, sin riesgo deconfusión o asociación.

Para efectos de registro del signo, de conformi-dad con el literal a) del artículo 135 de la Deci-sión 486 se exige que ‘(…) el signo deberá serapto para identificar y distinguir en el mercadolos productos o servicios producidos o comer-cializados por una persona de otros idénticos osimilares, con el objeto de que el consumidor ousuario los valore, diferencie y seleccione, sinriesgo de confusión o de asociación en torno asu origen empresarial o a su calidad (…) estaexigencia se expresa también a través de laprohibición contemplada en el artículo 135, lite-ral b, de la Decisión en referencia, según la cualno podrán registrarse como marcas los signosque carezcan de distintividad’. (Proceso 205-IP-2005, caso: FORMA DE UNA BOTA Y SUSSUELAS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1333,de 25 de abril de 2006).

Al respecto, y a manera de ilustración, setranscriben criterios del Tribunal de Justicia Eu-ropeo: “En la jurisprudencia europea se destacaque el carácter distintivo de una marca ha deapreciarse, por una parte, en relación con losproductos o servicios para los que se ha soli-citado el registro y, por otra, en relación con lapercepción del público al que va dirigida, y queestá formado por el consumidor de dichos pro-ductos o servicios”; que “no es necesario que lamarca permita que el público al que va dirigidaidentifique al fabricante del producto o al pres-tador del servicio, transmitiéndole una indica-ción concreta de su identidad”, pues “la funciónesencial de la marca consiste en garantizar alconsumidor o al usuario último el origen delproducto o del servicio designado por la marca”(Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comu-nidades Europeas del 7 de febrero de 2002,


asunto T-88/00); y que cuando los productosdesignados en la solicitud de registro van desti-nados a los consumidores en general, “se supo-ne que el público correspondiente es un consu-midor medio normalmente informado y razona-blemente atento y perspicaz. No obstante, hade tenerse en cuenta la circunstancia de que elconsumidor medio debe confiar en la imagenimperfecta que conserva en la memoria. Proce-de, igualmente, tomar en consideración el he-cho de que el nivel de atención del consumidormedio puede variar en función de la categoría deproductos contemplada (…)” (Sentencia del Tri-bunal de Justicia de las Comunidades Euro-peas, de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). 1

2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS PORIDENTIDAD Y SEMEJANZA. RIESGO DECONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. REGLASPARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTI-VOS.

En el presente caso, se alega el riesgo de con-fusión entre el signo solicitado EL GRAN TRI-GAL + LOGO – Estamos pa’ servirle sumercé(mixto) de la Clase 32 y las marcas registradasDEL TRIGO y EL TRIGAL (mixta) de la Clase30. Por ello resulta pertinente abordar el temade irregistrabilidad por identidad y semejanza,por ser aplicable al presente caso.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina, consa-gra una causal de irregistrabilidad relacionadaespecíficamente con el requisito de distintividad.Establece, que no son registrables signos quesean idénticos o se asemejen a una marcaanteriormente solicitada para registro o registra-da por un tercero, en relación con los mismosproductos o servicios, o para productos o servi-cios respecto de los cuales el uso de la marcapueda causar un riesgo de confusión y/o deasociación.

Los signos distintivos en el mercado se ex-ponen a diversos factores de riesgo; la doctri-na tradicionalmente se ha referido a dos clases:al de confusión y/o de asociación. Actualmente,la lista se ha extendido y se han clasificadootros tipos de riesgos, con el objetivo de prote-

ger los signos distintivos según su grado de no-toriedad 2.

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación,el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El ries-go de confusión es la posibilidad de que el con-sumidor al adquirir un producto piense que estáadquiriendo otro (confusión directa), o que pien-se que dicho producto tiene un origen empre-sarial diferente al que realmente posee (confu-sión indirecta). El riesgo de asociación es laposibilidad de que el consumidor, que aunquediferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo pienseque el productor de dicho producto y otra em-presa tienen una relación o vinculación econó-mica”. (Proceso 70-IP-2008. Marca denomina-tiva “SHERATON”, publicado en la Gaceta Ofi-cial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no esregistrable un signo confundible, ya que no po-

1 Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembredel 2004. Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNALDE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

2 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOSSIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNAECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

“La realidad económica demostraba que muchasmarcas poseen una imagen atractiva que puedeser empleada en la promoción de productos oservicios distintos. La creación de esta imagen noes casual, sino que obedece a una estrategia demarketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.Los riesgos a los que se ven expuestos estossignos son: dilución del valor atractivo de la mar-ca, uso parasitario de las representaciones positi-vas que condensa el signo, utilización de la marcapara productos o servicios distintos de forma quepueda dañarse las asociaciones positivas que lamarca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidostradicionalmente por el sistema de marcas, sólo elprimero (dilución del valor atractivo de la marca)era merecedor de una protección ampliada. Paraello la marca debía revestir determinadas caracte-rísticas, entre las cuales, era relevante la implan-tación del signo en prácticamente la totalidad delpúblico de los consumidores. Se cuestionó enton-ces si sólo este tipo de marcas debían mereceruna protección contra los otros riesgos señala-dos. La conclusión a la que se llegó fue que elfundamento común a estos riesgos, no era tanto lagran implantación que goza el signo en el tráficoeconómico, sino la reputación que condensa lamarca, de la cual se hace un uso parasitario o setrata de dañar negativamente. Surgen entonces lostérminos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta repu-tación’ para definir a este nuevo tipo de signo quecondensa una elevada reputación y prestigio quelo hace merecedor de una protección más allá dela regla de la especialidad”.


see fuerza distintiva; de permitirse su registrose estaría atentando contra el interés del titularde la marca anteriormente registrada, así comoel de los consumidores. Dicha prohibición, con-tribuye a que el mercado de productos y servi-cios se desarrolle con transparencia y, comoefecto, que el consumidor no incurra en error alrealizar la elección de los productos o serviciosque desea adquirir.

Conforme a lo anotado, la Oficina Nacional Com-petente debe observar y establecer si entre lossignos en conflicto existe identidad o semejan-za, para determinar luego, si esto es capaz degenerar confusión o asociación entre los consu-midores. De la conclusión a que se arribe, de-penderá la registrabilidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse des-de diferentes ámbitos:

• La similitud ortográfica. Se da por la se-mejanza de las letras entre los signos a com-pararse. La sucesión de vocales, la longitudde la palabra o palabras, el número de síla-bas, las raíces o las terminaciones iguales,pueden incrementar la confusión.

• La similitud fonética. Se da por la coinci-dencia en las raíces o terminaciones, y cuan-do la sílaba tónica en las denominacionescomparadas es idéntica o muy difícil de dis-tinguir. Sin embargo, se debe tener en cuen-ta las particularidades de cada caso, paradeterminar una posible confusión.

• La similitud ideológica. Se configura entresignos que evocan una idea idéntica o seme-jante.

Reglas para el cotejo de signos distintivos.

La Autoridad Nacional competente deberá pro-ceder al cotejo de los signos en conflicto, apli-cando para ello los siguientes parámetros:

• La comparación debe efectuarse sin descom-poner los elementos que conforman el con-junto marcario, es decir, cada signo debeanalizarse con una visión de conjunto, tenien-do en cuenta su unidad ortográfica, auditiva eideológica.

• En la comparación se debe emplear el méto-do del cotejo sucesivo, es decir, se debe

analizar un signo y después el otro. No esprocedente hacerlo de manera simultánea,ya que el consumidor no observa al mismotiempo las marcas, sino que lo hace en dife-rentes momentos.

• Se debe enfatizar en las semejanzas y no enlas diferencias, pues en estas últimas esdonde se percibe el riesgo de confusión o deasociación.

• Al realizar la comparación es importante tra-tar de colocarse en el lugar del presuntocomprador, siendo un elemento importantepara el examinador determinar cómo el pro-ducto o servicio es captado por el públicoconsumidor.

Los anteriores parámetros han sido adopta-dos 3 por el Tribunal en numerosas Interpretacio-nes Prejudiciales. Podemos destacar las si-guientes: Proceso 58-IP-2006. Marca: “GUDU-POP”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370,de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006.Marca: “DK” (mixta), publicado en la GacetaOficial Nº 1370, de 14 de julio de 2007.

3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOSCON PARTE DENOMINATIVA COMPUES-TA.

En el presente caso, la sociedad INVERSIO-NES SÁNCHEZ RIVERA Y CÍA. S. EN C. solici-tó el registro de la marca EL GRAN TRIGAL +LOGO – Estamos pa’ servirle sumercé (mixta),y contra dicha solicitud de registro se opuso lasociedad MOLINO SANTA MARTA S.A. en base

3 El Tribunal ha desarrollado dichos parámetros, sopor-tando su labor el desarrollo doctrinal sobre la materia.Así, el Tribunal ha citado a Pedro Breuer Moreno, quienmanifiesta:

“1. La confusión resulta de la impresión de conjuntodespertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en forma su-cesiva y no simultánea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no lasdiferencias que existan entre las marcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse enel lugar del comprador presunto, tomando en cuentala naturaleza de los productos o servicios identi-ficados por los signos en disputa”.

BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCASDE FABRICA Y DE COMERCIO“; Buenos Aires, Edito-rial Robis, pp. 351 y ss.


a su marca registrada EL TRIGAL (mixta) dela Clase 30. Corresponde entonces profundizarsobre el tema de comparación entre signos mix-tos ya que ambas marcas son de este tipo.

La doctrina ha reconocido varias clases de mar-cas, como las denominativas, las gráficas y lasmixtas, en atención a la estructura del signo.

Las marcas mixtas se componen de un ele-mento denominativo (una o varias palabras) yun elemento gráfico (una o varias imágenes). Lacombinación de estos elementos, al ser apre-ciados en su conjunto, produce en el consumi-dor una idea sobre la marca que le permitediferenciarla de las demás existentes en el mer-cado.

Sin embargo, al efectuar el cotejo de estasmarcas se debe identificar cuál de estos ele-mentos prevalece y tiene mayor influencia enla mente del consumidor, si el denominativo o elgráfico.

El elemento denominativo es, como norma ge-neral, en las marcas mixtas, el más relevante,aunque sin descartar que en algunos casospueda ser más importante el elemento gráfico.

La jurisprudencia indica: “La marca mixta esuna unidad, en la cual se ha solicitado el regis-tro del elemento nominativo como el gráfico,como uno solo. Cuando se otorga el registro dela marca mixta se la protege en su integridad yno a sus elementos por separado”. 4

Dentro de la parte denominativa de un signomixto, puede darse que ésta sea compuesta, esdecir, integrada por dos o más palabras. Al res-pecto, el Tribunal ha establecido que: “No existeprohibición alguna para que los signos a regis-trarse adopten, entre otras, cualquiera de estasformas: se compongan de una palabra com-puesta, o de dos o más palabras, con o sinsignificación conceptual, con o sin el acompa-ñamiento de un gráfico (...)”. 5

Al examinar un signo compuesto, la autoridadnacional deberá analizar el grado de distintivi-dad de los elementos que lo componen, y asíproceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

“En el supuesto de solicitarse el registro co-mo marca de un signo compuesto, caso quehaya de juzgarse sobre su registrabilidad,habrá de examinarse especialmente la rele-vancia y distintividad de los vocablos que loconforman. Existen vocablos que dotan alsigno de ‘(…) la suficiente carga semánticaque permita una eficacia particularizadora queconduzca a identificar el origen empresarial(…)’. (Sentencia del proceso 13-IP-2011). Portanto, si existe un nuevo vocablo que puedaclaramente dar suficiente distintividad al sig-no, podrá ser objeto de registro”. (Proceso50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11de mayo de 2005, publicada en la GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena No. 1217,de 11 de julio de 2005).

Comparación entre marcas mixtas.

En la comparación entre marcas mixtas, el ele-mento predominante en el conjunto marcarioserá el denominativo, como norma general;aunque en algunos casos pueda ser más im-portante el elemento gráfico; en todo caso, enla comparación entre los signos mixtos deberáexaminarse todo el conjunto, tanto el elementográfico como el elemento denominativo, vista surelevancia para que el público consumidor iden-tifique la marca y distinga el producto.

Si al realizar la comparación se determina queen la marca mixta predomina el elemento de-nominativo compuesto, debe procederse al co-tejo de los signos aplicando las reglas que paraese propósito ha establecido la doctrina; y, sipor otro lado, en la marca mixta predomina elelemento gráfico frente al denominativo, no ha-bría lugar a la confusión entre las marcas, pu-diendo éstas coexistir pacíficamente en el ám-bito comercial.

Fernández Novoa ofrece los siguientes crite-rios, elaborados en torno a la comparación designo denominativos, que han sido recogidos envarios pronunciamientos del Tribunal, como enel emitido en el Proceso 01-IP-2005:

4 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJAVIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-NIDAD ANDINA.

5 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677,de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBU-NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


“(...) ha de ser realizada una visión de con-junto o sintética, operando con la totalidad delos elementos integrantes, sin descomponersu unidad fonética y gráfica en fonemas ovoces parciales, teniendo en cuenta, por lotanto, en el juicio comparativo la totalidad delas sílabas y letras que forman los vocablosde las marcas en pugna, sin perjuicio dedestacar aquellos elementos dotados de es-pecial eficacia caracterizante, atribuyendomenos valor a los que ofrezcan atenuadafunción diferenciadora.”

“(...) han de considerarse semejantes lasmarcas comparadas cuando la sílaba tónicade las mismas ocupa la misma posición y esidéntica o muy difícil de distinguir.”

“(...) la sucesión de las vocales en el mismoorden habla a favor de la semejanza de lasmarcas comparadas porque la sucesión devocales asume una importancia decisiva parafijar la sonoridad de una denominación.”

“(...) en el análisis de las marcas denominati-vas hay que tratar de encontrar la dimensiónmás característica de las denominacionesconfrontadas: la dimensión que con mayorfuerza y profundidad penetra en la mente delconsumidor y determina, por lo mismo, la im-presión general que la denominación va asuscitar en los consumidores.” 6

Con base a los criterios expuestos, el JuezConsultante deberá identificar cuál de estoselementos prevalece y tiene mayor influenciaen la mente del consumidor, si el denominativocompuesto o el gráfico, y proceder a su cotejocon el elemento correspondiente del otro signoa fin de determinar el riesgo de confusión, con-forme a los criterios contenidos en la presenteinterpretación.

4. LOS SIGNOS GENÉRICOS Y EVOCATIVOS.PALABRAS DESCRIPTIVAS EN LA CON-FORMACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS.

En el presente caso, la sociedad MOLINO SAN-TA MARTA S.A. señaló que: “los signos objetode estudio son confundiblemente similares des-

de el punto de vista ortográfico y fonético, todavez que el signo solicitado es la reproducciónidéntica de la marca fundamento, salvo por lainclusión de la expresión GRAN, la cual nootorga ninguna distintividad a la marca solicita-da, máxime si se tiene en cuenta que se tratade una expresión absolutamente descriptiva”.

El signo genérico es la denominación que de-signa ese producto o servicio. La denominacióngenérica es pues la expresión que hace referen-cia al producto o al servicio y que es usada porel público para designarlos; corresponde al vo-cabulario general, por lo que no se puede otor-gar a ninguna persona el derecho exclusivo a lautilización de esa palabra, ya que se crearía unaposición de ventaja injusta frente a otros em-presarios.

En tal sentido, el signo conformado por uno omás vocablos descriptivos o genéricos, tienela posibilidad de ser registrado siempre queconstituya un conjunto marcario suficientemen-te distintivo.

Por lo tanto, este Tribunal considera que, en loscasos que los signos se encuentren conforma-dos por palabras descriptivas o genéricas, és-tas no deben tomarse en cuenta al efectuar elexamen comparativo entre los signos confron-tados. La exclusividad del uso que confiere elderecho obtenido a través del registro descartaque palabras descriptivas o genéricas, que per-tenecen al dominio público, puedan ser utiliza-das únicamente por un titular marcario.

Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina, enlos casos en los que se trate de denominacio-nes conformadas por palabras descriptivas ogenéricas, la distintividad se debe buscar en elelemento diferente que integra el signo, ya queéstas derivarían en ser signos débiles.

Los signos evocativos sugieren en el consu-midor o en el usuario ciertas características,cualidades o efectos del producto o servicio,exigiéndole hacer uso de la imaginación y delentendimiento para relacionar aquel signo coneste objeto.

El Tribunal ha señalado, a este respecto, que:

“Las marcas evocativas o sugestivas no ha-cen relación directa e inmediata a una ca-

6 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DELDERECHO DE MARCAS“. Editorial Montecorvo S.A. Es-paña 1984. Págs. 199 y SS.


racterística o cualidad del producto como su-cede en las marcas descriptivas. El consu-midor para llegar a comprender qué produc-tos o servicios comprende la marca debeutilizar su imaginación, es decir, un procesodeductivo entre la marca o signo y el produc-to o servicio”. 7

Se consideran signos evocativos los que po-seen la capacidad de transmitir a la mente unaimagen o una idea sobre el producto, a travésde llevar a cabo un desarrollo de la imaginaciónque conduzca a la configuración en la mente delconsumidor, del producto amparado por el dis-tintivo.

Así pues, el signo evocativo, a diferencia deldescriptivo, cumple la función distintiva de lamarca y, por tanto, es registrable.

No existe un límite exacto para diferenciar lossignos descriptivos de los evocativos y, portanto, corresponderá también a la autoridad na-cional en cada caso establecer, al examinar lasolicitud de registro, si ella se refiere a uno o aotro tipo.

En este mismo sentido, ha expresado este Tri-bunal que:

“Las marcas evocativas son consideradas co-mo marcas débiles, por cuanto cualquier per-sona tiene el derecho de evocar en sus mar-cas las propiedades o características de losproductos o de los servicios que van a serdistinguidos con aquellas, lo que supone quesu titular deba aceptar o no pueda impedirque otras marcas evoquen igualmente lasmismas propiedades o características de sumarca”. 8.

Cabe además recalcar que este tipo de marcaes sin embargo registrable, no así las denomi-naciones genéricas, que son irregistrables paraprevenir que expresiones de uso común o ge-neralizado puedan ser registradas para ser asig-nadas como una denominación exclusiva de unproducto o de un determinado servicio.

En efecto, este cumple la función distintiva dela marca y, por lo tanto, es registrable. Sin em-

bargo, entre mayor sea la proximidad del signoevocativo con el producto o servicio que se pre-tende registrar, podrá ser considerado como unsigno marcadamente débil y, en consecuencia,su titular tendría que soportar el registro designos que en algún grado se asemejen a susigno distintivo. Esto se da en el caso de signosevocativos que contengan elementos genéri-cos, descriptivos o de uso común. Si bien, es-tos elementos otorgan capacidad evocativa alsigno, también lo tornan especialmente débil,ya que su titular no puede impedir que tercerosutilicen dichos elementos.

Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativoes de fantasía y no hay una fuerte proximidadcon el producto o servicio que se pretende dis-tinguir. En este evento, el consumidor tendráque hacer una deducción no evidente y, por lotanto, la capacidad distintiva del signo es mar-cadamente fuerte.

Palabras descriptivas en la conformaciónde signos marcarios.

El Tribunal ha señalado en el Proceso 80-IP-2011 9 respecto de este tema que: “la norma co-munitaria y calificada doctrina han manifesta-do respecto a los signos descriptivos o con-formados por palabras descriptivas, que sonaquellos que informan a los consumidores ex-clusivamente lo concerniente a las característi-cas de los productos o de los servicios que bus-can identificar. Al respecto, el tratadista Fernán-dez-Novoa señala que el signo descriptivo debetener la virtualidad de comunicar las caracte-rísticas (calidad, cantidad, destino, etc.) a unapersona que no conoce el producto o servicio.

Asimismo, señala el Tribunal en el Proceso 05-IP-2010 10 que:

“Al conformar una marca su creador puedevalerse de toda clase de elementos como:palabras, prefijos o sufijos, raíces o termina-ciones, que individualmente consideradaspueden estimarse como expresiones descrip-

7 Ibídem.8 Proceso 26-IP-2012, marca: “GREEN MINT SENSATIONS”

(denominativa), publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena Nº 2069 del 05 de julio de 2012.

9 Proceso 80-IP-2011, Marca: EXTRA MALTA (mixta).Actor: sociedad CERVECERÍA UNIÓN S.A. CERVUNIONITAGUI. Proceso interno Nº 2007-00206. Publicado enla Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2033,de 26 de marzo de 2012.

10 Proceso 05-IP-2010, marca: “American Cola” (deno-minativa), publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena Nº 1813, de 07 de Mayo de 2010.


tivas, genéricas o de uso común, por lo queno pueden ser objeto de monopolio o dominioabsoluto por persona alguna.

Los signos descriptivos informan de maneraexclusiva acerca de las siguientes caracte-rísticas y propiedades de los productos: cali-dad, cantidad, funciones, ingredientes, tama-ño, valor, destino, etc.

Se identifica la denominación descriptiva, for-mulando la pregunta ¿cómo es?. En relacióncon el producto o servicio de que se trata, secontesta haciendo uso justamente de la de-nominación considerada descriptiva.

Sin embargo, una expresión descriptiva res-pecto de unos productos o servicios puedeutilizarse en un sentido distinto a su signifi-cado inicial o propio, de modo que, el resulta-do será novedoso cuando se usa para distin-guir determinados productos o servicios queno tengan relación directa con la expresiónque se utiliza.

El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina, dis-pone:

‘No podrán registrarse como marcas lossignos que

e) consistan exclusivamente en un signo oindicación que pueda servir en el comer-cio para describir la calidad, la canti-dad, el destino, el valor, la procedenciageográfica, la época de producción uotros datos, características o informa-ciones de los productos o de los servi-cios para los cuales ha de usarse dichosigno o indicación, incluidas las expre-siones laudatorias referidas a esos pro-ductos o servicios;’

La norma transcrita prohíbe el registro designos que sean designaciones o indicacio-nes descriptivas. Sin embargo, los signoscompuestos, formados por uno o más voca-blos descriptivos, tienen la posibilidad de serregistrados siempre que formen un conjuntomarcario suficientemente distintivo. A pesarde esto, el titular de un signo con dichascaracterísticas, tiene que ser consciente deque no puede impedir la utilización del ele-mento descriptivo y, por lo tanto, su marcasería considerada débil”.

5. PALABRAS DE USO COMÚN. LA MARCADÉBIL.

En el presente proceso, mediante ResoluciónNº 20297 la Superintendencia de Industria yComercio señaló que: “el titular de la marcaopositora solamente podrá ejercer exclusividadsobre el signo considerado en su conjunto (ELTRIGAL + GRÁFICO), más no sobre los ele-mentos del conjunto independientemente consi-derados EL o TRIGAL, pues éstos son concep-tos débilmente distintivos”. Abordaremos poresa razón el tema sobre palabras de uso comúny la marca débil, por ser pertinentes al caso.

Al conformar una marca, su creador puede va-lerse de toda clase de elementos como: partícu-las, palabras, prefijos o sufijos, raíces o termi-naciones, que individualmente consideradas pue-den estimarse como expresiones de uso co-mún, por lo que no pueden ser objeto de mono-polio o dominio absoluto por persona alguna.

Es claro que el titular de una marca que lleveincluida una expresión de tal naturaleza no tieneun dominio exclusivo sobre ella y, en conse-cuencia, no está facultado por la ley para impe-dir que terceros puedan utilizar dicha expresiónen combinación de otros elementos en la con-formación de signos marcarios, siempre que elresultado sea suficientemente distintivo a fin deno crear riesgo confusión.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la si-guiente manera:

“Una marca puede incluir en su conjuntopalabras que individualmente consideradaspueden estimarse como expresiones de usocomún, y que por ser tales no pueden serobjeto de monopolio por persona alguna. Porello el titular de una marca que lleve incluidauna expresión de tal naturaleza no está legal-mente facultado para oponerse a que terce-ros puedan utilizar dicha expresión, en com-binación de otros elementos en la conforma-ción de signos marcarios, siempre que el re-sultado sea original y lo suficientemente dis-tintivo a fin de no crear confusión.” (Proceso70-IP-2005. Marca: “U.S. ROBOTICS”, publi-cado en la Gaceta Oficial No. 1231, de 16 deagosto de 2005).

Al realizar el examen comparativo de marcasque se encuentran conformadas por palabras de


uso común, éstas no deben ser consideradas aefecto de determinar si existe confusión, siendoésta una circunstancia de excepción a la reglade que el cotejo de las marcas debe realizarseatendiendo a una simple visión de conjunto delos signos que se enfrentan, donde el todo pre-valece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas porpalabras de uso común, la distintividad se bus-ca en el elemento diferente que integra el signo,ya que dichas expresiones son marcariamentedébiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza eltitular de la marca descarta que palabras nece-sarias o usuales pertenecientes al dominio pú-blico puedan ser utilizadas únicamente por untitular marcario, ya que al ser esos vocablosusuales, no se puede impedir que el público engeneral los siga utilizando.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

“El titular de una marca con un elemento deuso común sabe que tendrá que coexistir conlas marcas anteriores, y con las que se hande solicitar en el futuro. Y sabe también quesiempre existirá entre las marcas así configu-radas el parecido que se deriva, necesaria-mente, de las partículas coparticipadas in-susceptibles de privilegio marcario. Esto ne-cesariamente tendrá efectos sobre el criterioque se aplique en el cotejo. Y por ello se hadicho que esos elementos de uso común sonmarcariamente débiles.” 11

6. CONEXIÓN COMPETITIVA.

En el presente caso, la sociedad INVERSIO-NES SÁNCHEZ RIVERA Y CÍA. S. EN C. solici-tó el registro de la marca EL GRAN TRIGAL +LOGO – Estamos pa’ servirle sumercé (mixta)para distinguir productos de la Clase 32. Porotro lado, las marcas opositoras de la socie-dad MOLINO SANTA MARTA S.A. distinguenproductos de la Clase 30. Por ello abordaremosel siguiente tema para identificar si estamosante una conexión competitiva entre ambas mar-cas.

El Juez Consultante debe analizar el grado devinculación o relación competitiva de los produc-tos que amparan los signos en conflicto, paraque de esta forma se pueda establecer la posi-bilidad de error en el público consumidor.

En relación con lo anterior, el Tribunal ha esta-blecido algunos criterios y factores de análisispara definir la conexión competitiva entre pro-ductos:

“a) La inclusión de los productos en unamisma clase del nomenclátor: (…) Ocurrecuando se limita el registro a uno o varios delos productos de una clase del nomenclátor,perdiendo su valor al producirse el registropara toda la clase. En el caso de la limita-ción, la prueba para demostrar que entre losproductos que constan en dicha clase no sonsimilares o no guardan similitud para impedirel registro, corresponde a quien lo alega.

b) Canales de comercialización: Hay luga-res de comercialización o expendio de pro-ductos que influyen escasamente para quepueda producirse su conexión competitiva,como sería el caso de las grandes cadenas otiendas o supermercados en los cuales sedistribuye toda clase de bienes y pasa des-apercibido para el consumidor la similitud deun producto con otro. En cambio, se daría talconexión competitiva, en tiendas o almace-nes especializados en la venta de determina-dos bienes. Igual confusión se daría en pe-queños sitios de expendio donde marcas si-milares pueden ser confundidas cuando losproductos guardan también una aparente si-militud.

c) Similares medios de publicidad: Los me-dios de comercialización o distribución tie-nen relación con los medios de difusión delos productos. Si los mismos productos sedifunden por la publicidad general- radio te-levisión y prensa-, presumiblemente se pre-sentaría una conexión competitiva, o los pro-ductos serían competitivamente conexos. Porotro lado, si la difusión es restringida por me-dio de revistas especializadas, comunicacióndirecta, boletines, mensajes telefónicos, etc.,la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos:Cierta relación entre los productos puedecrear una conexión competitiva. En efecto,

11 OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. EditorialAbeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág.215.


no es lo mismo vender en una misma tiendacocinas y refrigeradoras, que vender en otrahelados y muebles; en consecuencia, esarelación entre los productos comercializadostambién influye en la asociación que el con-sumidor haga del origen empresarial de losproductos relacionados, lo que eventualmen-te puede llevarlo a confusión en caso de queesa similitud sea tal que el consumidor me-dio de dichos productos asuma que provie-nen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de produc-tos: Los productos que comúnmente se pue-dan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puer-ta y chapa) pueden dar lugar a confusiónrespecto al origen empresarial, ya que el pú-blico consumidor supondría que los dos pro-ductos son del mismo empresario. La comple-mentariedad entre los productos debe enten-derse en forma directa, es decir, que el usode un producto puede suponer el uso necesa-rio del otro, o que sin un producto no puedeutilizarse el otro o su utilización no sería lade su última finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese aque puedan encontrarse en diferentes clasesy cumplir distintas funciones o finalidades, sitienen similares características, existe la po-sibilidad de que se origine el riesgo de confu-sión al estar identificados por marcas tam-bién similares o idénticas (por ejemplo: me-dias de deporte y medias de vestir”. (Proce-so 114-IP-2003, Marca: “EBEL INTERNATIO-NAL, publicado en la Gaceta Oficial N° 1028,de 14 de enero de 2004).

El Juez Consultante deberá determinar si exis-te conexión competitiva entre los productos delas Clases 30 y 32 de los signos confrontados,de conformidad con lo desarrollado en la pre-sente providencia.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse comomarca si reúne los requisitos dedistintividad y susceptibilidad derepresentación gráfica y, además,si el signo no está incurso en nin-guna de las causales de irregistra-

bilidad señaladas en los artículos135 y 136 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina.La distintividad del signo presupo-ne su perceptibilidad por cualquierade los sentidos.

De existir duda sobre la distintivi-dad del signo solicitado, ésta debeser entendida como la capacidadintrínseca que debe tener el signopara identificar y diferenciar unosproductos de otros. Así, el carácterdistintivo de una marca ha de apre-ciarse, por una parte, en relacióncon los productos para los que seha solicitado el registro y, por otra,en relación con la percepción delpúblico al que va dirigida.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entredos signos distintivos, la autoridadnacional que corresponda deberáproceder al cotejo de los signos enconflicto, para luego determinar siexiste o no riesgo de confusión y/ode asociación, acorde con las re-glas establecidas en la presen-te providencia. Se debe tener encuenta, que basta con la posibili-dad de riesgo de confusión y/o deasociación para que opere la prohi-bición de registro.

La similitud ortográfica se da por lasemejanza de las letras entre lossignos a compararse. La sucesiónde vocales, la longitud de la pala-bra o palabras, el número de síla-bas, las raíces o las terminacionesiguales, pueden incrementar la con-fusión.

TERCERO: En el caso de las marcas mixtas,el Juez Consultante deberá identi-ficar cuál de los elementos preva-lece y tiene mayor influencia en lamente del consumidor, si el deno-minativo o el gráfico. Se determi-na que si en la marca mixta pre-domina el elemento denominativocompuesto, debe procederse al co-tejo de los signos aplicando lasreglas que para ese propósito haestablecido la doctrina; y, si por


otro lado, en la marca mixta predo-mina el elemento gráfico frente aldenominativo, en principio, no ha-bría lugar a la confusión entre lasmarcas, pudiendo éstas coexistirpacíficamente en el ámbito comer-cial.

CUARTO: En los casos que los signos se en-cuentren conformados por pala-bras genéricas, éstas no deben to-marse en cuenta al efectuar el exa-men comparativo entre los signosconfrontados. En el ámbito de lossignos, el evocativo sugiere en elconsumidor o en el usuario ciertascaracterísticas, cualidades o efec-tos del servicio, exigiéndole haceruso de la imaginación y del enten-dimiento para relacionar aquel sig-no con este servicio. El signo evo-cativo cumple la función distintivade la marca y, por tanto, es regis-trable. Los signos descriptivos oconformados por palabras descrip-tivas, son aquellos que informan alos consumidores exclusivamentelo concerniente a las característi-cas de los productos o de los servi-cios que buscan identificar.

QUINTO: Los signos pueden estar conforma-dos por palabras de uso general ocomún. En este caso, la distintivi-dad se busca en el elemento dife-rente que integra el signo y en lacondición de signo de fantasía delconjunto marcario, es decir, la pre-sencia de aquellos no impedirá elregistro de la denominación, casoque el conjunto del signo se halleprovisto de otros elementos que lodoten de fuerza distintiva suficien-te. Y puesto que el vocablo de usocomún no es apropiable en exclusi-va, el titular de la marca que lo po-sea no podrá impedir su inclusiónen otro signo, ni fundamentar enesa única circunstancia el riesgode confusión entre las denomina-ciones en conflicto. En el caso dedenominaciones conformadas porpalabras de uso común, la distinti-vidad se busca en el elemento dife-rente que integra el signo, ya que

dichos términos son marcariamen-te débiles.

SEXTO: Además de los criterios referidos ala comparación entre marcas, esnecesario tener en cuenta los pro-ductos que distinguen las marcasen conflicto a efecto de establecerla posible conexión competitiva yen su caso aplicar los criterios re-lacionados con la misma. En el pre-sente caso, al referirse las marcasen cuestión a productos relaciona-dos a diferentes clases, el consul-tante deberá analizar si se trata enefecto de un caso de conexión com-petitiva.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno, deberá adop-tar la presente interpretación. Asimismo, debe-rá dar cumplimiento a las prescripciones conte-nidas en el párrafo tercero del artículo 128 delEstatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante co-pia certificada y remítase copia a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina, para su publi-cación en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena.

José Vicente Troya JaramilloPRESIDENTE

Ricardo Vigil ToledoMAGISTRADO

Leonor Perdomo PerdomoMAGISTRADA

Carlos Jaime Villarroel FerrerMAGISTRADO

Gustavo García BritoSECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-pia del original que reposa en el expediente deesta Secretaría. CERTIFICO.-



PROCESO 149-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales a) y b) y 136 literal a) de laDecisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la

solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Salade lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial

de oficio de los artículos 134 literales a) y b) y 150 de la misma Decisión.Actor: Sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A.Marca: “CELTEC” (mixta). Expediente Interno N° 2007-00259.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a losdieciséis (16) días del mes de enero del año dosmil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicialformulada por el Consejo de Estado de la Repú-blica de Colombia, Sala de lo Contencioso Ad-ministrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicialy de sus anexos se desprende que los requisi-tos exigidos por el artículo 33 del Tratado deCreación del Tribunal y 125 de su Estatuto fue-ron cumplidos, por lo que su admisión a trámitefue considerada procedente por auto de tres (3)de diciembre de 2012.

1. ANTECEDENTES

1.1. Las partes

Demandante: la sociedad LABORATORIOSBIOGEN DE COLOMBIA S.A.

Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SU-PERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMER-CIO.

Tercero interesado: la sociedad MUSCLE TECHRESEARCH AND DEVELOPMENT, INC.

1.2. Actos demandados

La sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE CO-LOMBIA S.A. plantea que se declare la nulidadde las siguientes resoluciones administrativas:

- Resolución No. 28237 de 26 de octubre de2006, por medio de la cual la Jefe de la Di-visión de Signos Distintivos de la Superin-tendencia de Industria y Comercio resolvió

negar el registro del signo “CELTEC” (mixto),solicitado por la sociedad LABORATORIOSBIOGEN DE COLOMBIA S.A., para distin-guir productos comprendidos en la clase 5 dela Clasificación Internacional de Niza.

- Resolución No. 35563 de 22 de diciembre de2006, por medio de la cual la Jefe de la Di-visión de Signos Distintivos de la Superin-tendencia de Industria y Comercio resolvióel recurso de reposición y confirmó la deci-sión anterior.

- Resolución No. 03675 de 19 de febrero de2007, por medio de la cual el Superintenden-te Delegado para la Propiedad Industrial re-solvió el recurso de apelación y confirmó ladecisión contenida en la Resolución No. 28237de 26 de octubre de 2006.

1.3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por el Consejo de Esta-do de la República de Colombia, Sala de loContencioso Administrativo, Sección Primera,han podido ser destacados los siguientes as-pectos:

a) Los hechos

Entre los principales hechos considerados rele-vantes en esta causa se encuentran los siguien-tes:

- El 28 de diciembre de 2004, la sociedadLABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIAS.A. solicitó el registro del signo “CELTEC”(mixto), para distinguir productos compren-didos en la clase 5 de la Clasificación Inter-nacional de Niza.

- El 31 de marzo de 2005, el extracto de lasolicitud de registro fue publicado en la Ga-ceta de la Propiedad Industrial No. 893. Nose presentaron oposiciones a la solicitud deregistro.


- La sociedad LABORATORIOS BIOGEN DECOLOMBIA S.A. restringió la cobertura delsigno para proteger exclusivamente “produc-tos farmacéuticos”, comprendidos en la cla-se 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

- El 26 de octubre de 2006, la Jefe de la Divi-sión de Signos Distintivos de la Superinten-dencia de Industria y Comercio expidió laResolución No. 28237, por medio de la cualresolvió negar el registro del signo “CELTEC”(mixto), solicitado por la sociedad LABORA-TORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., pa-ra distinguir productos comprendidos en laclase 5 de la Clasificación Internacional deNiza. Se fundamentó en el registro previo dela marca “CELLTECH” (denominativa) a favorde la sociedad MUSCLE TECH RESEARCHAND DEVELOPMENT, INC., para distinguirproductos de la clase 5 de la ClasificaciónInternacional de Niza.

- La sociedad LABORATORIOS BIOGEN DECOLOMBIA S.A., dentro del término legal, in-terpuso el recurso de reposición y en subsi-dio el de apelación en contra de la Resolu-ción mencionada.

- El 22 de diciembre de 2006, la Jefe de la Di-visión de Signos Distintivos de la Superin-tendencia de Industria y Comercio expidió laResolución No. 35563 por medio de la cualatendió el recurso de reposición y confirmó ladecisión anterior.

- El 19 de febrero de 2007, el SuperintendenteDelegado para la Propiedad Industrial expi-dió la Resolución No. 03675, por medio de lacual atendió el recurso de apelación y confir-mó la decisión contenida en la ResoluciónNo. 28237 de 26 de octubre de 2006, que-dando de esta manera agotada la vía guber-nativa.

b) Fundamentos de la Demanda

La sociedad LABORATORIOS BIOGEN DECOLOMBIA S.A., en su escrito de demanda ex-presa, en lo principal, los siguientes argumen-tos:

- “Las marcas enfrentadas no presentan lassemejanzas que argumenta el Despachodesde el punto de vista fonético ya que deentrada pude (sic) afirmar que la sílaba tóni-ca de las mismas esta (sic) ubicada en dis-tinta (sic) lugar pues en un caso es CELtecmientras que en el otro es cellTECH lo quegenera diferencias de fondo”.

- “(…) La expresión CELLTECH es una pala-bra en idioma inglés donde la H si (sic) tieneun sonido que a su vez genera diferencia conla marca de mi representada al ser pronun-ciadas de forma sucesiva (…)”.

- “Hay que tener en cuenta que la marca de mirepresentada es mixta, es decir, con elemen-tos figurativos, el cual tiene gran peso den-tro del conjunto marcario y genera que laimpresión de conjunto de las marcas en cote-jo sea distinta”.

- “La marca registrada CELLTECH amparaSUPLEMENTOS NUTRICIONALES ALI-MENTICIOS Y DE DEPORTES PARA FUER-ZA Y DESEMPEÑO EN EL ENTRENAMIEN-TO, productos comprendidos en la CLASE 5de la clasificación internacional (…). Por suparte la marca solicitada CELTEC busca am-parar PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, pro-ductos comprendidos en la clase 5 de laclasificación internacional (…)”.

c) Contestación a la demanda

No obra en el expediente la contestación a lademanda por parte de la Superintendencia deIndustria y Comercio, sin embargo, se en-cuentran sus alegatos de conclusión, en loscuales, expresa, en lo principal, los siguientesargumentos:

- “Tal como lo manifestó oportuna y acerta-damente el Superintendente Delegado parala Propiedad Industrial de la Superinten-dencia de Industria y Comercio entre la mar-ca ‘CELTEC’ clase 5 (solicitada) es seme-jante a la marca registrada con anterioridad‘CELLTECH’ clase 5, cuyo titular actual esMuscle Tech Research and Development Inc,existen similitudes en el aspecto fonéticoque conllevarían al público consumidor a errorrespecto al origen empresarial de los produc-tos, limitándose a duplicar la consonante in-termedia L y a inducir la consonante final H,lo cual no otorga distinción fonética alguna ypor el contrario, induce al consumidor a pen-sar que se trata de la misma marca registra-da con anterioridad sobre el origen empresa-rial de los productos, pues podrá creerse quese trata de la misma marca o de marcas quepertenecen a un mismo titular, que distin-guen una nueva o una misma línea de produc-tos, debido a que están destinados a unmismo tipo de consumidor además de pre-


sentar los mismos canales de comercializa-ción, e igualmente podrían conllevar al con-sumidor a la idea de que los productos pro-vienen del mismo empresario o que existevinculación jurídica o económica entre lostitulares, o que se trata de una nueva gamade productos de determinada empresa, loque efectivamente no sucede”.

d) Tercero Interesado

No obra en el expediente la contestación a lademanda por parte de la sociedad MUSCLETECH RESEARCH AND DEVELOPMENT, INC.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposición previs-ta en el artículo 1, literal c, del Tratado de Crea-ción del Tribunal, las normas cuya interpreta-ción se solicita, forman parte del ordenamientojurídico de la Comunidad Andina;

Que, al tenor de la disposición señalada en elartículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal,en correspondencia con lo establecido en losartículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunales competente para interpretar por vía preju-dicial las normas que integran el ordenamientojurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicialfue admitida a trámite por auto de tres (3) dediciembre de 2012.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

El Consejo de Estado, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera, de la Repúbli-ca de Colombia, ha solicitado la interpretaciónprejudicial de los artículos 135 y 136 de la De-cisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina.

El Tribunal considera que procede la interpreta-ción de los artículos correspondientes a la De-cisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, por haber constatado, en los documen-tos aparejados al expediente, que la solicitudrelativa al registro del signo “CELTEC” (mixto),fue presentada el 28 de diciembre de 2004, envigencia de la Decisión 486 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva delartículo 34 del Tratado de Creación del Tribunaly 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunaldeberá limitarse a precisar el contenido y al-cance de las normas que conforman el ordena-miento jurídico de la Comunidad Andina, referi-das al caso concreto”, y que al ser estas dis-posiciones imperativas, que atribuyen al Tribu-nal Comunitario la facultad de interpretar deoficio las normas del ordenamiento jurídico co-munitario que estime aplicables al caso concre-to, se interpretarán de oficio los artículos 134literales a) y b) y 150 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina, por ser per-tinentes al presente caso.

Se limitará la interpretación del artículo 136 alliteral a) y 135 a los literales a) y b).

En consecuencia, los textos de las normas aser interpretadas son los siguientes:

DECISIÓN 486

“(…)

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRODE MARCAS

Artículo 134.- A efectos de este régimenconstituirá marca cualquier signo que seaapto para distinguir productos o servicios enel mercado. Podrán registrarse como marcaslos signos susceptibles de representacióngráfica. La naturaleza del producto o servicioal cual se ha de aplicar una marca en ningúncaso será obstáculo para su registro.


a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos,logotipos, monogramas, retratos, etique-tas, emblemas y escudos;

(…)

Artículo 135.- No podrán registrarse comomarcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme alprimer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad;


(…)

Artículo 136.- No podrán registrarse comomarcas aquellos signos cuyo uso en el co-mercio afectara indebidamente un derechode tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-ca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso dela marca pueda causar un riesgo de con-fusión o de asociación;

(…)

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

(…)

Artículo 150.- Vencido el plazo establecidoen el artículo 148, o si no se hubiesen pre-sentado oposiciones, la oficina nacional com-petente procederá a realizar el examen deregistrabilidad. En caso se hubiesen presen-tado oposiciones, la oficina nacional compe-tente se pronunciará sobre éstas y sobre laconcesión o denegatoria del registro de lamarca mediante resolución.

(…)”.

3. CONSIDERACIONES

El Tribunal procede a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual analizará as-pectos relacionados con:

- Concepto de marca y elementos constituti-vos;

- Impedimentos para el registro de un signocomo marca: La identidad y la semejanza;

- Riesgo de Confusión: directa e indirecta y/oasociación;

- Reglas para realizar el cotejo marcario;- Clases de signos: comparación entre signos

denominativos y mixtos;- Marcas farmacéuticas;- Conexión competitiva;- Examen de registrabilidad y debida motiva-

ción. Autonomía de la Oficina Nacional Com-petente para tomar sus decisiones.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOSCONSTITUTIVOS.

En el presente proceso, la Superintendencia deIndustria y Comercio denegó el registro del sig-no “CELTEC” (mixto), solicitado por la socie-dad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIAS.A.; en tal virtud, deviene necesario hacer refe-rencia al concepto de marca y elementos cons-titutivos.

La Decisión 486, en su artículo 134, define a lamarca como “cualquier signo que sea apto paradistinguir productos o servicios en el mercado.Podrán registrarse como marcas los signos sus-ceptibles de representación gráfica”.

La marca es un bien inmaterial constituido porun signo conformado por palabras o combina-ción de palabras, imágenes, figuras, símbolos,gráficos, etc., que, susceptibles de representa-ción gráfica, sirvan para distinguir en el mercadoproductos o servicios, a fin de que el consumi-dor o usuario medio los identifique, valore, dife-rencie y seleccione sin riesgo de confusión oerror acerca del origen o la calidad del productoo del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a laestructura del signo, algunas clases de marcas,como las denominativas, las gráficas y las mix-tas. En el marco de la Decisión 486 se puede,sin embargo, constatar la existencia de otrasclases de signos, diferentes a los enunciados,como los sonidos, los olores, los colores, la for-ma de los productos, sus envases o envolturas,etc., según consta detallado en el artículo 134de la mencionada Decisión.

Los elementos constitutivos de una marca.

El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-presamente establecido en la Decisión 344, es-tá implícitamente contenido en la definición delartículo 134 mencionado, toda vez que un signopara que pueda ser captado y apreciado, esnecesario que pase a ser una expresión mate-rial identificable, a fin de que al ser aprehendidapor medios sensoriales y asimilada por la inte-ligencia, penetre en la mente de los consumido-res o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad sonlos requisitos expresamente exigidos en la De-


cisión 486 como elementos esenciales de unamarca.

La susceptibilidad de representación gráfica con-siste en expresiones o descripciones realiza-das a través de palabras, gráficos, signos mix-tos, colores, figuras, etc., de tal manera quesus componentes puedan ser apreciados en elmercado de productos.

El signo tiene que ser representado en formamaterial para que el consumidor, a través de lossentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. Latraslación del signo del campo imaginativo desu creador hacia la realidad comercial, puededarse por medio de palabras, vocablos o deno-minaciones, gráficos, signos mixtos, notas, co-lores, etc.

La característica de distintividad es fundamen-tal que reúna todo signo para que sea suscepti-ble de registro como marca; lleva implícita laposibilidad de identificar unos productos o unosservicios de otros, haciendo viable de esa ma-nera la diferenciación por parte del consumidor.Es entonces distintivo el signo cuando por sísolo sirva para diferenciar un producto o unservicio sin que se confunda con él o con suscaracterísticas esenciales o primordiales.

Es importante advertir que la distintividad tie-ne un doble aspecto: 1) distintividad intrínse-ca, mediante la cual se determina la capacidadque debe tener el signo para distinguir produc-tos o servicios en el mercado; y, 2) distintividadextrínseca, mediante la cual se determina lacapacidad del signo de diferenciarse de otrossignos en el mercado.

En este sentido, el literal b) del artículo 135 dela Decisión 486, establece como una causal denulidad absoluta del registro de un signo, aque-llos que carezcan de este elemento fundamen-tal, la distintividad.

En consecuencia, el Juez Consultante debe ana-lizar en el presente caso, si el signo “CELTEC”(mixto), para distinguir productos comprendi-dos en la clase 5 de la Clasificación Interna-cional de Niza cumple con los requisitos delartículo 134 de la Decisión 486 de la Comisiónde la Comunidad Andina, y si no se encuentradentro de las causales de irregistrabilidad pre-vistas en los artículos 135 y 136 de la referidaDecisión.

3.2. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DEUN SIGNO COMO MARCA.

La identidad y la semejanza

Tomando en cuenta que la sociedad LABORA-TORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. solicitóel registro del signo “CELTEC” (mixto), para dis-tinguir productos comprendidos en la clase 5 dela Clasificación Internacional de Niza y que laSuperintendencia de Industria y Comercio de-negó de oficio dicha solicitud bajo el fundamen-to del registro previo de la marca “CELLTECH”(denominativa) a favor de la sociedad MUS-CLE TECH RESEARCH AND DEVELOPMENT,INC., para distinguir productos de la clase 5 dela Clasificación Internacional de Niza; se haráreferencia a la identidad y la semejanza de unsigno con una marca.

La legislación andina ha determinado que nopueden ser objeto de registro como marca lossignos que sean idénticos o similares entre sí,conforme lo establece el literal a) del artículo136, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado:

“La marca tiene como función principal la deidentificar los productos o servicios de unfabricante, con el objeto de diferenciarlos delos de igual o semejante naturaleza, pertene-cientes a otra empresa o persona; es decir,el titular del registro goza de la facultad deexclusividad respecto de la utilización delsigno, y le corresponde el derecho de oponer-se a que terceros no autorizados por él haganuso de la marca”. 1

Ha enfatizado además en sus pronunciamien-tos este Órgano acerca del cuidado que se debetener al realizar el estudio entre dos signos paradeterminar si entre ellos se presenta el riesgode confusión o de asociación. Esto, por cuantola labor de determinar si una marca es confun-dible con otra, presenta diferentes matices ycomplejidades, según que entre los signos enproceso de comparación exista identidad o si-militud y según la clase de productos o de ser-vicios a los que cada uno de esos signos pre-

1 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca:“CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CO-MUNIDAD ANDINA.


tenda distinguir. En los casos en los que lasmarcas no sólo sean idénticas sino que tenganpor objeto individualizar unos mismos produc-tos o servicios, el riesgo de confusión seríaabsoluto. Cuando se trata de simple similitud, elexamen requiere de mayor profundidad, con elobjeto de llegar a las determinaciones en estecontexto, así mismo, con la mayor precisiónposible.

El Tribunal observa también que la determina-ción de la confundibilidad corresponde a unadecisión del funcionario administrativo o, en sucaso, del juzgador, quienes, han de estable-cerla en base a principios y reglas que la doctri-na y la jurisprudencia han sugerido, a los efec-tos de precisar el grado de confundibilidad, laque puede ir del extremo de la similitud al de laidentidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccio-nal Comunitario ha señalado que para valorarla similitud marcaria y el riesgo de confusión esnecesario, en términos generales, considerarlos siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica que emerge de lacoincidencia de letras entre los segmentos acompararse, en los cuales la secuencia de vo-cales, la longitud de la o las palabras, el númerode sílabas, las raíces, o las terminaciones co-munes, pueden inducir en mayor grado a que laconfusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signosque al ser pronunciados tienen un sonido simi-lar. La determinación de tal similitud depende,entre otros elementos, de la identidad en lasílaba tónica o de la coincidencia en las raíceso terminaciones; sin embargo, deben tenersetambién en cuenta las particularidades de cadacaso, con el fin de determinar si existe la posibi-lidad real de confusión entre los signos confron-tados.

En el presente proceso, el juez consultante hade tener en cuenta lo establecido acerca de lasimilitud fonética, desde que la Superintenden-cia de Industria y Comercio denegó el registrodel signo “CELTEC” (mixto) por considerar laexistencia de similitud fonética con la marca“CELLTECH” (denominativa).

La similitud ideológica se produce entre sig-nos que evocan la misma o similar idea, que

deriva del contenido o del parecido conceptualde los signos. Por tanto, cuando los signos re-presentan o evocan una misma cosa, caracte-rística o idea, se estaría impidiendo al consumi-dor distinguir una de otra.

3.3. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E IN-DIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN.

Este Órgano Jurisdiccional, en su jurispruden-cia, ha manifestado que no es necesario que elsigno solicitado para registro induzca a error alos consumidores, sino que es suficiente la exis-tencia del riesgo de confusión para que se con-figure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión enmateria marcaria, se refiere a la falta de clari-dad para poder elegir un bien de otro, a la quepuedan ser inducidos los consumidores por noexistir en el signo la capacidad suficiente paraser distintivo”. 2

Para establecer la existencia del riesgo de con-fusión o de asociación será necesario determi-nar si existe identidad o semejanza entre lossignos en disputa, tanto entre sí como en re-lación con los productos o servicios distingui-dos por ellos, y considerar la situación de losconsumidores o usuarios, la cual variará en fun-ción de los productos o servicios de que setrate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o lasemejanza de los signos puede dar lugar a dostipos de confusión: la directa, caracterizadaporque el vínculo de identidad o semejanzainduce al comprador a adquirir un producto ousar un servicio determinado en la creencia deque está comprando o usando otro, lo que impli-ca la existencia de un cierto nexo también entrelos productos o servicios; y la indirecta, ca-racterizada porque el citado vínculo hace que elconsumidor atribuya, en contra de la realidadde los hechos, a dos productos o dos serviciosque se le ofrecen, un origen empresarial co-mún. 3

2 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de2004, publicada en la G.O.A.C. 1124 de 4 de octubrede 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUS-TICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

3 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


Los supuestos que pueden dar lugar al riesgode confusión entre varios signos y los produc-tos o servicios que cada una de ellos ampara,serían los siguientes: (i) que exista identidadentre los signos en disputa y también entre losproductos o servicios distinguidos por ellos; (ii)o identidad entre los signos y semejanza entrelos productos o servicios; (iii) o semejanza en-tre los signos e identidad entre los productos yservicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y tam-bién semejanza entre éstos. 4

También es importante tener en cuenta queademás del riesgo de confusión, que se buscaevitar en los consumidores con la existencia enel mercado de marcas idénticas o similares, laDecisión 486 se refiere al denominado «riesgode asociación», en particular, los artículos 136literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal haexpresado que “El riesgo de asociación es laposibilidad de que el consumidor, que aunquediferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo pienseque el productor de dicho producto y otra em-presa tienen una relación o vinculación econó-mica”. 5

En ese sentido, se busca evitar que el consumi-dor asocie el origen de un producto o servicio aotro origen empresarial distinto, ya que con lasola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo,los empresarios se beneficiarían sobre la basede la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confu-sión, el Tribunal ha sentado los siguientes crite-rios:

“El primero, la confusión visual, la cual radi-ca en poner de manifiesto los aspectos orto-gráficos, los meramente gráficos y los deforma. El segundo, la confusión auditiva, endonde juega un papel determinante, la per-cepción sonora que pueda tener el consumi-dor respecto de la denominación aunque enalgunos casos vistas desde una perspectivagráfica sean diferentes, auditivamente la idea

es de la misma denominación o marca. Eltercer y último criterio, es la confusión ideoló-gica, que conlleva a la persona a relacionar elsigno o denominación con el contenido osignificado real del mismo, o mejor, en estepunto no se tiene en cuenta los aspectosmateriales o auditivos, sino que se atiende ala comprensión, o al significado que contie-ne la expresión, ya sea denominativa o gráfi-ca”. 6

3.4. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJOMARCARIO.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en sujurisprudencia las siguientes reglas originadasen la doctrina de Breuer Moreno para realizar elcotejo entre signos distintivos:

Regla 1.- La confusión resulta de la impre-sión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse su-cesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las seme-janzas y no las diferencias que existen entrelas marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debecolocarse en el lugar del comprador presuntoy tener en cuenta la naturaleza de los produc-tos. 7

El Tribunal ha precisado en sus sentencias lautilidad y aplicación de los parámetros indica-dos, los cuales pueden orientar a quien losaplica en la solución del caso concreto. Dichoscriterios se han resumido en cuatro reglas bási-cas que se estiman de gran utilidad en el proce-so de comparación entre signos distintivos, así:

“a) La confusión resulta de la impresiónde conjunto despertada por las mar-cas. Esta primera regla es la que se haconsiderado de mayor importancia, exigeel cotejo en conjunto de la marca, criterioválido para la comparación de marcas de

4 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891,de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNALDE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

5 Proceso 70-IP-2008. publicada en la G.O.A.C. Nº 1648de 21 de agosto de 2008, marca: “SHERATON”. TRIBU-NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

6 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, pu-blicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998,marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.

7 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCASDE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, BuenosAires. Pág. 351 y ss.


todo tipo o clase. Esta visión general ode conjunto de la marca es la impresiónque el consumidor medio tiene sobre lamisma y que puede llevarlo a confusiónfrente a otras marcas semejantes que seencuentren disponibles en el comercio.

“b) Las marcas deben ser examinadas enforma sucesiva y no simultánea. En lacomparación marcaria debe emplearse elmétodo de cotejo sucesivo entre las mar-cas, esto es, no cabe el análisis simultá-neo, en razón de que el consumidor noanaliza simultáneamente las marcas, sinoque lo hace en forma individualizada.

“c) Quien aprecie la semejanza deberá co-locarse en el lugar del comprador pre-sunto, tomando en cuenta la naturale-za del producto. Comoquiera que quien,en último término, puede ser objeto de laconfusión es la persona que compra elproducto o recibe el servicio, el juez oadministrador, al momento de realizar elcotejo debe situarse frente a los produc-tos designados por las marcas en con-flicto como si fuera un consumidor o unusuario, para poder evaluar con el mayoracierto si se presentan entre ellas simili-tudes tan notorias que induzcan al erroren la escogencia.

“d) Deben tenerse en cuenta, así mismo,más las semejanzas que las diferenciasque existan entre las marcas que secomparan. La similitud general entre dosmarcas no depende de los elementosdistintos que aparezcan en ellas, sino delos elementos semejantes o de la seme-jante disposición de esos elementos”. 8

3.5. CLASES DE SIGNOS. Comparación en-tre signos denominativos y mixtos.

La doctrina ha reconocido varias clases de mar-cas, como las denominativas, las gráficas y lasmixtas, en atención a la estructura del signo.

En este contexto, tomando en cuenta que lasmarcas en controversia son “CELTEC” (mixta) y“CELLTECH” (denominativa); el Tribunal consi-dera conveniente examinar lo concerniente a lasmarcas denominativas y mixtas, por correspon-der a las clases de los signos en conflicto.

Las marcas denominativas, llamadas tam-bién nominales o verbales, utilizan expresionesacústicas o fonéticas, formadas por una o va-rias letras, palabras o números, individual oconjuntamente estructurados, que integran unconjunto o un todo pronunciable, que puede ono tener significado conceptual. Este tipo demarcas se subdividen en: sugestivas que sonlas que tienen una connotación conceptual queevoca ciertas cualidades o funciones del pro-ducto identificado por la marca; y, arbitrariasque no manifiestan conexión alguna entre susignificado y la naturaleza, cualidades y funcio-nes del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su con-junto, producen en el consumidor una idea so-bre la marca que le permite diferenciarla de lasotras existentes en el mercado.

Fernández Novoa ofrece los siguientes crite-rios, elaborados en torno a la comparación demarcas denominativas, los que han sido reco-gidos en varios pronunciamientos del Tribunal,como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005,publicado en la G.O.A.C. No. 1185 de 12 deabril de 2005:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjun-to o sintética, operando con la totalidad delos elementos integrantes, sin descomponersu unidad fonética y gráfica en fonemas ovoces parciales, teniendo en cuenta, por lotanto, en el juicio comparativo la totalidad delas sílabas y letras que forman los vocablosde las marcas en pugna, sin perjuicio dedestacar aquellos elementos dotados de es-pecial eficacia caracterizante, atribuyendo me-nos valor a los que ofrezcan atenuada fun-ción diferenciadora.”


“(...) la sucesión de las vocales en el mismoorden habla a favor de la semejanza de las

8 Proceso 49-IP-99, sentencia de 20 de octubre de31999. Marca: “AYR”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNDAD ANDINA. Consultar también, al respecto,las Interpretaciones Prejudiciales contenidas en losProcesos Nos. 01-IP-87, G.O.A.C. No. 28 de 15-II-88marca “VOLVO”, 04-IP-94 G.O.A.C. No. 189 de 15-IX-95, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 G.O.A.C. No.180 de 10-V-95, marca “DIDA”.


marcas comparadas porque la sucesión devocales asume una importancia decisiva parafijar la sonoridad de una denominación.”

“(...) en el análisis de las marcas denomina-tivas hay que tratar de encontrar la dimen-sión más característica de las denominacio-nes confrontadas: la dimensión que con ma-yor fuerza y profundidad penetra en la mentedel consumidor y determina, por lo mismo, laimpresión general que la denominación va asuscitar en los consumidores.” 9

Las marcas mixtas se componen de un ele-mento denominativo (una o varias palabras) yun elemento gráfico (una o varias imágenes). Lacombinación de estos elementos, al ser apre-ciados en su conjunto, produce en el consumi-dor una idea sobre la marca que le permitediferenciarla de las demás existentes en el mer-cado.

La jurisprudencia indica: “La marca mixta esuna unidad, en la cual se ha solicitado el re-gistro del elemento nominativo como el gráfi-co, como uno solo. Cuando se otorga el registrode la marca mixta se la protege en su integridady no a sus elementos por separado”. 10

El Juez Consultante, al realizar la comparaciónentre marcas denominativas y mixtas debeidentificar, como ha sido dicho, cuál de loselementos prevalece y tiene mayor influenciaen la mente del consumidor, si el denominativoo el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina es-pecializada, “en el análisis de una marca mix-ta hay que esforzarse por encontrar la dimen-sión más característica de la misma: la dimen-sión que con mayor fuerza y profundidad pene-tra en la mente del consumidor; y que, por lomismo, determina la impresión general que lamarca mixta va a suscitar en los consumido-res”. 11

En consecuencia, si en la marca comparadapredomina el elemento verbal, debe procederseal cotejo de los signos aplicando las reglas quepara ese propósito ha establecido la doctrina yexpresadas en la presente interpretación pre-judicial; y, si por otro lado, en la misma pre-domina el elemento gráfico frente al denomina-tivo, en principio, no habría lugar a la confusiónentre las marcas, pudiendo éstas coexistir pací-ficamente en el ámbito comercial.

3.6. MARCAS QUE AMPARAN PRODUCTOSFARMACÉUTICOS.

Tomando en cuenta que la sociedad LABORA-TORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. solicitóel registro del signo “CELTEC” (mixto) para am-parar productos farmacéuticos; el Tribunal esti-ma adecuado referirse al tema: “Marcas farma-céuticas y su examen de registrabilidad”.

En primer lugar, deviene necesario precisarque la comparación entre marcas destinadas adistinguir productos farmacéuticos impone unexamen más riguroso, vista la repercusión delriesgo de confusión que podría suscitarse, en lasalud y vida de los consumidores. Conforme aello, el examen de registrabilidad debe ser im-periosamente más riguroso.

El Tribunal se ha inclinado en estos casos:

“por la tesis de que en cuanto a marcas far-macéuticas el examen de la confundibilidaddebe tener un estudio y análisis más prolijoevitando el registro de marcas cuya denomi-nación tenga una estrecha similitud, para evi-tar precisamente, que el consumidor soliciteun producto confundiéndose con otro, lo queen determinadas circunstancias puede cau-sar un daño irreparable a la salud humana,más aún considerando que en muchos esta-blecimientos, aún medicamentos de delicadouso, son expendidos sin receta médica y conel solo consejo del farmacéutico de turno”. 12

Así pues, el rigor del examen encuentra justifi-cación en “las peligrosas consecuencias quepuede acarrear para la salud una eventual con-fusión que llegare a producirse en el momento

9 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DELDERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. Es-paña 1984. Págs. 199 y SS.

10 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: “BURBUJAVIDEO 2000”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-NIDAD ANDINA.

11 Proceso 46-IP-2008, publicado en el G.O.A.C. Nº 1644de 7 de agosto de 2008. Marca: “PAN AMERICAN ASSIS-TANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. TRIBUNAL DEJUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

12 Proceso 30-IP-2000, sentencia publicada en la G.O.A.C.Nº 578, del 27 de junio del 2000. Caso: “AMOXIFARMA”.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNDAD ANDINA.


de adquirir un determinado producto farmacéuti-co, dado que la ingestión errónea de éste puedeproducir efectos nocivos y hasta fatales”. 13

El Tribunal ha indicado que:

“El interés de la ley en evitar todo error en elmercado no sólo se refiere al respeto quemerece toda marca anterior que ha ganadocon su esfuerzo un crédito, sino tambiéndefender a los posibles clientes, que en ma-teria tan delicada y peligrosa como la farma-céutica pudiera acarrearles perjuicios unaequivocación”, y que “al confrontar las mar-cas que distinguen productos farmacéuticoshay que atender al consumidor medio quesolicita el correspondiente producto. De pocosirve que el expendedor de los productos seapersonal especializado, si el consumidor in-curre en error al solicitar el producto”. 14

Es cierto que “(…) existen factores que contri-buyen a evitar la confusión, tales como, la inter-vención de médicos a través del récipe queorienta la compra del producto y (…) la expedi-ción de productos sin receta médica”, pero enninguno de estos casos “puede descartarse enforma absoluta la posibilidad de algún tipo deerror. Por lo tanto, conforme a lo anteriormenteexpuesto, este Tribunal considera acertada laposición doctrinaria de establecer el mayor gra-do de rigurosidad al momento de confrontarmarcas farmacéuticas”. 15

Cabe agregar; sin embargo, que el signo desti-nado a amparar productos farmacéuticos pu-diera haber sido confeccionado con elementosde uso general, relativos a las propiedades delproducto, sus principios activos, su uso tera-péutico, etc. El Tribunal ha manifestado que, enestos casos, “la distintividad debe buscarse enel elemento diferente que integra el signo y en lacondición de signo de fantasía que logre mos-trar el conjunto marcario”. 16

3.7. LA CONEXIÓN COMPETITIVA.

En el presente caso, la sociedad LABORATO-RIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. alegó que“La marca registrada CELLTECH ampara SU-PLEMENTOS NUTRICIONALES ALIMENTICIOSY DE DEPORTES PARA FUERZA Y DESEM-PEÑO EN EL ENTRENAMIENTO, productoscomprendidos en la CLASE 5 de la clasificacióninternacional (…). Por su parte la marca solici-tada CELTEC busca amparar PRODUCTOSFARMACÉUTICOS, productos comprendidos enla clase 5 de la clasificación internacional (…)”;en tal virtud, es necesario referirse al tema de laconexión competitiva de productos de la mismaclase:

Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algu-nas pautas o criterios que pueden llevar a esta-blecer o fijar cuándo se da la conexión competi-tiva entre los productos.

El hecho de que los productos posean finalida-des idénticas o afines podría constituir un indi-cio de conexión competitiva entre ellos, pues talcircunstancia podría dar lugar a que se les ha-llase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Fernández No-voa, para determinar la conexión competitivaentre los productos diferenciados por los signosconfrontados, el aspecto fundamental a tomaren consideración es la finalidad o aplicacionesusuales de los mismos. Igualmente, señala elautor, los criterios para determinar si a través dela finalidad de los productos hay o no conexióncompetitiva, siendo éstos dos; el primero: elprincipio de la intercambiabilidad de losmismos, que tiene que ver con el hecho de silos consumidores consideren sustituibles, paralas mismas finalidades, los productos enfrenta-dos; y, el segundo, el de complementariedad,que alude a la circunstancia de que el uso de unproducto pueda suponer el necesario uso deotro, o que sin un producto no puede utilizarseotro producto, es decir, que los productos seancomplementarios o vayan a utilizarse conjunta-mente. 17

Asimismo, se deberá analizar el grado de co-nexión competitiva existente entre los produc-

13 Proceso 48-IP-2000. Sentencia publicada en la G.O.A.C.Nº 594, del 21 de agosto del 2000. Caso: “BROMTUSSIN”.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

14 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “Fundamentos deDerecho de Marcas”; Madrid, Editorial MontecorvoS.A., 1984, Págs. 265 y 266.

15 Proceso 50-IP-2001. Sentencia publicada en la G.O.A.C.Nº 739, del 4 de diciembre del 2001. Caso: “ALLEGRA”.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

16 Proceso 78-IP-2003. Sentencia publicada en la G.O.A.C.Nº 997, del 13 de octubre del mismo año. Caso: “HEMAVET“.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

17 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. pp.242 - 246.


tos a que se refieren los signos en conflicto,para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido lossiguientes factores de análisis, a saber:

a) La inclusión de los productos en unamisma clase del nomenclátor: Esta re-gla tiene especial interés en el caso subjudice y ocurre cuando se limita el registroa uno o varios de los productos de unaclase del nomenclátor, perdiendo su valoral producirse el registro para toda la clase.En el caso de la limitación, la prueba parademostrar que entre los productos que cons-tan en dicha clase no son similares o noguardan similitud para impedir el registro,corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lu-gares de comercialización o expendio deproductos que influyen escasamente paraque pueda producirse su conexión compe-titiva, como sería el caso de las grandescadenas o tiendas o supermercados en loscuales se distribuye toda clase de bienesy pasa desapercibido para el consumidorla similitud de un producto con otro. Encambio, se daría tal conexión competitiva,en tiendas o almacenes especializados enla venta de determinados bienes. Igualconfusión se daría en pequeños sitios deexpendio donde marcas similares puedenser confundidas cuando los productos guar-dan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los me-dios de comercialización o distribución tie-nen relación con los medios de difusión delos productos. Si los mismos productos sedifunden por la publicidad general –radio,televisión y prensa-, presumiblemente sepresentaría una conexión competitiva, olos productos serían competitivamenteconexos. Por otro lado, si la difusión esrestringida por medio de revistas especia-lizadas, comunicación directa, boletines,mensajes telefónicos, etc., la conexión com-petitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre produc-tos: Cierta relación entre los productospuede crear una conexión competitiva. Enefecto, no es lo mismo vender en una mis-ma tienda cocinas y refrigeradoras, quevender en otra helados y muebles; en con-secuencia, esa relación entre los produc-

tos comercializados también influye en laasociación que el consumidor haga delorigen empresarial de los productos rela-cionados, lo que eventualmente puede lle-varlo a confusión en caso de que esa simi-litud sea tal que el consumidor medio dedichos productos asuma que provienen deun mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de pro-ductos: Los productos que comúnmentese puedan utilizar conjuntamente (por ejem-plo: puerta y chapa) pueden dar lugar aconfusión respecto al origen empresarial,ya que el público consumidor supondríaque los dos productos son del mismo em-presario. La complementariedad entre losproductos debe entenderse en forma di-recta, es decir, que el uso de un productopuede suponer el uso necesario del otro, oque sin un producto no puede utilizarse elotro o su utilización no sería la de suúltima finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese aque puedan encontrarse en diferentes cla-ses y cumplir distintas funciones o finali-dades, si tienen similares características,existe la posibilidad de que se origine elriesgo de confusión al estar identificadospor marcas también similares o idénticas(por ejemplo: medias de deporte y mediasde vestir).” 18

El Tribunal considera que deben ser aplicadoslos criterios referidos anteriormente y que pue-den conducir a establecer cuándo se da la co-nexión competitiva entre los productos de lamisma clase.

También deberá considerarse la clase de con-sumidor o usuario y su grado de atención almomento de diferenciar, identificar y seleccio-nar el producto deseado. Esto a su vez se en-cuentra relacionado con el grado de atenciónque presta la persona al momento de realizar suelección, lo que dependerá del tipo de consumi-dor, a saber, conforme a la doctrina: a) el pro-

18 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso N°114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 del 14 deenero de 2004. Proceso Nº 115-IP-2008. Marca: “CALVO”(mixta).


fesional o experto, b) elitista y experimentado,c) el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debetenerse en cuenta para establecer el posibleriesgo de confusión entre dos marcas, es elllamado ‘consumidor medio’ o sea el consumi-dor común y corriente de determinada clase deproductos, en quien debe suponerse un conoci-miento y una capacidad de percepción corrien-tes (...)”. 19

Finalmente, al referirse los signos en cuestión aproductos de la misma clase 5, el Juez Consul-tante deberá analizar si se trata, en efecto, deun caso de conexión competitiva.

3.8. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y DEBI-DA MOTIVACIÓN. AUTONOMÍA DE LAOFICINA NACIONAL COMPETENTE PARATOMAR SUS DECISIONES.

Tomando en cuenta que no se presentaron opo-siciones a la solicitud de registro del sig-no “CELTEC” (mixto), para distinguir productoscomprendidos en la clase 5 de la ClasificaciónInternacional de Niza; el Tribunal estima ade-cuado referirse al tema de “Examen de registra-bilidad y debida motivación”.

El artículo 148 de la Decisión 486 dispone queen el caso en que se hayan presentado oposi-ciones la Oficina Nacional Competente notifica-rá el hecho al solicitante para que, dentro de los30 días siguientes, haga valer sus argumenta-ciones y, si lo considera necesario, presentepruebas. La Oficina Nacional Competente, asolicitud de parte, otorgará 30 días de plazoadicional para presentar pruebas que sustentenla contestación.

Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486determina que “Vencido el plazo establecido enel artículo 148, o si no se hubiesen presentadooposiciones, la oficina nacional competente pro-cederá a realizar el examen de registrabilidad.En caso se hubiesen presentado oposiciones,la oficina nacional competente se pronunciarásobre éstas y sobre la concesión o denegatoriadel registro de la marca mediante resolución”.

Por consiguiente, a la Oficina Nacional Compe-tente le corresponde realizar el examen deregistrabilidad, el que es obligatorio y debe lle-varse a cabo aún en el caso de que no hubiesensido presentadas oposiciones; en consecuen-cia, la Autoridad Competente en ningún casoqueda eximida de realizar el examen de fondopara conceder o negar el registro. En el caso deque sean presentadas oposiciones, la OficinaNacional Competente se pronunciará acerca deellas así como acerca de la concesión o de ladenegación del registro solicitado.

Al respecto, este Tribunal ha manifestado:

“La existencia de oposiciones comprometemás aún al funcionario respecto de la realiza-ción del examen de fondo, pero, la inexisten-cia de las mismas no lo libera de la obliga-ción de practicarlo; esto, porque el objetivode la norma es el de que dicho examen seconvierta en etapa obligatoria dentro del pro-ceso de concesión o de denegación de losregistros marcarios.” 20

Asimismo, el examen de registrabilidad que, enapego a lo dispuesto en el artículo 150 de lamisma Decisión, debe practicar la oficina co-rrespondiente, comprende el análisis de todaslas exigencias que aquella impone para que unsigno pueda ser registrado como marca, par-tiendo, desde luego, de los requisitos fijadospor el artículo 134 y, tomando en consideraciónlas prohibiciones determinadas por los artículos135 y 136 de la Decisión en estudio.

De la misma forma, será la Oficina NacionalCompetente, la que en definitiva decida sobrelas oposiciones formuladas, en el caso de quehayan sido presentadas, y, desde luego, res-pecto de la concesión o de la denegación delregistro solicitado; el acto de concesión o dedenegación del registro debe estar respaldadoen un estudio prolijo, técnico y pormenorizadode todos los elementos y reglas que le sirvieronde base para tomar su decisión. El funcionariodebe aplicar las reglas que la doctrina y la ju-risprudencia han establecido con esa finalidad.La aplicación que de éstas se realice en elexamen comparativo dependerá, en cada caso,

19 Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de1995, caso “DIDA”. Publicado en la G.O.A.C. Nº 180 de10 de mayo de 1995. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.

20 Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de2003. Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DEJUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


de las circunstancias y hechos que rodeen a lasmarcas en conflicto.

Asimismo, en anteriores providencias, el Tribu-nal ha establecido ciertas características apli-cables al examen de registrabilidad, a saber:

“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Pre-judiciales 21 ha abordado el tema del examende registrabilidad, pero en uno de sus últimospronunciamientos determinó con toda clari-dad cuáles son las características de dichoexamen:

1. El examen de registrabilidad se realiza deoficio. La Oficina Nacional Competente de-be realizar el examen de registrabilidad asíno se hubieren presentado oposiciones, ono hubiere solicitud expresa de un tercero.

2. El examen de registrabilidad es integral.La Oficina Nacional Competente al anali-zar si un signo puede ser registrado comomarca debe revisar si cumple con todoslos requisitos de artículo 134 de la Deci-sión 486, y luego determinar si el signosolicitado encaja o no dentro de alguna delas causales de irregistrabilidad consagra-das en los artículos 135 y 136 de la mismanorma.

3. En consecuencia con lo anterior y en rela-ción con marcas de terceros, la OficinaNacional Competente, así hubiera o nooposiciones, deberá revisar si el signo so-licitado no encuadra dentro del supuestode irregistrabilidad contemplado en el ar-tículo 136, literal a); es decir, debe deter-minar si es o no idéntico o se asemeja ono a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada por un tercero,para los mismos productos o servicios, opara productos o servicios respecto de loscuales el uso de la marca pueda causar unriesgo de confusión o de asociación” 22.

Otra de las características del examen de re-gistrabilidad es su autonomía tanto en relacióncon las decisiones expedidas por otras Oficinasde Registro Marcario, como en relación conanteriores decisiones expedidas por la propiaoficina. En el siguiente acápite el Tribunal sereferirá a esta característica.

Debida motivación.

La resolución que emita la Oficina NacionalCompetente tiene que ser necesariamente, mo-tivada en debida forma y, además, debe expre-sar en su pronunciamiento los fundamentos enlos que se basa para emitirlos.

Acerca de los actos administrativos referentes ala concesión o a la denegación de registrosmarcarios, este Tribunal ha manifestado:

“(...) requieren de motivación para su vali-dez; pero si, además, la obligación de moti-var viene impuesta legalmente -en el presen-te caso por la misma norma comunitaria, deprevalente aplicación- debe entonces formarparte de aquél y, además, como lo ha expre-sado la jurisprudencia de este Tribunal An-dino, podría quedar afectada de nulidad ab-soluta la resolución que los contenga si porinmotivación lesiona el derecho de defensade los administrados”. 23

En consecuencia, es necesario precisar que elexamen de registrabilidad debe ser plasmadoen la Resolución que concede o deniega elregistro marcario, es decir la Oficina Nacionalno puede mantener en secreto el mismo y, enconsecuencia, la resolución que concede el re-gistro marcario, que en definitiva es la que senotifica al solicitante, debe dar razón de dichoexamen y, por lo tanto, cumplir con un principiobásico de la actuación pública como es el de lamotivación de los actos.

Autonomía de la Oficina Nacional Compe-tente para tomar sus decisiones.

En el presente proceso el Tribunal estima ade-cuado hacer referencia al tema de “Autonomía

21 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudicialessobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de juliode 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; InterpretaciónPrejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de no-viembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005.

22 Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 dediciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial delAcuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de2007. Marca: “BROCHA MONA”. TRIBUNAL DE JUSTI-CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

23 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de1998. G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999.Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.


de la Oficina Nacional Competente para tomarsus decisiones”.

Sobre el tema se transcribe lo expresado poreste Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008,publicado en la G.O.A.C. Nº 1675 de 5 de di-ciembre de 2008. Marca “LAN ECUADOR”:

“El sistema de registro marcario que se adop-tó en la Comunidad Andina se encuentra so-portado en la actividad autónoma e indepen-diente de las Oficinas Competentes en cadaPaís Miembro. Dicha actividad, que aunquede manera general se encuentra regulada porla normativa comunitaria, deja a salvo la men-cionada independencia, y es así como el Ca-pítulo V de la Decisión 344 regula el procedi-miento de registro marcario, e instaura encabeza de las Oficinas Nacionales Compe-tentes el procedimiento y el respectivo exa-men de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en rela-ción con decisiones emanadas de otras ofici-nas de registro marcario (principio de inde-pendencia), como en relación con sus pro-pias decisiones”.

Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado:

“Si bien las Oficinas Competentes y las deci-siones que de ellas emanan son independien-tes, algunas figuras del derecho marcariocomunitario las ponen en contacto, como se-ría el caso del derecho de prioridad o de laoposición de carácter andino, sin que lo ante-rior signifique de ninguna manera uniformizarlos pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independen-cia de las Oficinas de Registro Marcario sig-nifica que juzgarán la registrabilidad o irregis-trabilidad de los signos como marcas, sintener en consideración el análisis de regis-trabilidad o irregistrabilidad realizado en otrau otras Oficinas Competentes de los PaísesMiembros. De conformidad con lo anterior, sise ha obtenido un registro marcario en deter-minado País Miembro esto no significa queindefectiblemente se deberá conceder dichoregistro marcario en los otros Países. O bien,si el registro marcario ha sido negado en unode ellos, tampoco significa que deba ser ne-gado en los demás Países Miembros, aún enel caso de presentarse con base en el de-recho de prioridad por haberse solicitado en

el mismo País que negó el registro.” (Proce-so 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de15 de agosto de 2007, Marca: “MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuer-do de Cartagena N° 1553, de 15 de octubrede 2007).

Un aspecto de especial importancia en relacióna este tema constituye el hecho que el princi-pio de independencia implica dejar en libertad ala Oficina Nacional Competente para que, deacuerdo a su criterio de interpretación de loshechos y de las normas, adopte la decisión queconsidere más adecuada en relación al casopuesto a su conocimiento. En cualquier eventoes menester que se justifique de manera sufi-ciente y razonable el criterio adelantado.

Sobre el segundo tema, la norma comunitariaestableció como atribución de las oficinas na-cionales de registro marcario la obligación derealizar el examen de registrabilidad, el que esobligatorio y debe llevarse a cabo aún en el casode que no hubiesen sido presentadas oposicio-nes; como ya se indicó, la Autoridad Compe-tente en ningún caso queda eximida de realizarel examen de fondo para conceder o negar elregistro. En el caso de que sean presentadasoposiciones, la oficina nacional competente sepronunciará acerca de ellas así como acerca dela concesión o de la denegación del registrosolicitado.

Asimismo, es pertinente agregar que este exa-men de oficio, integral y motivado debe serautónomo tanto en relación con las decisionesexpedidas por otras Oficinas de Registro Mar-cario, como en relación con anteriores decisio-nes expedidas por la propia oficina, en el senti-do de que ésta debe realizar el examen de re-gistrabilidad analizando cada caso concreto, esdecir, estudiando el signo solicitado para re-gistro, las oposiciones presentadas y la infor-mación recaudada para dicho procedimiento,independiente de anteriores análisis sobre sig-nos idénticos o similares.

Esta atribución no quiere decir que la Oficina deRegistro Marcario no tenga límites en su actua-ción y que no pueda utilizar como precedentessus propias actuaciones, sino que la oficina deregistro marcario tiene la obligación, en cadacaso, de hacer un análisis de registrabilidad,teniendo en cuenta los aspectos y pruebas queobran en cada trámite.


Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Un signo puede ser registrado como marca,cuando distingue productos o servicios en elmercado y reúne el requisito de ser suscep-tible de representación gráfica, de conformi-dad con lo establecido por el artículo 134 dela Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina. Esa aptitud se confirmará si elsigno, cuyo registro se solicita, no se en-cuentra comprendido en ninguna de las cau-sales de irregistrabilidad determinadas porlos artículos 135 y 136 de la mencionada De-cisión. La distintividad del signo presuponesu perceptibilidad por cualesquiera de lossentidos.

2. No son registrables los signos que según loprevisto en el artículo 136, literal a) de la re-ferida Decisión 486, y en relación con dere-chos de terceros, sean idénticos o se ase-mejen a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada para los mismosservicios o productos o, para productos oservicios respecto de los cuales el uso de lamarca pueda causar en el público un riesgode confusión y/o de asociación. De ello resul-ta, que no es necesario que el signo solicita-do para registro induzca a error o a confusióna los consumidores, sino que es suficiente laexistencia del riesgo de confusión para quese configure la prohibición de irregistrabilidad.

3. En el presente proceso, el juez consultanteha de tener en cuenta lo establecido en estainterpretación prejudicial acerca de la simili-tud fonética, desde que la Superintendenciade Industria y Comercio denegó el registrodel signo “CELTEC” (mixto) por considerar laexistencia de similitud fonética con la marca“CELLTECH” (denominativa).

4. El riesgo de confusión y/o de asociación de-berá ser analizado por la Autoridad NacionalCompetente o por el Juez, según correspon-da, sujetándose a las reglas de comparaciónde signos.

5. Al comparar una marca denominativa y unamixta se determina que si en ésta predomina

el elemento verbal, debe procederse al cotejode los signos aplicando las reglas que paraese propósito ha establecido la doctrina yrecogidas en esta providencia; y, si por otrolado, en la marca mixta predomina el elemen-to gráfico frente al denominativo, no habría,en principio, lugar a la confusión entre lasmarcas, pudiendo éstas coexistir pacífica-mente en el ámbito comercial.

6. El examen de registrabilidad de marcas far-macéuticas debe ser riguroso, a fin de evitarque los consumidores incurran en confusiónentre diferentes productos, por la similitudexistente entre las marcas que los designan,teniendo presente que, de generarse error,éste podría tener consecuencias graves yhasta fatales en la salud de las personas, poresta razón se recomienda al examinador apli-car un criterio riguroso.

7. Para llegar a determinar la similitud entre dossignos se ha de considerar también los crite-rios que permiten establecer la posible co-nexión competitiva existente entre los pro-ductos que distinguen las marcas. Deberátenerse en cuenta en ese contexto, en princi-pio, que al no existir conexión, la similitud delos signos no impediría el registro de la mar-ca que se solicite.

8. La Oficina Nacional Competente debe, ne-cesariamente, realizar el examen de regis-trabilidad del signo solicitado para registro, elque comprenderá el análisis de todas lasexigencias establecidas por la Decisión 486.Dicho examen debe realizarse aún en aque-llos casos en que no hayan sido presentadasoposiciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemen-te de su contenido, favorable o desfavora-ble, que resuelva las oposiciones en el casode haberlas, y determine la concesión o ladenegación del registro de un signo, deberáplasmarse en resolución debidamente moti-vada, la que deberá ser notificada al peticio-nario.

Asimismo, el examen de registrabilidad reali-zado por las oficinas de registro marcariotiene las siguientes características:

• Debe ser de oficio.• Es integral.


PROCESO 151-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) y 95 de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; con fundamento en la

consulta solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de loContencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador. Marca:

“BIOPHENE” (denominativa). Expediente Interno: Nº 8035-2001-JCS.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito, el 16 de enero de 2013,procede a resolver la solicitud de InterpretaciónPrejudicial formulada por la Segunda Sala delTribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Ad-ministrativo de Quito, de la República del Ecua-dor.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 2193-TDCA-2S, de 13 denoviembre de 2012, recibido en este Tribunal el16 de noviembre de 2012, la Segunda Sala delTribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Admi-nistrativo de Quito de la República del Ecuadorsolicita a este Tribunal interpretación prejudi-cial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº8035-2001-JCS.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada estima procedente destacar comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

1. Partes en el proceso interno:

Demandante: SR. EDMOND WENMAEKERSY SR. MECHEL WENMAEKERS.

Demandado: PRESIDENTE DEL INSTITUTOECUATORIANO DE PROPIE-DAD INTELECTUAL (IEPI), DI-RECTOR NACIONAL DE PRO-PIEDAD INDUSTRIAL.

• Se debe plasmar en una resolución de-bidamente motivada.

• Es autónomo.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 2007-00259, deberá adoptar la presente interpreta-ción. Asimismo, deberá dar cumplimiento a lasdisposiciones contenidas en el párrafo tercerodel artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copiacertificada y remítase copia a la Secretaría Gene-ral de la Comunidad Andina, para su publicaciónen la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.









Tercero interesado: CHEMICAL PHARM DELECUADOR C. LTDA.

2. Determinación de los hechos relevantes:

- El 3 de abril de 2000, CHEMICAL PHARMDEL ECUADOR C. LTDA., solicita el registrode la denominación BIOPHENE, destinada aproteger todos los productos comprendidosdentro de la Clase 05 de la ClasificaciónInternacional de Niza.

- El 03 de julio de 2000, Sr. EDMOND WENMAE-KERS y Sr. MECHEL WENMAEKERS, pre-sentan observación al registro de la marcaBIOPHENE (denominativa) fundamentan sudemanda en el hecho de que son propieta-rios en el Ecuador de la marca BIAFINE (de-no-minativa), inscrita bajo el Certificado Nº1512-98, que protege: “crema y emulsión parala curación y tratamiento de heridas y que-maduras”, de la Clase Nº 5 de la ClasificaciónInternacional.

- El 14 de noviembre de 2000 se le notificó laResolución Administrativa Nº 978103, emiti-da el 30 de octubre de 2000, mediante la cualel Director Nacional de Propiedad Industrial,“en evidente infracción a los derechos subje-tivos”, de los titulares de la marca BIAFINE(denominativa), rechazó la observación pre-sentada y concedió el registro de la denomi-nación solicitada.

3. Fundamentos de la demanda:

SR. EDMOND WENMAEKERS Y SR. MECHELWENMAEKERS, manifestaron lo siguiente:

- “El Director Nacional de Propiedad Industrialal conceder el registro del signo BIOPHENE(denominativa) a la compañía ecuatoriana,y rechazar las observaciones presentadas,otorgó un derecho de exclusividad sobre unsigno que no puede ser considerado comomarca, al tenor de lo dispuesto por el artículo81, inciso 2) de la Decisión 344 (hoy artículo134 de la Decisión 486) por no gozar de su-ficiente distintividad frente al signo BIAFINE(denominativa)”.

- “La semejanza entre la marca BIAFINE (de-nominativa) y el signo BIOPHENE (denomi-nativa) induce al público consumidor a error,por carecer –éste último signo- de suficientedistintividad frente a la marca anteriormen-te registrada BIAFINE (denominativa). Debe-mos tener en consideración que las seme-

janzas entre los dos signos no son sólo or-tográficas y confundibles visualmente, sinoque además, si confrontamos las marcas enel plano auditivo la inducción a error aumen-ta, pues los signos en conflicto al ser pronun-ciados revelan una fonética similar. De he-cho, para nadie es desconocido que la uniónde las letras ‘ph’ produce un sonido de ‘f’, tales el caso de PHILIPS (filips) o PHARMA(farma), PHARM (farm), entre otros”.

- “La firma solicitante lo que ha hecho es cam-biar la marca registrada “BIAFINE” la vocal“A” por la “O” y la “I” por la “E” para distinguirel parecido”.

- “Argumenta también que el riesgo de confu-sión aún es más notorio si consideramos quelas dos marcas protegen productos compren-didos en la misma clase del nomenclátor”.

- “Que el inciso 2 del artículo 95 de la Decisión344, que la decisión que está obligada aadoptar la oficina nacional competente, acer-ca de las observaciones y la concesión odenegación del registro, se materializará enuna resolución debidamente motivada. (…)La resolución administrativa de concesión delregistro de la marca BIOPHENE (denomina-tiva), notificada el 14 de noviembre de 2000,carece de este requisito esencial que debeestar presente en todas las actuaciones ad-ministrativas en un Estado de Derecho, y conmayor razón si se están disputando intere-ses legítimos de los particulares”.

4. Fundamentos de la contestación a la de-manda:

El Presidente del Instituto Ecuatoriano dePropiedad Intelectual (IEPI) señaló lo siguiente:

- Niega los fundamentos de hecho y derechode la demanda.

- Se ratifica en la resolución Nº 978103, mate-ria de la impugnación, pues “guarda confor-midad con la legislación andina y nacional”.

El Director Nacional de Propiedad Indus-trial señaló lo siguiente:

- Negativa pura y simple de los fundamentosde hecho y derecho de la demanda.

- “Que CHEMICAL PHARM DEL ECUADORC. LTDA., solicitó el registro de la denomina-ción BIOPHENE, destinada a proteger pro-ductos de la clase internacional Nº 05. Laparte actora, presentó observación al regis-


tro de la marca indicada anteriormente fun-damentando su observación en que son pro-pietarios en el Ecuador de la marca BIAFINE(denominativa) inscrita bajo el CertificadoNº 1512/98, para proteger crema emulsiónpara curación y tratamiento de heridas y que-maduras, productos de la clase internacionalNº 5”.

- “Que de conformidad con lo dispuesto en losArts. 210 y 359 de la Ley de Propiedad Inte-lectual, la Dirección Nacional de PropiedadIndustrial debe resolver sobre la concesión odenegación de un registro”.

- “Que un primer criterio general establece queel examen comparativo ha de realizarse aten-diendo a una simple y rápida vista de conjun-to de los signos enfrentados, mediante unasencilla visión o audición primaria de los mis-mos”.

- Concluye que “por las consideraciones ex-puestas, y por haber cumplido los requisitosdel Art. 81 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena, vigente a esa fe-cha, y lo que dispone el Art. 194 de la Ley dePropiedad Intelectual, y no encontrarse in-mersa en las prohibiciones del Art. 83 literala) de la Decisión 344 y lo que estipula el Art.196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelec-tual, la Dirección Nacional de Propiedad In-dustrial resolvió rechazar la observación pre-sentada y aceptar el registro de la denomina-ción solicitada con la restricción acordada enel mismo”.

4. Fundamentos del tercero interesado.

No obra en el expediente la contestación a lademanda por parte del tercero interesado.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,es competente para interpretar por la vía pre-judicial, las normas que conforman el Ordena-miento Jurídico de la Comunidad Andina, con elfin de asegurar su aplicación uniforme en elterritorio de los Países Miembros.

III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

En el presente caso, el juez solicita la interpre-tación de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena.

No procede la interpretación del literal h) delartículo 82 por no ser pertinente al caso.

A continuación, se inserta el texto de las nor-mas a ser interpretadas:

DECISIÓN 344

“(…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signosque sean perceptibles, suficientemente dis-tintivos y susceptibles de representación grá-fica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, los pro-ductos o servicios producidos o comercializa-dos por una persona de los productos o servi-cios idénticos o similares de otra persona.

Artículo 82

No podrán registrarse como marcas los sig-nos que:

a) No puedan constituir marca conforme alartículo anterior;

(…).

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como mar-cas aquellos signos que, en relación conderechos de terceros, presenten algunos delos siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir alpúblico a error;

(…)

Artículo 95

Una vez admitida a trámite la observación yno incurriendo ésta en las causales del ar-


tículo anterior, la oficina nacional competen-te notificará al peticionario para que, dentrode treinta días hábiles contados a partir de lanotificación, haga valer sus alegatos, de es-timarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artícu-lo, la oficina nacional competente decidirásobre las observaciones y la concesión o de-negación del registro de marca, lo cual noti-ficará al peticionario mediante resolución de-bidamente motivada.

(…)”.

Procede el Tribunal a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual se analizaránlos siguientes aspectos:

1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARAEL REGISTRO DE MARCAS.

En el presente caso, la sociedad CHEMICALPHARM DEL ECUADOR C. LTDA. solicitó elregistro de la denominación BIOPHENE paradistinguir los productos comprendidos en la Cla-se 05 de la Clasificación Internacional.

• Concepto de marca.

Conforme al inciso segundo del artículo 81 dela Decisión 344: “Se entenderá por marca todosigno perceptible capaz de distinguir en el mer-cado, los productos o servicios producidos ocomercializados por una persona de los produc-tos o servicios idénticos o similares de otrapersona”.

Para Jorge Otamendi la “marca es el signo quedistingue un producto de otro o un servicio deotro” (Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Bue-nos Aires, 1989, pág. 7).

“Se entiende generalmente que una marca esun signo visible que permite distinguir losbienes o servicios de una empresa, de losbienes o servicios de otras empresas. Es unbien incorporal cuyo principal valor reside enel prestigio y la reputación que determinadamarca representa” (Organización Mundial dela Propiedad Intelectual, “El papel de la Pro-piedad Industrial en la Protección de los Con-sumidores”, Ginebra 1983, pág. 13).

De las definiciones anteriores se desprende quela marca es un bien inmaterial representado porun signo el que siendo intangible requiere demedios sensibles o de la perceptibilidad paraque el consumidor pueda apreciarlo, distinguirloy diferenciarlo.

La marca no sólo está constituida por el signo.Convergen a su configuración jurídica la relacióndirecta que se establece entre el signo y elproducto o servicio, elementos que influyen enla mente y en la retención que el consumidorhace del signo frente al producto. Un signo queno pueda influir en el público consumidor paraque éste distinga un producto de otro, no tendríala capacidad necesaria para ser distintivo.

El artículo 81, resalta una de las funcionesesenciales de la marca, como es la de diferen-ciar o distinguir e identificar los productos oservicios de una persona de los productos oservicios idénticos o similares de los de otrapersona. Si una marca carece de esta caracte-rística o función diferenciadora, teniendo ambosproductos distinto origen empresarial, no ten-dría razón de ser dentro del comercio. ¿Con quéobjeto un empresario va a inscribir o registraruna marca, si ese signo por igual puede asimi-larse en la mente del consumidor a su productoo al de la competencia, sin que el público distin-ga uno de otro? Para qué llamar a un productox, si entre éste y el producto xy, no van a teneruna nota de diferenciación en el mercado de losconsumidores, y si para éstos resultaría igual oindistinto solicitar x o xy?.

La marca al identificar que el producto a la vezle distingue de otros productos o servicios igua-les, permite que el consumidor adquiera la mer-cancía que quería hacerlo, diferenciándola deotra marca.

La noción de marca que trae la norma del ar-tículo 81, resalta otra de las funciones de lamarca: la indicación del origen empresarial, quegarantiza al consumidor que la adquisición deproductos señalados con una marca, tengan elmismo origen de los productos adquiridos ante-riormente con esa misma marca. El públicotiene el convencimiento que los productos oservicios de una misma clase que llevan la mis-ma marca, se originan o proceden de una mis-ma empresa, sin importar quien es el titular dela marca ni el propietario de la industria, sinsuponer que una misma marca para iguales o


similares productos pueda ser utilizada por titu-lares diferentes, causándole error o confusiónen la adquisición de bienes o servicios.

Las marcas no protegen en forma generalizadatodos los productos. El objeto marcario no esilimitado sino lo contrario se delimita los pro-ductos que vaya a amparar.

Por último el artículo 81 hace referencia tanto alos productos como a los servicios, es decir,que la marca diferencia un producto de otro, asícomo un servicio de otro, sin que la normarestrinja los servicios a ninguna clase, tipo uorigen (servicios bancarios, de lavandería, tar-jetas de crédito, de transporte, enseñanza, de-portes, etc.).

• Requisitos que debe reunir un signo paraconsiderarse como marca

Para que un signo pueda ser registrado comomarca debe reunir tres requisitos intrínsecos:sea perceptible, suficientemente distintivo ysusceptible de representación gráfica (artículo81, inciso primero de la Decisión 344). Sin em-bargo, pese a que un signo reúna estos requisi-tos, no asegura el registro de la marca, puespueden ser no registrables si se encuentrancomprendidos en las prohibiciones o causalesde irregistrabilidad que la norma comunitariaseñala en los artículos 82 y 83.

o Perceptibilidad del signo

El signo debe ser perceptible, mención que in-fiere la intervención o presencia de los sentidoso de “la inteligencia”.

Al exigir la ley comunitaria que el signo sea“perceptible” hace referencia a todo elemento,signo o indicación que pueda ser captado porlos sentidos, que son la única forma o manerade que el sujeto tenga conocimiento o percibalos estímulos externos.

Para la recepción sensible o externa de los sig-nos se ha utilizado en forma más general elsentido de la vista, y los signos se han carac-terizado por una denominación o conjunto depalabras, una figura, un dibujo, un conjunto dedibujos, etc.

Con el cambio producido en la norma comunita-ria de la Decisión 85 a la 344, ahora se encuen-

tra vigente la Decisión 486, no se exige el re-quisito de la “visibilidad” el que ha sido reempla-zado por el de “la perceptibilidad”. Entonces conel cambio normativo, los elementos sensiblesque pueden utilizarse para que puedan ser cap-tados por los sentidos se han ampliado a losotros sentidos, el gusto, el oído, el olfato o eltacto.

La doctrina acepta con mayor posibilidad dereceptar como registro a las marcas auditivas osonoras y se pone el ejemplo del rugido del leónde la Metro Goldwin Mayer, que puede registrar-se a través del pentagrama o notas musicales,y la relación entre marcas y productos se aso-ciaría cuando se escuche el slogan.

La exigencia de la representación gráfica previs-ta en el artículo 81, descarta la posibilidad deque puedan registrarse como marcas las olfa-tivas y las gustativas.

o La distintividad

La marca tiene como función esencial la dedistinguir unos productos o servicios de otros eidentificar por parte del consumidor el signo conel producto. El signo será distintivo cuando porsí solo sirva para identificar un producto o ser-vicio, sin que se confunda con él o con suscaracterísticas. Si entre lo distintivo y lo distin-guible existe una relación estrecha y directaque conlleve a confundir lo uno de lo otro, elsigno pierde esa condición esencial para consti-tuirse en marca. El carácter distintivo de unsigno por lo tanto, será más pronunciado sientre signo y producto existe una menor rela-ción.

El requisito de distintividad se origina o se justi-fica por la esencia misma de una de las funcio-nes principales que tiene la marca (distinguirproductos y servicios), y los objetivos que sepersigue con ese requisito son dos: proteger alempresario de una imitación, copia o asimila-ción de su signo por parte de terceros paraprovecho comercial y económico, infracción conla cual se puede llevar a confundir al consumidorsobre el origen de los productos que los signosamparan; y el interés de proteger al públicoconsumidor en la facultad para exigir, por ladistintividad, el producto con marca que reúnalas características y cualidades que esa marcale ha satisfecho.


Se reconoce tanto una capacidad distintiva “in-trínseca” como una capacidad distintiva “ex-trínseca”, la primera se refiere a la aptitud in-dividualizadora del signo, mientras que la se-gunda se refiere a su no confundibilidad conotros signos.

Las expresiones utilizadas por el artículo 81 dela Decisión 344, de que el signo sea “suficiente-mente distintivo”, no se ha de tomar como undoble requisito o condición del signo, esto esque a más de “distintivo”, sea “suficientemen-te”, pues si el signo a criterio del administradores distintivo para el objeto que persigue (fun-ción identificadora marca-producto), no ha deestimarse que el signo sea de tal naturalezaque elimine la posibilidad de registro de signosque siendo por sí discrecionalmente distintivosno tengan el carácter de “suficientemente dis-tintivos”.

Lo distintivo es lo que hace que una persona,cosa u objeto, por sus características subje-tivas u objetivas o por rasgos, naturaleza, fun-ciones o condiciones interiores o exteriores seadistinta a la otra. Y lo distintivo, por lo tanto,conduce a diferenciar a dos personas y objetos.

Sin embargo, esta norma contrapone dos con-ceptos: el suficientemente distintivo o simple-mente distintivo, frente al insuficientementedistintivo, y si el signo se agrupa en esta últimacategoría, dejará de ser registrable. Hay signosque no son genéricos ni descriptivos ni que serefieren a un objeto o servicio determinado y queno reúnen la distintividad necesaria para dife-renciar un producto de otro, razón por la que, noposee la condición de “distintividad” para consti-tuirse en marca.

Para explicar este punto el autor Victor Bentataseñala que: “En efecto, mientras la descriptivi-dad denota indirectamente el producto mismo,la insuficiente distintividad no denota al produc-to, sino que es simplemente incapaz de diferen-ciar a un producto determinado en todos lossentidos del término. La insuficiente distintivi-dad consiste en una marca demasiado simple odemasiado común, tomada en sí misma, talcomo figuras geométricas simples, o signosaritméticos, o palabras como MAS o PARE o Y,mientras que la descriptividad debe ser siem-pre referida al producto” (“Reconstrucción delDerecho Marcario”, Editorial Jurídica Venezola-na, Caracas, 1994 Página 165).

o Representación gráfica

El signo tiene que ser representado en formamaterial para que el consumidor a través de lossentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. Laimplementación del signo del campo imaginati-vo de su creador hacia la realidad comercial,puede darse a través de palabras, vocablos odenominaciones, gráficos, signos mixtos, no-tas, colores etc. Estos son los medios generali-zados, por el momento, con los cuales se pue-de usar la marca.

El requisito de la representación gráfica del sig-no en marcas gustativas y olfativas impide queéstas sean irregistrables, no por la existenciade una prohibición, sino por la dificultad prácticay real de describir el signo como elemento deconocimiento para el público y de los efectosprácticos de registrabilidad.

La representación gráfica del signo es una “des-cripción que permita formarse una idea del sig-no, objeto de la marca, valiéndose para ello depalabras, figuras o signos, o cualquier otro me-canismo idóneo, siempre que tenga la facultadexpresiva de los anteriormente señalados” (Mar-co Matías Aleman, “Marcas” Top Management,Bogotá, pág 77), por lo que este requisito hacerelación a la materialización o factibilidad exter-na para el registro, esto es la publicación y elarchivo.

2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS PORIDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DECONFUSIÓN. REGLAS PARA EL COTEJODE SIGNOS DISTINTIVOS.

En el presente caso, los Sres. EDMOND WEN-MAEKERS y SR. MECHEL WENMAEKERS pre-sentaron observación al registro de la marcaBIOPHENE (denominativa) fundamentándose ensu marca anteriormente registrada, BIAFINE(denominativa), para distinguir productos de laClase 05 de la Clasificación Internacional. Porello, abordaremos el siguiente tema por ser per-tinente al caso.

Son unánimes la doctrina y la jurisprudenciauniversal, y por supuesto, la de este TribunalComunitario, cuando afirman que la funciónesencial de la marca es identificar los productoso servicios de un fabricante o comerciante paradiferenciarlos o distinguirlos de los de igual o


semejante naturaleza, pertenecientes a otraempresa o persona. Corolario de lo anterior esque, si el signo es inhábil para cumplir esta fun-ción, también lo es para fungir como marca. Es-ta es la razón por la cual la similitud o identidadde un signo con marcas registradas o signossolicitados previamente para registro, al gene-rar confusión en el mercado se ha erigido por laLey Comunitaria en causal de irregistrabilidad.

• Similitud y Riesgo de Confusión

Para impedir o evitar al máximo el riesgo deconfusión originado en la identidad o similitudde las marcas, en el ordenamiento jurídico de laComunidad Andina se ha establecido que nopueden ser objeto de registro los signos quesean idénticos o similares “...a una marca ante-riormente solicitada para registro o registradapor un tercero para los mismos productos opara productos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir al público aerror”. (Artículo 83, literal a).

Este Tribunal en sus interpretaciones de la nor-ma referida ha llamado la atención, en formaconstante y reiterativa, sobre el cuidado quedeben tener las autoridades nacionales, admi-nistradores y jueces (y particularmente éstos,cuando actúan como jueces comunitarios), alrealizar, el llamado “análisis de confundibilidad”,que permite definir la discusión acerca de si unamarca es o no similar o idéntica a otra y si porende puede o no ser objeto de registro. 1

• Reglas para el cotejo de signos distinti-vos.

La jurisdicción comunitaria, tiene definidos ensus sentencias algunos criterios generales quepuedan orientar a quien aplica estas disposicio-nes del ordenamiento jurídico andino, en la solu-ción de casos concretos. Dichos criterios sehan resumido en cuatro reglas básicas que seestiman de gran utilidad en el proceso de com-paración entre signos distintivos, así: 2

“a) La confusión resulta de la impresiónde conjunto despertada por las mar-

cas. Esta primera regla es la que se haconsiderado de mayor importancia, exigeel cotejo en conjunto de la marca, criterioválido para la comparación de marcas detodo tipo o clase. Ésta visión general ode conjunto de la marca es la impresiónque el consumidor medio tiene sobre lamisma y que puede llevarlo a confusiónfrente a otras marcas semejantes que seencuentren disponibles en el comercio.


“c) Quien aprecie la semejanza deberá co-locarse en el lugar del comprador pre-sunto, tomando en cuenta la naturale-za del producto. Como quiera que quien,en último término, puede ser objeto de laconfusión es la persona que compra elproducto o recibe el servicio, el juez oadministrador, al momento de realizar elcotejo debe situarse frente a los produc-tos designados por las marcas en con-flicto como si fuera un consumidor o unusuario, para poder evaluar con el mayoracierto si se presentan entre ellas simili-tudes tan notorias que induzcan al erroren la escogencia.

“d) Deben tenerse en cuenta, así mismo,más las semejanzas que las diferen-cias que existan entre las marcas quese comparan. La similitud general en-tre dos marcas no depende de los ele-mentos distintos que aparezcan en ellas,sino de los elementos semejantes o de lasemejante disposición de esos elemen-tos.” 3.

1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.Sentencia de 17-VIII-98. Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN.En G.O.A.C. Nº 375 de 7 de octubre de 1998.

2 Véase al respecto, Proceso 21-IP-95. Marca “AFLOX”;En G.O.A.C. No. 233 de 19 de noviembre de 1996.

3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.Sentencia de 8-X-99. Proceso 42-IP-99. Caso “LORDPARK”. En G.O.A.C., publicado en la Gaceta Oficial delAcuerdo de Cartagena Nº 504, del 09 de noviembre de1999. Consultar también al respecto las Interpretacio-nes Prejudiciales contenidas en los Procesos Nos. 01-IP-87, G.O.A.C. No. 28 de 15-II-88 marca “VOLVO”, 04-IP-94 G.O.A.C. No. 189 de 15-IX-95, marca “EDEN FORMAN”; y 09-IP-94 G.O.A.C. No. 180 de 10-V-95, marca“DIDA”.


3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENO-MINATIVOS.

En el presente caso, se abordará el tema de lossignos denominativos y su comparación, en vis-ta de que el signo solicitado BIOPHENE esdenominativo y la marca sobre la base de lacual se presenta la oposición, BIAFINE, es tam-bién denominativa.

• Signos denominativos.

Los signos denominativos llamados también no-minales o verbales, utilizan expresiones acús-ticas o fonéticas, formados por una o variasletras, palabras o números, individual o conjun-tamente estructurados, que integran un conjun-to o un todo pronunciable y que pueden o notener significado conceptual. Este tipo de sig-nos se subdividen en: sugestivos que son losque tienen una connotación conceptual que evo-ca ciertas cualidades o funciones del productoidentificado por el signo; y arbitrarios que nomanifiestan conexión alguna entre su significa-do y la naturaleza, cualidades y funciones delproducto que va a identificar.

• Comparación entre signos denominativos.

En la comparación entre signos denominativosel Tribunal, sobre la base de la doctrina, Fernán-dez Novoa, ha manifestado que los signos de-ben ser observados en conjunto y con la totali-dad de los elementos que lo integran, sin des-componer su unidad fonética y gráfica, tenien-do en cuenta la totalidad de las sílabas y letrasque forman los vocablos de las marcas en pug-na, sin perjuicio de destacar aquellos elemen-tos dotados de especial eficacia diferenciadora,atribuyendo menos valor a los que disminuyandicha función. Para realizar esta labor, se con-sidera que el Juez Consultante deberá tenerpresente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas com-paradas cuando la sílaba tónica de las mis-mas ocupa la misma posición y es idéntica omuy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo or-den habla a favor de la semejanza de lasmarcas comparadas porque la sucesión devocales asume una importancia decisiva parafijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativashay que tratar de encontrar la dimensión máscaracterística de las denominaciones con-frontadas: la dimensión que con mayor fuerzay profundidad penetra en la mente del consu-midor y determina, por lo mismo, la impre-sión general que la denominación va a susci-tar en los consumidores.

El examen de los signos es atribución exclusi-va del administrador o juez nacional, en su caso,quienes deben aplicar los criterios elaboradospor la doctrina y recogidos por la jurisprudenciacomunitaria para la comparación de todo tipode marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signoestá compuesto por una palabra y se solicita suregistro, entre los signos ya registrados y elrequerido para registro, puede existir confusióndependiendo de las terminaciones, número devocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber ele-mentos diferenciadores en dicha expresión, siem-pre en el entendido de que los productos acubrirse sean los mismos. Al cotejar dos mar-cas denominativas, el examinador deberá so-meterlas a las reglas para la comparación mar-caria, y prestará especial atención al criterioque señala que a los signos se les observará através de una visión de conjunto, sin fraccionarsus elementos.

4. SIGNOS QUE AMPARAN PRODUCTOS FAR-MACÉUTICOS (CLASE 05).

En el presente caso, la sociedad CHEMICALPHARM DEL ECUADOR C. LTDA. solicitó elregistro de la marca BIOPHENE (denominativa)para distinguir productos de la Clase 05 de laClasificación Internacional. Por su parte, losseñores EDMOND WENMAEKERS Y MECHELWENMAEKERS son propietarios en el Ecuadorde la marca BIAFINE (denominativa) para distin-guir productos de la Clase 05 de la ClasificaciónInternacional. Por ello, resulta pertinente abor-dar este tema por ser aplicable al caso.

Para establecer el riesgo de confusión, la com-paración y el análisis que debe realizar la Auto-ridad Nacional Competente, en el caso de regis-tro de un signo como marca que ampare produc-tos farmacéuticos, deberá ser mucho más rigu-roso, toda vez que estos productos están desti-nados a proteger la salud de los consumidores.Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado


por el Tribunal, tiene su razón de ser por “laspeligrosas consecuencias que puede acarrearpara la salud una eventual confusión que llega-re a producirse en el momento de adquirir undeterminado producto farmacéutico, dado quela ingestión errónea de éste puede producir efec-tos nocivos y hasta fatales”. (Proceso N° 48-IP-2000, marca: BROMTUSSIN, publicado en laGaceta Oficial N° 594, de 21 de agosto de2000).

Asimismo, el Tribunal ha manifestado que enlos casos de “marcas farmacéuticas el examende confundibilidad debe tener un estudio y análi-sis más prolijo evitando el registro de marcascuya denominación tenga estrecha similitud, pa-ra evitar precisamente, que el consumidor soli-cite un producto confundiéndose con otro, loque en determinadas circunstancias puedencau-sar un daño irreparable a la salud humana,más aun considerando que en muchos estable-cimientos, aún medicamentos de delicado uso,son expendidos sin receta médica y con el soloconsejo del farmacéutico de turno”. (Proceso30-IP-2000, marca; AMOXIFARMA, publicadoen la Gaceta Oficial N° 578, de 27 de junio de2000).

De igual manera, el Tribunal señaló en el Proce-so 48-IP-2000 4 que: “respecto de los productosfarmacéuticos, resulta de gran importancia de-terminar la naturaleza de los mismos, dado quealgunos de ellos corresponden a productos dedelicada aplicación, que pueden causar dañosirreparables a la salud del consumidor. Por lotanto, lo recomendable en estos casos es apli-car, al momento del análisis de las marcasconfrontadas, un criterio riguroso, que busqueprevenir eventuales confusiones en el públicoconsumidor dada la naturaleza de los productoscon ellas identificadas.”

“Este razonamiento se soporta en el criterio delconsumidor medio, que en estos casos es devital importancia, ya que las personas que con-sumen estos productos farmacéuticos no sue-len ser especializadas en temas químicos nifarmacéuticos y, por lo tanto, son más suscep-tibles de confusión al adquirir dichos produc-tos. El criterio comentado insta al examinador aponerse en el lugar del consumidor medio, que

ene l caso en cuestión es la población consu-midora de productos farmacéuticos y, que ade-más, va a utilizar el producto dentro del ámbitode su hogar sin asistencia técnica permanen-te”. 5

5. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. DEBI-DA MOTIVACIÓN.

En el presente caso, el 03 de julio de 2000 losseñores EDMOND WENMAEKERS y MECHELWENMAEKERS presentaron observación al re-gistro de la marca BIOPHENE (denominativa),fundamentándose en el hecho de que son pro-pietarios en el Ecuador de la marca BIAFINE(denominativa), ambas marcas amparan pro-ductos de la Clase 05 de la Clasificación Inter-nacional. Se abordará el tema de examen deregistrabilidad por ser pertinente al caso.

En la tramitación del registro de una marca yuna vez calificada la solicitud por cuanto hareunido los requisitos formales (artículo 92), laoficina nacional competente procede a la publi-cación de la misma. La norma comunitaria pro-tege intereses legítimos de terceros sobre lasolicitud mediante “las observaciones”, las quepueden presentarse dentro de los 30 días hábi-les improrrogables contados desde la fecha dela publicación (artículo 93). En este caso, esdecir existiendo observaciones y admitidas és-tas, la oficina nacional competente notificará alpeticionario “para que dentro de 30 días hábilescontados a partir de la notificación, haga valersus alegatos”, si él así lo creyese conveniente(artículo 95).

Concluido el plazo de 30 días, la oficina nacio-nal decidirá sobre las observaciones y la conce-sión o denegación de la marca.

En el otro supuesto de que no se presentenobservaciones, el artículo 96 ha previsto que“vencido el plazo establecido en el artículo 93,sin que se hubieran presentado observaciones,la oficina nacional competente procederá a rea-lizar el examen de registrabilidad y a otorgar odenegar el registro de la marca”.

La facultad que se confiere a la oficina nacionalcompetente o al administrador para que procedaal examen de fondo sobre la registrabilidad del

4 Proceso 48-IP-2000, Marca: BROMTUSSIN, publicadoen Gaceta Oficial Nº 594, de 21 de agosto de 2000. 5 Proceso 134-IP-2012,


signo, a más de ser una potestad, es una obli-gación que debe cumplirse antes de otorgar elregistro marcario.

No puede entenderse que el examen de fondosólo se ha de practicar cuando no existan “ob-servaciones”, ni que se haya de omitir en casode existencia de estas, cuando el fin y el objeti-vo de la norma es que sea la autoridad adminis-trativa la que, con el examen de fondo, concedao deniegue la marca.

Con la presentación de observaciones y suaceptación o rechazo, no se significa que seexima al funcionario de su obligación de proce-der al examen de los requisitos que debe reunirel signo según el artículo 81, y de verificar si nose encuentra incurso en las prohibiciones fija-das en los artículos 82 y 83.

Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos95 y 96 de la Decisión 344, el examen de regis-trabilidad procede tanto cuando se presenten ono observaciones, y en el primer caso, la oficinanacional competente a la vez que analiza lasobservaciones realiza dicho examen, el que nosólo se concretará sólo a las observacionessino a otras situaciones y hechos que se pre-senten con relación al signo solicitado pararegistro.

Dentro de esa amplia facultad conferida a laOficina Nacional Competente para otorgar o de-negar la solicitud de registro no le está permiti-do establecer, agregar o añadir más causalesde irregistrabilidad que las contempladas en losartículos 81, 82 y 83. Cumplir con la obligaciónde proceder al examen de fondo del signo, y deresolver sobre la registrabilidad o no del signo,son atribuciones de la administración que nopueden ser trasladadas a otra autoridad ni serobjetadas por haberse cumplido. El que hayaacertado o no la autoridad es el efecto de ejer-cer su atribución, en cuyo caso las normascomunitarias y legislaciones internas contienenlos preceptos para revocar o enmendar un actoadministrativo proferido con incumplimiento delos preceptos relativos al registro de marcas.

• Debida motivación

Parte del artículo 95 de la Decisión 344 señalaque: “Vencido el plazo en el artículo 93, sin quese hubieren presentado observaciones, la ofici-na nacional competente procederá a realizar el

examen de registrabilidad y a otorgar o denegarel registro de la marca”. Esta resolución tieneque ser, necesariamente, motivada en debidaforma y, además, debe expresar, en su pro-nunciamiento, los fundamentos en los que sebasa para emitirlos.


“(...) requieren de motivación para su vali-dez; pero si, además, la obligación de moti-var viene impuesta legalmente -en el presen-te caso por la misma norma comunitaria, deprevalente aplicación- debe entonces formarparte de aquél y, además, como lo ha expre-sado la jurisprudencia de este Tribunal An-dino, podría quedar afectada de nulidad ab-soluta la resolución que los contenga si porinmotivación lesiona el derecho de defensade los administrados”. 6

De acuerdo como se estipula en el Proceso 50-IP-2012: “el examen de registrabilidad debe serplasmado en la Resolución que concede o de-niega el registro marcario, es decir la OficinaNacional no puede mantener en secreto dichoproceso y, en consecuencia, la resolución queconcede el registro marcario, que en definitivaes la que se notifica al solicitante, debe dar ra-zón de dicho examen y, por lo tanto, cumplircon un principio básico de la actuación públicacomo es el de la motivación de los actos”.

De igual manera, dentro del Proceso anterior-mente mencionado el Tribunal ha estipulado losiguiente:

“Por demás, se debe agregar otro requisito:que este examen de oficio, integral y motiva-do, debe ser autónomo, tanto en relación conlas decisiones expedidas por otras oficinasde registro marcario, como con las decisio-nes emitidas por la propia oficina; esto signi-fica que se debe realizar el examen de regis-trabilidad analizando cada caso concreto, esdecir, estudiando el signo solicitado para re-gistro, las oposiciones presentadas y la infor-mación recaudada para el procedimiento en

6 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de1998. G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Mar-ca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.


cuestión, independiente de análisis efectua-dos ya, sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la oficina de regis-tro marcario no tenga límites a su actuación,o que no puede utilizar como precedentessus propias decisiones, sino que ésta tienela obligación, en cada caso, de hacer un aná-lisis de registrabilidad con las característicasmencionadas, teniendo en cuenta los aspec-tos y pruebas que obran en cada trámite.Además, los límites a la actuación de dichasoficinas se encuentran marcados por la pro-pia norma comunitaria, y por las respectivasacciones judiciales para defender la legali-dad de los actos administrativos emitidos”

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo que no reúne las condi-ciones intrínsecas de perceptibili-dad, distintividad y susceptibilidadde representación gráfica, no pue-de considerarse como apto para elregistro marcario.

Si el signo se acoge a los requisi-tos anteriores no deberá para po-der tener acceso al registro, estarincurso en ninguna de las prohibi-ciones o impedimentos previstos enlos artículos 82 y 83 de la Decisión344.

SEGUNDO: La existencia del riesgo de confu-sión es un aspecto de hecho quedeberá ser analizado por el jueznacional, tomando en consideraciónlas circunstancias concretas de lasmarcas en conflicto, pero sujetán-dose, en todo caso, a las reglas decomparación de signos recomen-dadas en la presente sentencia. Siel riesgo de confusión se presentacomo resultado de la similitud o dela identidad del signo, éste no po-drá ser registrado.

TERCERO: No son registrables como marcas,los signos cuyo uso en el comercioafectara el derecho de un tercero yque, en relación a éste, el signoque se pretenda registrar, sea idén-

tico o se asemeje a una marca yaregistrada o a un signo anterior-mente solicitado para registro, paralos mismos productos o servicios,o para productos o servicios res-pecto de los cuales el uso de lamarca pueda inducir al público aerror, de donde resulta que no esnecesario que el signo solicitadopara registro induzca a confusión alos consumidores sino que es sufi-ciente la existencia del riesgo deconfusión para que se configure laprohibición de irregistrabilidad.

En la comparación entre signosdenominativos los signos deben serobservados en conjunto y con latotalidad de los elementos que lointegran, sin descomponer su uni-dad fonética y gráfica, teniendo encuenta la totalidad de las sílabas yletras que forman los vocablos delas marcas en pugna, sin perjuiciode destacar aquellos elementosdotados de especial eficacia dife-renciadora, atribuyendo menosvalor a los que disminuyan dichafunción.

CUARTO: En las marcas farmacéuticas elexamen de confundibilidad debeser objeto de un estudio y análisismás prolijo evitando el registro demarcas cuya denominación tengaestrecha similitud, para evitar pre-cisamente, que el consumidor soli-cite un producto confundiéndosecon otro, lo que en determinadascircunstancias pueden causar undaño irreparable a la salud huma-na, más aún considerando que enmuchos establecimientos, aún me-dicamentos de delicado uso, sonexpendidos sin receta médica y conel solo consejo del farmacéutico deturno.

QUINTO: El examen de registrabilidad quedebe efectuar la Oficina NacionalCompetente, antes de aceptar o re-chazar la solicitud de registro, pro-cede tanto en las solicitudes, enlas que se presenten observacio-nes, como en las que no se pre-senten tales observaciones.


El examen de registrabilidad debeser plasmado en la Resolución queconcede o deniega el registro mar-cario, es decir la Oficina Nacionalno puede mantener en secreto di-cho proceso y, en consecuencia, laresolución que concede el registromarcario, que en definitiva es la quese notifica al solicitante, debe darrazón de dicho examen y, por lotanto, cumplir con un principio bási-co de la actuación pública como esel de la motivación de los actos.

Asimismo, el examen de oficio, in-tegral y motivado, debe ser autóno-mo, tanto en relación con las deci-siones expedidas por otras oficinasde registro marcario, como con lasdecisiones emitidas por la propiaoficina; esto significa que se deberealizar el examen de registrabilidadanalizando cada caso concreto. Nose está afirmando que la oficina deregistro marcario no tenga límites asu actuación, o que no puede utili-zar como precedentes sus propiasdecisiones, sino que ésta tiene laobligación, en cada caso, de hacerun análisis de registrabilidad conlas características mencionadas, te-niendo en cuenta los aspectos ypruebas que obran en cada trámite.

De conformidad con el artículo 35 del Tratadode Creación del Tribunal de Justicia de la Comu-

PROCESO 150-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de laDecisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la

solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Salade lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de

oficio del artículo 150 de la misma Decisión. Actor: Sociedad BIOIONIC INC.Marca: “BIO IONIC” (mixta). Expediente Interno N° 2007-00243.

nidad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno, deberá adop-tar la presente interpretación. Asimismo, debe-rá dar cumplimiento a las prescripciones conte-nidas en el párrafo tercero del artículo 128 delEstatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante co-pia certificada y remítase copia a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina, para su publi-cación en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena.








EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a losveintitrés (23) días del mes de enero del año dosmil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicialformulada por el Consejo de Estado de la Repú-blica de Colombia, Sala de lo Contencioso Ad-ministrativo, Sección Primera.


VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicialy de sus anexos se desprende que los requisi-tos exigidos por el artículo 33 del Tratado deCreación del Tribunal y 125 de su Estatuto fue-ron cumplidos, por lo que su admisión a trámitefue considerada procedente por auto de dieci-séis (16) de enero de 2013.

1. ANTECEDENTES

1.1. Las partes

Demandante: la sociedad BIOIONIC INC.

Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SU-PERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMER-CIO.

1.2. Actos demandados

La sociedad BIOIONIC INC. plantea que se de-clare la nulidad de las siguientes resolucionesadministrativas:

- Resolución No. 020664 de 26 de agosto de2005, por medio de la cual la Jefe de la Di-visión de Signos Distintivos de la Superin-tendencia de Industria y Comercio resolviónegar el registro del signo “BIO IONIC” (mix-to), solicitado por la sociedad BIOIONIC INC.,para distinguir productos comprendidos en laclase 11 de la Clasificación Internacional deNiza.

- Resolución No. 31769 de 29 de noviembre de2005, por medio de la cual la Jefe de la Di-visión de Signos Distintivos de la Superin-tendencia de Industria y Comercio resolvió elrecurso de reposición y confirmó la decisiónanterior.

- Resolución No. 17353 de 30 de junio de 2006,por medio de la cual el Superintendente De-legado para la Propiedad Industrial resolvió elrecurso de apelación y confirmó la decisióncontenida en la Resolución No. 020664 de 26de agosto de 2005.

1.3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por el Consejo de Esta-do de la República de Colombia, Sala de loContencioso Administrativo, Sección Primera,han podido ser destacados los siguientes as-pectos:

a) Los hechos

Entre los principales hechos considerados rele-vantes en esta causa se encuentran los siguien-tes:

- El 24 de enero de 2005, la sociedad BIOIONICINC. solicitó el registro del signo “BIO IONIC”(mixto), para distinguir productos comprendi-dos en la clase 11 de la Clasificación Interna-cional de Niza.

- El 30 de junio de 2005, el extracto de la so-licitud de registro fue publicado en la Gacetade la Propiedad Industrial No. 553. No sepresentaron oposiciones a la solicitud de re-gistro.

- El 26 de agosto de 2005, la Jefe de la Divi-sión de Signos Distintivos de la Superinten-dencia de Industria y Comercio expidió la Re-solución No. 020664, por medio de la cual re-solvió negar el registro del signo “BIO IONIC”(mixto), solicitado por la sociedad BIOIONICINC., para distinguir productos comprendidosen la clase 11 de la Clasificación Internacio-nal de Niza. Se fundamentó en el registroprevio de la marca “IONIC” (mixta) a favor dela sociedad CALOR, para distinguir produc-tos de la clase 11 de la Clasificación Interna-cional de Niza.

- La sociedad BIOIONIC INC., dentro del térmi-no legal, interpuso el recurso de reposición yen subsidio el de apelación en contra de laResolución mencionada.

- El 29 de noviembre de 2005, la Jefe de la Di-visión de Signos Distintivos de la Superin-tendencia de Industria y Comercio expidió laResolución No. 31769 por medio de la cualatendió el recurso de reposición y confirmó ladecisión anterior.

- El 30 de junio de 2006, el SuperintendenteDelegado para la Propiedad Industrial expi-dió la Resolución No. 17353, por medio de lacual atendió el recurso de apelación y confir-mó la decisión contenida en la ResoluciónNo. 020664 de 26 de agosto de 2005, que-dando de esta manera agotada la vía guber-nativa.

b) Fundamentos de la Demanda

La sociedad BIOIONIC INC., en su escrito dedemanda expresa, en lo principal, los siguien-tes argumentos:


- “(…) el signo de interés de mi representadase compone de dos denominaciones, debe-mos determinar cual (sic) de estas (sic) pre-valece. Observamos que la primera denomi-nación del signo BIO IONIC tiene significadopropio ‘BIO-VIDA’, prevaleciendo sobre lasegunda expresión que es de fantasía, adi-cionalmente en expresiones compuestas esla primera de las expresiones la que causa unmayor impacto en el consumidor pues es laprimera que se percibe y aquella que se pro-nuncia al solicitar el producto”.

- “(…) Mi representada, la sociedad BIOIONICINC. es titular de la marca BIO IONIC (…)para distinguir productos de la clase 21,específicamente cepillos para el cabello.Adicionalmente, también es titular de la mar-ca BIOIONIC (…) para distinguir productoscomprendidos en las (sic) clase 3 internacio-nal. Teniendo en cuenta lo anterior, si la mar-ca BIO IONIC registrada para cepillos para elcabello ha coexistido con la marca IONIC, novemos porqué la Superintendencia de Indus-tria y Comercio considera que no es posiblela coexistencia de esto signos para identifi-car secadores y plancha para alisar el cabe-llo, productos comprendidos en la clase 11internacional”.

c) Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comer-cio, en su contestación a la demanda, expresa,en lo principal, los siguientes argumentos:

- “(…) la marca ‘BIO IONIC’ (solicitada), clase11 presenta semejanzas ortográficas, gráfi-cas, fonéticas y conceptuales con la marca‘IONIC’ clase 11, existiendo alto riesgo deconfusión para los consumidores, pues dis-tinguen las (sic) misma clase de productos,lo cual generaría confusión indirecta en elpúblico consumidor”.

- “En las marcas en debate en las cuales pre-domina el elemento denominativo, se tieneque la marca solicitada ‘BIO IONIC’ com-prende los mismos productos de la clase 11amparados por la marca ‘IONIC’, clase 11, locual generaría confusión para el consumidorfrente al origen empresarial de los mismos(…)”.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposición previs-ta en el artículo 1, literal c, del Tratado de Crea-ción del Tribunal, las normas cuya interpreta-ción se solicita, forman parte del ordenamientojurídico de la Comunidad Andina;

Que, al tenor de la disposición señalada en elartículo 32 del Tratado de Creación del Tribu-nal, en correspondencia con lo establecido enlos artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribu-nal es competente para interpretar por vía pre-judicial las normas que integran el ordenamien-to jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fueadmitida a trámite por auto de dieciséis (16) deenero de 2013.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

El Consejo de Estado, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera, de la Repúbli-ca de Colombia, ha solicitado la interpretaciónprejudicial de los artículos 134 y 136 de laDecisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina.

El Tribunal considera que procede la interpreta-ción de los artículos correspondientes a la De-cisión 486 de la Comisión de la Comunidad An-dina, por haber constatado, en los documentosaparejados al expediente, que la solicitud relati-va al registro del signo “BIO IONIC” (mixto), fuepresentada el 24 de enero de 2005, en vigenciade la Decisión 486 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva delartículo 34 del Tratado de Creación del Tribunaly 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunaldeberá limitarse a precisar el contenido y alcan-ce de las normas que conforman el ordenamien-to jurídico de la Comunidad Andina, referidas alcaso concreto”, y que al ser estas disposicio-nes imperativas, que atribuyen al Tribunal Co-munitario la facultad de interpretar de oficio lasnormas del ordenamiento jurídico comunitarioque estime aplicables al caso concreto, se in-terpretará de oficio el artículo 150 de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina,por ser pertinente al presente caso.


Se limitará la interpretación del artículo 134 alos literales a) y b) y del artículo 136 al literal a).

En consecuencia, los textos de las normas aser interpretadas son los siguientes:

DECISIÓN 486

“(…)

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRODE MARCAS

Artículo 134.- A efectos de este régimenconstituirá marca cualquier signo que seaapto para distinguir productos o servicios enel mercado. Podrán registrarse como marcaslos signos susceptibles de representacióngráfica. La naturaleza del producto o servicioal cual se ha de aplicar una marca en ningúncaso será obstáculo para su registro.


a) las palabras o combinación de palabras;b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos,

logotipos, monogramas, retratos, etique-tas, emblemas y escudos;

(…)

Artículo 136.- No podrán registrarse comomarcas aquellos signos cuyo uso en el co-mercio afectara indebidamente un derechode tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-ca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso dela marca pueda causar un riesgo de confu-sión o de asociación;

(…)

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

(…)

Artículo 150.- Vencido el plazo establecidoen el artículo 148, o si no se hubiesen pre-sentado oposiciones, la oficina nacional com-petente procederá a realizar el examen deregistrabilidad. En caso se hubiesen presen-

tado oposiciones, la oficina nacional compe-tente se pronunciará sobre éstas y sobre laconcesión o denegatoria del registro de lamarca mediante resolución.

(…)”.

3. CONSIDERACIONES

El Tribunal procede a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual analizará as-pectos relacionados con:

- Concepto de marca y elementos constituti-vos;

- Impedimentos para el registro de un signocomo marca: La identidad y la semejanza;

- Riesgo de Confusión: directa e indirecta y/oasociación;

- Reglas para realizar el cotejo marcario;- Clases de signos: comparación entre signos

mixtos (se tomará en cuenta la parte deno-minativa compuesta);

- Signos descriptivos y evocativos (BIO), par-tículas de uso común. La marca débil;

- Marcas de fantasía;- Coexistencia marcaria;- Examen de registrabilidad y debida motiva-

ción. Autonomía de la Oficina Nacional Com-petente para tomar sus decisiones.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOSCONSTITUTIVOS.

En el presente proceso, la Superintendencia deIndustria y Comercio denegó el registro del sig-no “BIO IONIC” (mixto), solicitado por la so-ciedad BIOIONIC INC.; en tal virtud, devienenecesario hacer referencia al concepto de mar-ca y elementos constitutivos.

La Decisión 486, en su artículo 134, define a lamarca como “cualquier signo que sea apto pa-ra distinguir productos o servicios en el merca-do. Podrán registrarse como marcas los signossusceptibles de representación gráfica”.

La marca es un bien inmaterial constituido porun signo conformado por palabras o combina-ción de palabras, imágenes, figuras, símbolos,gráficos, etc., que, susceptibles de representa-ción gráfica, sirvan para distinguir en el mercadoproductos o servicios, a fin de que el consumi-dor o usuario medio los identifique, valore, dife-rencie y seleccione sin riesgo de confusión o


error acerca del origen o la calidad del productoo del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a laestructura del signo, algunas clases de marcas,como las denominativas, las gráficas y las mix-tas. En el marco de la Decisión 486 se puede,sin embargo, constatar la existencia de otrasclases de signos, diferentes a los enunciados,como los sonidos, los olores, los colores, laforma de los productos, sus envases o envoltu-ras, etc., según consta detallado en el artículo134 de la mencionada Decisión.

Los elementos constitutivos de una marca.

El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-presamente establecido en la Decisión 344,está implícitamente contenido en la definicióndel artículo 134 mencionado, toda vez que unsigno para que pueda ser captado y apreciado,es necesario que pase a ser una expresiónmaterial identificable, a fin de que al ser apre-hendida por medios sensoriales y asimilada porla inteligencia, penetre en la mente de los con-sumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad sonlos requisitos expresamente exigidos en la De-cisión 486 como elementos esenciales de unamarca.

La susceptibilidad de representación gráfica con-siste en expresiones o descripciones realiza-das a través de palabras, gráficos, signos mix-tos, colores, figuras, etc., de tal manera quesus componentes puedan ser apreciados en elmercado de productos.

El signo tiene que ser representado en formamaterial para que el consumidor, a través de lossentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. Latraslación del signo del campo imaginativo desu creador hacia la realidad comercial, puededarse por medio de palabras, vocablos o deno-minaciones, gráficos, signos mixtos, notas, co-lores, etc.

La característica de distintividad es fundamen-tal que reúna todo signo para que sea suscep-tible de registro como marca; lleva implícita laposibilidad de identificar unos productos o unosservicios de otros, haciendo viable de esa ma-nera la diferenciación por parte del consumidor.Es entonces distintivo el signo cuando por sí

solo sirva para diferenciar un producto o unservicio sin que se confunda con él o con suscaracterísticas esenciales o primordiales.

Es importante advertir que la distintividad tie-ne un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca,mediante la cual se determina la capacidad quedebe tener el signo para distinguir productos oservicios en el mercado; y, 2) distintividad ex-trínseca, mediante la cual se determina la capa-cidad del signo de diferenciarse de otros signosen el mercado.

En este sentido, el literal b) del artículo 135 dela Decisión 486, establece como una causal denulidad absoluta del registro de un signo, aque-llos que carezcan de este elemento fundamen-tal, la distintividad.

En consecuencia, el Juez Consultante debeanalizar en el presente caso, si el signo “BIOIONIC” (mixto), para distinguir productos com-prendidos en la clase 11 de la Clasificación In-ternacional de Niza cumple con los requisitosdel artículo 134 de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina, y si no se en-cuentra dentro de las causales de irregistrabili-dad previstas en los artículos 135 y 136 de lareferida Decisión.

3.2. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DEUN SIGNO COMO MARCA.

La identidad y la semejanza

Tomando en cuenta que la sociedad BIOIONICINC. solicitó el registro del signo “BIO IONIC”(mixto), para distinguir productos comprendi-dos en la clase 11 de la Clasificación Interna-cional de Niza y que la Superintendencia deIndustria y Comercio denegó de oficio dichasolicitud bajo el fundamento del registro previode la marca “IONIC” (mixta) a favor de la socie-dad CALOR, para distinguir productos de laclase 11 de la Clasificación Internacional deNiza; se hará referencia a la identidad y la se-mejanza de un signo con una marca.

La legislación andina ha determinado que nopueden ser objeto de registro como marca lossignos que sean idénticos o similares entre sí,conforme lo establece el literal a) del artículo136, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado:


“La marca tiene como función principal la deidentificar los productos o servicios de unfabricante, con el objeto de diferenciarlos delos de igual o semejante naturaleza, pertene-cientes a otra empresa o persona; es decir,el titular del registro goza de la facultad deexclusividad respecto de la utilización delsigno, y le corresponde el derecho de oponer-se a que terceros no autorizados por él haganuso de la marca”. 1

Ha enfatizado además en sus pronunciamientoseste Órgano acerca del cuidado que se debetener al realizar el estudio entre dos signos paradeterminar si entre ellos se presenta el riesgode confusión o de asociación. Esto, por cuantola labor de determinar si una marca es confun-dible con otra, presenta diferentes matices ycomplejidades, según que entre los signos enproceso de comparación exista identidad o si-militud y según la clase de productos o de ser-vicios a los que cada uno de esos signos pre-tenda distinguir. En los casos en los que lasmarcas no sólo sean idénticas sino que tenganpor objeto individualizar unos mismos produc-tos o servicios, el riesgo de confusión seríaabsoluto. Cuando se trata de simple similitud, elexamen requiere de mayor profundidad, con elobjeto de llegar a las determinaciones en estecontexto, así mismo, con la mayor precisión po-sible.

El Tribunal observa también que la determina-ción de la confundibilidad corresponde a unadecisión del funcionario administrativo o, en sucaso, del juzgador, quienes, han de establecer-la en base a principios y reglas que la doctrina yla jurisprudencia han sugerido, a los efectos deprecisar el grado de confundibilidad, la que pue-de ir del extremo de la similitud al de la identi-dad.

La jurisprudencia de este Órgano JurisdiccionalComunitario ha señalado que para valorar lasimilitud marcaria y el riesgo de confusión esnecesario, en términos generales, considerarlos siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica que emerge de la co-incidencia de letras entre los segmentos a com-

pararse, en los cuales la secuencia de vocales,la longitud de la o las palabras, el número desílabas, las raíces, o las terminaciones comu-nes, pueden inducir en mayor grado a que laconfusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signosque al ser pronunciados tienen un sonido simi-lar. La determinación de tal similitud depende,entre otros elementos, de la identidad en lasílaba tónica o de la coincidencia en las raíceso terminaciones; sin embargo, deben tenersetambién en cuenta las particularidades de cadacaso, con el fin de determinar si existe la posibi-lidad real de confusión entre los signos confron-tados.

La similitud ideológica se produce entre sig-nos que evocan la misma o similar idea, quederiva del contenido o del parecido conceptualde los signos. Por tanto, cuando los signos re-presentan o evocan una misma cosa, caracte-rística o idea, se estaría impidiendo al consumi-dor distinguir una de otra.

3.3. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E IN-DIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN.

Este Órgano Jurisdiccional, en su jurispruden-cia, ha manifestado que no es necesario que elsigno solicitado para registro induzca a error alos consumidores, sino que es suficiente la exis-tencia del riesgo de confusión para que se con-figure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión enmateria marcaria, se refiere a la falta de clari-dad para poder elegir un bien de otro, a la quepuedan ser inducidos los consumidores por noexistir en el signo la capacidad suficiente paraser distintivo”.2

Para establecer la existencia del riesgo de con-fusión o de asociación será necesario determi-nar si existe identidad o semejanza entre lossignos en disputa, tanto entre sí como en re-lación con los productos o servicios distingui-dos por ellos, y considerar la situación de losconsumidores o usuarios, la cual variará en fun-

1 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca:“CAMPO VERDE“. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.

2 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de2004, publicada en la G.O.A.C. 1124 de 4 de octubrede 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUS-TICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


ción de los productos o servicios de que setrate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o lasemejanza de los signos puede dar lugar a dostipos de confusión: la directa, caracterizadaporque el vínculo de identidad o semejanza in-duce al comprador a adquirir un producto o usarun servicio determinado en la creencia de queestá comprando o usando otro, lo que implica laexistencia de un cierto nexo también entre losproductos o servicios; y la indirecta, caracte-rizada porque el citado vínculo hace que el con-sumidor atribuya, en contra de la realidad de loshechos, a dos productos o dos servicios que sele ofrecen, un origen empresarial común. 3

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgode confusión entre varios signos y los produc-tos o servicios que cada una de ellos ampara,serían los siguientes: (i) que exista identidadentre los signos en disputa y también entre losproductos o servicios distinguidos por ellos; (ii)o identidad entre los signos y semejanza entrelos productos o servicios; (iii) o semejanza en-tre los signos e identidad entre los productosy servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos ytambién semejanza entre éstos. 4

También es importante tener en cuenta queademás del riesgo de confusión, que se buscaevitar en los consumidores con la existencia enel mercado de marcas idénticas o similares, laDecisión 486 se refiere al denominado «riesgode asociación», en particular, los artículos 136literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal haexpresado que “El riesgo de asociación es laposibilidad de que el consumidor, que aunquediferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo pienseque el productor de dicho producto y otra em-presa tienen una relación o vinculación econó-mica”. 5

En ese sentido, se busca evitar que el consumi-dor asocie el origen de un producto o servicio aotro origen empresarial distinto, ya que con lasola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo,los empresarios se beneficiarían sobre la basede la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confu-sión, el Tribunal ha sentado los siguientes crite-rios:

“El primero, la confusión visual, la cual radicaen poner de manifiesto los aspectos ortográ-ficos, los meramente gráficos y los de forma.El segundo, la confusión auditiva, en dondejuega un papel determinante, la percepciónsonora que pueda tener el consumidor res-pecto de la denominación aunque en algu-nos casos vistas desde una perspectiva grá-fica sean diferentes, auditivamente la ideaes de la misma denominación o marca. Eltercer y último criterio, es la confusión ideoló-gica, que conlleva a la persona a relacionarel signo o denominación con el contenido osignificado real del mismo, o mejor, en estepunto no se tiene en cuenta los aspectosmateriales o auditivos, sino que se atiendea la comprensión, o al significado que contie-ne la expresión, ya sea denominativa o grá-fica”. 6

3.4. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJOMARCARIO.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en sujurisprudencia las siguientes reglas originadasen la doctrina de Breuer Moreno para realizar elcotejo entre signos distintivos:

Regla 1.- La confusión resulta de la impre-sión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse su-cesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las seme-janzas y no las diferencias que existen entrelas marcas.3 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº

914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

4 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891,de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNALDE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

5 Proceso 70-IP-2008. publicada en la G.O.A.C. Nº 1648de 21 de agosto de 2008, marca: “SHERATON”. TRIBU-NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

6 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, pu-blicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998,marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.


Regla 4.- Quien aprecie el parecido debecolocarse en el lugar del comprador presuntoy tener en cuenta la naturaleza de los produc-tos. 7

El Tribunal ha precisado en sus sentencias lautilidad y aplicación de los parámetros indica-dos, los cuales pueden orientar a quien losaplica en la solución del caso concreto. Dichoscriterios se han resumido en cuatro reglas bási-cas que se estiman de gran utilidad en el proce-so de comparación entre signos distintivos, así:

“a) La confusión resulta de la impresiónde conjunto despertada por las mar-cas. Esta primera regla es la que se haconsiderado de mayor importancia, exigeel cotejo en conjunto de la marca, criterioválido para la comparación de marcas detodo tipo o clase. Esta visión general ode conjunto de la marca es la impresiónque el consumidor medio tiene sobre lamisma y que puede llevarlo a confusiónfrente a otras marcas semejantes que seencuentren disponibles en el comercio.


“c) Quien aprecie la semejanza deberá co-locarse en el lugar del comprador pre-sunto, tomando en cuenta la naturale-za del producto. Comoquiera que quien,en último término, puede ser objeto de laconfusión es la persona que compra elproducto o recibe el servicio, el juez oadministrador, al momento de realizar elcotejo debe situarse frente a los produc-tos designados por las marcas en con-flicto como si fuera un consumidor o unusuario, para poder evaluar con el mayoracierto si se presentan entre ellas simili-tudes tan notorias que induzcan al erroren la escogencia.

“d) Deben tenerse en cuenta, así mismo,más las semejanzas que las diferen-cias que existan entre las marcas quese comparan. La similitud general entredos marcas no depende de los elemen-tos distintos que aparezcan en ellas, sinode los elementos semejantes o de lasemejante disposición de esos elemen-tos”. 8

3.5. CLASES DE SIGNOS. Comparación en-tre signos mixtos.

La doctrina ha reconocido varias clases de sig-nos, como los DENOMINATIVOS, los GRÁFI-COS y los MIXTOS, en atención a la estructuradel signo.

En este contexto, tomando en cuenta que lossignos en controversia son: “BIO IONIC” (mixto)y “IONIC” (mixto); el Tribunal considera conve-niente examinar lo concerniente a los signosmixtos (con parte denominativa compuesta), porcorresponder a las clases de los signos enconflicto.

Los signos mixtos se componen de un ele-mento denominativo (una o varias palabras) yun elemento gráfico (una o varias imágenes). Lacombinación de estos elementos, al ser apre-ciados en su conjunto, produce en el consumi-dor una idea sobre el signo que le permite dife-renciarlo de los demás existentes en el merca-do.

Sin embargo, al efectuar el cotejo de estossignos se debe identificar cuál de estos ele-mentos prevalece y tiene mayor influencia enla mente del consumidor, si el denominativo o elgráfico.

El elemento denominativo es, como norma ge-neral, en los signos mixtos, el más relevante,aunque sin descartar que en algunos casospueda ser más importante el elemento gráfico.

7 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCASDE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, BuenosAires. Pág. 351 y ss.

8 Proceso 49-IP-99, sentencia de 20 de octubre de1999. Marca: “AYR”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNDAD ANDINA. Consultar también, al respecto,las Interpretaciones Prejudiciales contenidas en losProcesos Nos. 01-IP-87, G.O.A.C. No. 28 de 15-II-88marca “VOLVO”, 04-IP-94 G.O.A.C. No. 189 de 15-IX-95, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 G.O.A.C. No.180 de 10-V-95, marca “DIDA”.


La jurisprudencia indica: “La marca mixta esuna unidad, en la cual se ha solicitado el regis-tro del elemento nominativo como el gráfico,como uno solo. Cuando se otorga el registro dela marca mixta se la protege en su integridad yno a sus elementos por separado”. 9

Dentro de la parte denominativa de un signomixto, puede darse que ésta sea compuesta,es decir, integrada por dos o más palabras. Alrespecto, el Tribunal ha establecido que: “Noexiste prohibición alguna para que los signos aregistrarse adopten, entre otras, cualquiera deestas formas: se compongan de una palabracompuesta, o de dos o más palabras, con o sinsignificación conceptual, con o sin el acompa-ñamiento de un gráfico (...)”. 10

Al examinar un signo compuesto, la autoridadnacional deberá analizar el grado de distintividadde los elementos que lo componen, y así proce-der al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

“En el supuesto de solicitarse el registro comomarca de un signo compuesto, caso quehaya de juzgarse sobre su registrabilidad,habrá de examinarse especialmente la rele-vancia y distintividad de los vocablos que loconforman. Existen vocablos que dotan alsigno de ‘(…) la suficiente carga semánticaque permita una eficacia particularizadora queconduzca a identificar el origen empresarial(…)’. (Sentencia del proceso 13-IP-2011). Portanto, si existe un nuevo vocablo que puedaclaramente dar suficiente distintividad al sig-no, podrá ser objeto de registro”. (Proceso50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11de mayo de 2005, publicada en la GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena No. 1217,de 11 de julio de 2005).

Comparación entre signos mixtos

En la comparación entre signos mixtos, el ele-mento predominante en el conjunto marcarioserá el denominativo, como norma general;

aunque en algunos casos pueda ser más impor-tante el elemento gráfico; en todo caso, en lacomparación entre los signos mixtos deberáexaminarse todo el conjunto, tanto el elementográfico como el elemento denominativo, vista surelevancia para que el público consumidor iden-tifique la marca y distinga el producto.

Si al realizar la comparación se determina queen el signo mixto predomina el elemento deno-minativo compuesto, debe procederse al cotejode los signos aplicando las reglas que para esepropósito ha establecido la doctrina; y, si porotro lado, en el signo mixto predomina el ele-mento gráfico frente al denominativo, no habríalugar a la confusión entre los signos, pudiendoéstos coexistir pacíficamente en el ámbito co-mercial.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios,elaborados en torno a la comparación de signodenominativos, que han sido recogidos en va-rios pronunciamientos del Tribunal, como en elemitido en el Proceso 01-IP-2005:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjun-to o sintética, operando con la totalidad delos elementos integrantes, sin descomponersu unidad fonética y gráfica en fonemas ovoces parciales, teniendo en cuenta, por lotanto, en el juicio comparativo la totalidad delas sílabas y letras que forman los vocablosde las marcas en pugna, sin perjuicio dedestacar aquellos elementos dotados de es-pecial eficacia caracterizante, atribuyendomenos valor a los que ofrezcan atenuadafunción diferenciadora.”


“(...) la sucesión de las vocales en el mismoorden habla a favor de la semejanza de lasmarcas comparadas porque la sucesión devocales asume una importancia decisiva parafijar la sonoridad de una denominación.”

“(...) en el análisis de las marcas denominati-vas hay que tratar de encontrar la dimensiónmás característica de las denominacionesconfrontadas: la dimensión que con mayorfuerza y profundidad penetra en la mente delconsumidor y determina, por lo mismo, la im-

9 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJAVIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-NIDAD ANDINA.

10 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677,de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBU-NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


presión general que la denominación va asuscitar en los consumidores.” 11

Con base a los criterios expuestos, el JuezConsultante deberá identificar cuál de estos ele-mentos prevalece y tiene mayor influencia en lamente del consumidor, si el denominativo com-puesto o el gráfico, y proceder a su cotejo conel elemento correspondiente del otro signo a finde determinar el riesgo de confusión, conformea los criterios contenidos en la presente inter-pretación.

3.6. SIGNOS DESCRIPTIVOS Y EVOCATI-VOS. PARTÍCULAS DE USO COMÚN.LA MARCA DÉBIL.

Signos descriptivos.

En el presente proceso, la sociedad actora ar-gumentó que “(…) la primera denominación delsigno BIO IONIC tiene significado propio ‘BIO-VIDA’”, en tal virtud, se hará referencia a lossignos descriptivos.

El signo descriptivo no tiene poder identificatorio,toda vez que se confunde con lo que va a identi-ficar, sea un producto o un servicio o cuales-quiera de sus propiedades o características.

La irregistrabilidad de los signos descriptivosimplica a los que designen exclusivamente lacalidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugarde origen, la época de producción u otros datoscaracterísticos o informaciones de los produc-tos o de los servicios, si tales característicasson comunes a otros productos o servicios, elsigno no será distintivo y en consecuencia nopodrá ser registrado.

El Tribunal ha sostenido que uno de los méto-dos para determinar si un signo es descriptivo,es formularse la pregunta de “cómo es” el pro-ducto o servicio que se pretende registrar, “(...)de tal manera que si la respuesta espontánea-mente suministrada -por ejemplo por un consu-midor medio- es igual a la de la designación deese producto, habrá lugar a establecer la natu-raleza descriptiva de la denominación” 12.

La jurisprudencia ha reconocido que los adje-tivos calificativos suelen ser aceptados comomarcas, siempre que no tengan una estrecharelación con los bienes o con los servicios quepretendan proteger o distinguir. En todo caso,cabe advertir que en la medida en que estossignos puedan servir de calificativos para distin-tos productos o servicios pertenecientes a diver-sas clases, se verá disminuida su capacidaddistintiva, por ser factible su utilización en diver-sos productos o servicios.

Signos evocativos.

En el presente caso, se debate acerca del ca-rácter evocativo del signo “BIO IONIC” (mixto);en tal virtud, se hará referencia al tema de lossignos evocativos.

En el caso de los signos evocativos, éstossugieren en el consumidor o en el usuario cier-tas características, cualidades o efectos delproducto o servicio, exigiéndole hacer uso de laimaginación y del entendimiento para relacionaraquel signo con este objeto.

El Tribunal ha señalado, a este respecto, que“Las marcas evocativas o sugestivas no hacenrelación directa e inmediata a una característicao cualidad del producto como sucede en lasmarcas descriptivas. El consumidor para llegara comprender qué productos o servicios com-prende la marca debe utilizar su imaginación,es decir, un proceso deductivo entre la marca osigno y el producto o servicio”. 13

Se consideran signos evocativos los que po-seen la capacidad de transmitir a la mente unaimagen o una idea sobre el producto, a travésde llevar a cabo un desarrollo de la imaginaciónque conduzca a la configuración en la mente delconsumidor, del producto amparado por el dis-tintivo.

Así pues, el signo evocativo, a diferencia deldescriptivo, cumple la función distintiva de lamarca y, por tanto, es registrable.

No existe un límite exacto para diferenciar lossignos descriptivos de los evocativos y, por

11 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DELDERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. Es-paña 1984. Págs. 199 y SS.

12 Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicadoen la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de 2001, ci-

tando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS YJUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado enla Gaceta Oficial Nº 189, de 15 de septiembre de 1995.

13 Ibídem.


tanto, corresponderá también a la autoridad na-cional en cada caso establecer, al examinar lasolicitud de registro, si ella se refiere a uno o aotro tipo.

En este mismo sentido, ha expresado este Tri-bunal que:

“Las marcas evocativas son consideradas co-mo marcas débiles, por cuanto cualquier perso-na tiene el derecho de evocar en sus marcas laspropiedades o características de los productoso de los servicios que van a ser distinguidos conaquellas, lo que supone que su titular debaaceptar o no pueda impedir que otras marcasevoquen igualmente las mismas propiedades ocaracterísticas de su marca”. Cabe además re-calcar que este tipo de marca es sin embargoregistrable, no así las denominaciones genéri-cas, que son irregistrables para precaver queexpresiones de uso común o generalizado pue-dan ser registradas para asignarlas como deno-minación exclusiva de un producto o de un de-terminado.

En efecto, este cumple la función distintiva dela marca y, por lo tanto, es registrable. Sin em-bargo, entre mayor sea la proximidad del signoevocativo con el producto o servicio que se pre-tende registrar, podrá ser considerado como unsigno marcadamente débil y, en consecuencia,su titular tendría que soportar el registro designos que en algún grado se asemejen a susigno distintivo. Esto se da en el caso de sig-nos evocativos que contengan elementos ge-néricos, descriptivos o de uso común. Si bien,estos elementos otorgan capacidad evocativaal signo, también lo tornan especialmente débil,ya que su titular no puede impedir que tercerosutilicen dichos elementos.

Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativoes de fantasía y no hay una fuerte proximidadcon el producto o servicio que se pretende dis-tinguir. En este evento, el consumidor tendráque hacer una deducción no evidente y, por lotanto, la capacidad distintiva del signo esmarcadamente fuerte.

De acuerdo a lo anteriormente señalado, corres-ponderá al juez consultante determinar si elsigno “BIO IONIC” (mixto), es un signo evoca-tivo de las características, cualidades o efectosde los productos de la clase 11, exigiéndose, enconsecuencia, hacer uso de la imaginación y

del entendimiento para relacionar aquel signocon este objeto.

Partículas de uso común. La marca débil:

En el presente proceso, se arguye que las ex-presiones que integran el signo “BIO IONIC”(mixto) son de uso común, en tal virtud, devienenecesario referirse al tema de palabras de usocomún y la marca débil.

Al conformar una marca, su creador puede va-lerse de toda clase de elementos como: partí-culas, palabras, prefijos o sufijos, raíces o ter-minaciones, que individualmente consideradaspueden estimarse como expresiones de usocomún, por lo que no pueden ser objeto de mo-nopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Es claro que el titular de una marca que lleveincluida una expresión de tal naturaleza no tieneun dominio exclusivo sobre ella y, en conse-cuencia, no está facultado por la ley para impe-dir que terceros puedan utilizar dicha expresiónen combinación de otros elementos en la con-formación de signos marcarios, siempre que elresultado sea suficientemente distintivo a fin deno crear riesgo confusión.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la si-guiente manera:

“Una marca puede incluir en su conjunto pa-labras que individualmente consideradas pue-den estimarse como expresiones de uso co-mún, y que por ser tales no pueden ser objetode monopolio por persona alguna. Por ello eltitular de una marca que lleve incluida unaexpresión de tal naturaleza no está legalmen-te facultado para oponerse a que tercerospuedan utilizar dicha expresión, en combina-ción de otros elementos en la conformaciónde signos marcarios, siempre que el resulta-do sea original y lo suficientemente distintivoa fin de no crear confusión.” 14

Al realizar el examen comparativo de marcasque se encuentran conformadas por partículasde uso común, éstas no deben ser conside-

14 Proceso 70-IP-2005. Interpretación prejudicial de 21 dejunio de 2005, publicada en la G.O.A.C. No. 1231 de 16de agosto de 2005. Marca: “U.S. ROBOTICS”. TRIBU-NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


radas a efecto de determinar si existe confu-sión, siendo ésta una circunstancia de excep-ción a la regla de que el cotejo de las marcasdebe realizarse atendiendo a una simple visiónde conjunto de los signos que se enfrentan,donde el todo prevalece sobre sus componen-tes.

En el caso de denominaciones conformadas porpartículas de uso común, la distintividad se bus-ca en el elemento diferente que integra el signo,ya que dichas expresiones son marcariamentedébiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza eltitular de la marca descarta que partículas nece-sarias o usuales pertenecientes al dominio pú-blico puedan ser utilizadas únicamente por untitular marcario, ya que al ser esos vocablosusuales, no se puede impedir que el público engeneral los siga utilizando.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

“El titular de una marca con un elemento deuso común sabe que tendrá que coexistir conlas marcas anteriores, y con las que se hande solicitar en el futuro. Y sabe también quesiempre existirá entre las marcas así configu-radas el parecido que se deriva, necesaria-mente, de las partículas coparticipadas in-susceptibles de privilegio marcario. Esto ne-cesariamente tendrá efectos sobre el criterioque se aplique en el cotejo. Y por ello se hadicho que esos elementos de uso común sonmarcariamente débiles.” 15

3.7. LAS MARCAS DE FANTASÍA.

En el presente proceso la sociedad actora argu-mentó que la segunda expresión que integra elsigno solicitado, ésta es “IONIC”, es de fanta-sía; en tal virtud, se hace necesario tratar eltema: “las marcas de fantasía”.

Los signos de fantasía constituyen una elabora-ción del ingenio de sus titulares, careciendo devínculos o contenidos conceptuales. Es la crea-ción de un vocablo que no tiene significado porsí mismo, sino que asocia indirectamente unaidea.

Cabanellas de las Cuevas, respecto de lasmarcas de fantasía indica que “(...) no despier-tan forzosamente la idea del objeto al cual seaplican, que se desprende de la naturaleza ogénero del objeto y que son tan independientesdel producto mismo, que éste puede ser recono-cido y designado con otro nombre.” 16

Breuer Moreno acerca de los signos de fantasíaobserva lo siguiente:

“Es de fantasía toda denominación que nopueda ser considerada genérica o precisa delproducto a distinguir, aunque sea evocativa;porque la fantasía puede consistir hasta ladeformación arbitraria que se haga de unadenominación precisa o innecesaria.” 17

Entre las marcas de fantasía se incluyen lasdenominadas evocativas que son consideradascomo las que dan al consumidor una idea sobrealguna propiedad o característica del producto oservicio que va a distinguir la marca.

Igualmente, ha sostenido el Tribunal:

“Las denominaciones de fantasía (…) impli-can la creación de un vocablo, el mismo quepuede no tener significado alguno. Es así queuna marca de fantasía gozará generalmentede un mayor poder distintivo. Por lo tanto, lasmarcas de fantasía o caprichosas por serelaboración del ingenio propio de sus titula-res carecen de connotación conceptual o sig-nificado idiomático, de tal manera que si unadenominación genérica va acompañada deuna palabra de fantasía, la posibilidad de quesea admitido su registro aumenta”. 18

3.8. LA COEXISTENCIA MARCARIA.

Tomando en cuenta que la sociedad actoraalegó que “(…) Mi representada, la sociedadBIOIONIC INC. es titular de la marca BIO IONIC(…) para distinguir productos de la clase 21,específicamente cepillos para el cabello. Adi-

16 Cita Pouller en su libro “Derecho de Marcas”, Tomo I,pág. 241. Editorial Heliasta S.R.L. Argentina. 1989. (CoautorLuis Eduardo Bertone).

17 Los autores Bertone y Cabanellas citando a BreuerMoreno. Pág. 241, en su libro ya referido.

18 Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398de 10 de septiembre de 1998, marca: “SALTIN” etique-ta. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD AN-DINA.

15 OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. EditorialAbeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág.215.


cionalmente, también es titular de la marcaBIOIONIC (…) para distinguir productos com-prendidos en las (sic) clase 3 internacional.Teniendo en cuenta lo anterior, si la marca BIOIONIC registrada para cepillos para el cabelloha coexistido con la marca IONIC, no vemosporqué la Superintendencia de Industria y Co-mercio considera que no es posible la coexis-tencia de esto signos para identificar secadoresy plancha para alisar el cabello, productos com-prendidos en la clase 11 internacional”, el Tribu-nal estima adecuado referirse al tema “La Co-existencia Marcaria”.

Cuando en un mismo mercado, dos o más per-sonas están en capacidad o pretenden utilizarsignos similares o idénticos para designar pro-ductos o servicios idénticos o de la misma na-turaleza o finalidad, se genera el aludido “riesgode confusión” al colocar a los consumidores enincapacidad de distinguir el origen empresarialde los bienes y servicios. Sin embargo, existeun fenómeno denominado “LA COEXISTENCIADE SIGNOS”, consistente en que los signos endisputa, pese a que identifican productos simi-lares o idénticos, han estado presentes en elmercado. Al respecto, el Tribunal estima quetal “coexistencia de hecho” no genera derechosen relación con el registro de una marca, asícomo tampoco es una prueba irrefutable de lainexistencia de riesgo de confusión, ni convier-te en innecesario el análisis de registrabilidad,reiterando, en consecuencia, la jurisprudenciasentada de la siguiente manera:

“La coexistencia de hecho no genera dere-chos, ni tiene relevancia jurídica en la direc-ción de inhibir el estudio de registrabilidad, nide hacer inaplicables los análisis del exami-nador acerca de la confundibilidad”. (Proceso15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12de marzo de 2003).

3.9. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y DE-BIDA MOTIVACIÓN. AUTONOMÍA DE LAOFICINA NACIONAL COMPETENTE PARATOMAR SUS DECISIONES.

Tomando en cuenta que no se presentaron opo-siciones a la solicitud de registro del signo “BIOIONIC” (mixto), para distinguir productos com-prendidos en la clase 11 de la ClasificaciónInternacional de Niza; el Tribunal estima ade-cuado referirse al tema de “Examen de registra-bilidad y debida motivación”.

El artículo 148 de la Decisión 486 dispone queen el caso en que se hayan presentado oposi-ciones la Oficina Nacional Competente notifi-cará el hecho al solicitante para que, dentro delos 30 días siguientes, haga valer sus argumen-taciones y, si lo considera necesario, presentepruebas. La Oficina Nacional Competente, asolicitud de parte, otorgará 30 días de plazoadicional para presentar pruebas que sustentenla contestación.

Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486determina que “Vencido el plazo establecido enel artículo 148, o si no se hubiesen presentadooposiciones, la oficina nacional competente pro-cederá a realizar el examen de registrabilidad.En caso se hubiesen presentado oposiciones,la oficina nacional competente se pronunciarásobre éstas y sobre la concesión o denegatoriadel registro de la marca mediante resolución”.

Por consiguiente, a la Oficina Nacional Compe-tente le corresponde realizar el examen deregistrabilidad, el que es obligatorio y debe lle-varse a cabo aún en el caso de que no hubiesensido presentadas oposiciones; en consecuen-cia, la Autoridad Competente en ningún casoqueda eximida de realizar el examen de fondopara conceder o negar el registro. En el caso deque sean presentadas oposiciones, la OficinaNacional Competente se pronunciará acerca deellas así como acerca de la concesión o de ladenegación del registro solicitado.

Al respecto, este Tribunal ha manifestado:

“La existencia de oposiciones comprometemás aún al funcionario respecto de la realiza-ción del examen de fondo, pero, la inexisten-cia de las mismas no lo libera de la obliga-ción de practicarlo; esto, porque el objetivode la norma es el de que dicho examen seconvierta en etapa obligatoria dentro del pro-ceso de concesión o de denegación de losregistros marcarios.” 19

Asimismo, el examen de registrabilidad que, enapego a lo dispuesto en el artículo 150 de lamisma Decisión, debe practicar la oficina co-rrespondiente, comprende el análisis de todas

19 Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de2003. Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DEJUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


las exigencias que aquella impone para que unsigno pueda ser registrado como marca, par-tiendo, desde luego, de los requisitos fijadospor el artículo 134 y, tomando en consideraciónlas prohibiciones determinadas por los artículos135 y 136 de la Decisión en estudio.

De la misma forma, será la Oficina NacionalCompetente, la que en definitiva decida sobrelas oposiciones formuladas, en el caso de quehayan sido presentadas, y, desde luego, res-pecto de la concesión o de la denegación delregistro solicitado; el acto de concesión o dedenegación del registro debe estar respaldadoen un estudio prolijo, técnico y pormenorizadode todos los elementos y reglas que le sirvieronde base para tomar su decisión. El funcionariodebe aplicar las reglas que la doctrina y lajurisprudencia han establecido con esa finali-dad. La aplicación que de éstas se realice en elexamen comparativo dependerá, en cada caso,de las circunstancias y hechos que rodeen a lasmarcas en conflicto.

Asimismo, en anteriores providencias, el Tribu-nal ha establecido ciertas características apli-cables al examen de registrabilidad, a saber:

“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Pre-judiciales 20 ha abordado el tema del examende registrabilidad, pero en uno de sus últimospronunciamientos determinó con toda clari-dad cuáles son las características de dichoexamen:

1. El examen de registrabilidad se realiza deoficio. La Oficina Nacional Competente de-be realizar el examen de registrabilidadasí no se hubieren presentado oposicio-nes, o no hubiere solicitud expresa de untercero.

2. El examen de registrabilidad es integral.La Oficina Nacional Competente al anali-zar si un signo puede ser registrado comomarca debe revisar si cumple con todoslos requisitos de artículo 134 de la Deci-sión 486, y luego determinar si el signo

solicitado encaja o no dentro de alguna delas causales de irregistrabilidad consagra-das en los artículos 135 y 136 de la mismanorma.

3. En consecuencia con lo anterior y en re-lación con marcas de terceros, la OficinaNacional Competente, así hubiera o nooposiciones, deberá revisar si el signo soli-citado no encuadra dentro del supuesto deirregistrabilidad contemplado en el artículo136, literal a); es decir, debe determinar sies o no idéntico o se asemeja o no a unamarca anteriormente solicitada para regis-tro o registrada por un tercero, para losmismos productos o servicios, o para pro-ductos o servicios respecto de los cualesel uso de la marca pueda causar un riesgode confusión o de asociación” 21.

Otra de las características del examen deregistrabilidad es su autonomía tanto en rela-ción con las decisiones expedidas por otrasOficinas de Registro Marcario, como en relacióncon anteriores decisiones expedidas por la pro-pia oficina. En el siguiente acápite el Tribunal sereferirá a esta característica.

Debida motivación.

La resolución que emita la Oficina NacionalCompetente tiene que ser necesariamente, mo-tivada en debida forma y, además, debe expre-sar en su pronunciamiento los fundamentos enlos que se basa para emitirlos.


“(...) requieren de motivación para su vali-dez; pero si, además, la obligación de moti-var viene impuesta legalmente -en el presen-te caso por la misma norma comunitaria, deprevalente aplicación- debe entonces formarparte de aquél y, además, como lo ha expre-sado la jurisprudencia de este Tribunal An-dino, podría quedar afectada de nulidad ab-

20 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudicialessobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de juliode 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; InterpretaciónPrejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de no-viembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005.

21 Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 dediciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial delAcuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de2007. Marca: “BROCHA MONA”. TRIBUNAL DE JUSTI-CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


soluta la resolución que los contenga si porinmotivación lesiona el derecho de defensade los administrados”. 22

En consecuencia, es necesario precisar que elexamen de registrabilidad debe ser plasmadoen la Resolución que concede o deniega elregistro marcario, es decir la Oficina Nacionalno puede mantener en secreto el mismo y, enconsecuencia, la resolución que concede el re-gistro marcario, que en definitiva es la que senotifica al solicitante, debe dar razón de dichoexamen y, por lo tanto, cumplir con un principiobásico de la actuación pública como es el de lamotivación de los actos.

Autonomía de la Oficina Nacional Compe-tente para tomar sus decisiones.

En el presente proceso el Tribunal estima ade-cuado hacer referencia al tema de “Autonomíade la Oficina Nacional Competente para tomarsus decisiones”.

Sobre el tema se transcribe lo expresado poreste Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008,publicado en la G.O.A.C. Nº 1675 de 5 de di-ciembre de 2008. Marca “LAN ECUADOR”:

“El sistema de registro marcario que se adop-tó en la Comunidad Andina se encuentra so-portado en la actividad autónoma e indepen-diente de las Oficinas Competentes en cadaPaís Miembro. Dicha actividad, que aunquede manera general se encuentra regulada porla normativa comunitaria, deja a salvo la men-cionada independencia, y es así como el Ca-pítulo V de la Decisión 344 regula el procedi-miento de registro marcario, e instaura encabeza de las Oficinas Nacionales Compe-tentes el procedimiento y el respectivo exa-men de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en re-lación con decisiones emanadas de otrasoficinas de registro marcario (principio de in-dependencia), como en relación con sus pro-pias decisiones”.

Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado:

“Si bien las Oficinas Competentes y las deci-siones que de ellas emanan son independien-tes, algunas figuras del derecho marcariocomunitario las ponen en contacto, como se-ría el caso del derecho de prioridad o de laoposición de carácter andino, sin que lo ante-rior signifique de ninguna manera uniformizarlos pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independen-cia de las Oficinas de Registro Marcario sig-nifica que juzgarán la registrabilidad o irre-gistrabilidad de los signos como marcas, sintener en consideración el análisis de regis-trabilidad o irregistrabilidad realizado en otrau otras Oficinas Competentes de los PaísesMiembros. De conformidad con lo anterior, sise ha obtenido un registro marcario en deter-minado País Miembro esto no significa queindefectiblemente se deberá conceder dichoregistro marcario en los otros Países. O bien,si el registro marcario ha sido negado en unode ellos, tampoco significa que deba ser ne-gado en los demás Países Miembros, aún enel caso de presentarse con base en el de-recho de prioridad por haberse solicitado enel mismo País que negó el registro.” (Proce-so 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de15 de agosto de 2007, Marca: “MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuer-do de Cartagena N° 1553, de 15 de octubrede 2007).

Un aspecto de especial importancia en relacióna este tema constituye el hecho que el princi-pio de independencia implica dejar en libertad ala Oficina Nacional Competente para que, deacuerdo a su criterio de interpretación de loshechos y de las normas, adopte la decisión queconsidere más adecuada en relación al casopuesto a su conocimiento. En cualquier eventoes menester que se justifique de manera sufi-ciente y razonable el criterio adelantado.

Sobre el segundo tema, la norma comunitariaestableció como atribución de las oficinas na-cionales de registro marcario la obligación derealizar el examen de registrabilidad, el que esobligatorio y debe llevarse a cabo aún en el ca-so de que no hubiesen sido presentadas oposi-ciones; como ya se indicó, la Autoridad Com-petente en ningún caso queda eximida de reali-zar el examen de fondo para conceder o negarel registro. En el caso de que sean presentadasoposiciones, la oficina nacional competente se

22 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de1998. G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999.Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.


pronunciará acerca de ellas así como acerca dela concesión o de la denegación del registrosolicitado.

Asimismo, es pertinente agregar que este exa-men de oficio, integral y motivado debe serautónomo tanto en relación con las decisionesexpedidas por otras Oficinas de Registro Mar-cario, como en relación con anteriores decisio-nes expedidas por la propia oficina, en el senti-do de que ésta debe realizar el examen de re-gistrabilidad analizando cada caso concreto, esdecir, estudiando el signo solicitado para regis-tro, las oposiciones presentadas y la informa-ción recaudada para dicho procedimiento, inde-pendiente de anteriores análisis sobre signosidénticos o similares.

Esta atribución no quiere decir que la Oficinade Registro Marcario no tenga límites en suactuación y que no pueda utilizar como prece-dentes sus propias actuaciones, sino que laoficina de registro marcario tiene la obligación,en cada caso, de hacer un análisis de regis-trabilidad, teniendo en cuenta los aspectos ypruebas que obran en cada trámite.

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Un signo puede ser registrado como marca,cuando distingue productos o servicios en elmercado y reúne el requisito de ser suscep-tible de representación gráfica, de conformi-dad con lo establecido por el artículo 134 dela Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina. Esa aptitud se confirmará si elsigno, cuyo registro se solicita, no se en-cuentra comprendido en ninguna de las cau-sales de irregistrabilidad determinadas porlos artículos 135 y 136 de la mencionada De-cisión. La distintividad del signo presuponesu perceptibilidad por cualesquiera de lossentidos.

2. No son registrables los signos que según loprevisto en el artículo 136, literal a) de lareferida Decisión 486, y en relación con dere-chos de terceros, sean idénticos o se ase-mejen a una marca anteriormente solicitada

para registro o registrada para los mismosservicios o productos o, para productos oservicios respecto de los cuales el uso de lamarca pueda causar en el público un riesgode confusión y/o de asociación. De ello re-sulta, que no es necesario que el signo soli-citado para registro induzca a error o a confu-sión a los consumidores, sino que es sufi-ciente la existencia del riesgo de confusiónpara que se configure la prohibición de irre-gistrabilidad.

3. El riesgo de confusión y/o de asociación de-berá ser analizado por la Autoridad NacionalCompetente o por el Juez, según correspon-da, sujetándose a las reglas de comparaciónde signos.

4. En el caso de los signos mixtos, el JuezConsultante deberá identificar cuál de loselementos prevalece y tiene mayor influen-cia en la mente del consumidor, si el deno-minativo o el gráfico. Se determina que si enel signo mixto predomina el elemento deno-minativo compuesto, debe procederse alcotejo de los signos aplicando las reglas quepara ese propósito ha establecido la doctri-na y recogidas en esta interpretación prejudi-cial; y, si por otro lado, en el signo mixtopredomina el elemento gráfico frente al de-nominativo, en principio, no habría lugar a laconfusión entre las signos, pudiendo éstoscoexistir pacíficamente en el ámbito comer-cial.

5. El signo descriptivo no es distintivo y, portanto, no será registrable como marca si selimita exclusivamente a informar al consumi-dor o al usuario acerca de las característicasu otros datos del producto de que se trate,comunes a otros productos del mismo géne-ro.

6. En el ámbito de los signos, el evocativo su-giere en el consumidor o en el usuario ciertascaracterísticas, cualidades o efectos del ser-vicio, exigiéndole hacer uso de la imagina-ción y del entendimiento para relacionar aquelsigno con este servicio. El signo evocativocumple la función distintiva de la marca y, portanto, es registrable.

Corresponderá al juez consultante determi-nar si el signo “BIO IONIC” (mixto), es un sig-


no evocativo de las características, cualida-des o efectos de los productos de la clase11, exigiéndose, en consecuencia, hacer usode la imaginación y del entendimiento pararelacionar aquel signo con este objeto.

7. Los signos pueden estar conformados porpartículas de uso general o común. En estecaso, la distintividad se busca en el elementodiferente que integra el signo y en la condi-ción de signo de fantasía del conjunto mar-cario, es decir, la presencia de aquellos noimpedirá el registro de la denominación, casoque el conjunto del signo se halle provisto deotros elementos que lo doten de fuerza distin-tiva suficiente. Y puesto que el vocablo deuso común no es apropiable en exclusiva, eltitular de la marca que lo posea no podráimpedir su inclusión en otro signo, ni funda-mentar en esa única circunstancia el riesgode confusión entre las denominaciones enconflicto.

En el caso de denominaciones conformadaspor partículas de uso común, la distintividadse busca en el elemento diferente que inte-gra el signo, ya que dichos términos son mar-cariamente débiles.

8. Las marcas de fantasía implican la creaciónde un vocablo, el mismo que puede no tenersignificado alguno. Esta marca gozará gene-ralmente de un mayor poder distintivo por serelaboración del ingenio propio de sus titula-res, por tanto, carecen de connotación con-ceptual o significado idiomático.

9. La coexistencia de hecho no genera dere-chos, ni tiene relevancia jurídica en la direc-ción de inhibir el estudio de registrabilidad, nide hacer inaplicables los análisis del exami-nador acerca de la confundibilidad.

10. La Oficina Nacional Competente debe, ne-cesariamente, realizar el examen de regis-trabilidad del signo solicitado para regis-tro, el que comprenderá el análisis de todaslas exigencias establecidas por la Decisión486. Dicho examen debe realizarse aún enaquellos casos en que no hayan sido pre-sentadas oposiciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independiente-mente de su contenido, favorable o desfavo-

rable, que resuelva las oposiciones en elcaso de haberlas, y determine la concesióno la denegación del registro de un signo,deberá plasmarse en resolución debidamentemotivada, la que deberá ser notificada alpeticionario.

Asimismo, el examen de registrabilidad rea-lizado por las oficinas de registro marcariotiene las siguientes características:

• Debe ser de oficio.• Es integral.• Se debe plasmar en una resolución debi-

damente motivada.• Es autónomo.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 2007-00243, deberá adoptar la presente interpreta-ción. Asimismo, deberá dar cumplimiento a lasdisposiciones contenidas en el párrafo tercerodel artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copiacertificada y remítase copia a la Secretaría Ge-neral de la Comunidad Andina, para su publica-ción en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena.

Carlos Jaime Villarroel FerrerPRESIDENTE

José Vicente Troya JaramilloMAGISTRADO









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SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaintranet.comunidadandina.org/documentos/Gacetas/Gace2174.pdf · Proceso 147-IP-2012.-Interpretación Prejudicial del artículo 136