SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaintranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/Gace1575.pdf · 2008-01-22 · Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos

Proceso 127-IP-2007.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literal a) y 110 dela Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposi-ción Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado de laRepública de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, SecciónPrimera. Signo: APEL (mixto). Actor: sociedad REDES APEL LIMITADA.Proceso interno Nº 2002-0232 ......................................................................

Proceso 108-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a), b) y e) de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por elConsejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera; e interpretación, de oficio, de los artículos83 literal d), 84 y 128 de la misma Decisión. Marca: NEW GATES (mixta).Actor: sociedad THE GATES CORPORATION. Proceso interno Nº 6003-6535 ...............................................................................................................

Proceso 131-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 154, 155, 165, 166 y 167 de la De-cisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Prime-ra Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito,República del Ecuador. Marca: HIDRAT. Actor: sociedad INDUSTRIAS DEBELLEZA Y SALUD BASSA CIA. LTDA. Proceso interno Nº 12146-NR ......

Proceso 142-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), d)y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y deoficio, de los artículos 82 literal d) y 84 de la mencionada Decisión, asícomo del párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisiónde la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por laPrimera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito,República de Ecuador. Expediente Interno Nº 6637-EG. Actor: SociedadKIMBERLY CLARK CORPORATION. Marca denominativa: “PRESTIGE” .....

Para nosotros la Patria es América

S U M A R I O

Tribunal de Justicia de la Comunidad AndinaPág.

Año XXV - Número 1575

Lima, 21 de enero de 2008

1

21

11

PROCESO 127-IP-2007

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literal a) y 110 de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición

Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de

Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Signo: APEL(mixto). Actor: sociedad REDES APEL LIMITADA. Proceso interno Nº 2002-0232.

30

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los

diecisiete días del mes de octubre del año dosmil siete.

GACETA OFICIAL 21/01/2008 2.44

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y susanexos, remitida por el Consejo de Estado de laRepública de Colombia, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera, por intermediode su Consejero Ponente doctor Gabriel Eduar-do Mendoza Martelo, relativa a “los artículos134 (literal b), 135 (inciso final, 144 y 166 (inci-so primero) de la Decisión 486”, dentro del pro-ceso interno Nº 2002-0232;

El auto de 12 de septiembre de 2007, medianteel cual este Tribunal decidió admitir a trámite lareferida solicitud de interpretación prejudicial porcumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado deCreación del Tribunal y con los requisitos con-templados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, com-plementados con los documentos incluidos enanexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad REDES APEL LIMITA-DA. Demandada: Superintendencia de Industriay Comercio de la República de Colombia. Terce-ro interesado: sociedad APEMEX S.A. de C.V.

b) Hechos

El 26 de octubre de 1999, la sociedad REDESAPEL LIMITADA solicitó ante la Superinten-dencia de Industria y Comercio de la Repúblicade Colombia el registro como marca del signo“APEL” (mixto) para distinguir productos de laClase 09 de la Clasificación Internacional deNiza. Publicado el extracto respetivo no se pre-sentaron observaciones de terceros.

Por Resolución Nº 31180, de 25 de septiembrede 2001, la Jefe de la División de Signos Distin-tivos de la Superintendencia de Industria y Co-mercio negó, de oficio, el registro del signosolicitado, por considerar que dicho signo esconfundible con la marca ASPEL (denominativa)registrada a favor de la sociedad APEMEX S.A.DE C.V., argumentó que: “(…) el hecho de queambas marcas hagan uso de la misma expre-sión genera un riesgo de asociación en cuantoal origen empresarial de los productos distingui-dos con una u otra marca, lo cual sumado a lafalta de fuerza distintiva del elemento no común(letra “s”(sic)), impiden la efectiva diferenciación

de los productos por parte de los consumido-res”.

Contra dicha Resolución la sociedad REDESAPEL LIMITADA interpuso recurso de reposi-ción y en subsidio de apelación; el primero, fueresuelto por la misma Jefa de la División de Sig-nos Distintivos, quien por Resolución Nº 38756,de 27 de noviembre de 2001, decidió confirmarla decisión contenida en la Resolución impug-nada. El segundo fue resuelto por el Superinten-dente Delegado para la Propiedad Industrial,quien por Resolución Nº 03106, de 31 de enerode 2002, confirmó, también, la Resolución Nº31180, argumentando que “Esta Delegatura con-sidera que entre la marca solicitada (sic) APELy la marca registrada ASPEL existe similitudortográfica y gramatical, pues la marca solicita-da (sic) reproduce la marca ASPEL limitándosea suprimirle la segunda letra S, lo cual no leotorga distintividad, ya que el consumidor cree-ría que está adquiriendo dos productos con idén-tico productor, circunstancia que es identificadapor la doctrina y el Tribunal de Justicia de laComunidad Andina como confusión indirecta alinducir al público a error respecto del origenempresarial de los productos a distinguir queimposibilita la coexistencia pacífica de los sig-nos en el mercado (…)”.

De esta manera concluyó la vía administrativa.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda in-terpuesta por la sociedad REDES APELLIMITADA

La actora, en primer término, alega la violacióndel artículo 134 literal b) de la de decisión 486de la Comunidad Andina y viabilidad del registrode la marca mixta APEL, observa que el signoAPEL que pretende registrar: “(…) no identificaproductos o servicios que tenga para registrootra marca (la marca ASPEL) (…); el hecho deque los productos que identifican las marcascorrespondan a la misma clase, no quiere decirque sean de la misma categoría (…)”. Seguida-mente el actor destaca la serie de productosque protege la marca ASPEL y el signo APELdonde se observa: “(…) en otras palabras AS-PEL (nominativa) identifica los programas o pa-quetes que se pueden instalar a los hardware,otorgando licencia respectiva para su utilización(...) en cambio la marca APEL (MIXTA) cuandohace referencia al ensamblaje de equipos, loque está identificando es la máquina como tal,


el equipo (CPU, monitor, teclado y mouse) peronunca instalará programas o paquetes de siste-mas que es a los que se refiere la marca ASPEL(NOMINATIVA ASPEL de computadoras; en otraspalabras ASPEL (NOMINATIVA). Así por ejem-plo, una computadora puede tener ‘harware’marca APEL (mixta) y ‘software’ marca ASPEL(nominativa); desde ningún punto de vista son elmismo producto o servicio y en sistemas sondos conceptos absolutamente diferentes y másaun para nada similares.”

Alega también el hecho de que las normas pro-tegen el “primer uso que se le dé a un nombre omarca” y al respecto señala en el escrito elcertificado de registro de inscripción en la Cá-mara de Comercio de Bogotá, planteando quedesde el 24 de octubre de 1995, dicha empresa“fue la primera en identificar y distinguir estaclase de productos;”

Considera igualmente, fundado en lo anterior,que: “Al momento de registrarse la marca, sedeclaró que la misma identifica los productos yservicios de un grupo de empresas; las razonessociales de éste grupo de empresas involucrandicha marca, ya que comprenden todas, la mis-ma expresión APEL (REDES APEL LTDA y APELAPLICACIONES ELECTROCNICAS LTDA), em-presas que durante su existencia han venidoidentificando sus productos, con dicha marca.Así las cosas pretender que el uso de éstamarca se ha dado a partir del registro de lamisma es inocuo, pues la misma tiene recono-cimiento no sólo a nivel departamental (Bogotá),sino también a nivel Nacional, (…)”

También, manifiesta la ausencia de criterios deconfundibilidad de la marca APEL y el análisisfonético de la misma, procede ha realizar lacomparación fonética y gráfica de los signos‘ASPEL’ y ‘APEL’ señalando que “la marca ‘AS-PEL’ esta constituida por una palabra grave,observando : Solo si se separa en sílabas lapalabras (sic) AS-PEL, el fonema consonántico‘S’ siempre hará que al pronunciarse ésta pala-bra, su acento prosódico lo lleve la penúltimasílaba.” Mientras que el signo que pretende re-gistrar APEL lo constituye una palabra aguda,donde observa: “la separación en sílabas de lapalabra APEL, no hace que pierda su acentooriginal, ni cuando se pronuncia, ni cuando sesepara en sílabas la palabra A-PEL.

Asimismo, procede a realizar el análisis gráficode la marca en conflicto considerando que: “Mal

podría decirse o pretender creerse que la marcaASPEL, marca nominativa de su sola pronun-ciación fonética evoque algún tipo de producto ymenos aún una representación gráfica; mientrasque la marca APEL, mixta compuesta por unelemento nominativo y otro figurativo, evoca desu sola pronunciación la imagen del león, fun-ción que permite la no confundibilidad de lasdos marcas logrando como resultado distinguir,individualizar, diferencia (sic) y sacar el produc-to de la universalidad de los productos de sumisma especie.” En este sentido concluye suargumento al considerar que la marca no esirregistrable o confundible.

Sostiene la violación del artículo 144 de la Deci-sión 486 por inobservancia del mismo y en estesentido dice que existe una “(…) violación aldebido proceso por negligencia en el agota-miento de los presupuestos para el registro demarcas (…)” igualmente destaca: “(…) es atodas luces improcedente que desde octubredel año 1999 y hasta octubre del año 2001,fecha esta última en la que se notificó la primeraresolución que niega el registro de la marca, semanifieste al solicitante que existe otra empre-sa que se encuentra solicitando el registro deuna marca supuestamente similar.”

También sostiene la violación del inciso primerodel artículo 166 y del artículo 135 inciso final dela Decisión 486 por desconocimiento del uso dela marca y al respecto expone los criterios delas normas comunitarias sobre el uso constantede un signo y lo que se entiende por uso de unamarca. Así las cosas, dice que: “(…) mal podríala Superintendencia de Industria y Comercio(…) pretender ahora desconocer el uso que sele ha dado a la marca (sic) desde 1995 comoquedó ya probado; cuando es la misma norma-tividad la que reconoce el derecho de registropara marcas que aun careciendo de distintivi-dad, hayan sido usadas constantemente.” Igual-mente, expresa que: Es clara la normativa enmateria de Propiedad Industrial cuando expre-samente manifiesta lo que se entiende por eluso del (sic) una marca, y es claro también,como ya quedó antes expuesto, que la marcaha sido puesta al mercado y constantementeusada por empresas como REDES APEL LTDAy APEL APLICACIONES ELECTRONICAS LTDA.Pretender ahora que la marca ASPEL de con-formidad con lo señalado en las Resolucionesimpugnadas saque del mercado una marca contrayectoria (APEL), solo por no haberse regis-trado antes, no constituye ningún fundamento


de valor jurídico, para negar su registro, y me-nos aún cuando los productos fueron puesto(sic) al comercio desde 1995 como quedó de-mostrado.

d) Fundamentos jurídicos de la Superinten-dencia de Industria y Comercio

Del escrito de contestación de la demanda seobserva lo siguiente:

1) Defiende la legalidad de los actos administra-tivos acusados destacando que conforme alos documentos obrantes en el expedienteadministrativo 99-67533 se concluye que di-cha corporación administrativa “(…) se ajustóplenamente al trámite administrativo previstoen materia marcaria, se garantizó el debidoproceso y el derecho a la defensa;(…)”

2) Señala antecedentes jurisprudenciales, ema-nados de este Tribunal respecto de la funciónesencial de la marca y los requisitos para suregistro, las prohibiciones de registrar un sig-no como marca que sea confundible con otraya registrada y los criterios para realizar elcotejo marcario entre un signo denominativoy mixto según las sentencias: 14-IP-98; 22-IP-96; 2-IP-95;

3) Sostiene que el signo “APEL” (mixto) esirregistrable, toda vez que “Efectuado el exa-men sucesivo y comparativo de la marca“ASPEL” registrada a favor de la sociedadApemex S.A. de C.V clase 9 frente a la mar-ca “APEL” (mixta), solicitada por la sociedaddemandante para distinguir productos de laclase 9 se concluye en forma evidente queson semejantes entre si, existiendo confun-dibilidad entre las mismas en los aspectosgráficos, fonéticos y semánticos y por lo tan-to, de coexistir en el mercado conllevarían aerror al público consumidor, existiendo la po-sibilidad de confusión directa e indirecta en-tre los mismos, habida de cuenta que estoscreerían que el producto tendría el mismoorigen.”

CONSIDERANDO:

Que las normas contenidas en los artículos 134literal b), 135, 144 y 166 de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad Andina, cuya in-terpretación ha sido solicitada, forman parte delordenamiento jurídico de la Comunidad Andina,conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del

Tratado de Creación del Tribunal de Justicia dela Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpre-tar por vía prejudicial las normas que conformanel ordenamiento jurídico comunitario, con el finde asegurar su aplicación uniforme en el territo-rio de los Países Miembros, siempre que lasolicitud provenga de un Juez Nacional tambiéncon competencia para actuar como Juez Comu-nitario, como lo es, en este caso, el TribunalConsultante, en tanto resulten pertinentes parala resolución del proceso, conforme a lo esta-blecido por el artículo 32 del Tratado de Crea-ción del Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina (codificado mediante la Decisión 472),en concordancia con lo previsto en los artículos2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificadomediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud deregistro como marca del signo APEL mixto fuerealizada el 26 de octubre de 1999 en vigenciade la Decisión 344, los hechos controvertidos ylas normas aplicables al caso concreto se en-cuentran dentro de la citada normativa, por loque, conforme a lo facultado por el artículo 34del Tratado de Creación y 126 del Estatuto, deoficio, se interpretarán los artículos 81, 83 literala) y 110 de la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena y la Disposición Transi-toria Primera de la Decisión 486 de la Comisiónde la Comunidad Andina y no se interpretaránlos artículos de la Decisión 486, solicitados, porno ser aplicables al caso concreto.

Que, el texto de las normas objeto de la inter-pretación prejudicial es el siguiente:

Decisión 486 de la Comisión de la Comu-nidad Andina

“(…)

Disposiciones Transitorias

PRIMERA.- Todo derecho de propiedad in-dustrial válidamente concedido de conformi-dad con la legislación comunitaria anterior ala presente Decisión, se regirá por las dispo-siciones aplicables en la fecha de su otorga-miento salvo en lo que se refiere a los plazosde vigencia, en cuyo caso los derechos depropiedad industrial preexistentes se adecua-rán a lo previsto en esta Decisión.


En lo relativo al uso, goce, obligaciones, li-cencias, renovaciones y prórrogas se aplica-rán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, lapresente Decisión regirá en las etapas queaún no se hubiesen cumplido a la fecha de suentrada en vigencia.

(…)”.

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdode Cartagena

“(…)

Artículo 81.- Podrán registrarse como mar-cas los signos que sean perceptibles, sufi-cientemente distintivos y susceptibles de re-presentación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comercia-lizados por una persona de los productos oservicios idénticos o similares de otra perso-na.

(…)

Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrar-se como marcas aquellos signos que, enrelación con derechos de terceros, presentenalgunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, a unamarca anteriormente solicitada para regis-tro o registrada por un tercero, para losmismos productos o servicios, o para pro-ductos o servicios respecto de los cualesel uso de la marca pueda inducir al públi-co, a error;

(…)

Artículo 110.- Se entenderá que una marcase encuentra en uso cuando los productos oservicios que ella distingue han sido puestosen el comercio o se encuentran disponiblesen el mercado bajo esa marca, en la cantidady del modo que normalmente corresponde,teniendo en cuenta la naturaleza de los pro-ductos o servicios y las modalidades bajo las

cuales se efectúa su comercialización en elmercado.

También se considerará usada una marca,cuando distinga productos destinados exclu-sivamente a la exportación desde cualquierade los Países Miembros, según lo estableci-do en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difierade la forma en que fue registrada sólo encuanto a detalles o elementos que no alterensu carácter distintivo, no motivará la cancela-ción del registro por falta de uso, ni disminui-rá la protección que corresponda a la marca.

(…)”

I. Aplicación del ordenamiento jurídico co-munitario en el tiempo

Respecto a la interpretación y aplicación de lasnormas comunitarias sobre Propiedad Industrialque regulan esta temática, así como el desarro-llo de los distintos fundamentos que conformanel criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre lamateria, se exhorta al Consejo de Estado de laRepública de Colombia, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera, que estudie yaplique lo sentado por este Tribunal en la inter-pretación prejudicial correspondiente al Proce-so 78-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicadaen la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de2006, marca: NEUROFLEX (nominativa), emiti-da para la causa interna Nº 2002-00270, quetambién cursa ante el Alto Tribunal que ahorahace la presente consulta.

De la referida jurisprudencia, este Tribunal esti-ma adecuado reiterar para el presente caso, porresultar plenamente aplicable a la controversiacorrespondiente, que: “la norma sustancial quese encontrare vigente al momento de presentar-se la solicitud de registro de un signo comomarca, será la aplicable para resolver si se hancumplido los requisitos para la concesión odenegatoria del mismo; y, en caso de impugna-ción —tanto en sede administrativa como judi-cial— de la resolución interna que exprese ladeterminación de la Oficina Nacional Competen-te sobre la registrabilidad del signo, será aplica-ble para juzgar sobre su legalidad, la mismanorma sustancial del ordenamiento comunitarioque se encontraba vigente al momento de habersido solicitado el registro marcario”.


II. La marca y los requisitos para su registro.

Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado dela República de Colombia, Sala de lo Contencio-so Administrativo, Sección Primera, que estu-die y aplique al caso concreto lo sentado poreste Tribunal en la interpretación prejudicial co-rrespondiente al Proceso 78-IP-2006, ya citado,que fue solicitada por el mismo Consejo deEstado de la República de Colombia que ahorahace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe ana-lizar en el presente caso si el signo APEL (mix-to), cumple con los requisitos del artículo 81 dela Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, y si no se encuentra incurso dentrode las causales de irregistrabilidad previstas enlos artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

III. Marcas denominativas y mixtas

En lo relativo a marcas denominativas y mixtas,este Tribunal exhorta al Consejo de Estado dela República de Colombia, Sala de lo Contencio-so Administrativo, Sección Primera, que estu-die y aplique al caso concreto lo sentado poreste Tribunal en la interpretación prejudicial co-rrespondiente al Proceso 195-IP-2006, de 6 defebrero de 2007, publicada en la G.O.A.C. Nº1495, de 10 de mayo de 2007, signo: UBS (no-minativo), emitida para la causa interna Nº 2004-0196, que fue solicitada por el mismo Consejode Estado de la República de Colombia queahora hace la consulta.

Cuando el Juez Consultante, realice el examende registrabilidad entre un signo denominativo yuno mixto deberá identificar cuál de los elemen-tos, el denominativo o el gráfico prevalece ytiene mayor influencia en la mente del consumi-dor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina seha inclinado a considerar que, en general, elelemento denominativo de la marca mixta sueleser el más característico o determinante, te-niendo en cuenta la fuerza expresiva propia delas palabras, las que por definición son pronun-ciables, lo que no obsta para que en algunoscasos se le reconozca prioridad al elementográfico, teniendo en cuenta su tamaño, color ycolocación, que en un momento dado puedenser definitivos. El elemento gráfico suele ser demayor importancia cuando es figurativo o evoca-dor de conceptos, que cuando consiste simple-mente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-

98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 defebrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En elcaso de que en uno de los signos prevalezca elelemento gráfico y en el otro el denominativo oviceversa, en principio, no habrá riesgo de con-fusión. Caso contrario deberá procederse al co-tejo entre signos denominativos.

IV. Irregistrabilidad por identidad o simili-tud de signos, riesgo de confusión. Simi-litudes gráficas, fonéticas e ideológicas,reglas para efectuar el cotejo marcario.

El Consejo de Estado de la República de Co-lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera, al realizar el examen deregistrabilidad, debe aplicar al caso concreto losentado por este Tribunal en la interpretaciónprejudicial correspondiente al Proceso 79-IP-2006, marca: F.C.C. + GRÁFICA, de 28 de juniode 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1387, de23 de agosto de 2006, emitida para la causainterna Nº 2003-00369, también solicitada por elmismo Consejo de Estado de la República deColombia que ahora hace la consulta.

Para el caso concreto, tomando en cuenta elriesgo de confusión o de asociación, las reglaspara efectuar el cotejo marcario, las similitudes,y todos los elementos sentados por el Tribunalen la interpretación prejudicial antes menciona-da, es necesario determinar los diferentes gra-dos en que pueden asemejarse el signo APEL(mixto), con la marca ASPEL (nominativa). Esimportante señalar que la comparación de lossignos deberá realizarse en base al conjunto deelementos que los integran, donde el todo pre-valezca sobre las partes y no descomponiendola unidad de cada uno.

Es de hacer notar que la determinación delriesgo de confusión corresponde a una decisióndel funcionario administrativo o, en su caso, deljuzgador, con base a principios y reglas que ladoctrina y la jurisprudencia han sugerido a losefectos de precisar el grado de confundibilidad,la que va del extremo de identidad al de seme-janza.

V. Uso reiterado de la marca. La distintividadadquirida

Es de hacer notar, que el uso que se requierepara probar la distintividad adquirida, es diferen-te al uso que se debe demostrar para evitar la


cancelación de un registro marcario, sin embar-go los criterios previstos en el artículo 110 de laDecisión 344 que se encuentra dentro del capí-tulo de la cancelación del registro, son aplica-bles, en lo que corresponda, para la probanzade la distintividad adquirida. Sin embargo, estoscriterios no son los únicos, pues, además deellos, para probar la distintividad adquirida esimportante demostrar que el signo que se pre-tende registrar ha alcanzado, dentro de los con-sumidores, una capacidad distintiva tal, que per-mite a éstos, diferenciarla y reconocerla en elmercado como signo distintivo de los corres-pondientes productos o servicios que ampara ypor tanto como indicador del origen empresarial.

El citado artículo 110 de la misma Decisión dalos parámetros de cómo debe entenderse el usode la marca. Se presume que una marca seencuentra en uso cuando los productos o losservicios distinguidos por ella han sido puestosen el comercio o se encuentran disponibles alamparo de la marca, bajo las característicasque corresponda de acuerdo a la naturaleza delos productos y las modalidades de su comer-cialización en el territorio en el cual el signohaya sido registrado. También, este mismo artí-culo considera la presunción del uso de unamarca cuando ella está destinada a distinguirproductos destinados exclusivamente a la ex-portación desde cualquiera de los Países Miem-bros de la Comunidad Andina.

El Tribunal ha sostenido sobre el tema que “(…)no es suficiente el mero uso de la marca sinoque ha de mirarse la relación de éste con elpropietario de la misma y con los productos(bienes y servicios) que él ofrezca, directamen-te o por quien tenga la capacidad para hacerlo.El uso de la marca deberá ser real y efectivo, demanera que no basta con la mera intención deusarla o con la publicidad de la misma, sino queel uso debe manifestarse externa y públicamen-te, para que sea real y no simplemente formal osimbólico. Si bien en algunos sistemas, actoscomo el de la sola publicidad del producto tie-nen la virtualidad de considerarse como mani-festaciones del uso de la marca, en el régimenandino se considera que dada la finalidadidentificadora de la marca con respecto a pro-ductos que se lanzan al mercado, el uso de lamarca deberá materializarse mediante la pruebade la venta o de disposición de los bienes oservicios a título oneroso, como verdaderos ac-

tos de comercio”. (Proceso 17-IP-95, publicadoen la G.O.A.C. Nº 199, de 26 de enero de 1996,marca: PURO).

El Tribunal ha indicado también que “las dispo-siciones del Régimen Común sobre PropiedadIndustrial no establecen condiciones mínimasen cuanto a la cantidad y volumen de bienescomercializados a manera de uso de la marca;coinciden la doctrina y la jurisprudencia másgeneralizadas en señalar como pautas en estamateria, las de que el uso debe ser serio, debuena fe, normal e inequívoco (…)”. (Proceso17-IP-95, ya citado).

La distintividad adquirida

La Decisión 344, normativa aplicable a estainterpretación prejudicial, no regula está figuracomo lo hace la actual Decisión 486. Sin em-bargo, en algunos casos en vigencia de la Deci-sión 344 es aplicable dicha figura, como en elpresente.

Existen dos premisas básicas para proteger lafigura de la distintividad adquirida: la primera esque dicha protección consiste en una excepcióna las prohibiciones de registro de signos confor-me lo establecen las normas de propiedad inte-lectual que se fundamentan en proteger al con-sumidor, de la posible confusión en la que po-dría incurrir al encontrar en el mercado produc-tos vinculados o relacionados directamente ono, identificados con marcas similares o idénti-cas carentes de distintividad, que podrían gene-rar confusión respecto del origen empresarial,calidad del producto o servicio y además quepuedan generar situaciones de competencia des-leal, al permitir a cualquier comerciante usarsignos carentes de distintividad en la promociónde sus productos.

La segunda premisa es otorgar a quien de formaeficaz ha creado un producto o presta un servi-cio de calidad altamente reconocido en el mer-cado una oportunidad para proteger sus inver-siones, tomando en consideración que para dis-tinguirlos en el mercado utilizó un signo enprincipio irregistrable que, no obstante, a con-secuencia de una serie de eventos relacionadosa publicidad, uso constante, ha generado unimpacto de gran magnitud en el público consu-midor y en mercado respectivo otorgándole unreconocimiento de facto a los productos quedistingue.


No se trata de desconocer los derechos dequienes diligentemente han registrado marcasde productos o servicios conforme a las normaslegales, frente al comerciante que manejó enforma efectiva medios publicitarios para generarla distintividad necesaria al signo con el quedistingue sus productos o frente al comerciantedescuidado, negligente o imprudente, que no haregistrado su signo, consiste simplemente encrear condiciones más equilibradas para el mer-cado y permitir al consumidor ejercer efectiva-mente su derecho de elegir.

Los criterios que plantea este Tribunal para seraplicados por quien debe determinar la distintivi-dad sobrevenida son los siguientes:

1) Que el signo cumpla la función principal deindividualizar en el mercado los productos oservicios que oferta el comerciante respectodel origen empresarial de los productos comode la calidad de los mismos.

2) Demostrar el uso previo, constante o reitera-do, real y efectivo del signo en el mercado.

3) El reconocimiento del signo por el públicoconsumidor como en el sector al que perte-nece como distintivo.

Al respecto, el artículo 135 en su último párrafo,de la actual Decisión 486, prevé el registro deun signo que inicialmente carezca de distintivi-dad, o sea descriptivo, genérico, de uso comúno que consista en un color aisladamente consi-derado, siempre y cuando quien solicita el re-gistro lo hubiese estado usando constantemen-te en el País Miembro donde se solicita el re-gistro y que, precisamente, por el uso real,constante y efectivo del signo, éste haya adqui-rido distintividad sobre los productos o serviciospara los cuales solicita el signo. Se entiendeque este uso hace que el signo cumpla con sufunción principal, que es la de individualizar losproductos o servicios amparados por él, sin queel público consumidor caiga en riesgo de confu-sión o asociación frente a dichos productos oservicios o frente al origen empresarial de losmismos. Sin embargo, es importante señalarque, a pesar de que se demuestre el uso delsigno, el consultante, deberá analizar si éste noes confundible con otro, a fin de evitar que sepudiese inducir al público a error. El uso debeser probado con base a los artículos 166 y 167de la citada Decisión 486.

Sobre el tema, el Tribunal ha sostenido que “Enel orden comunitario, se trata de una excepciónque, de configurarse en los términos señalados,hace posible la inscripción de signos inicial-mente impedidos de la tutela registral por care-cer de aptitud distintiva. La inscripción de estetipo de signos presupone que su distintividadhubiese sido adquirida mediante su uso previo ala solicitud de registro, visto que de conformidadcon la disposición citada, es el solicitante quien,a los efectos de obtener el registro del signo,deberá haber estado usándolo constantementeen el País Miembro. Queda entendido que, enprimer lugar, el solicitante deberá acreditar eluso reiterado y real del signo en el mercado. Eluso real implica la actividad comercial de ventadel producto o de comercialización del servicio,toda vez que la actividad únicamente publicitariano es demostrativa de la disponibilidad del pro-ducto o del servicio en el mercado. Y en segun-do lugar, el solicitante deberá acreditar que elsector de los consumidores o usuarios corres-pondientes del País Miembro, en un númeroimportante, reconocen el signo como distintivodel producto o del servicio de que se trate y, portanto, como indicador de su origen empresarialy de su calidad”. (Proceso 92-IP-2004, publica-do en la G.O.A.C. Nº 1121, de 28 de septiembrede 2004, caso: Universidad Virtual).

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Eu-ropeas, ha dicho al respecto “Para apreciar elcarácter distintivo de la marca que es objeto deuna solicitud de registro, puede tomarse en con-sideración asimismo la cuota de mercado po-seída por la marca, la intensidad, la extensióngeográfica y la duración del uso de esta marca,la importancia de las inversiones hechas por laempresa para promocionarla, la proporción delos sectores interesados que identifica el pro-ducto atribuyéndole una procedencia empresa-rial determinada gracias a la marca, así comolas declaraciones de Salas de Comercio e In-dustria o de otras asociaciones profesionales(…). Sí, en vista de tales elementos, la autori-dad competente estima que los sectores intere-sados, o al menos una significativa fracción deéstos, identifican, gracias a la marca, el produc-to atribuyéndole una procedencia empresarialdeterminada, dicha autoridad debe extraer laconclusión, en todo caso, de que la condiciónexigida por el apartado 3 del artículo 3 de laDirectiva para el registro de la marca se cumple(…)”. (Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/


97. Sentencia del Tribunal de Justicia de lasComunidades Europeas).

En este sentido, la instancia consultante debe-rá aplicar los criterios, establecidos por esteTribunal al respecto de la distintividad sobreve-nida y observar si el signo APEL (mixto) cumplecon dichos principios.

VI. Conexión competitiva

Este Tribunal, también, exhorta al Consejo deEstado de la República de Colombia, Sala de loContencioso Administrativo, Sección Primera,que estudie y aplique al caso concreto lo senta-do por este Tribunal en la interpretación prejudi-cial correspondiente al Proceso 85-IP-2006, de5 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: TERRA+GRÁFICO, emitida para la causa interna Nº2433-2003, que fue solicitada por el mismo Con-sejo de Estado de la República de Colombia queahora hace la consulta.

Con relación a las consideraciones relativas a laconexión competitiva entre productos o servi-cios, la orientación jurisprudencial de este Tri-bunal, con base en la doctrina, señala algunaspautas o criterios que pueden conducir a esta-blecer o fijar la similitud o la conexión competiti-va, que se sintetizan: (i) La inclusión de losproductos o servicios en una misma clase delnomenclátor; (ii) Canales de comercialización;(iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relacióno vinculación entre los productos o servicios; (v)Uso conjunto o complementario de productos oservicios; (vi) Mismo género de los productos oservicios; (vii) Misma finalidad; (viii) Intercam-biabilidad de los productos o servicios.

En consecuencia, el consultante deberá teneren cuenta en el presente caso que, de acuerdoa lo previsto en el artículo 83 literal a) de laDecisión 344, también se encuentra prohibido elregistro del signo cuyo uso pueda inducir alpúblico a error si, además de ser idéntico o se-mejante a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada por un tercero, tienepor objeto un producto o servicio semejante alamparado por la marca en referencia, sea quedichos productos o servicios pertenezcan a lamisma clase del nomenclátor o a clases distin-tas que lleven a que se asocie el producto o ser-vicio a un origen empresarial común.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizarla seguridad jurídica y la confianza legítima, lanorma comunitaria sustantiva no surte efectosretroactivos; por tanto, las situaciones jurídicasconcretas disciplinadas en ella, se encuentransometidas, en sí y en sus efectos, a la normavigente, al tiempo de su constitución. La normacomunitaria en materia procesal se aplicará apartir de su entrada en vigencia, a los trámitesen curso o por iniciarse. De hallarse en curso unprocedimiento, la nueva norma se aplicará in-mediatamente a los trámites procesales pen-dientes.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrablecomo marca debe cumplir con los requisitos dedistintividad, perceptibilidad y susceptibilidad derepresentación gráfica, de conformidad con loscriterios referidos en la presente interpretaciónprejudicial, además, no debe estar incurso enlas causales de irregistrabilidad establecidas enlos artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: En la comparación de un signodenominativo y un signo mixto, el Juez Consul-tante deberá identificar cuál de los elementos,el denominativo o el gráfico, prevalece y tienemayor influencia en la mente del consumidor yproceder a su cotejo a fin de determinar el ries-go de confusión, conforme a los criterios conte-nidos en la presente interpretación. En el casode que en uno de los signos prevalezca el ele-mento gráfico y en el otro el denominativo oviceversa no habrá, en principio, riesgo de con-fusión.

CUARTO: No son registrables como marcas lossignos cuyo uso en el comercio afectara elderecho de un tercero y que, en relación conéste, el signo que se pretenda registrar, seaidéntico o se asemeje a una marca ya registra-da o a un signo anteriormente solicitado pararegistro, para los mismos productos o servicios,o para productos o servicios respecto de loscuales el uso de la marca pueda inducir al pú-blico a error, de donde resulta que no es nece-sario que el signo solicitado para registro induz-ca a confusión a los consumidores sino que essuficiente la existencia del riesgo de confusión


para que se configure la prohibición de irregis-trabilidad.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, ensu caso, al Juzgador determinar el riesgo deconfusión con base a principios y reglas elabo-rados por la doctrina y la jurisprudencia señala-dos en la presente interpretación prejudicial yque se refieren básicamente a la identidad o a lasemejanza que pudieran existir entre los signosy entre los productos.

SEXTO: Además de los criterios sobre la com-paración entre signos, es necesario tener encuenta los criterios relacionados con la conexióncompetitiva entre los productos o servicios. Enel presente caso, al referirse los signos en cues-tión a la misma clase, pero que distinguiríandiferentes productos, el consultante deberá ana-lizar si se trata en efecto de un caso de cone-xión competitiva, con base en los criterios seña-lados en la presente interpretación prejudicial.

SÉPTIMO: Es de hacer notar, que el uso que serequiere para probar la distintividad adquirida,es diferente al uso que se debe demostrar paraevitar la cancelación de un registro marcario,sin embargo los criterios previstos en el artículo110 de la Decisión 344 que se encuentra dentrodel capítulo de la cancelación del registro, sonaplicables, en lo que corresponda, para la pro-banza de la distintividad adquirida. Sin embar-go, estos criterios no son los únicos, pues,además de ellos, para probar la distintividadadquirida es importante demostrar que el signoque se pretende registrar ha alcanzado, dentrode los consumidores, una capacidad distintivatal, que permite a éstos, diferenciarla y recono-cerla en el mercado como signo distintivo de loscorrespondientes productos o servicios que am-para y por tanto como indicador del origen em-presarial.

Por excepción a la prohibición de registro delsigno que no sea distintivo ab initio, o que seadescriptivo, o genérico, o común o usual, o queconsista en un color no delimitado por una for-ma específica, el signo en cuestión podrá serregistrado como marca si el solicitante, o sucausante, lo hubiese estado usando constante-mente en un País Miembro, y si, por efecto de

tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud dis-tintiva respecto de los productos o servicios alos cuales se aplica, conforme a lo precedente-mente indicado.

En este caso, el solicitante deberá acreditar eluso reiterado y real del signo en el mercado, asícomo el hecho del reconocimiento del signo, entanto que distintivo del producto o del servicioque constituya su objeto, por parte del sector delos consumidores o usuarios correspondientesen el País Miembro.

El Consejo de Estado de la República de Co-lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera, deberá adoptar la presenteinterpretación prejudicial cuando dicte senten-cia dentro del proceso interno Nº 2002-0232, deconformidad con lo dispuesto por el artículo 35del Tratado de Creación del Tribunal de Justiciade la Comunidad Andina, así como dar cumpli-miento a lo previsto en el artículo 128, párrafotercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presenteinterpretación a la Secretaría General de la Co-munidad Andina para su publicación en la Gace-ta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil ToledoPRESIDENTE

Olga Inés Navarrete BarreroMAGISTRADA

Walter Kaune ArteagaMAGISTRADO

Oswaldo Salgado EspinozaMAGISTRADO

Isabel Palacios LeguizamónSECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-pia del original que reposa en el expediente deesta Secretaría. CERTIFICO.-

Isabel Palacios L.SECRETARIA


PROCESO 108-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a), b) y e) de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejode Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Primera; e interpretación, de oficio, de los artículos 83 literal d), 84 y 128de la misma Decisión. Marca: NEW GATES (mixta). Actor: sociedad THE GATES

CORPORATION. Proceso interno Nº 6003-6535.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a losveinticuatro días del mes de octubre del año dosmil siete.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y susanexos, remitida por el Consejo de Estado de laRepública de Colombia, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera, por intermediode su Consejero Ponente Doctor Gabriel Eduar-do Mendoza Martelo, relativa a los artículos 81,82 literal h) y 83 literales a), b) y e) de la Deci-sión 344 de la Comisión del Acuerdo de Carta-gena, dentro del proceso interno Nº 6003-6535;

El auto de 2 de octubre de 2007, mediante elcual este Tribunal decidió admitir a trámite lareferida solicitud de interpretación prejudicial porcumplir con los dispuesto en los artículos 32 y33 del Tratado de Creación del Tribunal y conlos requisitos contenidos en el artículos 125 delEstatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consul-tante, complementados con los documentos in-cluidos en anexos.


Demandante: sociedad THE GATES CORPO-RATION. Demandada: Superintendencia de In-dustria y Comercio de la República de Colom-bia. Tercero interesado: sociedad KUMIS IN-TERNACIONAL S.A.

b) Hechos

El 21 de octubre de 1997, la sociedad KUMISINTERNACIONAL S.A. presentó solicitud de re-gistro como marca del signo NEW GATES (mix-to) para distinguir productos de la Clase 18. Elextracto de la solicitud fue publicado en la Ga-

ceta de la Propiedad Industrial Nº 455, de 30 deenero de 1998; presentó observaciones la socie-dad THE GATES CORPORATION sobre la basede su marca GATES+gráfica registrada paradistinguir productos de las Clases 12, 17 y 7.

Por Resolución Nº 18341, de 30 de octubre de1998, la Jefe de la División de Signos Distintivosde la Superintendencia de Industria y Comercio,declaró fundada la observación presentada ynegó el registro del signo solicitado. Contradicha Resolución la sociedad KUMIS INTERNA-CIONAL S.A. interpuso recurso de reposición yen subsidio de apelación.

Por Resolución Nº 8621, de 12 de mayo de 1999,la misma División de Signos Distintivos, resolvióel recurso de reposición, confirmando la Resolu-ción impugnada y concedió el recurso de apela-ción, el cual, fue resuelto por el Superintenden-te de Industria y Comercio, quien, por Resolu-ción Nº 13514, de 15 de julio de 1999, revocó ladecisión contenida en la Resolución Nº 18341,de 30 de octubre de 1998, declaró infundada laobservación presentada por la sociedad THEGATES CORPORATION y concedió el registrodel signo NEW GATES (mixto) para distinguirproductos de la Clase 18, a favor de KUMISINTERNACIONAL S.A.

Contra esta Resolución, la sociedad THE GATESCORPORATION presentó demanda contencio-so administrativa.

Estos son los hechos a los que hace referenciala solicitud de interpretación prejudicial, sin em-bargo, en el expediente se tiene, que la socie-dad THE GATES CORPORTATION presentó otrademanda en el procedimiento contencioso ad-ministrativo, por lo que ambas demandas fueronacumuladas.

Dentro de esta segunda demanda se observaque la sociedad THE GATES CORPORATION


solicita la nulidad de las Resoluciones Nº 15180,de 30 de julio de 1999 y 5517, de 22 de marzode 2000, como fundamentos de hecho, se pue-den distinguir que:

El 21 de octubre de 1997, la sociedad KUMISINTERNACIONAL S.A. presentó solicitud de re-gistro como marca del signo NEW GATES (mix-to) para distinguir servicios de la Clase 42. Elextracto de la solicitud fue publicado en la Ga-ceta de la Propiedad Industrial Nº 455, de 30 deenero de 1998; presentó observaciones la socie-dad THE GATES CORPORATION sobre la basede su marca GATES+gráfica registrada paradistinguir productos de las Clases 12, 17 y 7.

Por Resolución Nº 18340, de 30 de octubre de1998, la Jefe de la División de Signos Distintivosde la Superintendencia de Industria y Comercio,declaró fundada la observación presentada ynegó el registro del signo solicitado. Contradicha Resolución la sociedad KUMIS INTERNA-CIONAL S.A. interpuso recurso de reposición yen subsidio de apelación. El recurso de reposi-ción fue resuelto por Resolución Nº 15180, de30 de julio de 1999, por la cual la Jefe de laDivisión de Signos Distintivos de la Superinten-dencia, decidió “REVOCAR la Resolución Nº18340, de 30 octubre de 1998 (…) DECLARARinfundada la observación presentada por la so-ciedad THE GATES CORPORATION (…) CON-CEDER el registro de LA MARCA MIXTA NEWGATES (…)”, para distinguir servicios de la Cla-se 42. Contra esta Resolución la sociedad NEWGATES CORPORATION presentó recurso deapelación, el cual fue resuelto por el Superinten-dente Delegado para la Propiedad Industrial,que por Resolución Nº 5517, de 22 de marzo de2000, confirmó la Resolución Nº 15180.

La sociedad THE GATES CORPORATION tam-bién presentó demanda contencioso administra-tiva.

c) Fundamentos jurídicos de la primera de-manda presentada por la empresa THEGATES CORPORATION

En una de las demandas, que corrobora los he-chos de la solicitante, la actora solicita la nuli-dad de la Resolución Nº 135147, de 15 de juliode 1999. Manifiesta que la Superintendencia deIndustria y Comercio, violó el artículo 81 de laDecisión 344, ya que la marca NEW GATES(mixta) “carece de distintividad, y no cumpleuna función diferenciadora capaz de distinguir

en el mercado los productos que ella distingue,con los productos que distingue la marca GATESde mi representada”. Igualmente, dice que sevioló el artículo 83 literal a), ya que los signosen conflicto “se asemejan de tal forma, que esimposible que el público consumidor no seainducido a error o confusión” y que el signosolicitado “resulta muy similar y por lo tantoconfundible con la marca GATES+GRAFICA (sic)previamente registrada y notoriamente conocidade mi representada (…) habida cuenta de que lareproduce en su totalidad, tanto en su aspectográfico como nominativo”.

Manifiesta que “Visualmente (…) es patente lagran similitud existente entre las marcas (…).Fonéticamente, la simple pronunciación sucesi-va de los signos en conflicto demuestra su iden-tidad, teniendo en cuenta que la marca solicita-da comprende totalmente la marca de mi repre-sentada (…). Ortográficamente, las marcas enconflicto comparten en principio su extensión,escritura y terminación, similitudes que (sic)éstas que surgen del hecho de que compartenla expresión GATES+GRAFICA, (sic) de propie-dad de mi representada (…). Ideológicamente,es indudable la confusión entre la marcaGATES+GRAFICA (sic) y la marca NEW GATES+GRAFICA (sic), en razón a que al comprenderla misma palabra GATES, evocan en la mentedel consumidor una misma idea con un sentidoespecífico para quienes tienen conocimientosde inglés (…)”. Por lo que “las marcas (…)analizadas en su conjunto y teniendo en cuentamás sus semejanzas que sus diferencias, re-sultan similarmente confundibles entre sí, de talforma que su coexistencia en el mercado indu-ciría a error al público consumidor”.

Sostiene que también se violó el literal b) delartículo 83 de la Decisión 344, ya que “la socie-dad demandante (…) ha adoptado dicho nombrecomercial por más de 25 años para identificarsecomo comerciante ante el público consumidor”y que la Superintendencia “conocía que el nom-bre comercial contentivo de la expresión GATESera el nombre adoptado por THE GATESCORPORATION, nombre ampliamente conoci-do a nivel nacional e internacional, y mal hubie-se podido registrar una marca que reproducía ensu totalidad este nombre comercial, como lo fuela marca NEW GATES MIXTA (…)”.

Asimismo sostiene, la violación del literal e) delartículo 83 de la Decisión 344, toda vez que “lamarca GATES+GRAFICA (sic) de mi represen-


tada THE GATES CORPORATION, es una mar-ca famosa y notoriamente conocida en Colom-bia y el comercio internacional”.

Finalmente, alega la violación del artículo 82literal h) de la misma decisión 344, ya que elsigno solicitado permite “que se presente enga-ño tanto al público consumidor como a los me-dios comerciales, ya que estos creerán fácil-mente que se trata de otra de las marcas deTHE GATES CORPORATION y de un productode la misma calidad y con las mismas caracte-rísticas que han distinguido siempre a esa com-pañía”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestacióna la primera demanda

La Superintendencia de Industria y Comer-cio, da contestación a la demanda y manifiestaque, con la emisión de la Resolución Nº 13514,“(…) no se ha incurrido en la violación de lasnormas contenidas en Decisión 344 (…)” y quede conformidad con las atribuciones legales otor-gadas expidió legal y válidamente la Resoluciónque declara “infundadas las observaciones pre-sentadas por la Sociedad The Gates Corporationy concediendo el registro de la marca ‘NEWGATES’ clase 18 a favor de la sociedad KumisInternacional S.A.”.

Sostiene que “Efectuado el examen sucesivo ycomparativo de las marcas ‘NEW GATES’ y‘GATES’ para distinguir productos comprendi-dos en la clase 18 de la nomenclatura vigente6(sic) frente a las marcas registradas fundamen-to de las observaciones, se concluye en queéstos (sic) no son semejantes entre sí, no exis-tiendo confundibilidad entre las mismas y por lotanto de coexistir en el mercado no conllevaría aerror al público consumidor. En consecuencia,la marca mixta solicitada por la sociedad KumisInternacional S.A registrable (sic) conforme a lodispuesto en la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena”.

e) Fundamentos jurídicos de la segunda de-manda presentada por la empresa THEGATES CORPORATION

En una de las demandas, que corrobora los he-chos de la solicitante, la actora solicita la nuli-dad de las Resoluciones Nº 15180, de 30 dejulio de 1999 y Nº 5517, de 22 de marzo de2000.

Los argumentos de derecho son los mismosque los presentados en la primera demanda ylas normas descritas como violadas, igualmen-te, son las mismas que en la primera demanda.

f) Fundamentos jurídicos de la contestacióna la segunda demanda

La Superintendencia de Industria y Comer-cio, da contestación a la, segunda demanda ymanifiesta que, con la emisión de las Resolu-ciones Nº 15180 y Nº 5517, “(…) no se ha in-currido en la violación de las normas contenidasen Decisión 344 (…)” y que de conformidad conlas atribuciones legales otorgadas expidió legaly válidamente las Resoluciones que declararon“infundadas las observaciones presentadas porla Sociedad The Gates Corporation y conce-diendo el registro de la marca ‘NEW GATES’clase 42 a favor de la sociedad Kumis Interna-cional S.A.”.

Sostiene que “Efectuado el examen sucesivo ycomparativo de las marcas ‘NEW GATES’ (mix-ta) para distinguir servicios comprendidos en laclase 42 y ‘GATES’ (mixta) para distinguir losproductos comprendidos en la clase 17, 12 y 7de la nomenclatura vigente frente a las marcasregistradas fundamentos de las observaciones,se concluye en que éstas no son semejantesentre sí, no existiendo confundibilidad entre lasmismas en los aspectos fonético, ortográfico yconceptual; además de lo expuesto las marcas‘GATES’ registrada (…) distingue clases dife-rentes a los servicios de la clase 42 que amparala marca ‘NEW GATES’ registrada a favor de lasociedad Kumis Internacional S.A. por lo tantode coexistir en el mercado no conllevaría a erroral público consumidor”.

Dice que “la marca ‘NEW GATES’ (mixta) parala clase 42 es registrable conforme a lo dispues-to en la Decisión 344 (…) la que evidentementecumple con los requisitos Exigidos (sic) en elartículo 81 de la misma Decisión 344 (…)”.

e) Fundamentos jurídicos del tercero intere-sado

La sociedad KUMIS INTERNACIONAL S.A. nodio contestación a la demanda.

CONSIDERANDO:

Que las normas contenidas en los artículos 81,82 literal h) y 83 literales a), b) y e) de la De-


cisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, cuya interpretación ha sido solicita-da, forman parte del ordenamiento jurídico de laComunidad Andina, conforme lo dispone el lite-ral c) del artículo 1 del Tratado de Creación delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpre-tar por vía prejudicial las normas que conformanel ordenamiento jurídico comunitario, con el finde asegurar su aplicación uniforme en el territo-rio de los Países Miembros, siempre que lasolicitud provenga de un Juez Nacional tambiéncon competencia para actuar como Juez Comu-nitario, como lo es, en este caso, el TribunalConsultante, en tanto resulten pertinentes parala resolución del proceso, conforme a lo esta-blecido por el artículo 32 del Tratado de Crea-ción del Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina (codificado mediante la Decisión 472),en concordancia con lo previsto en los artículos2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificadomediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de re-gistro como marca del signo NEW GATES (mix-to), fue en vigencia de la Decisión 344, los he-chos controvertidos y las normas aplicables alcaso concreto se encuentran dentro de la cita-da normativa, por lo que, de acuerdo a lo expre-samente solicitado por el consultante, se inter-pretarán los artículos 81 y 83 literales a), b) y e)de dicha Decisión y, conforme a lo facultado porlos artículos 34 del Tratado de Creación delTribunal y 126 de su Estatuto, se interpretarán,de oficio, los artículos 83 literal d), 84 y 128 dela misma Decisión y, no se interpretará el artícu-lo 82 literal h) por no ser aplicable al caso deautos; y,

Que el texto de las normas a interpretarse es elsiguiente:

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdode Cartagena

“(…)

Artículo 81.- Podrán registrarse como mar-cas los signos que sean perceptibles, sufi-cientemente distintivos y susceptibles de re-presentación grafica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, los pro-

ductos o servicios producidos o comercializa-dos por una persona de los productos o servi-cios idénticos o similares de otra persona”.

(...)

Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrar-se como marcas aquellos signos que, enrelación con derechos de terceros, presentenalgunos de los siguientes impedimentos:

(…)

a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, a unamarca anteriormente solicitada para regis-tro o registrada por un tercero, para losmismos productos o servicios, o para pro-ductos o servicios respecto de los cualesel uso de la marca pueda inducir al públicoa error;

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombrecomercial protegido, de acuerdo con laslegislaciones internas de los Países Miem-bros, siempre que dadas las circunstan-cias pudiere inducirse al público a error;

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación,la traducción o la transcripción, total oparcial, de un signo distintivo notoriamenteconocido en el país en el que solicita elregistro o en el comercio subregional, ointernacional sujeto a reciprocidad, por lossectores interesados y que pertenezca aun tercero. Dicha prohibición será aplica-ble, con independencia de la clase, tantoen los casos en los que el uso del signo sedestine a los mismos productos o servi-cios amparados por la marca notoriamenteconocida, como en aquellos en los que eluso se destine a productos o serviciosdistintos.

Esta disposición no será aplicable cuandoel peticionario sea el legítimo titular de lamarca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producirconfusión con una marca notoriamente co-nocida, independientemente de la clase delos productos o servicios para los cualesse solicita el registro.


Esta disposición no será aplicable cuando elpeticionario sea el legítimo titular de la marcanotoriamente conocida;

(…)

Artículo 84.- Para determinar si una marcaes notoriamente conocida, se tendrán en cuen-ta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre elpúblico consumidor como signo distintivode los productos o servicios para los quefue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión yde la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso cons-tante;

d) El análisis de producción y mercadeo delos productos que distingue la marca.

(…)

Artículo 128.- El nombre comercial será pro-tegido por los Países Miembros sin obliga-ción de depósito o de registro. En caso deque la legislación interna contemple un siste-ma de registro se aplicarán las normas perti-nentes del Capítulo sobre Marcas de la pre-sente Decisión, así como la reglamentaciónque para tal efecto establezca el respectivoPaís Miembro.

(…)”.

Dada la multiplicidad de casos en los que elTribunal de Justicia de la Comunidad Andina, seha referido a los mismos temas controvertidosen este proceso, se realizará una interpretaciónprejudicial más específica.

1. La marca y los requisitos para su registro

Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado dela República de Colombia, Sala de lo Contencio-so Administrativo, Sección Primera, que estu-die y aplique al caso concreto lo sentado poreste Tribunal en la interpretación prejudicial co-rrespondiente al Proceso 78-IP-2006, de 5 dejulio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1394,de 7 de septiembre de 2006, marca: NEUROFLEX(nominativa), emitida para la causa interna Nº

2002-00270, que fue solicitada por el mismoConsejo de Estado de la República de Colombiaque ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe ana-lizar en el presente caso si la marca NEW GA-TES (mixta), cumple con los requisitos del ar-tículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena, y si no se encuentraincursa dentro de las causales de irregistrabili-dad previstas en los artículos 82 y 83 de la mis-ma Decisión.

2. Marcas mixtas. Su comparación

En lo relativo a marcas mixtas, donde el ele-mento denominativo, además, sea compuesto,este Tribunal exhorta al Consejo de Estado dela República de Colombia, Sala de lo Contencio-so Administrativo, Sección Primera, que estu-die y aplique al caso concreto lo sentado poreste Tribunal en la interpretación prejudicial co-rrespondiente al Proceso 132-IP-2006, de 27 deoctubre de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº1451, de 9 de enero de 2007, marca: SUPERSUPLEX 2 EN 1 (mixta), emitida para la causainterna Nº 2001-0374, que fue solicitada por elConsejo de Estado de la República de Colombiaque ahora hace la consulta.

En el caso concreto, cuando el Juez Consultan-te, realice el correspondiente examen de regis-trabilidad, de un signo solicitado como marcaque esté constituido, también, por una denomi-nación compuesta, habrá de examinar especial-mente la relevancia y distintividad de los voca-blos que la conforman, esto es, si el signosolicitado a registro tiene capacidad distintivapor si mismo, existiendo uno o más vocablosque doten al signo de “la suficiente carga se-mántica que permita una eficacia particulari-zadora que conduzca a identificar el origen em-presarial”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en laG.O.A.C. Nº 677, de 13 de junio de 2001, mar-ca: “BOLIN BOLA”).

Además, en el caso de que exista conflicto en-tre un nombre comercial con un signo mixto queen su elemento denominativo sea compuestocuya registrabilidad se examina, “De existir unnuevo vocablo en el segundo signo que puedaclaramente lograr que las semejanzas entre losotros términos queden diluidas, el signo seríasuficientemente distintivo para ser registrado”.(Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N°


398, de 22 de diciembre de 1998, caso “SUPERSAC MANIJAS” (mixta)).

Por tanto, el signo mixto que cuente con unadenominación compuesta será registrable en elcaso de que se encuentre integrado por uno omás vocablos que lo doten por si mismo dedistintividad suficiente y, de ser el caso, siem-pre que estos vocablos también le otorguendistintividad suficiente frente a signos de terce-ros. El Juez consultante deberá analizar si lamarca NEW GATES (mixta) al ser una marcamixta y constituida por un elemento denomina-tivo compuesto, es suficientemente distintiva.

3. Signos en idioma extranjero

Este Tribunal Comunitario, solicita al HonorableConsejo de Estado de la República de Colom-bia, que en lo relativo a los signos en idioma ex-tranjero, consulte y aplique en lo que sea perti-nente, la interpretación prejudicial correspon-diente al Proceso 17-IP-2007, de 28 de febrerode 2007, publicada en la G.O.A.C. Nº 1500, de21 de mayo de 2007, signo: DU MONT (mixta),emitida para la causa interna: 2004-0376.

Se presume que las palabras en idioma extran-jero y su significado no son de conocimientocomún, por lo que, al formar parte de un signosolicitado para registro como marca, se las con-sidera como de fantasía, procediendo, en con-secuencia, su registro. Sin embargo, si su sig-nificado se ha hecho del conocimiento de lamayoría del público consumidor o usuario delproducto o servicio correspondiente y, si setrata de vocablos genéricos, descriptivos o deuso común, el signo no será registrable.

4. El nombre comercial, su protección y suprueba

La Decisión 344 en su artículo 128, en concor-dancia con el artículo 83 literal b) de la mismaDecisión, protege, aunque no define, al nombrecomercial. No obstante, se puede indicar que elnombre comercial identifica a una persona natu-ral o jurídica en el ejercicio de su actividadeconómica, dentro del giro comercial o indus-trial y la distingue o diferencia de otras idénticaso semejantes en el mismo ramo.

Con base en este artículo se ha interpretadoque la protección del nombre comercial puedederivar de su registro o de su uso efectivo. El

Tribunal se ha pronunciado sobre la proteccióndel nombre comercial en los términos siguien-tes: “Por tanto, la obligación de acreditar un usoefectivo del nombre comercial, se sustenta en lanecesidad de fundamentar la existencia y elderecho de protección del nombre en algún he-cho concreto, sin el cual no existiría ningunaseguridad jurídica para los competidores”. (Pro-ceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº581, de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL).

Este Tribunal también ha manifestado que “(...)en consonancia con el Convenio de París (ar-tículo 8), la Decisión 344 establece que la pro-tección del nombre comercial se reconoce enlos Países Miembros sin necesidad de depósitoo registro; pero, conforme al artículo 128 deésta, si una legislación interna contemplare unsistema de registro, se aplicarán las normaspertinentes del propio texto comunitario para elrégimen de marcas, así como la reglamentaciónque al efecto establezca el respectivo País Miem-bro (...) la protección otorgada al nombre comer-cial se encuentra supeditada a su uso real yefectivo con relación al establecimiento o a laactividad económica que distinga, ya que es eluso lo que permite que se consolide como tal ymantenga su derecho de exclusiva. Cabe preci-sar adicionalmente que el hecho de que unnombre comercial se encuentre registrado no lolibera de la exigencia de uso para mantener suvigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar eluso del nombre comercial deben servir paraacreditar la identificación efectiva de dicho nom-bre con las actividades económicas para lascuales se pretende el registro (…)”. (Proceso45-IP-98, ya citado).

Conforme a la disposición establecida en elartículo 128 de la Decisión 344, la protección alnombre comercial en el Derecho ComunitarioAndino no deriva exclusivamente de un registro,tal como es el caso de las marcas, sino quebasta el uso del mismo. Sin embargo, “Si lautilización personal, continua, real, efectiva ypública del nombre comercial ha sido posteriora la concesión de los derechos marcarios, és-tos tendrán prevalencia sobre el uso del nombrecomercial”. Quien alegue el uso anterior delnombre comercial deberá probar por los mediosprocesales al alcance de la justicia nacional, yasea dentro de la etapa administrativa o en elámbito jurisdiccional “que el nombre ha venidosiendo utilizado con anterioridad (...). La simplealegación del uso no habilita al poseedor del


nombre comercial para hacer prevalecer susderechos. La facilidad de determinar el uso pue-de provenir de un sistema de registro o de depó-sito que sin ser esenciales para la protección,proporcionan por lo menos un principio de prue-ba en favor del usuario”. (Proceso 3-IP-98, publi-cado en la G.O.A.C. Nº 338, de 11 de mayo de1998, marca: BELLA MUJER).

5. Irregistrabilidad por identidad o similitudde signos: riesgo de confusión, reglas paraefectuar el cotejo marcario, similitudesgráfica, fonética e ideológica

El Consejo de Estado de la República de Co-lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera, al realizar el examen deregistrabilidad, debe aplicar al caso concreto losentado por este Tribunal en la interpretaciónprejudicial correspondiente al Proceso 79-IP-2006, de 28 de junio de 2006, publicado en laG.O.A.C. Nº 1387, de 23 de agosto de 2006,marca: F.C.C. + GRÁFICA, emitida para la cau-sa interna Nº 2003-00369, también solicitadapor el mismo Consejo de Estado de la Repúbli-ca de Colombia que ahora hace la consulta.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgode confusión entre varios signos y los productoso servicios que cada uno de ellos ampara, se-rían los siguientes: (i) que exista identidad entrelos signos en disputa y también entre los pro-ductos o servicios distinguidos por ellos; (ii) oidentidad entre los signos y semejanza entrelos productos o servicios; (iii) o semejanza en-tre los signos e identidad entre los productos yservicios; (iv) o semejanza entre aquellos y tam-bién semejanza entre éstos. Criterios conteni-dos, también, en el Proceso 109-IP-2002 y enabundante jurisprudencia de este Tribunal. (Pro-ceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y di-seño).

En este contexto el Tribunal ha enfatizado acer-ca del cuidado que se debe tener al realizar elcotejo entre dos signos para determinar si entreellos se presenta riesgo de confusión, toda vezque entre los signos en proceso de compara-ción puede existir identidad o similitud así comotambién entre los productos o servicios a losque cada uno de esos signos pretenda distin-guir. En los casos en los que las marcas nosólo sean idénticas sino que tengan por objetolos mismos productos o servicios, el riesgo de

confusión sería absoluto. Cuando se trata desimple similitud, el examen requiere de mayorprofundidad, con el objeto de llegar a las deter-minaciones en este contexto, con la mayor pre-cisión posible.

6. Irregistrabilidad de un signo por identi-dad o similitud con un nombre comercialprotegido: riesgo de confusión, reglas paraefectuar el cotejo marcario, similitudesortográfica, fonética e ideológica

El Consejo de Estado de la República de Co-lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera, al realizar el examen de re-gistrabilidad, debe aplicar al caso concreto losentado por este Tribunal en la interpretaciónprejudicial correspondiente al Proceso 07-IP-2007, de 13 de febrero de 2007, marca: GOLDGREEN OIL (mixta), emitida para la causa inter-na Nº 2004-0020, también solicitada por el mis-mo Consejo de Estado de la República de Co-lombia que ahora hace la consulta. Además, delos criterios sentados para la irregistrabilidadpor identidad o similitud de signos, arriba referi-dos, el Juez Consultante, deberá aplicar dichoscriterios, en lo que corresponda, al nombre co-mercial.

Para establecer la existencia del riesgo de con-fusión entre una marca registrada o un signosolicitado para registro y un nombre comercialprotegido será necesario determinar si existeidentidad o semejanza entre los signos en dis-puta, tanto entre sí como en relación con losproductos o servicios y la actividad económicadistinguidos por ellos y considerar la situaciónde los consumidores o usuarios, la cual variaráen función de los productos, servicios o activi-dad económica de que se trate.

Además el Tribunal ha sostenido que, el nombrecomercial “para ser oponible exitosamente anteuna marca solicitada o registrada como lo dis-pone el artículo 83, literal b), debe haber sidousado con anterioridad a la solicitud de la mar-ca, en aplicación del principio de la prioridadque rigurosamente debe regir. Si la utilizaciónpersonal, continua, real, efectiva y pública delnombre comercial ha sido posterior a la conce-sión de los derechos marcarios, éstos tendránprevalencia sobre el uso del nombre comercial.Además, el uso del nombre no debe inducir alpúblico a error, lo que significaría, aplicando lasnormas sobre marcas, que a más de que entre


la marca y el nombre exista una identidad osemejanza, la confundibilidad no debe producir-se en cuanto a los productos y servicios que lamarca protege y la actividad que el nombreampara”. (Proceso 3-IP-98, ya citado).

En el caso en estudio, tomando en cuenta elriesgo de confusión, las reglas para efectuar elcotejo marcario y todos los elementos sentadospor el Tribunal en la interpretación prejudicialantes mencionada, es necesario determinar sientre las marcas NEW GATES (mixta) y GATES+gráfica y el nombre comercial GATES, existeidentidad ó similitud, capaces de causar confu-sión en el público consumidor, tanto entre lossignos, como entre los productos o servicios yla actividad económica.

Asimismo, el Tribunal observa que la determina-ción de este riesgo de confusión corresponde auna decisión del funcionario administrativo o, ensu caso, del juzgador, con base a principios yreglas que la doctrina y la jurisprudencia hansugerido a los efectos de precisar el grado deconfundibilidad, la que va del extremo de identi-dad al de semejanza.

7. La marca notoriamente conocida y su prue-ba

La marca notoriamente conocida es aquella enla que convergen su difusión entre el públicoconsumidor del producto o servicio al que lamarca se refiere con el uso intensivo de lamisma y su consiguiente reconocimiento dentrode los círculos interesados por la calidad de losproductos o servicios que ella ampara, ya queningún consumidor recordará ni difundirá el co-nocimiento de la marca cuando los productos oservicios por ella protegidos no satisfagan lasnecesidades del consumidor, comprador o usua-rio, correspondiente.

La difusión de la marca en los diferentes mer-cados, la intensidad del uso que de ella se hi-ciere, y el prestigio adquirido, influyen decisiva-mente para que ésta adquiera el carácter denotoria, ya que así el consumidor reconocerá yasignará dicha característica debido al esfuerzoque el titular de la misma realice para elevarlade la categoría de marca común u ordinaria alstatus de notoria.

Este Tribunal caracteriza a la marca notoriacomo aquella que reúne la calidad de ser cono-

cida por una colectividad de individuos pertene-cientes a un determinado grupo de consumido-res o usuarios del tipo de bienes o de serviciosa los que les es aplicable, porque se encuentraampliamente difundida entre dicho grupo.

Con referencia a lo previsto en el literal d) delartículo 83 de la Decisión 344 en el caso de queel signo que se pretende registrar constituya lareproducción, la imitación, la traducción o latranscripción total o parcial de una marca noto-riamente conocida en el País Miembro en el quese solicita el registro, en el comercio subregionalo en el comercio internacional sujeto a recipro-cidad, la irregistrabilidad opera por este solohecho sin necesidad de que se analice el riesgode confusión, es decir, con independencia de laclase a la que pertenezcan los productos oservicios y del territorio en que haya sido regis-trada. En este caso el Tribunal ha sostenido “atenor de la disposición prevista (…) el reconoci-miento de la marca notoria, como signo distinti-vo de bienes o servicios determinados presupo-ne su conocimiento en el país en que se hayasolicitado su registro o en el comercio subregional,o internacional sujeto a reciprocidad, por lossectores interesados, es decir, por la mayorparte del sector de consumidores o usuarios aque estén destinados los bienes o servicios(…)”. (Proceso 143-IP-2004, publicado en laG.O.A.C. Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004,marca: BONITO+GRÁFICA).

Asimismo, con relación al literal e) del artículo83 de la Decisión 344, el Tribunal ha manifes-tado que: “la protección especial que se otorgaa la marca notoriamente conocida se extiende–caso de haber riesgo de confusión por similitudcon un signo pendiente de registro- con inde-pendencia de la clase a que pertenezca el pro-ducto de que se trate y del territorio en que hayasido registrada, pues se busca prevenir el apro-vechamiento indebido de la reputación de lamarca notoria, así como impedir el perjuicio queel registro del signo similar pudiera causar a lafuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.(Proceso 143-IP-2004, ya citado).

La notoriedad de la marca no se presume, debeser probada, por quien alega ese estatus. Alrespecto el Tribunal recogiendo criterios doctri-narios, ha sentado la siguiente jurisprudencia:“En la concepción proteccionista de la marcanotoria, ésta tiene esa clasificación para efec-tos de otorgarle otros derechos que no los tie-


nen las marcas comunes, pero eso no significaque la notoriedad surja de la marca por sí sola,o que para su reconocimiento legal no tenganque probarse las circunstancias que precisa-mente han dado a la marca ese status”. (Proce-so 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231,de 17 de octubre 1996, marca: LISTER).

Igualmente el Tribunal ha sostenido que: “Variosson los hechos o antecedentes que determinanque una marca sea notoria: calidad de produc-tos o servicios, conocimiento por parte de losusuarios o consumidores, publicidad, intensi-dad de uso, que deben ser conocidos por el juezo administrador para calificar a la marca de no-toria, y que para llegar a esa convicción debenser probados y demostrados dentro del procesojudicial o administrativo. Aun en el supuesto deque una marca haya sido declarada administra-tiva o judicialmente como notoria, tiene que serpresentada a juicio tal resolución o sentencia,constituyéndose éstas en una prueba con unacarga de gran contenido procedimental”. (Pro-ceso 40-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº961, de 4 de agosto de 2003, marca: FINO(mixta) mencionando al Proceso 8-IP95, ya ci-tado).

Estos mismos criterios, deben ser aplicadospor el Juez Consultante para el caso de juzgarsobre la notoriedad de un nombre comercialprotegido.

8. La conexión competitiva

Este Tribunal, también, exhorta al Consejo deEstado de la República de Colombia, Sala de loContencioso Administrativo, Sección Primera,que estudie y aplique al caso concreto lo senta-do por este Tribunal en la interpretación prejudicialcorrespondiente al Proceso 85-IP-2006, de 5 dejulio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1394,de 7 de septiembre de 2006, marca: TERRA+GRÁFICO, emitida para la causa interna Nº2433-2003, que fue solicitada por el mismo Con-sejo de Estado de la República de Colombia queahora hace la consulta.

Con relación a las consideraciones relativas a laconexión competitiva entre productos o servi-cios, la orientación jurisprudencial de este Tri-bunal, con base en la doctrina, señala algunaspautas o criterios que pueden conducir a esta-blecer o fijar la similitud o la conexión competiti-va, que se sintetizan: (i) La inclusión de los pro-

ductos o servicios en una misma clase del no-menclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii)Mismos medios de publicidad; (iv) Relación ovinculación entre los productos o servicios; (v)Uso conjunto o complementario de productos oservicios; (vi) Mismo género de los productos oservicios; (vii) Misma finalidad; (viii) Intercam-biabilidad de los productos o servicios.

En consecuencia, el consultante deberá teneren cuenta en el presente caso que, de acuerdoa lo previsto en el artículo 83 literal a) de laDecisión 344, también se encuentra prohibido elregistro del signo cuyo uso pueda inducir al pú-blico a error si, además de ser idéntico o seme-jante a una marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, o un nombrecomercial protegido, tiene por objeto un produc-to o servicio o una actividad económica seme-jante al amparado por la marca en referencia opor un nombre comercial protegido, sea quedichos productos o servicios pertenezcan a lamisma clase del nomenclátor o a clases distin-tas que lleven a que se asocie el producto oservicio a un origen empresarial común.



CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrablecomo marca debe cumplir con los requisitos dedistintividad, perceptibilidad y susceptibilidad derepresentación gráfica, de conformidad con loscriterios referidos en la presente interpretaciónprejudicial, además, no debe estar incurso enlas causales de irregistrabilidad establecidas enlos artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad deun signo, se debe tener en cuenta la totalidadde los elementos que lo integran y, al tratarsede un signo mixto, es necesario conservar launidad gráfica y fonética del mismo, sin serposible descomponerlo. Sin embargo, al efec-tuar el examen de registrabilidad del signo, sedebe identificar cuál de sus elementos prevale-ce y tiene mayor influencia en la mente delconsumidor, si el denominativo o el gráfico yproceder en consecuencia.


Al comparar un signo mixto y un nombre comer-cial protegido, deberá tomarse en cuenta que,en principio, el elemento predominante de aquélserá el denominativo, vista su relevancia paraque el público consumidor identifique la marca ydistinga el producto o servicio, lo que, sin em-bargo, no obsta para que, por su tamaño, colory ubicación, el elemento gráfico pueda ser eldecisivo.

En el caso de autos, además se deberá tomaren cuenta que el signo en su parte denominativaes compuesto, que podrá ser registrable en elcaso de que se encuentre integrado por uno omás vocablos que lo doten por si mismo dedistintividad suficiente y, de ser el caso, siem-pre que estos vocablos también le otorguendistintividad suficiente frente a signos de terce-ros.

TERCERO: Se presume que las palabras enidioma extranjero y su significado no son deconocimiento común, por lo que, al formar partede un signo solicitado para registro como mar-ca, se las considera como de fantasía, proce-diendo, en consecuencia, su registro. Sin em-bargo, si su significado se ha hecho del conoci-miento de la mayoría del público consumidor ousuario del producto o servicio correspondientey, si se trata de vocablos genéricos, descripti-vos o de uso común, el signo no será registrable.

CUARTO: El nombre comercial identifica a unapersona natural o a una jurídica en el ejerciciode su actividad económica en el rubro comercialo industrial correspondiente y lo distingue odiferencia de otras idénticas o semejantes en elmismo ramo. La protección del nombre comer-cial puede derivar de su registro o de su usoefectivo.

De conformidad con el artículo 128 de la Deci-sión 344, en caso de que la legislación internadel País Miembro contemplare un sistema deregistro para el nombre comercial, se aplicaránlas normas pertinentes del Capítulo de Marcasasí como la reglamentación que al efecto esta-blezca dicho País Miembro.

QUINTO: No son registrables como marcas lossignos cuyo uso en el comercio afectara elderecho de un tercero y que, en relación conéste, el signo que se pretenda registrar, seaidéntico o se asemeje a una marca ya registra-da o a un signo anteriormente solicitado para

registro, para los mismos productos o servicios,o para productos o servicios respecto de loscuales el uso de la marca pueda inducir alpúblico a error, de donde resulta que no esnecesario que el signo solicitado para registroinduzca a confusión a los consumidores sinoque es suficiente la existencia del riesgo deconfusión para que se configure la prohibiciónde irregistrabilidad.

SEXTO: No son registrables como marcas lossignos que, en relación con derechos de terce-ros, sean idénticos o se asemejen a un nombrecomercial protegido, de conformidad con laslegislaciones internas de los Países Miembros,siempre que pudiera inducirse al público a error,de donde resulta que no es necesario que el sig-no solicitado para registro induzca a error o con-fusión a los consumidores sino que es suficien-te la existencia del riesgo de confusión para quese configure la prohibición de irregistrabilidad.

SÉPTIMO: Corresponde a la Administración y,en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo deconfusión con base a reglas y principios elabo-rados por la doctrina y la jurisprudencia recogi-dos en la presente interpretación prejudicial yque se refieren básicamente a la identidad o a lasemejanza gráfica, fonética o ideológica quepudieran existir entre dos marcas y una marca yun nombre comercial.

OCTAVO: De conformidad con el literal d) delartículo 83 de la Decisión 344, la protecciónespecial que se otorga a la marca notoriamenteconocida en el caso de que el signo que sepretende registrar constituya la reproducción, laimitación, la traducción o la transcripción total oparcial de una marca notoriamente conocida enel País Miembro en el que se solicita el registro,en el comercio subregional o internacional suje-to a reciprocidad, la irregistrabilidad opera poréste solo hecho, con independencia de la clasea la que pertenezcan los productos o servicios ydel territorio en el cual se haya registrado, puesse busca prevenir el aprovechamiento indebidode la reputación de la marca notoria, así comoimpedir el perjuicio que el registro del signosimilar pudiera causar a la fuerza distintiva o ala reputación de aquélla.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el literale) del artículo 83 de la citada Decisión 344, laprotección especial que se otorga a la marcanotoriamente conocida se extiende –caso de


haber riesgo de confusión por similitud con unsigno pendiente de registro- con independenciade la clase a que pertenezca el producto oservicio de que se trate y del territorio en quehaya sido registrada con los fundamentos y losefectos precedentemente indicados.

La calidad de marca notoriamente conocida nose presume debiendo probarse, por quien laalega, las circunstancias que le dan ese estatus,con base a los criterios señalados en la presen-te interpretación prejudicial.

Estos mismos criterios, deben ser aplicadospor el Juez Consultante para el caso de juzgarsobre la notoriedad de un nombre comercialprotegido.

NOVENO: Además de los criterios referidos a lacomparación entre signos, es necesario teneren cuenta los criterios relacionados con la cone-xión competitiva entre los productos o servicioso la actividad económica correspondiente. En elpresente caso, al referirse los signos en cues-tión a productos y servicios que pertenecen adiferente clase, el consultante deberá analizarsi se trata en efecto de un caso de conexióncompetitiva, con base en los criterios referidosen la presente interpretación prejudicial.

El Consejo de Estado de la República de Co-lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera deberá adoptar la presente in-terpretación prejudicial cuando dicte sentencia

dentro del proceso interno Nº 6003-6535 de con-formidad con lo dispuesto por el artículo 35 delTratado de Creación del Tribunal de Justicia dela Comunidad Andina, así como dar cumpli-miento a lo previsto en el artículo 128, párrafotercero, del Estatuto del Tribunal.









PROCESO 131-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 154, 155, 165, 166 y 167 de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Primera Sala del

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República delEcuador. Marca: HIDRAT. Actor: sociedad INDUSTRIAS DE BELLEZA Y SALUD

BASSA CIA. LTDA. Proceso interno Nº 12146-NR.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a losveintiséis días del mes de octubre del año dosmil siete.

VISTOS:

El Oficio Nº 636-TDCA-1S-12146-NR, de 27 dejulio de 2007, con sus respectivos anexos, reci-bidos en este Tribunal el 17 de agosto de 2007,por el que la Primera Sala del Tribunal de loContencioso Administrativo, Distrito de Quito,República del Ecuador, órgano judicial de única


instancia, por medio de su Presidenta DoctoraRaquel Lovato de Sancho, remitió a este ÓrganoJurisdiccional la solicitud para que proceda a lainterpretación prejudicial de los artículos 154,155,165, 166, 167, y 278 de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad Andina, dentro delproceso interno Nº 12146-NR;

El auto de 26 de septiembre de 2007, medianteel cual este Tribunal decidió admitir a trámite lareferida solicitud de interpretación prejudicial porcumplir con lo dispuesto en los artículos 32 y 33del Tratado de Creación del Tribunal y con losrequisitos exigidos por el artículo 125 del Esta-tuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consul-tante en la solicitud formulada y complementa-dos con los documentos incluidos en anexos.


Demandante: INDUSTRIAS DE BELLEZA Y SA-LUD BASSA CIA LTDA.; Demandados: Presi-dente del Instituto Ecuatoriano de PropiedadIntelectual (IEPI); Comité de Propiedad Intelec-tual, Industrial y Obtenciones Vegetales, Procu-rador General del Estado. Tercero interesado:NOVARTIS AG.

b) Hechos

El 19 de noviembre de 2002, la sociedad NOVAR-TIS AG, solicitó ante el Comité de PropiedadIntelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales,la cancelación del registro de la marca “HIDRAT”alegando que su titular, INDUSTRIAS DE BELLE-ZA Y SALUD BASSA CIA. LTDA, no había he-cho uso de la misma en tres años consecutivos.

El 9 de septiembre de 2003 el Comité de Propie-dad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vege-tales, resolvió: “Rechazar la demanda deducidapor NOVARTIS AG con el propósito de obtenerla cancelación del registro de la marca HIDRAT(…) concedida a favor de INSTITUTO (sic) DEBELLEZA Y SALUD BASSA C. LTDA. (…)”. Con-tra dicho pronunciamiento, la sociedad NOVAR-TIS AG., presentó, recurso de reposición, el cualfue resuelto por el mismo Comité por Resolu-ción de 8 de septiembre de 2004, que resolvió“Aceptar la Acción de Cancelación por Falta deUso (…) declarando la cancelación de la marca‘HIDRAT’ concedida a favor de INDUSTRIA (sic)DE BELLEZA Y SALUD BASSA C. LTDA.”.

Contra este acto administrativo, la sociedad IN-DUSTRIAS DE BELLEZA Y SALUD BASSA CIA.LTDA. presentó recurso subjetivo o de plenajurisdicción.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda pre-sentada por la sociedad INDUSTRIAS DEBELLEZA Y SALUD BASSA CIA. LTDA.

Del escrito de la demanda, se tienen los siguien-tes fundamentos: en cuanto a la falta de legíti-mo interés por parte de Novartis AG. para pre-sentar la acción de cancelación y por la cualesta acción fue negada, la actora observa elhecho del cambio de criterio, en las distintasdecisiones administrativas que resolvieron elTrámite 03-454 AC, destaca que: “(…) sólo me-rece comentar que llama sobremanera la aten-ción que al dictar la Resolución de 9 de sep-tiembre del 2003, el Comité no tomó en consi-deración la existencia del escrito de fecha 11 demarzo de 2003, en el que se dice que NOVARTISAG hace referencia a su legítimo interés, y ellopudo deberse a dos únicas razones, la primeraque el Comité no estudió en debida forma elproceso y por ello no consideró un documentotan importante, falta de debido análisis que lellevó a una Resolución no concordante con laverdad de los hechos; o en su caso, el escritode 11 de de marzo de 2003 no estaba en el pro-ceso administrativo.”

Respecto a las pruebas aportadas, manifiestaque presentó como medios probatorios, con losque pretende demostrar el uso de la marca“HIDRAT” de la cual es titular, “a) Certificaciónde la Sociedad Ecuatoriana de Dermatología, b)Abundantes facturas de comercialización desde2001, c) Publicidad, d) Envases, e) Literatura, f)Registro Sanitario del producto (sic) conferidopara el producto HIDRAT 40 CREMA en la cate-goría inscripción de medicamentos nacionales”,sostiene que en virtud de dicha documentación“ha probado el USO CONTINUO, EFECTIVO,REAL y de BUENA FE de su marca HIDRAT(…) para la clase internacional 5, por lo tanto, laacción de cancelación por no uso indebidamen-te presentada por NOVARTIS AG, debió serrechazada (…)”.

Sobre la apreciación de las pruebas, el deman-dante sostiene que la administración, “(…) haomitido valorar en forma debida las pruebas pre-sentadas por mi representada y aún más, haomitido en su análisis pruebas de gran impor-


tancia presentadas por mi representada, limi-tándose a analizar sólo determinados documen-tos probatorios, análisis que ha sido efectuadoen forma totalmente ajena en derecho (...)”. Ha-ce principal énfasis en que el registro del signoHIDRAT es para la clase 5 y no para la clase 3.Manifiesta que “ha quedado demostrado que mirepresentada (…) ha probado el USO CONTI-NUO, EFECTIVO, REAL y de BUENA FE de sumarca HIDRAT”.

Finalmente, argumenta que la “PETICIÓN DECANCELACIÓN PARCIAL TAMBIEN ES IMPRO-CEDENTE (…) por haber sido presentada pre-maturamente”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestaciónde la demanda

En el expediente se observa, que la contesta-ción a la demanda por parte del Comité de Pro-piedad Intelectual, Industrial y ObtencionesVegetales del Instituto Ecuatoriano de laPropiedad Intelectual se encuentra incomple-ta, sin embargo de la parte anexada al procesose extrae que el Comité dice “niego que en laResolución-acto administrativo impugnado sehaya producido ningún tipo de contradicción,pues en el momento procesal en que se dictó laResolución 03-454 AC (9 de septiembre de 2003)no se había probado la existencia de legítimointerés y es en el trámite del Recurso de Repo-sición (…) la Cía. NOVARTIS AG prueba a esteComité que se haya cumplido con las condicio-nes para calificarla como investida de LegítimoInterés (…)”.

Sobre el uso del signo en conflicto, manifiestaque “lo que no se ha probado es que el uso hasido en productos de la Clase Internacional 5,esto es productos médicos, pues lo que la recu-rrente ha dejado patente es el uso en productosde belleza que se hallan comprendidos en laClase Internacional 3, razón por la que no sepuede considerar un uso real y para probaraquello debemos remitirnos a las pruebas pre-sentadas (…)”.

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de laPropiedad Intelectual, contesta la demandaplanteando las siguientes excepciones: “a.- NIEGO,PURA, SIMPLE Y LLANAMENTE los fundamen-tos de hecho y derecho de la demanda plantea-da. b.- ALEGO EXPRESAMENTE LA LEGITIMI-DAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO impugnado

por provenir de autoridad competente (…). c.-IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA por care-cer de fundamento legal (…). d.- IMPUGNO des-de ahora, la prueba que llegare a presentar elactor en todo cuanto tuviere de ilegal e improce-dente. e.- LEGALIDAD Y TOTAL VALIDEZ DELA RESOLUCIÓN emitida por el Comité de Pro-piedad Intelectual Industrial y Obtenciones Ve-getales (…)”.

El delegado del Procurador General del Es-tado, contesta la demanda, únicamente, paraseñalar casillero judicial para recibir notificacio-nes.

El tercero interesado, no dio contestación a lademanda.

CONSIDERANDO:

Que, las normas contenidas en los artículos 154,155,165, 166, 167 y 278 de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad Andina, cuya in-terpretación ha sido solicitada, forman parte delordenamiento jurídico de la Comunidad Andina,conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 delTratado de Creación del Tribunal de Justicia dela Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpre-tar por vía prejudicial las normas que conformanel ordenamiento jurídico comunitario, con el finde asegurar su aplicación uniforme en el territo-rio de los Países Miembros, siempre que lasolicitud provenga de un Juez Nacional tambiéncon competencia para actuar como Juez Comu-nitario, como lo es, en este caso, el TribunalConsultante, en tanto resulten pertinentes parala resolución del proceso, conforme a lo esta-blecido por el artículo 32 del Tratado de Crea-ción del Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina (codificado mediante la Decisión 472),en concordancia con lo previsto en los artículos2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justiciade la Comunidad Andina (codificado mediante laDecisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud decancelación de registro por falta de uso de lamarca “HIDRAT” fue el 19 de noviembre de 2002,es decir en vigencia de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina, los hechoscontrovertidos y las normas aplicables al casoconcreto se encuentran dentro de la citada nor-mativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por


el consultante, se interpretaran los artículos 154,155, 165, 166 y 167 de dicha Decisión; y, deacuerdo a lo facultado por los artículos 34 delTratado de Creación del Tribunal y 126 de suEstatuto, no se interpretará el artículo 278 de laDecisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina por no ser aplicable al caso; y,

Que, las normas objeto de la interpretación pre-judicial se transcriben a continuación:

Decisión 486 de la Comisión de la Comu-nidad Andina

“(…)

Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo deuna marca se adquirirá por el registro de lamisma ante la respectiva oficina nacional com-petente.

Artículo 155.- El registro de una marca con-fiere a su titular el derecho de impedir acualquier tercero realizar, sin su consenti-miento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo dis-tintivo idéntico o semejante sobre produc-tos para los cuales se ha registrado lamarca; sobre productos vinculados a losservicios para los cuales ésta se ha regis-trado; o sobre los envases, envolturas,embalajes o acondicionamientos de talesproductos;

b) suprimir o modificar la marca con finescomerciales, después de que se hubieseaplicado o colocado sobre los productospara los cuales se ha registrado la marca;sobre los productos vinculados a los servi-cios para los cuales ésta se ha registrado;o sobre los envases, envolturas, embala-jes o acondicionamientos de tales produc-tos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, em-balajes u otros materiales que reproduz-can o contengan la marca, así como co-mercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico osimilar a la marca respecto de cualesquie-ra productos o servicios, cuando tal usopudiese causar confusión o un riesgo deasociación con el titular del registro. Tra-

tándose del uso de un signo idéntico paraproductos o servicios idénticos se presu-mirá que existe riesgo de confusión;

e) usar en el comercio un signo idéntico osimilar a una marca notoriamente conoci-da respecto de cualesquiera productos oservicios, cuando ello pudiese causar altitular del registro un daño económico ocomercial injusto por razón de una diluciónde la fuerza distintiva o del valor comercialo publicitario de la marca, o por razón deun aprovechamiento injusto del prestigiode la marca o de su titular;

f) usar públicamente un signo idéntico o si-milar a una marca notoriamente conocida,aun para fines no comerciales, cuando ellopudiese causar una dilución de la fuerzadistintiva o del valor comercial o publicita-rio de la marca, o un aprovechamientoinjusto de su prestigio.

(…)

Artículo 165.- La oficina nacional competen-te cancelará el registro de una marca a solici-tud de persona interesada, cuando sin motivojustificado la marca no se hubiese utilizadoen al menos uno de los Países Miembros, porsu titular, por un licenciatario o por otra per-sona autorizada para ello durante los tresaños consecutivos precedentes a la fecha enque se inicie la acción de cancelación. Lacancelación de un registro por falta de uso dela marca también podrá solicitarse como de-fensa en un procedimiento de oposición inter-puestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior,no podrá iniciarse la acción de cancelaciónantes de transcurridos tres años contados apartir de la fecha de notificación de la resolu-ción que agote el procedimiento de registrode la marca respectiva en la vía administrati-va.

Cuando la falta de uso de una marca sóloafectara a uno o a algunos de los productos oservicios para los cuales estuviese registradala marca, se ordenará una reducción o limita-ción de la lista de los productos o servicioscomprendidos en el registro de la marca,eliminando aquéllos respecto de los cuales lamarca no se hubiese usado; para ello se


tomará en cuenta la identidad o similitud delos productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando eltitular demuestre que la falta de uso se debió,entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

Artículo 166.- Se entenderá que una marcase encuentra en uso cuando los productos oservicios que ella distingue han sido puestosen el comercio o se encuentran disponiblesen el mercado bajo esa marca, en la cantidady del modo que normalmente corresponde,teniendo en cuenta la naturaleza de los pro-ductos o servicios y las modalidades bajo lascuales se efectúa su comercialización en elmercado.

También se considerará usada una marca,cuando distinga exclusivamente productos queson exportados desde cualquiera de los Paí-ses Miembros, según lo establecido en el pá-rrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difierade la forma en que fue registrada sólo encuanto a detalles o elementos que no alterensu carácter distintivo, no motivará la cancela-ción del registro por falta de uso, ni disminui-rá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del usode la marca corresponderá al titular del regis-tro.

El uso de la marca podrá demostrarse me-diante facturas comerciales, documentos con-tables o certificaciones de auditoría que de-muestren la regularidad y la cantidad de lacomercialización de las mercancías identifi-cadas con la marca, entre otros.

(…)”.

I. De los derechos conferidos al titular porel registro de una marca

El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina recoge el sistemaatributivo, en el cual el derecho nace exclusiva-mente al registrarse el signo; esto quiere decir,que goza de los derechos inherentes a la marcaquien registra un signo en la oficina correspon-diente. Gracias a esta inscripción, se otorga alos fabricantes o comerciantes una proteccióncontra terceros. En este sentido, el Tribunal

reitera “El registro del signo como marca, antela oficina competente de uno de los PaísesMiembros de la Comunidad Andina, configura elúnico acto constitutivo del derecho de su titularal uso exclusivo del signo, y este derecho leconfiere la posibilidad de ejercer acciones posi-tivas a su respecto, así como de obrar contralos terceros que, sin su consentimiento, reali-cen los actos de aprovechamiento prohibidospor la Decisión 486 de la Comisión de la Comu-nidad Andina. La posibilidad de obrar contra losterceros presupone, por parte del titular del sig-no, el uso efectivo de éste en el mercado de almenos uno de los Países Miembros”. (Proceso116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1172,de 7 de marzo de 2005, marca: CALCIORAL). Elregistro de la marca tiene pues un valor consti-tutivo ya que reconoce los derechos de su titulardesde el momento de la concesión del registro.

Sobre la posibilidad de obrar contra cualquiertercero, el Tribunal ha precisado que “el titulartendrá el derecho de oponerse, de presentarobservaciones al registro de otra marca solicita-da, tanto en el país de registro como en losdemás Países Miembros, cuando quiera quecon ellos se afecte su interés legítimo”. (Proce-so 09-IP-98, publicado en G.O.A.C. N° 481, de13 de septiembre de 1999, marca: DERMALEX).

Este Tribunal ha señalado que el derecho al usoexclusivo del signo “permite a su titular ejercerel ius prohibendi para impedir que terceros utili-cen su marca, sin su expreso consentimiento,en bienes o servicios idénticos o similares, a talextremo que pueda causar confusión al consu-midor que es a quien protege, en esencia, elderecho marcario. El registro marcario confiereal titular de la marca, en el país de inscripción,el derecho al uso exclusivo de la misma y elejercicio del ius prohibendi con las limitacionesy excepciones establecidas por la ley comuni-taria”. (Proceso 33-IP-2000, publicado en laG.O.A.C. Nº 581, de 12 de julio de 2000, marca:MAXMARA).

El Tribunal ha precisado además que los dere-chos de exclusión en referencia “pueden sub-sumirse en la facultad del titular del registromarcario para ‘impedir’ determinados actos enrelación con el signo, o, en definitiva, para eje-cutar las acciones del caso frente a tercerosque utilicen en el tráfico económico y sin suconsentimiento un signo idéntico o semejante,cuando dicha identidad o similitud sea suscepti-


ble de inducir al público a confusión”. (Proceso69-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 690,de 23 de julio de 2001). El Tribunal, además,aclara, que de acuerdo a la Decisión 486 tam-bién se deberá tomar en cuenta el riesgo deasociación que la indicada identidad o similitudpueda producir. Por tanto, “La finalidad que per-siguen las acciones derivadas del ius prohibendiestá dirigida a evitar que el doble uso de unamarca idéntica o similar introduzca confusiónen el mercado”, lo que presupone la existenciade actos demostrativos del uso confundible delsigno. La exigencia de este uso viene dada “deuna parte, por la necesidad de defender a losconsumidores quienes ante la presencia de dosmarcas idénticas o similares en el mercado venafectada su capacidad de selección como de-mandantes de bienes y servicios, y de otra, porla posibilidad de confusión fundada en la defen-sa de los empresarios quienes como primerosoferentes del producto están interesados en quese establezca la identidad de este producto conel fabricante, a fin de informar sobre la calidaddel mismo, su origen y las características espe-ciales que posee (…). La presencia efectiva depor lo menos dos marcas que se comercializanen un mismo mercado, es elemento fundamen-tal para que se produzca la confusión. (…) Allídonde no hay posibilidad de comparación entredos objetos, tampoco habrá posibilidad de con-fusión” (Sentencia dictada en el expediente N°11-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicadaen la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre delmismo año, caso “BELMONT”)”. (Proceso 116-IP-2004, ya citado).

Por estas razones, el artículo 155 de la Deci-sión impide a los terceros realizar, sin el con-sentimiento del titular de la marca, los actos deaplicar o colocar dicho signo, o un signo idénti-co o semejante, sobre productos para los cua-les haya sido registrado, o sobre los envases,envolturas, embalajes o acondicionamientos detales productos (literal a), así como suprimir omodificar la marca con fines comerciales sobrelos productos ya nombrados (literal b); los defabricar, comercializar o detentar etiquetas, en-vases, envolturas, embalajes u otros materialesque reproduzcan o contengan la marca (literalc), los de usar en el comercio un signo idénticoo semejante respecto de cualesquiera produc-tos o servicios, caso que tal uso pudiera causarun riesgo de confusión o de asociación (literald); los de usar en el comercio un signo idénticoo similar a una marca notoriamente conocida

respecto de cualesquiera productos o servicios,cuando esto pudiese causara un engaño econó-mico o comercial injusto por razón de una dilu-ción de la fuerza distintiva (literal e); y, los deusar públicamente un signo idéntico o similar auna marca notoriamente conocida, aún para fi-nes no comerciales, cuando ello pudiese causardilución de la fuerza distintiva o del valor comer-cial o publicitario de la marca; o un aprovecha-miento injusto de su prestigio (literal f). Sin em-bargo, estas prohibiciones no impiden a losterceros el uso de la marca para anunciar, ofre-cer en venta o indicar la existencia o disponibili-dad de productos o servicios legítimamente mar-cados, o para indicar la compatibilidad o ade-cuación de piezas de recambio o de accesoriosutilizables con los productos de la marca regis-trada, siempre que tal uso sea de buena fe, selleve a cabo con el propósito de informar al pú-blico, y no sea susceptible de inducirlo a confu-sión sobre el origen empresarial de tales pro-ductos o servicios (artículo 157). Asimismo, lasprohibiciones no impiden a los terceros realizaractos de comercio sobre los productos ampara-dos por la marca, después de haber sido intro-ducidos en el comercio de cualquier país por eltitular del registro, o por otra persona con elconsentimiento del titular, o vinculada económi-camente a él, en particular cuando los produc-tos, y sus envases o embalajes de contacto di-recto, no hayan sufrido modificación, alteracióno deterioro (artículo 158).

Finalmente, se destaca la orientación según lacual “Para mantener la plena efectividad del de-recho exclusivo, el titular de la marca tiene quecumplir con determinadas cargas que son fun-damentalmente las de usar la marca, ejercitarlas acciones por violación contra quienes inva-dan el derecho exclusivo y renovar la marca”(BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de DerechoMercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra -España, 2003, p. 496). El Tribunal ha estableci-do a este respecto que “el derecho exclusivoconferido por el registro marcario se encuentraostensiblemente acompañado de una regula-ción de las facultades de que dispone el titularpara prohibir ciertos actos por parte de terceros,lo cual implícitamente constituye no sólo laatribución de un señorío sino incluso una obliga-ción de uso del signo, debido a que –tal como loha puesto de manifiesto la jurisprudencia deeste Tribunal– «así como el uso exclusivo de lamarca constituye un derecho para su titular, enforma correlativa a ese derecho existe la obliga-


ción de utilizar efectivamente la marca en elmercado» (sentencia emitida dentro de la ac-ción de incumplimiento 2-AI-96, caso BELMONT,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena 291 del 3 de septiembre de 1997)”.(Proceso 84-IP-2000, publicado en la G.O.A.C.Nº 677, de 13 de junio de 2000, marca: KRYSTAL).

II. De la cancelación de registro marcariopor falta de uso

El artículo 165 de la Decisión 486 en su primerpárrafo determina los motivos que dan lugar a lacancelación de una marca por falta de uso yprevé que la oficina nacional competente cance-lará el registro de una marca a solicitud decualquier persona interesada, cuando sin moti-vo justificado, la marca no se hubiese utilizadoen al menos uno de los Países Miembros, porsu titular, por el licenciatario de éste, o porcualquier persona autorizada para ello, durantelos tres años consecutivos precedentes a lafecha en que se inicie la acción de cancelación.La cancelación de la marca por falta de uso,constituye una forma de extinguir, administra-tivamente, el derecho derivado del registro de lamisma, la que puede provenir, también, por dis-posición judicial. Al respecto la oficina nacionalcompetente de cada País Miembro es el órganoadministrativo encargado del registro de la Pro-piedad Industrial y consiguientemente es el en-cargado de la cancelación del mismo la deci-sión de la oficina nacional competente sobre lasolicitud de cancelación del registro del signoexige el agotamiento de un procedimiento admi-nistrativo previo. Sin embargo, la cancelaciónpor falta de uso podrá hacerse valer tambiéncomo defensa en un procedimiento de oposiciónapoyado en la marca no utilizada.

El Tribunal, sobre el particular, dice: “Para quela acción de cancelación prospere será necesa-rio que, sin motivo justificado, la marca no hu-biese sido utilizada en, al menos, uno de losPaíses Miembros, por parte de su titular, de unlicenciatario, o de otra persona autorizada paraello, durante los tres años consecutivos prece-dentes a la fecha de ejercicio de la acción. Entodo caso, la cancelación no podrá intentarseantes de haber transcurrido tres años desde lafecha de notificación de la resolución que hubie-se agotado el procedimiento administrativo deregistro del signo. Por otra parte, si el signo, através del cual se comercializan los productos oservicios que constituyan su objeto, es utilizado

bajo una forma que difiera de la marca registra-da en grado tal que altere su capacidad distinti-va, podrá configurarse la falta de uso de ésta ypromoverse su cancelación”. (Proceso 116-IP-2004, ya citado).

El artículo 165 de la mencionada Decisión 486prevé la cancelación parcial de un registro, esdecir cuando no se esté usando la marca en al-gunos de los productos o servicios para los quefue registrada, la oficina nacional competente,ordenará una reducción a la lista de productos oservicios que protege la marca, eliminado aque-llos respecto de los cuales la marca no estuvie-se siendo usada, siempre tomando en cuenta laidentidad o similitud de los productos o servi-cios.

No obstante todo lo indicado, no procederá lacancelación cuando el titular del signo demues-tre que la falta de uso se ha debido a unasituación de fuerza mayor, o de caso fortuito, oa otro motivo justificado. El Tribunal ha señala-do a este propósito que, de configurarse unacircunstancia impeditiva de la cancelación, “separalizaría simplemente el cómputo del plazode tres años fijado por la misma norma; pero,una vez desaparecida la correspondiente causajustificativa de la falta de uso, habrá de reanudarseel cómputo del señalado plazo legal”. (Proceso15-IP-99, publicado en la G.O.A.C. Nº 528, de26 de enero de 2000, marca: BELMONT).

III. De la prueba del uso de una marca

Como se tiene dicho supra, el registro impone altitular de la marca la exigencia de usarla en, almenos, uno de los Países Miembros. De confor-midad con el artículo 166 de la Decisión 486, sepresume que una marca se encuentra en usocuando los productos distinguidos por ella hansido puestos en el comercio o se encuentrandisponibles, bajo la marca, en la cantidad y delmodo que normalmente corresponda, según lanaturaleza de los productos y las modalidadesde su comercialización, en el mercado de almenos uno de los Países Miembros. A tenor dela disposición citada, la presunción de uso seconfigura también cuando la marca distinga pro-ductos que se hallen destinados exclusivamen-te a la exportación, desde cualquiera de losPaíses Miembros.

El Tribunal ha declarado al respecto que “(…) noes suficiente el mero uso de la marca sino que


ha de mirarse la relación de éste con el propie-tario de la misma y con los productos (bienes yservicios) que él ofrezca, directamente o porquien tenga la capacidad para hacerlo. El usode la marca deberá ser real y efectivo, de mane-ra que no basta con la mera intención de usarlao con la publicidad de la misma, sino que el usodebe manifestarse externa y públicamente, paraque sea real y no simplemente formal o simbóli-co. Si bien en algunos sistemas, actos como elde la sola publicidad del producto tienen lavirtualidad de considerarse como manifestacio-nes del uso de la marca, en el régimen andinose considera que dada la finalidad identificadorade la marca con respecto a productos que selanzan al mercado, el uso de la marca deberámaterializarse mediante la prueba de la venta ode disposición de los bienes o servicios a títulooneroso, como verdaderos actos de comercio”.(Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº199, del 26 de enero de 1996, marca: PURO).

El Tribunal ha indicado también que “(…) lasdisposiciones del Régimen Común sobre Pro-piedad Industrial no establecen condiciones mí-nimas en cuanto a la cantidad y volumen debienes comercializados a manera de uso de lamarca; coinciden la doctrina y la jurisprudenciamás generalizadas en señalar como pautas enesta materia, las de que el uso debe ser serio,de buena fe, normal e inequívoco. El elementocuantitativo para determinar la existencia deluso de la marca es relativo y no puede estable-cerse en términos absolutos, sino que ha derelacionarse con el producto o servicio de quese trate y con las características de la empresaque utiliza la marca. Así, si se trata de una mar-ca que versa sobre bienes de capital, podría sersuficiente para acreditar su uso la demostraciónde que en un año se han efectuado dos o tresventas, pues su naturaleza, complejidad y ele-vado precio, hace que ese número de operacio-nes tenga nivel comercial. En cambio no podríadecirse que exista comercialización real de unproducto como el maíz, por el hecho de que enun año sólo se hayan colocado en el mercadotres bultos del grano con la denominación de lamarca que pretende probar su uso”. (Proceso17-IP-95, ya citado).

En este contexto, procede señalar que, de con-formidad con la disposición prevista en el artícu-lo 167 de la Decisión 486, la carga de la pruebaacerca del uso de la marca corresponde a su

titular, y que el uso en cuestión podrá probarsemediante facturas comerciales, documentoscontables o certificaciones de auditoría que de-muestren la regularidad y cantidad de comercia-lización de las mercancías cubiertas por el sig-no. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comu-nitario no establece “el procedimiento para pre-sentación y verificación de la prueba de uso dela marca, por lo cual se entiende que éste debeestar regido por la legislación interna de cadapaís, sin que competa a este Tribunal juzgar lalegalidad o ilegalidad del procedimiento utiliza-do frente a las normas internas (…)”. (Proceso02-AI-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 3de septiembre de 1997).

El incumplimiento de la exigencia del uso, sinmotivo justificado, puede conducir, a solicitudde parte interesada, a la cancelación, por partede la oficina nacional competente, del registrodel signo y, por tanto, a la extinción, en perjui-cio de su titular, del derecho a su uso exclusivo.La exigencia del uso, a objeto de prevenir lacancelación del registro del signo, se funda enla necesidad de asegurar el cumplimiento de sufunción principal, cual es la de identificar y dis-tinguir en el mercado los bienes o servicios queconstituyan su objeto.

IV. Legitimación para solicitar la cancela-ción de un registro marcario

De acuerdo a la Decisión 486, la oficina nacio-nal competente cancelará el registro de unamarca a solicitud “de cualquier persona intere-sada”. Por lo tanto, la legitimación para solicitarla cancelación por falta de uso hace necesarioacreditar un interés legítimo o un derecho subje-tivo, es decir, la persona interesada que preten-da accionar frente al acto administrativo de can-celación de registro, previamente deberá de-mostrar un interés tal que la procedencia de suintervención como parte procesal le produzcaun beneficio de cualquier tipo a su favor, ade-más, este interés para actuar, deberá ser ac-tual, no eventual o potencial. Por lo tanto, paraque opere la acción de cancelación de registropor falta de uso, el artículo 165 exige la presen-cia de parte interesada, lo que según el Tribunal“significa que ésta ha de tener un derecho sub-jetivo o al menos un interés legítimo los quedeberán ser acreditados, en la vía administrativao en la vía judicial”. (Proceso 149-IP-2006, publi-cado en la G.O.A.C. Nº 1452, de 10 de enero de


2007, marca: MINERVA (mixta), citando al Pro-ceso 10-IP-97, publicado en G.O.A.C. 308, de 28de noviembre de 1997, marca: COLSUBSIDIO).En resumen, se encuentra legitimada para ac-cionar “la persona natural o jurídica que preten-da usar la marca registrada y no utilizada” (Pro-ceso 15-IP-99, ya citado), así como la que pre-tenda registrar un signo idéntico o semejante,confundible con la marca no utilizada.

En el caso de autos el juez consultante deberádeterminar si la sociedad NOVARTIS AG. teníalegitimación para solicitar la cancelación delregistro marcario.



CONCLUYE:

PRIMERO: El registro del signo como marca,ante la oficina competente de uno de los PaísesMiembros de la Comunidad Andina, configura elúnico acto constitutivo del derecho de su titularal uso exclusivo del signo, y este derecho leconfiere la posibilidad de ejercer acciones posi-tivas a su respecto, así como de obrar contralos terceros que, sin su consentimiento, reali-cen los actos de aprovechamiento prohibidospor la Decisión 486 de la Comisión de la Comu-nidad Andina. La posibilidad de obrar contra losterceros presupone, por parte del titular del sig-no, el uso efectivo de éste en el mercado de almenos uno de los Países Miembros.

SEGUNDO: La oficina nacional competente can-celará el registro de una marca a solicitud decualquier persona interesada, o por orden judi-cial, cuando sin motivo justificado, la marca nose hubiese utilizado en al menos uno de losPaíses Miembros, por su titular, por el licenciata-rio de éste o por otra persona autorizada paraello, durante los tres años consecutivos prece-dentes a la fecha en que se inicie la acción decancelación.

TERCERO: A tenor del artículo 166 de la citadaDecisión 486, se presume que una marca seencuentra en uso cuando los productos distin-guidos por ella han sido puestos en el comercioo se encuentran disponibles, bajo la marca, en

la cantidad y del modo que normalmente corres-ponda, según la naturaleza de los productos ylas modalidades de su comercialización, en elmercado de al menos uno de los Países Miem-bros. La presunción de uso se configura tam-bién cuando la marca distinga productos que sehallen destinados exclusivamente a la exporta-ción, desde cualquiera de los Países Miembros.

A los efectos de la determinación del uso de lamarca, el Tribunal reitera que el mismo deberáser real, efectivo, serio, de buena fe, normal einequívoco. La carga de la prueba del uso encuestión corresponderá a su titular.

CUARTO: El incumplimiento de la exigencia deluso de la marca puede conducir, a solicitud departe interesada, a la cancelación de su registroy, por tanto, a la extinción del derecho del titulara su uso exclusivo, siempre que, sin motivojustificado, como la fuerza mayor o el casofortuito, el signo no hubiese sido utilizado en almenos uno de los Países Miembros, por partede su titular, de un licenciatario, o de una perso-na autorizada para ello, durante los tres añosconsecutivos precedentes a la fecha de ejerci-cio de la acción.

QUINTO: La legitimación para solicitar la can-celación por falta de uso, hace necesario acre-ditar un interés legítimo o un derecho subjetivo,es decir, la persona interesada que pretendaaccionar la cancelación de registro, previamen-te deberá demostrar un interés tal que la proce-dencia de su intervención como parte procesalle produzca un beneficio de cualquier tipo a sufavor, además, este interés para actuar, deberáser actual, no eventual o potencial.

La Primera Sala del Tribunal de lo ContenciosoAdministrativo, Distrito de Quito, República delEcuador deberá adoptar la presente interpreta-ción prejudicial cuando dicte sentencia dentrodel proceso interno Nº 12146-NR de conformi-dad con lo dispuesto por el artículo 35 del Trata-do de Creación del Tribunal de Justicia de laComunidad Andina, así como dar cumplimientoa lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero,del Estatuto del Tribunal.







PROCESO 142-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), d) y e) dela Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y de oficio, de los

artículos 82 literal d) y 84 de la mencionada Decisión, así como del párrafo cuartodel artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con

fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal de loContencioso Administrativo, Distrito Quito, República de Ecuador. Expediente

Interno Nº 6637-EG. Actor: Sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION.Marca denominativa: “PRESTIGE”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito, a los veintiséis días delmes de octubre del año dos mil siete, procede aresolver la solicitud de Interpretación Prejudicialformulada por la Primera Sala del Tribunal de loContencioso Administrativo, Distrito Quito, Re-pública de Ecuador.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial ysus anexos cumplen con los requisitos com-prendidos en el artículo 125 del Estatuto delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina,así como con las exigencias del artículo 33 delTratado de Creación, por lo que su admisión atrámite fue considerada procedente en el autoemitido el 2 de octubre de 2007.

I. LAS PARTES.

Demandante: Sociedad KIMBERLY CLARKCORPORATION.

Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTOECUATORIANO DE PROPIEDADINTELECTUAL, IEPI.

DIRECTOR NACIONAL DE PRO-PIEDAD INDUSTRIAL.

PROCURADOR GENERAL DELESTADO DE LA REPÚBLICA DELECUADOR.

Tercero interesado: Sociedad BANCO DELPICHINCHA S.A.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaes competente para interpretar por la vía prejudi-cial las normas que conforman el OrdenamientoJurídico de la Comunidad Andina, con el fin deasegurar su aplicación uniforme en el territoriode los Países Miembros.

III. HECHOS.

Entre los principales hechos, algunos recogidosde los narrados en la demanda y otros de lasolicitud de interpretación prejudicial y de losantecedentes administrativos de los actos acu-sados, se encuentran los siguientes:





A. La sociedad BANCO DEL PICHINCHA S.A.,solicitó el 12 de marzo de 1996 el registro delsigno denominativo PRESTIGE para ampararproductos comprendidos en la clase 16 de laClasificación Internacional de Niza; solicituda la cual le correspondió el Expediente Admi-nistrativo N° 66695-96.

B. La sociedad KIMBERLY CLARK CORPORA-TION, presentó observaciones al registro delsigno denominativo PRESTIGE con base enla marca KIMBERLY PRESTIGE, registradaen Ecuador bajo el número 1069-92 para am-parar productos comprendidos en la clase 16de la Clasificación Internacional de Niza.

C. El Director Nacional de Propiedad Industrial,mediante la Resolución N° 972971, de 8 deseptiembre de 1999, rechazó las observacio-nes presentadas y concedió el registro delsigno denominativo PRESTIGE.

D. La sociedad KIMBERLY CLARK CORPORA-TION, el 7 de enero de 2000 interpuso ante elTribunal de Contencioso Administrativo, Dis-trito de Quito, Primera Sala, demanda con-tencioso administrativa contra el anterior actoadministrativo.

IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

Las normas cuya interpretación se solicita yque serán objeto de interpretación son las si-guientes: los artículos 81, 82 literal a), y 83literales a), d) y e) de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena.

No se interpretará el literal h) del artículo 82, yaque no se relaciona con los puntos de discusiónen el proceso interno.

De oficio, se interpretará los artículos 82 literald) y 84 de la mencionada Decisión y párrafocuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina.

A continuación se inserta el texto de las normasa ser interpretadas:

DECISIÓN 344

(…)

Artículo 81

“Podrán registrarse como marcas los signosque sean perceptibles, suficientemente dis-tintivos y susceptibles de representación grá-fica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comercia-lizados por una persona de los productos oservicios idénticos o similares de otra perso-na”.

Artículo 82

“No podrán registrarse como marcas los sig-nos que:

a) No puedan constituir marca conforme alartículo anterior;

(…)

d) Consistan exclusivamente en un signo oindicación que pueda servir en el comerciopara designar o para describir la especie,la calidad, la cantidad, el destino, el valor,el lugar de origen, la época de producciónu otros datos, características o informa-ciones de los productos o de los serviciospara los cuales ha de usarse”;

(…)

Artículo 83

“Asimismo, no podrán registrarse como mar-cas aquellos signos que, en relación conderechos de terceros, presenten algunos delos siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir alpúblico, a error;

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación,la traducción o la trascripción, total o par-


cial, de un signo distintivo notoriamenteconocido en el país en el que solicita elregistro o en el comercio subregional, ointernacional sujeto a reciprocidad, por lossectores interesados y que pertenezca aun tercero. Dicha prohibición será aplica-ble, con independencia de la clase, tantoen los casos en los que el uso del signo sedestine a los mismos productos o servi-cios amparados por la marca notoriamenteconocida, como en aquellos en los que eluso se destine a productos o serviciosdistintos.

Esta disposición no será aplicable cuandoel peticionario sea el legítimo titular de lamarca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producirconfusión con una marca notoriamente co-nocida, independientemente de la clase delos productos o servicios para los cualesse solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuandoel peticionario sea el legítimo titular de lamarca notoriamente conocida”;

(…)

Artículo 84

“Para determinar si una marca es notoria-mente conocida, se tendrán en cuenta, entreotros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre elpúblico consumidor como signo distintivode los productos o servicios para los quefue acordada;



d) El análisis de producción y mercadeo delos productos que distingue la marca”.

(…)

Decisión 486

(…)

Artículo 172

(…)

“No podrá declararse la nulidad del registrode una marca por causales que hubiesendejado de ser aplicables al tiempo de resol-verse la nulidad”.

(…)

VI. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual se analizaránlos siguientes aspectos:

A. Requisitos para el registro de las marcas. Lairregistrabilidad de signos por identidad o si-militud y las reglas para el cotejo marcario.

B. Comparación entre marcas denominativas.

C. Signos genéricos y descriptivos.

D. La marca notoriamente conocida y la pruebade su notoriedad. Reproducción parcial de lamarca notoriamente conocida.

E. Demanda contenciosa administrativa a resol-verse bajo el régimen de la Decisión 486.

A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MAR-CAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOSPOR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS RE-GLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.

En el proceso interno se discute la irregistrabili-dad del signo denominativo PRESTIGE, ya quese afirma que es semejante a la marca denomi-nativa KIMBERLY PRESTIGE. Por tal motivo,es pertinente referirse a los requisitos para elregistro de marcas, la irregistrabilidad de signospor identidad o similitud y las reglas para elcotejo marcario.

Antes de establecer los requisitos para el regis-tro de las marcas, es pertinente referirse alconcepto de marca y sus funciones.

La Normativa Comunitaria Andina protege el in-terés del titular marcario, otorgándole un dere-cho de uso exclusivo sobre el signo distintivo ya la vez precautela el derecho de los consumi-dores, evitando que sean engañados o que incu-rran en confusión sobre el origen empresarial, la


calidad, condiciones, etc., de los productos oservicios.

La marca se define como un bien inmaterial quepermite identificar o distinguir los diversos pro-ductos y servicios que se ofertan en el mercado.Marco Matías Alemán expresa que las marcasson:

“(...) signos utilizados por los empresarios enla identificación de sus productos o servi-cios, a través de los cuales busca su diferen-ciación e individualización de los restantesempresarios que se dediquen a actividadesafines”. 1

El tema de las funciones que cumple la marcaha sido propuesto por la doctrina así:

“La primera función de las marcas y la másimportante es la función indicadora de laprocedencia empresarial de los productosque la incorporan (…).

(…)

La segunda función que cumplen las marcases la función indicadora de la calidad (…).

(…)

La tercera función de las marcas es la fun-ción condensadora del goodwill (…).

(…)

La cuarta y más controvertida función de lasmarcas es la función publicitaria, la cualpresenta dos vertientes: información de losconsumidores y persuasión. En relación conla primera de ellas, los empresarios utilizanlas marcas con el fin de que los consumido-res las asocien con una información lo máscompleta y precisa posible sobre los precios,el origen, la calidad y las características desus respectivos productos. Por esta vía losempresarios consiguen atraer a los consumi-dores a través de una publicidad informativay sugestiva (…)”.2

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaha tratado el tema de las funciones de la marcaen varias de sus providencias, así:

“Las marcas como medio de protección alconsumidor, cumplen varias funciones (dis-tintiva, de identificación de origen de los bie-nes y servicios, de garantía de calidad, fun-ción publicitaria, competitiva, etc.). De ellasy, para el tema a que se refiere este punto, ladestacable es la función distintiva, que per-mite al consumidor identificar los productos oservicios de una empresa de los de otras.Las restantes funciones, se ha dicho, se en-cuentran subordinadas a la capacidad distin-tiva del signo, pues sin ésta no existiría elsigno marcario”. (Proceso N° 04-IP-95. Inter-pretación Prejudicial de 15 de diciembre de1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuer-do de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de1997).

Respecto de la función publicitaria ha dicho losiguiente:

“Estas precisiones permiten determinar quela marca cumple un papel esencial como esel de ser informativa, respecto a la proceden-cia del producto o del servicio al que repre-senta, función publicitaria que es percibidapor el público y los medios comerciales, pu-diéndose no obstante causar engaño o con-fusión por falsas apreciaciones respecto delos productos o servicios protegidos”. (Proce-so 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de28 de julio de 2004, publicada en GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de06 de septiembre de 2004).

Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de lasiguiente forma:

“(…) función de identificación: (…) la verda-dera y única función esencial de la marca esdistinguir un producto o servicio, de otros. Sibien el saber quién es el fabricante del pro-ducto será para muchos un factor esencialpara efectuar su elección, este dato lo en-contrará fuera de la marca que distingue elproducto. La marca permite la distinción en-tre productos o servicios de una misma espe-cie. Si el signo en cuestión no es apto paradistinguir un producto o un servicio de otros,entonces no podrá ser marca en los términosseñalados. (OTAMENDI, Jorge. ‘DERECHO

1 ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBRE-GIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVI-CIOS”. Editado por Top Management International. Co-lombia. Pág. 73.

2 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DEPROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48,49 y 50. Madrid, España, 2002.


DE MARCAS’. Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis.Abeledo- Perrot. Buenos Aires. 2002).

A la marca se le atribuye también la funciónde indicar el origen de las mercancías, y unafunción de garantía; a través de la primera, lamarca permite al consumidor atribuirle unmismo origen empresarial al producto, y pormedio de la segunda, la marca le ‘garantiza’al consumidor que todos los productos que éladquiere con la marca tienen calidad unifor-me, esto significa que quien vuelve a adquirirun producto o a solicitar la prestación de unservicio lo hace porque desea encontrar lamisma o mejor calidad, que el producto o elservicio tenía cuando lo adquirió con anterio-ridad.

Por último la marca cumple una función depublicidad, a través de la cual el titular de lamarca promociona el producto que la identifi-ca”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Pre-judicial de 12 de marzo de 2003, publicada enGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°916, de 2 de abril de 2003).

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena establece que losrequisitos para el registro de marcas son: Ladistintividad, la perceptibilidad y la susceptibili-dad de representación gráfica.

1. La distintividad.

La distintividad es la capacidad intrínseca yextrínseca que debe tener el signo a fin de quepueda diferenciar unos productos o servicios deotros. Es el requisito principal que debe reunirtodo signo para ser registrado como marca yhace posible identificar unos productos o servi-cios de otros que se encuentran en el mercado;el carácter distintivo de la marca le permite alconsumidor realizar la elección de los bienesque desea adquirir, pues el signo marcario le daa la mercadería su individualidad y posibilita queun producto sea reconocido de entre otros simi-lares que se ofertan en el mercado por suscompetidores.

En este sentido se precisa que el carácter dis-tintivo:

“(…) viene impuesto por la propia naturalezay función esencial de la marca. Así, si lamarca es un signo que tiene como función

distinguir los propios productos y serviciosde los de la competencia, un signo que nofuera capaz de cumplir esta misión, nuncapodría constituirse en marca, ya que no esapto para cumplir la función esencial que elordenamiento jurídico prevé para las marcas”..3

La marca sirve como medio de diferenciación delos productos o servicios para los que se haregistrado, haciendo viable que el consumidorlos distinga e individualice; esto le ayuda arealizar una adecuada e informada elección delos bienes y servicios que desea adquirir, y talelección depende de ciertas características quese encuentran en productos o servicios identifi-cados con determinadas marcas, lo que motivaa que el consumidor prefiera cierta marca yreitere la elección de los bienes identificadoscon ella.

2. La perceptibilidad.

La marca es un bien de naturaleza inmaterial ypara poder ser captado por alguno de los senti-dos debe necesariamente exteriorizarse o ad-quirir forma material por medio del empleo detoda clase de elementos que transformen loinmaterial o abstracto en algo identificable porlos sentidos.

Únicamente un signo que es perceptible es aptopara constituir marca, ya que deja en quien lo ob-serva una imagen o impresión que permite dis-tinguir o identificar a un determinado producto.

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto haexpresado que:

“La perceptibilidad, precisamente, hace refe-rencia a todo elemento, signo o indicaciónque pueda ser captado por los sentidos paraque, por medio de éstos, la marca penetre enla mente del público, el cual la asimila confacilidad. Por cuanto para la percepción sen-sorial o externa de los signos se utiliza enforma más general el sentido de la vista, hanvenido caracterizándose preferentementeaquellos elementos que hagan referencia auna denominación, a un conjunto de pala-bras, a una figura, a un dibujo, o a un conjun-to de dibujos”. (Proceso N° 132-IP-2004. In-

3 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTA-RIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003.


terpretación prejudicial de 27 de octubre de2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuer-do de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembrede 2004).

Carlos Fernández Novoa respecto de la percep-tibilidad expone la siguiente idea:

“El signo marcario es una realidad intangible;para que los demás perciban el signo, espreciso que éste adquiera forma sensible:que se materialice en un envase o en el pro-pio producto, o bien en las correspondientesexpresiones publicitarias”. 4

3. La susceptibilidad de representación grá-fica.

Este requisito exige que un signo para ser re-gistrable debe tener la posibilidad de ser expre-sado o descrito mediante palabras, gráficos,signos, colores, figuras etc., de tal manera quesus componentes puedan ser apreciados porquien lo observe. Esta característica es impor-tante a efectos de la publicación de las solicitu-des de registro en los medios oficiales o Gace-tas de Propiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marcario,el signo solicitado debe cumplir con los requisi-tos de distintividad, perceptibilidad y susceptibi-lidad de representación gráfica exigidos por elartículo 81 de la Decisión 344. La ley comunita-ria exige además que el signo solicitado no seencuadre en ninguna de las causales deirregistrabilidad contempladas en los artículos82 y 83 de la mencionada Decisión.

El Juez Consultante debe proceder a analizar,en primer lugar, si el signo registrado, cumplecon los requisitos del referido artículo 81, ydeterminar luego, si el signo encaja o no dentrode alguna de las causales de irregistrabilidadseñaladas en la normativa comunitaria.

Irregistrabilidad de signos por identidad osimilitud.

En relación con los tres requisitos enunciados,el requisito de distintividad es fundamental, yaque dentro de las causales de irregistrabilidad

alegadas por la demandante se encuentra unarelacionada específicamente con dicho requisi-to, tal como sucede con el literal a) del artículo83 de la Decisión 344.

Dicha causal consiste en que no son suscepti-bles de ser registrados como marcas los signosque en relación con el derecho de terceros seanidénticos o similares a otros antes registrados opreviamente solicitados, que identifique los mis-mos productos o servicios, o productos o servi-cios respecto de los cuales el uso de la marcapueda inducir al público a error.

Los signos que aspiren a ser registrados comomarcas deben ser suficientemente distintivos y,en consecuencia, no deben generar confusióncon otras marcas debidamente inscritas quegozan de la protección legal concedida a travésdel registro y del derecho que de él se despren-de, consistente en hacer uso de ellas con ex-clusividad.

Según la Normativa Comunitaria Andina no esregistrable un signo confundible ya que no po-see fuerza distintiva y de permitirse su registrose atentaría contra el interés del titular de lamarca anteriormente registrada y el de los con-sumidores. La prohibición de registro de signosconfundibles contribuye a que el mercado deproductos y servicios se desarrolle con transpa-rencia, para que el consumidor no sea objeto deser inducido en error al realizar la elección delos productos que desea adquirir.

Cabe destacar que tanto la identidad como lasemejanza de los signos constituyen el funda-mento de la prohibición de registro, en la medi-da en que sean de tal naturaleza que determi-nen la posibilidad del riesgo de confusión.

Es importante advertir que es de competenciadel examinador observar y establecer de acuer-do a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, sientre los signos que se confrontan y los produc-tos o servicios que ampara existe identidad osemejanza, para determinar si las identidades osemejanzas encontradas por sus característi-cas son capaces de generar confusión entre losconsumidores. De la conclusión a que se arribedependerá la calificación de distintivo o de nodistintivo que merezca el signo examinado y,por consiguiente, su aptitud o ineptitud para elregistro.

4 FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DE-RECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984.Págs. 21 y SS.


Reglas para el cotejo marcario.

Por lo anteriormente expuesto, para establecerla similitud entre dos signos marcarios la Auto-ridad Nacional que corresponda deberá proce-der al cotejo de los signos en conflicto, paraluego determinar si existe o no riesgo de confu-sión, considerando para ello las reglas doctrina-rias establecidas a ese propósito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha mani-festado que al momento de realizar la compara-ción entre dos signos el examinador debe tomaren cuenta los criterios que, elaborados por ladoctrina 5, han sido acogidos por la jurispruden-cia de este Órgano, y que son del siguientetenor:

“1. La confusión resulta de la impresión deconjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas enforma sucesiva y no simultánea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzasy no las diferencias que existan entre lasmarcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colo-carse en el lugar del comprador presunto,tomando en cuenta la naturaleza de losproductos o servicios identificados por lossignos en disputa”.

Las reglas recomendadas por la doctrina para elcotejo de todo tipo de marcas sugieren que lacomparación debe efectuarse sin descomponerlos elementos que conforman el conjunto mar-cario, es decir, que se debe hacer una visión deconjunto de los signos en conflicto con la finali-dad de no destruir su unidad ortográfica, auditivae ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse elmétodo del cotejo sucesivo, ya que no es proce-dente realizar un análisis simultáneo dado queel consumidor no observa al mismo tiempo lasmarcas sino que lo hace en una forma indi-vidualizada. A efectos de determinar la similitudgeneral entre dos marcas no se observan los

elementos diferentes existentes en ellas, sinoque se debe enfatizar en señalar cuáles son sussemejanzas, pues es allí donde mayormente sepercibe el riesgo de que se genere confusión.

B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMI-NATIVAS.

En el proceso interno se realiza la comparaciónentre el signo denominativo PRESTIGE y lamarca denominativa KIMBERLY PRESTIGE. Deconformidad con lo anterior, es necesario abor-dar el tema de la comparación entre marcasdenominativas.

Las marcas denominativas se conforman poruna o más letras, números, palabras que formanun todo pronunciable, dotado o no de significadoconceptual; las palabras pueden provenir delidioma español o de uno extranjero, como de lainventiva de su creador, es decir, de la fantasía;cabe indicar que la denominación permite alconsumidor solicitar el producto o servicio através de la palabra, que impacta y permaneceen la mente del consumidor.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguien-tes criterios, elaborados en torno a la compara-ción de marcas denominativas:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjun-to o sintética, operando con la totalidad delos elementos integrantes, sin descomponersu unidad fonética y gráfica en fonemas ovoces parciales, teniendo en cuenta, por lotanto, en el juicio comparativo la totalidad delas sílabas y letras que forman los vocablosde las marcas en pugna, sin perjuicio dedestacar aquellos elementos dotados de es-pecial eficacia caracterizante, atribuyendomenos valor a los que ofrezcan atenuadafunción diferenciadora.

(...) han de considerarse semejantes las mar-cas comparadas cuando la sílaba tónica delas mismas ocupa la misma posición y esidéntica o muy difícil de distinguir.

(...) la sucesión de las vocales en el mismoorden habla a favor de la semejanza de lasmarcas comparadas porque la sucesión devocales asume una importancia decisiva parafijar la sonoridad de una denominación.

5 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DEFABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, EditorialRobis, pp. 351 y ss.


(...) en el análisis de las marcas denominati-vas hay que tratar de encontrar la dimensiónmás característica de las denominacionesconfrontadas: la dimensión que con mayorfuerza y profundidad penetra en la mente delconsumidor y determina, por lo mismo, laimpresión general que la denominación va asuscitar en los consumidores”. 6

De conformidad con lo anterior, la Oficina deRegistro Marcario o el Juez Nacional Competen-te, en su caso, deben establecer el riesgo deconfusión que pudiera existir entre el signo de-nominativo PRESTIGE y la marca denominativaKIMBERLY PRESTIGE, aplicando los criteriosdesarrollados por la doctrina y adoptados poreste Tribunal.

C. SIGNOS GENÉRICOS Y DESCRIPTIVOS.

En vista de que el signo PRESTIGE podría tra-tarse de un signo genérico en la clase 16 de laClasificación Internacional de Niza, es pertinen-te referirse conceptualmente a los signos gené-ricos y descriptivos, y a la posibilidad de regis-tro como marcas de dichos signos.

La falta de distintividad puede ser ocasionadapor razones inherentes a la estructura del signo,es decir, cuando se trata de circunstancias refe-rentes al signo en sí mismo, o que se despren-den de la relación existente entre éste y losproductos o servicios que aspira designar, talcomo sucede en el caso de los signos genéri-cos y descriptivos.

El artículo 82, literal d) de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena, consagrala irregistrabilidad de los signos genéricos odescriptivos.

La denominación genérica determina la especiedentro del género del objeto que identifica; nose puede otorgar a ninguna persona el derechoexclusivo a la utilización de esa palabra, ya quese crearía una posición de ventaja injusta frentea otros empresarios. La genericidad de un signodebe ser apreciada en relación directa con losproductos o servicios de que se trate.

La expresión genérica puede identificarse cuan-do al formular la pregunta ¿qué es?, en relación

con el producto o servicio designado, se respon-de empleando la denominación genérica. Desdeel punto de vista marcario un término es genéri-co cuando es necesario utilizarlo en alguna for-ma para señalar el producto o servicio que de-sea proteger, o cuando por sí sólo pueda servirpara identificarlo.

Los signos descriptivos informan de manera ex-clusiva acerca de las características: calidad,cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, va-lor, destino, etc. y, otras propiedades de losproductos o servicios que se quiere distinguircon la marca.

Se identifica la denominación descriptiva formu-lando la pregunta ¿cómo es?, y en relación conel producto o servicio de que se trata, se con-testa haciendo uso justamente de la denomina-ción considerada descriptiva.

Sin embargo, una expresión genérica o descrip-tiva respecto de unos productos o servicios pue-de utilizarse en un sentido distinto a su signifi-cado inicial o propio, de modo que el resultadoserá novedoso cuando se usa para distinguirdeterminados productos o servicios que no ten-gan relación directa con la expresión que seutiliza.

El signo formado por uno o más vocablos gené-ricos o descriptivos, tiene la posibilidad de serregistrado siempre que formen un conjuntomarcario suficientemente distintivo; de igual for-ma podría ser registrable el signo que se usapara designar productos o servicios distintos deaquéllos para los cuales constituye denomina-ción genérica.

D. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA YLA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD. REPRO-DUCCIÓN PARCIAL DE LA MARCA NOTO-RIAMENTE CONOCIDA.

Como quiera que la sociedad demandante argu-mentara que su marca KIMBERLY PRESTIGEes notoriamente conocida, es pertinente abor-dar el tema de la marca notoriamente conociday la prueba de dicha notoriedad. Además, enatención a que se argumentara que el signoPRESTIGE es una reproducción parcial de lamarca KIMBERLY PRESTIGE, se abordará eltema de la reproducción parcial de la marcanotoriamente conocida.6 FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS.


1. La marca notoria.

a. Concepto.

La marca notoriamente conocida, o simplemen-te marca notoria, es aquélla conocida y difundi-da en una colectividad de individuos pertene-cientes a un grupo determinado de consumido-res de cierto tipo de bienes o servicios.

Al respecto el Tribunal ha manifestado lo si-guiente:

“La marca notoria es la que goza de difusión,es decir que es conocida por los consumido-res o usuarios del tipo de productos o servi-cios que la marca ampara, la marca no esnotoria desde su nacimiento y alcanzar estacalidad dependerá de circunstancias de de-sarrollo comercial, de tal modo que con eltranscurso del tiempo y el cumplimiento deciertas condiciones una marca común puedellegar a convertirse en notoria”. (Proceso N°114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19de noviembre de 2003, publicada en GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de14 de enero de 2004).

Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expre-sa:

“La marca notoria que nació única y se man-tuvo así debe ser protegida, ese vínculo mar-ca–producto no puede ser manchado, no pue-de ser diluido. No significa esto el crear unmonopolio, como señala Schechter, todo loque el demandante pide en esos casos es lapreservación de un valioso aunque posible-mente invisible eslabón entre él y su consu-midor, que ha sido creado por su ingenio y elmérito de sus productos o servicios”. 7

Una marca no es notoria desde su aparición enel mercado y tal condición constituye un estatussuperior al que han llegado ciertas marcas envirtud de la calidad de los productos que distin-gue, permanencia en el mercado, aceptación yconocimiento entre los consumidores, entre otrosfactores.

La doctrina hace las siguientes consideracio-nes sobre el tema:

“(...) la marca notoria es la que goza dedifusión - o lo que es lo mismo – es conocidapor los consumidores de la clase de produc-tos a los que se aplica la marca”. 8

“(...) la que es conocida por la mayor parte delos consumidores que usualmente adquiereno contratan la clase de productos o serviciosen relación con los cuales la marca es usada(...)”. 9

La notoriedad de la marca se construye a travésdel esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular,que la ha difundido en el mercado y ha estable-cido ciertos parámetros de calidad en sus pro-ductos, por esto requiere una protección espe-cial a fin de evitar que terceros pretendan apro-vechar maliciosamente el prestigio ajeno.

Señala Zuccherino dentro del tema:

“Las llamadas marcas notorias han merecidotradicionalmente, una protección especial, enla medida en que respecto de ellas resultafactible el aprovechamiento del prestigio aje-no. La notoriedad debe beneficiar a quien laha obtenido con su esfuerzo o ingenio, perono a quienes la utilizan parasitariamente enproductos o servicios que no pertenecen almismo fabricante o prestador que consiguióla notoriedad”. 10

b. Protección.

La protección de la marca notoriamente conoci-da se puede abordar de dos maneras: en rela-ción con los principios que gobiernan el derechomarcario y en relación con los diferentes tiposde riesgos a los que se exponen los signosdistintivos en el mercado.

La Normativa Comunitaria protege a la marcanotoriamente conocida; este tipo de marca gozade protección especial, que va más allá de losprincipios de territorialidad y especialidad, alpunto de establecer que no pueden ser registra-

7 OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, EditorialLexis Nexis, Abeledo – Perrot, pag 33, Buenos AiresArgentina, 2002. Pág. 255.

8 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Ob.Cit. Pág. 32.9 AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MAR-

CA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo Ge-neral del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid, 1993, Pág.268.

10 ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN ELGATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y131.


dos como marcas los signos que sean una imi-tación o reproducción de una marca notoriamen-te conocida, (literal d, del artículo 83), “en elpaís en que solicita el registro o en el comerciosubregional, o internacional sujeto a reciproci-dad (…). Dicha prohibición será aplicable, conindependencia de la clase tanto en los casos enlos que el uso del signo se destine a los mis-mos productos o servicios amparados por lamarca notoriamente conocida, como aquellosen los que el uso del signo se destine a produc-tos o servicios distintos”; o que tengan seme-janzas o similitudes que conlleve a confusióncon marcas notoriamente conocidas, (literal e)del mismo artículo, de la Decisión 344), “inde-pendientemente de la clase de los productos oservicios para los cuales se solicite el registro”.

En relación con el principio de territorialidad sedeben hacer las siguientes precisiones:

El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344establece una protección de los signos notoria-mente conocidos en el País en el que se solicitael registro o en el comercio subregional, o inter-nacional sujeto a reciprocidad. De lo anterior sedesprende que, a pesar de que el signo no seanotorio en el país en el que se intenta proteger,gozará de tal calidad, si es notorio en el comer-cio subregional, es decir, por lo menos en unode los Países Miembros para que goce de espe-cial protección.

Además, se protegerán las marcas notorias siem-pre y cuando sean notorios en el comercio inter-nacional sujeto a reciprocidad con alguno de losPaíses Miembros de la Comunidad Andina.

Y en relación con los diferentes tipos de riesgosa los que se exponen las marcas en el mercado,la Decisión 344, a diferencia de la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina, noconsagra una protección de la marca notoria deforma tan específica y diferenciada en relacióncon dichos riesgos. Es decir, no califica la pro-tección de los tipos de marcas en relación conlos diversos tipos de riesgos.

Con el objeto de proteger los signos distintivossegún su grado de notoriedad, se han clasifica-do y diferenciado diversos tipos de riesgos. Ge-neralmente la doctrina se ha referido a cuatro, asaber: riesgo de confusión, de asociación, dedilución y de uso parasitario.

El riesgo de confusión es la posibilidad de queel consumidor al adquirir un producto pienseque está adquiriendo otro (confusión directa), oque piense que dicho producto tiene un origenempresarial diferente al que realmente posee(confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de queel consumidor, que aunque diferencie las mar-cas en conflicto y el origen empresarial delproducto, al adquirirlo piense que el productorde dicho producto y otra empresa tienen unarelación o vinculación económica.

El riesgo de dilución es la posibilidad de que eluso de otros signos idénticos o similares causeel debilitamiento de la altísima capacidad distin-tiva que el signo notoriamente conocido ha ga-nado en el mercado, aunque se use para pro-ductos que no tengan ningún grado de conexidadcon los que ampara el signo notoriamente cono-cido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es laposibilidad de que un competidor parasitario seaproveche injustamente del prestigio de los sig-nos notoriamente conocidos, aunque la acciónse realice sobre productos o servicios que notengan ningún grado de conexidad con los queampara el signo notoriamente conocido.

No obstante lo anterior, en el ámbito de la Deci-sión 344 el signo notoriamente conocido tantoen el mercado como tal, como en el ámbitoregistral, se encuentra protegido contra el ries-go de confusión, asociación y dilución. El Tribu-nal de Justicia de la Comunidad Andina sobreeste punto ha manifestado lo siguiente:

“En efecto, al diferenciar las causales deirregistrabilidad de las marcas, no dispone,como lo hace la Decisión 486, la protecciónde las marcas comunes en relación con losriesgos de confusión y asociación, sino se li-mita a decir en el literal a) del artículo 83, queno se pueden registrar como marcas signosque sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, a unamarca anteriormente solicitada para registroo registrada por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso de lamarca pueda inducir al público a error.

(…)


En efecto, con la anterior disposición se otor-ga protección ampliada al signo notoriamenteconocido, que como ya se ha dicho, excedeel principio de especialidad y territorialidad.Dicha norma no hace referencia a la protec-ción de los signos notoriamente conocidosrespecto de ciertos riesgos determinados,pero se debe entender que la norma trata desalvaguardar los signos notoriamente conoci-dos del riesgo de confusión en que puedeincurrir el público consumidor, como lo haceexpresamente en relación con la marca gene-ral.

Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de laDecisión 344, es una disposición de carácterespecial en relación con protección de lamarca notoria, al disponer que no se puedenregistrar como marcas signos ‘que sean si-milares hasta el punto de producir confusióncon una marca notoriamente conocida, inde-pendientemente de la clase de los productoso servicios para los cuales se solicite elregistro (...)’.

Con esta última disposición se protege a lamarca notoria más allá del principio de espe-cialidad, pero únicamente refiriéndose al ries-go de confusión. No se refiere a la protecciónen relación con otros riesgos como uso para-sitario y dilución.

La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgosa que están expuestas las marcas en el mer-cado, al establecer los derechos conferidospor el registro de un signo como marca. Esasí como en el artículo 104, literal d), esta-blece que el titular de una marca registradapuede actuar contra un tercero que use en elcomercio ‘un signo idéntico o similar a lamarca registrada, con relación a productos oservicios distintos de aquellos para los cua-les se ha registrado la misma, cuando el usode ese signo respecto a tales productos oservicios pudiese inducir al público a error oconfusión, pudiese causar a su titular undaño económico o comercial injusto, o pro-duzca una dilución de la fuerza distintiva odel valor comercial de dicha marca’ (subraya-do por fuera del texto).

De manera que en dicha norma se protege nosólo a la marca notoriamente conocida, sinoa las marcas comunes de los riesgos deconfusión y de dilución que pudiese causar el

uso indebido de un signo distintivo en elmercado. Se advierte que no se está hablan-do de las causales de irregistrabilidad, sinode las conductas lesivas contra una marcaregistrada, que el titular de la misma puedeatacar.

(…)

De conformidad con la figura de la marcanotoriamente conocida y la finalidad de suprotección, en materia de causales deirregistrabilidad sí es procedente su protec-ción contra el riesgo de dilución. Lo anteriorpor lo siguiente:

o La protección de la marca notoriamenteconocida se instaura para salvaguardar lagran capacidad distintiva que han adquiridodichas marcas en el mercado.

o Uno de los principios que gobiernan delderecho marcario es el del uso real y efectivode la marca en el mercado y, en consecuen-cia, de permitirse que se registre una marcaque al ser usada en el mercado genere dilu-ción de una marca notoria, no habría conso-nancia con el objetivo perseguido al instaurarla figura de la marca notoria y su protecciónen el régimen comunitario andino.

o Además de lo anterior, no habría concor-dancia entre que se proteja a las marcasregistradas contra el uso de signos idénticosy similares que generen riesgo de dilución(art. 104, literal d), con la falta de proteccióncontra dicho riesgo respecto las marcas no-toriamente conocidas en el ámbito registral.Es decir, no es consecuente que se preveaprotección en este ámbito contra el uso inde-bido, si por otro lado, en cuestión de marcasnotorias, se permitiera el registro de signosidénticos o similares que al ser usados en elmercado puedan causar riesgo de dilución desu capacidad distintiva.

Lo anteriormente expuesto quiere decir, quedebe hacerse una interpretación conjunta delos literales d) y e) del artículo 83 con el ob-jetivo perseguido al proteger a la marca noto-riamente conocida, que en relación con elregistro de un signo idéntico o similar a unsigno notoriamente conocido, de manera queel Juez Nacional o la Oficina Nacional Com-petente, en su caso, deberán tener en cuentala protección ampliada que establece la nor-


mativa comunitaria en el artículo 83, literalesd) y e), siempre y cuando la solicitud de re-gistro como marca de un signo idéntico o si-milar a un signo notoriamente conocido pue-da generar riesgo de confusión, asociación odilución de su capacidad distintiva.

A pesar de que el riesgo de dilución ha idoaparejado con la protección de los signos no-toriamente conocidos, como se vio, el artícu-lo 104, literal d), lo ha extendido también atodo tipo de marca registrada cuando se pre-sente su uso no autorizado. Haciendo unaadecuación del concepto con la norma co-mentada, la protección contra dicho riesgotiene como objetivo salvaguardar a las mar-cas en relación con cualquier uso de otrossignos idénticos o similares que cause el de-bilitamiento de su capacidad distintiva, aun-que se use para productos que no sean idén-ticos, similares o que no tengan ningún gradode conexidad con los que ampara la marcaregistrada”. (Proceso 145-IP-2006, Interpreta-ción Prejudicial de 16 de noviembre de 2006.Marca: “CAPITAN Z”, publicada en GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 1452, de10 de enero de 2007).

Se advierte, además, que si bien la norma co-munitaria, objeto de la interpretación, no con-templa la diferenciación que existe entre las fi-guras de la marca renombrada y la marca noto-ria, este Tribunal considera, con base a los cri-terios de la doctrina y los hechos del mercado,que la noción de marca renombrada debe am-pliarse a aquél signo que, en razón de su eleva-da dosis de prestigio en el mercado, más am-plio y globalizado, merecería ser protegido másallá del principio de especialidad frente a cual-quier uso posterior de un signo idéntico o simi-lar que pueda generar dilución del valor atractivode la marca o que pueda suponer un aprovecha-miento indebido por parte de un tercero del pres-tigio y renombre de la marca en cuestión, mien-tras que a la marca notoria propiamente dicha,debería aplicarse, con base a los criterios antesreferidos, una flexibilización menos absoluta queaquella que corresponde a la marca renombra-da; sin embargo, más allá del simple criterio deconexión competitiva, como ya se advirtió.

c. La prueba de la notoriedad.

La notoriedad de la marca es un hecho que debeser probado por quien lo alega, mediante prueba

hábil ante el Juez o el Administrador, según seael caso. El reconocimiento de dicha notoriedadcorresponde a la Autoridad Nacional Competen-te con base en las pruebas presentadas. Esimportante advertir que la notoriedad de unamarca es un hecho que se prueba, bien seaante el organismo administrativo o ante el JuezCompetente, según sea el caso, tal y como seexpresó anteriormente.

Según el artículo 84 de la Decisión 344, paraque se pueda determinar si una marca es noto-riamente conocida se debe tener en cuenta,entre otros:

“a) La extensión de su conocimiento entre elpúblico consumidor como signo distintivode los productos o servicios para los quefue acordada;



d) El análisis de producción y mercadeo delos productos que distingue la marca”.

d. Reproducción parcial de una marca noto-riamente conocida.

Al establecer el grado de confundibilidad de unsigno solicitado para registro y un marca noto-riamente conocida, la Oficina Nacional o el JuezCompetente, en su caso, deben tener en cuentamuchos factores, entres los cuales se encuen-tran la similitud de los signos, el grado de noto-riedad, y la clase de riego que generaría elregistro y posible uso del signo solicitado pararegistro.

Para establecer la similitud con una marca no-toria se debe tener en cuenta no sólo un análisisestático del los signos en conflicto, sino unanálisis de cómo el consumidor capta y denotala marca notoria en el mercado, de tal suerteque la marca notoria puede ser solicitada ollamada no por la totalidad de los elementos quela componen, sino por uno de ellos o parte deellos.

Además de lo anterior, se debe tener en cuentalos elementos característicos o esenciales dela marca notoria, es decir, aquellos elementossin los cuales la marca notoria no sería tal.


De conformidad con lo anterior, la Oficina Nacio-nal o el Juez Nacional Competente, en su caso,al analizar el grado de confundibilidad de unsigno solicitado para registro con una marcanotoriamente conocida, deben tener en cuentalos elementos esenciales de esta última y, ade-más, cómo dicha marca es captada o indicadaen el mercado por el público consumidor, a finde establecer un adecuado análisis de con-fundibilidad para protegerlas, sobre todo en rela-ción con la reproducción parcial que de ellas sehace, ya que por lo general con esto tienen aaprovecharse de cómo son percibidas en el mer-cado.

E. DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRA-TIVA A RESOLVERSE BAJO EL RÉGIMENDE LA DECISIÓN 486.

Si bien la solicitud de registro del signo denomi-nativo PRESTIGE se presentó en vigencia de laDecisión 344 y, en consecuencia, la normativasustancial contenida en dicha normativa es apli-cable al caso en cuestión, el Juez Consultante,al resolver el asunto sometido a su considera-ción, deberá atender que si bien la ausencia uomisión de requisitos de validez del registro delsigno está prevista como causal de nulidad delmismo, las causales por las cuales se puedesolicitar la nulidad del registro serán entonceslas consagradas en la norma vigente al momen-to de la solicitud del registro, no es menoscierto que al expedir el fallo correspondiente sedeba atender lo previsto en el párrafo cuarto delartículo 172 de la Decisión 486 de la Comisiónde la Comunidad Andina y examinar si la causalalegada es o no aplicable, bien por razón de nohaber sido incluida como causal de nulidad enla nueva norma, o bien por cualquier otro acon-tecimiento que la haya hecho desaparecer delmundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, enrelación con las causales de nulidad relativa, sila marca del tercero que alega su derecho, hasido cancelada o se ha procedido a su caduci-dad, nulidad, o renuncia de los derechos o, porcualquier hecho que la haya hecho desaparecerdel mundo jurídico.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse comomarca si reúne los requisitos de

distintividad, perceptibilidad y sus-ceptibilidad de representación grá-fica, establecidos por el artículo 81de la Decisión 344 y, además, si elsigno no está incurso en ningunade las causales de irregistrabilidadseñaladas en los artículos 82 y 83de la norma comunitaria citada.

No son registrables como marcaslos signos que en relación con elderecho de terceros, sean idénti-cos o se asemejen a una marca an-teriormente solicitada o registradapara los mismos productos o servi-cios, o para productos o serviciosrespecto de los cuales el uso de lamarca pueda inducir al público aerror, de donde resulta que no esnecesario que el signo solicitadopara el registro efectivamente in-duzca a error o confusión a los con-sumidores, sino que es suficientela existencia del riesgo de confu-sión para que se configure la prohi-bición de irregistrabilidad.

La Autoridad Nacional Competentehabrá de determinar si existe o noriesgo de confusión, teniendo encuenta las orientaciones referidasen esta interpretación para el cote-jo de las marcas, y de acuerdo a lanaturaleza de los signos en conflic-to.

SEGUNDO: El signo conformado por expresio-nes genéricas y descriptivas, no essusceptible de registro, a no serque contenga una o varias expre-siones que le otorguen al conjuntouna fuerza expresiva suficiente paradotarlo de capacidad distintiva enrelación con el producto o serviciode que se trate.

TERCERO: La Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena establece unaprotección ampliada de las marcasnotoriamente conocidas, que impli-ca, por un lado, el rompimiento delos principios de especialidad y te-rritorialidad y, por otro, la protec-ción contra los riesgos de confu-sión, asociación y dilución, de con-


formidad con lo expresado en lapresente Interpretación Prejudicial.

A pesar de que el signo no sea no-torio en el país en el que se intentaproteger, gozará de tal calidad, sies notorio en el comercio subregional,es decir, que basta por lo menosque lo sea en uno de los PaísesMiembros para que goce de espe-cial protección.

Además tal protección puede darsesiempre y cuando sean notorios enel comercio internacional sujeto areciprocidad con alguno de los Paí-ses Miembros de la ComunidadAndina.

Alegada la notoriedad de una marcacomo obstáculo para el registro deun signo, la prueba de tal circuns-tancia corresponde a quien la alega.Este dispondrá, para ese objeto, delos medios probatorios previstos enla legislación interna y el reconoci-miento corresponde otorgarlo, se-gún el caso, a la Oficina NacionalCompetente o a la Autoridad Nacio-nal Competente, con base en laspruebas presentadas.

Es importante advertir que la noto-riedad de una marca es un hechoque se prueba, bien sea ante elorganismo administrativo o ante elJuez Competente, según sea el caso.

La Oficina Nacional o el Juez Nacio-nal Competente, en su caso, al ana-lizar el grado de confundibilidad deun signo solicitado para registro conuna marca notoriamente conocida,deben tener en cuenta los elemen-tos esenciales de esta última y, ade-más, cómo dicha marca es captadao indicada en el mercado por el pú-blico consumidor, a fin de estable-cer un adecuado análisis de confun-dibilidad para protegerlas, sobre to-do en relación con la reproducciónparcial que de ellas se hace, ya quepor lo general con esto pretenden aaprovecharse de cómo son percibi-das en el mercado.

CUARTO: La ausencia u omisión de requisitosde validez del registro del signo estáprevista como causal de nulidad delmismo, las causales por las cualesse puede solicitar la nulidad del re-gistro serán entonces las consagra-das en la norma vigente al momentode la solicitud del registro, sin em-bargo no es menos cierto que alexpedir el fallo correspondiente sedeba atender lo previsto en el párra-fo cuarto del artículo 172 de la Deci-sión 486 de la Comisión de la Co-munidad Andina y examinar si lacausal alegada es o no aplicable,bien por razón de no haber sidoincluida como causal de nulidad enla nueva norma, o bien por cualquierotro acontecimiento que la haya sus-traído del mundo jurídico la legitima-ción, por ejemplo, en relación conlas causales de nulidad relativa, sila marca del tercero que alega suderecho, ha sido cancelada o se haprocedido a su caducidad, nulidad,o renuncia de los derechos o, porcualquier circunstancia.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional Consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 6637-EG,deberá adoptar la presente interpretación. Asímismo deberá dar cumplimiento a las prescrip-ciones contenidas en el párrafo tercero del ar-tículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copiacertificada y remítase copia a la Secretaría Ge-neral de la Comunidad Andina, para su publica-ción en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena.






Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú


TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-

pia del original que reposa en el expediente deesta Secretaría. CERTIFICO.-


Documents

SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaintranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/Gace1575.pdf · 2008-01-22 · Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos