SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaintranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/Gace2066.pdf · Proceso 156-IP-2011.-Interpretación Prejudicial, de oficio, de

Proceso 156-IP-2011.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 32 y 33 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y de losartículos 122 y 123 de la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, expedida porel Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, con fundamentoen la consulta formulada por la Segunda Sala de lo Penal de la CorteProvincial de Justicia del Guayas. Expediente Interno Nº 675-10. Actor:CONECEL S.A. Asunto: interconexión de redes ........................................

Proceso 186-IP-2011.- Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado dela República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, SecciónPrimera; e Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literala) y 150 de la misma Decisión 486. Marca: COLJUVENTUS (denomina-tiva). Actor: sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. Proceso interno Nº2008-00201 ...................................................................................................

Proceso 189-IP-2011.- Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado dela República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, SecciónPrimera; e Interpretación Prejudicial, de oficio, del artículo 134 literal a) dela misma Decisión 486. Marca: VIMEC ZETA (denominativa). Actor: socie-dad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. Proceso interno Nº 2009-00001 ........

Proceso 14-IP-2012.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literales a) y b), y136 literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedidapor la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consultasolicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la Repúblicade Colombia. Expediente Interno Nº 2008-00263. Actor: COMPUTEC S.A.Marca: DATARIESGO (mixta) .....................................................................

Proceso 21-IP-2012.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literales a), d) ye), 84 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena yde la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión dela Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por laSegunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la ciudadde Quito, República del Ecuador. Actor: Compañía PRODUCTORA IN-DUSTRIAL TÉCNICA (PRINTESCA) S.A. Marca: “FISCHER Y DISEÑO(MIXTA)”. Expediente Interno N° 17.129-2008-L.Y.M. .................................

Para nosotros la Patria es América

S U M A R I O

Tribunal de Justicia de la Comunidad AndinaPág.

Año XXIX - Número 2066

Lima, 28 de junio de 2012

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GACETA OFICIAL 28/06/2012 2.64

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito, a los diez y ocho díasdel mes de abril del año dos mil doce, procede aresolver la solicitud de Interpretación Prejudi-cial formulada por la Segunda Sala de lo Penalde la Corte Provincial de Justicia del Guayas.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial ysus anexos cumplen con los requisitos com-prendidos en el artículo 125 del Estatuto delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina,así como con las exigencias del artículo 33 delTratado de Creación, por lo que, su admisión atrámite fue considerada procedente en el autoemitido el 19 de enero de 2012.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada estima procedente destacar comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

II. LAS PARTES.

Demandante: CONECEL S.A.

Demandada: SECRETARÍA NACIONAL DETELECOMUNICACIONES DE LAREPÚBLICA DEL ECUADOR.

Tercero interesado: TELECOMUNICACIONESMÓVILES DEL ECUADORTELECSA S.A.

III. DATOS RELEVANTES

A. HECHOS

Entre los principales hechos, algunos recogi-dos de los narrados en la demanda y de los

demás documentos remitidos por el consultan-te, se encuentran los siguientes:

1. La SECRETARÍA NACIONAL DE TELECO-MUNICACIONES (SENATEL), mediante laDisposición de Interconexión SENATEL 01-2010 de 18 de marzo de 2010, estableciócomo cargo de interconexión la tarifa úni-ca de US $ 0.04997 dólares por minuto, porla terminación de una llamada en la red deCONECEL; además, estableció como cargode interconexión para llamadas que se ori-ginan en terminales de telecomunicacionesde uso público, la tarifa única de US $ 0.0166dólares por minuto.

2. La sociedad CONECEL S.A. presentó solici-tud de medidas cautelares independientesante el Juzgado Duodécimo de lo Civil delGuayas.

3. El Juzgado Duodécimo de lo Civil del Guayas,mediante providencia de 7 de junio de 2010,resolvió lo siguiente:

“1) Aceptar parcialmente la pretensión del ac-tor; 2) Disponer la suspensión provisional delacto administrativo contenido en la Disposi-ción de Interconexión No. SENATEL 01-2010,sólo en la parte que fija el cargo de interco-nexión de UN CENTAVO CON SESENTA YSEIS CENTÉSIMAS DE CENTAVO DE DÓ-LAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉ-RICA por cada minuto de tráfico de voz tasa-do al segundo generando en terminales detelecomunicaciones de uso público y termi-nado en las redes del Consorcio Ecuatorianode Telecomunicaciones y Otecel S.A; 3) lasuspensión provisional se mantendrá hastaque se resuelva, en sentencia definitiva, laimpugnación contencioso administrativa queel actor deberá presentar; 4) Mientras dure laprotección que aquí se ordena, el cargo de

PROCESO 156-IP-2011

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 32 y 33 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y de los artículos 122y 123 de la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, expedida por el Consejo Andino

de Ministros de Relaciones Exteriores, con fundamento en la consultaformulada por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia

del Guayas. Expediente Interno Nº 675-10. Actor: CONECEL S.A.Asunto: interconexión de redes.


interconexión que se cobrará, por minuto ta-sado al segundo, cuando una llamada tengaorigen en un terminal de uso público, será elmismo que se cobre cuando la llamada tengaorigen en un terminal de uso privado; 5) deconformidad con la potestad que confiere elartículo 5 de la Ley Orgánica de GarantíasJurisdiccionales y Control Constitucional seestablecen como condiciones y contra caute-las las siguientes: 5.1) El Consorcio Ecuato-riano de Telecomunicaciones S.A. deberá in-terponer, ante el Tribunal de lo ContenciosoAdministrativo competente, la demanda deimpugnación de la Disposición de Interco-nexión No. SENALTEL 01-2010 en un térmi-no no mayor a doce días hábiles; 5.2) Elbeneficiario de esta medida deberá rendiruna contra cautela que garantice los impor-tes dinerarios que, de no haberse dictadoesta medida cautelar, correspondan a quie-nes se facture por concepto de cargos deinterconexión. Para tal efecto, se constituiráun fideicomiso mercantil que será adminis-trado por una fiduciaria de reconocida solven-cia administrativa y técnica (…)”

4. La SECRETARÍA NACIONAL DE TELECO-MUNICACIONES y los terceros coadyuvan-tes, solicitaron la ampliación, aclaración y re-vocatoria de la anterior providencia.

5. El Juez Duodécimo de lo Civil del Guayas,mediante auto de 24 de junio de 2010, resol-vió negar las solicitudes de revocatoria.

6. La Secretaría Nacional de Telecomunicacio-nes de la República del Ecuador, interpusorecurso de apelación contra la anterior provi-dencia.

7. El Juzgado Duodécimo de lo Civil del Guayas,mediante providencia de 20 de agosto de2010, resolvió lo siguiente:

“Regular los efectos de la providencia cau-telar dictada en este proceso constitucionalNo. 500-2010 ordenando que la suspensiónparcial y provisional de los efectos de laDisposición de Interconexión SENATEL-01-2010, se amplíe a los efectos que dimanande la resolución administrativa SENATEL 2010-00100 por ser acto lesivo de derechossustancialmente homogéneo, en consecuen-cia, se dispone la inmediata suspensión pro-visional de los efectos de ésta sólo en la

parte que fija el cargo de interconexión de UNCENTAVO CON SESENTA Y SEIS CENTÉ-SIMAS DE CENTAVO DE DÓLAR DE LOSESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (usd $0.0166) por cada minuto de tráfico de voztasado al segundo, generado en terminalesde comunicaciones de uso público y termi-nado en las redes del Consorcio Ecuatorianode Telecomunicaciones S.A. (CONECEL) yde la CNT E.P. esta medida queda sujeta alas mismas condiciones que se expresan enlos puntos 3, 4 y 5 de la parte resolutiva de laprovidencia cautelar original, con iguales con-secuencias en caso de incumplimiento (fs,438 a 443)(…)”

8. La SECRETARÍA NACIONAL DE TELECO-MUNICACIONES y los terceros coadyuvan-tes, solicitaron que se revoque la anteriorprovidencia.

9. El Juzgado Duodécimo de lo Civil del Gua-yas, mediante providencia del 13 de septiem-bre de 2010, resuelve negar las solicitudes derevocatoria.

10. La Secretaría Nacional de Telecomunicacio-nes de la República del Ecuador, interpusorecurso de apelación contra la anterior provi-dencia.

11. La Segunda Sala de lo Penal de la CorteProvincial del Justicia del Guayas, solicitóinterpretación prejudicial al Tribunal de Jus-ticia de la Comunidad Andina.

B. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA SOLI-CITUD DE MEDIDAS CAUTELARES.

1. Manifiesta, que un cargo de interconexiónsustancialmente menor en relación con lasllamadas que se originen en terminales decomunicación de uso público, implica que seestá obligando a gastar recursos sin posibili-dad de cubrir los costos de interconexión, nide obtener retribución a su inversión.

2. Sostiene, que para el costo de interconexiónes irrelevante que la llamada que termine enla red de CONECEL provenga de un terminalpúblico. Por lo tanto, si la SENATEL conclu-yó que hay un costo de interconexión generalque contempla una retribución razonable, esemismo costo debió darse en la interconexiónproveniente de un terminal público.


3. Argumenta, que de conformidad con los ar-tículos 46 del Reglamento General a la LeyEspecial de Telecomunicaciones y 6 del Re-glamento de Interconexión, los cargos de in-terconexión deben estar orientados a costosmás una retribución razonable de capital.

4. Indica, que con las medidas adoptadas por laSENATEL, se está impidiendo al CONECELrecuperar los costos y obtener una utilidadrazonable.

5. Agrega, que las medidas adoptadas violan elderecho a la propiedad de CONECEL.

C. INTERVENCIONES DEL DESTINATARIO DELAS MEDIDAS Y SU COADYUVANTE.

1. Por parte de la SENATEL.

• Sostiene, que no hay indicio alguno de quecon la medida se atente contra los princi-pios constitucionales.

• Argumenta, que el artículo 313 de la Cons-titución Ecuatoriana establece que el “Es-tado se reserva el derecho de administrar,regular, controlar y gestionar los sectoresestratégicos, de conformidad con los prin-cipios de sostenibilidad ambiental, pre-caución, prevención y eficiencia”. El ar-tículo 314 señala, que el Estado dispondráque los precios y tarifas de los serviciospúblicos sean equitativos, y establecerásu control y regulación.

• Agrega, que de conformidad con las nor-mas constitucionales y el artículo 13 de laLey Especial de Telecomunicaciones, elEstado ecuatoriano, a través del CONA-TEL tiene la facultad privativa de adminis-trar, controlar y gestionar los sectores estra-tégicos, como sería el sector de las tele-comunicaciones.

• Advierte, que con las medidas controverti-das no se están subsidiando precios. Tam-poco se están violando los derechos a lalibertad y a la propiedad privada.

• Manifiesta, que no se evidencia la grave-dad en una supuesta amenaza o violaciónde derechos constitucionales. No se oca-sionarían daños irreversibles.

2. Por parte de TELECOMUNICACIONES MÓ-VILES DEL ECUADOR TELECSA.

• Sostiene, que el presente caso no se tratade servicios públicos, sino de interconexiónde redes. Esto último, no genera tarifassin cargos de interconexión que puede seracordado o fijado por el SENATEL comoen este caso.

• Manifiesta, que el CONECEL pretende ha-cer uso de una medida reservada para par-ticulares, con las cuales, buscan proteger-se de atentados contra los derechos cons-titucionales, representados en hechos ad-ministrativos.

• Alega, que el precio fijado también es apli-cable a TELECSA S.A. y SETEL.

• Argumenta, que no existe eminente ame-naza o violación de derechos.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaes competente para interpretar por la vía preju-dicial las normas que conforman el Ordenamien-to Jurídico de la Comunidad Andina, con el finde asegurar su aplicación uniforme en el territo-rio de los Países Miembros.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

El Juez Consultante solicitó interpretación pre-judicial de las siguientes normas: artículos 30de la Decisión 472 de la Comisión de la Comuni-dad Andina y el artículo 18 de la Resolución No.432 de la Secretaría General de la ComunidadAndina.

De conformidad con lo planteado en el proce-so, es evidente que el juez consultante tuvo unerror mecanográfico al determinar la norma ainterpretarse. Se trata del artículo 30 de la Deci-sión 462 de la Comisión de la Comunidad An-dina.

Las normas solicitadas no serán interpretadas,ya que se trata de un proceso de garantíasconstitucionales que debe ser informal, senci-llo, rápido y eficaz. Su objeto es la protecciónde un Derecho constitucional. Este proceso noresuelve la cuestión de fondo y, en el caso


particular, la medida cautelar se encuentraatada a un proceso contencioso administrativopara resolver la cuestión de fondo. Estás razo-nes se ahondarán en el literal B), de la presenteprovidencia.

En tal virtud se interpretarán los artículos 32 y33 del Tratad de Creación del Tribunal de Justi-cia de la Comunidad Andina, y 122 y 123 delEstatuto del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina.

A continuación, se inserta el texto de las nor-mas a ser interpretadas:

TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNALDE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

(…)

“Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal in-terpretar por vía prejudicial las normas queconforman el ordenamiento jurídico de la Co-munidad Andina, con el fin de asegurar suaplicación uniforme en el territorio de los Paí-ses Miembros.

Artículo 33.- Los Jueces nacionales que co-nozcan de un proceso en el que deba aplicar-se o se controvierta alguna de las normasque conforman el ordenamiento jurídico de laComunidad Andina, podrán solicitar, directa-mente, la interpretación del Tribunal acercade dichas normas, siempre que la sentenciasea susceptible de recursos en derecho in-terno. Si llegare la oportunidad de dictar sen-tencia sin que hubiere recibido la interpreta-ción del Tribunal, el juez deberá decidir elproceso.

En todos los procesos en los que la senten-cia no fuere susceptible de recursos en dere-cho interno, el juez suspenderá el procedi-miento y solicitará directamente de oficio o apetición de parte la interpretación del Tribu-nal”.

(…)

ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIADE LA COMUNIDAD ANDINA.

(…)

“Artículo 122.- Consulta facultativa

Los jueces nacionales que conozcan de unproceso en el que deba aplicarse o se con-trovierta alguna de las normas que confor-man el ordenamiento jurídico de la Comuni-dad Andina, podrán solicitar, directamente ymediante simple oficio, la interpretación delTribunal acerca de dichas normas, siempreque la sentencia sea susceptible de recursosen derecho interno. Si llegare la oportunidadde dictar sentencia sin que hubiere recibidola interpretación del Tribunal, el juez deberádecidir el proceso.

Artículo 123.- Consulta obligatoria

De oficio, o a petición de parte, el Juez Na-cional que conozca de un proceso en el cualla sentencia fuera de única o última instan-cia, que no fuere susceptible de recursos enderecho interno, en el que deba aplicarse ose controvierta alguna de las normas queconforman el ordenamiento jurídico de la Co-munidad Andina, deberá suspender el proce-dimiento y solicitar directamente y mediantesimple oficio, la interpretación del Tribunal”.

(…)”

VI. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual se analizaránlos siguientes aspectos:

A. La interpretación prejudicial facultativa yobligatoria.

B. La solicitud de interpretación prejudicial enel proceso medidas cautelares en materiaconstitucional. El caso ecuatoriano.

A. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FACUL-TATIVA Y OBLIGATORIA. SUS CARACTE-RÍSTICAS. LA FORMA DE SOLICITARLA.

Para una mejor ilustración sobre la figura de lainterpretación prejudicial, el Tribunal determi-nará sus características y la manera de solici-tarla.

El ordenamiento jurídico comunitario andino, porregla general y en virtud de los principios deaplicación inmediata y efecto directo, entra aformar parte y a tener efecto automático en elsistema jurídico interno de los Países Miem-


bros. En tal sentido, los operadores jurídicosinternos deben aplicar el ordenamiento jurídicocomunitario andino vigente.

La norma comunitaria andina, tal y como suce-de con las demás normas jurídicas, es suscep-tible de interpretación por parte del operadorjurídico. Si dicha labor fuera libre y sin condi-cio-nantes, podría haber tantas interpretacio-nes como operadores jurídicos existieran en elterritorio Comunitario Andino. Para evitar estequiebre del sistema normativo, y con el fin degarantizar la validez del ordenamiento jurídicocomunitario y la aplicación uniforme del mismo,se instituyó la figura de la Interpretación Preju-dicial.

El artículo 32 del Tratado de Creación del Tribu-nal de Justicia de la Comunidad Andina, consa-gra en cabeza de este organismo la función deinterpretar la normativa comunitaria andina paralograr su aplicación de una manera uniforme entodo el territorio comunitario.

El esquema se plantea como un sistema decolaboración entre el juez nacional y el comuni-tario, de conformidad con los siguientes instru-mentos básicos:

Consulta facultativa (artículo 122 del Esta-tuto del Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina). El Juez nacional que no sea de úni-ca o última instancia puede elevar consultaprejudicial al Tribunal. En este caso el jueznacional no suspende el proceso.

Consulta obligatoria (artículo 123 del Esta-tuto del Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina). El juez nacional de única o últimainstancia ordinaria tiene la obligación de ele-var consulta prejudicial al Tribunal. En estecaso debe suspender el proceso hasta quese reciba la consulta prejudicial.

Sobre este sistema de colaboración, el Tribunalha manifestado:

“Esta relación de colaboración se realiza conla finalidad de interpretar la norma comunita-ria desde el punto de vista jurídico y queconsiste en explicar el significado de la nor-ma para poder determinar su alcance y senti-do jurídico; tiene como propósito, mantenerla unidad de criterio sobre la legislación co-

munitaria en los Países Andinos, evitandoque se produzcan tantas y diferentes inter-pretaciones que impidan la aplicación unifor-me de la Norma Jurídica Andina.” (Interpreta-ción Prejudicial del 18 de febrero de 2004,expedida en el proceso 142-IP-2003, publica-da en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena Nº 1050, de 6 de abril de 2004).

Sobre la consulta obligatoria el Tribunal ha esta-blecido lo siguiente:

“(…)

La consulta es obligatoria para los Tribuna-les Nacionales de última instancia ordinaria,sin que esto signifique que se atenta contrasu independencia; pues, en este caso, elJuez Nacional actúa como Juez Comunitario.Además, el Juez Nacional debe suspender elproceso, hasta que el Tribunal Comunitariodé su interpretación, la cual deberá ser adop-tada por aquél.

Así, la consulta obligatoria deberá ser solici-tada por el Juez Nacional en todo procesoque debe aplicarse alguna de las normas queconforman el Ordenamiento Jurídico de laComunidad Andina, ya que “De allí se des-prende que la existencia de un pronuncia-miento anterior del Tribunal, así se refiera ala misma materia debatida de un proceso ul-terior, no exime al juez nacional de esta últi-ma causa de su obligación de elevar la co-rrespondiente solicitud de requerir la inter-pretación. Asimismo, bien podría el Tribunalvariar y aun cambiar su opinión, cuando en-cuentre razones justificadas para hacerlo”.(Proceso 03-IP-93).

En el caso de la consulta obligatoria, cuandono cabe un recurso ulterior, el incumplimien-to del trámite constituye una clara violaciónal principio fundamental del debido procesoy, en consecuencia, debería acarrear su nuli-dad, si es que dicha sentencia puede sermateria de un recurso de casación o de unrecurso de amparo 1, toda vez que las normasque garantizan el derecho al debido proceso

1 Ricardo Vigil Toledo: “Reflexiones en torno a la cons-trucción de la Comunidad Sudamericana de Nacio-nes”. Quito, octubre 2006. Págs. 26-29. Así, por ejem-plo en la Sentencia de Casación de la Corte Supremadel Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de


son de orden público y de ineludible cumpli-miento.

Cabe señalar que, a razón del principio deaplicación inmediata del derecho comunita-rio, la norma andina pasa a formar parte delordenamiento interno sin que sea necesarianinguna fórmula especial de introducción ode recepción, generándose así para el jueznacional la obligación de cumplirla y aplicar-la.

En ese sentido, la suspensión del proceso yla consiguiente solicitud de interpretaciónprejudicial (cuando es obligatoria) constituyeun requisito previo e indispensable para queel juez pueda dictar sentencia toda vez que él“no puede decidir la causa hasta no haberrecibido la interpretación autorizada de lasnormas comunitarias”. Este “requisito previo“debe entenderse incorporado a la normativanacional como una norma procesal de carác-ter imperativo y cuyo incumplimiento debeser visto como una violación al debido proce-so 2.

Por otro lado, este Tribunal considera perti-nente señalar que, el hecho que el juez de unPaís Miembro no solicite interpretación pre-judicial cuando ésta es obligatoria, constitu-ye un incumplimiento por parte del País Miem-bro respecto de las obligaciones emanadasde las normas que conforman el Ordenamien-to Jurídico de la Comunidad Andina, siendoeste incumplimiento susceptible de ser per-seguido mediante la denominada “acción deincumplimiento”, la cual es regulada en losartículos 23 y siguientes del Tratado de Crea-ción de este Tribunal.

Los citados artículos del Tratado de Creacióndel TJCA disponen que la acción de incum-plimiento en el que incurra alguno de losPaíses Miembros respecto a las obligacio-nes que imponen las normas comunitarias(entre ellas, conforme se ha visto, el que losjueces nacionales soliciten interpretaciónprejudicial cuando actúan como última ins-tancia) puede ser promovida por la SecretaríaGeneral, por cualquier País Miembro o porcualquier persona afectada en sus derechospor el incumplimiento vía el procedimientoprevisto en el artículo 24 del Tratado. Lasentencia de incumplimiento constituirá títulolegal y suficiente para que el particular puedasolicitar al juez nacional la indemnización dedaños y perjuicios que corresponda.

(…)” 3

La interpretación prejudicial facultativa, es unaherramienta que tiene el juez nacional para sal-vaguardar desde su labor de instancia, la vali-

2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusie-ron la causa al estado en que se debió dar cumplimien-to a la solicitud de interpretación al Tribunal Andino porcuanto el asunto versaba sobre la aplicación de lasnormas contenidas en los artículo 81, 83 lit. a) y 102 dela Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema delEcuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del 5 deOctubre de 1999, claramente estableció en sus con-siderandos que era obligación de la Corte Superior deGuayaquil, por ser la última instancia de grado, desolicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comuni-dad Andina, y que dicha obligación no se extendía a losRecursos de casación por ser éstos extraordinarios adiferencia de los ordinarios y, en tal situación son lasCortes que absuelven el grado en última instancia losobligados a formular la consulta. En el caso de España,mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitu-cional, se ha declarado fundado un Recurso de Ampa-ro por incumplimiento de la obligación. El Tribunal alanular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia deCataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribu-nal Supremo de Ecuador, como verdaderos juecescomunitarios al restablecer las reglas del debido pro-ceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos enque la consulta a los Tribunales de Justicia de lasrespectivas Comunidades es obligatoria.

2 Gálvez Krüger, María Antonieta, señala que: “Unasentencia dictada sin cumplir con lo establecido por elartículo 33 del Tratado de Creación del TJCA es igualde nula, por ejemplo, que una sentencia emitida sincontar con el dictamen del Ministerio Público en unproceso contencioso administrativo. (…) Contra unasentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgaday que adolezca del vicio antes señalado cabría, en prin-

cipio, demandar su nulidad alegando que se ha afecta-do el debido proceso (nulidad de cosa juzgada fraudu-lenta). Asimismo, podría intentarse una acción de am-paro alegando que se trata de una resolución judicialemanada de un proceso irregular que viola el derechoa un debido proceso. En ambos procesos el juez queresuelva como última instancia también se encontraríaobligado a solicitar interpretación prejudicial, ya quepara resolver necesariamente tendría que remitirse alTratado de Creación del TJCA”. Gálvez Krüger, MaríaAntonieta: “Comentarios sobre la Interpretación Prejudicialdel Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina“. En:Revista THÉMIS de la Pontificia Universidad Católica delPerú. Época 2, Nº 42 (2001). Págs. 142-143.

3 Interpretación prejudicial de 21 de abril de 2010, expe-dida en el proceso106-IP-2009. Esta posición ha sidoreiterada, entre otras, en la interpretación prejudicialde 19 de mayo de 2010, expedida en el proceso 01-IP-2010.


dez y eficacia del derecho comunitario andino.Con este mecanismo, el juez de instancia ase-gura que la aplicación de las normas andinas seencuentre conforme al desarrollo jurispruden-cial comunitario sobre la materia. En últimas,es la forma que tiene el juez nacional de lograrseguridad jurídica y que su decisión esté so-portada en una interpretación uniforme. Tienelas siguientes características:

• Su solicitud facultativa: el juez de instanciano está obligado a solicitarla.

• Su aplicación es obligatoria: si bien el juezde instancia no está obligado a solicitarla,una vez solicitada y expedida sí tiene el de-ber de acatarla al resolver el caso concreto.

• Es una herramienta directa: el juez de instan-cia puede acudir directamente ante el Tribu-nal sin necesidad de tramitar la solicitud me-diante otra autoridad o instancia. No es nece-sario que se haga por medio de un exhorto ocualquier otra forma para recaudar informa-ción en el exterior; se puede solicitar con unsimple oficio dirigido al Tribunal de Justiciade la Comunidad Andina.

• No es una prueba. En el proceso no tienecarácter probatorio. Su naturaleza es de unincidente procesal, pero en el caso de solici-tud facultativa no se suspende el procedi-miento. La Nota Informativa sobre el Plantea-miento de la Solicitud de InterpretaciónPrejudicial por los Órganos Judiciales Nacio-nales, en el punto 5 establece lo siguiente:

“La interpretación prejudicial no es ni pue-de asimilarse a una prueba, tampoco es lasimple absolución de un cuestionario, niestá llamada a constituirse en un informede expertos o en una opinión jurídica detipo doctrinal. Su naturaleza es la de unincidente procesal, de carácter no conten-cioso”.

Una vez expedida la Interpretación Prejudicialpor parte del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, se generan los siguientes efectos:

Únicamente tiene consecuencias para el ca-so particular. Esto quiere decir que está diri-gida específicamente para el asunto a resol-ver; esto no obsta que el juez de instancia la

pueda utilizar como parámetro de interpreta-ción en otros asuntos, generando con estouna interpretación y aplicación uniforme dela norma comunitaria. Es muy diferente cuan-do se trata del juez de única o última instan-cia, ya que éste, sí está obligado a solicitarla interpretación en todos los casos.

El Juez Nacional deberá aplicar adecuada-mente la interpretación prejudicial. (artículo27 del Estatuto del Tribunal de Justicia de laComunidad Andina). Aunque el juez sea deinstancia, una vez expedida la interpretaciónprejudicial debe aplicarla en su sentencia.Por lo tanto, el Juez Nacional no sólo deberemitirse a la interpretación prejudicial en susentencia, sino que debe acatarla de maneraintegral y de conformidad con el sentido de lamisma.

Si el Juez Nacional incumple dicha obliga-ción, los sujetos legitimados para el efectopodrán acudir al Tribunal de Justicia de laComunidad Andina, mediante la acción deincumplimiento. (Artículo 128 del Estatuto delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina,segundo párrafo).

Obligación de vigilancia por parte de los Paí-ses Miembros y la Secretaría General de laComunidad Andina. Como es tan importantela aplicación uniforme de la normativa comu-nitaria, se impone, en cabeza de los PaísesMiembros y la Secretaría General, una cargaespecífica de vigilancia de la labor jurisdiccio-nal nacional en el campo de la InterpretaciónPrejudicial. (Artículo 128 del Estatuto del Tri-bunal de Justicia de la Comunidad Andina,primer párrafo).

Obligación de enviar las sentencias dictadasen el proceso interno. El Juez Nacional quesolicitó una interpretación prejudicial, deberáenviar al Tribunal una copia de la decisiónproferida en el proceso interno, a efectos quepueda realizarse el control mencionado ante-riormente.

De conformidad con el artículo 125 del Estatutodel Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinay la Nota Informativa sobre el Planteamiento dela Solicitud de Interpretación Prejudicial por losÓrganos Judiciales Nacionales, publicada en laGaceta Oficial No. 694 de 3 de agosto de 2001,


la consulta de interpretación prejudicial debetener los siguientes requisitos:

• Se puede presentar en cualquier momentoantes de dictar sentencia. Es recomendableque se plantee cuando el juez tenga todoslos elementos de juicio para resumir el marcofáctico y jurídico del litigio.

• Debe contener:

o El nombre o instancia del juez o tribunalnacional consultante.

o Relación de las normas del ordenamientojurídico de la Comunidad Andina cuya in-terpretación se requiere. El juez consul-tante puede realizar preguntas en relacióncon los puntos dudosos u oscuros de lasnormas que se requiere interpretar. Estopara que la interpretación resulte efectiva-mente útil en su aplicación por el juezconsultante. Además, si las preguntas sonmás explícitas y específicas, la labor delTribunal de Justicia de la Comunidad Andi-na resultaría más relevante y efectiva.

o La identificación de la causa que origine lasolicitud.

o El informe sucinto de los hechos que elsolicitante considere relevantes para la in-terpretación. Es muy importante que sealo más completo posible para que el Tribu-nal cuente con todos los elementos dejuicio al emitir su pronunciamiento y asípoder orientarlo al caso concreto. En estesentido, es de suma importancia que serelaten los argumentos jurídicos esgrimi-dos por las partes y que tengan que vercon la aplicación de la normativa comuni-taria.

o El lugar y dirección en que el juez o tribu-nal recibirá la respuesta a su consulta.

B. LA SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN PRE-JUDICIAL EN EL PROCESO DE MEDIDASCAUTELARES EN MATERIA CONSTITUCIO-NAL. EL CASO ECUATORIANO.

El Tribunal considera que no es procedente lasolicitud de interpretación prejudicial en los pro-cesos de medidas cautelares en el ámbito cons-

titucional, de conformidad con los siguientesargumentos:

1. La controversia se suscita en un proceso degarantías constitucionales, regulado median-te la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccio-nales y Control Constitucional del Ecuador(Título II, Capítulo II de la Ley). Es un procesosumario destinado a proteger la inminenteamenaza o vulneración de un derecho consti-tucional. Es un proceso de única instancia,ya que el auto mediante el cual se adoptanlas medidas cautelares provisionales no essusceptible de recurso de apelación. Se pue-de solicitar la revocatoria de la medida, ycontra este auto sí procede el recurso deapelación. El proceso debe ser informal, sen-cillo, rápido y eficaz. La medida se debeadoptar en el menor tiempo posible.

2. El auto que resuelve las medidas cautelaresno solventa la cuestión de fondo, es decir, nodetermina si existe responsabilidad en la vio-lación de derechos, ni las condiciones detiempo, modo y lugar de la misma. Tal y co-mo está planteado en la norma ecuatoriana,es un proceso sumario y breve, mediante elcual el juez puede determinar medidascautelares provisionales para evitar el dañograve en el ejercicio de un derecho.

3. Se pueden solicitar las medidas cautelaresde manera independiente o conjuntamentecon una acción de garantías constituciona-les, como sería el caso de la acción de pro-tección. La idea es que se proteja de manerarápida, eficaz y sumaria un derecho mien-tras que se surte otra acción judicial paraproteger el mencionado derecho. La idea, en-tonces, es que sea provisional mientras sedecide la cuestión de fondo en un procesojudicial.

4. Lo que se pretende es que la medida pre-cautele el derecho sin llegar a convertirse enuna prueba o en prejuzgamiento en relacióncon el proceso donde se decida el fondo delasunto. (Art. 28 de la Ley).

5. En el caso particular, la medida provisionalse encuentra atada a un proceso contenciosoadministrativo para resolver la cuestión defondo. Es un proceso ya iniciado y que seencuentra en trámite. En este sentido la in-


terpretación prejudicial deberá ser solicitada,en su momento, por el juez contencioso desegunda instancia. Es decir, se deberá soli-citar la interpretación prejudicial en el proce-so que resuelva el fondo del asunto y endonde se aplique claramente las normas co-munitarias andinas, pero no en el procesoque decida las medidas cautelares.

6. De conformidad con las características delproceso de medidas cautelares, no tiene nin-gún sentido que se dé tramite a una solicitudde interpretación prejudicial en su seno; esoconvertiría en lento un proceso que por sunaturaleza debe ser ágil y eficaz. Además,se trata de un proceso de única instancia endonde no se solicitó la consulta al TJCA,precisamente porque el juez de conocimien-to era consciente de esta situación, tal ycomo lo manifestó en sus providencias.

7. Que el juez como recurso argumentativo sehubiera referido a las normas andinas, noconvierte el proceso en susceptible de solici-tud de interpretación prejudicial. No es unproceso que termine en una sentencia comolo prevé la norma comunitaria; este procesotermina con un auto de declaración de medi-das cautelares, que como se dijo no resuelveel fondo del asunto.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

PRIMERO: El artículo 32 del Tratado de Crea-ción del Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina, consagra en cabeza de este organis-mo la función de interpretar la normativa comu-nitaria andina para lograr su aplicación de unamanera uniforme en todo el territorio comunita-rio.

El esquema se plantea como un sistema decolaboración entre el juez nacional y el comuni-tario, de conformidad con los siguientes instru-mentos básicos:

Consulta facultativa (artículo 122 del Esta-tuto del Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina). El Juez nacional que no sea de úni-ca o última instancia puede elevar consulta

prejudicial al Tribunal. En este caso el jueznacional no suspende el proceso.

Consulta obligatoria (artículo 123 del Estatu-to del Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina). El juez nacional de única o últimainstancia ordinaria tiene la obligación de ele-var consulta prejudicial al Tribunal. En estecaso debe suspender el proceso hasta quese reciba la consulta prejudicial.

SEGUNDO: En los procesos de solicitud demedidas cautelares en el ámbito constitucionalno será procedente la solicitud de interpretaciónprejudicial, de conformidad con lo argumentosesbozados por el Tribunal en el literal B de lapresente providencia.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 675-10,deberá adoptar la presente interpretación. Asi-mismo, deberá dar cumplimiento a las pres-cripciones contenidas en el párrafo tercero delartículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante co-pia certificada y remítase copia a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina, para su publi-cación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Car-tagena.

José Vicente Troya JaramilloPRESIDENTE

Ricardo Vigil ToledoMAGISTRADO

Leonor Perdomo PerdomoMAGISTRADA

Carlos Jaime Villarroel FerrerMAGISTRADO

Isabel Palacios LeguizamónSECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-pia del original que reposa en el expediente deesta Secretaría. CERTIFICO.-

Isabel Palacios L.SECRETARIA


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a losdieciocho días del mes de abril del año dos mildoce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y susanexos, remitida por el Consejo de Estado de laRepública de Colombia, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera relativa a losartículos 136 literal a) y 155 literal d) de la De-cisión 486 de la Comisión de la Comunidad An-dina, dentro del proceso interno Nº 2008-00201;

El auto de 14 de marzo de 2012, mediante elcual este Tribunal decidió admitir a trámite la re-ferida solicitud de interpretación prejudicial porcumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado deCreación del Tribunal y con los requisitos con-templados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, com-plementados con los documentos incluidos enanexos.

a) Partes en el proceso interno.

Demandante: sociedad LABORATORIOS BU-SSIÉ S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria yComercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: señora LUZ DALILA PO-VEDA SUÁREZ

a) Hechos.

1. El 17 de noviembre de 2004, la señora LUZDALILA POVEDA SUÁREZ solicitó, ante laDivisión de Signos Distintivos de la Super-intendencia de Industria y Comercio, el regis-tro como marca del signo COLJUVENTUS

(denominativa), para distinguir servicioscomprendidos en la Clase 3 de la Clasifica-ción Internacional de Niza.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en laGaceta de Propiedad Industrial Nº 548 de 28de enero de 2005. Contra dicha solicitud nose presentaron oposiciones.

3. Por Resolución Nº 14511 de 24 de junio de2005, la División de Signos Distintivos de laSuperintendencia de Industria y Comercio,negó el registro como marca del signo solici-tado por considerar que era confundible conla marca JUVENTUS (denominativa) regis-trada a favor de la sociedad LABORATO-RIOS BUSSIÉ S.A. para distinguir serviciosde la Clase 3 de la Clasificación Internacio-nal de Niza.

Contra dicha Resolución la señora LUZ DA-LILA POVEDA SUÁREZ interpuso recurso dereposición y en subsidio de apelación.

4. El recurso de reposición fue resuelto por lamisma División de Signos Distintivos, quepor Resolución Nº 2524 de 31 de enero de2008, revocó la Resolución Nº 14511 de 24de junio de 2005; y, en consecuencia, con-cedió el registro como marca del signo COL-JUVENTUS (denominativa) a favor de la se-ñora LUZ DALILA POVEDA SUÁREZ paradistinguir productos de la Clase 3 de la Cla-sificación internacional de Niza.

5. La sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.interpuso demanda contencioso administra-tiva contra las mencionadas resoluciones.

b) Fundamentos jurídicos de la demanda.

La sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.en su escrito de demanda presentó los siguien-tes argumentos:

PROCESO 186-IP-2011

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la

República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal a) y 150 de lamisma Decisión 486. Marca: COLJUVENTUS (denominativa) Actor: sociedad

LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. Proceso interno Nº 2008-00201.


1. Con la emisión de la Resolución impugnadase violó el artículo 136 literal a) de la Deci-sión 486 ya que la Superintendencia no con-sideró que el signo solicitado COLJUVEN-TUS “copia la totalidad de la marca y agregael prefijo del origen de los productos Colom-bia = Col (…)”. Tampoco toma en cuenta queentre los signos en conflicto puede darse unaconfusión del origen empresarial de los pro-ductos.

2. “Los análisis y cotejos que en innumerablesprovidencias que se predican por parte de laSuperintendencia (…) no fueron aplicados eneste caso y es evidente que las marcas sonconfundibles contraria apreciación que seconsagra en la resolución N 02524 (…)”.

3. Desde el punto de vista gráfico “los médicosy cosmetólogos por regla general, tienenuna grafología de muy difícil comprensión ylos expedientes interpretan por regla generallas primeras y las últimas letras en la fórmu-la, también es absolutamente claro que losmédicos dermatólogos y en general los de-más profesionales de la salud no se toman eltiempo para explicar que hay dos productosen el mercado y estos se diferencian espe-cialmente en la etiqueta que ambos contie-nen y que uno es el bueno y la otra marca esla copia para que no se confundan sus for-mulados”.

4. Desde el punto de vista de la pronunciación“aún con una pronunciación correcta, la vo-calización adecuada, pero a gran velocidadde pronunciación, las vocales y las conso-nantes de tono son las que generan el impac-to auditivo y al ser escuchadas por los terce-ros de manera distraída son fuente de unerror inevitable”.

5. Desde el punto de vista ideológico o concep-tual, “las dos expresiones giran alrededor deun mismo concepto ideológico o evocativo(….)”.

6. Finalmente, cita algunas partes de las Reso-luciones impugnadas y cita jurisprudencia deotros casos.

c) Fundamentos jurídicos de la contestacióna la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comer-cio contesta la demanda sosteniendo que:

En el expediente se observa que la contesta-ción a la demanda está incompleta, sin embar-go, de los documentos que obran en el expe-diente y del informe del juez consultante, sedesprenden los siguientes argumentos porparte de la Superintendencia:

1. La Resolución impugnada “es un acto admi-nistrativo integralmente válido por haber sidoproducido y expedido legalmente, observan-do las disposiciones sustanciales regentes(sic) del tema de decisión los principios rec-tores de la actuación administrativa y garan-tizando los derechos constitucionales”.

2. Responde a los cargos “manifestando quela decisión que consta en la Resolución 2524de 31 de enero de 2008, expedida por la Di-visión de Signos Distintivos, se soporta en lareiterada jurisprudencia emitida por el Tri-bunal de Justicia de la Comunidad Andina,acerca de la importancia y finalidad del exa-men de registrabilidad que se practica a unsigno distintivo que se pretende registrar,como puede comprobarse”.

3. De acuerdo al consultante, la Superinten-dencia “sostuvo que al desatar el recurso dereposición interpuesto, la Superintendenciasiguió los lineamientos expuestos en la Deci-sión 486 y encontró que el signo COJUVEN-TUS debía registrarse (…). Consideró quedebía tenerse en cuenta el prefijo COL, sufi-cientemente diferenciador, toda vez que ladenominación JUVENTUS era meramenteevocativa”.

d) Tercero interesado.

La señora LUZ DALILA POVEDA SUÁREZ,tercero interesado en el proceso, contestó lademanda argumentando:

1. La sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.no presentó oposiciones.

2. No se puede “fraccionar el término COL-JUVENTUS, en COL Y JUVENTUS, pues co-mo se adujo desde el comienzo del trámite(…) esta denominación es un conjunto indivi-sible. No se puede afirmar, como lo hace elmemorialista que el término COL es una de-nominación de origen del producto del cualasume que es Colombia. Nada más ama-ñado y apartado de la realidad, pues como


antes se afirmó se trata de una denomina-ción COLJUVENTUS que conforma UN CON-JUNTO INDIVISIBLE”.

3. Es falsa la apreciación de que los signos enconflicto “hacen referencia al mismo produc-to, o que se trata de una línea adicional deproductos de Laboratorios Busié (…)”.

4. Los signos en disputa “son inconfundiblesdesde el punto de vista gráfico, pero ademásde sonoridad o auditivo, pues no será nuncaposible confundir las primeras letras de cadauna de los signos (sic) como son COL y JU.Son totalmente disímiles tanto en su grafía,como en su pronunciación y audición (…)”.

5. Citando la Resolución de la Superintenden-cia afirma que “la denominación COLJU-VENTUS no sólo es indivisible, sino ademásfantástica, contrario a las características dela denominación JUVENTUS a la que acerta-damente la División de Signos Distintivos ca-lificó como evocativa”.

6. Respecto a la afirmación de la demandantede que “la velocidad en la grafía o en la pro-nunciación de los signos en conflicto se pre-sente una posible confusión que pueda tra-ducirse en un error por parte del paciente(…)”, es inverosímil pues el médico “por ma-yor velocidad que le imprima a su escriturano va a formular un producto llamado JU-VENTUS anteponiéndole las letras COL,pues muy seguramente sabrá o conocerácual es el producto que quiere formular orecomendar (…)”.

7. Finalmente, reitera su afirmación de que elsigno solicitado COLJUVENTUS “es fantás-tica, indivisible, inconfundible y por consi-guiente cumple con los requisitos de la deci-sión 486 (…)”.

CONSIDERANDO:

Que, las normas contenidas en los artículos136 literal a) y 155 de la Decisión 486 de la Co-misión de la Comunidad Andina, cuya interpre-tación ha sido solicitada, forman parte del or-denamiento jurídico de la Comunidad Andina,conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 delTratado de Creación del Tribunal de Justicia dela Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para inter-pretar por vía prejudicial las normas que confor-man el ordenamiento jurídico comunitario, conel fin de asegurar su aplicación uniforme en elterritorio de los Países Miembros, siempre quela solicitud provenga de un Juez Nacional tam-bién con competencia para actuar como JuezComunitario, como lo es, en este caso, el Tribu-nal Consultante, en tanto resulten pertinentespara la resolución del proceso, conforme a loestablecido por el artículo 32 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina (codificado mediante la Decisión472), en concordancia con lo previsto en los ar-tículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (co-dificado mediante la Decisión 500);

Que, la presentación de la solicitud de registrocomo marca del signo COLJUVENTUS (deno-minativa), fue el 17 de noviembre de 2004, envigencia de la Decisión 486 de la Comisión dela Comunidad Andina, los hechos controvertidosy las normas aplicables al caso concreto seencuentran dentro de la citada normativa, por loque, de acuerdo a lo solicitado por el consultantese interpretará el artículo 136 literal a) de laDecisión 486; y, de conformidad con la normacomunitaria, de oficio se interpretarán los artí-culos 134 literal a) y 150 de la misma Decisión.No se interpretará el artículo 155 literal d) por noser aplicable al caso concreto; y,

Que, el texto de las normas objeto de la inter-pretación prejudicial es el siguiente:

Decisión 486 de la Comisión de la Comu-nidad Andina

“(…)

Artículo 134.- A efectos de este régimenconstituirá marca cualquier signo que seaapto para distinguir productos o servicios enel mercado. Podrán registrarse como marcaslos signos susceptibles de representacióngráfica. La naturaleza del producto o servicioal cual se ha de aplicar una marca en ningúncaso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los si-guientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

(…)


Artículo 136.- No podrán registrarse comomarcas aquellos signos cuyo uso en el co-mercio afectara indebidamente un derecho detercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-ca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso dela marca pueda causar un riesgo de confu-sión o de asociación;

(…)

Artículo 150.- Vencido el plazo establecidoen el artículo 148, o si no se hubiesen pre-sentado oposiciones, la oficina nacional com-petente procederá a realizar el examen deregistrabilidad. En caso se hubiesen presen-tado oposiciones, la oficina nacional compe-tente se pronunciará sobre éstas y sobre laconcesión o denegatoria del registro de lamarca mediante resolución.

(…)”.

1. La marca y los requisitos para su registro.

El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse ala marca señala: “(…) constituirá marca cual-quier signo que sea apto para distinguir produc-tos o servicios en el mercado. Podrán regis-trarse como marcas los signos susceptibles derepresentación gráfica. La naturaleza del pro-ducto o servicio al cual se ha de aplicar unamarca en ningún caso será obstáculo para suregistro (…)”. Este artículo tiene un triple con-tenido, da un concepto de marca, indica los re-quisitos que debe reunir un signo para ser re-gistrado como marca y hace una enumeraciónejemplificativa de los signos registrables.

Con base al concepto del artículo 134 de laDecisión 486 se define la marca como un bieninmaterial constituido por un signo conformadopor palabras o combinación de palabras, imáge-nes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, mo-nogramas, retratos, etiquetas, emblemas, es-cudos, sonidos, olores, letras, números, colordeterminado por su forma o combinación decolores, forma de los productos, sus envases oenvolturas y otros elementos de soporte, indivi-dual o conjuntamente estructurados que, sus-ceptibles de representación gráfica, sirvan paradistinguir en el mercado productos o servicios, a

fin de que el consumidor o usuario medio losidentifique, valore, diferencie, seleccione y ad-quiera sin riesgo de confusión o error acerca delorigen o la calidad del producto o servicio. Esteartículo hace una enumeración enunciativa delos signos que pueden constituir marcas, por loque el Tribunal dice que “Esta enumeración cu-bre los signos denominativos, gráficos y mix-tos, pero también los tridimensionales, así comolos sonoros y olfativos, lo que revela el propósitode extender el alcance de la noción de marca”.(Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C.Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca:“UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-presamente establecido en la Decisión 344, seencuentra implícitamente contenido en esta de-finición toda vez que, un signo para que puedaser captado y apreciado es necesario que pasea ser una impresión material identificable a finde que, al ser aprehendido por medios senso-riales y asimilado por la inteligencia, penetre enla mente de los consumidores o usuarios. Sobrela perceptibilidad, José Manuel Otero Lastresdice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exi-gir expresamente el requisito de la ‘perceptibi-lidad’, porque ya está implícito en el propioconcepto de marca como bien inmaterial en elprincipal de sus requisitos que es la aptituddistintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régi-men de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdode Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú.Junio, 2001, p. 132).

La susceptibilidad de representación gráfica jun-tamente con la distintividad, constituyen los re-quisitos expresamente exigidos por la normacomunitaria.

La susceptibilidad de representación gráfi-ca, es la aptitud que tiene un signo de ser des-crito o reproducido en palabras, imágenes, fór-mulas u otros soportes, es decir, en algo per-ceptible para ser captado por el público consu-midor.

La distintividad, es la capacidad que tiene unsigno para individualizar, identificar y diferen-ciar en el mercado los productos o servicios,haciendo posible que el consumidor o usuariolos seleccione. Es considerada como caracte-rística esencial que debe reunir todo signo paraser registrado como marca y constituye el pre-supuesto indispensable para que ésta cumpla


su función principal de identificar e indicar elorigen empresarial y, en su caso incluso, la ca-lidad del producto o servicio, sin riesgo de con-fusión y/o asociación.

En cuanto al requisito de la distintividad, si bieneste artículo con relación a lo que disponía elartículo 81 de la Decisión 344 no hace expresamención a la “suficiente” distintividad, sin em-bargo para efectos de registro del signo, de con-formidad con el literal a) del artículo 135 de laDecisión 486 se exige que “(…) el signo debe-rá ser apto para identificar y distinguir en elmercado los productos o servicios producidos ocomercializados por una persona de otros idén-ticos o similares, con el objeto de que el consu-midor o usuario los valore, diferencie y selec-cione, sin riesgo de confusión y/o de asocia-ción en torno a su origen empresarial o a su ca-lidad (…) esta exigencia se expresa también através de la prohibición contemplada en el ar-tículo 135, literal b, de la Decisión en referencia,según la cual no podrán registrarse como mar-cas los signos que carezcan de distintividad”.(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C.Nº 1333, del 25 de abril de 2006, caso: “FORMADE UNA BOTA Y SUS SUELAS”).

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “in-trínseca” como una capacidad distintiva “ex-trínseca”, la primera se refiere a la aptitud in-dividualizadora del signo, mientras que la se-gunda se refiere a su no confundibilidad conotros signos.

La marca salvaguarda tanto el interés de su ti-tular al conferirle un derecho exclusivo sobre elsigno distintivo, como el interés general de losconsumidores o usuarios, garantizándoles el ori-gen y la calidad de los productos o servicios,evitando el riesgo de confusión y/o de asocia-ción, tornando así transparente el mercado.

Es importante advertir que el literal a) del artícu-lo 135 de la Decisión 486, eleva a causal abso-luta de irregistrabilidad la falta de alguno de losrequisitos que se desprenden del artículo 134de la misma normativa, es decir, que un signoes irregistrable si carece de los requisitos dedistintividad, susceptibilidad de representacióngráfica o perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la faltade distintividad está consagrada de manera in-dependiente como causal de nulidad absoluta

en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486.Se reconoce tanto una capacidad distintiva “in-trínseca” como una capacidad distintiva “extrín-seca”, como ya se indicó.

En consecuencia, el Juez Consultante debeanalizar en el presente caso, si el signo COL-JUVENTUS (denominativo), cumple con los re-quisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina, y si no seencuentra incurso dentro de las causales deirregistrabilidad previstas en los artículos 135 y136 de la referida Decisión.

2. Clases de signos. Comparación entre sig-nos denominativos.

Se abordará el tema de los signos denomina-tivos y su comparación, en vista de que el sig-no solicitado es COLJUVENTUS (denominativo)y el signo sobre la base del cual se presenta lademanda es JUVENTUS (denominativo).

Signos denominativos.

Los signos denominativos llamados también no-minales o verbales, utilizan expresiones acús-ticas o fonéticas, formados por una o variasletras, palabras o números, individual o conjun-tamente estructurados, que integran un conjun-to o un todo pronunciable y que pueden o notener significado conceptual. Este tipo de sig-nos se subdividen en: sugestivos que son losque tienen una connotación conceptual que evo-ca ciertas cualidades o funciones del productoidentificado por el signo; y arbitrarios que nomanifiestan conexión alguna entre su significa-do y la naturaleza, cualidades y funciones delproducto que va a identificar.

Comparación entre signos denominativos.

En la comparación entre signos denominativos,sean simples o compuestos, el Tribunal ha ma-nifestado que los signos deben ser observadosen conjunto y con la totalidad de los elementosque lo integran, sin descomponer su unidadfonética y gráfica, teniendo en cuenta la totali-dad de las sílabas y letras que forman los vo-cablos de las marcas en pugna, sin perjuicio dedestacar aquellos elementos dotados de espe-cial eficacia diferenciadora, atribuyendo menosvalor a los que ofrezcan disminuyan dicha fun-ción. Para realizar esta labor, se considera queel Juez Consultante deberá tener presente que:


1. Se considerarán semejantes las marcas com-paradas cuando la sílaba tónica de las mis-mas ocupa la misma posición y es idéntica omuy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo or-den habla a favor de la semejanza de lasmarcas comparadas porque la sucesión devocales asume una importancia decisiva parafijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativashay que tratar de encontrar la dimensión máscaracterística de las denominaciones con-frontadas: la dimensión que con mayor fuer-za y profundidad penetra en la mente delconsumidor y determina, por lo mismo, la im-presión general que la denominación va asuscitar en los consumidores.

El examen de los signos es atribución exclusivadel administrador o juez nacional, en su caso,quienes deben aplicar los criterios elaboradospor la doctrina y recogidos por la jurisprudenciacomunitaria para la comparación de todo tipode marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signoestá compuesto por una palabra y se solicita suregistro, entre los signos ya registrados y elrequerido para registro, puede existir confusióndependiendo de las terminaciones, número devocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber ele-mentos diferenciadores en dicha expresión,siempre en el entendido de que los productos acubrirse sean los mismos. Al cotejar dos mar-cas denominativas, el examinador deberá so-meterlas a las reglas para la comparación mar-caria, y prestará especial atención al criterioque señala que a los signos se les observará através de una visión de conjunto, sin fraccionarsus elementos.

3. Irregistrabilidad por identidad o similitudde signos. Riesgo de confusión y/o deasociación. Similitud gráfica, fonética eideológica. Reglas para efectuar el cote-jo marcario.

En virtud de que en el proceso interno se de-bate el posible riesgo de confusión y/o asocia-ción entre los signos en conflicto, se abordaráel tema.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente,

precautelar el interés de terceros. En efecto,conforme a lo previsto en el literal a) del referidoartículo 136, no son registrables como marcaslos signos que, en el uso comercial, afectenindebidamente los derechos de terceros, espe-cialmente cuando sean idénticos o se aseme-jen a una marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada para los mismos servicioso productos, o para productos o servicios res-pecto de los cuales el uso de la marca puedacausar un riesgo de confusión y/o de asocia-ción.

Los signos distintivos en el mercado se expo-nen a diversos factores de riesgo; la doctrinatradicionalmente se ha referido a dos clases deriesgos: al de confusión y al de asociación. Ac-tualmente, la lista se ha extendido y se han cla-sificado otros tipos de riesgos, con el objetivode protegerlos según su grado de notoriedad.

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación,el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad deque el consumidor al adquirir un productopiense que está adquiriendo otro (confusióndirecta), o que piense que dicho productotiene un origen empresarial diferente al querealmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad deque el consumidor, que aunque diferencie lasmarcas en conflicto y el origen empresarialdel producto, al adquirirlo piense que el pro-ductor de dicho producto y otra empresa tie-nen una relación o vinculación económica”.(Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, mar-ca: SHERATON).

En este sentido, el Tribunal considera que no esnecesario que el signo solicitado para registroinduzca a error a los consumidores, sino que essuficiente la existencia del riesgo de confusióny/o de asociación, tanto con relación al signocomo respecto a los productos o servicios queamparan, para que se configure la irregistra-bilidad, de donde resulta que el hecho de quelos signos en cuestión amparen productos oservicios que pertenezcan a diferentes clases,no garantiza por sí la ausencia de riesgo deconfusión y/o asociación, toda vez que dentrode los productos o servicios contemplados endiferentes clases puede darse conexión com-


petitiva y en consecuencia, producir riesgo deconfusión y/o de asociación y como tal consti-tuirse en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión enmateria marcaria, se refiere a la falta de clari-dad para poder elegir un bien de otro, a la quepuedan ser inducidos los consumidores por noexistir en el signo la capacidad suficiente paraser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicadoen la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de2004, marca: DIUSED JEANS).

Hay riesgo de confusión cuando el consumidoro usuario medio no distingue en el mercado elorigen empresarial del producto o servicio iden-tificado por un signo de modo que pudiera atri-buir, por la falsa apreciación de la realidad, ados productos o servicios que se le ofrecen unorigen empresarial común al extremo que, siexiste identidad o semejanza entre el signopendiente de registro y la marca registrada o unsigno previamente solicitado para registro, sur-giría el riesgo de que el consumidor o usuariorelacione y confunda aquel signo con esta mar-ca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de con-fusión será necesario verificar si existe identi-dad o semejanza entre los signos en disputa,tanto entre sí como en relación con los produc-tos o servicios distinguidos por ellos, y conside-rar la situación de los consumidores o usuarios,la cual variará en función de los productos oservicios de que se trate, independientementede la clase a la que pertenezcan dichos produc-tos o servicios.

Con base a jurisprudencia emitida por este Tri-bunal, los supuestos que pueden dar lugar alriesgo de confusión entre varios signos y entrelos productos o servicios que cada una de ellosampara, serían los siguientes: (i) que existaidentidad entre los signos en disputa y tambiénentre los productos o servicios distinguidos porellos; (ii) o identidad entre los signos y seme-janza entre los productos o servicios; (iii) osemejanza entre los signos e identidad entrelos productos y servicios; (iv) o semejanza entreaquellos y también semejanza entre éstos.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejan-za’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanzapresupone que entre los objetos que se com-

paran existen elementos comunes pero co-existiendo con otros aparentemente diferencia-dores, produciéndose por tanto la confundibi-lidad. En cambio, entre marcas o signos idénti-cos, se supone que nos encontramos ante lomismo, sin diferencia alguna entre los signos”.(Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C.Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).

El Tribunal observa que la determinación delriesgo de confusión y/o de asociación corres-ponde a una decisión del funcionario administra-tivo o, en su caso, del juzgador, con base aprincipios y reglas que la doctrina y la jurispru-dencia han sugerido a los efectos de precisar elgrado de confundibilidad, la que va del extremode identidad al de semejanza.

En ese sentido, se busca evitar que el consumi-dor asocie el origen de un producto o servicio aotro de origen empresarial distinto, ya que conla sola posibilidad del surgimiento de dicho ries-go de asociación, los empresarios se beneficia-rían sobre la base de la actividad ajena.

Respecto a los ámbitos de la confusión el Tri-bunal, también, ha sentado los siguientes crite-rios: “El primero, la confusión visual, la cualradica en poner de manifiesto los aspectosortográficos, los meramente gráficos y los deforma. El segundo, la confusión auditiva, endonde juega un papel determinante, la percep-ción sonora que pueda tener el consumidor res-pecto de la denominación aunque en algunoscasos vistas desde una perspectiva gráficasean diferentes, auditivamente la idea es de lamisma denominación o marca. El tercer y últi-mo criterio, es la confusión ideológica, que con-lleva a la persona a relacionar el signo o deno-minación con el contenido o significado real delmismo, o mejor, en este punto no se tiene encuenta los aspectos materiales o auditivos, sinoque se atiende a la comprensión, o al significa-do que contiene la expresión, ya sea denomina-tiva o gráfica”. (Proceso 76-IP-2004, publicadoen la G.O.A.C. Nº 1114, de 7 de setiembre de2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97,publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzode 1998, marca: DERMALEX).

En consecuencia el Tribunal, con base en ladoctrina, ha señalado que para valorar la simili-tud marcaria y el riesgo de confusión es nece-sario considerar, los siguientes tipos de simili-tud:


La similitud ortográfica se presenta por lacoincidencia de letras en los segmentos a com-pararse, toda vez que el orden de tales letras,su longitud, o la identidad de sus raíces o termi-naciones, pudieran aumentar el riesgo de confu-sión.

La similitud fonética se da entre signos que alser pronunciados tienen un sonido similar. Ladeterminación de tal similitud depende, entreotros elementos, de la identidad en la sílabatónica o de la coincidencia en las raíces o ter-minaciones. Sin embargo, deben tomarse encuenta las particularidades de cada caso, puesla percepción por los consumidores de las le-tras que integran los signos, al ser pronuncia-das, variará según su estructura gráfica y fonéti-ca.

La similitud ideológica se produce entre sig-nos que evocan la misma o similar idea, quederiva del mismo contenido o parecido concep-tual de los signos. Por tanto, cuando los signosrepresentan o evocan una misma cosa, caracte-rística o idea, se estaría impidiendo al consumi-dor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo marcario.

A objeto de facilitar a la Autoridad NacionalCompetente el estudio sobre la supuesta con-fusión entre los signos en conflicto, es necesa-rio tomar en cuenta los criterios elaborados porlos tratadistas Carlos Fernández-Novoa y PedroBreuer Moreno que han sido recogidos de ma-nera reiterada por la jurisprudencia de este Tri-bunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de con-junto despertada por los signos, es decir quedebe examinarse la totalidad de los elemen-tos que integran a cada uno de ellos, sin des-componer, y menos aún alterar, su unidad fo-nética y gráfica, ya que “debe evitarse portodos los medios la disección de las denomi-naciones comparadas, en sus diversos ele-mentos integrantes”. (Fernández-Novoa, Car-los. Fundamentos de Derecho de Marcas,Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcasdeben ser examinadas en forma sucesiva yno simultánea, de tal manera que en la com-paración de los signos confrontados debepredominar el método de cotejo sucesivo,

excluyendo el análisis simultáneo, en aten-ción a que éste último no lo realiza el consu-midor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejan-zas y no las diferencias que existan entre lossignos, ya que la similitud generada entreellos se desprende de los elementos seme-jantes o de la semejante disposición de losmismos, y no de los elementos distintos queaparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocar-se en el lugar del consumidor presunto, to-mando en cuenta la naturaleza de los pro-ductos o servicios identificados por los sig-nos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tra-tado de Marcas de Fábrica y de Comercio,Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, esnecesario determinar los diferentes modos enque pueden asemejarse los signos en disputa eidentificar la posible existencia o no de simili-tud o identidad, entre los signos en conflicto.Además se recomienda al consultante la impor-tancia de determinar la posible existencia o node una confusión ideológica.

4. Signos evocativos.

La sociedad demandante manifestó que desdeel punto de vista ideológico o conceptual, “lasdos expresiones giran alrededor de un mismoconcepto ideológico o evocativo (…)”. Por otraparte, de acuerdo al consultante, la Superin-tendencia “(…) Consideró que debía tenerse encuenta el prefijo COL, suficientemente diferen-ciador, toda vez que la denominación JUVEN-TUS era meramente evocativa”. El tercero inte-resado sostuvo “(…) la denominación JUVEN-TUS a la que acertadamente la División de Sig-nos Distintivos calificó como evocativa”; por losargumentos descritos el Tribunal interpretará eltema de los signos evocativos.

Un signo tiene capacidad evocativa si uno desus elementos contiene las características delos signos evocativos. Es decir, si un signo estácompuesto por palabras, prefijos, sufijos, raí-ces o terminaciones evocativas, dicho signo ad-quiere el carácter de evocativo.

El signo evocativo es aquél que sugiere ciertascualidades, características o efectos en rela-


ción al producto o al servicio que busca distin-guir en el mercado, pero a diferencia de lossignos descriptivos, no lo describen, sólo po-seen la capacidad de transmitir a la mente delconsumidor o usuario, una imagen o una ideasobre el producto o servicio que, a través de unesfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hacediferenciar de otros, por lo que cumplen con lafunción distintiva de la marca y pueden ser obje-to de registro.

El Tribunal ha manifestado al respecto que,“Las marcas evocativas o sugestivas no hacenrelación directa e inmediata a una característicao cualidad del producto como sucede en lasmarcas descriptivas. El consumidor para llegara comprender qué productos o servicios com-prende la marca debe utilizar su imaginación,es decir, un proceso deductivo entre la marca osigno y el producto o servicio”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28de setiembre de 2004, caso: UNIVERSIDADVIRTUAL).

Como se tiene dicho, el signo evocativo es re-gistrable. Sin embargo, el Tribunal ha enfatiza-do que “entre mayor sea la proximidad del sig-no evocativo con el producto o servicio que sepretende registrar, podrá ser considerado comoun signo marcadamente débil y, en consecuen-cia, su titular tendrá que soportar el registro designos que en algún grado se asemejen a susigno distintivo. Esto se da, en el caso de sig-nos evocativos que contengan elementos ge-néricos, descriptivos o de uso común. Si bienestos elementos otorgan capacidad evocativaal signo, también lo tornan especialmente débil,ya que su titular no puede impedir que tercerosutilicen dichos elementos (…). Cosa distintaocurre cuando el signo evocativo es de fantasíay no hay una fuerte proximidad con el productoo servicio que pretende distinguir. En este even-to, el consumidor tendrá que hacer una deduc-ción no evidente y, por lo tanto, la capacidaddistintiva del signo es marcadamente fuerte”.(Proceso 133-IP-2009, publicado en la G.O.A.C.Nº 1830 de 4 de mayo de 2010, marca: SUMEMERMÉDICA (denominativa))”.

5. Signos de fantasía.

El tercero interesado en el proceso manifestóque el signo COLJUVENTUS (denominativo)constituye un signo de fantasía, por lo cual elTribunal interpretará el tema correspondiente.

Los signos de fantasía constituyen una elabora-ción del ingenio e imaginación de sus creado-res. Es la creación de un vocablo que no tienesignificado por sí mismo, sino que asocia indi-rectamente una idea.

Sobre los signos de fantasía, el Tribunal ha in-dicado que “Son palabras de fantasía los voca-blos creados por el empresario que pueden notener significado pero hacen referencia a unaidea o concepto; también lo son las palabrascon significado propio que distinguen un pro-ducto o servicio sin evocar ninguna de sus pro-piedades. Característica importante de esta cla-se de marcas es la de ser altamente distintivas(…) se pueden crear combinaciones originalescon variantes infinitas y el resultado es el naci-miento de palabras nuevas que contribuyen aenriquecer el universo de las marcas”. (Proceso72-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 989 del29 de setiembre de 2003, marca: INSTAFRUTA).

6. Examen de registrabilidad y debida moti-vación de las Resoluciones.

En razón de que en el proceso interno no sepresentaron oposiciones, el Tribunal interpre-tará el tema del examen de registrabilidad y ladebida motivación de las Resoluciones.

El artículo 150 de la Decisión 486 dispone quevencidos los 30 días otorgados por el artículo148 si no se hubiesen presentado oposiciones,la Oficina Nacional Competente procederá arealizar el examen de registrabilidad, de donderesulta que el mismo es obligatorio y debe lle-varse a cabo aún en el caso de que no se hu-biesen presentado oposiciones. Por lo tanto, laOficina Nacional Competente en ningún casoqueda eximida de realizar el examen de fondopara conceder o negar el registro.

El examen de fondo sobre la registrabilidad delsigno tiene carácter obligatorio y, en el caso deautos, las normas que corresponde tomar encuenta son las que contienen las causales deirregistrabilidad previstas en los artículos 135 y136 de la Decisión 486.

En consecuencia con lo anterior y en relacióncon marcas de terceros, la Oficina NacionalCompetente, existan o no oposiciones, deberáanalizar si el signo solicitado no encuadra den-tro del supuesto de irregistrabilidad contempla-do en el artículo 136 litera a) de la Decisión 486.


La resolución con la que se notifica al peticio-nario y por la cual se concede o deniega el re-gistro solicitado debe estar debidamente moti-vada, es decir, que exprese las razones de he-cho y de derecho que inclinaron a la oficinanacional competente a pronunciarse en uno uotro sentido, sobre la base de las normas jurídi-cas aplicables y de las situaciones de hechoconstitutivas del acto, a efectos de permitir aldestinatario el ejercicio del derecho de defen-sa.

Además, es importante aclarar que el examende registrabilidad debe ser autónomo, tanto enrelación con las decisiones emitidas por otrasoficinas de registro marcario, como con las de-cisiones emitidas por la propia Oficina, estosignifica, que se debe realizar un examen deregistrabilidad analizando cada caso concreto,independiente del análisis ya efectuado sobresignos idénticos o similares.

Debe quedar claro, que no se está afirmandoque la Oficina de Registro Marcario no tengalímites a su actuación, o que no pueda utilizarcomo precedentes sus propias actuaciones,sino que ésta tiene la obligación, en cada caso,de hacer un análisis de registrabilidad con lascaracterísticas mencionadas, teniendo en cuen-ta los aspectos y pruebas que obran en cadatrámite. Además, los límites a la actuación dedichas oficinas se encuentran marcados por lapropia norma comunitaria y por las respectivasacciones judiciales para defender la legalidadde los actos administrativos emitidos.

7. Autonomía de la oficina nacional compe-tente para emitir sus Resoluciones.

El Tribunal considera oportuno referirse al temaen virtud a que el tercero interesado cita ante-cedentes jurisprudenciales manifestando la for-ma en la que la oficina nacional competente sepronunció en otros casos similares.

Al respecto, Tribunal ha manifestado que el sis-tema de registro marcario que se adoptó en laComunidad Andina se encuentra soportado enla actividad autónoma e independiente de lasOficinas Competentes en cada País Miembro.Dicha actividad, que aunque de manera generalse encuentra regulada por la normativa comuni-taria, deja a salvo la mencionada independen-cia, y es así como el Capítulo II de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina

regula el procedimiento de registro marcario, einstaura en cabeza de las Oficinas NacionalesCompetentes el procedimiento y el respectivoexamen de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en rela-ción con decisiones emanadas de otras ofici-nas de registro marcario (principio de indepen-dencia), como en relación con sus propias deci-siones”. (Proceso 110-IP-2008, publicado en laG.O.A.C. Nº 1676, de 5 de diciembre de 2008,marca: LAN ECUADOR).

Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: “Sibien las Oficinas Competentes y las decisionesque de ellas emanan son independientes, algu-nas figuras del derecho marcario comunitariolas ponen en contacto, como sería el caso delderecho de prioridad o de la oposición de ca-rácter andino, sin que lo anterior signifique deninguna manera uniformizar los pronunciamien-tos de las mismas.

En este sentido, el principio de independenciade las Oficinas de Registro Marcario significaque juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidadde los signos como marcas, sin tener en consi-deración el análisis de registrabilidad o irre-gistrabilidad realizado en otra u otras OficinasCompetentes de los Países Miembros. De con-formidad con lo anterior, si se ha obtenido unregistro marcario en determinado País Miembroesto no significa que indefectiblemente se de-berá conceder dicho registro marcario en losotros Países. O bien, si el registro marcario hasido negado en uno de ellos, tampoco significaque deba ser negado en los demás Países Miem-bros, aún en el caso de presentarse con baseen el derecho de prioridad por haberse solicita-do en el mismo País que negó el registro.”(Proceso 71-IP-2007, publicado en la G.O.A.C.N° 1553, de 15 de octubre de 2007, marca:MONARC-M).

Sobre el segundo tema, como se advirtió, lanorma comunitaria colocó en cabeza de lasOficinas Nacionales de Registro Marcario laobligación de realizar el examen de registrabili-dad, el que es obligatorio y debe llevarse a caboaún en el caso de que no hubiesen sido presen-ta-das observaciones; en consecuencia, la Au-toridad Competente en ningún caso queda exi-mida de realizar el examen de fondo para con-ceder o negar el registro. En el caso de quesean presentadas oposiciones, la Oficina Na-


cional Competente se pronunciará acerca deellas, así como, acerca de la concesión o de ladenegación del registro solicitado.

Asimismo, es pertinente agregar que este exa-men de oficio, integral y motivado debe serautónomo tanto en relación con las decisionesproferidas por otras oficinas de registro mar-cario, como en relación con anteriores decisio-nes proferidas por la propia oficina, en el sentidode que ésta debe realizar el examen de regis-trabilidad analizando cada caso concreto, esdecir, estudiando el signo solicitado para regis-tro, las oposiciones presentadas y la informa-ción recaudada para dicho procedimiento, inde-pendiente de anteriores análisis sobre signosidénticos o similares.

Con ello no se está afirmando que la oficina deregistro marcario no tenga límites a su actua-ción y que no puede utilizar como precedentessus propias actuaciones, sino que la oficina deregistro marcario tiene la obligación en cadacaso de hacer un análisis de registrabilidad conlas características mencionadas, teniendo encuenta los aspectos y pruebas que obran encada trámite. Además, los límites a la actua-ción administrativa de dichas oficinas se en-cuentran dados por la propia norma comunitariay las acciones judiciales para defender la legali-dad de los actos administrativos emitidos.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe anali-zar si el signo COLJUVENTUS (denominativo),cumple con los requisitos de registrabilidad es-tablecidos en el artículo 134 de la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina y si nose encuentra incurso dentro de las causales deirregistrabilidad previstas en los artículos 135 y136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Al cotejar marcas denominativas, elexaminador deberá someterlas a las reglas parala comparación marcaria descritas en la presen-te interpretación prejudicial, y prestará especialatención al criterio que señala que a los signosse les observará a través de una visión de con-junto, sin fraccionar sus elementos.

TERCERO: No son registrables como marcaslos signos cuyo uso en el comercio afectara elderecho de un tercero y que, en relación conéste, el signo que se pretenda registrar, seaidéntico o se asemeje a una marca ya registra-da o a un signo anteriormente solicitado pararegistro, para los mismos productos o servicios,o para productos o servicios respecto de loscuales el uso de la marca pueda inducir al pú-blico a error, de donde resulta que no es nece-sario que el signo solicitado para registro induz-ca a confusión a los consumidores sino que essuficiente la existencia del riesgo de confusióny/o de asociación para que se configure la pro-hibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y,en su caso, al Juzgador determinar el riesgo deconfusión y/o de asociación con base a princi-pios y reglas elaborados por la doctrina y lajurisprudencia señalados en la presente inter-pretación prejudicial y que se refieren básica-mente a la identidad o a la semejanza que pu-dieran existir entre los signos y entre los pro-ductos y/o servicios que estos amparan.

QUINTO: Los signos evocativos sugieren cier-tas cualidades, características o efectos en re-lación al producto o al servicio que buscan dis-tinguir en el mercado transmitiendo a la mentedel consumidor o usuario, una imagen o unaidea sobre el producto o el servicio que, a travésde un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, loshace diferenciar de otros, por lo que cumplen lafunción distintiva de la marca y en consecuen-cia son registrables.

SEXTO: Los signos de fantasía son distintivos ypor tanto registrables.

SÉPITMO: En el caso de que no se hubiesenpresentado oposiciones, la Oficina NacionalCompetente, de igual manera, procederá a reali-zar el examen de registrabilidad, de donde re-sulta que el mismo es obligatorio y debe llevar-se a cabo aún en el caso de que no se hubiesenpresentado oposiciones. Por lo tanto, la OficinaNacional Competente en ningún caso queda exi-mida de realizar el examen de fondo para con-ceder o negar el registro.

OCTAVO: El sistema de registro marcario queadoptó la Comunidad Andina se encuentra ba-sado en la actividad autónoma e independientede las Oficinas Competentes en cada País Miem-bro. Esta actividad, aunque generalmente se


PROCESO 189-IP-2011

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la

República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;e interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literal a) de la misma

Decisión 486. Marca: VIMEC ZETA (denominativa) Actor: sociedadLABORATORIOS BUSSIÉ S.A. Proceso interno Nº 2009-00001.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a losdieciocho días del mes de abril del año dos mildoce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y susanexos, remitida por el Consejo de Estado de laRepública de Colombia, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera relativa a losartículos 136 y 155 de la Decisión 486 de la Co-misión de la Comunidad Andina, dentro del pro-ceso interno Nº 2009-00001;

El auto de 14 de marzo de 2012, mediante elcual este Tribunal decidió admitir a trámite lareferida solicitud de interpretación prejudicial por

cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado deCreación del Tribunal y con los requisitos con-templados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, com-plementados con los documentos incluidos enanexos.

a) Partes en el proceso interno.

Demandante: sociedad LABORATORIOS BU-SSIÉ S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria yComercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad VICAR FAR-MACÉUTICA S.A.

encuentra regulada por la normativa comunita-ria, deja a salvo la mencionada independencia.

Esta autonomía se manifiesta tanto en relacióncon decisiones provenientes de otras oficinasde registro marcario (principio de independen-cia), como con sus propias decisiones.

El Consejo de Estado de la República de Co-lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera, deberá adoptar la presenteinterpretación prejudicial cuando dicte senten-cia dentro del proceso interno Nº 2008-00201,de conformidad con lo dispuesto por el artículo35 del Tratado de Creación del Tribunal de Jus-ticia de la Comunidad Andina, así como darcumplimiento a lo previsto en el artículo 128,párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presenteinterpretación a la Secretaría General de la Co-munidad Andina para su publicación en la Gace-ta Oficial del Acuerdo de Cartagena.









a) Hechos.

1. El 4 de octubre de 2007, la sociedad VICARFARMACÉUTICA S.A. solicitó, ante la Divi-sión de Signos Distintivos de la Superinten-dencia de Industria y Comercio, el registrocomo marca del signo VIMEC ZETA (deno-minativa), para distinguir productos compren-didos en la Clase 5 de la Clasificación Inter-nacional de Niza.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en laGaceta de Propiedad Industrial Nº 582 de 30de noviembre de 2007. Contra dicha solicitudla sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.presentó oposición sobre la base de su mar-ca ZELTA (denominativa) registrada a su fa-vor para distinguir productos de la Clase 5 dela Clasificación Internacional de Niza.

3. Por Resolución Nº 19617 de 17 de junio de2008, la División de Signos Distintivos de laSuperintendencia de Industria y Comercio,declaró infundada la oposición presentadapor la sociedad LABORATORIOS BUSSIES.A. y, concedió el registro del signo solicita-do. Contra dicha Resolución la sociedad LA-BORATORIOS BUSSIÉ interpuso recurso dereposición y en subsidio de apelación.

4. El recurso de reposición fue resuelto por lamisma División de Signos Distintivos, que porResolución Nº 26906 de 29 de julio de 2008,confirmó la Resolución impugnada.

5. El recurso de apelación fue resuelto por elSuperintendente Delegado para la PropiedadIndustrial de la Superintendencia de Industriay Comercio, quien mediante Resolución Nº34971 de 19 de septiembre de 2008, confir-mó, también, la Resolución Nº 19617. De es-ta manera quedó agotada la vía gubernativa.

6. La sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.interpuso demanda contencioso administra-tiva contra las mencionadas resoluciones.

b) Fundamentos jurídicos de la demanda.

La sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.en su escrito de demanda presentó los siguien-tes argumentos:

1. Con la emisión de la Resolución impugnadase ha violado los artículos 136 y 155 de la De-

cisión 486, pues no se tomó en cuenta quecuando se trata del análisis de registrabilidadde signos farmacéuticos el cuidado debe sermayor en vista de que se involucra la saludhumana.

2. En este caso “no es posible realizar el análi-sis de forma íntegra puesto que si la marcaobjeto del presente debate fuese VIMECZE-TA carecería de objeto el debate de confun-dibilidad”.

3. Entre los signos en conflicto existe confu-sión desde el punto de vista gráfico, fonéticoe ideológico.

4. Desde el punto de vista de la pronunciación“aún con una pronunciación correcta, la voca-lización adecuada, pero a gran velocidad depronunciación, las vocales y las consonantesde tono son las que generan el impacto audi-tivo y al ser escuchadas por los terceros demanera distraída son fuente de un error inevi-table”.

5. Citando las Resoluciones impugnadas ma-nifiesta que las marcas en conflicto están“dirigidas a un cuerpo médico que descono-ce si existen marcas similares a la acredita-da ZELTA. Los médicos no formulan marcascompuestas por la marca y el nombre del la-boratorio que como tal no identificaría el pro-ducto si no el laboratorio y en realidad elproducto se terminaría conociendo por ZETApues el nombre del laboratorio sobraría. Dejaasí recaer la confundibilidad el titular de lamarca VICAR ZETA sobre la marca ya acre-ditada de mi poderdante ZELTA (…)”.

c) Fundamentos jurídicos de la contestacióna la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comer-cio contesta la demanda sosteniendo que:

1. Con la emisión de las Resoluciones impug-nadas “no se ha incurrido en violación de lasnormas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

2. “(…) efectuado el examen en conjunto delas marcas enfrentadas ‘ZELTA’ y ‘VIMECZETA’ no arroja confusión, por cuanto en suconjunto cada uno de los signos se encuen-tra provisto de la suficiente carga diferencia-dora e individualizadora, en tal sentido son


percibidos de diferente manera; así tenemosque la marca ‘ZELTA’ se compone de unasola expresión de cuatro letras y, la marca‘VIMEC ZETA’ se compone de dos expresio-nes con nueve letras”. Además, “la sílabatónica de los signos confrontados están com-puestos por diferentes letras y al ser diferen-te la composición mal puede alegarse con-fundibilidad entre los mismos (…). Finalmen-te los signos tienen una percepción sonora yauditiva completamente diferente”.

3. Por lo tanto, “la expresión ‘VIMEC ZETA’ (…)tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuan-to al efectuar el examen conjuntual de lossignos comparados se tiene que, ambas ex-presiones se hacen suficientemente distinti-vas entre sí y en consecuencia no puedenllevar al público consumidor a confusión, nisobre el producto mismo, ni sobre su proce-dencia empresarial (…)”.

4. Entre los signos en conflicto “existen elemen-tos gráficos, ortográficos y fonéticos biendiferenciadores entre sí (…)”.

5. La expresión VIMEC ZETA “es sintáctico –gramaticalmente diferente a la marca pre-viamente registrada, ZELTA. Así las cosas,aunque las expresiones ZETA y ZELTA com-partan ciertas letras, de ello no podemos in-ferir que los signos en cotejo sean confun-dibles, ya que la expresión VIMEC, conteni-da en el signo solicitado demandado, asícomo la L, contenida en medio de la marcaregistrada son elemento suficientes para des-virtuar la confundibilidad de los signos con-frontados (…)”.

d) Tercero interesado.

La sociedad VICAR FARMACÉUTICA, terce-ro interesado en el proceso, no dio contestacióna la demanda.

CONSIDERANDO:

Que, las normas contenidas en los artículos136 y 155 de la Decisión 486 de la Comisión dela Comunidad Andina, cuya interpretación hasido solicitada, forman parte del ordenamientojurídico de la Comunidad Andina, conforme lodispone el literal c) del artículo 1 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina;

Que, este Tribunal es competente para inter-pretar por vía prejudicial las normas que confor-man el ordenamiento jurídico comunitario, conel fin de asegurar su aplicación uniforme en elterritorio de los Países Miembros, siempre quela solicitud provenga de un Juez Nacional tam-bién con competencia para actuar como JuezComunitario, como lo es, en este caso, el Tribu-nal Consultante, en tanto resulten pertinentespara la resolución del proceso, conforme a loestablecido por el artículo 32 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina (codificado mediante la Decisión472), en concordancia con lo previsto en losartículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal(codificado mediante la Decisión 500);

Que, la presentación de la solicitud de registrocomo marca del signo VIMEC ZETA (denomi-nativa), fue el 4 de octubre de 2007, en vigenciade la Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina, los hechos controvertidos y lasnormas aplicables al caso concreto se encuen-tran dentro de la citada normativa, por lo que, deacuerdo a lo solicitado por el consultante seinterpretará el artículo 136 literal a) de la Deci-sión 486; y, de conformidad con la norma comu-nitaria, de oficio se interpretarán el artículo 134literal a) de la misma Decisión. No se interpre-tará el artículo 155 de la Decisión 486 por no seraplicable al caso concreto; y,

Que, el texto de las normas objeto de la inter-pretación prejudicial es el siguiente:

Decisión 486 de la Comisión de la Comu-nidad Andina

“(…)

Artículo 134.- A efectos de este régimenconstituirá marca cualquier signo que seaapto para distinguir productos o servicios enel mercado. Podrán registrarse como marcaslos signos susceptibles de representacióngráfica. La naturaleza del producto o servicioal cual se ha de aplicar una marca en ningúncaso será obstáculo para su registro.



(…)


Artículo 136.- No podrán registrarse comomarcas aquellos signos cuyo uso en el co-mercio afectara indebidamente un derecho detercero, en particular cuando:


(…)”.

1. La marca y los requisitos para su registro.

El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse ala marca señala: “(…) constituirá marca cual-quier signo que sea apto para distinguir pro-ductos o servicios en el mercado. Podrán re-gistrarse como marcas los signos susceptiblesde representación gráfica. La naturaleza del pro-ducto o servicio al cual se ha de aplicar unamarca en ningún caso será obstáculo para suregistro (…)”. Este artículo tiene un triple conte-nido, da un concepto de marca, indica los requi-sitos que debe reunir un signo para ser registra-do como marca y hace una enumeración ejem-plificativa de los signos registrables.

Con base al concepto del artículo 134 de la De-cisión 486 se define la marca como un bieninmaterial constituido por un signo conformadopor palabras o combinación de palabras, imáge-nes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, mo-nogramas, retratos, etiquetas, emblemas, es-cudos, sonidos, olores, letras, números, colordeterminado por su forma o combinación decolores, forma de los productos, sus envases oenvolturas y otros elementos de soporte, indivi-dual o conjuntamente estructurados que, sus-ceptibles de representación gráfica, sirvan paradistinguir en el mercado productos o servicios, afin de que el consumidor o usuario medio losidentifique, valore, diferencie, seleccione y ad-quiera sin riesgo de confusión o error acerca delorigen o la calidad del producto o servicio. Esteartículo hace una enumeración enunciativa delos signos que pueden constituir marcas, por loque el Tribunal dice que “Esta enumeración cu-bre los signos denominativos, gráficos y mixtos,pero también los tridimensionales, así como lossonoros y olfativos, lo que revela el propósito deextender el alcance de la noción de marca”.

(Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C.Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca:“UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-presamente establecido en la Decisión 344, seencuentra implícitamente contenido en esta de-finición toda vez que, un signo para que puedaser captado y apreciado es necesario que pasea ser una impresión material identificable a finde que, al ser aprehendido por medios sensoria-les y asimilado por la inteligencia, penetre en lamente de los consumidores o usuarios. Sobre laperceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice:“(…) es un acierto del artículo 134 no exigir ex-presamente el requisito de la ‘perceptibilidad’,porque ya está implícito en el propio conceptode marca como bien inmaterial en el principal desus requisitos que es la aptitud distintiva” (Ote-ro Lastres, José Manuel, Régimen de Marcasen la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena(sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p.132).

La susceptibilidad de representación gráfica jun-tamente con la distintividad, constituyen los re-quisitos expresamente exigidos por la normacomunitaria.

La susceptibilidad de representación gráfi-ca, es la aptitud que tiene un signo de ser des-crito o reproducido en palabras, imágenes, fór-mulas u otros soportes, es decir, en algo per-ceptible para ser captado por el público consu-midor.

La distintividad, es la capacidad que tiene unsigno para individualizar, identificar y diferenciaren el mercado los productos o servicios, hacien-do posible que el consumidor o usuario losseleccione. Es considerada como característi-ca esencial que debe reunir todo signo para serregistrado como marca y constituye el presu-puesto indispensable para que ésta cumpla sufunción principal de identificar e indicar el origenempresarial y, en su caso incluso, la calidad delproducto o servicio, sin riesgo de confusión y/oasociación.

En cuanto al requisito de la distintividad, si bieneste artículo con relación a lo que disponía elartículo 81 de la Decisión 344 no hace expresamención a la “suficiente” distintividad, sin em-bargo para efectos de registro del signo, deconformidad con el literal a) del artículo 135 de


la Decisión 486 se exige que “(…) el signo de-berá ser apto para identificar y distinguir en elmercado los productos o servicios producidos ocomercializados por una persona de otros idén-ticos o similares, con el objeto de que el consu-midor o usuario los valore, diferencie y seleccio-ne, sin riesgo de confusión y/o de asociación entorno a su origen empresarial o a su calidad (…)esta exigencia se expresa también a través dela prohibición contemplada en el artículo 135,literal b, de la Decisión en referencia, según lacual no podrán registrarse como marcas lossignos que carezcan de distintividad”. (Proceso205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333,del 25 de abril de 2006, caso “FORMA DE UNABOTA Y SUS SUELAS”).

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “in-trínseca” como una capacidad distintiva “ex-trínseca”, la primera se refiere a la aptitud indi-vidualizadora del signo, mientras que la segun-da se refiere a su no confundibilidad con otrossignos.

La marca salvaguarda tanto el interés de su ti-tular al conferirle un derecho exclusivo sobre elsigno distintivo, como el interés general de losconsumidores o usuarios, garantizándoles el ori-gen y la calidad de los productos o servicios,evitando el riesgo de confusión y/o de asocia-ción, tornando así transparente el mercado.

Es importante advertir que el literal a) del artícu-lo 135 de la Decisión 486, eleva a causal abso-luta de irregistrabilidad la falta de alguno de losrequisitos que se desprenden del artículo 134de la misma normativa, es decir, que un signoes irregistrable si carece de los requisitos dedistintividad, susceptibilidad de representacióngráfica o perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la faltade distintividad está consagrada de manera in-dependiente como causal de nulidad absolutaen el artículo 135 literal b) de la Decisión 486.Se reconoce tanto una capacidad distintiva “in-trínseca” como una capacidad distintiva “extrín-seca”, como ya se indicó.

En consecuencia, el Juez Consultante debe ana-lizar en el presente caso, si el signo VIMECZETA (denominativo), cumple con los requisitosdel artículo 134 de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina, y si no se en-cuentra incurso dentro de las causales de irre-

gistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136de la referida Decisión.

2. Clases de signos. Comparación entre sig-nos denominativos.

Se abordará el tema de los signos denomina-tivos y su comparación, en vista de que el signosolicitado es VIMEC ZETA (denominativo) y elsigno sobre la base del cual se presenta lademanda es ZELTA (denominativo).

Signos denominativos.

Los signos denominativos llamados también no-minales o verbales, utilizan expresiones acústi-cas o fonéticas, formados por una o varias le-tras, palabras o números, individual o conjunta-mente estructurados, que integran un conjuntoo un todo pronunciable y que pueden o no tenersignificado conceptual. Este tipo de signos sesubdividen en: sugestivos que son los que tie-nen una connotación conceptual que evoca cier-tas cualidades o funciones del producto identifi-cado por el signo; y arbitrarios que no manifies-tan conexión alguna entre su significado y lanaturaleza, cualidades y funciones del productoque va a identificar.

Comparación entre signos denominativos.

En la comparación entre signos denominati-vos, el Tribunal ha manifestado que los signosdeben ser observados en conjunto y con la to-talidad de los elementos que lo integran, sindescomponer su unidad fonética y gráfica, te-niendo en cuenta la totalidad de las sílabas yletras que forman los vocablos de las marcasen pugna, sin perjuicio de destacar aquelloselementos dotados de especial eficacia di-ferenciadora, atribuyendo menos valor a los queofrezcan disminuyan dicha función. Para reali-zar esta labor, se considera que el Juez Consul-tante deberá tener presente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas com-paradas cuando la sílaba tónica de las mis-mas ocupa la misma posición y es idéntica omuy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo or-den habla a favor de la semejanza de lasmarcas comparadas porque la sucesión devocales asume una importancia decisiva parafijar la sonoridad de una denominación.


3. En el análisis de las marcas denominati-vas hay que tratar de encontrar la dimensiónmás característica de las denominacionesconfrontadas: la dimensión que con mayorfuerza y profundidad penetra en la mente delconsumidor y determina, por lo mismo, laimpresión general que la denominación va asuscitar en los consumidores.

El examen de los signos es atribución exclusi-va del administrador o juez nacional, en su caso,quienes deben aplicar los criterios elaboradospor la doctrina y recogidos por la jurisprudenciacomunitaria para la comparación de todo tipode marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signoestá compuesto por una palabra y se solicitasu registro, entre los signos ya registrados y elrequerido para registro, puede existir confusióndependiendo de las terminaciones, número devocales, sufijos, prefijos, etc., por no haberelementos diferenciadores en dicha expresión,siempre en el entendido de que los productos acubrirse sean los mismos. Al cotejar dos mar-cas denominativas, el examinador deberá so-meterlas a las reglas para la comparación mar-caria, y prestará especial atención al criterioque señala que a los signos se les observará através de una visión de conjunto, sin fraccionarsus elementos.

3. Irregistrabilidad por identidad o similitudde signos. Riesgo de confusión y/o deasociación. Similitud gráfica, fonética eideológica. Reglas para efectuar el cote-jo marcario.

En virtud de que en el proceso interno se de-bate el posible riesgo de confusión y/o asocia-ción entre los signos en conflicto, se abordaráel tema.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente,precautelar el interés de terceros. En efecto,conforme a lo previsto en el literal a) del referidoartículo 136, no son registrables como marcaslos signos que, en el uso comercial, afectenindebidamente los derechos de terceros, espe-cialmente cuando sean idénticos o se asemejena una marca anteriormente solicitada para re-gistro o registrada para los mismos servicios oproductos, o para productos o servicios res-

pecto de los cuales el uso de la marca puedacausar un riesgo de confusión y/o de asocia-ción.

Los signos distintivos en el mercado se expo-nen a diversos factores de riesgo; la doctrinatradicionalmente se ha referido a dos clases deriesgos: al de confusión y al de asociación. Ac-tualmente, la lista se ha extendido y se hanclasificado otros tipos de riesgos, con el obje-tivo de protegerlos según su grado de notorie-dad.



El riesgo de asociación es la posibilidad deque el consumidor, que aunque diferencie lasmarcas en conflicto y el origen empresarialdel producto, al adquirirlo piense que el pro-ductor de dicho producto y otra empresa tie-nen una relación o vinculación económica”.(Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, mar-ca: SHERATON).

En este sentido, el Tribunal considera que no esnecesario que el signo solicitado para registroinduzca a error a los consumidores, sino que essuficiente la existencia del riesgo de confusióny/o de asociación, tanto con relación al signocomo respecto a los productos o servicios queamparan, para que se configure la irregistra-bilidad, de donde resulta que el hecho de quelos signos en cuestión amparen productos oservicios que pertenezcan a diferentes clases,no garantiza por sí la ausencia de riesgo deconfusión y/o asociación, toda vez que dentrode los productos o servicios contemplados endiferentes clases puede darse conexión com-petitiva y en consecuencia, producir riesgo deconfusión y/o de asociación y como tal consti-tuirse en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión enmateria marcaria, se refiere a la falta de clari-dad para poder elegir un bien de otro, a la que


puedan ser inducidos los consumidores por noexistir en el signo la capacidad suficiente paraser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicadoen la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de2004, marca: DIUSED JEANS).

Hay riesgo de confusión cuando el consumidoro usuario medio no distingue en el mercado elorigen empresarial del producto o servicio iden-tificado por un signo de modo que pudiera atri-buir, por la falsa apreciación de la realidad, ados productos o servicios que se le ofrecen unorigen empresarial común al extremo que, siexiste identidad o semejanza entre el signopendiente de registro y la marca registrada o unsigno previamente solicitado para registro, sur-giría el riesgo de que el consumidor o usuariorelacione y confunda aquel signo con esta mar-ca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de con-fusión será necesario verificar si existe identi-dad o semejanza entre los signos en disputa,tanto entre sí como en relación con los produc-tos o servicios distinguidos por ellos, y conside-rar la situación de los consumidores o usuarios,la cual variará en función de los productos oservicios de que se trate, independientementede la clase a la que pertenezcan dichos produc-tos o servicios.

Con base a jurisprudencia emitida por este Tri-bunal, los supuestos que pueden dar lugar alriesgo de confusión entre varios signos y entrelos productos o servicios que cada una de ellosampara, serían los siguientes: (i) que existaidentidad entre los signos en disputa y tambiénentre los productos o servicios distinguidos porellos; (ii) o identidad entre los signos y seme-janza entre los productos o servicios; (iii) o se-mejanza entre los signos e identidad entre losproductos y servicios; (iv) o semejanza entreaquellos y también semejanza entre éstos.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejan-za’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanzapresupone que entre los objetos que se compa-ran existen elementos comunes pero coexis-tiendo con otros aparentemente diferenciado-res, produciéndose por tanto la confundibilidad.En cambio, entre marcas o signos idénticos, sesupone que nos encontramos ante lo mismo,sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891,de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).

El Tribunal observa que la determinación delriesgo de confusión y/o de asociación corres-ponde a una decisión del funcionario adminis-trativo o, en su caso, del juzgador, con base aprincipios y reglas que la doctrina y la jurispru-dencia han sugerido a los efectos de precisar elgrado de confundibilidad, la que va del extremode identidad al de semejanza.

En ese sentido, se busca evitar que el consumi-dor asocie el origen de un producto o servicio aotro de origen empresarial distinto, ya que conla sola posibilidad del surgimiento de dicho ries-go de asociación, los empresarios se benefi-ciarían sobre la base de la actividad ajena.

Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribu-nal, también, ha sentado los siguientes crite-rios: “El primero, la confusión visual, la cual ra-dica en poner de manifiesto los aspectos orto-gráficos, los meramente gráficos y los de forma.El segundo, la confusión auditiva, en donde jue-ga un papel determinante, la percepción sonoraque pueda tener el consumidor respecto de ladenominación aunque en algunos casos vistasdesde una perspectiva gráfica sean diferen-tes, auditivamente la idea es de la misma deno-minación o marca. El tercer y último criterio, esla confusión ideológica, que conlleva a la perso-na a relacionar el signo o denominación con elcontenido o significado real del mismo, o mejor,en este punto no se tiene en cuenta los aspec-tos materiales o auditivos, sino que se atiende ala comprensión, o al significado que contiene laexpresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Pro-ceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendoreferencia al Proceso 13-IP-97, publicado en laG.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, mar-ca: DERMALEX).

En consecuencia el Tribunal, con base en ladoctrina, ha señalado que para valorar la simili-tud marcaria y el riesgo de confusión es nece-sario considerar, los siguientes tipos de simili-tud:

La similitud ortográfica se presenta por lacoincidencia de letras en los segmentos a com-pararse, toda vez que el orden de tales letras,su longitud, o la identidad de sus raíces o termi-naciones, pudieran aumentar el riesgo de confu-sión.

La similitud fonética se da entre signos que alser pronunciados tienen un sonido similar. La


determinación de tal similitud depende, entreotros elementos, de la identidad en la sílabatónica o de la coincidencia en las raíces o termi-naciones. Sin embargo, deben tomarse en cuen-ta las particularidades de cada caso, pues lapercepción por los consumidores de las letrasque integran los signos, al ser pronunciadas,variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica se produce entre sig-nos que evocan la misma o similar idea, quederiva del mismo contenido o parecido concep-tual de los signos. Por tanto, cuando los signosrepresentan o evocan una misma cosa, caracte-rística o idea, se estaría impidiendo al consumi-dor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo marcario.

A objeto de facilitar a la Autoridad NacionalCompetente el estudio sobre la supuesta con-fusión entre los signos en conflicto, es necesa-rio tomar en cuenta los criterios elaborados porlos tratadistas Carlos Fernández-Novoa y PedroBreuer Moreno que han sido recogidos de ma-nera reiterada por la jurisprudencia de este Tri-bunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de con-junto despertada por los signos, es decir quedebe examinarse la totalidad de los elemen-tos que integran a cada uno de ellos, sin des-componer, y menos aún alterar, su unidadfonética y gráfica, ya que “debe evitarse portodos los medios la disección de las denomi-naciones comparadas, en sus diversos ele-mentos integrantes”. (Fernández-Novoa, Car-los. Fundamentos de Derecho de Marcas,Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcasdeben ser examinadas en forma sucesiva yno simultánea, de tal manera que en la com-paración de los signos confrontados debepredominar el método de cotejo sucesivo,excluyendo el análisis simultáneo, en aten-ción a que éste último no lo realiza el consu-midor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejan-zas y no las diferencias que existan entre lossignos, ya que la similitud generada entreellos se desprende de los elementos seme-jantes o de la semejante disposición de los

mismos, y no de los elementos distintos queaparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocar-se en el lugar del consumidor presunto, to-mando en cuenta la naturaleza de los pro-ductos o servicios identificados por los sig-nos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tra-tado de Marcas de Fábrica y de Comercio,Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, esnecesario determinar los diferentes modos enque pueden asemejarse los signos en disputa eidentificar la posible existencia o no de similitudo identidad, entre los signos en conflicto. Ade-más se recomienda al consultante la importan-cia de determinar la posible existencia o no deuna confusión ideológica.

4. Marcas farmacéuticas.

En virtud de que los signos en conflicto distin-guen productos de la Clase 5, el Tribunal consi-dera oportuno referirse al tema de las marcasfarmacéuticas.

Para establecer el riesgo de confusión, la com-paración y el análisis que debe realizar la Auto-ridad Nacional Competente, en el caso de regis-tro de un signo como marca que ampare pro-ductos farmacéuticos, deberá ser mucho másriguroso, toda vez que estos productos estándestinados a proteger la salud de los consumi-dores. Este riguroso examen, de acuerdo a loseñalado por el Tribunal, tiene su razón de serpor “las peligrosas consecuencias que puedeacarrear para la salud una eventual confusiónque llegare a producirse en el momento de ad-quirir un determinado producto farmacéutico,dado que la ingestión errónea de éste puedeproducir efectos nocivos y hasta fatales”. (Pro-ceso Nº 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C.Nº 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROM-TUSSIN).

Asimismo, el Tribunal ha manifestado que enlos casos de “marcas farmacéuticas el examende confundibilidad debe tener un estudio y aná-lisis más prolijo evitando el registro de mar-cas cuya denominación tenga estrecha simi-litud, para evitar precisamente, que el consumi-dor solicite un producto confundiéndose conotro, lo que en determinadas circunstancias pue-


den causar un daño irreparable a la salud hu-mana, más aún considerando que en muchosestablecimientos, aún medicamentos de deli-cado uso, son expendidos sin receta médica ycon el solo consejo del farmacéutico de turno”.(Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C.Nº 578, de 27 de junio de 2000, marca: AMOXI-FARMA).

En virtud de lo anteriormente expuesto,


CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizarsi el signo VIMEC ZETA (denominativo), cum-ple con los requisitos de registrabilidad estable-cidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina y si no seencuentra incurso dentro de las causales deirregistrabilidad previstas en los artículos 135 y136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Al cotejar marcas denominativas, elexaminador deberá someterlas a las reglas parala comparación marcaria descritas en la presen-te interpretación prejudicial, y prestará especialatención al criterio que señala que a los signosse les observará a través de una visión de con-junto, sin fraccionar sus elementos.

TERCERO: No son registrables como marcaslos signos cuyo uso en el comercio afectara elderecho de un tercero y que, en relación conéste, el signo que se pretenda registrar, seaidéntico o se asemeje a una marca ya registra-da o a un signo anteriormente solicitado pararegistro, para los mismos productos o servicios,o para productos o servicios respecto de loscuales el uso de la marca pueda inducir al pú-blico a error, de donde resulta que no es ne-cesario que el signo solicitado para registroinduzca a confusión a los consumidores sinoque es suficiente la existencia del riesgo deconfusión y/o de asociación para que se confi-gure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y,en su caso, al Juzgador determinar el riesgo deconfusión y/o de asociación con base a princi-pios y reglas elaborados por la doctrina y lajurisprudencia señalados en la presente inter-pretación prejudicial y que se refieren básica-

mente a la identidad o a la semejanza que pu-dieran existir entre los signos y entre los pro-ductos y/o servicios que estos amparan.

QUINTO: En las marcas farmacéuticas el exa-men de confundibilidad debe ser objeto de unestudio y análisis más prolijo evitando el regis-tro de marcas cuya denominación tenga estre-cha similitud, para evitar precisamente, que elconsumidor solicite un producto confundiéndo-se con otro, lo que en determinadas circunstan-cias puede causar un daño irreparable a la saludhumana, más aún considerando que en muchosestablecimientos, aún medicamentos de delica-do uso, son expendidos sin receta médica y conel solo consejo del farmacéutico de turno.

El Consejo de Estado de la República de Co-lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera, deberá adoptar la presenteinterpretación prejudicial cuando dicte senten-cia dentro del proceso interno Nº 2009-00001,de conformidad con lo dispuesto por el artículo35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justi-cia de la Comunidad Andina, así como dar cum-plimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafotercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presenteinterpretación a la Secretaría General de la Co-munidad Andina para su publicación en la Gace-ta Oficial del Acuerdo de Cartagena.









PROCESO 14-IP-2012

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literales a) y b), y 136literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la

Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada porla Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2008-00263. Actor: COMPUTEC S.A.Marca: DATARIESGO (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito a los diez y ocho díasdel mes de abril del año dos mil doce, procede aresolver la solicitud de Interpretación Prejudicialformulada por la Sección Primera del Consejode Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial ysus anexos cumplen con los requisitos com-prendidos en el artículo 125 del Estatuto delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina,así como con las exigencias del artículo 33 delTratado de Creación, por lo que su admisión atrámite fue considerada procedente en el autoemitido el 14 de marzo de 2012.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con funda-mento en la documenta-ción allegada estima pro-cedente destacar comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

II. LAS PARTES.

Demandante: COMPUTEC S.A.

Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SU-PERINTENDENCIA DE INDUS-TRIA Y COMERCIO.

Tercero Interesado: DATARIESGO S.A.

III. DATOS RELEVANTES

A. HECHOS

Entre los principales hechos, algunos recogidosde los narrados en la demanda y otros de lasolicitud de interpretación prejudicial y de los

antecedentes administrativos de los actos acu-sados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad DATARIESGO LTDA., solicitóel 27 de julio de 2005 el registro como marcadel signo mixto DATARIESGO, para ampararlos siguientes servicios de la clase 35 de laClasificación Internacional de Niza: publici-dad y gestión de negocios comerciales, ad-ministración comercial, trabajos de oficina,servicios de información financiera.

2. Una vez publicado el extracto en la Gacetade Propiedad Industrial Nº 556 de 30 de sep-tiembre de 2005, la sociedad COMPUTECS.A., presentó oposición con base en lossiguientes signos distintivos:

3. La Jefe de la División de Signos Distintivosde la Superintendencia de Industria y Comer-cio, mediante Resolución N° 23662 de 31 dejulio de 2007, resolvió declarar infundada laoposición presentada y conceder el registrosolicitado.

4. La sociedad COMPUTEC S.A., presentó re-curso de reposición y en subsidio de ape-lación contra el anterior acto administrativo.

5. La Jefe de la División de Signos Distintivos,mediante Resolución No. 35820 de 30 deoctubre de 2007, resolvió el recurso de repo-sición, confirmando el acto administrativo yconcediendo el recurso de apelación.

6. El Superintendente Delegado para la Propie-dad Industrial de la Superintendencia de In-dustria y Comercio, mediante Resolución No.


45010 de 28 de diciembre de 2007, resolvió elrecurso de apelación confirmando el acto im-pugnado.

7. La sociedad COMPUTEC S.A. presentó de-manda de nulidad ante el Consejo de Estadode la República de Colombia.

8. La Sección Primera del Consejo de Estadosolicitó interpretación prejudicial al Tribunalde Justicia de la Comunidad Andina.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENI-DOS EN LA DEMANDA.

La demandante soporta la acción en los siguien-tes argumentos:

1. Manifiesta, que los signos en conflicto sonconfundibles desde el punto de vista concep-tual.

2. Sostiene, que los signos en conflicto evocanla siguiente idea: servicios de información deriesgos crediticios y financieros.

3. Agrega, que los signos en conflicto puedengenerar confusión indirecta en el público con-sumidor.

4. Argumenta, que la Superintendencia no debiótratar la partícula DATA como de uso comúny no debió excluirla del cotejo marcario.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

1. Por parte de la Superintendencia de In-dustria y Comercio.

• Argumenta, que los signos en conflicto noson confundibles en los aspectos visual,gramatical, fonético e ideológico. El ele-mento gráfico del signo solicitado le otor-ga distintividad.

• Sostiene, que la partícula DATA es de usocomún y no puede ser apropiada por nin-gún empresario.

• Manifiesta, que no se hará ningún examende conexión competitiva, ya que no existeriesgo de confusión o asociación.

2. Por parte de la tercera interesada en lasresultas del proceso.

El Consejo de Estado no remitió la contesta-ción de la demanda por parte de la tercerainteresada.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

El juez consultante no determinó las normas ainterpretar. Afirmó que la parte actora invocócomo norma infringida el artículo 136 literal a)de la Decisión 486.

En consecuencia, de oficio, el Tribunal interpre-tará los artículos 134 literales a) y b), y 136literal a), de la Decisión 486 de la Comisión dela Comunidad Andina.

A continuación, se inserta el texto de las nor-mas a ser interpretadas:

DECISIÓN 486

(…)

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marcacualquier signo que sea apto para distinguirproductos o servicios en el mercado. Podránregistrarse como marcas los signos suscep-tibles de representación gráfica. La naturale-za del producto o servicio al cual se ha deaplicar una marca en ningún caso será obs-táculo para su registro.



b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos,logotipos, monogramas, retratos, etique-tas, emblemas y escudos;”

(…)

Artículo 136

“No podrán registrarse como marcas aquellossignos cuyo uso en el comercio afectara in-debidamente un derecho de tercero, en parti-cular cuando:


(…)


(…)”.

VI. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual se analizaránlos siguientes aspectos:

A. Concepto de marca. Requisitos para el regis-tro de las marcas.

B. La irregistrabilidad de signos por identidad osimilitud. Riesgo de confusión y/o de asocia-ción. Las reglas para el cotejo de los signosdistintivos.

C. Comparación entre signos mixtos.

D. Comparación entre signos mixtos y deno-minativos.

E. Partículas de uso común utilizadas en la con-formación de signos marcarios. La marca dé-bil.

F. Signos evocativos.

G. La conexión competitiva.

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARAEL REGISTRO DE LAS MARCAS.

En el procedimiento administrativo interno seresolvió conceder el registro del signo mixtoDATARIESGO. Por tal motivo, es pertinente re-ferirse al concepto de marca y los requisitospara su registro.

1. Requisitos para el registro de las marcas.

Antes de establecer los requisitos para el regis-tro de las marcas, es pertinente referirse alconcepto de marca y sus funciones.

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina, ofrece una defini-

ción general de marca: “(...) cualquier signo quesea apto para distinguir productos o serviciosen el mercado”.

De conformidad con la anterior definición norma-tiva, se podría decir que la marca es un bieninmaterial que permite identificar o distinguir losdiversos productos y servicios que se ofertan enel mercado.

La marca cumple diversas funciones en el mer-cado, a saber:

• Diferencia los productos o servicios que seofertan.

• Es indicadora de la procedencia empresarial.

• Indica la calidad del producto o servicio queidentifica.

• Concentra el goodwill del titular de la marca.

• Sirve de medio para publicitar los productos oservicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,ha tratado el tema de las funciones de la marcade la siguiente manera:

“Las marcas como medio de protección alconsumidor, cumplen varias funciones (dis-tintiva, de identificación de origen de los bie-nes y servicios, de garantía de calidad, fun-ción publicitaria, competitiva, etc.). De ellasy, para el tema a que se refiere este punto, ladestacable es la función distintiva, que per-mite al consumidor identificar los productos oservicios de una empresa de los de otras.Las restantes funciones, se ha dicho, se en-cuentran subordinadas a la capacidad distin-tiva del signo, pues sin ésta no existiría elsigno marcario”. (Proceso 04-IP-95. Interpre-tación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997.Caso: “GRANOLAJET”).

Respecto de la función publicitaria ha dicho losiguiente:

“Estas precisiones permiten determinar quela marca cumple un papel esencial como esel de ser informativa, respecto a la proceden-cia del producto o del servicio al que repre-


senta, función publicitaria que es percibidapor el público y los medios comerciales, pu-diéndose no obstante causar engaño o con-fusión por falsas apreciaciones respecto delos productos o servicios protegidos”. (Proce-so 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de28 de julio de 2004, publicada en la GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de06 de septiembre de 2004. Marca: “GRÁFICABOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DEN-TRO DE UN ESCUDO”). 1

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina, en siete litera-les consagra una enumeración no taxativa delos signos que son aptos para obtener el regis-tro marcario; establece que pueden constituirmarcas, entre otros: las palabras o combina-ción de palabras; las imágenes, figuras, símbo-los, gráficos, logotipos, monogramas, retratos,etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos yolores; las letras y números; un color que seencuentre delimitado por una forma, o una com-binación de varios colores; la forma de produc-tos, envases o envolturas; o cualquier combina-ción de los signos o medios indicados anterior-mente.

Según el Régimen Común de Propiedad Indus-trial contenido en la citada Decisión, los requisi-tos para el registro de marcas son: distintividady susceptibilidad de representación gráfica.

A pesar de no mencionarse de manera expre-sa el requisito de la perceptibilidad, es impor-tante destacar que éste es un elemento queforma parte de la esencia de la marca.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifes-tado lo siguiente:

“La perceptibilidad, precisamente, hace refe-rencia a todo elemento, signo o indicaciónque pueda ser captado por los sentidos paraque, por medio de éstos, la marca penetre enla mente del público, el cual la asimila confacilidad. Por cuanto para la percepción sen-

sorial o externa de los signos se utiliza enforma más general el sentido de la vista, hanvenido caracterizándose preferentementeaquellos elementos que hagan referencia auna denominación, a un conjunto de pala-bras, a una figura, a un dibujo, o a un conjun-to de dibujos”. (Proceso 132-IP-2004. Inter-pretación Prejudicial de 26 de octubre del2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuer-do de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembrede 2004. Marca: “DIADICON”).

En relación con los dos requisitos previstos enla norma, se tiene:

• La distintividad.

La distintividad es la capacidad intrínsecaque debe tener el signo para distinguir unosproductos o servicios de otros. El carácterdistintivo de la marca le permite al consumi-dor realizar la elección de los bienes y servi-cios que desea adquirir; también permite altitular de la marca diferenciar sus productosy servicios de otros similares que se ofertanen el mercado.

• La susceptibilidad de representación grá-fica.

Es la posibilidad de que el signo a registrarcomo marca sea descrito mediante palabras,gráficos, signos, colores, figuras etc., de talmanera que sus componentes puedan serapreciados por quien lo observe. Esta carac-terística es importante para la publicación delas solicitudes de registro en los medios ofi-ciales.

En conclusión, para que un signo sea regis-trado como marca debe ser distintivo y sus-ceptible de representación gráfica, de confor-midad con el artículo 134 de la Decisión 486;asimismo, debe ser perceptible, ya que, comose mencionó, dicho requisito se encuentraimplícito en la noción de marca.

Es importante advertir que el literal a) del artícu-lo 135 de la Decisión 486, eleva a causal abso-luta de irregistrabilidad la falta de alguno de losrequisitos que se desprenden del artículo 134de la misma normativa, es decir, que un signoes absolutamente irregistrable si carece dedistintividad, de susceptibilidad de representa-ción gráfica o de perceptibilidad.

1 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado envarias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidaspor el Tribunal. Entre estas se puede destacar la emiti-da en el proceso 15-IP-2003. MARCA: TMOBIL. Inter-pretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publica-da en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°916, de 2 de abril de 2003


Asimismo, se debe tener en cuenta que la faltade distintividad está consagrada de manera in-dependiente como causal de nulidad absolutaen el artículo 135, literal b). La distintividad tieneun doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, me-diante la cual se determina la capacidad quedebe tener el signo para distinguir productos oservicios en el mercado. Y 2) distintividad ex-trínseca, por la cual se determina la capacidaddel signo para diferenciarse de otros signos enel mercado.

El Tribunal al respecto de este tema ha expre-sado:

“El registro de un signo como marca se en-cuentra expresamente condicionado al hechode que éste sea distintivo y susceptible derepresentación gráfica. De conformidad conel artículo 135 literal b) de la Decisión 486, laaptitud distintiva es uno de sus elementosconstitutivos, como requisito esencial parasu registro, según el cual no podrán ser re-gistrados como marcas los signos que ‘ca-rezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, setranscriben criterios del Tribunal de JusticiaEuropeo: ‘En la jurisprudencia europea sedestaca que el carácter distintivo de una mar-ca ha de apreciarse, por una parte, en rela-ción con los productos o servicios para losque se ha solicitado el registro y, por otra, enrelación con la percepción del público al queva dirigida, y que está formado por el consu-midor de dichos productos o servicios’; que‘no es necesario que la marca permita que elpúblico al que va dirigida identifique al fabri-cante del producto o al prestador del servicio,transmitiéndole una indicación concreta desu identidad’, pues ‘la función esencial de lamarca consiste en garantizar al consumidoro al usuario último el origen del producto odel servicio designado por la marca’ (Senten-cia del Tribunal de Justicia de las Comunida-des Europeas del 7 de febrero de 2002, asun-to T-88/00); y que cuando los productos de-signados en la solicitud de registro van desti-nados a los consumidores en general, “sesupone que el público correspondiente es unconsumidor medio normalmente informado yrazonablemente atento y perspicaz. No obs-tante, ha de tenerse en cuenta la circunstan-cia de que el consumidor medio debe confiar

en la imagen imperfecta que conserva en lamemoria. Procede, igualmente, tomar en con-sideración el hecho de que el nivel de aten-ción del consumidor medio puede variar enfunción de la categoría de productos contem-plada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justi-cia de las Comunidades Europeas del 25 deseptiembre de 2002, asunto T-136/00). Pro-ceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de sep-tiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual.Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.(Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudi-cial de 01 de abril de 2009, publicada en laGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV CO-LOMBIA + GRÁFICO”.).

El Juez Consultante debe proceder a analizar,en primer lugar, si la marca a registrar cumplecon los requisitos mencionados, para luego,determinar si el signo no está inmerso en algu-na de las causales de irregistrabilidad señala-das en los artículos 135 y 136 de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS PORIDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CON-FUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS RE-GLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DIS-TINTIVOS.

En el procedimiento administrativo interno seargumentó que el signo mixto DATARIESGO esconfundible con las marcas mixtas y denomina-tivas DATACRÉDITO. Por tal motivo, es perti-nente referirse a la irregistrabilidad de signospor identidad o similitud y a las reglas para elcotejo de signos distintivos.

1. Irregistrabilidad de signos por identidado similitud.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina, con-sagra una causal de irregistrabilidad relaciona-da específicamente con el requisito de distin-tividad. Establece, que no son registrables sig-nos que sean idénticos o se asemejen a unamarca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, en relación con losmismos productos o servicios, o para productoso servicios respecto de los cuales el uso de lamarca pueda causar un riesgo de confusión y/ode asociación.


Los signos distintivos en el mercado se expo-nen a diversos factores de riesgo; la doctrinatradicionalmente se ha referido a dos clases: alde confusión y/o de asociación. Actualmente, lalista se ha extendido y se han clasificado otrostipos de riesgos, con el objetivo de proteger lossignos distintivos según su grado de notorie-dad. 2



El riesgo de asociación es la posibilidad deque el consumidor, que aunque diferencie lasmarcas en conflicto y el origen empresarial

del producto, al adquirirlo piense que el pro-ductor de dicho producto y otra empresa tie-nen una relación o vinculación económica”.(Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicialde 2 de julio de 2008, publicada en la GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no esregistrable un signo confundible, ya que no po-see fuerza distintiva; de permitirse su registrose estaría atentando contra el interés del titularde la marca anteriormente registrada, así comoel de los consumidores. Dicha prohibición, con-tribuye a que el mercado de productos y servi-cios se desarrolle con transparencia y, tienecomo efecto, que el consumidor no incurra enerror al realizar la elección de los productos oservicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Com-petente debe observar y establecer si entre lossignos en conflicto existe identidad o semejan-za, para determinar luego, si esto es capaz degenerar confusión y/o asociación entre los con-sumidores. De la conclusión a que se arribe,dependerá la registrabilidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse des-de diferentes ámbitos:

La similitud ortográfica. Se da por la seme-janza de las letras entre los signos a comparar-se. La sucesión de vocales, la longitud de lapalabra o palabras, el número de sílabas, lasraíces o las terminaciones iguales, pueden in-crementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coinciden-cia en las raíces o terminaciones, y cuando lasílaba tónica en las denominaciones compara-das es idéntica o muy difícil de distinguir. Sinembargo, se debe tener en cuenta las particula-ridades de cada caso, para determinar una posi-ble confusión.

La similitud ideológica. Se configura entresignos que evocan una idea idéntica o seme-jante.

2. Reglas para el cotejo entre signos distin-tivos.

La Autoridad Nacional competente, deberá pro-ceder al cotejo de los signos en conflicto, apli-cando para ello los siguientes parámetros:

2 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOSSIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNAECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

“La realidad económica demostraba que muchasmarcas poseen una imagen atractiva que puedeser empleada en la promoción de productos oservicios distintos. La creación de esta imagen noes casual, sino que obedece a una estrategia demarketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.Los riesgos a los que se ven expuestos estossignos son: dilución del valor atractivo de la mar-ca, uso parasitario de las representaciones positi-vas que condensa el signo, utilización de la marcapara productos o servicios distintos de forma quepueda dañarse las asociaciones positivas que lamarca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidostradicionalmente por el sistema de marcas, sólo elprimero (dilución del valor atractivo de la marca)era merecedor de una protección ampliada. Paraello la marca debía revestir determinadas caracte-rísticas, entre las cuales, era relevante la implan-tación del signo en prácticamente la totalidad delpúblico de los consumidores. Se cuestionó enton-ces si sólo este tipo de marcas debían mereceruna protección contra los otros riesgos señala-dos. La conclusión a la que se llegó fue que elfundamento común a estos riesgos, no era tanto lagran implantación que goza el signo en el tráficoeconómico, sino la reputación que condensa lamarca, de la cual se hace un uso parasitario o setrata de dañar negativamente. Surgen entonces lostérminos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta repu-tación’ para definir a este nuevo tipo de signo quecondensa una elevada reputación y prestigio quelo hace merecedor de una protección más allá dela regla de la especialidad”.


• La comparación, debe efectuarse sin des-componer los elementos que conforman elconjunto marcario, es decir, cada signo debeanalizarse con una visión de conjunto, tenien-do en cuenta su unidad ortográfica, auditiva eideológica.

• En la comparación, se debe emplear el méto-do del cotejo sucesivo, es decir, se debeanalizar un signo y después el otro. No esprocedente realizar un análisis simultáneo,ya que el consumidor no observa al mismotiempo las marcas, sino que lo hace en dife-rentes momentos.

• Se debe enfatizar en las semejanzas y no enlas diferencias, ya que en estas últimas esdonde se percibe el riesgo de confusión y/ode asociación.

• Al realizar la comparación, es importante tra-tar de colocarse en el lugar del presuntocomprador, pues un elemento importantepara el examinador, es determinar cómo elproducto o servicio es captado por el públicoconsumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adopta-dos por el Tribunal en numerosas Interpretacio-nes Prejudiciales, entre los cuales, podemosdestacar: Proceso 58-IP-2006. InterpretaciónPrejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca:“GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficialdel Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 dejulio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpreta-ción Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca:“DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuer-do de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de2006.

C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS.

En el proceso interno se debe proceder a lacomparación del signo mixto DATARIESGO conlas marcas mixtas DATACRÉDITO. Por tal mo-tivo, es necesario abordar el tema de la compa-ración entre signos mixtos.

El signo mixto se conforma por un elementodenominativo y uno gráfico; el primero se com-pone de una o más palabras que forman un to-do pronunciable, dotado o no de un significadoconceptual y, el segundo, contiene trazos defi-nidos o dibujos que son percibidos a través de lavista. Los dibujos pueden adoptar gran canti-

dad de variantes y llamarse de diferentes for-mas: emblemas 3, logotipos 4, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo delsigno mixto suele ser el preponderante, ya quelas palabras causan gran impacto en la mentedel consumidor, quien habitualmente solicita elproducto o servicio a través de la palabra o de-nominación contenida en el conjunto marcario.Sin embargo, de conformidad con las particula-ridades de cada caso, puede suceder que elelemento predominante sea el elemento gráfico,que por su tamaño, color, diseño y otras carac-terísticas, pueda causar mayor impacto en elconsumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes considera-ciones al respecto:

“La marca mixta es una unidad, en la cual seha solicitado el registro del elemento nomi-nativo como el gráfico, como uno solo. Cuan-do se otorga el registro de la marca mixta sela protege en su integridad y no a sus ele-mentos por separado”. (Proceso 55-IP-2002,publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002,diseño industrial: BURBUJA videos 2000).Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doc-trina se ha inclinado a considerar que, engeneral, el elemento denominativo de la mar-ca mixta suele ser el más característico o de-terminante, teniendo en cuenta la fuerza ex-presiva propia de las palabras, las que pordefinición son pronunciables, lo que no obstapara que en algunos casos se le reconozcaprioridad al elemento gráfico, teniendo en cuen-ta su tamaño, color y colocación, que en unmomento dado pueden ser definitivos. El ele-mento gráfico suele ser de mayor importan-cia cuando es figurativo o evocador de con-ceptos, que cuando consiste simplemente enun dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, In-

3 “El emblema es una variante, una especie de dibujo,El emblema representa gráficamente cualquier ser uobjeto, y desde luego puede ser registrado comomarca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”,Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Bue-nos Aires Argentina, 2010.

4 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los nego-cios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivoformado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de unaempresa, conmemoración, marca o producto. (…)”.DICCIONARIO DE LA REAL ACADÉMIA DE LA LEN-GUA, 22ª. edición. 2001.


terpretación prejudicial publicado en GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudi-cial de 17 de noviembre de 2004, publicadaen la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

El Juez Consultante, deberá determinar el ele-mento característico de los signos mixtos y,posteriormente, proceder al cotejo de los signosen conflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixtoes el gráfico, en principio, no habría riesgo deconfusión. Si por el contrario en los dos es elelemento denominativo, el cotejo deberá reali-zarse de conformidad con las siguientes reglaspara el cotejo de signos denominativos:

• Se debe analizar, cada signo en su conjunto,es decir, sin descomponer su unidad foné-tica. Sin embargo, es importante tener encuenta las sílabas o letras que poseen unafunción diferenciadora en el conjunto, ya queesto ayudaría a entender cómo el signo espercibido en el mercado.

• Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica delos signos a comparar, ya que si ocupa lamisma posición, es idéntica o muy difícil dedistinguir, la semejanza entre los signos po-dría ser evidente.

• Se debe observar, el orden de las vocales, yaque esto indica la sonoridad de la denomina-ción.

• Se debe determinar, el elemento que impac-ta de una manera más fuerte en la mente delconsumidor, ya que esto mostraría cómo escaptada la marca en el mercado.

En este orden de ideas, el Juez Consultante,aplicando el anterior criterio, debe establecer elriesgo de confusión que pudiera existir entre elsigno mixto DATARIESGO y las marcas mixtasDATACRÉDITO.

D. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXOS YDENOMINATIVOS.

En el proceso interno se debe proceder a lacomparación entre el signo mixto DATARIES-GO y la marca denominativa DATACRÉDITO.

Por tal motivo, es necesario abordar el tema dela comparación entre signos mixtos y denomi-nativos.

Las marcas denominativas se conforman poruna o más letras, números y palabras que for-man un todo pronunciable, dotado o no de signi-ficado conceptual; las palabras pueden prove-nir del idioma español o de uno extranjero, comode la inventiva de su creador, es decir, de lafantasía; cabe indicar que la denominación per-mite al consumidor solicitar el producto o servi-cio a través de la palabra que impacta y per-manece en la mente del consumidor.

El Juez Consultante, deberá determinar el ele-mento característico del signo mixto solicitadoa registro y, posteriormente, proceder al cotejode los signos en conflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixtoes el gráfico, en principio, no habría riesgo deconfusión. Si por el contrario es el elementodenominativo, el cotejo deberá realizarse de con-formidad con las reglas para la comparaciónentre signos denominativos.

En este orden de ideas, el Juez Consultante,aplicando el anterior criterio, debe establecer elriesgo de confusión que pudiera existir entre elsigno mixto DATARIESGO y el denominativoDATACRÉDITO.

E. PARTÍCULAS DE USO COMÚN UTILIZA-DAS EN LA CONFORMACIÓN DE SIGNOSMARCARIOS. LA MARCA DÉBIL.

La Superintendencia de Industria y Comerciosostuvo que la partícula DATA es de uso co-mún, y no puede ser apropiada por ningún em-presario. Por lo tanto, el Tribunal abordará eltema de las partículas de uso común utilizadasen la conformación de signos marcarios.

La falta de distintividad puede ser ocasionadapor razones inherentes al signo en sí mismo, esdecir, circunstancias que se desprenden de larelación existente entre éste y los productos oservicios que aspira designar, tal como sucedeen el caso de los signos de uso común.

Las expresiones de uso común hacen referen-cia a aquellas designaciones que usualmentese utilizan en un país para referirse a un produc-to o servicio. Para determinar si una expresión o


partícula es de uso común, se debe analizar ellenguaje que utiliza el público consumidor parareferirse a un determinado producto o servicio.Estas expresiones de uso común, al igual quelas genéricas, no pueden ser apropiadas porningún empresario y, en consecuencia, no pue-den ser registradas como marcas de maneraexclusiva. Si las partículas de uso común secombinan con otras que le otorguen distintividadal conjunto marcario, sí se puede proceder a suregistro.

En este último caso, el titular de dicha marca nopuede impedir que las expresiones de uso co-mún puedan ser utilizadas por los otros empre-sarios. Esto quiere decir que su marca es débilporque tiene una fuerza limitada de oposición,ya que las partículas de uso común se debenexcluir del cotejo marcario. 5

El Juez Consultante al realizar el análisis deregistrabilidad de los signos en conflicto, enprimer lugar, debe determinar si tienen partícu-las de uso común para la clase 35 de la Clasifi-cación Internacional de Niza y, en segundo lu-gar, debe realizar la comparación excluyendodichas partículas de uso común.

F. SIGNOS EVOCATIVOS.

La demandante argumentó que los signos enconflicto evocan la siguiente idea: servicios deinformación de riesgos crediticios y financie-ros. Por tal motivo, es necesario referirse a lossignos evocativos.

Lo primero que se advierte, es que un signotiene capacidad evocativa si uno de sus elemen-tos así lo es. Es decir, si éste está compuestopor palabras, prefijos, sufijos, raíces o termina-ciones evocativas, dicho signo adquiere el cita-do carácter.

El signo evocativo, es el que sugiere en el con-sumidor o en el usuario ciertas características,cualidades o efectos del producto o servicio,exigiéndole hacer uso de la imaginación y delentendimiento para relacionar aquel con esteobjeto; las marcas evocativas no se refieren demanera directa a una característica o cualidaddel producto, haciendo necesario que el consu-midor, para llegar a comprender qué es el pro-ducto o servicio, deba realizar un proceso de-ductivo y usar su imaginación, ya que, única-mente tiene una idea leve otorgada por el mis-mo.

Este cumple la función distintiva de la marca y,por lo tanto, es registrable. Sin embargo, entremayor sea la proximidad del signo evocativo conel producto o servicio que se pretende regis-trar, podrá ser considerado como un signo mar-cadamente débil y, en consecuencia, su titulartendría que soportar el registro de signos que enalgún grado se asemejen a su signo distintivo.Esto se da, en el caso de signos evocativosque contengan elementos genéricos, descrip-tivos o de uso común. Si bien, estos elementosotorgan capacidad evocativa al signo, tambiénlo tornan especialmente débil, ya que su titularno puede impedir que terceros utilicen dichoselementos.

Cosa distinta ocurre cuando el signo evocati-vo es de fantasía y no hay una fuerte proximi-dad con el producto o servicio que se pretendedistinguir. En este evento, el consumidor ten-drá que hacer una deducción no evidente y, porlo tanto, la capacidad distintiva del signo esmarcadamente fuerte.

El Tribunal en anteriores Interpretaciones hacitado doctrina pertinente sobre el tema. 6 Acontinuación se transcribirá lo pertinente:

“Es también la jurisprudencia alemana la quemás ha elaborado este concepto, de contor-nos poco nítidos por cuanto se vincula tantocon el carácter fuerte o débilmente distintivodel signo marcario como con su disponibili-dad.

En efecto, se trata de dos cosas distintas: enun caso, un vocablo o elemento marcario

5 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

“El titular de una marca con un elemento de usocomún sabe que tendrá que coexistir con las mar-cas anteriores, y con las que se han de solicitar enel futuro. Y sabe también que siempre existirá entrelas marcas así configuradas el parecido que sederiva, necesariamente, de las partículas coparti-cipadas insusceptibles de privilegio marcario. Estonecesariamente tendrá efectos sobre el criterio quese aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho queesos elementos de uso común son marcariamentedébiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MAR-CAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argenti-na, 2010. Pág. 215.

6 Dicha doctrina fue citada en la Interpretación Prejudicialde 15 de diciembre de 1996. expedida dentro del pro-ceso 4-IP-95.


cualquiera es ‘débil’ por cuanto es fuerte-mente evocativo del producto; se trata de unacualidad intrínseca del signo marcario que lodebilita para oponerse a otros signos quetambién se aproximan bastante al signo ge-nérico, de utilización libre (Freizeichen). Enel otro, el signo puede ser distintivo en sí, esdecir no guardar relación alguna con el pro-ducto a designar, pero haberse tornado banalpor el crecido número de registros marcariosque lo contienen; no se trata de una cualidadintrínseca del signo, sino de su posición rela-tiva en ese universo de signos que constituyeel Registro (...).

(…)

a) La ‘marca débil’ por razón del signo esco-gido. Acabamos de ver que, en general,mientras más se aproxime un signo mar-cario al signo de utilización libre, menorfuerza tendrá para impedir que otros haganlo propio, es decir escojan signos vecinostambién al libre uso, y en consecuenciatambién parecidos a la marca de referen-cia.

La presencia de una locución genérica nomonopolizable resta fuerza al conjunto enque aparece; nadie, en efecto, puede mono-polizar una raíz genérica, debiendo tolerarque otras marcas la incluyan, aunque podránexigir que las desinencias u otros componen-tes del conjunto marcario sirvan para distin-guirlo claramente del otro.

Así, las marcas evocativas son débiles, y enparticular las de especialidades medicinales,donde es frecuente que la raíz, la desinenciao ambos elementos de la marca evoquen elproducto a distinguir o sus propiedades (...)”.

En consecuencia, el Juez Consultante deberáestablecer si el signo DATARIESGO es evoca-tivo y, de esta manera, continuar con el res-pectivo análisis de registrabilidad.

G. LA CONEXIÓN COMPETITIVA.

El signo solicitado para registro ampara servi-cios de la clase 35 de la Clasificación Interna-cional de Niza, mientras que algunos de los opo-sitores amparan productos de la clase 9 y servi-cios de la clase 36. Por tal motivo, es perti-nente tratar el tema de la conexión competitiva.

En este escenario es preciso que la corte con-sultante matice la regla de la especialidad 7 y,en consecuencia, analice el grado de vincula-ción o relación competitiva de los productos yservicios que amparan los signos en conflicto,para que de esta forma se pueda establecer laposibilidad de error en el público consumidor.

Para lo anterior, el consultante deberá analizarla naturaleza o uso de los productos y serviciosidentificados por las marcas, ya que la solapertenencia de varios productos y servicios auna misma clase de nomenclátor no demuestrasu semejanza, así como la ubicación de losproductos y servicios en clases distintas, tam-poco prueba que sean diferentes.

En relación con lo mencionado, el Tribunal haestablecido algunos de los siguientes criterios yfactores de análisis para definir la conexión com-petitiva entre los productos, que también pue-den ser utilizados para servicios:

“a) La inclusión de los productos en una mis-ma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuan-do se limita el registro a uno o varios de losproductos de una clase del nomenclátor, per-diendo su valor al producirse el registro paratoda la clase. En el caso de la limitación, laprueba para demostrar que entre los produc-tos que constan en dicha clase no son simi-lares o no guardan similitud para impedir elregistro, corresponde a quien alega.

7 Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente enrelación con el principio de especialidad:

“Del principio de especialidad se desprende quebajo una misma o similar denominación puedenrecaer derechos autónomos de marcas pertene-cientes a distintos titulares, siempre que distinganproductos o servicios diferentes.

En la comparación entre los productos y servicioscorrespondientes, el consultante deberá tomar encuenta su identificación en las solicitudes de re-gistro y su ubicación en el nomenclátor; además,podrá acudir a los criterios elaborados por la doc-trina para establecer si existe o no conexión com-petitiva entre ellos. A objeto de precisar si se tratade productos o servicios semejantes, respecto delos cuales el uso del signo pueda inducir al públi-co a error, será necesario que los criterios deconexión, de ser aplicables, concurran en formaclara y en grado suficiente, toda vez que ningunode ellos bastará, por sí solo, para la consecucióndel citado propósito.”. (Proceso 148-IP-2005. In-terpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005,publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena N° 1271, de 2 de diciembre de 2005).


b) Canales de comercialización: Hay lugaresde comercialización o expendio de productosque influyen escasamente para que puedaproducirse su conexión competitiva, como seríael caso de las grandes cadenas o tiendas osupermercados en los cuales se distribuyetoda clase de bienes y pasa desapercibidopara el consumidor la similitud de un produc-to con otro. En cambio, se daría tal conexióncompetitiva, en tiendas o almacenes espe-cializados en la venta de determinados bie-nes. Igual confusión se daría en pequeñossitios de expendio donde marcas similarespueden ser confundidas cuando los produc-tos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los me-dios de comercialización o distribución tie-nen relación con los medios de difusión delos productos. Si los mismos productos sedifunden por la publicidad general- radio te-levisión y prensa-, presumiblemente se pre-sentaría una conexión competitiva, o los pro-ductos serían competitivamente conexos. Porotro lado, si la difusión es restringida por me-dio de revistas especializadas, comunicacióndirecta, boletines, mensajes telefónicos, etc.,la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos:Cierta relación entre los productos puedecrear una conexión competitiva. En efecto,no es lo mismo vender en una misma tiendacocinas y refrigeradoras, que vender en otrahelados y muebles; en consecuencia, esarelación entre los productos comercializadostambién influye en la asociación que el con-sumidor haga del origen empresarial de losproductos relacionados, lo que eventualmen-te puede llevarlo a confusión en caso de queesa similitud sea tal que el consumidor me-dio de dichos productos asuma que provie-nen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de produc-tos: Los productos que comúnmente se pue-dan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puer-ta y chapa) pueden dar lugar a confusiónrespecto al origen empresarial, ya que el pú-blico consumidor supondría que los dos pro-ductos son del mismo empresario. La comple-mentariedad entre los productos debe enten-derse en forma directa, es decir, que el usode un producto puede suponer el uso necesa-rio del otro, o que sin un producto no puede

utilizarse el otro o su utilización no sería lade su última finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese aque puedan encontrarse en diferentes clasesy cumplir distintas funciones o finalidades, sitienen similares características, existe la po-sibilidad de que se origine el riesgo de confu-sión al estar identificados por marcas tam-bién similares o idénticas (por ejemplo: me-dias de deporte y medias de vestir”. (Proceso114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIO-NAL. Interpretación Prejudicial de 19 de no-viembre de 2003, publicada en Gaceta Oficialdel Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 deenero de 2004).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse comomarca si reúne los requisitos dedistintividad y susceptibilidad derepresentación gráfica y, además,si el signo no está incurso en nin-guna de las causales de irregis-trabilidad señaladas en los artícu-los 135 y 136 de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad An-dina. La distintividad del signo pre-supone su perceptibilidad por cual-quiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entredos signos distintivos, la autoridadnacional que corresponda deberáproceder al cotejo de los signos enconflicto, para luego determinar siexiste o no riesgo de confusión y/ode asociación, acorde con las re-glas establecidas en la presenteprovidencia.

Se debe tener en cuenta, que bas-ta con la posibilidad de riesgo deconfusión y/o de asociación paraque opere la prohibición de regis-tro.

La similitud ortográfica se da por lasemejanza de las letras entre lossignos a compararse. La sucesiónde vocales, la longitud de la pala-


bra o palabras, el número de síla-bas, las raíces o las terminacionesiguales, pueden incrementar la con-fusión.

TERCERO: El Juez Consultante debe estable-cer el riesgo de confusión y/o aso-ciación que pudiera existir entre elsigno mixto DATARIESGO y lasmarcas mixtas DATACRÉDITO,aplicando los criterios adoptadosen la presente providencia.

CUARTO: El Juez Consultante, debe estable-cer el riesgo de confusión y/o deasociación que pudiera existir en-tre el signo mixto DATARIESGO yel denominativo DATACRÉDITO,aplicando los criterios adoptadospor este Tribunal para la compara-ción entre esta clase de signos.

QUINTO: El Juez Consultante al realizar elanálisis de registrabilidad de lossignos en conflicto, en primer lu-gar, debe determinar si tienen par-tículas de uso común para la clase35 de la Clasificación Internacionalde Niza y, en segundo lugar, deberealizar la comparación excluyen-do dichas partículas de uso común.

SEXTO: El Juez Consultante deberá esta-blecer si el signo DATARIESGO(mixto) es evocativo y, de estamanera, continuar con el respecti-vo análisis de registrabilidad.

SÉPTIMO: Como los signos en conflicto am-paran productos y servicios de cla-ses diferentes, es preciso que lacorte consultante matice la reglade la especialidad y, en conse-cuencia, analice el grado de vincu-lación o relación competitiva de los

productos y servicios que ampa-ran los signos en conflicto, paraque de esta forma se pueda esta-blecer la posibilidad de error en elpúblico consumidor, de conformi-dad con los criterios plasmados enla presente providencia.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 2008-00263, debe adoptar la presente interpretación.Asimismo, debe dar cumplimiento a las pres-cripciones contenidas en el párrafo tercero delartículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante co-pia certificada y remítase copia a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina, para su publi-cación en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena.









PROCESO 21-IP-2012

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literales a), d) y e), 84 y96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de laDisposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la SegundaSala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito,

República del Ecuador. Actor: Compañía PRODUCTORA INDUSTRIAL TÉCNICA(PRINTESCA) S.A. Marca: “FISCHER Y DISEÑO (MIXTA)”. Expediente

Interno N° 17.129-2008-L.Y.M.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a losdieciocho (18) días del mes de abril del año dosmil doce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicialformulada por la Segunda Sala del Tribunal de loContencioso Administrativo de la ciudad de Qui-to, República del Ecuador.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicialy de sus anexos se desprende que las exigen-cias contempladas en el artículo 33 del Tratadode Creación del Tribunal y los requisitos previs-tos en el artículo 125 de su Estatuto fueroncumplidos, por lo que su admisión a trámite fueconsiderada procedente por auto de cuatro (4)de abril de 2012.

1. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documen-tación adjuntada, estima procedente destacar,como antecedentes del proceso interno que diolugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1.1. Las partes

La parte demandante es: la compañía PRO-DUCTORA INDUSTRIAL TÉCNICA (PRINTES-CA) S.A.

La parte demandada la constituye: MINIS-TRO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIA-LIZACIÓN Y PESCA, PRESIDENTE DEL INSTI-TUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD IN-TELECTUAL; DIRECTOR NACIONAL DE PRO-PIEDAD INDUSTRIAL; Y, PROCURADOR GE-NERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DELECUADOR.

El Tercero Interesado es: la compañía FISCHER-WERKE ARTUR FISCHER GMBH & CO. KG.

1.2. Actos demandados

La compañía PRODUCTORA INDUSTRIAL TÉC-NICA (PRINTESCA) S.A. plantea en la vía con-tenciosa administrativa que se declare la nuli-dad del registro de la marca “FISCHER Y DI-SEÑO (MIXTA)”, título No. 4711 de 26 de julio de2000, para proteger especialmente elementosde sujeción de plástico, en particular: tarugos yaccesorios para los mismos, tales como torni-llos especiales, collares para cables y tubos deplásticos; y, demás productos comprendidos enla clase internacional 20, concedido a favor dela Compañía FISCHERWERKE ARTUR FISCHERGMBH & CO. KG.

1.3. Hechos relevantes

a) Los hechos:

- La compañía PRODUCTORA INDUSTRIALTÉCNICA (PRINTESCA) S.A. es titular de lamarca “FISCHER”, registro No. 883 de 19 dejulio de 1979 para proteger: “Elementos defijaciones para paredes de concreto y/o blo-ques de concreto, como tacos de anclaje,para tornillos, pernos, cáncamos, abrazade-ras para sujetación de cables eléctricos”.

- El 8 de octubre de 1999, la compañía FIS-CHERWERKE ARTUR FISCHER GMBH &CO. KG. solicitó el registro del signo “FISCHERY DISEÑO (MIXTA)”, para distinguir especial-mente elementos de sujeción de plástico, enparticular: tarugos y accesorios para los mis-mos, tales como tornillos especiales, colla-res para cables y tubos de plásticos; y, de-más productos comprendidos en la clase in-ternacional 20. No obra en el expediente ad-


ministrativo que se hayan presentado obser-vaciones a la solicitud de registro.

- El 26 de julio de 2000, la Dirección Nacionalde Propiedad Industrial concedió el registrodel signo solicitado a favor de la compañíaFISCHERWERKE ARTUR FISCHER GMBH& CO. KG. mediante el título de registro No.4711-00 DNPI.

- El 17 de marzo de 2008, la compañía PRO-DUCTORA INDUSTRIAL TÉCNICA (PRIN-TESCA) S.A. presentó demanda de nulidaden contra del registro de la marca “FISCHERY DISEÑO (MIXTA)”.

b) Fundamentos de derecho contenidos enla demanda

La compañía PRODUCTORA INDUSTRIAL TÉC-NICA (PRINTESCA) S.A., en su escrito de de-manda expresa, en lo principal, los siguientesargumentos:

- “La Dirección Nacional de Propiedad Indus-trial (…) al momento de realizar el examen deregistrabilidad de la marca denominada FIS-CHER Y DISEÑO (MIXTA), Título No. 4711de fecha 26 de julio de 2000 para protegerproductos comprendidos en la clase interna-cional 20, por tanto, tenía la obligación legalde verificar la existencia de registros anterio-res idénticos o similares previamente regis-trados por terceros titulares; sin embargo, esevidente que la Autoridad Administrativa notuvo presente la existencia del Título de re-gistro de la marca ‘FISCHER’, (…) de TITU-LARIDAD de mí (sic) representada (…)”.

- “(…) lo único que ha hecho el titular del Re-gistro del cual estoy solicitando su nulidad,es indebidamente reproducir la marca de mí(sic) representada; y apropiarse indebidamen-te de la marca de titularidad de mí (sic) repre-sentada (…) para beneficiarse del prestigio ybuen sello de calidad que tienen los produc-tos identificados con la marca de mí (sic) re-presentada en el mercado de su especiali-dad”.

- “La marca ‘FISCHER’ de titularidad exclusivade mí (sic) representada y la marca imitada‘FISCHER Y DISEÑO (MIXTA)’, indebidamen-te concedida a FISCHERWERKE ARTURFISCHER GMBH & CO. KG., son IDÉNTI-CAS, y para proteger los mismos productoscomprendidos en clases estrechamente rela-cionadas (…)”.

- “(…) resulta inconcebible, la ligereza con laque actuó el funcionario de turno en repre-sentación de la Oficina de Propiedad Indus-trial (…), tanto más dado la existencia de pre-cedentes jurisprudenciales administrativosde la propia Dirección Nacional de PropiedadIndustrial del IEPI (…) que negó en variasocasiones tal registro, por no cumplir losrequerimientos legales para que sea proce-dente su registro por existir una marca pre-viamente registrada, y que por su semejanzae identidad produciría confusión y engaño alpúblico consumidor”.

c) Contestaciones a la demanda

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de laPropiedad Intelectual (IEPI), en su contesta-ción a la demanda expresa lo siguiente:

- “Niego, pura, simple y llanamente los funda-mentos de hecho y derecho de la demanda”.

- “Alego expresamente la legitimidad del actoadministrativo impugnado”.

- “Improcedencia de la demanda por carecerde fundamento legal las pretensiones de laparte actora”.

- “Impugno desde ahora la prueba que llegarea presentar el actor (…)”.

- “Legalidad y total validez de la Resolucióndictada (…)”.

- “Se reproduzca todo lo que de autos me fuerefavorable (…)”.

El Director de Asesoría del Ministerio deIndustrias y Competitividad y Delegado delProcurador General del Estado, señala domi-cilio judicial para recibir las notificaciones.

El Director Nacional de Patrocinio, delega-do del Procurador General del Estado, en sucontestación a la demanda expresa lo siguien-te:

- “Que notificaciones que me correspondan lasrecibiré en la casilla judicial No. 1.200”.

d) Tercero interesado

La compañía FISCHERWERKE ARTUR FISCHERGMBH & CO. KG., considerada Tercero Intere-sado dentro del proceso, señala domicilio judi-cial.

CONSIDERANDO:


1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

Que, de conformidad con la disposición previstaen el artículo 1, literal c), del Tratado de Crea-ción del Tribunal, las normas cuya interpreta-ción se solicita forman parte del ordenamientojurídico de la Comunidad Andina;

Que, al tenor de la disposición señalada en elartículo 32 del Tratado de Creación del Tribu-nal, en correspondencia con lo establecido enlos artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribu-nal es competente para interpretar por vía pre-judicial las normas que integran el ordenamien-to jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fueadmitida a trámite por auto de 4 de abril de2012.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencio-so Administrativo de la ciudad de Quito, Repú-blica del Ecuador, ha solicitado la interpretaciónprejudicial de los artículos 134 primer párrafo,135, 159, 172 y 273 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina.

Sin embargo, el Tribunal considera que procedela interpretación de los artículos correspondien-tes a la Decisión 344 de la Comisión del Acuer-do de Cartagena, por haber constatado, en losdocumentos aparejados al expediente, que lasolicitud relativa al registro del signo “FISCHERY DISEÑO (MIXTA)”, fue presentada el 8 deoctubre de 1999, en vigencia de la Decisión 344mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva delartículo 34 del Tratado de Creación del Tribunaly 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunaldeberá limitarse a precisar el contenido y alcan-ce de las normas que conforman el ordenamien-to jurídico de la Comunidad Andina, referidas alcaso concreto”, y que al ser estas disposicio-nes imperativas, que atribuyen al Tribunal Co-munitario la facultad de interpretar de oficio lasnormas del ordenamiento jurídico comunitarioque estime aplicables al caso concreto, se in-terpretará de oficio los artículos 81, 83 literal a)y 96 de la Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena y la Disposición Transi-toria Primera de la Decisión 486 de la Comisión

de la Comunidad Andina, por ser pertinentes alpresente caso.

Se interpretará, asimismo, los literales d) y e)del artículo 83 y 84 de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena ya que enlos antecedentes administrativos se alega quela marca “FISCHER”, de propiedad de la com-pañía PRODUCTORA INDUSTRIAL TÉCNICA(PRINTESCA) S.A. es notoria.

En consecuencia, los textos de las normas aser interpretadas son los siguientes:

DECISIÓN 486

“DISPOSICIÓN TRANSITORIA

PRIMERA: Todo derecho de propiedad in-dustrial válidamente concedido de conformi-dad con la legislación comunitaria anterior ala presente Decisión, se regirá por las dispo-siciones aplicables en la fecha de su otorga-miento, salvo en lo que se refiere a los pla-zos de vigencia, en cuyo caso los derechosde propiedad industrial preexistentes se ade-cuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones,licencias, renovaciones y prórrogas se apli-carán las normas contenidas en esta Deci-sión.

Para el caso de los procedimientos en trámi-te, la presente Decisión regirá en las etapasque aún no se hubieren cumplido a la fechade su entrada en vigencia.

(…)”.

DECISIÓN 344

(…)

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRODE MARCAS

“Artículo 81.- Podrán registrarse como mar-cas los signos que sean perceptibles, sufi-cientemente distintivos y susceptibles de re-presentación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comer-


cializados por una persona de los productoso servicios idénticos o similares de otra per-sona.

Artículo 83. Asimismo, no podrán registrar-se como marcas aquellos signos que, enrelación con derechos de terceros, presentenalgunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir alpúblico a error;

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación,la traducción o la transcripción, total oparcial de un signo distintivo notoriamenteconocido en el país en el que solicita elregistro o en el comercio subregional, ointernacional sujeto a reciprocidad, por lossectores interesados y que pertenezca aun tercero. Dicha prohibición será aplica-ble, con independencia de la clase, tantoen los casos en los que el uso del signo sedestine a los mismos productos o servi-cios amparados por la marca notoriamenteconocida, como en aquellos en los que eluso se destine a productos o serviciosdistintos.

Esta disposición no será aplicable cuandoel peticionario sea el legítimo titular de lamarca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producirconfusión con una marca notoriamente co-nocida, independientemente de la clase delos productos o servicios para los cualesse solicite el registro.

Esta disposición no será aplicable cuandoel peticionario sea el legítimo titular de lamarca notoriamente conocida;

(…)

Artículo 84.- Para determinar si una marcaes notoriamente conocida, se tendrá en cuen-ta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre elpúblico consumidor como signo distintivode los productos o servicios para los quefue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión yde la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso cons-tante;

d) El análisis de producción y mercadeo delos productos que distingue la marca.

(…)

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

(...)

Artículo 96.- Vencido el plazo establecidoen el artículo 93 sin que se hubieren presen-tado observaciones, la oficina nacional com-petente procederá a realizar el examen deregistrabilidad y a otorgar o denegar el regis-tro de la marca. Este techo será comunicadoal interesante mediante resolución debida-mente motivada.

(…)”.

3. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMU-NITARIO: TEMAS A DESARROLLAR:

El Tribunal procede a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual analizará as-pectos relacionados con:

- La norma comunitaria en el tiempo;- Concepto de marca y elementos constitu-

tivos;- Clases de signos: comparación entre signos

denominativos y mixtos;- Impedimentos para el registro de un signo

como marca: La identidad y la semejanza;- Riesgo de Confusión: directa e indirecta;- Reglas para realizar el cotejo marcario;- La marca notoria y su prueba. Confusión con

la marca notoria;- Conexión competitiva;- Examen de registrabilidad y debida motiva-

ción. Autonomía de la Oficina Nacional Com-petente para tomar sus decisiones.


3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEM-PO.

Acerca del tránsito legislativo y la definición dela ley aplicable es pertinente señalar que, por logeneral, una nueva norma al ser expedida regu-lará los hechos que se produzcan a partir de suvigencia; es decir, que la ley rige para lo venide-ro según lo establece el principio de irretroacti-vidad. Pero, es claro que no constituye aplica-ción retroactiva de la ley, el hecho de que unanorma posterior se utilice para regular los efec-tos futuros de una situación planteada bajo elimperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con elfin de garantizar el respeto a las exigencias deseguridad jurídica, en los casos de tránsito le-gislativo ha diferenciado los aspectos de carác-ter sustancial de aquellos de naturaleza proce-sal contenidos en las normas, para señalar demanera reiterada que la norma comunitaria decarácter sustancial no es retroactiva, pues elprincipio de irretroactividad establece que alexpedirse una nueva norma, ésta regulará, porlo general, los hechos que se produzcan a partirde su vigencia, por lo que no afectará derechosconsolidados en época anterior a su entrada envigor. La norma de carácter sustancial o mate-rial no tiene efecto retroactivo, a menos que porexcepción se le haya conferido tal calidad; esteprincipio constituye una garantía de estabilidadde los derechos adquiridos.

Con el mismo sentido y finalidad este Tribunalha manifestado:

“Un derecho de propiedad industrial válida-mente concedido es un derecho adquirido yen razón de la seguridad jurídica, una normaposterior no debe modificar una situación ju-rídica anterior”. 1

Por ello, en el ámbito de la propiedad industrialy de conformidad con la Disposición TransitoriaPrimera de la Decisión 486, y en razón de laultra actividad de la ley, la norma anterior, aun-que derogada, continúa regulando los hechosocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que

quiere decir que la eficacia de la ley derogadacontinúa hacia el futuro para regular situacionesjurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo suimperio, aunque los efectos de tal situacióncomo lo relacionado con el uso, goce, obligacio-nes, licencias, renovación o prórrogas y plazosde vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter proce-sal se caracterizan por tener efecto generalinmediato, es decir, que su aplicación procedeexclusivamente sobre los hechos producidosposteriormente a su entrada en vigencia, rigien-do las etapas de procedimiento que se inicien apartir de ese momento.

En efecto, el conjunto de criterios que se expo-nen respecto del tema conocido como “tránsitolegislativo” o también como “aplicación de la leycomunitaria en el tiempo” ha sido objeto de pro-fundo análisis por el Tribunal, especialmente porrazón de las frecuentes modificaciones y actua-lizaciones legislativas que han operado en elcampo de la Propiedad Industrial. Tales criterioshan sido reiterados en numerosas sentencias,entre otras las dictadas dentro de los procesos78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP-2003. Para elcaso, se reitera que:

“(…) toda circunstancia jurídica en que debaser aplicada una norma comunitaria, será re-gulada por la que se encuentre vigente almomento de haber sido planteada dicha cir-cunstancia, bajo los parámetros por aquelladisciplinados. Sin embargo, y salvo previsiónexpresa, no constituye aplicación retroactivacuando la norma sustancial posterior debeser aplicada inmediatamente para regular losefectos futuros de una situación nacida bajoel imperio de una norma anterior. En ese ca-so, la norma comunitaria posterior viene a re-conocer todo derecho de propiedad indus-trial válidamente otorgado de conformidad conuna normativa anterior (…)”.

“(...) la norma sustancial que se encontrarevigente al momento de presentarse la solici-tud de registro de un signo como marca, serála aplicable para resolver sobre la concesióno denegatoria del mismo; y, en caso de im-pugnación —tanto en sede administrativa co-mo judicial— de la resolución interna que ex-prese la voluntad de la Oficina Nacional Com-petente sobre la registrabilidad del signo,será aplicable para juzgar sobre su legalidad,

1 Proceso Nº 114-IP 2003. Sentencia de 19 de noviem-bre de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuer-do de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004.Marca: “EBEL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CO-MUNIDAD ANDINA.


la misma norma sustancial del ordenamientocomunitario que se encontraba vigente almomento de haber sido solicitado el registromarcario (…). (Proceso N° 28-IP-95, caso“CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332,del 30 de marzo de 1998)”. 2

De acuerdo con lo anteriormente anotado, si lanorma sustancial vigente para la fecha de lasolicitud de registro de un signo como marcaha sido derogada y reemplazada por otra en elcurso del procedimiento correspondiente, aque-lla norma será la aplicable para determinar si seencuentran cumplidos o no los requisitos quese exigen para el registro del mismo.

Por otro lado, las etapas procesales que ya ha-yan sido cumplidas y agotadas a la fecha deentrada en vigencia de la nueva norma no seafectarán por las nuevas regulaciones de talcarácter. A contrario sensu, las nuevas regula-ciones de carácter procesal tendrán aplicacióninmediata respecto de las etapas del trámiteadministrativo pendientes de realizar.

En conclusión, tomando en cuenta que la soli-citud relativa al registro del signo “FISCHER YDISEÑO (MIXTA)”, fue presentada el 8 de octu-bre de 1999, en vigencia de la Decisión 344 dela Comisión del Acuerdo de Cartagena, y queesta disposición comunitaria contenía las nor-mas que fijaban lo concerniente a los requisi-tos para el registro de las marcas, así como lascausales de irregistrabilidad de los signos, es laque debe ser aplicada al asunto bajo examen.

3.2. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOSCONSTITUTIVOS.

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena define lo que debeentenderse como marca. De acuerdo a estadefinición legal, este Órgano Jurisdiccional hainterpretado que la marca constituye un bieninmaterial representado por un signo que, per-ceptible a través de medios sensoriales y sus-ceptible de representación gráfica, sirve paraidentificar y distinguir en el mercado los produc-tos o servicios producidos o comercializados

por una persona de otros idénticos o similares,a fin de que el consumidor o usuario medio losvalore, diferencie, identifique y seleccione, sinriesgo de confusión o error acerca del origen ola calidad del producto o servicio correspon-diente.

Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradasocasiones acerca de los requisitos que los sig-nos deben satisfacer para ser registrados co-mo marcas, éstos son:

- Perceptibilidad,- Distintividad y,- Susceptibilidad de representación gráfica.

a) Perceptibilidad

Siendo la marca un bien inmaterial, para quepueda ser captado por uno de los sentidos (vis-ta, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensa-ble su materialización o exteriorización por me-dio de elementos que transformen lo inmaterialo abstracto en algo identificable por aquellos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referen-cia a todo elemento, signo o indicación quepueda ser captado por los sentidos para que,por medio de éstos, la marca penetre en lamente del público, y éste la asimile con facili-dad. Por cuanto para la percepción sensorial oexterna de los signos se utiliza en forma másgeneral el sentido de la vista, han venido carac-terizándose preferentemente aquellos elemen-tos que hacen referencia a una denominación, aun conjunto de palabras, a una figura, a un di-bujo, o a un conjunto de dibujos.

b) Distintividad

El artículo 81 se refiere también a la distintivi-dad, considerada característica y función pri-migenia que debe reunir todo signo para sersusceptible de registro como marca; lleva implí-cita la necesaria posibilidad de identificar y dis-tinguir unos productos o unos servicios de otros,haciendo viable de esa manera la diferencia-ción por parte del consumidor. Será entoncesdistintivo el signo cuando por sí solo sirva paradiferenciar un producto o un servicio, sin que seconfunda con él o con sus características esen-ciales o primordiales.

La distintividad tiene un doble aspecto: 1) dis-tintividad intrínseca, mediante la cual se deter-

2 Proceso Nº 39-IP-2003. Sentencia de 9 de julio de2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena Nº 965, de 8 agosto 2003. Marca: “& MIX-TA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD AN-DINA.


mina la capacidad que debe tener el signo paradistinguir productos o servicios en el mercado;y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cualse determina la capacidad del signo de diferen-ciarse de otros signos en el mercado.

c) Susceptibilidad de representación gráfi-ca

La susceptibilidad de representación gráfica con-siste en expresiones manifestadas a través depalabras, gráficos, signos mixtos, colores, figu-ras etc., de tal manera que los componentes delsigno puedan ser apreciados en el mercado deproductos.

El signo tiene que ser expresado en forma ma-terial para que el consumidor, a través de lossentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. Latraslación del signo del campo imaginativo desu creador hacia la realidad comercial, puededarse, como ha sido expresado, por medio de lautilización de los elementos referidos en el pá-rrafo anterior.

3.3. CLASES DE MARCAS. Comparación entresignos denominativos y mixtos.

La doctrina ha reconocido varias clases de mar-cas, como las denominativas, las gráficas y lasmixtas, en atención a la estructura del signo.

En este contexto, tomando en cuenta que lossignos en controversia son “FISCHER” (deno-minativo) y “FISCHER Y DISEÑO (MIXTA)”, elTribunal considera conveniente examinar lo con-cerniente a las marcas denominativas y mix-tas, por corresponder a las clases de los signosen conflicto.

Las marcas denominativas, llamadas tambiénnominales o verbales, utilizan expresiones acús-ticas o fonéticas, formadas por una o variasletras, palabras o números, individual o conjun-tamente estructurados, que integran un conjun-to o un todo pronunciable, que puede o no tenersignificado conceptual. Este tipo de marcas sesubdividen en: sugestivas que son las que tie-nen una connotación conceptual que evoca cier-tas cualidades o funciones del producto identifi-cado por la marca; y, arbitrarias que no mani-fiestan conexión alguna entre su significado y lanaturaleza, cualidades y funciones del productoque va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su con-junto, producen en el consumidor una idea so-bre la marca que le permite diferenciarla de lasotras existentes en el mercado.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios,elaborados en torno a la comparación de mar-cas denominativas, los que han sido recogidosen varios pronunciamientos del Tribunal, comoen el emitido en el Proceso 01-IP-2005, marca:“LOREX”, publicado en la G.O.A.C. No. 1185 de12 de abril de 2005:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjun-to o sintética, operando con la totalidad delos elementos integrantes, sin descomponersu unidad fonética y gráfica en fonemas ovoces parciales, teniendo en cuenta, por lotanto, en el juicio comparativo la totalidad delas sílabas y letras que forman los vocablosde las marcas en pugna, sin perjuicio dedestacar aquellos elementos dotados de es-pecial eficacia caracterizante, atribuyendomenos valor a los que ofrezcan atenuadafunción diferenciadora.”

“(...) han de considerarse semejantes las mar-cas comparadas cuando la sílaba tónica delas mismas ocupa la misma posición y esidéntica o muy difícil de distinguir.”

“(...) la sucesión de las vocales en el mismoorden habla a favor de la semejanza de lasmarcas comparadas porque la sucesión devocales asume una importancia decisiva parafijar la sonoridad de una denominación.”

“(...) en el análisis de las marcas denominativashay que tratar de encontrar la dimensión máscaracterística de las denominaciones con-frontadas: la dimensión que con mayor fuer-za y profundidad penetra en la mente delconsumidor y determina, por lo mismo, laimpresión general que la denominación va asuscitar en los consumidores.” 3

En el supuesto de solicitarse el registro comomarca de un signo denominativo, caso que hayade juzgarse sobre el riesgo de confusión dedicho signo con una marca denominativa com-

3 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DELDERECHO DE MARCAS“. Editorial Montecorvo S.A. Es-paña 1984. Págs. 199 y SS.


puesta previamente registrada, habrá de exa-minarse especialmente la relevancia y distintivi-dad de los vocablos que formen parte de aquelsigno y no de esta marca, resultando que nohabrá riesgo de confusión “cuando los voca-blos añadidos a los coincidentes están dotadosde la suficiente carga semántica que permitauna eficacia particularizadora que conduzca aidentificar el origen empresarial evitando de estemodo que el consumidor pueda caer en error”. 4

En consecuencia, “De existir un nuevo vocabloen el segundo signo que pueda claramente lo-grar que las semejanzas entre los otros térmi-nos queden diluidas, el signo sería suficiente-mente distintivo para ser registrado”. 5

Las marcas mixtas se componen de un ele-mento denominativo (una o varias palabras) y unelemento gráfico (una o varias imágenes). Lacombinación de estos elementos, al ser apre-ciados en su conjunto, produce en el consumi-dor una idea sobre la marca que le permitediferenciarla de las demás existentes en el mer-cado.

La jurisprudencia indica: “La marca mixta esuna unidad, en la cual se ha solicitado el regis-tro del elemento nominativo como el gráfico,como uno solo. Cuando se otorga el registro dela marca mixta se la protege en su integridad yno a sus elementos por separado”. 6

El Juez Consultante, al realizar la comparaciónentre marcas denominativas y mixtas debe iden-tificar, como ha sido dicho, cuál de los elemen-tos prevalece y tiene mayor influencia en lamente del consumidor, si el denominativo o elgráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especia-lizada, “en el análisis de una marca mixta hayque esforzarse por encontrar la dimensión máscaracterística de la misma: la dimensión que

con mayor fuerza y profundidad penetra en lamente del consumidor; y que, por lo mismo,determina la impresión general que la marcamixta va a suscitar en los consumidores”. 7

En consecuencia, si en la marca comparadapredomina el elemento verbal, debe procederseal cotejo de los signos aplicando las reglas quepara ese propósito ha establecido la doctrina yexpresadas anteriormente; y, si por otro lado,en la misma predomina el elemento gráfico fren-te al denominativo, en principio, no habría lugara la confusión entre las marcas, pudiendo éstascoexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DEUN SIGNO COMO MARCA.

Tomando en cuenta que la compañía FISCHER-WERKE ARTUR FISCHER GMBH & CO. KG.solicitó el registro del signo “FISCHER Y DISE-ÑO (MIXTA)”, para distinguir especialmente ele-mentos de sujeción de plástico, en particular:tarugos y accesorios para los mismos, talescomo tornillos especiales, collares para cablesy tubos de plásticos; y, demás productos com-prendidos en la clase internacional 20 y que lacompañía PRODUCTORA INDUSTRIAL TÉCNI-CA (PRINTESCA) S.A. presentó demanda denulidad en contra del registro de la marca “FISCHERY DISEÑO (MIXTA)”; se estima necesario hacerreferencia a la identidad y la semejanza de unsigno con una marca.

La identidad y la semejanza

La legislación andina ha determinado que nopueden ser objeto de registro como marca lossignos que sean idénticos o similares tantoentre sí como entre los productos o serviciosque amparan, conforme lo establece el literal a)del artículo 83, materia de esta interpretaciónprejudicial.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado:

“La marca tiene como función principal la deidentificar los productos o servicios de unfabricante, con el objeto de diferenciarlos delos de igual o semejante naturaleza, pertene-

4 Proceso 13-IP-2001. Marca: “BOLIN BOLA”, senten-cia de 2 de mayo de 2001, publicada en la G.O.A.C. No.677 de 13 de junio de 2001. TRIBUNAL DE JUSTICIADE LA COMUNIDAD ANDINA.

5 Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082,de 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”,citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C.N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPERSAC MANIJAS (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DELA COMUNIDAD ANDINA.

6 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJAVIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-NIDAD ANDINA.

7 Proceso 46-IP-2008. Marca: “PAN AMERICAN ASSIS-TANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008, publicada en laG.O.A.C. No. 1644 de 7 de agosto de 2008. TRIBUNALDE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


cientes a otra empresa o persona; es decir,el titular del registro goza de la facultad deexclusividad respecto de la utilización delsigno, y le corresponde el derecho de opo-nerse a que terceros no autorizados por élhagan uso de la marca”. 8

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamien-tos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cui-dado que se debe tener al realizar el cotejoentre dos signos para determinar si entre ellosse presenta el riesgo de confusión. Esto, porcuanto la labor de determinar si una marca esconfundible con otra, presenta diferentes mati-ces y complejidades, según que entre los sig-nos en proceso de comparación exista identi-dad o similitud y según la clase de productos ode servicios a los que cada uno de esos signospretenda distinguir. En los casos en los que lossignos no sólo sean idénticos sino que tenganpor objeto individualizar unos mismos productoso servicios, el riesgo de confusión sería absolu-to. Cuando se trata de simple similitud, el exa-men requiere de mayor profundidad, con el obje-to de llegar a las determinaciones en este con-texto, así mismo, con la mayor precisión posi-ble.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejan-za’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanzapresupone que entre los objetos que se compa-ran existen elementos comunes pero coexis-tiendo con otros aparentemente diferenciadores,produciéndose por tanto la confundibilidad. Encambio, entre marcas o signos idénticos, sesupone que nos encontramos ante lo mismo,sin diferencia alguna entre los signos”. 9

Es importante señalar que la comparación entrelos signos deberá realizarse en base al conjuntode elementos que los integran, donde el todoprevalezca sobre las partes y no descomponien-do la unidad de cada uno. En esta labor, comodice el Tribunal: “La regla esencial para determi-nar la confusión es el examen mediante unavisión en conjunto del signo, para desprendercuál es la impresión general que el mismo deja

en el consumidor en base a un análisis ligero ysimple de éstos, pues ésta es la forma común ala que recurre el consumidor para retenerlo yrecordarlo, ya que en ningún caso se detiene aestablecer en forma detallada las diferenciasentre un signo y otro (…)”. 10

El Tribunal observa también que la determina-ción de la confundibilidad corresponde a unadecisión del funcionario administrativo o, en sucaso, del juzgador, quienes han de determinarlacon base a principios y reglas que la doctrina yla jurisprudencia han sugerido, a los efectos deprecisar el grado de confundibilidad, la que pue-de ir del extremo de la similitud al de la identi-dad.

Resulta, en todo caso, necesario considerar lassiguientes características propias de la situa-ción de semejanza:

Similitud ideológica, que se presenta entresignos que evocan las mismas o similares ideas.Al respecto, señala el profesor OTAMENDI queaquella es la que “deriva del mismo parecidoconceptual de las marcas. Es la representacióno evocación de una misma cosa, característicao idea, la que impide al consumidor distinguiruna de otra”. 11

En consecuencia, pueden ser consideradosconfundibles signos, que, aunque visual ofonéticamente no sean similares, puedan sinembargo inducir a error al público consumidoren cuanto a su procedencia empresarial, encaso de evocar, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por lacoincidencia de letras entre los segmentos acompararse, en los cuales la secuencia de vo-cales, la longitud de la o las palabras, el númerode sílabas, las raíces o las terminaciones co-munes, pueden producir en mayor o menor gra-do, que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos queal ser pronunciados tienen un sonido similar. La

8 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca:“CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.

9 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S. TRIBUNAL DEJUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

10 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089,del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DEEBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340,de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNALDE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

11 OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. EditorialAbeledo-Perrot. Buenos Aires. 2010. Pág. 171.


determinación de tal similitud depende de laidentidad en la sílaba tónica, o de la coinciden-cia en las raíces o terminaciones, entre otras.Sin embargo, deben tenerse en cuenta las parti-cularidades que conserva cada caso, con el finde determinar si existe la posibilidad real deconfusión.

3.5. RIESGOS DE CONFUSIÓN: Directa e In-directa.

Este Órgano Jurisdiccional, en su jurispruden-cia, ha manifestado que no es necesario que elsigno solicitado para registro induzca a error alos consumidores, sino que es suficiente la exis-tencia del riesgo de confusión para que se con-figure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión enmateria marcaria, se refiere a la falta de clari-dad para poder elegir un bien de otro, a la quepuedan ser inducidos los consumidores por noexistir en el signo la capacidad suficiente paraser distintivo”. 12

Para establecer la existencia del riesgo de con-fusión será necesario determinar si existe iden-tidad o semejanza entre los signos en disputa,tanto entre sí como en relación con los produc-tos o servicios distinguidos por ellos, y conside-rar la situación de los consumidores o usuarios,la cual variará en función de los productos oservicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o lasemejanza de los signos puede dar lugar a dostipos de confusión: la directa, caracterizadaporque el vínculo de identidad o semejanza in-duce al comprador a adquirir un producto o usarun servicio determinado en la creencia de queestá comprando o usando otro, lo que implica laexistencia de un cierto nexo también entre losproductos o servicios; y la indirecta, caracteri-zada porque el citado vínculo hace que el con-sumidor atribuya, en contra de la realidad de loshechos, a dos productos o dos servicios que sele ofrecen, un origen empresarial común. 13

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgode confusión entre varios signos y los productoso servicios que cada una de ellos ampara seríanlos siguientes: (i) que exista identidad entre lossignos en disputa y también entre los productoso servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidadentre los signos y semejanza entre los produc-tos o servicios; (iii) o semejanza entre los sig-nos e identidad entre los productos y servicios;(iv) o semejanza entre aquellos y también se-mejanza entre éstos. 14

En lo que respecta a los ámbitos de la confu-sión, el Tribunal ha sentado los siguientes crite-rios: “El primero, la confusión visual, la cual ra-dica en poner de manifiesto los aspectos orto-gráficos, los meramente gráficos y los de for-ma. El segundo, la confusión auditiva, en dondejuega un papel determinante, la percepción so-nora que pueda tener el consumidor respecto dela denominación aunque en algunos casos vis-tas desde una perspectiva gráfica sean diferen-tes, auditivamente la idea es de la misma deno-minación o marca. El tercer y último criterio, esla confusión ideológica, que conlleva a la perso-na a relacionar el signo o denominación con elcontenido o significado real del mismo, o mejor,en este punto no se tiene en cuenta los aspec-tos materiales o auditivos, sino que se atiende ala comprensión, o al significado que contiene laexpresión, ya sea denominativa o gráfica”. 15

3.6. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJOMARCARIO.

La doctrina y la jurisprudencia han establecidocriterios generales, que faciliten al funcionario oal juez, la comparación y apreciación de laposible similitud entre las marcas en conflicto.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en sujurisprudencia las siguientes reglas originadasen la doctrina de Breuer Moreno para realizar elcotejo entre marcas:

“Regla 1.- La confusión resulta de la impre-sión de conjunto despertada por las marcas.

12 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C.Nº 1124 de 4 de octubre de 2004. TRIBUNAL DE JUS-TICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

13 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

14 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891,de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNALDE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

15 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, pu-blicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998,marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.


Regla 2.- Las marcas deben examinarse su-cesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las seme-janzas y no las diferencias que existen entrelas marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debecolocarse en el lugar del comprador presuntoy tener en cuenta la naturaleza de los produc-tos”. 16

El Tribunal ha precisado en sus sentencias lautilidad y aplicación de los parámetros indica-dos, los cuales pueden orientar a quien losaplica en la solución del caso concreto. Dichoscriterios se han resumido en cuatro reglas bá-sicas que se estiman de gran utilidad en elproceso de comparación entre signos distinti-vos, así: 17

“a)La confusión resulta de la impresión deconjunto despertada por las marcas. Estaprimera regla es la que se ha consideradode mayor importancia, exige el cotejo enconjunto de la marca, criterio válido parala comparación de marcas de todo tipo oclase. Esta visión general o de conjuntode la marca es la impresión que el consu-midor medio tiene sobre la misma y quepuede llevarlo a confusión frente a otrasmarcas semejantes que se encuentrendisponibles en el comercio.

“b)Las marcas deben ser examinadas enforma sucesiva y no simultánea. En lacomparación marcaria debe emplearse elmétodo de cotejo sucesivo entre las mar-cas, esto es, no cabe el análisis simultá-neo, en razón de que el consumidor noanaliza simultáneamente las marcas, sinoque lo hace en forma individualizada.

“c)Quien aprecie la semejanza deberá co-locarse en el lugar del comprador pre-sunto, tomando en cuenta la naturalezadel producto. Comoquiera que quien, en

último término, puede ser objeto de laconfusión es la persona que compra elproducto o recibe el servicio, el juez o ad-ministrador, al momento de realizar el co-tejo debe situarse frente a los productosdesignados por las marcas en conflictocomo si fuera un consumidor o un usua-rio, para poder evaluar con el mayor acier-to si se presentan entre ellas similitudestan notorias que induzcan al error en laescogencia.

“d)Deben tenerse en cuenta, así mismo,más las semejanzas que las diferenciasque existan entre las marcas que secomparan. La similitud general entre dosmarcas no depende de los elementos dis-tintos que aparezcan en ellas, sino de loselementos semejantes o de la semejantedisposición de esos elementos.” 18, 19.

3.7. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA.

Tomando en cuenta que en los antecedentesadministrativos del proceso interno que motivóesta interpretación prejudicial, se alega que lamarca “FISCHER” de propiedad de la compañíaPRODUCTORA INDUSTRIAL TÉCNICA (PRIN-TESCA) S.A. es notoria; el Tribunal estima ade-cuado hacer referencia al tema de “la marcanotoria y su prueba”.

El Tribunal señala que la marca notoria es aque-lla en la que concurren los siguientes aspectos:la difusión de la misma entre el público consu-midor traducido del uso intenso de la misma; y,la calidad de los productos o servicios que ellaampara, ya que ningún consumidor recordará nidifundirá el conocimiento de la marca cuandolos productos o servicios, por ella protegidos,no satisfagan las necesidades del consumidor,comprador o usuario, respectivamente.

La difusión de la marca en los diferentes merca-dos, la intensidad del uso que de ella se hiciere,

16 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCASDE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, BuenosAires, 1946, Pág. 351 y ss.

17 Véase al respecto, entre otras, la Sentencia de 4-IX-96. Proceso 21-IP-95. Marca “AFLOX”; publicado en laG.O.A.C. No. 233 de 19-XI-96. TRIBUNAL DE JUSTI-CIA DE LA COMUNDAD ANDINA.

18 Proceso 49-IP-99, sentencia de 20 de octubre de1999. Marca: “AYR”, publicada en la G.O.A.C. Nº 504de 9 de noviembre de 1999. TRIBUNAL DE JUSTICIADE LA COMUNDAD ANDINA.

19 Consultar también, al respecto, las InterpretacionesPrejudiciales contenidas en los Procesos Nos. 01-IP-87, G.O.A.C. No. 28 de 15-II-88 marca “VOLVO”, 04-IP-94 G.O.A.C. No. 189 de 15-IX-95, marca “EDEN FORMAN”; y 09-IP-94 G.O.A.C. No. 180 de 10-V-95, marca“DIDA”.


y el prestigio adquirido, influyen decisivamentepara que ésta adquiera el carácter de notoria, yaque así el consumidor reconocerá y asignarádicha característica, debido al esfuerzo que eltitular de la misma realice para elevarla de lacategoría de marca común u ordinaria al statusde notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, lamarca notoria es “aquella que goza de difusióno —lo que es lo mismo— es conocida por losconsumidores de la clase de productos a losque se aplica la marca. La difusión entre elsector correspondiente de los consumidores esel presupuesto de la notoriedad de la marca”. 20

El Profesor José Manuel Otero Lastres define ala marca notoriamente conocida como: “aquellamarca que goza de difusión y ha logrado elreconocimiento de los círculos interesados (losconsumidores y los competidores). De esta de-finición se desprende que son dos las notasfundamentales que caracterizan este tipo demarcas: un determinado grado de difusión y elreconocimiento en el mercado por los círculosinteresados como signo indicador del origenempresarial del correspondiente producto o ser-vicio”. 21

Este Tribunal caracteriza a la marca notoriacomo “aquella que reúne la calidad de ser cono-cida por una colectividad de individuos pertene-cientes a un determinado grupo de consumido-res o usuarios del tipo de bienes o de serviciosa los que les es aplicable, porque se encuentraampliamente difundida entre dicho grupo”. 22

La notoriedad de la marca no se presume y, portanto, debe ser probada por quien la alega.

Al respecto, el Tribunal recogiendo criteriosdoctrinarios ha sentado la siguiente jurispruden-cia: “Varios son los hechos o antecedentes quedeterminan que una marca sea notoria: calidadde los productos o servicios, conocimiento porparte de los usuarios o consumidores, publici-

dad, intensidad de uso, que deben ser conoci-dos por el juez o administrador para calificar ala marca de notoria, y que para llegar a esaconvicción deben ser probados y demostradosdentro del proceso judicial o administrativo. Aúnen el supuesto de que una marca haya sidodeclarada administrativa o judicialmente comonotoria, tiene que ser presentada a juicio talresolución o sentencia, constituyéndose éstasen una prueba con una carga de gran contenidoprocedimental”. (Proceso 08-IP-95, publicado enla G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre de 1996,marca: LISTER).

En consecuencia, la notoriedad de la marcaconstituye un hecho que debe ser probado porquien la alega, teniendo en cuenta los criteriosprevistos en el artículo 84 de la Decisión 344.Los criterios son los siguientes:

“a) La extensión de su conocimiento entre elpúblico consumidor como signo distintivode los productos o servicios para los quefue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión yde la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso cons-tante;

d) El análisis de producción y mercadeo delos productos que distingue la marca”.

La previsión normativa de los citados indicado-res de notoriedad de la marca hace inaplicable asu respecto la máxima notoria non egent pro-batione. Y es que, a diferencia del hecho noto-rio, la notoriedad de la marca no se halla implíci-ta en la circunstancia de ser ampliamente cono-cida, sino que es necesaria la demostraciónsuficiente de su existencia al momento de queésta es alegada, a través de la prueba, entreotros, de aquellos indicadores.

Finalmente, en cuanto al momento procesal opor-tuno para probar la notoriedad alegada, la Deci-sión 344, en la sección II del capítulo V que serefiere al procedimiento de registro, en el artícu-lo 93 expresa que “Dentro de los treinta díashábiles siguientes a la publicación, cualquierpersona que tenga legítimo interés, podrá pre-sentar observaciones al registro de la marcasolicitado (…)”. A continuación, el artículo 94indica que la oficina nacional competente no

20 FERNANDEZ Novoa, Carlos; “Fundamentos de Dere-cho de Marcas”. Editorial Montecorvo, S.A. 1984, p. 32.

21 OTERO LASTRES, José Manuel, “La prueba de la mar-ca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”,Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243.

22 Proceso 07-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 299,de 17 de octubre de 1997, marca: “ELEGANTE TRIGUE-ÑA CON TURBANTE”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBU-NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


tramitará las observaciones que fueren presen-tadas extemporáneamente. De lo anterior sedebe entender que si al momento de presentarobservaciones, éstas se fundamentan en la no-toriedad de una marca, se debe justificar estaalegación en dicha oportunidad.

La reproducción o la imitación de un signonotoriamente conocido

En el caso de la marca notoria, la prohibición deregistrar el signo que constituya su reproduc-ción, imitación, traducción o transcripción, to-tal o parcial, tal y como lo dispone el artículo 83,literal d) de la Decisión 344, será aplicable conindependencia de la clase a que pertenezca yde la naturaleza del producto o servicio de quese trate, toda vez que se trata de prevenir ladilución de la fuerza distintiva de la marca y elaprovechamiento injusto de su prestigio.

Si bien este literal fija tal protección, la noto-riedad, como ya se indicó, es un hecho quedebe ser probado, como lo establece el artículo84 de esa Decisión cuando señala los elemen-tos que sirven para medir tal circunstancia. Ello,porque “(...) la marca común, para elevarse alestado de marca notoria, debe contar con unaserie de factores, tales como: (...) difusión de lamarca, imagen en el mercado, comercializacióndel producto, etc. La carga de la prueba corres-ponde al titular de la marca, pues ésta puedeser desconocida inclusive por la autoridad admi-nistrativa o judicial y la prueba precisamentepretende convencer al juzgador de que la mar-ca alegada como notoria reúne característicasespeciales que no poseen las marcas comu-nes”. 23

A tenor de la disposición citada del artículo 83literal d), el reconocimiento de la marca notoria,como signo distintivo de bienes o servicios de-terminados, presupone su conocimiento en elpaís en que se haya solicitado su registro o enel comercio subregional o internacional sujeto areciprocidad, por los sectores interesados, esdecir, por la mayor parte del sector de consumi-dores o usuarios a que estén destinados losbienes o servicios correspondientes.

Ahora bien, es importante tener en considera-ción que la normativa comunitaria protege a lamarca notoria de manera especial, en relación alos principios que gobiernan el derecho marcarioy en relación con los diferentes tipos de riesgosa los que se exponen los signos distintivos en elmercado.

En relación con los principios de especialidad yterritorialidad, tomando en cuenta que en elproceso interno, la marca observante no se en-cuentra registrada en Colombia, sino en otrospaíses, es pertinente señalar que:

1. Los literales d) y e) del artículo 83 de la De-cisión 344 advierten que la marca notoria-mente conocida no solamente será protegidacon productos o servicios idénticos, simila-res o conexos, sino en relación con cualquierclase de productos o servicios.

2. El principio de territorialidad determina la pro-tección de la marca notoria no solamente enel país donde se solicita la protección, sinoque se la protege en el comercio subregionalo internacional sujeto a reciprocidad. Para loanterior, es preciso que, (i) sea notoriamenteconocida en por lo menos uno de los PaísesMiembros; (ii) sea notoria en el comerciointernacional sujeto a reciprocidad, “Esto esque sea notoriamente conocido en un país ogrupo de países no pertenecientes a la Co-munidad Andina, siempre y cuando dichospaíses otorguen igual protección a los signosnotoriamente conocidos de los Países Miem-bros de la Comunidad Andina, de conformi-dad con el principio de reciprocidad”.

Confusión con la marca notoriamente cono-cida

El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344prevé una protección especial para la marcanotoriamente conocida, independientemente dela clase de los productos o de los servicios am-parados por el signo cuyo registro se pida, pues,en el evento de existir similitud entre los signos,podría perfectamente producirse riesgo de con-fusión.

Con el objeto de proteger los signos distintivossegún su grado de notoriedad, se han clasifica-do y diferenciado diversos tipos de riesgos. Ge-neralmente la doctrina se ha referido a cuatro, asaber: riesgo de confusión, de asociación, dedilución y de uso parasitario. El Tribunal, en

23 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998;G.O.A.C. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VOD-KA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.


relación a la marca notoria, dentro del proceso35-IP-2008, marca “ZANIDIP”, publicado en laG.O.A.C. Nº 1635 de 14 de julio de 2008, haanalizado los riesgos que se podrían generar:

El riesgo de confusión es la posibilidad deque el consumidor al adquirir un productopiense que está adquiriendo otro (confusióndirecta), o que piense que dicho productotiene un origen empresarial diferente al querealmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad deque el consumidor, que aunque diferencie lasmarcas en conflicto y el origen empresarialdel producto, al adquirirlo piense que el pro-ductor de dicho producto y otra empresa tie-nen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución es la posibilidad de queel uso de otros signos idénticos o similarescause el debilitamiento de la altísima capaci-dad distintiva que el signo notoriamente co-nocido ha ganado en el mercado, aunque seuse para productos que no tengan ningúngrado de conexidad con los que ampara elsigno notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario esla posibilidad de que un competidor parasita-rio se aproveche injustamente del prestigiode los signos notoriamente conocidos, aun-que la acción se realice sobre productos oservicios que no tengan ningún grado de co-nexidad con los que ampara el signo notoria-mente conocido.

Asimismo, el Tribunal, dentro de la Interpreta-ción Prejudicial rendida dentro del proceso 82-IP-2009 expresó que en el ámbito de la Decisión344 el signo notoriamente conocido tanto en elmercado como tal, como en el ámbito registral,se encuentra protegido contra el riesgo de con-fusión, asociación y dilución, de conformidadcon lo siguiente:

El artículo 83, literal a), establece:

“Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarsecomo marcas aquellos signos que, en rela-ción con derechos de terceros, presentenalgunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, a

una marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir alpúblico, a error;”

La mencionada norma habla de “error” y, por lotanto se deben hacer las siguientes precisio-nes:

Los consumidores pueden caer en error porconfusión o por asociación; pues podrían pen-sar que están obteniendo un producto diferenteal que están comprando (confusión directa), y/oque el producto tiene un origen empresarial dife-rente al que realmente posee (confusión indirec-ta), y/o pensar que empresas que comercializanproductos con diferentes marcas tienen relacióno vinculación entre sí (riesgo de asociación).Por lo tanto, el error puede ser por confusión y/oasociación y, en consecuencia, las marcas seencuentran protegidas contra dichos riesgos.

Si bien el literal mencionado se refiere a lasmarcas ordinarias, la protección contra el riesgode asociación también es extensiva a las mar-cas notoriamente conocidas, dado que éstasgozan de mayor protección. Por lo tanto, en es-te escenario no puede pensarse que mientraslas marcas ordinarias se protegen contra el ries-go de asociación, las notorias notoriamente co-nocidas no.

Aunque el literal e) del artículo 83 de la Decisión344 sólo se refiera al término confusión, comose mostró anteriormente, la marca notoriamenteconocida también es protegida contra el riesgode asociación.

En relación con el riesgo de dilución, el Tribunalha manifestado lo siguiente:

“En efecto, al diferenciar las causales deirregistrabilidad de las marcas, no dispone,como lo hace la Decisión 486, la protecciónde las marcas comunes en relación con losriesgos de confusión y asociación, sino selimita a decir en el literal a) del artículo 83,que no se pueden registrar como marcassignos que sean idénticos o se asemejen deforma que puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada para re-gistro o registrada por un tercero, para losmismos productos o servicios, o para pro-


ductos o servicios respecto de los cuales eluso de la marca pueda inducir al público aerror.

(…)

En efecto, con la anterior disposición se otor-ga protección ampliada al signo notoriamenteconocido, que como ya se ha dicho, excedeel principio de especialidad y territorialidad.Dicha norma no hace referencia a la protec-ción de los signos notoriamente conocidosrespecto de ciertos riesgos determinados,pero se debe entender que la norma trata desalvaguardar los signos notoriamente conoci-dos del riesgo de confusión en que puedeincurrir el público consumidor, como lo haceexpresamente en relación con la marca gene-ral.

Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de laDecisión 344, es una disposición de carácterespecial en relación con protección de lamarca notoria, al disponer que no se puedenregistrar como marcas signos ‘que sean si-milares hasta el punto de producir confusióncon una marca notoriamente conocida, inde-pendientemente de la clase de los productoso servicios para los cuales se solicite elregistro (...)’.

Con esta última disposición se protege a lamarca notoria más allá del principio de espe-cialidad, pero únicamente refiriéndose al ries-go de confusión. No se refiere a la protecciónen relación con otros riesgos como uso para-sitario y dilución.

La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgosa que están expuestas las marcas en el mer-cado, al establecer los derechos conferidospor el registro de un signo como marca. Esasí como en el artículo 104, literal d), esta-blece que el titular de una marca registradapuede actuar contra un tercero que use en elcomercio ‘un signo idéntico o similar a lamarca registrada, con relación a productos oservicios distintos de aquellos para los cua-les se ha registrado la misma, cuando el usode ese signo respecto a tales productos oservicios pudiese inducir al público a error oconfusión, pudiese causar a su titular undaño económico o comercial injusto, o pro-duzca una dilución de la fuerza distintiva odel valor comercial de dicha marca’ (subraya-do por fuera del texto).

De manera que en dicha norma se protege nosólo a la marca notoriamente conocida, sinoa las marcas comunes de los riesgos deconfusión y de dilución que pudiese causar eluso indebido de un signo distintivo en elmercado. Se advierte que no se está hablan-do de las causales de irregistrabilidad, sinode las conductas lesivas contra una marcaregistrada, que el titular de la misma puedeatacar.

(…)

De conformidad con la figura de la marca no-toriamente conocida y la finalidad de su pro-tección, en materia de causales de irregis-trabilidad sí es procedente su protección con-tra el riesgo de dilución. Lo anterior por losiguiente:

o La protección de la marca notoriamenteconocida se instaura para salvaguardar lagran capacidad distintiva que han adquiridodichas marcas en el mercado.

o Uno de los principios que gobiernan delderecho marcario es el del uso real y efectivode la marca en el mercado y, en consecuen-cia, de permitirse que se registre una marcaque al ser usada en el mercado genere dilu-ción de una marca notoria, no habría conso-nancia con el objetivo perseguido al instaurarla figura de la marca notoria y su protecciónen el régimen comunitario andino.

o Además de lo anterior, no habría concor-dancia entre que se proteja a las marcasregistradas contra el uso de signos idénticosy similares que generen riesgo de dilución(art. 104, literal d), con la falta de proteccióncontra dicho riesgo respecto las marcas no-toriamente conocidas en el ámbito registral.Es decir, no es consecuente que se preveaprotección en este ámbito contra el uso inde-bido, si por otro lado, en cuestión de marcasnotorias, se permitiera el registro de signosidénticos o similares que al ser usados en elmercado puedan causar riesgo de dilución desu capacidad distintiva.

Lo anteriormente expuesto quiere decir, quedebe hacerse una interpretación conjunta delos literales d) y e) del artículo 83 con el ob-jetivo perseguido al proteger a la marca noto-riamente conocida, que en relación con el


registro de un signo idéntico o similar a unsigno notoriamente conocido, de manera queel Juez Nacional o la Oficina Nacional Com-petente, en su caso, deberán tener en cuen-ta la protección ampliada que establece lanormativa comunitaria en el artículo 83, lite-rales d) y e), siempre y cuando la solicitud deregistro como marca de un signo idéntico osimilar a un signo notoriamente conocido pue-da generar riesgo de confusión, asociación odilución de su capacidad distintiva.

A pesar de que el riesgo de dilución ha idoaparejado con la protección de los signosnotoriamente conocidos, como se vio, el artí-culo 104, literal d), lo ha extendido también atodo tipo de marca registrada cuando se pre-sente su uso no autorizado. Haciendo unaadecuación del concepto con la norma co-mentada, la protección contra dicho riesgotiene como objetivo salvaguardar a las mar-cas en relación con cualquier uso de otrossignos idénticos o similares que cause el de-bilitamiento de su capacidad distintiva, aun-que se use para productos que no sean idén-ticos, similares o que no tengan ningún gradode conexidad con los que ampara la marcaregistrada”. (Proceso 145-IP-2006, Interpreta-ción Prejudicial de 16 de noviembre de 2006.Marca: “CAPITAN Z”, publicada en GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 1452, de10 de enero de 2007).

Finalmente, es importante advertir lo que enreiteradas interpretaciones este Órgano Judi-cial ha señalado:

“Dentro del conflicto suscitado entre una mar-ca notoriamente conocida y una marca co-mún, el punto esencial radica en determinarel momento en que la marca notoriamenteconocida debe tener tal calidad a fin, o biende impugnar con ella un registro, o bien parahacer valer preferentemente los derechos queconfiere la norma cuando se ha registradouna marca en violación de los literales d) y e)del artículo 83 de la Decisión 344. En unaacción de cancelación o de nulidad, la exis-tencia de notoriedad se demostrará tanto almomento de iniciarse la acción respectivacomo al momento en que la marca controver-tida se presentó a registro y fue tramitada. Lamarca debe ser notoria con anterioridad a lanueva marca por registrarse (Proceso 17-IP-96, G.O. Nº 253 de 7 de marzo de 1997). En

caso de observaciones la notoriedad deberáprobarse, por el que las alegue o controvierta,en el momento en que tales observacionessean presentadas, es decir, en que dichanotoriedad sea alegada.”. 24

En este caso, con relación a la independenciade la clase internacional de los productos y delos servicios amparados por una marca even-tualmente notoria, sólo podrá ser considerada sidicha notoriedad es anterior a la solicitud deregistro del signo, así como ha sido probada yoportunamente reconocida por el examinador ysi hay riesgo de confusión, asociación y dilu-ción.

El Juez Consultante, en caso de no haberseprobado la notoriedad de la marca FISCHER,debe entrar a determinar la existencia de co-nexión competitiva entre los productos enfrenta-dos.

3.8. LA CONEXIÓN COMPETITIVA.

En el caso de autos, la compañía PRODUCTO-RA INDUSTRIAL TÉCNICA (PRINTESCA) S.A.es titular de la marca “FISCHER” para proteger:“Elementos de fijaciones para paredes de con-creto y/o bloques de concreto, como tacos deanclaje, para tornillos, pernos, cáncamos, abra-zaderas para sujetación de cables eléctricos”;y la compañía FISCHERWERKE ARTUR FIS-CHER GMBH & CO. KG. solicitó el registro delsigno “FISCHER Y DISEÑO (MIXTA)”, para dis-tinguir especialmente elementos de sujeción deplástico, en particular: tarugos y accesorios pa-ra los mismos, tales como tornillos especiales,collares para cables y tubos de plásticos; y,demás productos comprendidos en la clase in-ternacional 20, en tal virtud es necesario referir-se al tema de la conexión competitiva:

Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algu-nas pautas o criterios que pueden llevar a esta-blecer o fijar cuándo se da la conexión competi-tiva entre los productos.

El hecho de que los productos posean finalida-des idénticas o afines podría constituir un indi-cio de conexión competitiva entre ellos, pues tal

24 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998;G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKABALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CO-MUNIDAD ANDINA.


circunstancia podría dar lugar a que se les ha-llase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Fernández No-voa, para determinar la conexión competitivaentre los productos diferenciados por los signosconfrontados, el aspecto fundamental a tomaren consideración es la finalidad o aplicacionesusuales de los mismos. Igualmente, señala elautor, los criterios para determinar si a través dela finalidad de los productos hay o no conexióncompetitiva, siendo éstos dos; el primero: elprincipio de la intercambiabilidad de losmismos, que tiene que ver con el hecho de silos consumidores consideren sustituibles, paralas mismas finalidades, los productos enfrenta-dos; y, el segundo, el de complementariedad,que alude a la circunstancia de que el uso de unproducto pueda suponer el necesario uso deotro, o que sin un producto no puede utilizarseotro, es decir, que los productos sean comple-mentarios o vayan a utilizarse conjuntamente. 25

El Tribunal ha acogido como criterios identifica-dores de la presencia de dicha conexión lossiguientes:

a) La inclusión de los productos en una mismaclase del nomenclátor

b) Canales de comercializaciónc) Medios de publicidad idénticos o similaresd) Relación o vinculación entre los productose) Uso conjunto o complementario de los mis-

mosf) Partes y accesoriosg) Mismo géneroh) Misma finalidadi) Intercambiabilidad de los mismos

El Tribunal considera que deben ser aplicadoslos criterios referidos anteriormente y que pue-den conducir a establecer cuándo se da la co-nexión competitiva entre los productos.

También deberá considerarse la clase de con-sumidor o usuario y su grado de atención almomento de diferenciar, identificar y seleccio-nar el producto deseado. Esto a su vez se en-cuentra relacionado con el grado de atenciónque presta la persona al momento de realizar suelección, lo que dependerá del tipo de consumi-

dor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profe-sional o experto, b) elitista y experimentado, c)el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debetenerse en cuenta para establecer el posibleriesgo de confusión entre dos marcas, es elllamado ‘consumidor medio’ o sea el consumi-dor común y corriente de determinada clase deproductos, en quien debe suponerse un conoci-miento y una capacidad de percepción corrien-tes (...)”. 26

3.9. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. DEBI-DA MOTIVACIÓN.

Tomando en cuenta que no se encuentra den-tro del proceso administrativo que la compañíaPRODUCTORA INDUSTRIAL TÉCNICA (PRIN-TESCA) S.A. haya presentado observaciones ala solicitud de registro del signo FISCHER YDISEÑO (MIXTA)”; y, que la compañía PRO-DUCTORA INDUSTRIAL TÉCNICA (PRINTESCA)S.A., en su escrito de demanda, expresa que“La Dirección Nacional de Propiedad Industrial(…) al momento de realizar el examen de regis-trabilidad de la marca denominada FISCHER YDISEÑO (MIXTA), Título No. 4711 de fecha 26de julio de 2000 para proteger productos com-prendidos en la clase internacional 20, por tan-to, tenía la obligación legal de verificar la exis-tencia de registros anteriores idénticos o simila-res previamente registrados por terceros titula-res; sin embargo, es evidente que la AutoridadAdministrativa no tuvo presente la existenciadel Título de registro de la marca ‘FISCHER’,(…) de TITULARIDAD de mí (sic) representada(…)”, el Tribunal estima adecuado referirse a lostemas “examen de registrabilidad y debida moti-vación”.

El examen de registrabilidad que, en apego a lodispuesto en el artículo 96 de la misma Deci-sión, debe practicar la oficina correspondiente,comprende el análisis de todas las exigenciasque aquella impone para que un signo pueda serregistrado como marca, partiendo, desde luego,de los requisitos fijados por el artículo 81 y,tomando en consideración las prohibiciones de-terminadas por los artículos 82 y 83 de la Deci-sión en estudio.

25 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. p.p.242 - 246.

26 Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de laComunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”.


La facultad conferida a la Oficina Nacional Com-petente para realizar el examen sobre registra-bilidad del signo constituye una obligación queprecede al otorgamiento del registro marcario.La existencia de observaciones compromete aúnmás al funcionario respecto de la realización delexamen de fondo, pero, la inexistencia de lasmismas no lo libera de la obligación de practi-carlo; esto, porque el objetivo de la norma es elde que dicho examen se convierta en etapaobligatoria dentro del proceso de concesión ode denegación de los registros marcarios.

Este Tribunal ha señalado al respecto que:

“La disposición del artículo 96 impone la obli-gación a la oficina nacional competente derealizar el examen de registrabilidad de unasolicitud marcaria, examen que debe proce-der tanto en los casos en que se han presen-tado observaciones como en aquellos en losque ellas no existan. La inexistencia de ob-servaciones, por lo tanto, no exime al admi-nistrador, de la exigencia de proceder al exa-men de registrabilidad, y con este fundamen-to a otorgar o denegar el registro de la marca,resolución debidamente motivada que serácomunicada al interesado”.27

Será entonces dicha Dependencia la que, endefinitiva, decida sobre las observaciones for-muladas y, desde luego, respecto de la conce-sión o de la denegación del registro solicitado;el acto de concesión o de denegación del regis-tro debe estar respaldado en un estudio prolijo,técnico y pormenorizado de todos los elemen-tos y reglas que le sirvieron de base para tomarsu decisión. El funcionario debe aplicar las re-glas que la doctrina y la jurisprudencia hanestablecido con esa finalidad. La aplicación quede éstas se realice en el examen comparativodependerá, en cada caso, de las circunstanciasy hechos que rodeen a las marcas en conflicto.

Asimismo, en anteriores providencias el Tribu-nal ha establecido ciertas características que sibien hacen referencia a la Decisión 486, sonperfectamente aplicables al examen de regis-trabilidad en el ámbito de la Decisión 344. Sobreel tema se ha manifestado:

“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Pre-judiciales 28 ha abordado el tema del examende registrabilidad, pero en uno de sus últimospronunciamientos determinó con toda clari-dad cuáles son las características de dichoexamen:

1. El examen de registrabilidad se realiza deoficio. La Oficina Nacional Competente de-be realizar el examen de registrabilidadasí no se hubieren presentado oposicio-nes, o no hubiere solicitud expresa de untercero.

2. El examen de registrabilidad es integral.La Oficina Nacional Competente al anali-zar si un signo puede ser registrado comomarca debe revisar si cumple con todoslos requisitos de artículo 134 de la Deci-sión 486, y luego determinar si el signosolicitado encaja o no dentro de alguna delas causales de irregistrabilidad consagra-das en los artículos 135 y 136 de la mismanorma.

3. En consecuencia con lo anterior y en re-lación con marcas de terceros, la OficinaNacional Competente, así hubiera o nooposiciones, deberá revisar si el signo so-licitado no encuadra dentro del supuestode irregistrabilidad contemplado en el ar-tículo 136, literal a); es decir, debe deter-minar si es o no idéntico o se asemeja ono a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada por un tercero,para los mismos productos o servicios, opara productos o servicios respecto de loscuales el uso de la marca pueda causar unriesgo de confusión o de asociación”. (Pro-ceso 180-IP-2006. Marca: “BROCHA MONA”(mixta). Interpretación Prejudicial de 4 dediciembre de 2006, publicada en GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476,de 16 de marzo de 2007).

Otra característica es la Autonomía de la Ofici-na Nacional Competente para tomar sus deci-siones tanto en relación con las decisiones ex-pedidas por la propia Oficina como en relación a

27 Proceso 22-IP-96, sentencia de 12 de marzo de 1997.G.O.A.C. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Marca:“EXPOMUJER”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CO-MUNIDAD ANDINA.

28 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudicialessobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de juliode 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; InterpretaciónPrejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de no-viembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005.


otras Oficinas de Registro Marcario. En el si-guiente acápite se hará referencia a esta carac-terística del examen de registrabilidad.

Debida motivación.

Parte del artículo 95 de la Decisión 344 señalaque: “Vencido el plazo en el artículo 93, sin quese hubieren presentado observaciones, la ofici-na nacional competente procederá a realizar elexamen de registrabilidad y a otorgar o denegarel registro de la marca”. Esta resolución tieneque ser, necesariamente, motivada en debidaforma y, además, debe expresar, en su pronun-ciamiento, los fundamentos en los que se basapara emitirlos.

Acerca de los actos administrativos referentes ala concesión o a la denegación de registrosmarcarios, este Tribunal ha manifestado:

“(...) requieren de motivación para su validez;pero si, además, la obligación de motivar vie-ne impuesta legalmente -en el presente casopor la misma norma comunitaria, de prevalen-te aplicación- debe entonces formar parte deaquél y, además, como lo ha expresado lajurisprudencia de este Tribunal Andino, po-dría quedar afectada de nulidad absoluta laresolución que los contenga si por inmotiva-ción lesiona el derecho de defensa de losadministrados”. 29

En consecuencia, es necesario precisar que elexamen de registrabilidad debe ser plasmadoen la Resolución que concede o deniega elregistro marcario, es decir la Oficina Nacionalno puede mantener en secreto dicho proceso y,en consecuencia, la resolución que concede elregistro marcario, que en definitiva es la que senotifica al solicitante, debe dar razón de dichoexamen y, por lo tanto, cumplir con un principiobásico de la actuación pública como es el de lamotivación de los actos.

Autonomía de la Oficina Nacional Compe-tente para tomar sus decisiones.

Tomando en cuenta que la compañía PRODUC-TORA INDUSTRIAL TÉCNICA (PRINTESCA)

S.A., en su escrito de demanda expresa, “(…)resulta inconcebible, la ligereza con la que ac-tuó el funcionario de turno en representación dela Oficina de Propiedad Industrial (…), tantomás dado la existencia de precedentes jurispru-denciales administrativos de la propia DirecciónNacional de Propiedad Industrial del IEPI (…)que negó en varias ocasiones tal registro, porno cumplir los requerimientos legales para quesea procedente su registro por existir una marcapreviamente registrada, y que por su semejanzae identidad produciría confusión y engaño alpúblico consumidor”; el Tribunal estima adecua-do referirse al tema de la Autonomía de la Ofici-na Nacional Competente para tomar sus deci-siones en relación a anteriores decisiones for-muladas.

Sobre el tema se transcribe lo expresado poreste Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008,marca “LAN ECUADOR” (denominativa), sen-tencia de 12 de noviembre de 2008, publicadaen la G.O.A.C. Nº 1676 de 5 de diciembre de2008:

“El sistema de registro marcario que se adop-tó en la Comunidad Andina se encuentra so-portado en la actividad autónoma e indepen-diente de las Oficinas Competentes en cadaPaís Miembro. Dicha actividad, que aunquede manera general se encuentra regulada porla normativa comunitaria, deja a salvo la men-cionada independencia, y es así como el Ca-pítulo V de la Decisión 344 regula el procedi-miento de registro marcario, e instaura encabeza de las Oficinas Nacionales Compe-tentes el procedimiento y el respectivo exa-men de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en rela-ción con decisiones emanadas de otras ofici-nas de registro marcario (principio de inde-pendencia), como en relación con sus pro-pias decisiones”.

Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado:

“Si bien las Oficinas Competentes y las deci-siones que de ellas emanan son indepen-dientes, algunas figuras del derecho marcariocomunitario las ponen en contacto, como se-ría el caso del derecho de prioridad o de laoposición de carácter andino, sin que lo ante-rior signifique de ninguna manera uniformizarlos pronunciamientos de las mismas.

29 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de1998. G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999.Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.


En este sentido, el principio de independen-cia de las Oficinas de Registro Marcario sig-nifica que juzgarán la registrabilidad o irregis-trabilidad de los signos como marcas, sintener en consideración el análisis de regis-trabilidad o irregistrabilidad realizado en otrau otras Oficinas Competentes de los PaísesMiembros. De conformidad con lo anterior, sise ha obtenido un registro marcario en deter-minado País Miembro esto no significa queindefectiblemente se deberá conceder dichoregistro marcario en los otros Países. O bien,si el registro marcario ha sido negado en unode ellos, tampoco significa que deba ser ne-gado en los demás Países Miembros, aún enel caso de presentarse con base en el dere-cho de prioridad por haberse solicitado en elmismo País que negó el registro.” (Proceso71-IP-2007. Marca: “MONARC-M”. Interpre-tación Prejudicial de 15 de agosto de 2007,publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 1553, de 15 de octubre de2007).

Un aspecto de especial importancia en relacióna este tema constituye el hecho que el principiode independencia implica dejar en libertad a laOficina Nacional Competente para que, de acuer-do a su criterio de interpretación de los hechosy de las normas, adopte la decisión que consi-dere más adecuada en relación al caso puesto asu conocimiento. En cualquier evento es me-nester que se justifique de manera suficiente yrazonable el criterio adelantado.

Sobre el segundo tema, la norma comunitariaestableció como atribución de las Oficinas Na-cionales de Registro Marcario la obligación derealizar el examen de registrabilidad, el que esobligatorio y debe llevarse a cabo aún en elcaso de que no hubiesen sido presentadas ob-servaciones; en consecuencia, la AutoridadCompetente en ningún caso queda eximida derealizar el examen de fondo para conceder onegar el registro. En el caso de que sean pre-sentadas oposiciones, la Oficina Nacional Com-petente se pronunciará acerca de ellas así comoacerca de la concesión o de la denegación delregistro solicitado.

Asimismo, es pertinente agregar que este exa-men de oficio, integral y motivado debe serautónomo tanto en relación con las decisionesexpedidas por otras Oficinas de Registro Mar-cario, como en relación con anteriores decisio-

nes expedidas por la propia oficina, en el senti-do de que ésta debe realizar el examen deregistrabilidad analizando cada caso concreto,es decir, estudiando el signo solicitado pararegistro, las oposiciones presentadas y la infor-mación recaudada para dicho procedimiento,independiente de anteriores análisis sobre sig-nos idénticos o similares.

Esta atribución no quiere decir que la oficina deregistro marcario no tenga límites en su actua-ción y que no pueda utilizar como precedentessus propias actuaciones, sino que la oficina deregistro marcario tiene la obligación, en cadacaso, de hacer un análisis de registrabilidad,teniendo en cuenta los aspectos y pruebas queobran en cada trámite.

Con base en estos fundamentos,


CONCLUYE:

1. En materia de propiedad industrial, las nor-mas del ordenamiento jurídico comunitarioandino, que regulan los requisitos de validezde un signo, que se encontraren vigentes almomento de la presentación de la solicitudde registro son las aplicables en el períodode transición de la normatividad andina.

Si la norma sustancial o material vigente parala fecha de la solicitud de registro de un signoha sido derogada y reemplazada por otra enel curso del procedimiento correspondiente,aquella norma, la derogada, será la aplicablepara determinar si se encuentran cumplidoso no los requisitos que se exigen para el re-gistro del signo. Cosa distinta ocurre con lanorma procesal, cuya aplicación es de ca-rácter inmediato, es decir, procede sobre loshechos producidos posteriormente a su en-trada en vigencia, rigiendo las etapas de pro-cedimiento que se inicien a partir de ese mo-mento.

La solicitud relativa al registro del signo“FISCHER Y DISEÑO (MIXTA)”, fue presenta-da el 8 de octubre de 1999, en vigencia de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, en consecuencia, es la que debeser aplicada al asunto bajo examen.


2. Un signo puede ser registrado como marca sireúne los requisitos de distintividad, percep-tibilidad y susceptibilidad de representacióngráfica, establecidos por el artículo 81 de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena. Esa aptitud se confirmará, porcierto, si el signo, cuyo registro se solicita,no se encuentra comprendido en ninguna delas causales de irregistrabilidad determina-das por los artículos 82 y 83 de la menciona-da Decisión.

3. Las marcas denominativas llamadas tam-bién nominales o verbales, utilizan expresio-nes acústicas o fonéticas, formadas por unao varias letras, palabras o números, indivi-dual o conjuntamente estructurados, que in-tegran un conjunto o un todo pronunciable,que puede o no tener significado conceptual.

Las marcas mixtas se componen de un ele-mento denominativo (una o varias palabras) yun elemento gráfico (una o varias imágenes).

Al comparar una marca denominativa y unamixta se determina que si en ésta predo-mina el elemento verbal, debe procederse alcotejo de los signos aplicando las reglas quepara ese propósito ha establecido la doc-trina, y establecidas en esta providencia; y,si por otro lado, en la marca mixta predominael elemento gráfico frente al denominativo, nohabría, en principio, lugar a la confusión en-tre las marcas, pudiendo éstas coexistir pa-cíficamente en el ámbito comercial.

4. No son registrables los signos que, según loprevisto en el artículo 83 literal a), sean idén-ticos o similares a otros ya solicitados oregistrados por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso de lamarca pueda inducir al público a error.

Basta que exista riesgo de confusión paraproceder a la irregistrabilidad del signo solici-tado.

5. El riesgo de confusión deberá ser analizadopor la Autoridad Nacional Competente o porel Juez, según corresponda, sujetándose alas reglas de comparación de signos enun-ciadas en la presente interpretación prejudi-cial.

6. La marca notoriamente conocida es la queadquiere esa calidad porque se encuentraampliamente difundida entre una colectividadde individuos y ha logrado el reconocimientodel mismo.

La calidad de marca notoriamente conocidano se presume debiendo probarse por quienla alega las circunstancias y vigencia que ledan ese estatus, en el momento procesalpertinente. El solo registro de la marca enuno o más países no le otorga la categoría demarca notoria, sino que esa calidad resultadel conjunto de factores que es necesarioprobar, tales como: la extensión de su cono-cimiento entre el público consumidor, la in-tensidad y el ámbito de la difusión y de lapublicidad, la antigüedad de la marca, su usoconstante, y el análisis de producción y mer-cadeo de los productos que distingue la mar-ca.

7. No se podrán registrar como marcas, lossignos que constituyan la reproducción, laimitación, la traducción o la transcripción,total o parcial de un signo distintivo notoria-mente conocido en el país en el que solicitael registro o en el comercio subregional, ointernacional sujeto a reciprocidad, por lossectores interesados y que pertenezca a untercero. Dicha prohibición será aplicable, conindependencia de la clase, tanto en los ca-sos en los que el uso del signo se destine alos mismos productos o servicios amparadospor la marca notoriamente conocida, comoen aquellos en los que el uso se destine aproductos o servicios distintos, de acuerdocon lo establecido en el literal d) del artículo83 de la Decisión 344.

A pesar de que el signo no sea notorio en elpaís en el que se intenta proteger, gozará detal calidad si es notorio en el comercio sub-regional, es decir, que basta por lo menosque lo sea en uno de los Países Miembros,para que goce de especial protección. Ade-más, tal protección debe darse siempre ycuando sean notorios en el comercio interna-cional sujeto a reciprocidad con alguno de losPaíses Miembros de la Comunidad Andina.

8. Tampoco se podrá registrar un signo que seaconfundible con una marca notoriamente co-nocida, siendo indiferente para el efecto, laclase de productos o de servicios para los


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cuales se hubiera solicitado dicho registro,conforme consta en el artículo 83 literal e) dela Decisión 344 interpretada.

9. Para llegar a determinar la similitud entre dossignos se ha de considerar también los crite-rios que permiten establecer la posible co-nexión competitiva existente entre los pro-ductos que distinguen las marcas. Deberátenerse en cuenta en ese contexto, en princi-pio, que al no existir conexión, la similitud delos signos no impediría el registro de la mar-ca que se solicite.

10. El examen de registrabilidad del signo soli-citado para registro comprenderá el análisisde todas las exigencias establecidas por laDecisión 344. Dicho examen debe realizar-se aún en aquellos casos en que no hayansido presentadas observaciones a la solici-tud.

El pronunciamiento que, independiente-mente de su contenido, favorable o desfa-vorable, que resuelva las observaciones enel caso de haberlas, y determine la conce-sión o la denegación del registro de un sig-no, deberá plasmarse en resolución debi-damente motivada, la que deberá ser noti-ficada al peticionario.

Asimismo, el examen de registrabilidadrealizado por las oficinas de registro mar-cario tiene las siguientes características:

• Debe ser de oficio.• Es integral.• Se debe plasmar en una resolución debi-

damente motivada.• Es autónomo.

11. El sistema de registro marcario que adoptóla Comunidad Andina se encuentra basadoen la actividad autónoma e independientede las Oficinas Nacionales Competentes encada País Miembro. Actividad que, aunquegeneralmente se encuentra regulada por la

normativa comunitaria, deja a salvo la men-cionada independencia.

Esta autonomía de la Oficina NacionalCompetente para tomar sus decisiones semanifiesta tanto en relación con decisionesprovenientes de otras oficinas de registromarcario (principio de independencia), co-mo con sus propias decisiones.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 17.129-2008-L.Y.M. deberá adoptar la presente inter-pretación. Asimismo, deberá dar cumplimientoa las disposiciones contenidas en el párrafotercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copiacertificada y remítase copia a la Secretaría Ge-neral de la Comunidad Andina, para su publica-ción en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena.








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