SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINAintranet.comunidadandina.org/documentos/Gacetas/GACE2302.pdf · 2014. 2. 21. · Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, DIRECCIÓN DE

Para nosotros la Patria es América

Año XXXI – Número 2302 Lima, 21 de febrero de 2014

SUMARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág. Proceso 171-IP-2013 Interpretación prejudicial del artículo 17 de la Decisión 578

de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1 y 20 de la misma Decisión. Actor: Sociedad PROCESADORA DE LECHES S.A. PROLECHE S.A. Asunto: “IMPUESTO AL PATRIMONIO”. Expediente Interno N° 25000232700020100013701-18953. ......... 2

Proceso 166-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y

b), 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 136 literal h), 224 y 228 de la misma Decisión. Marca: CAFÉ SAN JUAN DE PASTO (mixta). Actor: sociedad THE COCA-COLA COMPANY. Proceso interno Nº. 2008-00051. ......... 15

Proceso 158-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y

b), 135 literales a) y b) y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 200 de la misma Decisión. Marca: USD (mixta). Actor: sociedad CREARAMOS LIMITADA. Proceso interno Nº. 2011-00224. ............................................................................................. 36

Proceso 150-IP-2013 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82

literales d), h) e i), 96 y 113 literal c) de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Demandante: ACEITES DEL SUR S.A. Expediente interno: 2006-00044. Marca: LA ESPAÑOLA (mixta). ....................................................................... 50

GACETA OFICIAL 21/02/2014 2 de 78

PROCESO 171-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 17 de la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1 y 20 de la misma Decisión. Actor: Sociedad PROCESADORA DE LECHES S.A. PROLECHE S.A. Asunto: “IMPUESTO AL PATRIMONIO”. Expediente Interno N° 25000232700020100013701-18953. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los treinta y un (31) días del mes de octubre del año dos mil trece. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de ocho (8) de octubre de 2013. 1. ANTECEDENTES 1.1. Las partes Demandante: la sociedad PROCESADORA DE LECHES S.A. PROLECHE S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN). 1.2. Actos demandados La sociedad PROCESADORA DE LECHES S.A. PROLECHE S.A. plantea que se declare la nulidad de la siguiente Liquidación Oficial de Revisión:

- No. 312412009000104 de 19 de enero de 2010, por medio de la cual la Jefe de División de Gestión de Liquidación (A) de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de Bogotá, modificó la declaración del impuesto al patrimonio presentada por la sociedad PROCESADORA DE LECHES S.A. PROLECHE S.A. por el año 2007.

1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:


- El 9 de mayo de 2007, la sociedad PROCESADORA DE LECHES S.A. PROLECHE S.A. presentó en forma electrónica la declaración de impuesto al patrimonio por el año gravable 2007.

- La División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá inició investigación con el fin de verificar la realidad económica de la sociedad PROCESADORA DE LECHES S.A. PROLECHE S.A., establecer las bases gravables, determinar la existencia de hechos gravados y verificar el cumplimiento de los deberes formales en relación con el impuesto al patrimonio año 2007.

- La División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá profirió Requerimiento Especial, proponiendo varias modificaciones a la liquidación privada: a) Adición derivada de la corrección de la renta del año 2006, en el patrimonio bruto por el valor de $1.575.158.000 y en el pasivo por el valor de $ 94.652.000. b) Adición del total del patrimonio bruto por el valor de $ 4.925.338.000, por cuanto se excluyó de la base para la determinación del impuesto, el valor de las cuentas por cobrar objeto de venta de productos que tuvo con empresas ubicadas en el Ecuador. c) Sanción de inexactitud por valor de $ 122.992, sobre la base de entender que PROLECHE evadió el impuesto al patrimonio.

- La sociedad PROCESADORA DE LECHES S.A. PROLECHE S.A., dentro de la oportunidad legal, contestó el requerimiento especial, en donde: a) solicitó se incorporara al expediente la declaración de corrección realizada por la sociedad con ocasión a la corrección a la declaración de renta del año 2006, que fue debidamente presentada por la sociedad simultáneamente en el momento en que fue proferido el requerimiento especial. b) rechazó la adición al patrimonio bruto. c) mantuvo el rechazo a la sanción de inexactitud impuesta.

- El 19 de enero de 2010, la Jefe de División de Gestión de Liquidación (A) de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de Bogotá, expidió la Liquidación Oficial de Revisión No. 312412009000104 por medio de la cual modificó la declaración del impuesto al patrimonio presentada por la sociedad PROCESADORA DE LECHES S.A. PROLECHE S.A. por el año 2007.

b) Fundamentos de la Demanda La sociedad PROCESADORA DE LECHES S.A. PROLECHE S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- “(…) yerra el acto demandado al considerar que no es aplicable la Decisión

578, ni tampoco el método de exención, por la sola razón de entender que como no hay doble tributación, entonces, no es dable aplicar la exención. En realidad, la norma comunitaria acoge el método de exención integral, como mecanismo para evitar la doble imposición, de suerte que el país de residencia del sujeto cede su soberanía fiscal a favor del Estado donde se encuentra localizado el patrimonio, independientemente de que éste (sic) último tenga contemplado dentro de su legislación tributo alguno sobre dicho patrimonio. Además, la norma comunitaria no consagró como condición de su aplicación que el país miembro donde se encuentre localizado el patrimonio grave en efecto el patrimonio situado en éste”.

- “(…) el patrimonio situado en un país miembro, solamente podrá ser gravado por éste. Quiere decir lo anterior, que los demás países, como lo señala el artículo 3 de la misma Decisión, deben considerar exonerado ese patrimonio”.

- “(…) lo único que se hace necesario para efectos de determinar cuál es el país con potestad para gravar un patrimonio, es determinar la ubicación de éste, concretamente la ubicación de una cuenta por cobrar para el caso que nos


ocupa, sin que sea relevante establecer si en el otro país se ha pagado el impuesto (…)”.

- “(…) la Decisión 578 de 2004, artículo 17, dispone que el patrimonio situado en un país miembro solamente podrá ser gravado por éste. Sin embargo, la misma no establece las reglas de localización patrimonial. Por ello, el derrotero para establecer en qué país miembro está ‘situado’ un patrimonio, deben analizarse con base en las reglas de la legislación interna del país miembro (Colombia en este caso)”.

- “Basta la aplicación de la regla cuatro del artículo 265 del ET para concluir, sin dificultad (…) que el activo objeto de controversia está localizado en el exterior. Por ello, al estar localizado en Ecuador, nuestro país, Colombia, carece de competencia para gravar ese patrimonio, porque al estar situado en otro país miembro, éste es el único que puede someterlos a imposición tal como lo señala el artículo 17 de la Decisión 578 (…)”.

- “(…) en el presente caso, la Decisión 578 (…) no estipuló en ninguna parte de su articulado, la condición de su aplicabilidad al hecho de ser obligatorio el pago del impuesto al patrimonio en el país miembro donde éste se encuentre localizado; con lo cual, si la norma supranacional no ha distinguido, al intérprete, en el presente caso a la Administración, no le es dable hacerlo (…)”.

c) Contestación a la demanda

La DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN), en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- “La Litis se centra en determinar si los activos representados en cuentas por cobrar cuyo deudor se encuentra localizado en un país miembro forman parte de la base gravable del Impuesto al Patrimonio correspondiente al año gravable 2007, o si por el contrario tales bienes se encuentran exentos del tributo en virtud de lo establecido en el artículo 17 de la Decisión 578 (…)”.

- “(…) la aplicación e interpretación de los preceptos contenidos en la decisión mencionada deben atender la finalidad y propósito de la misma que no es otra que evitar que las personas paguen por las mismas rentas o patrimonio impuestos en varios de los países que conforman la Comunidad Andina de Naciones, invalidando expresamente las interpretaciones o aplicaciones que permitan la evasión fiscal”.

- “(…) con respecto al Impuesto al Patrimonio, el artículo 17 (…) establece: ‘Impuestos sobre el Patrimonio. El patrimonio en el territorio de un País Miembro, será gravable únicamente por éste’. Teniendo en consideración que la norma supranacional no regula la aplicación del supuesto normativo con respecto a las llamadas reglas de ubicación patrimonial, de acuerdo con los antecedentes citados en la Liquidación Oficial de Revisión hoy demandada, se hace necesario acudir a disposiciones legales internas (…). De acuerdo con lo anterior, resulta claro que los bienes y derechos se entienden ubicados en el domicilio del titular del activo, en otras palabras no se tiene en cuenta la ubicación física corporal del bien sino del titular del derecho. Así, el artículo 161 del Estatuto Tributario establece que para los contribuyentes con residencia o domicilio en Colombia, excepto las sucursales de sociedades extranjeras, el patrimonio bruto incluye los bienes poseídos en el exterior (…) razón por la cual se considera que la palabra ‘situado’ consagrada en el artículo 17 (…) debe entenderse con relación a la ubicación del titular del derecho o bien y no el bien o derecho propiamente dicho, caso en el cual en este litigio se toma la ubicación de la sociedad colombiana que ostenta la calidad del acreedor frente a la Empresa Ecuatoriana”.


- “(…) de tal manera que las cuentas por cobrar a favor de la sociedad contribuyente y a cargo de la empresa LECOCEM en Ecuador, que (…) constituye parte del activo de la hoy demandante, integra su patrimonio bruto el cual luego de restarle las deudas a cargo (…) se obtiene el patrimonio líquido que a voces del artículo 295 ET constituye la base gravable del impuesto al patrimonio”.

- “(…) se concluye que la suma de 44.925.338.000 corresponde al rubro contable de ‘Cuentas por cobrar’ que representan un derecho a favor de la Procesadora de Leches S.A. y que en consecuencia, forman parte de su patrimonio bruto como representación de un activo que le pertenece”.

- “(…) el artículo 17 resulta aplicable únicamente ante la existencia de un patrimonio en dos países miembros en los que exista riesgo de presentarse doble tributación sobre un mismo hecho; de tal manera que en el caso en particular no tiene asidero el mencionado precepto toda vez que contablemente para la LECOCEM en Ecuador el rubro cuestionado constituye una cuenta por pagar a la sociedad Procesadora de Leches S.A., de tal manera que forma parte del pasivo de la sociedad extranjera, es decir, que las cuentas por cobrar a la sociedad extranjera a favor de la sociedad Procesadora de Leches S.A. únicamente constituye un activo de la Sociedad Contribuyente que integra su patrimonio, no existiendo ni la más remota posibilidad que por su carácter de obligación a cargo puedan resultar gravados con impuesto alguno, haciendo inaplicable la Decisión reclamada”.

CONSIDERANDO: 1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de ocho (8) de octubre de 2013. 2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER

INTERPRETADAS El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 3 y 17 de la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina y,

“su pretendida aplicación para determinar el impuesto al patrimonio a cargo la demandante (sic), conducen a solicitar su interpretación prejudicial sobre el alcance de dichas normas. Teniendo en cuenta que en Colombia, por regla general, el patrimonio bruto de los contribuyentes, con residencia y domicilio en Colombia, está conformado por el total de los bienes y derechos poseídos dentro y fuera del territorio nacional y que el patrimonio líquido que sirve de base gravable del impuesto al patrimonio se establece al sustraer del


patrimonio bruto del obligado las deudas vigentes en el último día del periodo gravable, según lo dispuesto por los artículos 261 y 282 del Estatuto Tributario, se pregunta: ¿Las cuentas por cobrar que la sociedad colombiana posee en un país de la Comunidad Andina de Naciones, como lo es el Ecuador, hacen parte de la base gravable (patrimonio líquido) del impuesto al patrimonio en Colombia? O por el contrario ¿se trata de una renta exenta en Colombia que solo (sic) puede ser gravada en Ecuador?”.

Para proveer lo requerido, se considera que procede la interpretación del artículo 17 de la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Corte consultante. Sin embargo, no se interpretará el artículo 3 de la mencionada Decisión porque hace referencia al principio de la fuente productora del impuesto a la renta; y, el presente caso se refiere a uno de impuesto al patrimonio. Se interpretarán, asimismo, de oficio, los artículos 1 y 20 de la mencionada Decisión 578, por considerarlos pertinentes para la resolución del presente caso. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

DECISIÓN 578

“(…)

Artículo 1.- Ámbito de aplicación. La presente Decisión es aplicable a las personas domiciliadas en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina, respecto de los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. Se aplica principalmente a los siguientes: En Bolivia, Impuesto a la renta. En Colombia, Impuesto a la renta. En el Ecuador, Impuesto a la renta. En el Perú, Impuesto a la renta. En Venezuela, Impuesto sobre la renta e Impuesto a los activos empresariales. Las normas previstas en esta Decisión tienen por objeto evitar la doble tributación de unas mismas rentas o patrimonios a nivel comunitario. La presente Decisión se aplicará también a las modificaciones que se introdujeran a los referidos impuestos y a cualquier otro impuesto que, en razón de su base gravable o materia imponible, fuera esencial y económicamente análogo a los anteriormente citados y que fuere establecido por cualquiera de los Países Miembros con posterioridad a la publicación de esta Decisión. (…) Artículo 17.- Impuestos sobre el Patrimonio. El patrimonio situado en el territorio de un País Miembro, será gravable únicamente por éste. (…) Artículo 20.- Interpretación y Aplicación. La interpretación y aplicación de lo dispuesto en esta Decisión se hará siempre de tal manera que se tenga en cuenta que su propósito


fundamental es el de evitar doble tributación de unas mismas rentas o patrimonios a nivel comunitario. No serán válidas aquellas interpretaciones o aplicaciones que permitan como resultado la evasión fiscal correspondiente a rentas o patrimonios sujetos a impuestos de acuerdo con la legislación de los Países Miembros. Nada de lo dispuesto en esta Decisión impedirá la aplicación de las legislaciones de los Países Miembros para evitar el fraude y la evasión fiscal.

(…)”. 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:

- La primacía del Derecho Comunitario Andino sobre el Derecho Interno del País Miembro. El principio de complemento indispensable. - Ámbito de aplicación y finalidad de la Decisión 578. - Impuestos sobre el patrimonio. Las cuentas por cobrar en otros Países de la CAN. Complemento indispensable. Caso Concreto.

3.1. DE LA PRIMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO SOBRE EL

DERECHO INTERNO DEL PAÍS MIEMBRO. EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE.

El Tribunal interpretará el tema de la primacía del Derecho Comunitario, en vista de que en el proceso interno se debate el hecho de la correcta aplicación de la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina y las normas internas que regulan el tema de la localización patrimonial en lo relativo al impuesto al patrimonio. El Tribunal en abundante jurisprudencia ha consolidado como principio fundamental del Derecho Comunitario Andino el de la “Primacía del Derecho Comunitario Andino”, basándose en los principios de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”. Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, también prevalece el Derecho Comunitario Andino. Un punto fundamental al analizar el principio de Primacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”, que no es otra cosa que el desarrollo del principio de supremacía y que consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, es decir, unido a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin resultar de ningún otro ordenamiento jurídico. El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente:


“En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países. En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.” (Proceso 01-AI-2001. Sentencia del 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial 818, de 23 de julio de 2002).

Dentro del Derecho Internacional Tributario “(…) la interpretación y aplicación, en tratándose de las normas nacionales, decurren de modo diferente, por lo que no es dable en el ámbito internacional aplicar las disposiciones pertinentes del Código Tributario”. (TROYA Jaramillo, José Vicente en INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS TRATADOS EN MATERIA TRIBUTARIA. Pág. 1). Traspolando al caso comunitario, se ha de aplicar el derecho comunitario andino con preferencia sobre el nacional del País Miembro, desde que en caso de conflicto entre uno y otro Derecho se aplicará el comunitario. Por lo expuesto, en el caso de autos, la Corte consultante, debe aplicar la norma comunitaria con preferencia a las normas de derecho tributario interno, específicamente, el Estatuto Tributario, que rige en Colombia y, de derecho internacional suscritas por los Países Miembros y sólo aplicar éstas en los casos en que la norma comunitaria no se refiera al tema y siempre y cuando dichas normas no contravengan el derecho comunitario. Principio del complemento indispensable. El principio de complementación indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica. Este principio implica que los Países Miembros tienen la facultad para fortalecer o complementar, por medio de normas internas o de Acuerdos Internacionales, la normativa del ordenamiento comunitario andino, pero, en la aplicación de esta figura, las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él. El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado que “la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ‘estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’ (…) advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la

GACETA OFICIAL 21/02/2014 9 de 78 contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista’”. (Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1139, de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la G.O.A.C. Nº 257, de 14 de abril de 1997, marca: MARTA). Sin embargo, el Tribunal ratifica que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros, de regular a través de normas internas o mediante la celebración de tratados internacionales, los asuntos no comprendidos en la norma comunitaria andina, concretamente la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria. En todo caso, la norma interna o internacional que se aplique deberá ser compatible con la comunitaria. En efecto, estas normas no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria. En el presente caso, la sociedad actora manifiesta que “(…) la Decisión 578 de 2004, artículo 17, dispone que el patrimonio situado en un país miembro solamente podrá ser gravado por éste. Sin embargo, la misma no establece las reglas de localización patrimonial. Por ello, el derrotero para establecer en qué país miembro está ‘situado’ un patrimonio, deben analizarse con base en las reglas de la legislación interna del país miembro (Colombia en este caso)”; y, la DIAN argumentó que “la norma supranacional no regula la aplicación del supuesto normativo con respecto a las llamadas reglas de ubicación patrimonial, (…) se hace necesario acudir a disposiciones legales internas (…)”; en tal virtud, el juez consultante deberá aplicar los criterios sobre el principio del complemento indispensable en el caso de que la norma comunitaria no se refiera al tema de las llamadas reglas de ubicación patrimonial; siempre y cuando la norma interna no restrinja aspectos esenciales regulados por la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y FINALIDAD DE LA DECISIÓN 578.

Para los efectos de la interpretación prejudicial solicitada, desde que las partes han controvertido en la aplicación de la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina, en lo relativo a doble tributación y evasión fiscal en el impuesto al patrimonio, deviene importante hacer referencia al “Ámbito de aplicación y finalidad de la Decisión 578”. Para lo anterior, el Tribunal seguirá los lineamientos sentados en su jurisprudencia, como los establecidos en el proceso 125-IP-2010, interpretación prejudicial de 27 de abril de 2011, caso: doble tributación. “La Decisión 578 tiene como finalidad básica evitar la doble tributación sobre una misma renta o patrimonio en la subregión andina, generando así un mecanismo para prevenir la evasión fiscal, un incentivo para la inversión extranjera y el comercio fluido entre los Países Miembros. Es importante considerar que cualquier interpretación o aplicación que se haga de la mencionada Decisión debe tener en cuenta dicho objetivo esencial (artículo 20 de la Decisión 578). Las características de aplicación de la Decisión 578 son las siguientes:

1. Sujetos sobre los que recae: personas naturales o jurídicas domiciliadas en cualquiera de los Países Miembros.


2. Objeto sobre el que recae: se aplica a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. El artículo primero determina el tipo de impuesto en relación con cada País Miembro:

“En Bolivia, Impuesto a la renta. En Colombia, Impuesto a la renta. En el Ecuador, Impuesto a la renta. En el Perú, Impuesto a la renta.”

El inciso final del mismo artículo, prevé que la Decisión también se aplicará a otros impuestos esencial y económicamente análogos a los citados, y que fueran establecidos en los Países Miembros con posterioridad a la publicación de la Decisión en la Gaceta Oficial”.

3.3. IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO. LAS CUENTAS POR COBRAR EN OTROS PAÍSES MIEMBROS DE LA CAN. COMPLEMENTO INDISPENSABLE. CASO CONCRETO.

La discusión en el presente caso se centra en determinar si las cuentas por cobrar que tiene la sociedad PROCESADORA DE LECHES S.A. PROLECHE S.A. con los clientes de Ecuador por operaciones de bienes y servicios se incluyen como parte del patrimonio líquido de la contribuyente como lo considera la DIAN o se excluyen del mismo, como afirma la sociedad actora, en aplicación de la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina. El artículo 17 de la Decisión 578, recogido en el capítulo III de la mencionada Decisión, bajo el título de “Impuestos sobre el Patrimonio” establece que:

“Artículo 17.- Impuestos sobre el Patrimonio. El patrimonio situado en el territorio de un País Miembro, será gravable únicamente por éste”.

La norma comunitaria regula, en consecuencia, en dicho artículo, lo atinente al impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio es un impuesto anual que grava el patrimonio neto del contribuyente ubicado en el país, a la fecha de cierre del ejercicio económico o del año civil. Este impuesto grava, en consecuencia, la riqueza de una persona, conformada por los bienes y derechos valorables económicamente. Son contribuyentes del impuesto al patrimonio, por ejemplo, las personas naturales o jurídicas, sucesiones, indivisas, los titulares de explotaciones agropecuarias, las cuentas bancarias con denominación unipersonal, etc. Ahora bien, se arguye que la sociedad colombiana PROCESADORA DE LECHES S.A. PROLECHE S.A. en su declaración no incluyó unas cuentas por cobrar provenientes de ventas de bienes y servicios con LECOCEM en Ecuador. La Decisión 578 no define a las “cuentas por cobrar”, sin embargo, la doctrina ha sido unánime en establecer que éstas representan derechos a reclamar, apreciables en dinero, bienes o servicios, en virtud de préstamos y otras operaciones de crédito. A saber:

“Cuentas por cobrar: Son acreencias a favor de la empresa que provienen de las actividades que la empresa desarrolla, originadas de las ventas a crédito si es una empresa comercial-industrial o de las


prestaciones de servicios a crédito en las empresas de servicio. Dichas cuentas están amparadas en facturas, son de naturaleza real y como tal pertenecen al Balance General”1.

De conformidad con lo planteado, cabe, entonces, determinar si el supuesto planteado puede derivar en un caso de doble tributación o de evasión fiscal y, en consecuencia, si es aplicable la Decisión 578 referida. Para lo anterior, la corte consultante ha de tener en cuenta, que para que opere la doble tributación ha de existir identidad de los sujetos, de objeto, del impuesto y del período tributario en los dos países. Se advierte que el Impuesto al Patrimonio no se encuentra establecido en la República del Ecuador. Deberá tener en cuenta, asimismo, lo que el artículo 20 euisdem, respecto de la interpretación y aplicación de la Decisión 578, establece:

“Artículo 20.- Interpretación y aplicación. La interpretación y aplicación de lo dispuesto en esta Decisión se hará siempre de tal manera que se tenga en cuenta que su propósito fundamental es el de evitar la doble tributación de unas mismas rentas o patrimonios a nivel comunitario. No serán válidas aquellas interpretaciones o aplicaciones que permitan como resultado la evasión fiscal correspondiente a rentas o patrimonios sujetos a impuestos de acuerdo con la legislación de los Países Miembros. Nada de lo dispuesto en esta Decisión impedirá la aplicación de las legislaciones de los Países Miembros para evitar el fraude y la evasión fiscal”.

Esto es muy importante, desde que el objeto y finalidad de la Decisión 578 radica, precisamente, en evitar la doble tributación de unas mismas rentas o patrimonios a nivel comunitario andino y de evitar la evasión fiscal, eludiendo el pago de las obligaciones tributarias. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Cuarta, pregunta a este Tribunal:

“Teniendo en cuenta que en Colombia, por regla general, el patrimonio bruto de los contribuyentes, con residencia y domicilio en Colombia, está conformado por el total de los bienes y derechos poseídos dentro y fuera del territorio nacional y que el patrimonio líquido que sirve de base gravable del impuesto al patrimonio se establece al sustraer del patrimonio bruto del obligado las deudas vigentes en el último día del periodo gravable, según lo dispuesto por los artículos 261 y 282 del Estatuto Tributario, se pregunta: ¿Las cuentas por cobrar que la sociedad colombiana posee en un país de la Comunidad Andina de Naciones, como lo es el Ecuador, hacen parte de la base gravable (patrimonio líquido) del impuesto al patrimonio en Colombia? O por el contrario ¿se trata de una renta exenta en Colombia que solo (sic) puede ser gravada en Ecuador?”.

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GACETA OFICIAL 21/02/2014 12 de 78 Aprecia el Tribunal que la corte consultante vincula la pregunta planteada con las normas contenidas en los artículos 261 y 268 del Estatuto Tributario de Colombia. Por lo que deviene necesario hacer algunas precisiones:

1. Al Tribunal no le corresponde interpretar las normas de carácter interno del País Miembro. Este Órgano Jurisdiccional tiene competencia únicamente para interpretar el Derecho Comunitario Andino.

2. El artículo 17 de la Decisión 578 es aplicable siempre que exista impuesto al patrimonio en el País Miembro respectivo. Es decir, que el patrimonio es gravado únicamente por el País Miembro donde esté situado dicho patrimonio, siempre y cuando la legislación nacional prevea el mencionado impuesto. Si no lo hace, puede ser gravado en otro País Miembro en donde se ubique el sujeto pasivo y se prevea dicho impuesto.

3. No obstante, el Tribunal advierte que en todo lo que no se encuentre regulado por

la norma comunitaria, el País Miembro, a través del principio de complemento indispensable, puede procurar la “solución legislativa a las situaciones no contempladas por la ley comunitaria”; y en tal virtud, en el presente caso, la Corte consultante ha de remitirse al Derecho Interno que regule lo relacionado a las reglas de ubicación patrimonial, siempre que dicha normativa no contradiga a la norma comunitaria, como es en el presente caso, la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina, de conformidad con lo dispuesto en el punto 3.1. de esta providencia. Ha de tener en cuenta, asimismo, que en la República del Ecuador no se contempla el Impuesto al Patrimonio, como se indicó precedentemente.

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y

el Derecho Interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las demás normas de Derecho Internacional; lo anterior tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho Comunitario Andino. Dentro del principio de complemento indispensable, el Tribunal ratifica que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros, de regular a través de normas internas o mediante la celebración de tratados internacionales, los asuntos no comprendidos en la norma comunitaria andina, concretamente en la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria. En todo caso, la norma interna o internacional que se aplique deberá ser compatible con la comunitaria.

En efecto, estas normas no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el Derecho Comunitario Andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.

De conformidad con los principios enunciados, la Corte consultante debe aplicar la norma comunitaria con preferencia a las normas de derecho


tributario interno, específicamente, el Estatuto Tributario que rige en Colombia y sólo aplicar éste último, en el presente caso, en el evento de que la norma comunitaria no se refiera al tema de la localización patrimonial y siempre y cuando dichas normas no contravengan a la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: La Decisión 578 tiene como finalidad básica evitar la doble tributación

sobre una misma renta o patrimonio en la subregión andina, generando así un mecanismo para prevenir la evasión fiscal, un incentivo para la inversión extranjera y el comercio fluido entre los Países Miembros. Es importante tener en cuenta que cualquier interpretación o aplicación que se haga de la mencionada Decisión, debe tenerse en cuenta el objetivo esencial (artículo 20 de la Decisión 578).

TERCERO: El impuesto al patrimonio es un impuesto anual que grava el patrimonio

neto del contribuyente ubicado en el país, a la fecha de cierre del ejercicio económico o del año civil. Este impuesto grava, en consecuencia, todos los bienes de una persona.

La Decisión 578 no define a las “cuentas por cobrar”, sin embargo, la doctrina ha sido unánime en establecer que éstas representan derechos a reclamar, apreciables en dinero, bienes o servicios, en virtud de préstamos y otras operaciones de crédito.

CUARTO: Cabe, entonces, determinar si el supuesto planteado puede derivar en un

caso de doble tributación o de evasión fiscal y, en consecuencia, si es aplicable la Decisión 578 referida.

Para lo anterior, la corte consultante ha de tener en cuenta, que para que opere la doble tributación ha de existir identidad de los sujetos, de objeto, del impuesto y del período tributario en los dos países. Se advierte que el Impuesto al Patrimonio no se encuentra establecido en la República del Ecuador. Deberá tener en cuenta, asimismo, lo que el artículo 20 euisdem, respecto de la interpretación y aplicación de la Decisión 578, establece. Esto es muy importante, desde que el objeto y finalidad de la Decisión 578 radica, precisamente, en evitar la doble tributación de unas mismas rentas o patrimonios a nivel comunitario andino y de evitar la evasión fiscal, eludiendo el pago de las obligaciones tributarias.

QUINTO: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Cuarta,

pregunta a este Tribunal: “Teniendo en cuenta que en Colombia, por regla general, el patrimonio bruto de los contribuyentes, con residencia y domicilio en Colombia, está conformado por el total de los bienes y derechos poseídos dentro y fuera del territorio nacional y que el patrimonio líquido que sirve de base gravable del impuesto al patrimonio se establece al sustraer del patrimonio bruto del obligado las deudas vigentes en el último día del periodo gravable, según lo dispuesto por los artículos 261 y 282 del Estatuto Tributario, se pregunta:

¿Las cuentas por cobrar que la sociedad colombiana posee en un país de

la Comunidad Andina de Naciones, como lo es el Ecuador, hacen parte de la base gravable (patrimonio líquido) del impuesto al patrimonio en Colombia? O por el contrario ¿se trata de una renta exenta en Colombia que solo (sic) puede ser gravada en Ecuador?”.


Aprecia el Tribunal que la Corte consultante vincula la pregunta planteada con las normas contenidas en los artículos 261 y 268 del Estatuto Tributario de Colombia. Por lo que deviene necesario precisar que al Tribunal no le corresponde interpretar las normas de carácter interno del País Miembro.

El artículo 17 de la Decisión 578 es aplicable siempre que exista impuesto al patrimonio en el País Miembro respectivo. Es decir, que el patrimonio es gravado únicamente por el País Miembro donde esté situado dicho patrimonio, siempre y cuando la legislación nacional prevea el mencionado impuesto. Si no lo hace, puede ser gravado en otro País Miembro en donde se ubique el sujeto pasivo y se prevea dicho impuesto.

No obstante, el Tribunal advierte que en todo lo que no se encuentre regulado por la norma comunitaria, el País Miembro, a través del principio de complemento indispensable, puede procurar la “solución legislativa a las situaciones no contempladas por la ley comunitaria”; y en tal virtud, en el presente caso, la Corte consultante ha de remitirse al Derecho Interno que regule lo relacionado a las reglas de ubicación patrimonial, siempre que dicha normativa no contradiga a la norma comunitaria, como es en el presente caso, la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina, de conformidad con lo dispuesto en el punto 3.1. de esta providencia. Ha de tener en cuenta, asimismo, que en la República del Ecuador no se contempla el Impuesto al Patrimonio, como se indicó en su momento.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 25000232700020100013701-18953, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE (E)

Leonor Perdomo Perdomo Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADA MAGISTRADO

Gustavo García Brito SECRETARIO


PROCESO 166-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 136 literal h), 224 y 228 de la misma Decisión. Marca: CAFÉ SAN JUAN DE PASTO (mixta). Actor: sociedad THE COCA-COLA COMPANY. Proceso interno Nº. 2008-00051. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil trece. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 2008-00051; El auto de 8 de octubre de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno. Demandante: sociedad THE COCA-COLA COMPANY. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad INDUSTRIA DE GASEOSAS LA CIGARRA LTDA.

b) Hechos. 1. El 12 de noviembre de 2003, la sociedad INDUSTRIA DE GASEOSAS LA CIGARRA LTDA., solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo CAFÉ SAN JUAN DE PASTO (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº. 522 de 31 de mayo de 2005. Contra dicha solicitud presentó oposición, la sociedad THE COCA-COLA COMPANY sobre la base de sus marcas COCA-COLA (mixta) y figurativas consistente en el diseño de una cinta registrada a su favor para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. Por Resolución Nº. 35525 de 27 de diciembre de 2005, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la

GACETA OFICIAL 21/02/2014 16 de 78 oposición presentada por la actora y concedió el registro del signo solicitado. Contra dicha Resolución la sociedad THE COCA-COLA COMPANY interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº. 14019 de 30 de mayo de 2006, confirmó la Resolución impugnada. 5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº. 23985 de 3 de agosto de 2007, confirmó también la Resolución Nº. 35525 de 27 de diciembre de 2005. 6. La sociedad THE COCA-COLA COMPANY interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las mencionadas resoluciones. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda. La sociedad THE COCA-COLA COMPANY presenta demanda esgrimiendo los siguientes argumentos: 1. Violación de los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486. 2. Los signos a comparar son “la marca mixta COCA-COLA (…) declarada marca notoriamente conocida, que incluye el DISEÑO DE CINTA y la marca CAFÉ SAN JUAN DE PASTO (mixta), las cuales comparten similitudes que las hacen determinantes en el conjunto como para inducir al público consumidor a error o confusión. Así mismo, se hace necesaria la comparación en conjunto de las marcas mixtas COCA-COLA (…) y FIGURATIVA con la marca solicitada, ya que éstas también incluyen dentro de sus elementos EL DISEÑO DE CINTA”. 3. Realizado el cotejo visual, fonético e ideológico los signos en conflicto son confundibles. 4. Violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 ya que la Superintendencia hizo “un análisis superficial de la notoriedad de la marca mixta COCA-COLA (…) y su elemento gráfico DISEÑO DE CINTA, equivocándose al apreciar la fuerza distintiva de este elemento en las marcas registradas de THE COCA-COLA COMPANY, y al pasar por alto, sin justificación alguna, que la marca mixta solicitada, CAFÉ SAN JUAN DE PASTO, reproduce en sus elementos gráficos el DISEÑO DE CINTA protegido a favor de mi poderdante”. 5. El signo solicitado “constituye una imitación de los elementos que componen las marcas FIGURATIVA y COCA-COLA, generando un riesgo de asociación, acompañado de aprovechamiento injusto del prestigio de las marcas de THE COCA-COLA COMPANY, así como la dilución de la fuerza distintiva de estas marcas”.

d) Contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda manifestando: 1. De las Resoluciones acusadas se concluye que, “la Superintendencia de Industria y Comercio al practicar el examen de registrabilidad al signo mixto Café San Juan de Pasto actuó de manera razonada y motivada, guiando su actuación por la finalidad del procedimiento señalado para la obtención del registro marcario, y, en especial, del

GACETA OFICIAL 21/02/2014 17 de 78 examen de registrabilidad, cual era y sigue siendo la de garantizar que el signo analizado cumple los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 (…) y que no incurre en alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 135, 136 de la misma norma, como la de registrar signos que vulneran derechos de terceros”. 2. Entre los signos en conflicto “a pesar de la presencia de semejanzas, éstas no son capaces de generar riesgo de confusión o de asociación en el consumidor”.

e) Tercero interesado. No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte de la sociedad INDUSTRIAS DE GASEOSAS LA CIGARRA LTDA. CONSIDERANDO: Que, las normas contenidas en los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500); Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo CAFÉ SAN JUAN DE PASTO (mixto), fue el 12 de noviembre de 2003, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134 literales a) y b), 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria de oficio se interpretarán los artículos 136 literal h), 224 y 228 de la Decisión 486; y, Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras;


b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. (…)

Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. (…) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;


d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. (…)”.

1. La marca y los requisitos para su registro. La distintividad.

El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”). El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la

GACETA OFICIAL 21/02/2014 20 de 78 inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”. (Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1333, del 25 de abril de 2006, caso “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo CAFÉ SAN JUAN DE PASTO (mixto) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

2. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos.

GACETA OFICIAL 21/02/2014 21 de 78 En virtud a que en el proceso interno se debate si el signo solicitado CAFÉ SAN JUAN DE PASTO (mixto) es confundible con las marcas COCA-COLA (mixta) y figurativa, el Tribunal considera oportuno referirse al tema. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo

GACETA OFICIAL 21/02/2014 22 de 78 previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

GACETA OFICIAL 21/02/2014 23 de 78 La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto. Además, se recomienda al consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica.

3. Clases de signos. Comparación entre signos mixtos. Comparación

entre signos gráficos y mixtos. El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a la comparación entre signos mixtos en virtud de que el signo solicitado CAFÉ SAN JUAN DE PASTO es mixto

GACETA OFICIAL 21/02/2014 24 de 78 mientras que la oposición se basa en la marca COCA-COLA mixta. Además, se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta de los signos en conflicto. El Tribunal también se referirá a la comparación entre signos gráficos y mixtos en razón a que uno de los signos opositores es un signo figurativo consistente en el diseño de una cinta. Signos denominativos. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). Signos mixtos. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Signos gráficos. Las marcas gráficas, llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir. (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº. 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). El Tribunal, con relación a este tema ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que:


“Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”. (Carlos Fernández Novoa, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, Editorial Montecorvo, 1984. pp 29 y ss).

Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber:

1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario. 2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de

quien la observa. Comparación entre signos mixtos. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”. (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto que cuente, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitado, como marca habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº. 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

GACETA OFICIAL 21/02/2014 26 de 78 Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, que a continuación se describen: En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.

El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. Comparación entre signos gráficos y mixtos. La comparación entre los signos gráficos habrá de realizarse atendiendo principalmente a la impresión gráfica de conjunto que aquellos causen en el consumidor o usuario medio del tipo de producto o servicio de que se trate, por tanto deberá ser conducida por la impresión unitaria que cada uno de ellos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria de sus destinatarios. Para realizar una comparación entre signos mixtos y signos gráficos, básicamente, se deben tomar en cuenta los mismos criterios que en la comparación de signos mixtos, pues al comparar un signo mixto y uno figurativo

GACETA OFICIAL 21/02/2014 27 de 78 se debe distinguir el elemento característico o determinante del primero, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación. El juez consultante, en un primer análisis debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante. En efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente: “Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa”. (Proceso 23-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1075 de 2 de junio de 2004, marca figurativa: FIGURA DE UNA HORMIGA). Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el juez nacional o la oficina de registro marcario, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo los siguientes criterios para la comparación entre marcas figurativas: “El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe”. (Proceso 23-IP2004, ya citado). Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos, arriba descritos.

4. Signos distintivos notoriamente conocidos, su protección y su prueba. Los riesgos en el mercado.

Se interpretará el tema en razón a que el demandante manifiesta que su marca COCA-COLA (mixta) y su diseño gráfico y su marca figurativa son notoriamente conocidas. En este marco el Tribunal se referirá a la marca notoriamente conocida y a la prueba de su notoriedad, haciendo un especial énfasis en la relación que existe entre su protección, el principio de especialidad y los diferentes riegos en el mercado. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, en el marco del proceso 111-IP-2013: “1. Definición. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos.

GACETA OFICIAL 21/02/2014 28 de 78 En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos. El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido. De éste se pueden desprender las siguientes características:

• Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente,

El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente:

“Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

• Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.

• La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

2. Protección. a. En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y

efectivo de la marca. El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia.

En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido. El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria. En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de

GACETA OFICIAL 21/02/2014 29 de 78 notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.

Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado. La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos. De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario1. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la

1 Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS

MENDOZA, Marcelo. “LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”. Revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador.

GACETA OFICIAL 21/02/2014 30 de 78 mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en los literales B) y C) de la presente providencia. El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente:

§ Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro.

§ Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen

empresarial del signo notoriamente conocido. § Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas

productoras tiene algún grado de vinculación. Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, se ha dicho lo siguiente:

“En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.2

Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Sobre el tema la doctrina ha manifestado:

“El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para

2 MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid

España, 1995. Pág. 283.


establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”. 3

3. Prueba.

El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros:

“a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.” (Proceso 111-IP-2013 de 16 de octubre de 2013, citando al proceso 23-IP-2013 de 15 de mayo de 2013).

3 Ibídem. Pág. 247.

GACETA OFICIAL 21/02/2014 32 de 78 Revisado el caso concreto, el Tribunal encuentra la necesidad de fijar con claridad la relación entre el principio de especialidad y los diferentes riesgos a los que se expone una marca notoria en el mercado, de conformidad con lo siguiente:

• “Como se dijo anteriormente, la protección de la marca notoriamente conocida rompe los principios registral, de uso real y efectivo, de territorialidad y de especialidad. Esto se da bajo el entendido de que la marca notoria se encuentre inmersa dentro de uno de los cuatro riesgos ya especificados: confusión, asociación, dilución y uso parasitario. Por lo tanto, para que se proteja a una marca notoria más allá del principio de especialidad, se deberá demostrar la exposición del signo a alguno de dichos riesgos.

• En consecuencia, la corte consultante deberá verificar la existencia de alguno de los mencionados riesgos para que opere la protección del signo notorio. En relación con los dos primeros, deberá revisar el conjunto de parámetros establecidos para determinar la posibilidad de error en el público consumidor (…).

• En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es de vital importancia que el juez consultante, para ciertos supuestos, establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad. Si bien la normativa comunitaria andina no diferencia entre la marca notoria y la renombrada para establecer diferentes niveles de protección, la determinación de ciertos escenarios de conflicto sí puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor. Esto es de suma importancia, ya que un signo que tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.

• El juez consultante debe analizar todas las variables posibles para evitar la concreción de confusión y asociación el público consumidor, o que no se genere un aprovechamiento parasitario del prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, o la dilución de la capacidad distintiva de un signo que ha penetrado a diferentes sectores. Eso sería evidente en un signo notorio que tenga un altísimo grado de notoriedad y, por lo tanto, se haya insertado en diversos escenarios de mercadeo. Piénsese en una marca notoria que esté registrada en varias clases, con altísima incidencia de recordación y fijación en varios sectores, con presencia publicitaria masiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad de vincularse con diferentes productos o servicios, o simplemente sacar mensajes publicitarios en cualquier plataforma; esto conduciría a que cualquier utilización de un signo idéntico o similar, aún en rubros donde formalmente no se esté usando el mencionado signo, genere uso parasitario o riesgo de dilución. Por lo tanto, el juez consultante, deberá analizar, entre otros factores, la potencialidad de que el signo incursione en otros espacios comerciales.

Para lo anterior, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor”. (Proceso 111-IP-2013, ya citado).

GACETA OFICIAL 21/02/2014 33 de 78 Sobre la base de lo expuesto, el juez consultante debe analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. Finalmente, el Tribunal advierte que el análisis sobre conexión competitiva sólo se debe realizar si no se prueba la notoriedad de las marcas opositoras, ya que, como se dijo anteriormente, dicha clase de marcas se protege más allá del principio de especialidad.

5. Conexión competitiva. Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos que distinguen dichos signos a efectos de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma. En el presente caso, el signo solicitado para registro distingue productos comprendidos en la Clase 30 mientras que los signos, sobre la base de los cuales se basa la oposición distinguen productos comprendidos en la Clase 32, por lo que el juez consultante, deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva. Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos; (v) Uso conjunto o complementario de productos; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos. La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. También se debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. Asimismo se debe analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor. Finalmente, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (...)”. (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº. 180, de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

GACETA OFICIAL 21/02/2014 34 de 78 En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por el signo en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto a un origen empresarial común. En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo CAFÉ SAN JUAN DE PASTO (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan. CUARTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con otros signos mixtos y gráficos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si el elemento preponderante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos. En la comparación entre un signo mixto y un signo gráfico, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el juez nacional o la oficina de registro marcario, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las

GACETA OFICIAL 21/02/2014 35 de 78 marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo los criterios para la comparación entre marcas figurativas. QUINTO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. Sobre la base de lo expuesto en la presente interpretación prejudicial, el juez consultante debe analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. SEXTO: En el régimen comunitario andino de propiedad intelectual, la protección contra el riesgo de dilución es predicable tanto de la marca notoria como de la marca renombrada. En este sentido, el juez consultante debe analizar si el signo solicitado para registro podría causar riesgo de dilución de la capacidad distintiva de la marca notoria COCA-COLA (mixta) y figurativa. SÉPTIMO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos que pertenecen a diferentes Clases, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base a los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 2008-00051, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal. NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE

GACETA OFICIAL 21/02/2014 36 de 78 José Vicente Troya Jaramillo Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA


PROCESO 158-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literales a) y b) y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 200 de la misma Decisión. Marca: USD (mixta). Actor: sociedad CREARAMOS LIMITADA. Proceso interno Nº. 2011-00224. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil trece. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 172, 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 2011-00224; El auto de 2 de octubre de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad CREARAMOS LIMITADA. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: señora SANDRA CATALINA ESCOBAR MARTÍNEZ.


b) Hechos. 1. El 17 de junio de 2005, la señora SANDRA CATALINA ESCOBAR MARTÍNEZ, solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo USD (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº. 554 de 29 de julio de 2005. Contra dicha solicitud presentó oposición, de acuerdo a la Resolución 13527 de 26 de mayo de 2006, la sociedad CREARAMOS LIMITADA sobre la base de su marca USED (denominativa) registrada a su favor para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. De acuerdo a la demandante la oposición también se basó en la marca USED JEAN (denominativa) registrada a su favor para distinguir productos de la Clase 25. 3. Por Resolución Nº. 13527 de 26 de mayo de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la actora y concedió el registro del signo solicitado. Contra dicha Resolución la sociedad CREARAMOS LIMITADA interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº. 21738 de 18 de agosto de 2006, confirmó la Resolución impugnada. 5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº. 1237 de 29 de enero de 2007, confirmó también la Resolución Nº. 13527 de 26 de mayo de 2006. 6. La sociedad CREARAMOS LIMITADA interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las mencionadas resoluciones. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda. La sociedad CREARAMOS LIMITADA presenta demanda esgrimiendo los siguientes argumentos: 1. Violación de los artículos 134 primer párrafo y 135 de la Decisión 486. 2. Violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que “La marca solicitada para registro USD para distinguir productos de la clase 25 es susceptible de producir confusión con la marca previamente registrada USED para distinguir los mismos productos”. 3. La sociedad demandada mutiló una marca que estaba bien posicionada en el mercado suprimiendo la letra E, dicha mutilación “no le da suficiente fuerza distintiva a la nueva denominación para que se le hubiese concedido el registro”, agrega que existe riesgo de confusión y de asociación entre los signos en conflicto, además los signos en conflicto distinguen los mismos productos de la Clase 25. 4. En el análisis comparativo se deberá excluir el término JEANS ya que este constituye una expresión genérica, descriptiva y de uso común para los productos de la Clase 25.

GACETA OFICIAL 21/02/2014 38 de 78 5. Entre los signos en conflicto existe conexión competitiva. 6. Entre los signos en conflicto existe confusión desde el punto de vista fonético, gráfico y conceptual. 7. Agrega que ha utilizado el signo USED como enseña comercial.

d) Contestación a la demanda. No se encuentra en el expediente copia a la contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

e) Tercero interesado. La señora SANDRA CATALINA ESCOBAR MARTÍNEZ, tercero interesado en el proceso contesta la demanda manifestando: 1. Observados los signos en conflicto en conjunto no son confundibles entre sí. 2. Analizados los signos desde el punto de vista fonético, ortográfico, conceptual y visual no existe similitud entre ellos. 3. El signo solicitado USD es una expresión caprichosa o de fantasía ya que no hace relación a un concepto mientras que la marca registrada USED significa usado en inglés, término que es conocido por el público consumidor. 4. “El hecho de que una marca tenga en su composición la mayoría de las letras de las que está compuesta otra, no implica que las mismas sean confundibles si dada su estructura ortográfica se pronuncian en forma diferente”. 5. No se han violado los artículos 134 ni 135 literal b) de la Decisión 486, ya que el signo solicitado es distintivo. 6. Sobre el hecho de que la actora usa la enseña comercial USED se deben utilizar los mismos parámetros de comparación que entre marcas, por lo tanto “se demostró de forma evidente que no existe confundibilidad entre las expresiones ‘USD’ y ‘USED’ desde el punto de vista fonético, ortográfico, conceptual y visual, por lo que para el presente caso no tiene trascendencia que la parte actora haya usado una enseña comercial como ‘USED’ con anterioridad a la solicitud de la marca ‘USD’, debido a que los términos enunciados no son confundibles”. CONSIDERANDO: Que, las normas contenidas en los artículos 172, 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en

GACETA OFICIAL 21/02/2014 39 de 78 concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500); Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo USD (mixto), fue el 17 de junio de 2005, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134 literales a) y b), 135 literales a) y b) y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria de oficio se interpretará el artículo 200 de la Decisión 486, no se interpretará el artículo 172 de la Decisión 486 por no ser aplicable al caso concreto; y, Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos (…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; (…)

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (…)


Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro. (…)”.

6. La marca y los requisitos para su registro. La distintividad.

El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”). El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable

GACETA OFICIAL 21/02/2014 41 de 78 para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”. (Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1333, del 25 de abril de 2006, caso “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo USD (mixto) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

7. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Irregistrabilidad por identidad o similitud de una marca con una marca y con una enseña comercial. Riesgo de confusión y/o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos.

En virtud a que en el proceso interno se debate si el signo solicitado USD (mixto) es confundible con las marcas USED (denominativa) y USED JEAN (denominativa) y con la enseña comercial USED (denominativa), es pertinente desarrollar el presente tema. Las causales de irregistrabilidad taxativamente enumeradas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 son impedimentos que derivan, en su mayoría, de los requisitos intrínsecos del signo y especialmente de la distintividad. Al respecto, en consideración a que a las enseñas comerciales le son aplicables las disposiciones relativas al nombre comercial y, a su vez, a éste les son aplicables, en lo que corresponda, las disposiciones concernientes a las marcas, el Tribunal estima adecuado referirse a la identidad y la semejanza de una marca con un nombre comercial y con una enseña comercial. La identidad y la semejanza entre signos distintivos. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, los literales a) y b) de

GACETA OFICIAL 21/02/2014 42 de 78 dicho artículo prohíben que se registren como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero o a una enseña comercial protegida. En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo. La enseña comercial, al igual que la marca, cumplen una función distintiva, por la cual un establecimiento mercantil que la posee se distingue de los otros establecimientos mercantiles, por cuya razón, se debe tener presente lo indicado por este Tribunal Comunitario en el sentido de que, un signo que pretenda ser registrado pero que sea idéntico o se asemeje a una enseña comercial protegida, llevará consigo el riesgo de inducir al público a error por lo que no será lo suficientemente distintivo, constituyendo una de las prohibiciones para otorgar el registro. La existencia de similitud o semejanza con una enseña comercial protegida, siempre que ésta pueda inducir al público a error. En consecuencia se puede asumir que una causal de prohibición para otorgar el registro a un signo como marca sería la existencia de semejanza o identidad al punto de producir confusión con una enseña comercial protegida. Para establecer la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos, servicios o tipo de establecimiento distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate. Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre la actividad económica y los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, al producto o a la actividad económica que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño). Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión y/o de asociación entre varios signos y los productos o servicios que distinguen o la actividad económica que cada uno

GACETA OFICIAL 21/02/2014 43 de 78 de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios y la actividad empresarial distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios y la actividad empresarial; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios y la actividad empresarial; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que “la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). Además, el Tribunal ha sostenido, respecto al nombre comercial que en el caso puede ser aplicable a la enseña comercial que, el nombre comercial en relación con una marca “para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada (…) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara”. (Proceso 3-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 338, de 11 de mayo de 1998, marca: BELLA MUJER). Lo manifestado puede ser aplicado al caso de la enseña comercial. La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”. (Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1089, de 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 340, de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión y/o de asociación, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud entre ellos y entre los productos o servicios que el signo distingue, la actividad económica que identifique al nombre comercial o el establecimiento que distingue la enseña comercial. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto similares productos o actividad económica, podría presentarse el riesgo de confusión y/o de asociación. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del

GACETA OFICIAL 21/02/2014 44 de 78 juzgador quién la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia, el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud entre signos distintivos y el riesgo de confusión y/o de asociación es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que son los siguientes: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

GACETA OFICIAL 21/02/2014 45 de 78 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad entre ellos.

8. La enseña comercial y su ámbito de protección. En el caso de estudio, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado a la enseña comercial, en virtud a que el tercero interesado manifestó que el signo solicitado es confundible con su enseña comercial USED (denominativa). La Decisión 486 no da ningún concepto sobre la enseña comercial, sin embargo, el Tribunal ha analizado el tema de la enseña comercial de manera independiente al del nombre comercial, y de esta manera sobre la base de la doctrina ha manifestado que “La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil” (Pachón Muñoz, Manuel. “Manual de Propiedad Industrial”. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984, pág. 127). El anterior concepto de enseña, se encuentra enmarcado dentro de lo dispuesto en el artículo 190 de la Decisión 486 sobre nombre comercial, ya que éste se refiere también a cualquier signo que identifique a un establecimiento mercantil. Sin embargo, cabe aclarar que el nombre comercial y la enseña comercial no son lo mismo, pues el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica, únicamente, un establecimiento mercantil. Por lo que el Tribunal advierte que “la intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos Títulos diferentes, X y XI, para tratar las figuras de manera independiente. El legislador comunitario, incurrió en una imprecisión al extender el concepto de nombre comercial, tal y como se determinó en el mencionado artículo 190”. (Proceso 96-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1796 de 18 de enero de 2010, marca: SIPERTRIN CHEMOTECNICA denominativa). Pese a esta independencia conceptual de la enseña comercial, la Decisión 486 en su artículo 200 habla sobre la protección que se debe dar a la enseña comercial y de esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que:

1. Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega.


2. Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor.

9. Clases de signos. Comparación entre signos mixtos y denominativos.

El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a la comparación entre signos mixtos y denominativos en virtud de que el signo solicitado USD es mixto mientras que las marcas sobre las cuales se basa la oposición USED y USED JEAN y la enseña comercial a la que hacen referencia las partes USED son denominativos. Signos denominativos. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). Signos mixtos. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Comparación entre signos mixtos y denominativos. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre un signo mixto y uno denominativo, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser

GACETA OFICIAL 21/02/2014 47 de 78 definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”. (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, los cuales se describen a continuación: En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.

El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.


10. Signos de fantasía. El tercero interesado en el proceso manifestó que el signo solicitado a registro USD (mixto) es una expresión caprichosa o de fantasía, por lo que el Tribunal interpretará el tema. El Tribunal ha manifestado que “Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo un significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades”. (Proceso 23-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2229 de 20 de agosto de 2013, marca: MKC MAKRO COMPUTO S.A. (mixta). Sobre los signos caprichosos o de fantasía, el Tribunal ha indicado que “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº. 989, de 29 de setiembre de 2003, marca: INSTAFRUTA). Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes. Por lo tanto, el juez consultante, deberá determinar si el signo USD (mixto) constituye un signo de fantasía o si por el contrario está dotado de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio. En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo USD (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro o a una enseña comercial protegida, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

GACETA OFICIAL 21/02/2014 49 de 78 TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan. CUARTO: La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil. Pese a esta independencia conceptual de la enseña comercial, la Decisión 486 en su artículo 200 habla sobre la protección que se debe dar a la enseña comercial y de esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que:

1. Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega.

2. Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor.

QUINTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signo mixto comparado con uno denominativo es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Al comparar un signo mixto y uno denominativo se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidos en esta interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. SEXTO: El juez consultante, deberá determinar si el signo USD (mixto) constituye un signo de fantasía de acuerdo a lo manifestado en la presente interpretación prejudicial. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 2011-00224, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal. NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.


GACETA OFICIAL 21/02/2014 50 de 78 José Vicente Troya Jaramillo Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo

MAGISTRADA


PROCESO 150-IP-2013

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82 literales d), h) e i), 96 y 113 literal c) de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Demandante: ACEITES DEL SUR S.A. Expediente interno: 2006-00044. Marca: LA ESPAÑOLA (mixta). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y siete días del mes de noviembre del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. VISTOS: El auto emitido por el Tribunal el 18 de septiembre de 2013, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada. I. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: ACEITES DEL SUR S.A. Demandados: LA NACIÓN COLOMBIANA –

SUPERINTENDENCAI DE INDUSTRIA Y COMERCIO.


Tercero interesado: KOUPREY S.A.

III. DATOS RELEVANTES. A. HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. El señor JUAN RAÚL PINEDA GIRALDO, solicitó el 15 de febrero de 1995

el registro como marca del signo mixto LA ESPAÑOLA, para amparar productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 415,

de 27 de marzo de 1995, no se presentaron oposiciones.

3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 26028 de 20 de agosto de 2002, resolvió conceder el registro solicitado.

4. El 25 de mayo de 2005, la marca mixta LA ESPAÑOLA fue transferida a la sociedad KOUPREY S.A.

5. La sociedad ACEITES DEL SUR S.A., presentó demanda de nulidad ante

el Consejo de Estado de la República de Colombia.

6. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

1. Manifiesta, que la marca mixta LA ESPAÑOLA está generando error en el público consumidor en relación con la procedencia geográfica de los productos que ampara. Les hace creer que provienen de España, cuando en realidad son colombianos. Vulnera el artículo 135 literal e) de la Decisión 486.

2. Argumenta, que la marca mixta LA ESPAÑOLA no se relaciona con una indicación de procedencia ni con una denominación de origen. Su procedencia geográfica no es España. No se debe utilizar la indicación geográfica LA ESPAÑOLA. Las cualidades y reputación de sus productos no son atribuibles a España. Vulnera el artículo 135 literal I) de la Decisión 486.

3. Indica, que como efecto de lo anterior el signo registrado no es distintivo.


4. Agrega, que solicitó el registro de la marca de mala fe, ya que se conocía que los productos no provenían de España.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

• Sostiene, que la marca registrada no describe la calidad, cantidad, el destino, el valor ni el origen del producto.

• Indica, que tampoco consiste en una indicación geográfica nacional o extranjera que induzca al público a confusión o error respecto de los productos de la clase 29.

2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

• Indica, que el signo LA ESPAÑOLA no es descriptivo de la

procedencia geográfica de los productos que ampara

• Sostiene, que la marca registrada no describe la calidad, cantidad, el destino, el valor ni el origen del producto. El público consumidor, bajo ningún punto de vista, asume que se trata de productos provenientes de España. La expresión LA ESPAÑOLA no describe la procedencia geográfica de los productos de la clase 29 internacional.

• Indica, que la expresión LA ESPAÑOLA alude al continente americano, ya que la isla LA ESPAÑOLA, ubicada en las Antillas mayores, fue la primera colonia europea en América.

• Agrega que el artículo LA le da una connotación que va más allá del

simple origen geográfico. • Argumenta, que el signo LA ESPAÑOLA, de conformidad con la

Decisión 486, no es una denominación de origen. No es una indicación geográfica.

• Afirma, que se realizaron encuestas que dan cuenta de si el público

consumidor relaciona la marca LA ESPAÑOLA con productos provenientes de España. El 93.86% consideran que la marca es antioqueña. Esto se debe a la vasta actividad que la empresa ha desarrollado durante mucho tiempo.

• Adiciona, que la marca LA ESPAÑOLA tiene un alto reconocimiento en

el público consumidor y, por lo tanto, aptitud para identificar los productos. Nunca que se ha pretendido engañar al público consumidor en cuanto a la procedencia geográfica de los productos.

• La marca LA ESPAÑOLA es distintiva. Actualmente cuenta con el

amplio reconocimiento del público consumidor en relación con los


productos que ampara, lo que demuestra que el signo tiene una distintividad inherente.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. NORMAS A SER INTERPRETADAS. La corte consultante solicitó la interpretación de los artículos 135 literales a), b), e) y l) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La solicitud de registro del signo LA ESPAÑOLA se realizó el 15 de febrero de 1995. Por lo tanto, la normativa aplicable es la Decisión 344. En consecuencia, se realizará, de oficio, la interpretación de los siguientes artículos: 81, 82 literales d), h) e i), 96 y 113 literal c), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas: DECISIÓN 344

(…)

Artículo 81

“Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. (…)

Artículo 82

“No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la


calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; (…) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas;”

(…)

Artículo 96 “Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.”

(…) Artículo 113 La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: (…) c) El registro se haya obtenido de mala fe. (…)

DECISIÓN 486 (…)

Disposición Transitoria Primera.

“Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente


Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. (…)”.

VI. CONSIDERACIONES:

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

B. Concepto de Marca. Requisitos para el registro de las marcas.

C. Irregistrabilidad por consistir en una indicación geográfica.

D. Signos engañosos por el lugar de procedencia.

E. Los signos descriptivos del lugar de procedencia.

F. La solicitud de un registro marcario de mala fe.

G. La distintividad adquirida o sobrevenida en el régimen de la Decisión 344.

H. El análisis de registrabilidad que realiza la oficina de registro marcario. A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA ANDINA EN EL TIEMPO.

La corte consultante solicitó la interpretación de algunos artículos de la Decisión 486. La solicitud para el registro del signo mixto LA ESPAÑOLA se realizó el 15 de febrero de 1995, es decir, al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En este marco, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. Para lo anterior se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial, expedida el marco del proceso 119-IP-2013: “Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice

GACETA OFICIAL 21/02/2014 56 de 78 para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto:

“Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”. (Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004).

Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley. Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial. Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 39-IP-2003, en donde se precisó:

“(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio


de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…). (...) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, (...) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. (Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003).

A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro marcario ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de un registro marcario. Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera:

“El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de


excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido. A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud (…), ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”. (Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005)”.

De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud para el registro del signo LA ESPAÑOLA (mixto), se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que se debe aplicar al resolver el caso particular.

B. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS

MARCAS. En el procedimiento administrativo interno, se resolvió conceder el registro del signo mixto LA ESPAÑOLA. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ofrece una definición general de marca: “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

GACETA OFICIAL 21/02/2014 59 de 78 De conformidad con lo expuesto, se puede decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

• Diferencia los productos o servicios que se ofertan. • Es indicadora de la procedencia empresarial. • Determina la calidad del producto o servicio que identifica.

• Concentra el goodwill del titular de la marca.

• Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:

“Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997).

Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente:

“Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”. (Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004).1

De conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos para el registro de marcas son: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. 1 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales

emitidas por el Tribunal. Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003.

GACETA OFICIAL 21/02/2014 60 de 78 • La distintividad.

La distintividad, es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca, le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también le permite al titular de la marca, diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

• La perceptibilidad

La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser captado por los sentidos. Esta característica permite, que la marca se instale con facilidad en la mente del consumidor. Sobre esta característica el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso N° 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004).

• La susceptibilidad de representación gráfica.

Es la posibilidad de que el signo que se va a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras, etc., de tal manera, que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica, es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales.

En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica.

El juez consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad reguladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

GACETA OFICIAL 21/02/2014 61 de 78 IRREGISTRABILIDAD POR CONSISTIR EN UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA.

La demandante argumentó que no se debe utilizar la indicación geográfica LA ESPAÑOLA, ya que se estaría vulnerando la normativa comunitaria. La tercera interesada sostuvo que el signo LA ESPAÑOLA no es una denominación de origen; no es una indicación geográfica. De conformidad con lo anterior, el Tribunal tratará el tema de la irregistrabilidad por consistir en una indicación geográfica. El artículo 82 literal i) de la Decisión 344, consagra como causal de irregistrabilldad la reproducción o imitación de una denominación de origen. También prevé que no serán registrables aquellos que consistan en una indicación geográfica susceptible de generar confusión en el público consumidor. Lo primero que advierte el Tribunal es una denominación de origen es una especie del género indicación geográfica. Las indicaciones geográficas son aquellos signos distintivos que establecen una relación entre los productos que amparan y un origen geográfico concreto. Tienen una importancia relevante en el mercado contemporáneo de bienes y servicios, ya que actualmente el público consumidor está bombardeado de productos similares y con diferente origen; puede comprar por internet y visitar centenares de tiendas en pocas horas, lo que ha hecho del comprador un ser selectivo que se fija especialmente en las cualidades de los productos. En este punto radica la importancia de las indicaciones geográficas: relación producto – origen geográfico para ayudar a la elección consciente del público consumidor, ofreciéndole un parámetro de escogencia matizado por las características que imprime el medio geográfico de producción a determinados productos. Sobre esto el Tribunal ha dicho lo siguiente:

“Las indicaciones geográficas constituyen un factor importante en el intercambio de bienes y servicios, ya que tienen un papel destacado en la conservación del patrimonio cultural, garantizan una competencia leal y una buena información a los consumidores. Además, los mercados globalizados cuentan con consumidores más exigentes y mejor informados, quienes desean saber sobre la procedencia y características especiales de los productos de su elección. Estos consumidores no solo aprecian y atribuyen un mayor valor a estas dimensiones del producto, sino que también están dispuestos a pagar más por este valor agregado. La indicación geográfica constituida por un signo que se refiere a un lugar geográfico determinado del cual provienen los productos por él distinguidos, tendrá la protección conferida por el segundo supuesto del literal i) del artículo 82 de la Decisión 344, con el objeto de impedir el error del público consumidor, ya que éste se vería afectado al comprar un producto que en realidad no proviene de una determinada localidad o zona geográfica, y a fin de evitar a los sectores competidores del tipo de producto en cuestión, que sean objeto de formas de competencia desleal.” (Interpretación Prejudicial de 10 de mayo de 2006, expedida en el marco del proceso 42-IP-2006).

GACETA OFICIAL 21/02/2014 62 de 78 Las indicaciones geográficas tienen dos especies a saber:

- Denominaciones de Origen: El artículo 129 de la Decisión 344 consagra una definición muy clara y certera: “Se entenderá por Denominación de Origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a un área geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.”

Lo interesante de esta figura de protección de la propiedad intelectual, es que salvaguarda esa relación inescindible del lugar de origen y las cualidades de determinados productos. Esto quiere decir que ciertos productos únicamente tienen dichas características y cualidades si son producidos en determinado espacio geográfico, mediando los factores naturales, humanos o de producción que únicamente se encuentran en dicho lugar.

Sobre el sistema de protección de las denominaciones de origen el Tribunal ha expresado lo siguiente:

“El referido capítulo VII de la Decisión 344 regula lo relativo a las denominaciones de origen, cuya protección se encuentra prevista en el primer supuesto del literal i) del artículo 82. Para dicha protección, “es necesario que exista un control sobre los productores y los productos que pueden lanzarse al mercado con la denominación de que se trate. Ese control debe garantizar no sólo que el producto procede de la zona determinada, sino que además tiene las características típicas de los productos procedentes de ese lugar y para los que se ha concedido la protección”; lo que implica que, conforme lo prevén los artículos 131 y 133 a 139 de la Decisión 344, las denominaciones de origen protegidas deben haber sido reconocidas como tales por las oficinas nacionales competentes, “para lo cual deberá haberse establecido un control que asegure que esas denominaciones son aplicadas solamente a los productos que reúnen las características típicas de las zonas a las que la denominación geográfica corresponde (…) Hay que destacar, naturalmente, que (…) el derecho exclusivo no es para una empresa determinada, sino para todas las empresas que elaboran los productos en la zona geográfica de que se trate y respetan las normas de control para las características de tales productos” (BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil. Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial”; 4ª Edición, Editorial Aranzadi S.A., Navarra, 2003, p. 523).”

- Las indicaciones de procedencia: son indicaciones geográficas constituidas

por un nombre, expresión, imagen o signo que designa o evoca un país, región, localidad o lugar determinado. La función básica de esta figura es


evitar que el público consumidor incurra en error en cuanto al origen geográfico de los productos. No establece esa relación inescindible entre las cualidades de los productos y el origen, como si lo hace la denominación de origen, sino simplemente pretende crear certeza y claridad en cuanto al origen de los productos.

La corte consultante debe establecer si el signo mixto LA ESPAÑOLA es una denominación de origen protegida o una indicación geográfica, para determinar con esto si se incurre en la causal de irregistrabilidad del artículo 82 literal i). C. SIGNOS ENGAÑOSOS POR EL LUGAR DE PROCEDENCIA.

La demandante sostiene que el signo mixto LA ESPAÑOLA está generando error en el público consumidor en relación con la procedencia geográfica de los productos que ampara. Afirma que les hace creer que provienen de España, cuando en realidad son colombianos. En este marco el Tribunal se ocupará de los signos engañosos por el lugar de procedencia.

El literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece la irregistrabilidad de los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público en general. Sobre esta prohibición el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:

“Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”. (Proceso 82-IP-2002. Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 891, de 29 de enero de 2003).

Asimismo, el Tribunal ha sostenido que:

“El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor… el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir


que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir”. (Proceso 38-IP-99. Interpretación Prejudicial de 29 de enero de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 539, de 28 de febrero de 2000).

El Tribunal advierte que el engaño en cuanto al lugar de procedencia podría generar error respecto a las características y calidad del producto o servicio respectivo. Un consumidor al pensar que determinados productos o servicios provienen de un lugar determinado, podría asumir que estos reúnen las mismas características y especificaciones de los realmente originarios de dicho territorio. La corte consultante deberá determinar si el signo mixto LA ESPAÑOLA podría generar engaño en cuanto a la procedencia del producto y, como efecto, en relación con sus características y propiedades, para así determinar su registrabilidad.

D. LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS DEL LUGAR DE PROCEDENCIA. Como quiera que la sociedad tercera interesada afirma que el signo LA ESPAÑOLA no es descriptivo de la procedencia geográfica de los productos que ampara, se hace necesario referirse a los signos descriptivos por el lugar de procedencia. El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispone:

“No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, lugar de procedencia, etc. Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. En relación con la descripción de la procedencia geográfica, dicha pregunta cobra significado si se describe el producto indicando que proviene de tal o cual lugar. Esto es muy

GACETA OFICIAL 21/02/2014 65 de 78 importante ya que el lugar de procedencia para cierta clase de productos es una característica relevante de los mismos. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que elementos descriptivos puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos de dominio público no se puede impedir que los competidores en el mercado los sigan utilizando. El Tribunal advierte que tanto las designaciones descriptivas deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos descriptivos, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de descriptivo en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.2 Esto

2 El Tribunal ha determinado ciertos criterios para analizar la conexión competitiva:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general-‐ radio televisión y prensa-‐, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”. (Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL

GACETA OFICIAL 21/02/2014 66 de 78 es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.3 Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. Si bien las normas transcritas prohíben el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones descriptivas, las palabras, partículas o expresiones descriptivas al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las expresiones descriptivas se deben excluir del cotejo marcario 4. La corte consultante, por lo tanto, debe determinar si el signo LA ESPAÑOLA (mixto) es descriptivo para la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

E. LA SOLICITUD DE UN REGISTRO MARCARIO DE MALA FE.

Como quiera que la sociedad demandante indicara que se solicitó el registro del signo LA ESPAÑOLA (mixto) de mala fe, se tratará el tema propuesto. El literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 establece como causal de nulidad que el registro marcario se hubiese solicitado de mala fe. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico. El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio. El Tribunal sobre el tema en el marco del proceso 130-IP-2013, ha expresado lo siguiente:

INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004).

3 Interpretación Prejudicial de 4 de julio de 2012, expedida en el marco del proceso 50-IP-2012. 4 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

“El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215.

GACETA OFICIAL 21/02/2014 67 de 78 “El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho. Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro”. (subrayado fuera de texto). En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal ha establecido que: “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”. Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro marcario debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos marcarios. La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado. El aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado, sobre todo si dicho signo distintivo ha generado recordación el público consumidor o ha alcanzado el estatus de notorio. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro marcario de mala fe, el esfuerzo empresarial ajeno o la capacidad de penetración en el mercado de un signo determinado. Ahora bien, el análisis que haga corte consultante debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro tenía mala fe. Para el caso particular, mala fe podría estar marcada por la intención de aprovecharse del posicionamiento que tienen ciertos productos en relación con determinado origen empresarial. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión, del que por vía de inferencia pueda desprenderse el acto de mala fe.

GACETA OFICIAL 21/02/2014 68 de 78 F. LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA O SOBREVENIDA EN EL RÉGIMEN DE

LA DECISIÒN 344. La sociedad tercera interesada argumentó que el signo mixto LA ESPAÑOLA es distintivo. Agrega que actualmente cuenta con el amplio reconocimiento del público consumidor en relación con los productos que ampara. De conformidad con lo anterior podríamos estar ante un caso de distintividad adquirida. Por tal motivo se abordará el tema planteado. El hecho de que la Decisión 344 no contenga norma expresa que consagre el fenómeno de la distintividad adquirida, no es óbice para que dicha figura sea procedente en relación con los registros marcarios otorgados bajo su amparo. La anterior posición ha sido adoptada por el Tribunal de Justicia en la Interpretación Prejudicial del 11 de octubre de 2006, proferida dentro del proceso 124-IP-2006. En dicha providencia se desarrolló el tema de la siguiente manera:

“La Decisión 344 a diferencia del último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486, no posee ninguna disposición que consagre el fenómeno jurídico de la ‘distintividad adquirida’. Sin embargo, ello no obsta para que la figura de la ‘distintividad adquirida’ pueda hacerse su análisis en los registros marcarios otorgados al amparo de la Decisión 344. Como se advirtió anteriormente, uno de los requisitos para el registro de un signo como marca bajo el régimen de la Decisión 344 es la distintividad. En ese sentido, si un signo que ab initio no era distintivo, tal como sucedería con un signo genérico o descriptivo, puede resultar que, por su uso constante, real y efectivo en el mercado, se hubiera convertido en un signo con aptitud distintiva, sí así lo demuestra el titular del registro. En este sentido, la distintividad que exige el artículo 81, puede ser una distintividad propia del signo, o haber sido adquirida por el uso en el mercado. El Tribunal de Justicia ha abordado el tema teniendo en cuenta la operancia de dicha figura antes de la solicitud de registro y bajo la perspectiva de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, igual ha ilustrado sobre las características básicas de la figura estudiada. En efecto, en la Interpretación Prejudicial 92-IP-2004, reiterada en la Interpretación Prejudicial 195-IP-2005, el Tribunal ha dicho lo siguiente: ‘Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera,


como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable. Así se desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, según el cual un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. En la doctrina se explica que ‘un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca. Es el supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un ‘secondary meaning’ (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca’. (BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 471)’. (Proceso 92-IP-2004. Caso: denominación “UNIVERSIDAD VIRTUAL”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1121, de 28 de setiembre de 2004). En el contexto anteriormente anotado, se desprenden las siguientes características para que opere la figura de la distintividad adquirida5: (…) b. Que el signo que se pretende solicitar para registro, que se solicitó para registro o que se registró, ab initio no reúna el requisito de distintividad. Si bien el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486, limita la excepción a los literales e), f) g) y h), es decir, a los signos genéricos, descriptivos, comunes o usuales, o a un color

5 A título ilustrativo, es pertinente citar la sentencia de 4 de mayo de 1994, caso Chiemsee, del Tribunal

de Justicia de las Comunidades Europeas. En este caso, el Tribunal al analizar el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104/CCE, presentó algunas bases sobre la determinación del fenómeno de la “distintividad sobrevenida”, a saber: (…) “Para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de ella, la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una precedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas. Si la autoridad competente estima que, gracias a la marca, una significativa fracción de los sectores interesados identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, dicha autoridad debe extraer la conclusión, en todo caso, de que la condición exigida para el registro de la marca se cumple. El Derecho comunitario no se opone a que, si tropieza con dificultades especiales para evaluar el carácter distintivo de la marca cuyo registro se solicita, la autoridad competente pueda ordenar, en las condiciones previstas por su Derecho nacional, un sondeo de opinión para recabar información en la que pueda basar su decisión.” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 4 de mayo de 1999. Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97).


aisladamente considerado sin que se encuentre delimitado por una forma específica, la Decisión 344, no contiene dicho límite. La Decisión 344 exige en su artículo 81 el requisito de la distintividad para el registro de una marca, sin embargo no indica si se refiere a una distintividad propia o a una distintividad sobrevenida. En este sentido, bajo el amparo de la Decisión 344 la figura de la distintividad sobrevenida o adquirida se da sobre cualquier signo que en un principio no sea distintivo, sin limitar sus alcances a los impedimentos de registro por signos genéricos, descriptivos, comunes o usuales, o colores aislados delimitados por formas específicas. c. Que por efecto del uso constante en un País Miembro, el signo hubiere adquirido distintividad respecto de los productos o servicios que ampara. El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, al momento de decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, deben prestar gran atención a tal circunstancia, con base en el recaudo de pruebas dirigido a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso constante. Lo primero es establecer qué se entiende por uso constante. Uso constante es el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho marcario, el uso debe ser real y efectivo. El postulado del uso real y efectivo de la marca ha sido consagrado en la normativa comunitaria: en la Decisión 311 en el artículo 100, en la Decisión 344 en el artículo 110, en la Decisión 313 en el artículo 99, y en la Decisión 486 en el artículo 166. El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, se enfrentan al problema de la prueba del uso real y efectivo. Los artículos comentados traen algunos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: a. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades


vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. b. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. En relación con estos parámetros cuantitativos el Tribunal ha manifestado: Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344. (Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial N° 199, de 26 de enero de 1996). Una vez probado el uso constante, real y efectivo de la marca, el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente se enfrenta a dilucidar otro problema: determinar si ese uso constante real y efectivo del signo no distintivo lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva. Como ya se ha expresado, la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda distinguir unos productos o servicios de otros. Lo que debe determinar el juzgador es si el uso constante del signo


no distintivo permite que el público consumidor distinga los productos o servicios designados con dicha marca, de otros productos o servicios que tengan otro origen empresarial. Para esto debe analizar en conjunto las pruebas presentadas y analizar si un grupo importante de consumidores correspondientes al País Miembro, reconoce el signo usado real, efectiva y constantemente en el mercado como distintivo del producto o servicio respectivo y, en consecuencia, como determinador de su origen empresarial. En este sentido, al adquirir un signo distintividad por su uso constante en el mercado, sólo sustrae el requisito de distintividad que la ley propone, pero no por dicho motivo supera las prohibiciones relativas de registro, es decir, en función a derechos válidos de terceros. Cuando una marca adquiere aptitud distintiva por su uso en el mercado, supera el requisito de distintividad, y las prohibiciones de genericidad, descriptividad, o de ser un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica, sin embargo no por aquel motivo, deberán considerarse superados los requisitos relativos de registro, es decir, de encontrar algún mejor derecho de tercero, el signo deberá ser denegado, por ser confundible con este, según lo establecido por el artículo 83 de la Decisión 344. El Juez o la Oficina de Registro, en su caso, deben hacer un análisis complejo que involucre, por ejemplo, si pese al grado de descriptividad y genericidad de una marca en relación con determinados productos, la marca que ha adquirido distintividad es notoria, caso en el cual prevalecería la protección de la marca notoria debido a su protección especial y al principio de amparo a la actividad empresarial. La doctrina, al tratar temas como Descriptividad vs. Distintividad, deja esbozado lo complejo del asunto. Así lo entiende parte de la doctrina en España al analizar estos problemas en su legislación: La limitación referida a indicaciones descriptivas supondría un mecanismo adicional del sistema de marcas para prevenir la monopolización de términos privados de distintividad. Por lo tanto, en el debate en torno a la limitación del art. 37.b) subyace la compleja delimitación entre descriptividad (y genericidad) y distintividad, no exenta de grados y matices. En ocasiones será indubitable el carácter descriptivo de un determinado signo (p. ej. una denominación geográfica), sin embargo otros casos serán más dudosos (signos sugestivos, signos que combinan diversos


elementos descriptivos o genéricos, signos que hayan adquirido distintividad sobrevenida (…)”.6 7

G. EL ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZA LA OFICINA DE

REGISTRO MARCARIO.

Como quiera que el registro del signo mixto LA ESPAÑOLA fuera concedido de oficio, se hace necesario referirse al examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro marcario. Para lo anterior se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 03-Ip-2013: “El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado:

“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas. En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro”. (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

En cuanto a lo segundo, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas de registro marcario la obligación de realizar el examen de

6 MIRALLES MIRAVET, Sergio. “NOTAS EN TORNO A LAS LIMITACIONES DEL DERECHO DE

MARCA”. Publicado en la Revista Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia N° 41. Instituto de Derecho y Ética industrial, Madrid, España, Pág. 33.

7 Interpretación Prejudicial de 11 de octubre de 2006. Proceso 124-IP-2006.

GACETA OFICIAL 21/02/2014 74 de 78 registrabilidad (artículos 95 y 96 de la Decisión 344). El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera:

“En anteriores providencias el Tribunal ha establecido ciertas características que si bien se hacen referencia a la Decisión 486, son perfectamente aplicables al examen de registrabilidad en el ámbito de la Decisión 344. Sobre el tema se ha manifestado:

El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales8 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007).” (Interpretación Prejudicial del 10 de abril de 2008, proferida dentro del proceso 22-IP-2008).

Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos.

8 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7

de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.

GACETA OFICIAL 21/02/2014 75 de 78 Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia oficina; esto significa que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente de análisis efectuados ya, sobre signos idénticos o similares. No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias decisiones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.” EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: PRIMERO: De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el consultante y

de los documentos anexos, se desprende que la solicitud para el registro del signo LA ESPAÑOLA (mixto), se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que se debe aplicar al resolver el caso particular.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de

distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la citada norma comunitaria.

El juez consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

TERCERO: La corte consultante debe establecer si el signo mixto LA

ESPAÑOLA es una denominación de origen protegida o una indicación geográfica, para determinar con esto si se incurre en la causal de irregistrabilidad del artículo 82 literal i), de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

CUARTO: La corte consultante deberá determinar si el signo mixto LA

ESPAÑOLA podría generar engaño en cuanto a la procedencia del


producto y, como efecto, en relación con sus características y propiedades, para así determinar su registrabilidad.

QUINTO: Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta

¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. En relación con la descripción de la procedencia geográfica, dicha pregunta cobra significado si se describe el producto indicando que proviene de tal o cual lugar. Esto es muy importante ya que el lugar de procedencia para cierta clase de productos es una característica relevante de los mismos.

La corte consultante, por lo tanto, debe determinar si el signo LA ESPAÑOLA es descriptiva para la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

SEXTO: Una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además,

si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro marcario debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos marcarios. La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado.

El análisis que haga corte consultante debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro tenía mala fe. Para el caso particular, mala fe podría estar marcada por la intención de aprovecharse del posicionamiento que tienen ciertos productos en relación con determinado origen empresarial. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión, del que por vía de inferencia pueda desprenderse el acto de mala fe.

SÉPTIMO: La figura de la “distintividad sobrevenida” opera bajo el régimen de

la Decisión 344, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de la presente interpretación. Dicha figura debe entenderse en el sentido de que si un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, bien porque es genérico, descriptivo, común o usual, etc., por su uso constante, real y efectivo en el mercado adquiere dicha distintividad, es registrable aún si dicha distintividad


la adquirió después de la solicitud de registro; y no es anulable su registro si dicha distintividad la adquirió después de tal registro.

La corte consultante, para que opere la figura de la distintividad sobrevenida, debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de esta interpretación.

OCTAVO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro

Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo en relación con otras decisiones proferidas por otras Oficinas de Registro Marcario, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el juez consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2006-00044, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.


José Vicente Troya Jaramillo Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA



Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINAintranet.comunidadandina.org/documentos/Gacetas/GACE2302.pdf · 2014. 2. 21. · Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, DIRECCIÓN DE