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Año XXXII – Número 2594 Lima, 07 de octubre de 2015

SUMARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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PROCESO 186-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: Lácteos del César S.A. Marca: “KAREN`S PIZZA” (mixta). Expediente Interno: 2007-00305-00..................... ............................................................ 1

PROCESO 189-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de

la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: Inversiones Independientes Siglo XXI Ltda. Marca: “TVS STAR SPORT” (mixta). Expediente Interno: 2009-00119-00...................... ................. 17

PROCESO 186-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: Lácteos del César S.A. Marca: “KAREN`S PIZZA” (mixta). Expediente Interno: 2007-00305-00. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. VISTOS: El Oficio 1128 de 20 de abril de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia., solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2007-00305-00.

GACETA OFICIAL 07/10/2015 2 de 33

El Auto de 4 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante: Lácteos del César S.A.

Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

República de Colombia.

Tercero interesado: Valencia y Soto S.A.

2. Antecedentes: 1. El 31 de marzo de 2006, Valencia y Soto S.A. solicitó ante la División de Signos

Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el registro de la marca KAREN’S PIZZA (mixta), para distinguir “Harinas y preparaciones hechas de cereales, Pastas y Pizzas, Pan, Pastelería, Salsas (Condimentos)”, en la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. El 31 de julio de 2006, la solicitud de registro se publicó en la Gaceta de la

Propiedad Industrial 566.

3. Dentro del término oportuno, se presentó oposición por parte de Lácteos del César S.A., con fundamento en el registro anterior de la marca KLAREN’S (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. El 16 de noviembre de 2006, mediante Resolución 30572, la División de Signos

Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y concedió el registro de la marca KAREN’S PIZZA (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

5. Lácteos del César S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación,

los cuales fueron resueltos por la Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución 5895 de 28 de febrero de 2007 y 7488 de 28 de febrero de 2007, respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 30572 de 16 de noviembre de 2006.

6. Dentro del plazo legal, Lácteos del César S.A. presentó demanda de nulidad y

restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 30572, 5895 y 7488, todas ellas dictadas por la SIC. La demanda fue admitida a trámite el 17 de junio de 2008.

7. El 18 de febrero de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Consejo de Estado resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.


A. Argumentos de la demanda:

8. Lácteos del César S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

− El signo solicitado KAREN’S PIZZA (mixto) no cuenta con la distintividad

requerida por el artículo 134 de la Decisión 486, pues resulta confundible con la marca KLAREN’S (denominativa), previamente registrada a su favor para distinguir productos de la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza y, por consiguiente, no debe ser registrada como marca.

− Los productos distinguidos por la marca KAREN’S PIZZA (mixta) se encuentran comprendidos dentro de los productos amparados por la marca KLAREN’S (denominativa), previamente registrada a su favor, por lo tanto, ambos signos pretenden distinguir productos alimenticios de consumo masivo.

− El elemento denominativo de la marca KAREN’S PIZZA (mixta) es predominante, por lo que el cotejo debía realizarse respecto de las expresiones KLAREN’S y KAREN’S. Conforme a lo anterior, los signos en conflicto sólo se diferencian por la palabra “PIZZA”, la cual es de uso común para los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, por tanto, resulta inapropiable.

− Existe similitud ortográfica, pues la marca KAREN’S PIZZA (mixta) reproduce en el mismo orden todas las letras contenidas en la marca registrada por Lácteos del César S.A., exceptuando la letra “L”. Adicionalmente, las marcas en conflicto presentan similitud fonética, habida cuenta que existe identidad entre la letra “K” al comienzo de ambas, la terminación “REN’S” y el orden de las vocales “A-E”, contenidas en las dos expresiones. Finalmente, existe similitud ideológica, pues ambas expresiones no tienen significado en el idioma español pero a su vez evocan un nombre femenino y se encuentran acompañadas por el apóstrofe que sugiere la propiedad sobre un objeto en el idioma inglés.

B. Argumentos de la contestación a la demanda: 9. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente:

− Las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, en

tanto carecían de apoyo jurídico suficiente. Los actos administrativos acusados fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486.

− Para que un signo sea registrado como marca, debe reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Bajo este contexto, la marca KAREN’S PIZZA (mixta) no encuadraba en las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 136 de la Decisión 486, pues contrario a lo afirmado en la demanda, ésta cuenta con suficiente fuerza distintiva.

− Entre los signos objeto de debate existen elementos gráficos, ortográficos y

fonéticos que los hacen suficientemente distintivos y, por consiguiente, el registro de marca concedido se ajusta a derecho.


− La marca KAREN’S PIZZA (mixta) está compuesta por once letras, mientras que la marca KLAREN’S (denominativa) previamente registrada por Lácteos del César S.A. sólo consiste en seis letras, lo que significa una estructura distinta que descarta la confundibilidad fonética.

− La denominación KAREN’S tiene un significado propio y alusivo a un nombre femenino, mientras que la expresión KLAREN’S es de fantasía y no tiene un significado propio, descartando de esta manera la confusión ideológica alegada por Lácteos del César S.A.

− Las marcas en conflicto pueden coexistir pacíficamente en el mercado, pues no generan riesgo de confusión directa ni indirecta en el público consumidor.

10. Valencia y Soto S.A. contestó la demanda señalando lo siguiente:

− Si bien el elemento denominativo es preponderante en las marcas mixtas, no

puede desconocerse el elemento gráfico y la capacidad distintiva que éste aporta al signo en conjunto. En este orden de ideas, la marca KAREN’S PIZZA (mixta) resulta suficientemente distintiva respecto de la marca KLAREN’S (denominativa), pues cuenta con elementos gráficos que le otorgan una apariencia propia a dicha marca. Lo señalado resulta determinante, pues el cotejo de marcas debe realizarse tomando en consideración ambos aspectos, no debiendo considerarse aisladamente los elementos denominativos y gráficos de la marca.

− Si bien la expresión “PIZZA” es de uso común para los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, ello no significa que ésta deba separarse de la marca KAREN’S PIZZA (mixta) para el cotejo de marcas, pues dicha expresión aporta distintividad desde el punto de vista visual, agregando un elemento adicional que no se encuentra presente en la marca KLAREN’S (denominativa) registrada por Lácteos del César S.A.

− No existe similitud ortográfica, pues la marca solicitada para registro cuenta con elementos adicionales que la hacen suficientemente distintiva. En el mismo sentido, tampoco existe confundibilidad fonética pues la pronunciación de cada una de las marcas en conjunto resulta fácilmente diferenciable. Finalmente, tampoco existen semejanzas ideológicas, pues la expresión KAREN’S evoca un nombre femenino y el apóstrofe apunta a la noción de propiedad, mientras que la marca KLAREN’S (denominativa) es de fantasía y no evoca ningún significado en el idioma español.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

13. La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a)

y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación de los artículos 134 literal a) y 135 literal b) de la citada normativa por no resultar esencial en el caso particular. De oficio, se interpretará el artículo 136 literal a) de la mencionada normativa1.

1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio

afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o

registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o


C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e

ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

2. Comparación entre marcas denominativas y mixtas (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta).

3. Palabras de uso común. 4. Marcas de fantasía. 5. Coexistencia de Hecho. 6. Marca notoriamente conocida. 7. Causales de irregistrabilidad que desaparecieron al momento de resolverse la

nulidad.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.

14. En el presente caso, Valencia y Soto S.A. solicitó el registro del signo KAREN`S

PIZZA (mixto) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Lácteos del César S.A. formuló oposición sobre la base de su marca KLAREN`S (denominativa) que distingue productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

15. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que:

“La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.2

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda

servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…). 2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto de

2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. En ese sentido, como la denominación KAREN`S PIZZA proviene del inglés y en español significa la Pizza de Karen, esta expresión debe ser analizada al momento de efectuar la comparación ideológica entre los signos en conflicto. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación.

Este órgano jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que ‘La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.3

3 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.4 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.5 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que ‘El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica’ (Proceso 70-IP-2008. Marca denominativa: ‘SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona

4 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y

diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 5 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca:

“CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.6 Reglas para realizar el cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.7 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: ‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema

6 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de

marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

7 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss.


recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’8. (…)”.

16. Por lo tanto, la Sala consultante deberá determinar los diferentes modos en que

pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

2. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS (SE TOMARÁ EN CUENTA LA PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA)

17. El Tribunal considera necesario para el análisis comparativo de los signos, abordar

el tema de la comparación entre marcas denominativas y mixtas. En el presente caso, el signo solicitado es KAREN`S PIZZA (mixto) y, contra dicho registro se opuso la marca registrada KLAREN`S (denominativa).

KLAREN`S

18. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras

que forman un conjunto pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía. Cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

19. Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan

8 Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15

de mayo de 2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”9.

20. Los signos mixtos están conformados por un elemento denominativo y uno

gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el signo en su conjunto. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

21. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es

una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA videos 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 1 de agosto de 2002). Igualmente el Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98. Marca: “C.A.S.A.” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999 y Proceso 129-IP-2004. Marca: “GALLO” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 1158 de 17 de enero de 2005).

22. La Sala consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y,

posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

23. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:

− Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su

unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

− Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

− Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación.

9 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN

BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


− Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

24. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en

principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo.

25. En ese orden de ideas, la Sala consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo KAREN`S PIZZA (mixto) y la marca registrada KLAREN`S (denominativa), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

3. PALABRAS DE USO COMÚN

26. Lácteos del César S.A. argumentó en su demanda que la palabra PIZZA es de uso

común en la Clase 30, es pertinente referirse al análisis de confundibilidad cuando los signos en conflicto contienen un elemento de dicha naturaleza.

27. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación de 8 de mayo de 2013, expedida en el marco del proceso 38-IP-2013:

“Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:

“No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una

designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”;

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo entre signos. Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva


y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.”

28. La Sala consultante, por lo tanto, deberá determinar si la palabra PIZZA es de uso

común para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común.

4. MARCAS DE FANTASÍA. 29. La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó en su contestación a la

demanda que el signo KAREN`S PIZZA tiene un significado propio y alusivo a un nombre femenino, mientras que la marca KLAREN`S es de fantasía y no tiene significado propio, descartando de esa manera la confusión ideológica alegada por Lácteos del César S.A. Por lo que, es necesario realizar una análisis de las marcas de fantasía.

30. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del Proceso 40-IP-2014:

“El Tribunal considera necesario mostrar o evidenciar la línea jurisprudencial que ha trazado sobre el concepto de signo de fantasía. Lo primero que se advierte es que no se diferencia entre los signos de fantasía y los arbitrarios; tampoco los confunde sino que simplemente adopta un concepto amplio de fantasía. Si bien para cierta parte de la doctrina los signos de fantasía son aquellos que no tienen ningún significado idiomático, y los signos arbitrarios son aquellos que sí tienen significado pero no se relacionan con los productos o servicios que amparan, para el Tribunal, debido a la poca incidencia práctica de la distinción, los agrupa en el mismo concepto amplio de fantasía. Algunos autores, como Breuer Moreno siguen el mismo parámetro del Tribunal y expresa: “Es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la fantasía puede consistir hasta en la denominación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria”. Lo anterior, se encuentra soportado en una línea cuya sentencia hito sería la Interpretación Prejudicial expedida en el marco del Proceso 72-IP-2003, conformadas, entre otras, por las expedidas en el marco de los procesos: 19-IP-2011, 23-IP-2013, 158-IP-2013, 211-IP-2013 y 1-IP-2014. Si bien en algunas normativas locales se habla de marcas arbitrarias, el Tribunal considera pertinente, a efectos del análisis de registrabilidad, no establecer criterios de diferenciación y darle un fuerte grado de oposición a las marcas de fantasía en general.


Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-IP-2013:

“Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 4 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 989 de 29 de septiembre de 2003). Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes”.

31. En el presente caso, la Sala Consultante deberá determinar si el signo KLAREN`S (denominativo) constituye un signo de fantasía, de conformidad con lo establecido en la presente providencia, lo cual deberá tenerse en cuenta en el examen comparativo.

5. COEXISTENCIA DE HECHO.

32. La Superintendencia de Industria y Comercio en la contestación de la demanda afirma que las marcas en conflicto pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin generar riesgo de confusión directa ni indirecta en el consumidor.

33. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el ya aludido “riesgo de confusión” al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Al respecto, el Tribunal estima que tal coexistencia de hecho se subordina necesariamente a que las marcas que coexistan en el mercado no produzcan confusión entre el público sobre el origen empresarial de las mercancías, productos o servicios, con lo que se reafirma lo expresado en la sentencia emitida en la Interpretación Prejudicial de 29 de septiembre de 2010, expedida en el marco del Proceso 97-IP-2010:

“cuando un mismo mercado dos o más personas pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se estaría generando el “riesgo de confusión” en el público consumidor, ya que no se podría distinguir los signos o el origen empresarial de los bienes y servicios que amparan. Sin embargo, existe un


fenómeno denominado “LA COEXISTENCIA DE HECHO” consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos o servicios similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que la “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera: “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad.” (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de2003, publicada en la Gaceta Oficial de Acuerdo de Cartagena 916 de 2 de abril de 2003).

34. Ante esta situación corresponde a la Sala Consultante, proceder con el examen de

registrabilidad aun cuando se determine que se suscitó la coexistencia de hecho entre los signos en análisis.

6. MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA.

35. En el presente caso, Valencia y Soto S.A. alegó que el signo solicitado KAREN`S PIZZA (mixto) había logrado posicionamiento en el mercado gracias a la inversión importante que se ha desplegado para su promoción. Aun cuando en el proceso interno se ha dispuesto el registro del signo sin sustentar la decisión en la notoriedad del signo, resulta pertinente precisar lo referido por el Tribunal dentro del Proceso 124-IP-2011 de 30 de noviembre de 2011, que es jurisprudencia relacionada a la norma contenida en la Decisión 486, como sigue:

“La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc. Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión”.


36. En consecuencia, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

7. CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD QUE DESAPARECIERON AL MOMENTO DE RESOLVERSE LA NULIDAD.

37. La sociedad Valencia y Soto S.A. afirma en su demanda que deberá considerarse que la Superintendencia de Industria y Comercio había declarado la cancelación parcial de la marca KLAREN`S (denominativa) respecto de algunos de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

38. Para lo anterior, el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su

consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y examinar si la causal alegada es o no aplicable; por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico.

39. Por lo tanto, la Sala consultante deberá tener en cuenta la cancelación parcial de la

marca KLAREN`S (denominativa) respecto de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a fin de establecer la existencia o no de productos que resulten similares o conexos.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser

registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado KAREN`S PIZZA (mixto) y la marca registrada KLAREN`S (denominativa), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

SEGUNDO: La Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera

existir entre el signo solicitado KAREN`S PIZZA (mixto) y la marca registrada KLAREN`S (denominativa), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

En ese sentido, se deberá tener presente que la denominación KAREN`S PIZZA proviene del inglés y en español significa la Pizza de


Karen, por lo que esta expresión debe ser analizada al momento de efectuar la comparación ideológica entre los signos en conflicto.

TERCERO: La Sala Consultante, por lo tanto, deberá determinar si la partícula

PIZZA es de uso común para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común.

CUARTO: Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que

pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto. También lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Una característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas.

En este caso, la Sala Consultante deberá determinar si la marca

KLAREN`S (denominativo) constituye un signo de fantasía o si, por el contrario, está dotado de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio al momento de realizar el examen comparativo.

QUINTO: La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia

jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad.

Ante esta situación corresponde a la Sala Consultante proceder al

examen de registrabilidad aun cuando se determine que se suscitó la coexistencia de hecho entre los signos en análisis.

SEXTO: El análisis de registrabilidad en caso de solicitarse para registro un

signo notorio es independiente. La Oficina Nacional Competente tiene poder discrecional para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. La Sala Consultante deberá analizar la registrabilidad del signo KAREN`S PIZZA (mixto) aun cuando éste resulte notoriamente conocido.

SÉPTIMO: En lo que corresponde al caso, la Sala Consultante deberá tener en

cuenta la cancelación parcial de la marca KLAREN`S (denominativa) respecto de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a fin de establecer la existencia o no de productos que resulten similares o conexos.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.


Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO

Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 189-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: Inversiones Independientes Siglo XXI Ltda. Marca: “TVS STAR SPORT” (mixta). Expediente Interno: 2009-00119-00. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. VISTOS: El Oficio 1148 de 21 de abril de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia., solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00119-00. El Auto de 10 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante: Autotécnica Colombiana S.A. Auteco S.A.


Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) República de Colombia.

Tercero interesado: Sundaram- Clayton Limited.

2. Antecedentes: 1. El 11 de mayo de 2007, Sundaram-Clayton Limited solicitó ante la División de

Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el registro del signo TVS STAR SPORT (mixto), para distinguir “vehículos motorizados, accionados por dos ruedas incluyendo motocicletas, motos (scooters), motonetas, partes y accesorios para los artículos mencionados anteriormente”, comprendidos en la Clase 12 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. El 29 de junio de 2007, la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad

Industrial 577.

3. Dentro del término oportuno, Autotécnica Colombiana S.A. Auteco S.A. presentó oposición, pues consideró que era confundible con las marcas STAR (denominativa y mixta), previamente registradas a su favor en la misma Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. El 25 de marzo de 2008, mediante Resolución 8576, la División de Signos

Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por Autotécnica Colombiana S.A. Auteco S.A. y concedió el registro de la marca TVS STAR SPORT (mixta) a favor de Sundaram-Clayton Limited, para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

5. Autotécnica Colombiana S.A. Auteco S.A. presentó recurso de reposición y, en

subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos de la SIC y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resoluciones 13268 de 29 de abril de 2008 y 44591 de 31 de octubre de 2008, respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 8576 de 25 de marzo de 2008.

6. Mediante escrito de 8 de marzo de 2009, Autotécnica Colombiana S.A. Auteco S.A.

presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 8576, 13268 y 44591, todas ellas dictadas por la SIC. La demanda fue admitida a trámite el 23 de junio de 2009.

7. El 18 de febrero de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Consejo de Estado resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la demanda:

8. Autotécnica Colombiana S.A. Auteco S.A. sustentó su demanda sobre la base de

los siguientes argumentos: − Autotécnica Colombiana S.A. Auteco S.A. es titular de las siguientes marcas

previamente registradas que combinan la expresión “STAR” con otros


elementos, en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza: STAR CHAIN MOTORCYCLE CHAIN (mixta), STAR BATTERY (mixta), STAR PARTS (mixta), STAR PARTS NKP KIT BIELA (mixta), STAR PARTS MOTORCYCLE SHOE (mixta), STAR PARTS RODO (mixta), STAR PARTS NKP KIT PISTON (mixta), STAR PARTS MOTORCYCLE RINGS (mixta), STAR PARTS CORTAR (mixta) y STAR CHAIN (denominativa); por lo cual, el registro de la marca solicitada STAR SPORT (mixta) implicaría que el consumidor erróneamente le atribuya el mismo origen empresarial que el resto de las marcas que incluyen la expresión “STAR”.

− Entre los signos en conflicto se presentan similitudes conceptuales, ortográficas y fonéticas. De hecho, considera que el cotejo de marcas debe hacerse entre las denominaciones “STAR”, pues el vocablo “SPORT” es descriptivo de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza y las letras “TVS” demasiado pequeñas para “leerse por el consumidor”.

− Al eliminar el componente “SPORT” de la marca solicitada, y la expresión secundaria “TVS”, se tiene como resultado la identidad de marcas, lo cual hace presumir la existencia de un riesgo de confusión. Conceptualmente, ambas marcas evocan una misma idea: estrella, la cual es reiterada por la gráfica incluida en la letra R de la marca solicitada TVS STAR SPORT (mixta), esto es, una estrella.

− En cuanto a los demás elementos gráficos de la marca solicitada TVS STAR SPORT (mixta), los mismos consisten únicamente en el tipo de letra aplicado a la parte denominativa, lo cual no le imprime distintividad alguna.

− De conformidad con lo anterior, la coexistencia de los signos en conflicto conlleva a riesgo de confusión directa e indirecta, ya que ambas marcas amparan productos de la misma clase, es decir, identifican productos idénticos, y son idénticas en el vocablo “STAR”.

− La palabra “STAR” no es genérica ni descriptiva, toda vez que no describe ningún tipo de vehículo, ni evoca ninguna de sus cualidades. Si la marca se encuentra incluida en varios registros de marcas no es porque en sí misma sea una característica intrínseca del producto, sino porque la misma SIC ha propiciado, a través de actos como el demandado, que varias marcas que contienen el término sean registradas.

4. Argumentos de la contestación a la demanda: 9. La Superintendencia de Industria y Comercio solicitó desestimar las pretensiones

formuladas en la demanda por carecer éstas de sustento legal, señalando lo siguiente. - Manifestó que los actos fueron expedidos con sujeción en la normatividad

vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la comunidad Andina de Naciones.

- Argumentó que para que se origine riesgo de confusión o asociación en el comportamiento del consumidor, es necesario que exista identidad o semejanza de tipo conceptual, visual y fonético.


- Asimismo, la oficina correspondiente de efectuar el análisis de registrabilidad delas marcas, realizó un riguroso análisis de la marca objeto de la demanda, y determinó, que si bien el signo “TVS STAR SPORT” imita una de las expresiones de las marcas previamente registradas “STAR”, tal semejanza no es suficiente para determinar que la marca demandada incurre en la causal previamente alegada por la actora.

- Precisó que si bien el término “STAR” es parte de una marca registrada y ya reconocida por el consumidor, es una expresión que resulta común encontrarla en varias marcas orientadas a proteger productos similares, es por ello, que no es posible que solo un empresario se apropie o pretenda hacerlo, de una palabra de uso cotidiano como lo es “STAR”.

- De acuerdo a las reglas de comparación marcaria, concluyó que las marcas son lo suficientemente aptas para distinguir productos en el mercado.

10. Sundaram-Clayton Limited contestó la demanda manifestando lo siguiente:

− La marca TVS STAR SPORT (mixta) es un signo distintivo y novedoso acompañado de un diseño especial y característico que permite imprimirle suficiente distintividad. Respecto de la confundibilidad gráfica y visual alegadas, resulta que la marca solicitada TVS STAR SPORT (mixta), en su conjunto indivisible, es distintiva, novedosa y caprichosa y totalmente diferente respecto de las marcas registradas.

− En la marca TVS STAR SPORT (mixta) no predomina la expresión “STAR”, ya que debe ser valorada en conjunto, teniendo en cuenta cada uno de los elementos que la componen, es decir, la marca consiste en las expresiones “TVS STAR SPORT” y el diseño, que no pueden fraccionarse.

− La marca TVS STAR SPORT (mixta) solicitada para registro es totalmente distinta a la marca registrada. De igual manera, la expresión “STAR” es muy usada en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que el registro de otras que contengan dicho vocablo debe concederse siempre que existan otros elementos adicionales que le den distintividad, en este caso la expresión “SPORT”, al igual que los elementos gráficos adicionales.

− La expresión “STAR” es utilizada por diferentes comerciantes para proteger productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, Autotécnica Colombiana S.A. Auteco S.A. no puede pretender el uso exclusivo de dicha expresión.

− En la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, la expresión “STAR” es muy usada y debe ser registrada siempre que existan elementos adicionales que le den distintividad. En el caso en concreto, tenemos que la expresión “SPORT” y los elementos gráficos adicionales, tales como la expresión en un diseño especial en letras minúsculas en fondo grueso y claro y la letra “R” de la expresión “STAR” se encuentran en un mayor tamaño y en el centro un diseño en forma de estrella, y en la parte superior las letras “TVS”, elementos que le otorgan al signo la distintividad requerida. Además, Sundaram-Clayton Limited ya registró una marca semejante.

− Las marcas resultan totalmente disímiles, pues a pesar de coincidir en la expresión “STAR”, los elementos adicionales y el diseño del signo solicitado


TVS STAR SPORT (mixto), en conjunto, le hace totalmente diferente y fácilmente diferenciable de la marca STAR (denominativa). El hecho que ambos signos utilicen la expresión “STAR” no significa necesariamente que los mismos sean idénticos, como lo pretende hacer valer Autotécnica Colombiana S.A. Auteco S.A., que asume que porque el signo solicitado utiliza la expresión “STAR”, la misma resulta idéntica a la marca registrada, afirmaciones equivocadas que carecen de fundamento alguno.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

11. La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal b) de

la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación solicitada por no resultar esencial en el caso particular (nombre comercial). Procede la interpretación del artículo 136 literal a) de la mencionada normativa1.

C. CUESTIONES A INTERPRETAR

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e

ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

2. Comparación entre marcas denominativas y mixtas (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta).

3. Comparación entre marcas mixtas.

4. Constitución de marcas con palabras descriptivas (Sport) y de uso común (Star) y en idioma extranjero.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.

12. En el presente caso, Sundaram- Clayton Limited. solicitó el registro del signo TVS

STAR SPORT (mixta) para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

13. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que:

“La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio

afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o

registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…).


Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.2

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación.

2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto de

2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


Este órgano jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que ‘La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.3 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.4 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.5 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que ‘El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica’ (Proceso 70-IP-2008. Marca denominativa: ‘SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola

3 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y

diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 5 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca:

“CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.6 Reglas para realizar el cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas:

Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.7

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado:

‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

6 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de

marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

7 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss.


La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’8. (…)”.

14. Por lo tanto, la Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que

pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

2. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS (SE TOMARÁ EN CUENTA LA PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA)

15. El caso en análisis, Sundaram- Clayton Limited. solicitó el registro del signo TVS STAR SPORT (mixto). Sin embargo, Autotécnica Colombiana S.A. consideró que éste resultaba confundible con las marcas STAR (denominativa y mixta), previamente registradas a su favor en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Ante ello, corresponde realizar un análisis de la comparación entre signos de naturaleza denominativa y mixta, por ello se procede a reproducir los mismos:

Signo solicitado

Signos registrados

8 Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15

de mayo de 2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


STAR CHAIN

16. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un conjunto pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía. Cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

17. Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”9.

18. Los signos mixtos están conformados por un elemento denominativo y uno

gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo 9 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN

BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el signo en su conjunto. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

19. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es

una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA videos 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 1 de agosto de 2002). Igualmente el Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98. Marca: “C.A.S.A.” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999 y Proceso 129-IP-2004. Marca: “GALLO” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 1158 de 17 de enero de 2005).

20. La Sala Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y,

posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

21. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:

− Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su

unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

− Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

− Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación.

− Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

22. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en

principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo.


23. En ese orden de ideas, la Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo TVS STAR SPORT (denominativo) y las marcas registradas STAR (denominativa y mixta), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

3. COMPARACIÓN DE SIGNOS MIXTOS 24. La demandante sustentó su demanda sobre las marcas mixtas que combinan la

expresión Star con otros elementos, que distinguen productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que resultaba confundible con la marca solicitada TVS STAR SPORT (mixto).

25. Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).

26. De igual manera ha reiterado que:

“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).

27. La Sala Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y,

posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión.

4. CONFORMACIÓN DE MARCAS CON PALABRAS DESCRIPTIVAS (SPORT) Y DE USO COMÚN (STAR) Y EN IDIOMA EXTRANJERO.

28. Verificando de la conformación del signo solicitado TVS STAR SPORT se advierte que se ha empleado palabras descriptivas como Sport y de uso común como lo es “Star”, así como si ambos términos que proviene del idioma inglés y resultan conocidos para el consumidor medio.


Conformación de las marcas por palabras descriptivas (Sport)

29. Al respecto, este Tribunal reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial expedida en el marco del Proceso 103-IP-2015:

“Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.” Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en

el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil. Ahora bien, lo que es de uso descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un


comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”.

30. La Sala Consultante debe determinar si la palabra SPORT es descriptiva en la Clase

12 de la Clasificación Internacional de Niza o en clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter distintivo y proceder o no a su registro. Conformación de las marcas por palabras de uso común

31. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación de 8 de mayo de 2013, expedida en el marco del proceso 38-IP-2013:

“Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:

“No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”;

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo entre las marcas. Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.”

32. La Sala Consultante, por lo tanto, deberá determinar si la palabra STAR es de uso

común para la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en


clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común. Conformación de las marcas por palabras en idioma extranjero

33. En el Proceso 59-IP-2013, de 10 de abril de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente:

“Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”. Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”. Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si adema, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar” (Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012). Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente”.


34. La Sala Consultante deberá determinar si la palabras STAR y SPORT del signo solicitado sería o no un elemento en idioma inglés conocido por el público consumidor

AL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser

registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado TVS STAR SPORT (denominativo) y las marcas registradas STAR (denominativa y mixta), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

SEGUNDO: La Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera

existir entre el signo solicitado TVS STAR SPORT (denominativo) y las marcas registradas STAR (denominativa y mixta), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

TERCERO: Al comparar signos mixtos se determina que si en el signo mixto

predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a confusión entre los signos confrontados, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el mercado.

CUARTO: La Sala Consultante debe establecer si la palabra SPORT es descriptiva

en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para así determinar el carácter distintivo de la marca en su conjunto. De igual modo, la Sala consultante, deberá determinar si la palabra STAR es de uso común para la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común.

Asimismo, deberá considerar si las palabras SPORT y STAR son

vocablos que provienen del inglés que son términos conocidos por el consumidor promedio en el Mercado.




De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito

PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINAintranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/GACE2594.pdf · mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso